PROCESO 076-IP-2009 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Proceso Interno: Nº 3429-2008.

Marca: “GERMANIA”. Actor: IMPORTACIONES Y SERVICIOS GERMANIA S.A. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 28 días del mes de agosto del año dos mil nueve. VISTOS: Mediante Oficio Nº 120-2009-SCYS-CS, de 25 de marzo de 2009, recibido en este Tribunal el 27 de abril de 2009, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 190 y 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 3429-2008.

Que, la mencionada solicitud cumple con lo establecido en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 11 de junio de 2009. 1. Las partes. Demandante: Importaciones y Servicios Germania S.A. Demandada: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), de la República del Perú. Tercero interesado: Germania Automotriz S.A.C. 2.

Determinación de los hechos relevantes. Con fecha 19 de mayo de 1998, Factoría Germania S.R.L. interpuso acción por infracción contra Importaciones y Servicios Germania S.R.L. manifestando lo siguiente: - Su empresa es titular de la marca de servicio “GERMANIA”, que distingue servicios de la Clase 37 (Certificado N° 9454), así como, del nombre comercial “GERMANIA”, que distingue actividades económicas relacionadas con el comercio y venta de productos de la Clase 12 (Certificado N° 10928). - La emplazada se encuentra infringiendo sus derechos de propiedad industrial al utilizar la denominación GERMANIA en letras muy destacadas y la frase IMPORTACIONES & SERVICIOS S.R.L. en letras más pequeñas y ubicadas en un plano secundario para distinguir sus actividades de comercialización de repuestos y accesorios para vehículos, no obstante que con fecha 11 de febrero de 1998 le remitió una carta notarial por la cual le conminaba a cesar en el uso de la denominación GERMANIA. - El uso de la denominación GERMANIA por parte de la emplazada genera confusión en el público consumidor y constituye un aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

El 04 de junio de 1998, se llevó a cabo la diligencia de inspección solicitada en el local de Germania Importaciones y Servicios S.R.L. sito en Mendiburu 740 Santa Cruz Miraflores, en el cual se encontró un paquete con tarjetas de presentación con la denominación GERMANIA, así como, un rollo conteniendo etiquetas para codificar productos internos con la denominación GERMANIA, por lo que se procedió a la inmovilización de dichos productos.

Finalmente, se dictó la medida cautelar de cese de uso de la denominación GERMANIA. El 11 de junio de 1998, Importaciones y Servicios Germania S.R.Ltda. absolvió el traslado de la acción por infracción interpuesta. Mediante proveído de fecha 15 de octubre de 1998, la Oficina de Signos Distintivos dispuso suspender el presente procedimiento hasta que se resuelva el Proceso Judicial AV N° 178-98 que guarda relación con la materia que se discute en el presente caso.

El 28 de octubre de 2002, Factoría Germania S.R.L. solicitó se levante la suspensión ordenada, en la medida que el 04 de septiembre del 2002 han sido notificados con la sentencia emitida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema donde se resuelve confirmar la resolución de 10 de octubre del 2000 que declaró infundada la demanda interpuesta por Importaciones y Servicios Germania S.R.Ltda. contra la Resolución N° 983-97-TRI-SPI, de 26 de diciembre de 1997.

El 15 de noviembre de 2002, Importaciones y Servicios Germania S.A. (antes Importaciones y Servicios Germania S.R. Ltda.) manifestó que su empresa se opone a la continuación del presente procedimiento debido a que a la fecha su empresa no está utilizando la denominación GERMANIA como nombre comercial, para lo cual adjuntó diversos documentos a fin de acreditar que vienen utilizando el logotipo constituido por la denominación GERMSA.

Señaló que las pruebas presentadas por la accionante datan de 1998, fecha en que todavía se encontraba en discusión ante el Poder Judicial la nulidad del nombre comercial GERMANIA, puesto que en septiembre del presente año recién se ha definido la situación del término GERMANIA. En consecuencia, no puede sancionársele por actos que no estaban definidos, más aun si su empresa no ha obrado de mala fe al existir consentimiento de parte de la accionante y al ser su empresa la proveedora de la accionante desde hace muchos años.

Mediante Resolución N° 4942-2003/OSD-INDECOPI, de 08 de mayo de 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción por infracción a los derechos de propiedad industrial interpuesta. Por lo tanto: − Prohibió a Importaciones y Servicios Germania S.A. el uso de los signos infractores, tanto en forma independiente como conjuntamente con otros elementos, como nombres comerciales para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de productos de la Clase 12. − Convirtió en definitiva la medida cautelar de cese de uso dictada con motivo de la interposición de la presente denuncia. − Sancionó a Importaciones y Servicios Germania S.A. con una multa de 06 UIT.

El 20 de mayo de 2003, Importaciones y Servicios Germania S.A. interpuso recurso de apelación y el Tribunal del INDECOPI mediante Resolución Nº 1323- 2003/TPI-INDECOPI confirmó en todos sus extremos la Resolución N° 4942- 2003/OSD-INDECOPI. Posteriormente, la demandante interpone acción contenciosa administrativa ante la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, la misma que declara infundada la demanda presentada.

Mediante sentencia de 23 de abril de 2008, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema declara nuevamente infundada la apelación interpuesta. Finalmente, Importaciones y Servicios Germania S.A. interpone recurso extraordinario de casación ante la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, alegando la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, suspendiéndose el presente proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al TJCA. 3.

Fundamentos de la Demanda: Importaciones y Servicios Germania S.A. señala que, la accionante no tiene derecho para interponer la presente acción debido a que su derecho a accionar ya ha prescrito al haber transcurrido cinco años desde que conocía del uso efectuado por su empresa, ya que durante ese período han consentido dicho uso, porque en realidad nunca efectuó actividad económica de la Clase 12.

Así, al extinguirse el derecho de accionar de Factoría Germania S.R.L. frente a su empresa, ello implica la adquisición de un derecho al uso permanente del nombre comercial GERMANIA por parte de su empresa porque la pérdida del derecho a accionar de Factoría Germania S.R.L. es definitiva. 4. Contestación a la demanda: El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), contesta la demanda en los siguientes términos: - La presente acción, no obstante que ha sido interpuesta por los mismos fundamentos que motivaron la acción antes mencionada (uso indebido del signo GERMANIA por parte de la emplazada) ha sido basada en hechos nuevos ocurridos en un distinto lapso, por lo que requiere de un pronunciamiento.

Así, la accionante se encuentra facultada para cuestionar todo uso efectuado por la emplazada que resulte posterior a los hechos que motivaron la acción anteriormente mencionada, más aun si, no obstante declarar improcedente la acción por infracción iniciada bajo el Expediente N° 287248-1995, la Sala de Propiedad Intelectual señaló en la referida Resolución N° 983-97-TRI-SPI que quedaban expeditas las acciones para que Factoría Germania S.R.L. haga valer sus derechos frente a nuevos actos infractorios por parte de Importaciones y Servicios Germania S.R.Ltda. - De la revisión de los documentos ofrecidos como prueba por la accionante, se establece que ha demostrado el uso como nombre comercial del signo constituido por la denominación FACTORIA GERMANIA S.R.L. para distinguir sus actividades económicas relacionadas con la comercialización de repuestos para automóviles correspondientes a la Clase 12. - De la revisión de las facturas y boletas de venta, folletos y tarjetas de presentación, copias de fotografías, avisos publicitarios y de lo verificado en las diligencias de inspección respectivas, se desprende que la emplazada ha utilizado los signos GERMANIA, IMPORTACIONES & SERVICIOS GERMANIA S.R.L. y GERMSA IMPORTACIONES & SERVICIOS GERMANIA S.A. y figura estilizada de tres letras G, para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de repuestos y accesorios para vehículos correspondientes a la Clase 12. - Los signos utilizados por la emplazada son susceptibles de inducir a confusión al público consumidor respecto de los signos de la accionante, en la medida que coinciden en el uso de la denominación GERMANIA como elemento denominativo de mayor relevancia. - Si bien en el signo utilizado por la emplazada constituido por la denominación GERMSA IMPORTACIONES & SERVICIOS GERMANIA S.A. y figura estilizada de tres letras G, la denominación GERMANIA aparece en menor relevancia dentro del conjunto, dado que los signos de la accionante y el signo utilizado por la emplazada comparten la denominación GERMANIA, ello genera el riesgo que el público consumidor asigne a los productos y actividades que dichos signos distinguen un mismo origen empresarial.

Asimismo, si bien la razón social de la emplazada forma parte del signo utilizado por ésta, ello no significa que se prohiba a la emplazada el uso de la denominación GERMANIA como parte de su razón social en tanto cumpla específica y exclusivamente la función de identificarla en sus relaciones jurídico obligacionales y no como signo distintivo de sus actividades económicas o comerciales.

Tercero interesado: Germania Automotriz S.A.C. (antes Factoría Germania S.R.L.) señala lo siguiente: - El nombre comercial GERMANIA corresponde a Germania Automotriz S.A.C. (antes Factoría Germania S.R.L.), el mismo que se encuentra registrado desde el año 1992, siendo la fecha de primer uso reconocida por el INDECOPI el año 1969. - En 1966, la familia Mohr funda Factoría Germania S.R.L. en un taller del distrito de Lince, siendo que el padre de la demandante fue empleado de Factoría Germania S.R.L., por lo que posteriormente tomó indebidamente el nombre de GERMANIA, confundiendo a los clientes y proveedores.

CONSIDERANDO: La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 190 y 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, sólo se procederá a interpretar de oficio los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

Artículo 33.- Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal. ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Artículo 123.- Consulta obligatoria De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo siguiente:

1. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: FACULTATIVA Y OBLIGATORIA. En el presente caso, Importaciones y Servicios Germania S.A. interpone recurso extraordinario de casación ante la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, alegando la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, suspendiéndose el presente proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al TJCA.

Debido a las particularidades del presente caso resulta necesario aclarar que la Interpretación Prejudicial constituye un instrumento mediante el cual se busca lograr la uniforme aplicación del derecho comunitario por todos los Países Miembros de la Comunidad Andina a través de este órgano comunitario: “La facultad de interpretar las normas comunitarias es una competencia de este Tribunal, por imperio del artículo 28 del Tratado de Creación del mismo, suscrito el 28 de mayo de 1979 por los cinco Países Miembros del Acuerdo y vigente desde la última ratificación (19 de mayo de 1981).

Por mandato de dicho Tratado, los jueces nacionales que conozcan en un proceso de alguna norma comunitaria que deba ser aplicada por ellos en un juicio interno, debe pedir al Tribunal Andino la interpretación de dicha norma conforme lo dispone el artículo 29 de dicho Tratado. (…) Queda en consecuencia claro, que la interpretación no es ni puede equipararse a una prueba, sino que constituye una solemnidad indispensable y necesaria que el juez nacional debe observar obligatoriamente antes de dictar sentencia, la que deberá por otra parte, adoptar dicha interpretación. (…) En otros términos, únicamente la existencia de un recurso en el derecho interno que permita revisar la interpretación de las normas aplicables convierte en facultativa la solicitud de interpretación prejudicial la que, en principio, resulta obligatoria” (Proceso 010-IP-94, G.O.A.C. 177 de 20 de abril de 1995 y ratificado en los Procesos 01-IP-96 y 07-IP-2009).

La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia pues, en este caso el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél. Así, la consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, ya que “De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo” (Proceso 03-IP-93).

En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, el incumplimiento del trámite constituye una clara violación al principio fundamental del debido proceso y, en consecuencia, debería acarrear su nulidad, si es que dicha sentencia puede ser materia de un recurso de casación o de un recurso de amparo[1], toda vez que las normas que garantizan el derecho al debido proceso son de orden público y de ineludible cumplimiento.

Cabe señalar que, a razón del principio de aplicación inmediata del derecho comunitario, la norma andina pasa a formar parte del ordenamiento interno sin que sea necesaria ninguna fórmula especial de introducción o de recepción, generándose así para el juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla. En ese sentido, la suspensión del proceso y la consiguiente solicitud de interpretación prejudicial (cuando es obligatoria) constituye un requisito previo e indispensable para que el juez pueda dictar sentencia toda vez que él “no puede decidir la causa hasta no haber recibido la interpretación autorizada de las normas comunitarias”.

Este “requisito previo” debe entenderse incorporado a la normativa nacional como una norma procesal de carácter imperativo y cuyo incumplimiento debe ser visto como una violación al debido proceso[2]. Por otro lado, este Tribunal considera pertinente señalar que, el hecho que el juez de un País Miembro no solicite interpretación prejudicial cuando ésta es obligatoria, constituye un incumplimiento por parte del País Miembro respecto de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siendo este incumplimiento susceptible de ser perseguido mediante la denominada “acción de incumplimiento”, la cual es regulada en los artículos 23 y siguientes del Tratado de Creación de este Tribunal.

Los citados artículos del Tratado de Creación del TJCA disponen que la acción de incumplimiento en el que incurra alguno de los Países Miembros respecto a las obligaciones que imponen las normas comunitarias (entre ellas, conforme se ha visto, el que los jueces nacionales soliciten interpretación prejudicial cuando actúan como última instancia) puede ser promovida por la Secretaría General, por cualquier País Miembro o por cualquier persona afectada en sus derechos por el incumplimiento vía el procedimiento previsto en el artículo 24 del Tratado.

La sentencia de incumplimiento constituirá título legal y suficiente para que el particular pueda solicitar al juez nacional la indemnización de daños y perjuicios que corresponda. En consecuencia, en la primera instancia judicial, la Corte Superior de Justicia de Lima, Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo estaba habilitada para solicitar una interpretación prejudicial de carácter facultativo; sin embargo, cuando el demandante IMPORTACIONES Y SERVICIOS GERMANIA S.A. interpuso recurso de apelación ante la segunda instancia, es decir, ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República del Perú, ésta se encontraba obligada a solicitar la interpretación prejudicial respectiva ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; ya que el recurso de casación es un recurso extraordinario y no una instancia adicional.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: En el presente caso, en la primera instancia judicial, la Corte Superior de Justicia de Lima, Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo estaba habilitada para solicitar una interpretación prejudicial de carácter facultativo; sin embargo, cuando la demandante interpuso recurso de apelación ante la segunda instancia, es decir, ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República del Perú, ésta se encontraba obligada a solicitar la interpretación prejudicial respectiva ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; ya que el recurso de casación es un recurso extraordinario y no una instancia adicional.

En tal sentido, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, era la última instancia ordinaria, por lo que se encontraba obligada a suspender el proceso interno para solicitar la interpretación prejudicial a este Tribunal. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo en el Proceso Interno deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del Ordenamiento Jurídico Comunitario.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Ricardo Vigil Toledo: “Reflexiones en torno a la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones”.

Quito, octubre 2006. Págs. 26-29. Así, por ejemplo en la Sentencia de Casación de la Corte Suprema del Ecuador, Expediente 256-2001 del 31 de Agosto de 2001, declararon la nulidad de la sentencia y repusieron la causa al estado en que se debió dar cumplimiento a la solicitud de interpretación al Tribunal Andino por cuanto el asunto versaba sobre la aplicación de las normas contenidas en los artículo 81, 83 lit. a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En otro caso, en la Sentencia de la Corte Suprema del Ecuador, Tercera Sala de lo Civil y Mercantil del 5 de Octubre de 1999, claramente estableció en sus considerandos que era obligación de la Corte Superior de Guayaquil, por ser la última instancia de grado, de solicitar la consulta al Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, y que dicha obligación no se extendía a los Recursos de casación por ser éstos extraordinarios a diferencia de los ordinarios y, en tal situación son las Cortes que absuelven el grado en última instancia los obligados a formular la consulta.

En el caso de España, mediante sentencia STC 58/2004 del Tribunal Constitucional, se ha declarado fundado un Recurso de Amparo por incumplimiento de la obligación. El Tribunal al anular la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña ha actuado, lo mismo que los jueces del Tribunal Supremo de Ecuador, como verdaderos jueces comunitarios al restablecer las reglas del debido proceso y aplicar el Derecho comunitario en los casos en que la consulta a los Tribunales de Justicia de las respectivas Comunidades es obligatoria. [2] María Antonieta Gálvez Krüger señala que: “Una sentencia dictada sin cumplir con lo establecido por el artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA es igual de nula, por ejemplo, que una sentencia emitida sin contar con el dictamen del Ministerio Público en un proceso contencioso administrativo.

(…) Contra una sentencia que haya adquirido calidad de cosa juzgada y que adolezca del vicio antes señalado cabría, en principio, demandar su nulidad alegando que se ha afectado el debido proceso (nulidad de cosa juzgada fraudulenta). Asimismo, podría intentarse una acción de amparo alegando que se trata de una resolución judicial emanada de un proceso irregular que viola el derecho a un debido proceso.

En ambos procesos el juez que resuelva como última instancia también se encontraría obligado a solicitar interpretación prejudicial, ya que para resolver necesariamente tendría que remitirse al Tratado de Creación del TJCA”. María Antonieta Gálvez Krüger: “Comentarios sobre la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”.

En: Revista THÉMIS de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Época 2, Nº 42 (2001). Págs. 142-143.