Año XXVII - Número 1839 Lima, 1 de junio de 2010 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 38-IP-2010.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 135 literal e) del mismo cuerpo legal, en base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Actor: SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT. Marca: “ESTILOS DE VIDA MÁS SALUDABLES” (denominativa). Proceso Interno Nº 2006-00034 Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: DIAMEB (nominativa). Actor: sociedad SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT. Proceso interno Nº 2005-0009 Proceso 135-IP-2009.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literales a) y b); y, 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Actor: MARÍA PETRONILA SÁNCHEZ PASTOR.

Marcas: “CEVICHERÍA MARY” (denominativa) y “CEVICHERÍA RESTAURANT TURÍSTICO MARY” (mixta). Expediente Interno: Nº 2282-2008 Proceso 41-IP-2010.- PROCESO Nº 038-IP-2010 Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 135 literal e) del mismo cuerpo legal, en base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Actor: SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT. Marca: “ESTILOS DE VIDA MÁS SALUDABLES” (denominativa). Proceso Interno Nº 2006-00034. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los 14 días del mes de abril del año dos mil diez. VISTOS: El Oficio Nº 0004, de 13 de enero de 2010, recibido en este Tribunal el 09 de febrero de 2010, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita Inter- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 01/06/2010 2.32 pretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2006-00034. 2.2 Fundamentos de la Demanda.

Que, la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 24 de marzo de 2010. El signo ESTILOS DE VIDA MÁS SALUDABLES (denominativo) es distintivo por cuanto permite que el público consumidor identifique dicha publicación y la diferencie de las restantes publicaciones que se encuentran en el mercado. 1.

Las partes. Demandante: La sociedad SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT. Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 2. Determinación de los hechos relevantes. 2.1. Hechos. El 08 de agosto de 2003, la sociedad SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT solicitó el registro del signo ESTILOS DE VIDA MÁS SALUDABLES (denominativo), para distinguir “material impreso y publicaciones, revistas y periódicos, etc.”, productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

La solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 533, de 31 de octubre de 2003. No se presentaron oposiciones en contra de la solicitud de registro. El 18 de enero, de 2005, mediante la Resolución Nº 177, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, denegó el registro del signo solicitado, bajo el argumento de que encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La sociedad SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, interpone recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos confirmando la Resolución Nº 177, mediante las Resoluciones Nos: 11253 y 22479, de 20 de mayo, de 2005 y 13 de septiembre, de 2005, respectivamente. La demandante SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT aduce lo siguiente: El signo solicitado es susceptible de representación gráfica y por ende es susceptible de ser registrado.

Además, pretende identificar una revista cuyo contenido será el de reseñar fórmulas y procedimientos, terapias, cuidados, y en general todo lo relacionado con una salud sana, sin entrar a diferenciar cuál de todos los estilos de vida es el indicado; por ello, el público consumidor estará en condiciones de identificarla como una publicación en la que le enseñan al lector todo lo referente a vivir de manera sana, circunstancia ésta que la diferencia de todas las demás publicaciones de cualquier índole y, por ende, le imprime distintividad.

El signo solicitado no se confunde con los productos que va a identificar, ni con ninguna de las palabras que la conforman, ni el signo en su conjunto es sinónimo de los productos que se distinguen en la Clase 16. Cuando un consumidor escucha o ve anunciada la marca ESTILOS DE VIDA MÁS SALUDABLES, no necesariamente se imagina que dicha expresión es usada para identificar una publicación, cualquiera que sea su naturaleza (revista, folleto, cartilla, etc.) y para enterarse de qué se trata requiere hacer un esfuerzo más allá del que tendría que hacer con una marca denominada “BIOGRAFÍAS” o “DICCIONARIOS”.

De seguir la línea de pensamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, habría que declarar la nulidad de todas las resoluciones que concedieron el registro de marcas, tales como: SALUD Y BELLEZA TU PROPIA IMAGEN, ÁMBITO MÉDICO, TRIBUNA MÉDICA, SALUD HOY, HOMBRE SALUDABLE (MEN’S HEALTH), VIVIR EN FORMA, VIVIR MEJOR, entre otras, las cuales transmiten una idea clara de su contenido como publicaciones o al menos evocan algo sobre el tema del cual tratan, mas no por GACETA OFICIAL ello carecen de distintividad, ni mucho menos son descriptivas del producto en sí y, por lo tanto, han sido concedidas y se encuentran vigentes en el registro marcario.

El Tribunal Andino ha manifestado que las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede con las marcas descriptivas. 2.3 Contestación a la Demanda. La demandada Superintendencia de Industria y Comercio aduce lo siguiente: El signo solicitado no cumple con los requisitos necesarios para ser considerado como marca, toda vez que carece de elementos denominativos o gráficos que le aporten distintividad requerida para acceder al registro marcario. 01/06/2010 3.32 El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: “DECISIÓN 486 (…) Artículo 134 A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; El signo solicitado no posee la fuerza distintiva requerida, en tanto se trata de una oración con sentido descriptivo de las características del producto al que se refiere, cual es la de orientar a través de un medio impreso o una publicación sobre una forma de vida saludable.

(…) Artículo 135 No podrán registrarse como marcas los signos que:

CONSIDERANDO: (…) Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, procede la interpretación de los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y de conformidad a lo establecido por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se interpretará de oficio, el artículo 135, literal e) del mismo cuerpo legal, por corresponder al caso sub materia. b) carezcan de distintividad;

(…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(…)”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: GACETA OFICIAL I. DEFINICIÓN DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc. de los productos o servicios. 01/06/2010 4.32 A pesar de que no se menciona de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar, que es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

José Manuel Otero Lastres ilustra este punto de la manera siguiente: “( ) la ‘perceptibilidad’, entendida como la posibilidad de que sea recibida por los sentidos la imagen, impresión, o sensación externa en que consiste el signo o medio, es un requisito que ha de concurrir en todo signo o medio registrable como marca. Lo que pasa es que se trata de un requisito implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial y en el requisito de la aptitud distintiva.

En efecto, el bien inmaterial en que consiste la marca presupone la existencia de un soporte material en el que ha de plasmarse la entidad inmaterial en que consiste el signo. Pues bien, tal soporte material, por su propia naturaleza, es perceptible por los sentidos. Y lo mismo cabe decir si nos situamos en la óptica del requisito de la aptitud distintiva, ya que es intelectualmente imposible concebir un signo o medio que tenga aptitud diferenciadora que no sea perceptible.” 2 La marca se define como el signo o medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “( ) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.” 1 Al estudiar el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina es importante notar que de inicio se ofrece una definición general acerca de la marca y en tal sentido expresa que es “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

Más adelante, en siete literales, hace una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; la norma manifiesta que pueden constituir marcas, entre otros: palabras o combinación de palabras; imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; sonidos y olores; letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. 1 ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73.

Por lo tanto, de conformidad con lo anterior, tres son los requisitos de las marcas: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. La distintividad. La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores. 12 OTERO LASTRES, José Manuel.

“REGIMEN DE MARCAS EN LA DECISION 486 DEL ACUERDO DE CARTAGENA”. Revista Jurídica del Perú. Año LI Nº 2. Junio de 2001. Pág. 132. GACETA OFICIAL En este sentido, se precisa que el carácter distintivo: “(…) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.” 3 La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella.

La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.

En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, exigidos por el artículo 134 de la Decisión 486, así como con el requisito de perceptibilidad implícito en la noción de marca. Es importante recalcar que la parte final del artículo 134 de la Decisión 486, expresa que en ningún caso será obstáculo para la obtención del registro, la naturaleza del producto o servi- 3 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.

Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. 01/06/2010 5.32 cio, para el cual se utilizará la marca. José Manuel Otero Lastres expresa que “La registrabilidad o no habrá que referirla exclusivamente al signo o medio de que se trate nunca al producto o servicio para el que se solicite el registro del signo”. 4 Corresponde al Juez Consultante analizar, si el signo cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 134, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria aplicable al caso.

II. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD ABSOLUTA: LA FALTA DE DISTINTIVIDAD. En el presente caso, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el registro del signo solicitado “ESTILOS DE VIDA MÁS SALUDABLES” (denominativo), argumentando que carecía de distintividad. Al respecto, el registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica.

De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”. Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Euro- 4 OTERO LASTRES, José Manuel.

Ob. Cit. Pág. 134. GACETA OFICIAL peas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria.

Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). 5 En tal sentido, el Juez Nacional deberá apreciar el signo solicitado “ESTILOS DE VIDA MÁS SALUDABLES” (denominativo), en relación con los productos de la Clase 16 que pretende distinguir y, por otro lado, deberá analizar el signo en relación con la percepción del público al que va dirigida, a fin de determinar si dicho signo solicitado es distintivo o no. III.

SIGNOS DESCRIPTIVOS Y EVOCATIVOS SOLICITADOS PARA REGISTRO. SIGNOS QUE AMPARAN REVISTAS. Por un lado, la demandante argumentó que el signo a registrar es evocativo y, por otro, la demandada sostuvo que el signo es descriptivo. De conformidad con lo anterior, es pertinente determinar la diferencia entre las dos clases de signos, así como, la posibilidad de su registro como marcas.

La falta de distintividad puede ser ocasionada por la relación existente entre el signo y los productos o servicios que se aspira designar, tal como sucede en el caso de los signos descriptivos. El artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra la irregistrabilidad de signos compuestos exclusivamente por elementos descriptivos.

Dichos elementos informan de manera exclusiva acerca de la calidad, cantidad, funciones, 5 Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 01/06/2010 6.32 ingredientes, tamaño, valor, destino y propiedades de los productos o servicios que se quiere distinguir con la marca.

Por tal motivo, para determinar si un signo es descriptivo o no, se deberá tener en cuenta los productos o servicios que desea designar; en consecuencia, si el signo no tiene relación directa con dichos productos o servicios, es distintivo y, por lo tanto, registrable. No obstante lo anterior, los elementos descriptivos pueden mezclarse con otras expresiones o elementos, formando así un conjunto diferenciable y suficientemente distintivo, lo que posibilitaría su registro, pero bajo el entendido de que su titular no tiene la exclusividad sobre los signos descriptivos que se incorporen en el signo registrado.

En el Proceso 018-IP-2009, marca:”IDEAS PARA TU HOGAR” (denominativa), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1730, de 9 de julio de 2009, este Tribunal ha señalado que es importante advertir que la Oficina o el Juez Nacional Competente, en su caso, deberá determinar la relación signo – producto o servicio, teniendo en cuenta los potenciales productos o servicios de un género determinado.

En el caso de las “revistas en el campo de la medicina, estilos de vida y cuidados de la salud”, se deberá hacer un análisis especial de conformidad con la cantidad de temas que pueden abordar dichas publicaciones. En ese sentido, el juez debe determinar si el signo a registrar constituye una expresión descriptiva dentro del conjunto de temas que pueden ser objeto de “revistas en el campo de la medicina, estilos de vida y cuidados de salud”, ya que de permitirse su registro se estaría atentando contra el derecho de terceros a utilizar libremente dichas expresiones descriptivas o comunes en una clase determinada de revistas.

Por ejemplo, el signo “consejos útiles para reparar tu carro”, podría resultar descriptivo en relación con las revistas de mecánica popular, así como, el signo “recomendaciones para el cuidado de tu casa”, en relación con revistas para decoración y hogar. Es claro, entonces, que el juez consultante al determinar si un signo es descriptivo en relación con el producto “revistas en el campo de la medicina, estilos de vida y cuidados de la salud” deberá tener en cuenta los posibles temas que se podrían abordar con dichas publicaciones.

GACETA OFICIAL El signo evocativo, por otro lado, es aquel que no se refiere de manera directa a una característica o cualidad del producto o servicio, pero que el consumidor, por sus propios medios y después de un proceso mental, llega a establecer una relación con el producto o servicio que ampara el signo. Es decir, con los signos evocativos se hace necesario que el consumidor, para llegar a comprender qué es el producto o servicio, tenga que realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, ya que únicamente tiene una idea leve otorgada por el signo. Por los criterios expuestos, se concluye que el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable.

IV. MARCAS DÉBILES. Un signo es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva. 01/06/2010 7.32 na de Registro Marcario en relación a anteriores decisiones proferidas.

Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del Proceso 110-IP-2008, marca: ”LAN ECUADOR”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1676, de 5 de diciembre de 2008: “El sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate.

En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades (…)”. (Proceso 99-IP-2004, marca: DIGITAL SMOKING, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004).

V. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE PARA TOMAR SUS DECISIONES. Tomando en cuenta que la demandante alegó que la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de varias marcas en casos parecidos, tales como: SALUD Y BELLEZA TU PROPIA IMAGEN, ÁMBITO MÉDICO, TRIBUNA MÉDICA, SALUD HOY, HOMBRE SALUDABLE (MEN’S HEALTH), VIVIR EN FORMA, VIVIR MEJOR, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la autonomía de la Ofici- “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el dere- GACETA OFICIAL cho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Marca denominativa: “MONARCM”, publicada en la Gaceta Oficial Nº 1553, de 15 de octubre de 2007).

Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro.

En el caso de que sean presentadas observaciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas, así como, acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las observaciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

Con ello no se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, 01/06/2010 8.32 ceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distin-tividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2. De existir duda sobre la distintividad del signo solicitado, ésta debe ser entendida como la capacidad intrínseca que debe tener el signo para identificar y diferenciar unos productos de otros. Así, el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida. 3.

El juez consultante, al determinar si un signo es descriptivo en relación con el producto “revistas en el campo de la medicina, estilos de vida y cuidados de la salud”, deberá tener en cuenta los posibles temas que se podrían abordar con dichas publicaciones, ya que de permitirse su registro se estaría atentando contra el derecho de terceros a utilizar libremente dichas expresiones descriptivas o comunes en una clase determinada de revistas.

Por otro lado, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. 4. El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Debiéndose recalcar que el sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Actividad ésta, que aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones. CONCLUYE: 1. Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y sus- De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adop- GACETA OFICIAL 01/06/2010 9.32 Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO tar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá, asimismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE (E) PROCESO 041-IP-2010 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: DIAMEB (nominativa). Actor: sociedad SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT. Proceso interno Nº 2005-0009. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los catorce días del mes de abril del año dos mil diez. Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera para que se proceda a la Interpretación Prejudicial correspondiente, dentro del proceso interno Nº 20050009;

Demandante: sociedad SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: sociedad LABORATORIO LUTECIA DE COLOMBIA S.A. b) Hechos El auto de 17 de marzo de 2010, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, 1.

El 9 de junio de 1999, la sociedad LABORATORIO LUTECIA DE COLOMBIA S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo DIAMEB (no- GACETA OFICIAL minativo), para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 482 de 28 de julio de 1999. La sociedad SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT presentó observación al registro solicitado sobre la base de su marca DIANE (nominativa) registrada a su favor para distinguir productos, también, de la Clase 5. 3. Por Resolución Nº 28028 de 22 de diciembre de 1999, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la observación presentada y concedió el registro del signo DIAMEB (nominativo) a favor de LABORATORIO LUTECIA DE COLOMBIA S.A. Contra dicha Resolución la sociedad SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. 4.

El Recurso de Reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 4135 de 29 de febrero de 2000, confirmó la decisión contenida en la Resolución impugnada. 5. El Recurso de Apelación fue resuelto por el Superintendente de Industria y Comercio, quien por Resolución Nº 9457 de 28 de abril de 2000, también, confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº 28028. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La sociedad SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT en su escrito de demanda presenta los siguientes argumentos: 1.

Con la emisión de las Resoluciones impugnadas se ha violado el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 ya que la Superintendencia de Industria y Comercio “desconoció abiertamente que concurrían los supuestos de hecho que impedían su registro como marca para identificar productos de la clase 5ª internacional (…) el otorgamiento del registro de la marca DIAMEB (…) afecta indebidamente el derecho de uso exclusivo que otorga a SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT el registro de la marca DIANE (…)”. 01/06/2010 10.32 2.

Entre los signos en conflicto “existe similitud de tal naturaleza y dimensión, que se generaría confusión en el público consumidor si se permite su utilización simultánea en el mercado de los productos farmacéuticos por diferentes empresarios” por lo que “el signo solicitado DIAMEB SÍ ES CONFUNDIBLE con la marca DIANE (…)”. 3. Desde el punto de vista visual o gráfico, “se evidencia entonces que no solo tienen en común el prefijo DIA como se indica en los actos acusados, sino que en realidad coinciden en cuatro de las letras que los integran, esto es TODAS las letras que conforman la marca registrada DIANE, a excepción de la letra ‘N’”.

Que, igualmente, desde el punto de vista ortográfico, fonético e ideológico los signos en conflicto son confundibles. Cita jurisprudencia en casos similares. 4. “(…) se evidencia en los actos acusados una ausencia absoluta de una protección adecuada al consumidor, al permitir la coexistencia de marcas tan similares como DIANE y DIAMEB, identificando productos farmacéuticos pues se está generando riesgo para la salud de los consumidores (…) puesto que la marca DIANE identifica un medicamento de contenido hormonal y que algunos medicamentos pueden afectar negativamente su acción (como los medicamentos para tratar la epilepsia y la tuberculosis), resultaría sumamente peligroso que DIAMEB fuera tomado por el consumidor en lugar de los comprimidos marca DIANE”. 5.

También, se violó el artículo 81 de la Decisión 344 ya que se “demostró amplia y suficientemente que el signo DIAMEB es similar al grado de resultar confundible con la marca DIANE previamente registrada, aspecto que determina que CAREZCA DE DISTINTIVIDAD y por ende, le resta toda vocación de registrabilidad, de manera que tal signo no cumple a cabalidad con los requerimientos establecidos en la norma cuya infracción se argumenta en el presente cargo”. 6.

En el escrito de conclusiones, la parte demandante agrega el siguiente argumento “El signo DIANE (…) fue registrado por mi representada el nueve (9) de Octubre del año 1979, razón por la cual es un derecho marcario anterior a la solicitud de la marca DIAMEB, GACETA OFICIAL realizada por LABORATORIO LUTECIA DE COLOMBIA S.A. el día nueve (9) de Junio de 1999, y otorgado por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante las resoluciones demandadas en este proceso”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que: 1.

Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en la violación de ninguna de las normas contenidas en la Decisión 486 (sic)(…)”. 2. “Al efectuar el análisis de confundiblidad en conjunto desde el punto de vista de las reglas que se deben tener para las marcas farmacéuticas, es decir operando de forma fraccionada y sin tener en cuenta el prefijo ‘DIA’ que como ya se dijo es de uso común, tenemos que la marca solicitada está estructurada por 6 letras, la marca registrada con 5 letras, diferenciándose en la desinencia ‘MEB’, haciéndose la estructura visualmente (…) diferente”. 3.

“(…) en cuanto a las semejanzas o similitudes de los signos en el caso de las marcas farmacéuticas aunque la terminación y desinencia es la misma, las letras de las palabras y su prefijo no son semejantes y el elemento diferenciador que no las hace iguales ni semejantes y que, por tanto las hace diferentes, vuelve y se reitera, es la desinencia ‘MEB’”. 4.

“Resulta claro que al momento de realizar el examen de confundiblidad se debe excluir la partícula de uso común, es decir, DIA, y el análisis solo debe centrarse entre MEB y NE, entre las cuales no existe confusión, por cuanto existen diferencias de orden gramatical, permitiendo la coexistencia de los signos en debate en el mercado”. 5. “(…) la conexidad entre los productos no puede fundamentarse en la finalidad de restablecer el estado de salud de forma genérica.

Por el contrario, debe entenderse que lo productos farmacéuticos se pueden relacionar en la medida en que curen una condición física similar, de lo contrario absolutamente todos 01/06/2010 11.32 los productos farmacéuticos estarían relacionados entre sí”. La sociedad LABORATORIO LUTECIA DE COLOMBIA S.A., tercero interesado en el proceso, de acuerdo al informe del consultante “no hizo manifestación alguna en esta etapa procesal”.

CONSIDERANDO

Que, las normas controvertidas en el proceso forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo DIAMEB (nominativo) fue el 9 de junio de 1999, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo facultado por la norma comunitaria se interpretarán de oficio los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser las normas aplicables al caso concreto; y, Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) GACETA OFICIAL DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

(…) Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)”. 01/06/2010 12.32 1. Aplicación de la normativa comunitaria en el tiempo. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procedimental.

Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845, de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). GACETA OFICIAL En conclusión, en el caso de autos la solicitud de registro del signo DIAMEB (nominativo) fue presentada el 9 de junio de 1999, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. 2.

La marca y los requisitos para su registro. Sobre la base del concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoria- 01/06/2010 13.32 les y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias letras, números o palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. Ed. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: “Signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.

(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585, de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o expresado en letras, números, palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Este requisito guarda corres- GACETA OFICIAL pondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

(Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Ed. Top Manangement, Bogotá, p. 77). En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca DIAMEB (nominativa) cumple con los requisitos del artículo 81 y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3.

Clases de signos. Comparación entre signos denominativos. En virtud a que los signos en conflicto son denominativos, el Tribunal analizará el caso de los signos denominativos y su comparación. Signos denominativos. Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de 01/06/2010 14.32 estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. (Proceso 13-IP2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).

Comparación entre signos denominativos. En la comparación entre signos denominativos, ya sean simples o compuestos, el Tribunal sobre la base de la doctrina, ha recogido lo expuesto por Fernández Novoa quien ha manifestado que, los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión GACETA OFICIAL dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. En el caso de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, como en el presente caso, que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error”.

(Proceso 13-IP-2001, ya citado). En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”. (Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082 del 17 de junio de 2004, marca: LUCKY CHARMS, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca: SUPER SAC MANIJAS (mixta)). 4.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo marcario. El Tribunal procede a interpretar el presente tema en virtud de que en el proceso interno se debate el hecho de que si existe confusión entre el signo solicitado DIAMEB (denominativo) y la marca registrada DIANE (denominativa).

Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen 01/06/2010 15.32 a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al público a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. Criterios contenidos, también, en el Proceso 109-IP-2002 y en GACETA OFICIAL abundante jurisprudencia de este Tribunal.

(Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño). El Tribunal ha diferenciado entre la semejanza y la identidad, ya que “la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

(Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, de 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando al proceso 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una 01/06/2010 16.32 decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). Reglas para efectuar el cotejo marcario. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe GACETA OFICIAL predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad entre ellos. 5. Marcas farmacéuticas.

Partículas de uso común. Marca débil. En virtud de que los signos en conflicto distinguen productos de la Clase 5, el Tribunal considera oportuno referirse al tema de las marcas farmacéuticas. Además, se evidencia que ambos signos contienen la partícula de uso común DIA, por lo cual, el Tribunal, también, considera oportuno referirse al tema.

Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores. Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”.

(Proceso Nº 48-IP2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN). 01/06/2010 17.32 Asimismo el Tribunal ha manifestado que en los casos de “marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

(Proceso 30-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 578, de 27 de junio de 2000, marca: AMOXIFARMA). Partículas de uso común. El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido en los siguientes términos: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación”. (Proceso 30-IP-2000, ya citado). En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”.

(Proceso 78-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 998, de 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET). También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe GACETA OFICIAL 01/06/2010 18.32 que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

(Proceso 31-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA). En conclusión, en el caso de autos la solicitud de registro del signo DIAMEB (nominativo) fue presentada el 9 de junio de 1999, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

Marcas débiles.

SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizar si el signo DIAMEB (nominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades (…)”.

(Proceso 99-IP-2004, de 22 de septiembre de 2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004, marca: DIGITAL SMOKING). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de la presentación de la solicitud de registro.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

TERCERO: Al cotejar marcas denominativas, en este caso DIAMEB y DIANE, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

CUARTO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos.

SEXTO: En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estre- GACETA OFICIAL 01/06/2010 19.32 cha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.

SÉPTIMO: En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, éstos no serán tomados en cuenta para el cotejo; la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario.

OCTAVO: Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades. interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2005-0009, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE (e) Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 135-IP-2009 Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literales a) y b); y, 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Actor: MARÍA PETRONILA SÁNCHEZ PASTOR.

Marcas: “CEVICHERÍA MARY” (denominativa) y “CEVICHERÍA RESTAURANT TURÍSTICO MARY” (mixta). Expediente Interno: Nº 2282-2008. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 14 días del mes de abril del año dos mil diez. VISTOS: El Oficio Nº 690-2009-SCS-CS, de 11 de septiembre de 2009, recibido en este Tribunal el 14 de octubre de 2009, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República GACETA OFICIAL 01/06/2010 20.32 del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 136 inciso a), 190, 191, 195 y 210 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 2282-2008.

Mediante Expediente Nº 9977064, el 08 de enero de 1999, María Petronila Sánchez Pastor solicitó el registro del signo CEVICHERÍA RESTAURANT TURÍSTICO MARY (mixto) en la Clase 42. 1.

ANTECEDENTES Mediante proveídos de 24 de agosto de 1999, la Oficina de Signos Distintivos (OSD) dejó constancia que con proveído de fecha 08 de julio de 1999 se dispuso la acumulación del Expediente Nº 9977064 al Expediente Nº 9873802. 1.1. Las partes Demandante: MARÍA PETRONILA PÁSTOR SÁNCHEZ. Demandado: El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, de la República del Perú. Tercero Interesado: RUBÉN GUSTAVO CÁCERES JARA. 1.2.

Hechos relevantes a) Los hechos: Mediante Expediente Nº 9873802, el 16 de noviembre de 1998, Rubén Gustavo Cáceres Jara, solicitó el registro del signo CEVICHERÍA MARY (denominativo) para distinguir “servicios de restaurant, snack-bar, establecimiento que se encarga esencialmente de procurar alimentos preparados a base de pescados y mariscos y demás” de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 18 de diciembre de 1998, María Petronila Pástor Sánchez formuló observación manifestando que durante su matrimonio con el solicitante conducían como sociedad conyugal un negocio llamado CEVICHERÍA RESTAURANT MARY. Señaló que el nombre del negocio (MARY) correspondía a su nombre de pila. Indicó que dentro del proceso de separación acordaron por Escritura Pública la repartición de bienes gananciales: el solicitante se quedaría con el inmueble ubicado en el Jirón Horacio Urteaga – Jesús María y ella con un inmueble ubicado en el Jirón Cuba – Jesús María, en el cual aperturó un negocio denominado CEVICHERÍA MARY.

Agregó que el solicitante denominó a su negocio CEVICHERÍA MARY con la finalidad de crear confusión, cometiendo actos de competencia desleal. Mediante Resolución Nº 13676-1999/OSD-INDECOPI, de 13 de diciembre de 1999, la Oficina de Signos Distintivos declaró, en primer lugar, infundada la observación formulada por María Petronila Pástor Sánchez y otorgó el registro de la marca de servicio CEVICHERÍA MARY solicitado por Rubén Gustavo Cáceres Jara; y, en segundo lugar, declaró fundada la observación formulada por Rubén Gustavo Cáceres Jara y denegó el registro de la marca de servicio CEVICHERÍA RESTAURANT TURÍSTICO MARY y figura, solicitado por María Petronila Pástor Sánchez.

El 7 de enero de 2000, María Petronila Pástor Sánchez interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos. Agregó que hasta la fecha ambos continúan conduciendo sus negocios sin que el uso de las denominaciones CEVICHERÍA MARY y CEVICHERÍA RESTAURANT TURÍSTICO MARY haya inducido a confusión al público consumidor, pues cada uno mantiene su clientela.

Mediante Resolución Nº 570-2000/TPI-INDECOPI, de 28 de abril de 2000, la Sala de Propiedad Intelectual dispuso la suspensión del presente procedimiento hasta que se resuelva la demanda de declaración de mejor derecho y reivindicación de la denominación CEVICHERÍA MARY interpuesta por María Petronila Pastor Sánchez, ante el Tercer Juzgado Civil en el proceso judicial Nº 100003-1999-024834-0.

Mediante Resolución N° 4, de 13 de marzo de 2000, el Tercer Juzgado Civil de Lima, declaró fundadas las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa y de incompetencia en el expediente N° 24834-99, habiéndose declarado nulo todo lo actuado y dándose por concluido el proceso. El 26 de junio de 2001, la Sala de Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propie- GACETA OFICIAL 01/06/2010 21.32 dad Intelectual, resolvió a través de la Resolución 802-2001/TPI-INDECOPI confirmar la Resolución 13676-1999/OSD-INDECOPI, que ordena el registro de la marca de servicio CEVICHERÍA MARY, a favor de Rubén Gustavo Cáceres Jara.

Rubén Gustavo Cáceres Jara, en calidad de tercero interesado, solicita que se sirva declarar infundada la demanda interpuesta, en base a que no se ha presentado ninguna prueba que demuestre la utilización de la denominación “Mary” para identificar algún negocio de cevichería. El 08 de julio de 2008, en primera instancia, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia resolvió la impugnación de resolución administrativa interpuesta por María Petronila Pástor Sánchez, declarándola infundada en todos sus extremos.

Ante lo cual la demandante interpuso recurso de apelación, la cual fue concedida el 05 de agosto de 2008.

CONSIDERANDO: 2. Fundamentos de la Demanda: La demandante María Petronila Pastor Sánchez señala que el INDECOPI ha inscrito injustamente el signo “Cevichería Mary”, pues no tuvo presente que en tal marca se encuentra indeleblemente estampada su nombre e identidad, materializadas en el término “Mary”. Tampoco analiza los derechos privados de las personas y que se está utilizando su nombre sin su consentimiento ni conocimiento. 3.

Contestación a la demanda: El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI contesta la demanda en los siguientes términos: • Rubén Gustavo Cáceres Jara ha acreditado el uso anterior del nombre comercial CEVICHERÍA MARY para distinguir actividades económicas relacionadas con los servicios de restaurante de la Clase 42. • En relación a los medios probatorios presentados por María Petronila Pástor Sánchez señaló que constituyen documentos comerciales expedidos por terceras empresas, los que no acreditan que efectivamente haya desarrollado actividad económica alguna y menos que haya identificado la misma bajo la denominación CEVICHERÍA MARY o alguna similar. • Los medios probatorios presentados por María Petronila Pástor Sánchez no han desvirtuado la prelación de la que goza Rubén Gustavo Cáceres Jara como primer solicitante de la marca de servicio CEVICHERÍA MARY.

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 27 de enero de 2010.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. En el presente caso, el Juez Nacional ha solicitado la Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal a), 190, 191, 195 y 210 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, el 16 de noviembre de 1998, Rubén Gustavo Cáceres Jara solicitó el registro de la marca de servicio CEVICHERÍA MARY (denominativa) en la Clase 42; y, el 08 de enero de 1999, María Petronila Pástor Sánchez solicitó el registro del signo CEVICHERÍA RESTAURANT TURÍSTICO MARY (mixto) en la misma Clase 42, por lo que la norma aplicable es la Decisión 344.

En tal sentido, este Tribunal interpretará, de oficio, los artículos 81, 83 literales a) y b); y, 128 de la Decisión 344, así como, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 “(…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 81.

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, sufi- GACETA OFICIAL cientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

(…) Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; (…) Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.

(…)”. DECISIÓN 486 “DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a 01/06/2010 22.32 la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. El Juez Consultante solicitó la interpretación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sin embargo, este Tribunal observa lo siguiente: a) Mediante Expediente Nº 9873802, el 16 de noviembre de 1998, Rubén Gustavo Cáceres Jara, solicitó el registro de la marca de servicio CEVICHERÍA MARY (denominativa) en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. b) Mediante Expediente Nº 9977064, el 08 de enero de 1999, María Petronila Pastor Sánchez solicitó el registro del signo CEVICHERÍA RESTAURANT TURÍSTICO MARY (mixto) en la Clase 42.

Así, ambas solicitudes de registro fueron presentadas en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable, es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. GACETA OFICIAL El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP 2003, marca: “EBEL INTERNATIONAL (mixta)”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1028, de 14 de enero de 2004). Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numero- 01/06/2010 23.32 sas sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 39-IP-2003, marca: “& mixta”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 965, de 8 de agosto de 2003, en donde se precisó: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…).

( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. (Proceso 28IP-95, caso “CANALI”, publicado en la Gaceta Oficial N° 332, de 30 de marzo de 1998)”.

A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de dicho signo distintivo.

GACETA OFICIAL Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Juez Consultante y de los documentos anexos, se desprende que las solicitudes de registro se efectuaron en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que es ésa la norma sustancial que deberá aplicar el Juez Consultante. 2. NOMBRE COMERCIAL. SU PROTECCIÓN Y SU PRUEBA.

En el presente caso, la demandante María Petronila Pástor Sánchez y el tercero interesado Rubén Gustavo Cáceres Jara discuten la titularidad del nombre comercial “CEVICHERÍA MARY”, a fin de dilucidar quién posee un mejor derecho sobre el mismo. Al respecto, este Tribunal ha señalado que el nombre comercial, es aquel signo distintivo que hace posible diferenciar la actividad empresarial de un comerciante en el mercado.

Las siguientes características precisan el concepto de nombre comercial: • El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. • Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. • El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. • El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social. 01/06/2010 24.32 • La razón social da cuenta de la naturaleza y la existencia del comerciante en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles, mientras que el nombre comercial, como se verá más adelante, se adquiere con su primer uso.

Los artículos 83, literal b), y 128 de la Decisión 344, establecen el sistema de protección del nombre comercial. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: 1. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo.

El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. 2. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante. El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la iden- GACETA OFICIAL tificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.

(Proceso 45-IP98. Marca: “IMPRECOL”, publicada en la Gaceta Oficial N° 581, de 12 de julio de 2000). Y en relación con la prueba del citado uso previo, el Tribunal ha precisado que corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados.

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario (…) para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), [el nombre comercial] debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. (Proceso 03-IP-98. Marca: “BELLA MUJER”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 338, de 11 de mayo de 1998)”. (Proceso 226-IP2005. Marca: “NAVEGALIA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1330, de 21 de abril de 2006). 3.

Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si éste pudiera inducir al público consumidor a error. 4. Si la legislación nacional contempla un sistema de registro de nombres comerciales, se 01/06/2010 25.32 aplicarán las normas pertinentes del Capítulo de Marcas de la Decisión 344.1 A diferencia, de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el sistema de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.

Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. En conclusión, como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá, en primer lugar, determinar quién posee un mejor derecho sobre el nombre comercial “CEVICHERÍA MARY”, si la demandante María Petronila Pástor Sánchez o, en cambio, el tercero interesado Rubén Gustavo Cáceres Jara, según la demostración del primer uso, así como, de un uso real, efectivo y constante en el mercado.

En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos o servicios identificados con el nombre comercial, entre otros que determine la norma nacional. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos: introducir en el 1 “Se advierte que no todas las Secciones contenidas en el capítulo 5 de la Decisión 344, ‘De las marcas’, están relacionadas con el sistema de registro y, en consecuencia, no son aplicables al registro de nombres comerciales.

Es decir, las Secciones denominadas ‘De las licencias y trasferencias de las marcas’, ‘De los lemas comerciales’ y ‘De las marcas colectivas’, no están relacionados con el sistema de registro y, en consecuencia, no son aplicables al sistema de registro de un nombre comercial. Las otras Secciones, aunque estén relacionadas con el sistema de registro, contienen normas que no son aplicables al registro de nombres comerciales, tal y como es el caso de los artículos 102 y 103 contenidos en la Sección ‘De los derechos conferidos por la marca’, y de las normas contenidas en la Sección ‘De la cancelación del registro marcario’.

Por tal motivo la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si las normas contenidas en las otras Secciones, de conformidad con la naturaleza del nombre comercial, son aplicables al sistema de registro de nombre comerciales”. GACETA OFICIAL comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

Posicionar un nombre comercial en el mercado, es una actividad ardua y complicada. Por tal motivo, no es dable, desde ningún punto de vista, avalar el registro de un signo confundible con un nombre comercial, por el simple hecho de que el registrador no hubiera tenido conocimiento de la existencia de dicho signo distintivo. Además, se deben tener en cuenta los efectos negativos que se generarían de permitirse el registro de signos confundibles con nombres comerciales que ya actúan en el mercado; por un lado, se estaría dando vía libre al aprovechamiento injusto del posicionamiento de un nombre comercial en el mercado y, por el otro, se estaría generando una gran confusión en el comercio, lo que en última instancia perjudicaría gravemente al público consumidor, quien podría caer en error en cuanto a los productos o servicios que desea adquirir.

3. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. En el presente caso, luego de determinar quién posee un mejor derecho sobre el nombre comercial “CEVICHERÍA MARY”, si la demandante María Petronila Sánchez Pastor o, en cambio, el tercero interesado Rubén Gustavo Cáceres Jara, se deberá proceder al examen de registrabilidad, razón por la cual, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo de signos distintivos.

El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consagra una causal de irregistrabilidad que tiene que ver específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables como marcas, los signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para 01/06/2010 26.32 los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de marca pueda inducir al público a error.

Asimismo, el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece que no son registrables los signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error.

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca que haya sido registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

De conformidad con lo expuesto, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.

Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. GACETA OFICIAL 01/06/2010 27.32 Reglas para el cotejo entre signos distintivos. “DK”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006.

La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:

4. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS COMPUESTOS Y MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA. • La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. En el presente caso, en la resolución administrativa impugnada, se realiza la comparación entre el signo “CEVICHERÍA MARY” (denominativo compuesto) solicitado por Rubén Gustavo Cáceres Jara y el signo “CEVICHERÍA RESTAURANT TURÍSTICO MARY” (mixto con parte denominativa compuesta) solicitado por la demandante María Petronila Pástor Sánchez.

Al respecto, este Tribunal ha señalado lo siguiente: • En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente hacerlo de manera simultánea, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. • Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, siendo un elemento importante para el examinador determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros han sido adoptados.2 por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales. Podemos destacar las siguientes: Proceso 58-IP-2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial 370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Marca: 2 El Tribunal ha desarrollado dichos parámetros, soportando su labor el desarrollo doctrinal sobre la materia.

Así, el Tribunal ha citado a Pedro Breuer Moreno, quien manifiesta: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.

BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO“; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: “sugestivas” que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y “arbitrarias” que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Es así que, dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. (Proceso 13-IP-2001, caso “BOLIN BOLA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 677, de 13 de junio de 2001).

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas mar- GACETA OFICIAL 01/06/2010 28.32 cas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

TURÍSTICO son de uso frecuente en la Clase 42, por lo que este Tribunal procede a desarrollar el presente tema. Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.

(Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 01 de agosto de 2002). De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999). Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos de uso común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan.

Así, la distintividad se buscará en el elemento diferente que integra el signo. Con base a estos criterios, el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. En caso de que el elemento predominante del signo mixto sea el denominativo, el cotejo deberá hacerse siguiendo las reglas de comparación entre los signos denominativos, de conformidad con la presente providencia.

5. SIGNOS CONFORMADOS POR PALABRAS DE USO COMÚN. En el presente caso, el INDECOPI ha señalado que los términos CEVICHERÍA y RESTAURANT Sin embargo, el signo formado por uno o más vocablos de uso común tiene la posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización de elementos de uso común y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.

También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una palabra de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

(Proceso 31-IP-2003, marca: & MIXTA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 965, de 8 de agosto de 2003). Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: La norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, a la norma vi- GACETA OFICIAL 01/06/2010 29.32 gente al tiempo de su constitución. La norma comunitaria de carácter procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Juez Consultante y de los documentos anexos, se desprende que las solicitudes de registro de los Expedientes Nº 9873802 y Nº 9977064, se presentaron en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que es ésa la norma sustancial que deberá aplicar el Juez Consultante. bio, el tercero interesado Rubén Gustavo Cáceres Jara, según la demostración del primer uso, así como, de un uso real, efectivo y constante en el mercado.

SEGUNDO: El derecho sobre el nombre comercial se genera con su primer uso, por lo que quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante en el mercado. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.

Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados, por lo que debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

TERCERO: Luego de determinar quién posee un mejor derecho sobre el nombre comercial “CEVICHERÍA MARY”, si la demandante María Petronila Sánchez Pastor o, en cambio, el tercero interesado Rubén Gustavo Cáceres Jara, se deberá proceder al examen de registrabilidad, tomando en cuenta la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo de signos distintivos.

En conclusión, como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá, en primer lugar, determinar quién posee un mejor derecho sobre el nombre comercial “CEVICHERÍA MARY”, si la demandante María Petronila Sánchez Pastor o, en cam- En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos o servicios identificados con el nombre comercial, entre otros que determine la norma nacional.

Al respecto, no son registrables los signos que, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error. Basta que exista riesgo de confusión para no registrar el signo solicitado.

CUARTO: En la comparación entre signos denominativos y mixtos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante del signo mixto será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, en algunos casos, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

Si resultare que el elemento predominante de la marca mixta es el gráfico, en principio, no existirá GACETA OFICIAL posibilidad de confusión en relación con una marca denominativa. En caso de que el elemento predominante del signo mixto sea el denominativo, el cotejo deberá hacerse siguiendo las reglas de comparación entre los signos denominativos, de conformidad con la presente providencia.

QUINTO: Los signos compuestos por palabras de uso común no pueden impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de un signo con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con los signos anteriores y con los que se han de solicitar en el futuro.

La distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al 01/06/2010 30.32 emitir el fallo en el proceso interno deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE (E) Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 01/06/2010 31.32 GACETA OFICIAL 01/06/2010 32.32 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú