PROCESO 135-IP- 2009 — Comunidad Andina

PROCESO 135-IP-2009 Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literales a) y b); y, 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Actor: MARÍA PETRONILA SÁNCHEZ PASTOR.

Marcas: “CEVICHERÍA MARY” (denominativa) y “CEVICHERÍA RESTAURANT TURÍSTICO MARY” (mixta). Expediente Interno: Nº 2282-2008. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 14 días del mes de abril del año dos mil diez. VISTOS: El Oficio Nº 690-2009-SCS-CS, de 11 de septiembre de 2009, recibido en este Tribunal el 14 de octubre de 2009, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 136 inciso a), 190, 191, 195 y 210 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 2282-2008. 1.

Antecedentes 1. Las partes Demandante: MARÍA PETRONILA PÁSTOR SÁNCHEZ. Demandado: El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, de la República del Perú. Tercero Interesado: RUBÉN GUSTAVO CÁCERES JARA. 1.2. Hechos relevantes a) Los hechos: Mediante Expediente Nº 9873802, el 16 de noviembre de 1998, Rubén Gustavo Cáceres Jara, solicitó el registro del signo CEVICHERÍA MARY (denominativo) para distinguir “servicios de restaurant, snack-bar, establecimiento que se encarga esencialmente de procurar alimentos preparados a base de pescados y mariscos y demás” de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 18 de diciembre de 1998, María Petronila Pástor Sánchez formuló observación manifestando que durante su matrimonio con el solicitante conducían como sociedad conyugal un negocio llamado CEVICHERÍA RESTAURANT MARY. Señaló que el nombre del negocio (MARY) correspondía a su nombre de pila. Indicó que dentro del proceso de separación acordaron por Escritura Pública la repartición de bienes gananciales: el solicitante se quedaría con el inmueble ubicado en el Jirón Horacio Urteaga – Jesús María y ella con un inmueble ubicado en el Jirón Cuba – Jesús María, en el cual aperturó un negocio denominado CEVICHERÍA MARY.

Agregó que el solicitante denominó a su negocio CEVICHERÍA MARY con la finalidad de crear confusión, cometiendo actos de competencia desleal. Mediante Expediente Nº 9977064, el 08 de enero de 1999, María Petronila Sánchez Pastor solicitó el registro del signo CEVICHERÍA RESTAURANT TURÍSTICO MARY (mixto) en la Clase 42. Mediante proveídos de 24 de agosto de 1999, la Oficina de Signos Distintivos (OSD) dejó constancia que con proveído de fecha 08 de julio de 1999 se dispuso la acumulación del Expediente Nº 9977064 al Expediente Nº 9873802.

Mediante Resolución Nº 13676-1999/OSD-INDECOPI, de 13 de diciembre de 1999, la Oficina de Signos Distintivos declaró, en primer lugar, infundada la observación formulada por María Petronila Pástor Sánchez y otorgó el registro de la marca de servicio CEVICHERÍA MARY solicitado por Rubén Gustavo Cáceres Jara; y, en segundo lugar, declaró fundada la observación formulada por Rubén Gustavo Cáceres Jara y denegó el registro de la marca de servicio CEVICHERÍA RESTAURANT TURÍSTICO MARY y figura, solicitado por María Petronila Pástor Sánchez.

El 7 de enero de 2000, María Petronila Pástor Sánchez interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos. Agregó que hasta la fecha ambos continúan conduciendo sus negocios sin que el uso de las denominaciones CEVICHERÍA MARY y CEVICHERÍA RESTAURANT TURÍSTICO MARY haya inducido a confusión al público consumidor, pues cada uno mantiene su clientela.

Mediante Resolución Nº 570-2000/TPI-INDECOPI, de 28 de abril de 2000, la Sala de Propiedad Intelectual dispuso la suspensión del presente procedimiento hasta que se resuelva la demanda de declaración de mejor derecho y reivindicación de la denominación CEVICHERÍA MARY interpuesta por María Petronila Pastor Sánchez, ante el Tercer Juzgado Civil en el proceso judicial Nº 100003-1999-024834-0.

Mediante Resolución N° 4, de 13 de marzo de 2000, el Tercer Juzgado Civil de Lima, declaró fundadas las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa y de incompetencia en el expediente N° 24834-99, habiéndose declarado nulo todo lo actuado y dándose por concluido el proceso. El 26 de junio de 2001, la Sala de Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, resolvió a través de la Resolución 802-2001/TPI-INDECOPI confirmar la Resolución 13676-1999/OSD-INDECOPI, que ordena el registro de la marca de servicio CEVICHERÍA MARY, a favor de Rubén Gustavo Cáceres Jara.

El 08 de julio de 2008, en primera instancia, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia resolvió la impugnación de resolución administrativa interpuesta por María Petronila Pástor Sánchez, declarándola infundada en todos sus extremos. Ante lo cual la demandante interpuso recurso de apelación, la cual fue concedida el 05 de agosto de 2008. 2.

Fundamentos de la Demanda: La demandante María Petronila Pastor Sánchez señala que el INDECOPI ha inscrito injustamente el signo “Cevichería Mary”, pues no tuvo presente que en tal marca se encuentra indeleblemente estampada su nombre e identidad, materializadas en el término “Mary”. Tampoco analiza los derechos privados de las personas y que se está utilizando su nombre sin su consentimiento ni conocimiento. 3.

Contestación a la demanda: El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI contesta la demanda en los siguientes términos: • Rubén Gustavo Cáceres Jara ha acreditado el uso anterior del nombre comercial CEVICHERÍA MARY para distinguir actividades económicas relacionadas con los servicios de restaurante de la Clase 42. • En relación a los medios probatorios presentados por María Petronila Pástor Sánchez señaló que constituyen documentos comerciales expedidos por terceras empresas, los que no acreditan que efectivamente haya desarrollado actividad económica alguna y menos que haya identificado la misma bajo la denominación CEVICHERÍA MARY o alguna similar. • Los medios probatorios presentados por María Petronila Pástor Sánchez no han desvirtuado la prelación de la que goza Rubén Gustavo Cáceres Jara como primer solicitante de la marca de servicio CEVICHERÍA MARY.

Rubén Gustavo Cáceres Jara, en calidad de tercero interesado, solicita que se sirva declarar infundada la demanda interpuesta, en base a que no se ha presentado ninguna prueba que demuestre la utilización de la denominación “Mary” para identificar algún negocio de cevichería.

CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal. Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 27 de enero de 2010. 2.

Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas. En el presente caso, el Juez Nacional ha solicitado la Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal a), 190, 191, 195 y 210 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, el 16 de noviembre de 1998, Rubén Gustavo Cáceres Jara solicitó el registro de la marca de servicio CEVICHERÍA MARY (denominativa) en la Clase 42; y, el 08 de enero de 1999, María Petronila Pástor Sánchez solicitó el registro del signo CEVICHERÍA RESTAURANT TURÍSTICO MARY (mixto) en la misma Clase 42, por lo que la norma aplicable es la Decisión 344.

En tal sentido, este Tribunal interpretará, de oficio, los artículos 81, 83 literales a) y b); y, 128 de la Decisión 344, así como, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 “(…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error; Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; (…) Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.

En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro. (…)”. DECISIÓN 486 “DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. El Juez Consultante solicitó la interpretación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sin embargo, este Tribunal observa lo siguiente: a) Mediante Expediente Nº 9873802, el 16 de noviembre de 1998, Rubén Gustavo Cáceres Jara, solicitó el registro de la marca de servicio CEVICHERÍA MARY (denominativa) en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. b) Mediante Expediente Nº 9977064, el 08 de enero de 1999, María Petronila Pastor Sánchez solicitó el registro del signo CEVICHERÍA RESTAURANT TURÍSTICO MARY (mixto) en la Clase 42.

Así, ambas solicitudes de registro fueron presentadas en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable, es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP 2003, marca: “EBEL INTERNATIONAL (mixta)”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1028, de 14 de enero de 2004). Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 39-IP-2003, marca: “& mixta”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 965, de 8 de agosto de 2003, en donde se precisó: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…).

( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la Gaceta Oficial N° 332, de 30 de marzo de 1998)”.

A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de dicho signo distintivo.

Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Juez Consultante y de los documentos anexos, se desprende que las solicitudes de registro se efectuaron en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que es ésa la norma sustancial que deberá aplicar el Juez Consultante. 2.

NOMBRE COMERCIAL. SU PROTECCIÓN Y SU PRUEBA. En el presente caso, la demandante María Petronila Pástor Sánchez y el tercero interesado Rubén Gustavo Cáceres Jara discuten la titularidad del nombre comercial “CEVICHERÍA MARY”, a fin de dilucidar quién posee un mejor derecho sobre el mismo. Al respecto, este Tribunal ha señalado que el nombre comercial, es aquel signo distintivo que hace posible diferenciar la actividad empresarial de un comerciante en el mercado.

Las siguientes características precisan el concepto de nombre comercial: • El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. • Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. • El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. • El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social. • La razón social da cuenta de la naturaleza y la existencia del comerciante en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles, mientras que el nombre comercial, como se verá más adelante, se adquiere con su primer uso.

Los artículos 83, literal b), y 128 de la Decisión 344, establecen el sistema de protección del nombre comercial. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: 1. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo.

El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. 2. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante. El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.

(Proceso 45-IP-98. Marca: ”IMPRECOL”, publicada en la Gaceta Oficial N° 581, de 12 de julio de 2000). Y en relación con la prueba del citado uso previo, el Tribunal ha precisado que corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados.

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario (…) para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), [el nombre comercial] debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. (Proceso 03-IP-98. Marca: “BELLA MUJER”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 338, de 11 de mayo de 1998)”. (Proceso 226-IP-2005. Marca: “NAVEGALIA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1330, de 21 de abril de 2006). 3.

Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si éste pudiera inducir al público consumidor a error. 4. Si la legislación nacional contempla un sistema de registro de nombres comerciales, se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo de Marcas de la Decisión 344.[1] A diferencia, de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el sistema de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.

Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. En conclusión, como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá, en primer lugar, determinar quién posee un mejor derecho sobre el nombre comercial “CEVICHERÍA MARY”, si la demandante María Petronila Pástor Sánchez o, en cambio, el tercero interesado Rubén Gustavo Cáceres Jara, según la demostración del primer uso, así como, de un uso real, efectivo y constante en el mercado.

En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos o servicios identificados con el nombre comercial, entre otros que determine la norma nacional. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

Posicionar un nombre comercial en el mercado, es una actividad ardua y complicada. Por tal motivo, no es dable, desde ningún punto de vista, avalar el registro de un signo confundible con un nombre comercial, por el simple hecho de que el registrador no hubiera tenido conocimiento de la existencia de dicho signo distintivo. Además, se deben tener en cuenta los efectos negativos que se generarían de permitirse el registro de signos confundibles con nombres comerciales que ya actúan en el mercado; por un lado, se estaría dando vía libre al aprovechamiento injusto del posicionamiento de un nombre comercial en el mercado y, por el otro, se estaría generando una gran confusión en el comercio, lo que en última instancia perjudicaría gravemente al público consumidor, quien podría caer en error en cuanto a los productos o servicios que desea adquirir.

3. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. En el presente caso, luego de determinar quién posee un mejor derecho sobre el nombre comercial “CEVICHERÍA MARY”, si la demandante María Petronila Sánchez Pastor o, en cambio, el tercero interesado Rubén Gustavo Cáceres Jara, se deberá proceder al examen de registrabilidad, razón por la cual, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo de signos distintivos.

El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consagra una causal de irregistrabilidad que tiene que ver específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables como marcas, los signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de marca pueda inducir al público a error.

Asimismo, el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece que no son registrables los signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error.

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca que haya sido registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

De conformidad con lo expuesto, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.

Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: • La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. • En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente hacerlo de manera simultánea, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. • Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, siendo un elemento importante para el examinador determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros han sido adoptados[2] por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales. Podemos destacar las siguientes: Proceso 58-IP-2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial 370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Marca: “DK”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006.

4. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS COMPUESTOS Y MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA. En el presente caso, en la resolución administrativa impugnada, se realiza la comparación entre el signo “CEVICHERÍA MARY” (denominativo compuesto) solicitado por Rubén Gustavo Cáceres Jara y el signo “CEVICHERÍA RESTAURANT TURÍSTICO MARY” (mixto con parte denominativa compuesta) solicitado por la demandante María Petronila Pástor Sánchez.

Al respecto, este Tribunal ha señalado lo siguiente: Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: “sugestivas” que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y “arbitrarias” que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Es así que, dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. (Proceso 13-IP-2001, caso “BOLIN BOLA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 677, de 13 de junio de 2001).

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 01 de agosto de 2002).

De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999). Con base a estos criterios, el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. En caso de que el elemento predominante del signo mixto sea el denominativo, el cotejo deberá hacerse siguiendo las reglas de comparación entre los signos denominativos, de conformidad con la presente providencia.

5. SIGNOS CONFORMADOS POR PALABRAS DE USO COMÚN. En el presente caso, el INDECOPI ha señalado que los términos CEVICHERÍA y RESTAURANT TURÍSTICO son de uso frecuente en la Clase 42, por lo que este Tribunal procede a desarrollar el presente tema. Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos de uso común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan.

Así, la distintividad se buscará en el elemento diferente que integra el signo. Sin embargo, el signo formado por uno o más vocablos de uso común tiene la posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización de elementos de uso común y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.

También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una palabra de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

(Proceso 31-IP- 2003, marca: & MIXTA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 965, de 8 de agosto de 2003). Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: La norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, a la norma vigente al tiempo de su constitución. La norma comunitaria de carácter procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Juez Consultante y de los documentos anexos, se desprende que las solicitudes de registro de los Expedientes Nº 9873802 y Nº 9977064, se presentaron en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que es ésa la norma sustancial que deberá aplicar el Juez Consultante.

SEGUNDO: El derecho sobre el nombre comercial se genera con su primer uso, por lo que quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante en el mercado. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.

Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados, por lo que debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

En conclusión, como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá, en primer lugar, determinar quién posee un mejor derecho sobre el nombre comercial “CEVICHERÍA MARY”, si la demandante María Petronila Sánchez Pastor o, en cambio, el tercero interesado Rubén Gustavo Cáceres Jara, según la demostración del primer uso, así como, de un uso real, efectivo y constante en el mercado.

TERCERO: Luego de determinar quién posee un mejor derecho sobre el nombre comercial “CEVICHERÍA MARY”, si la demandante María Petronila Sánchez Pastor o, en cambio, el tercero interesado Rubén Gustavo Cáceres Jara, se deberá proceder al examen de registrabilidad, tomando en cuenta la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo de signos distintivos.

Al respecto, no son registrables los signos que, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error. Basta que exista riesgo de confusión para no registrar el signo solicitado.

CUARTO: En la comparación entre signos denominativos y mixtos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante del signo mixto será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, en algunos casos, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

Si resultare que el elemento predominante de la marca mixta es el gráfico, en principio, no existirá posibilidad de confusión en relación con una marca denominativa. En caso de que el elemento predominante del signo mixto sea el denominativo, el cotejo deberá hacerse siguiendo las reglas de comparación entre los signos denominativos, de conformidad con la presente providencia.

QUINTO: Los signos compuestos por palabras de uso común no pueden impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de un signo con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con los signos anteriores y con los que se han de solicitar en el futuro.

La distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE (E) Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] “Se advierte que no todas las Secciones contenidas en el capítulo 5 de la Decisión 344, ‘De las marcas’, están relacionadas con el sistema de registro y, en consecuencia, no son aplicables al registro de nombres comerciales.

Es decir, las Secciones denominadas ‘De las licencias y trasferencias de las marcas’, ‘De los lemas comerciales’ y ‘De las marcas colectivas’, no están relacionados con el sistema de registro y, en consecuencia, no son aplicables al sistema de registro de un nombre comercial. Las otras Secciones, aunque estén relacionadas con el sistema de registro, contienen normas que no son aplicables al registro de nombres comerciales, tal y como es el caso de los artículos 102 y 103 contenidos en la Sección ‘De los derechos conferidos por la marca’, y de las normas contenidas en la Sección ‘De la cancelación del registro marcario’.

Por tal motivo la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si las normas contenidas en las otras Secciones, de conformidad con la naturaleza del nombre comercial, son aplicables al sistema de registro de nombre comerciales”. [2] El Tribunal ha desarrollado dichos parámetros, soportando su labor el desarrollo doctrinal sobre la materia.

Así, el Tribunal ha citado a Pedro Breuer Moreno, quien manifiesta: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.

BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.