Año XXXII – Número 2546 Lima, 06 de agosto de 2015   SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 137-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 8 y 9 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 583 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín de la República de Colombia.

Actor: José Rodrigo Castaño Uribe. Asunto: “Seguridad Social-Solicitud de Pensión”. Expediente Interno 20131714 PROCESO 164-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 224, 228, 258 y 259 de la misma Decisión. Caso: Cancelación por falta de uso de la marca MATIS (denominativa). Actor: sociedad MARKLINE S.A. Proceso interno Nº. 2008-00438 PROCESO 132-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal d) y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 150, 224 y 228 de la referida normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

Actor: ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED. Marca: “24” (denominativa). Expediente Interno: 2010-00146-00 PROCESO 137-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 8 y 9 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 583 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín de la República de Colombia.

Actor: José Rodrigo Castaño Uribe. Asunto: “Seguridad Social-Solicitud de Pensión”. Expediente Interno 2013-1714. Para nosotros la Patria es América   GACETA OFICIAL 06/08/ 2015 2 de 38         Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil quince.

VISTOS: El 8 de septiembre de 2014, se recibió en este Tribunal, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, relativa a los artículos 8, 9 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 583 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2013-1714.

El Auto de 23 de septiembre de 2014, por medio del cual este Tribunal decidió: “Solicitar al Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, que en el término de 15 días contado a partir de la notificación del presente auto, remita a este Tribunal un informe completo de los hechos y copia de las actuaciones procesales que se han surtido hasta la fecha en el proceso interno. Hacerlo también vía correo electrónico (…)”.

El 8 de octubre de 2014, vía correo electrónico, se recibieron en el Tribunal copia de la demanda, copia del auto admisorio de la demanda, copia de la contestación a la demanda y copia del Acta de la Audiencia obligatoria de conciliación. El Auto de 20 de febrero de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno. Demandante: José Rodrigo Castaño Uribe. Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones “COLPENSIONES” Hechos. 1. El 31 de marzo de 2010, el señor José Rodrigo Castaño Uribe presentó solicitud de prestación económica dirigida a obtener una pensión de vejez de conformidad con el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 2.

Por Resolución 017354, de 5 de julio de 2011, expedida por el Instituto de Seguros Sociales Seccional Antioquia, se denegó el pedido del accionante, y se resolvió no conceder la pensión de vejez solicitada, por considerar que el asegurado no cumplía con los requisitos para acceder a una pensión bajo el régimen de transición, al no contar con un mínimo de 15 años de cotizaciones anteriores al 1 de abril de 1994, fecha en la que GACETA OFICIAL 06/08/2015 3 de 38       entró en vigencia la Ley 100 de 1993, y determinó que tampoco reunía los requisitos para acceder a una pensión bajo el régimen general al no contar con un mínimo de 1000 semanas de cotizaciones, conforme lo requerido por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, ya que la administración sólo le reconoció un total de 792 semanas de cotizaciones. 3.

El accionante presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 017354, señalando que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 contaba con 945,86 semanas equivalentes a 18.39 años de cotización, indicando que la administración no había tenido en consideración las 431 semanas cotizadas a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, señalando que resulta de aplicación al caso la Decisión 583 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo que solicitó se tomaran en cuenta dichas cotizaciones en la totalización de los periodos aportados, en virtud de lo establecido por los artículos 8 y 9, así como de las disposiciones transitorias de la referida Decisión. 4.

Mediante Resolución 032497, de 25 de noviembre de 2011, el Instituto de Seguros Sociales Seccional Antioquia, determinó que el asegurado no acredita un mínimo de 15 años de aportes antes del 1 de abril de 1994, equivalentes a 771,42 semanas, por lo que le negó pensión dentro del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; sin embargo, determinó que el asegurado acreditaba un total de 1305 semanas de cotizaciones, por lo que repuso la Resolución 017354 de 5 de julio de 2011, concediendo al accionante una prestación económica de vejez, por una cuantía mensual de $ 3.763.612,00 pesos para el año 2011, y dejó en reserva el pago de dicha pensión hasta que se acreditara la aceptación de la renuncia del asegurado a su centro de labores.

No emite pronunciamiento respecto de las cotizaciones realizadas en la República Bolivariana de Venezuela. 5. En subsidio de apelación, el Instituto de Seguros Sociales Seccional Antioquia, resolvió la impugnación, expidiendo la Resolución 021258, de 19 de julio de 2012, y confirmó la Resolución 032497 que resolvió el recurso de reposición, concediendo pensión de vejez a favor del accionante, y levantó la reserva dispuesta, al haberse acreditado la renuncia al centro de labores, disponiendo el pago de devengados desde el 16 de junio de 2011 hasta el 31 de julio de 2012. 6.

José Rodrigo Castaño Uribe interpuso demanda en proceso ordinario de primera instancia contra la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, a efecto de que se declare el derecho del accionante de ser reconocido como beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, solicitando para ello el reconocimiento de las 431 semanas cotizadas a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, comprendidas entre agosto de 1975 a 1987, al amparo de la Decisión 583 del 7 de mayo de 2004, por cuanto en dicha fecha Venezuela aún formaba parte de la Comunidad Andina. 7.

El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín – Colombia, mediante Auto de fecha 1 de septiembre de 2014, dispuso oficiar a este alto tribunal a fin de solicitar interpretación prejudicial. Fundamentos jurídicos de la demanda. El señor JOSÉ RODRIGO CASTAÑO URIBE presenta demanda bajo los siguientes argumentos: 8. Tiene derecho a ser beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto reúne los requisitos de edad y semanas de cotización exigidas por Ley.

GACETA OFICIAL 06/08/2015 4 de 38     9. No es cierto que al 1 de abril de 1994 haya acreditado las cotizaciones necesarias para acceder al régimen de transición de pensiones, por cuanto a dicha fecha contaba con un total de 945,86 semanas equivalentes a 18,39 años cotizados, lo que supera el número de cotizaciones exigido por Ley para acceder al referido régimen pensionario. 10.

COLPENSIONES no tuvo en cuenta las 431 semanas cotizadas a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales; realizadas antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, siendo aplicable al caso concreto la Decisión 583 – Instrumento Andino de Seguridad Social-. 11. Solicita la aplicación de los artículos 8, 9, y de las Disposiciones Transitorias de la Decisión 583, a efecto de garantizar el reconocimiento de las cotizaciones realizadas como migrante laboral dentro de un país perteneciente a la Comunidad Andina.

Contestación a la demanda. La Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES-, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó: 12. El accionante no cuenta con 15 años de servicios cotizados hasta el 1 de abril de 1994. 13. COLPENSIONES ha tenido en cuenta todas las semanas efectivamente cotizadas. 14. Se opone a que se le reconozca al demandante el otorgamiento de una pensión de vejez de acuerdo con el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y a reajustar de esa forma la pensión ya otorgada.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 15. Que, los artículos 8, 9 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 583 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 16.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 17. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: Solicitados: 8, 9 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 583 de la Comisión de la Comunidad Andina1. 1                                                                                                                         “TÍTULO VI Totalización de períodos de seguro Artículo 8.- Los períodos de seguro cotizados por el migrante laboral en un País Miembro se sumarán a los períodos de seguro cotizados en los demás Países Miembros, a fin de asegurar el cumplimiento de las condiciones de acceso para la concesión de las prestaciones sanitarias o económicas, en la forma y en las condiciones establecidas en el Reglamento del presente Instrumento, el que establecerá también los mecanismos de pago de las prestaciones.

En caso que el migrante laboral o sus beneficiarios no hubieran adquirido el derecho a las prestaciones de acuerdo a las disposiciones del primer párrafo de este artículo, le serán también computables los aportes realizados en otro país extracomunitario que hubiera celebrado convenios bilaterales o multilaterales de seguridad social con alguno de los Países Miembros en los que se prevea el cómputo recíproco de períodos de seguro con cualquiera de los Países Miembros donde haya estado asegurado.

GACETA OFICIAL 06/08/2015 5 de 38       C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. De la interpretación prejudicial facultativa. 2. Aplicabilidad de la Decisión 583 de la Comisión de la Comunidad Andina. Cómputo de los periodos de cotización realizados en diferentes Países Miembros de la Comunidad Andina. 1. 18. De la interpretación prejudicial facultativa.

En vista a que la interpretación prejudicial ha sido solicitada dentro de un proceso de primera instancia, el Tribunal interpretará el tema de la interpretación facultativa, sobre la base del Proceso 140-IP-2014, donde se ha manifestado: “El objeto de la interpretación prejudicial apunta a la aplicación uniforme del Derecho comunitario en los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Esta facultad es una competencia exclusiva del Tribunal. En efecto, el artículo 121 del Estatuto del Tribunal señala que: “Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros”. Su finalidad reside en generar uniformidad, tanto en la interpretación como en la aplicación de la normativa andina, puesto que es un elemento fundamental para la construcción del proceso de integración andino. Cuando coincida un período de seguro obligatorio o legalmente reconocido como tal con un período voluntario o facultativo, se tendrá en cuenta sólo el período de seguro obligatorio o legalmente reconocido como tal.

Los períodos de seguro, aportados o cotizados antes de la vigencia de la presente Decisión, serán considerados, cuando sea necesario, para su totalización, siempre que aquéllos no hubieran sido utilizados anteriormente en el reconocimiento de prestaciones económicas en otro País Miembro. Si para el reconocimiento de las prestaciones sanitarias se exigiera haber cumplido un período previo de cotización, se tendrán en cuenta los períodos establecidos en la legislación de cada País Miembro, previa certificación de la Institución Competente en el país de origen.

TÍTULO VII Disposiciones aplicables a regímenes de pensiones, de reparto, capitalización individual y mixtos Artículo 9.- La presente Decisión será aplicable a los migrantes laborales afiliados a un régimen de pensiones de reparto, capitalización individual o mixtos, establecido o por establecerse por alguno de los Países Miembros para la obtención de las prestaciones económicas por vejez o jubilación, invalidez o muerte, de conformidad con la legislación interna de cada País Miembro.

Los Países Miembros que posean regímenes de capitalización individual podrán establecer mecanismos de transferencia de capital acumulado en las cuentas individuales. En los países en los que existan las administradoras de fondos de pensiones de capitalización individual y las empresas aseguradoras podrán establecer mecanismos de compensación para saldar las cuentas que mantengan entre sí, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto por la legislación nacional correspondiente.

(…) Disposiciones Transitorias Primera: La presente Decisión será aplicada de conformidad con las disposiciones de su Reglamento, el cual será aprobado a más tardar 6 meses después de su adopción, mediante Resolución de la Secretaría General de la Comunidad Andina, previa opinión del Consejo Asesor de Ministros de Trabajo y del Comité Andino de Autoridades en Seguridad Social, y en consulta con el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

(…)”. GACETA OFICIAL 06/08/2015 6 de 38       El artículo 122 del Estatuto del Tribunal regula la consulta facultativa de la siguiente manera: “Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso” (lo subrayado es nuestro).

Esto significa que, tal como lo señala su propio enunciado, es una facultad de la Autoridad y no un derecho de las partes. Adicionalmente, la interpretación prejudicial facultativa sirve para garantizar que la norma comunitaria se interprete y aplique de manera uniforme en todo el territorio de la Comunidad Andina sin entrar al fondo de la cuestión consultada, que es de competencia exclusiva del consultante.

El Tribunal es el único encargado de pronunciarse sobre el alcance de la norma andina sustantiva, la misma que servirá para dilucidar el proceso y asegurar la aplicación uniforme del Derecho comunitario. Cabe advertir que no todos los procedimientos administrativos llegan a la sede judicial, por lo que la consulta solicitada en sede administrativa resulta ser de utilidad al estar acorde con el objetivo y finalidad de la interpretación prejudicial.

Ante la duda de la entidad administrativa antes de resolver, el Tribunal es el encargado de aclarar y dilucidar el sentido e interpretación de las normas a ser aplicadas. Cabe señalar que la facultad de solicitar la interpretación prejudicial es precisamente para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, de conformidad con el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal: “Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina”.

Según el artículo 127 del Estatuto del Tribunal, la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos que conozcan del proceso interno en que se formuló la consulta, deberán adoptar en su resolución la interpretación del Tribunal. Emitida la interpretación prejudicial, la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos tienen la obligación de acatarla en la Resolución que vayan a adoptar en el caso concreto.

La Resolución de la Dirección de Signos Distintivos o de la Comisión de Signos Distintivos podrá ser apelada en sede administrativa, debiendo decidir sobre tal apelación la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Agotada la vía administrativa, las partes que no estén de acuerdo con las Resoluciones emitidas por la Sala de Propiedad Intelectual podrán presentar demanda contencioso administrativa con el fin de obtener la nulidad de las mencionadas resoluciones.

En ese momento surge el cuestionamiento sobre si la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos será aplicable a las fases posteriores. En principio la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos es aplicable a lo largo del proceso ya sea en sede administrativa o judicial, sin perjuicio de que la Sala de Propiedad Intelectual o las autoridades judiciales realicen una nueva consulta, particularmente, en los siguientes casos: 1.

Se solicita interpretación prejudicial sobre diferentes normas del ordenamiento jurídico comunitario. GACETA OFICIAL 06/08/2015 7 de 38       2. Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la aparición de nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en cuenta al momento de realizar la interpretación prejudicial. 3.

Si a criterio del Consultante existen temas o asuntos sobre los que el Tribunal no se pronunció. 4. Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliación o la aclaración de la interpretación prejudicial. Por lo tanto, se podrá realizar una nueva consulta especificando claramente cuáles son los puntos sobre los que desea que este Tribunal se pronuncie.

Cabe indicar que la interpretación prejudicial será obligatoria cuando se trate de la única o última instancia ordinaria y no exista una interpretación prejudicial facultativa anterior, sea en el marco del procedimiento administrativo o en la primera instancia judicial. Finalmente, cabe precisar que este Tribunal se reserva el derecho de evaluar cada caso concreto sometido a su conocimiento”.

(Proceso 140-IP-2014 de 20 de noviembre de 2014, marca: AGUA BENDITA mixta, solicitante: INDECOPI). 19. El Juez consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados respecto de la solicitud de interpretación prejudicial facultativa y sus efectos. 2. Aplicabilidad de la Decisión 583 de la Comisión de la Comunidad Andina. Cómputo de los períodos de cotización realizados en diferentes Países Miembros de la Comunidad Andina. 20.

El Tribunal interpretará el presente tema en razón a que la cuestión controvertida en el proceso interno es sobre el cómputo de los períodos de cotizaciones del señor José Rodrigo Castaño Uribe, para lo cual se debe interpretar la Decisión 583 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que esta norma derogó la Decisión 546, mediante la cual se había aprobado el Instrumento Andino de Seguridad Social.

De esta manera, es la Decisión 583 la que debe ser aplicada al caso concreto ya que es la norma vigente al momento de realizarse el cómputo de los períodos de cotización del señor José Rodrigo Castaño Uribe. 21. El Tribunal se ha pronunciado en un caso similar al de autos, por lo que se cita la posición emitida por este Tribunal en aquella oportunidad y se ratifica lo manifestado dentro del Proceso 100-IP-2011: “El Acuerdo de Cartagena tiene como objetivos primordiales promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social; acelerar su crecimiento y la generación de ocupación; facilitar su participación en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano. Propender a disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países Miembros en el contexto económico internacional; fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo existentes.

En consecuencia, el Acuerdo Subregional Andino tiene como objetivo fundamental el mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la Subregión. En este escenario se han dictado numerosas Decisiones y Directrices que buscan, precisamente, “el mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la Subregión” (Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, la Decisión 397 que contempla la Tarjeta Andina de Migraciones (TAM), la Decisión 545 que contempla el Instrumento Andino de Migración Laboral, la Decisión 548 sobre el Mecanismo Andino de Cooperación en materia de Asistencia y Protección Consular y Asuntos Migratorios, la Decisión 584 que contempla el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, relacionadas con el tema).

GACETA OFICIAL 06/08/2015 8 de 38       En ese orden, la Decisión 583 de la Comisión de la Comunidad Andina da cuenta del interés de mejorar el nivel de vida de los habitantes andinos y contempla el Instrumento Andino de Seguridad Social que regula el estatus jurídico de los migrantes laborales en relación con la percepción de los beneficios de la seguridad social.

El objeto de dicha Decisión es el de garantizar la adecuada protección social de los migrantes laborales y sus beneficiarios para que, como consecuencia de la migración, no vean menoscabados sus derechos sociales. El artículo 1 de la Decisión en comento avista los objetivos de la misma, a saber: “Artículo 1.- La presente Decisión tiene como objetivos: a) Garantizar a los migrantes laborales, así como a sus beneficiarios, la plena aplicación del principio de igualdad de trato o trato nacional dentro de la Subregión, y la eliminación de toda forma de discriminación; b) Garantizar el derecho de los migrantes laborales y sus beneficiarios a percibir las prestaciones de seguridad social durante su residencia en otro País Miembro; c) Garantizar a los migrantes laborales la conservación de los derechos adquiridos y la continuidad entre las afiliaciones a los sistemas de seguridad social de los Países Miembros; y d) Reconocer el derecho a percibir las prestaciones sanitarias y económicas que correspondan, durante la residencia o estada del migrante laboral y sus beneficiarios en el territorio de otro País Miembro, de conformidad con la legislación del país receptor”.

En tal sentido, la normativa contemplada en dicha Decisión se encauza a proteger al migrante laboral de un País Miembro y hacerle beneficiario de los derechos derivados de la seguridad social de otro País Miembro. Es de destacar que el principio fundamental del Instrumento Andino de Seguridad Social es que todo País Miembro concederá a los migrantes laborales y a sus beneficiarios del resto de Países Miembros, igual trato que a sus nacionales, en todas las prestaciones de seguridad social.

En principio, el migrante laboral queda sometido a la legislación de seguridad social del País Miembro en cuyo territorio efectúe su actividad laboral. La Decisión 583 persigue, asimismo, evitar la doble tributación, cuando los trabajadores cotizan en el país donde trabajan pero siguen cotizando en su lugar de origen; y, determinar la continuidad de las cotizaciones, cuando por las migraciones los trabajadores pierden el tiempo y el monto cotizado en el país de origen y deben empezar el proceso nuevamente.

Todo lo anterior se traduce en una normativa garantista que protege al trabajador migrante desde que la dinámica de las sociedades contemporáneas ha determinado el tránsito hacia el concepto de protección social. El artículo 8 de la mencionada Decisión establece lo siguiente: “Totalización de períodos de seguro Artículo 8.- Los períodos de seguro cotizados por el migrante laboral en un País Miembro se sumarán a los períodos de seguro cotizados en los demás Países Miembros, a fin de asegurar el cumplimiento de las   GACETA OFICIAL 06/08/2015 9 de 38       condiciones de acceso para la concesión de las prestaciones sanitarias o económicas, en la forma y en las condiciones establecidas en el Reglamento del presente Instrumento, el que establecerá también los mecanismos de pago de las prestaciones.

En caso que el migrante laboral o sus beneficiarios no hubieran adquirido el derecho a las prestaciones de acuerdo a las disposiciones del primer párrafo de este artículo, le serán también computables los aportes realizados en otro país extracomunitario que hubiera celebrado convenios bilaterales o multilaterales de seguridad social con alguno de los Países Miembros en los que se prevea el cómputo recíproco de períodos de seguro con cualquiera de los Países Miembros donde haya estado asegurado.

Cuando coincida un período de seguro obligatorio o legalmente reconocido como tal con un período voluntario o facultativo, se tendrá en cuenta sólo el período de seguro obligatorio o legalmente reconocido como tal. Los períodos de seguro, aportados o cotizados antes de la vigencia de la presente Decisión, serán considerados, cuando sea necesario, para su totalización, siempre que aquéllos no hubieran sido utilizados anteriormente en el reconocimiento de prestaciones económicas en otro País Miembro.

Si para el reconocimiento de las prestaciones sanitarias se exigiera haber cumplido un período previo de cotización, se tendrán en cuenta los períodos establecidos en la legislación de cada País Miembro, previa certificación de la Institución Competente en el país de origen”. (El subrayado es nuestro). La norma preserva el derecho de los migrantes laborales a percibir prestaciones de seguridad social y garantiza la conservación de sus derechos adquiridos, en la totalización de los períodos de seguro.

En tal sentido, establece la sumatoria de la cotización de los períodos de seguro realizados en los distintos Países Miembros; para lo cual, la citada norma establece: “Los períodos de seguro cotizados por el migrante laboral en un País Miembro se sumarán a los períodos de seguro cotizados en los demás Países Miembros”. (Lo subrayado es nuestro).

Es decir, la norma prevé que aquellos períodos de seguro cotizados por el migrante laboral en un País Miembro se sumarán a los períodos de seguro cotizados en los demás Países Miembros, a fin de asegurar el cumplimiento de las condiciones de acceso para la concesión de las prestaciones sanitarias o económicas. A estos mismos efectos, si el migrante laboral o sus beneficiarios no hubieran adquirido el derecho a las prestaciones mediante su cotización en un País Miembro, le serán también computables los aportes realizados en otro país extracomunitario que hubiera celebrado convenios bilaterales o multilaterales de seguridad social con alguno de los Países Miembros en los que se prevea el cómputo recíproco de períodos de seguro con cualquiera de los Países Miembros donde haya estado asegurado.

Los períodos de seguro, aportados o cotizados antes de la vigencia de la Decisión 583, serán considerados, cuando sea necesario, para su totalización, siempre que aquellos no hubieran sido utilizados anteriormente en el reconocimiento de prestaciones económicas en otro País Miembro. De conformidad con lo anterior, dicha Decisión confiere a los migrantes laborales de los derechos de seguridad social reconocidos a los nacionales de los Países Miembros,   GACETA OFICIAL 06/08/2015 10 de 38       basados en principios y compromisos de cooperación aplicables a los regímenes de seguridad social.

En consecuencia, reconoce a los migrantes laborales a nivel andino, así como a sus beneficiarios, en cualquiera de los Países Miembros, los mismos derechos y obligaciones en materia de seguridad social que a los nacionales de esos países; esto, en armonía con los literales c) y d) del artículo 1 de dicha Decisión que indican como objetivos de la presente Decisión: “Garantizar el derecho de los migrantes laborales y sus beneficiarios a percibir las prestaciones de seguridad social durante su residencia en otro País Miembro” y “Garantizar a los migrantes laborales la conservación de los derechos adquiridos y la continuidad entre las afiliaciones a los sistemas de seguridad social de los Países Miembros”.

El artículo 9 de la Decisión 583 dispone lo siguiente: “Artículo 9.- La presente Decisión será aplicable a los migrantes laborales afiliados a un régimen de pensiones de reparto, capitalización individual o mixtos, establecido o por establecerse por alguno de los Países Miembros para la obtención de las prestaciones económicas por vejez o jubilación, invalidez o muerte, de conformidad con la legislación interna de cada País Miembro.

Los Países Miembros que posean regímenes de capitalización individual podrán establecer mecanismos de transferencia de capital acumulado en las cuentas individuales. En los países en los que existan las administradoras de fondos de pensiones de capitalización individual y las empresas aseguradoras podrán establecer mecanismos de compensación para saldar las cuentas que mantengan entre sí, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto por la legislación nacional correspondiente”.

En consecuencia, las disposiciones de la Decisión 583 se aplicarán a los migrantes laborales afiliados a un régimen de pensiones de reparto, capitalización individual o mixtos, y deja en libertad a los Países Miembros para establecer sus propias políticas nacionales en materia de seguridad social. Ahora bien, tanto el artículo 8 de la mencionada Decisión, como su Disposición Transitoria Primera, condicionan la aplicación de la misma a las “disposiciones de su Reglamento”, como se indica a continuación: “Artículo 8.- Los períodos de seguro cotizados por el migrante laboral en un País Miembro se sumarán a los períodos de seguro cotizados en los demás Países Miembros, a fin de asegurar el cumplimiento de las condiciones de acceso para la concesión de las prestaciones sanitarias o económicas, en la forma y en las condiciones establecidas en el Reglamento del presente Instrumento, el que establecerá también los mecanismos de pago de las prestaciones”.

“Disposiciones Transitorias Primera: La presente Decisión será aplicada de conformidad con las disposiciones de su Reglamento, el cual será aprobado a más tardar 6 meses después de su adopción, mediante Resolución de la Secretaría General de la Comunidad Andina, previa opinión del Consejo Asesor de Ministros de Trabajo y del Comité Andino de Autoridades en Seguridad   GACETA OFICIAL 06/08/2015 11 de 38       Social, y en consulta con el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores”.

La Decisión 113 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que contemplaba el Instrumento Andino de Seguridad Social, antecesora de la Decisión 583, a través de la Decisión 148 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió su Reglamento. Este Reglamento facilitaba la aplicación de dicha Decisión, por ejemplo, determinaba las Oficinas de Coordinación que servirían como intermediarias en los trámites, y otros actos administrativos que requiera la aplicación de dicho Instrumento, reglaba el tema de la “totalización de los periodos de seguro”, lo concerniente a las “prestaciones de enfermedad y maternidad”, “accidentes del trabajo y enfermedades profesionales”, “prestaciones de vejez, invalidez y muerte”, “subrogación de derechos”, “pago de prestaciones, reembolsos y transferencias monetarias”.

Posteriormente, se sucedieron en el tiempo las siguientes Decisiones: 116, 545, 546, 547, 583 y 584, estas dos últimas de 7 de mayo de 2004, las cuales, por los principios de aplicación inmediata y efecto directo, son aplicables directamente en los Países Miembros desde su entrada en vigor, salvo que la norma comunitaria determine una fecha posterior a su entrada en vigencia; y, generan derechos y obligaciones a sus destinatarios.

La Decisión 583, objeto de esta interpretación prejudicial, se encuentra en vigencia; sin embargo, no se ha generado su respectivo Reglamento. Conforme a lo anterior, cabe preguntarse si procede o no la aplicación de la Decisión 583 a falta del referido Reglamento. Para el efecto es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones: 1.

El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, entonces, si es un derecho que alcanza a todas las personas, es obvio que cobija a los migrantes laborales. 2. La normativa en la materia supone a la persona migrante como sujeto de derechos y determina la igualdad ante la ley. 3. La seguridad social se rige, entre otros, por los principios de solidaridad, obligatoriedad y universalidad; estos principios serían incompletos en su alcance si la seguridad social no se hiciere extensiva a los migrantes laborales. 4.

La supremacía de los derechos de las personas está sobre toda consideración (principios de preeminencia y subsidiariedad) y la aplicación e interpretación de la norma que les alcance se podrá ampliar pero nunca restringir (principio pro homine). 5. El artículo 5 de la Decisión 583, al determinar la legislación aplicable, señala: “El migrante laboral estará sometido a la legislación de seguridad social del País Miembro en cuyo territorio efectúe su actividad laboral, de acuerdo a la legislación del país donde se encuentre”.

Es decir, prescribe el inmediato cumplimiento y aplicación de los derechos de seguridad social reconocidos en las leyes nacionales de los Países Miembros. 6. Al ser la Seguridad Social un derecho social, de obligatorio cumplimiento, de aplicación inmediata y que por estas consideraciones se ha de aplicar incluso a falta de ley en los Países Miembros, el Tribunal estima que la Decisión 583 debe ser aplicada en ausencia de su Reglamento, dada la naturaleza de este derecho y el interés superior que ampara.

GACETA OFICIAL 06/08/2015 12 de 38       Conforme a lo anterior, para el Tribunal, si bien no se ha expedido el Reglamento de la Decisión 583, que regule la correcta aplicación de las disposiciones consagradas en la Decisión 583 y que la haga operativa, es posible aplicar de modo directo la Decisión 583 de la Comisión de la Comunidad Andina a los migrantes laborales que, siendo nacionales de cualquiera de los Países Miembros, realicen sus actividades de índole laboral en otro País Miembro de la Comunidad Andina.

Para lo anterior, se debe adecuar la legislación interna del País Miembro a la comunitaria. La Decisión 583 es aplicable, entonces, aún a falta de Reglamento. La inactividad en la que ha incurrido la Secretaría General en la emisión del Reglamento que regule la Decisión 583 no puede afectar la efectividad de los derechos que consagra la normativa comunitaria, pues los derechos sustantivos de las personas, en este caso los derechos a la seguridad social, no pueden ser desatendidos por la falta de actividad de los órganos del sistema.

Máxime si el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina debe velar por la efectividad de los derechos de las personas, conforme lo indica el artículo 35 de su Estatuto al recalcar que “Los procedimientos previstos en el presente Estatuto tienen por objeto asegurar: la efectividad de los derechos sustantivos de las personas sujetas a su jurisdicción (…)”.

Por otro lado, encuentra el Tribunal que esta Decisión alcanzó a la República Bolivariana de Venezuela, ya que su denuncia al Acuerdo de Cartagena aconteció el 22 de abril de 2006 y la Decisión 583 fue expedida el siete de mayo de dos mil cuatro, dos años antes del retiro de Venezuela de la Comunidad Andina. Sobre este punto se debe tener en cuenta que los derechos fundamentales prevalecen a las situaciones históricas, políticas, sociales, culturales y económicas en las que se desenvuelve su ejercicio.

En tal virtud, por el principio de no regresividad de los derechos sociales en beneficio de los trabajadores, no se puede afectar el estatus jurídico de los mismos menoscabando los derechos adquiridos, en tanto que no se puede afectar la situación de los derechos sociales una vez reconocidos. Se debe considerar, asimismo, que en la aplicación e interpretación de normas que beneficien a los trabajadores, se podrá siempre ampliar sus derechos pero nunca restringirlos”.

(Proceso 100-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. 2043 de 18 de abril de 2012). Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente PRONUNCIAMIENTO: PRIMERA: La Decisión 583 de la Comisión de la Comunidad Andina contempla el Instrumento Andino de Seguridad Social y regula el estatus jurídico de los migrantes laborales en relación con la percepción de los beneficios de la seguridad social.

SEGUNDA: El objeto de la Decisión 583 es el de garantizar la adecuada protección social de los migrantes laborales y sus beneficiarios para que, como consecuencia de la migración, no vean menoscabados sus derechos sociales. TERCERA: El artículo 8 de la Decisión 583 procura preservar el derecho de los migrantes laborales a percibir prestaciones de seguridad social y garantizar la conservación de sus derechos adquiridos, en la totalización de los períodos de seguro.

En tal sentido, establece la sumatoria de la cotización de los períodos de seguro realizados en los distintos Países Miembros. CUARTA: Si bien no se ha expedido el Reglamento de la Decisión 583, que regule la correcta aplicación de las disposiciones consagradas en la Decisión 583 y que la haga operativa, es posible aplicarla de modo directo a los migrantes laborales que, siendo   GACETA OFICIAL 06/08/2015 13 de 38       nacionales de cualquiera de los Países Miembros, realicen sus actividades de índole laboral en otro País Miembro de la Comunidad Andina.

Para lo anterior, se debe adecuar la legislación interna del País Miembro a la comunitaria. QUINTA: Esta Decisión alcanzó a la República Bolivariana de Venezuela, ya que su denuncia al Acuerdo de Cartagena aconteció el 22 de abril de 2006 y la Decisión 583 fue expedida el 7 de mayo de 2004, dos años antes de su retiro de la Comunidad Andina.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 164-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 224, 228, 258 y 259 de la misma   GACETA OFICIAL 06/08/2015 14 de 38     Decisión. Caso: Cancelación por falta de uso de la marca MATIS (denominativa). Actor: sociedad MARKLINE S.A. Proceso interno Nº. 2008-00438. Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintisiete días del mes de mayo del año dos mil quince.

VISTOS: El 17 de octubre de 2014, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 2008-00438;

El auto de 3 de diciembre de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante.

A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno. Demandante: Demandado: Tercero interesado: Sociedad MARKLINE S.A. Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Philippe Roger Pasquier. Hechos. 1. El 6 de noviembre de 1994, la sociedad MARKLINE S.A. solicitó el registro de la marca MATIS (denominativa), el cual fue concedido mediante Resolución 4244 de 28 de febrero de 1995 para distinguir servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, en especial “servicios prestados por salones de belleza y servicios de investigación en cosmetología”. 2.

El 15 de febrero de 2007, Philippe Roger Pasquier presentó solicitud de cancelación de la marca denominativa MATIS por falta de uso. 3. El 29 de mayo de 2007 MARKLINE S.A. contestó la acción de cancelación de la marca señalando que con todas y cada una de las pruebas documentales adjuntadas acredita que los servicios MATIS comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza son difundidos, comercializados, publicitados y ampliamente reconocidos en el mercado de Colombia, ya que las tiendas de belleza FEDCO comercializan y promocionan dichos servicios en territorio colombiano, por lo que requiere se desestime la acción de cancelación. GACETA OFICIAL 06/08/2015 15 de 38     4.

Por Resolución 23657 de 31 de julio de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, canceló por no uso el registro de la marca MATIS (denominativa) con certificado 176160 registrada a nombre de la sociedad MARKLINE S.A. 5. El 15 de agosto de 2007, MARKLINE S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 23657.

El 18 de octubre de 2007, la mencionada sociedad presentó escrito de complementación. 6. Mediante la Resolución 19734 de 17 de junio de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de reposición, confirmó la decisión contenida en la Resolución 23657. 7. MARKLINE S.A. presentó complemento al recurso de reposición subsidiario de apelación contra la Resolución Nº 23657 de 31 de julio de 2007, solicitando se revoque la resolución recurrida. 8.

Por Resolución Nº. 28718 de 11 de agosto de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación presentado por MARKLINE S.A. y confirmó la decisión contenida en la Resolución 23657. 9. La sociedad MARKLINE S.A. interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las mencionadas resoluciones, requiriendo que como consecuencia de la declaración de dicha nulidad, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, NEGAR la cancelación de la marca MATIS (denominativa) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 10.

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia mediante providencia de 22 de octubre de 2013 suspendió el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial. Argumentos de la demanda. La sociedad MARKLINE S.A., presenta demanda bajo los siguientes argumentos: 11. Tiene el derecho al uso exclusivo de la marca nominativa MATIS para distinguir servicios de la Clase 42. 12.

Refiere que los actos administrativos impugnados que decretaron la cancelación por no uso del registro de la marca MATIS resultan ser contrarios a Ley, no se ha realizado una valoración en conjunto del acervo probatorio aportado, el cual hace evidente el despliegue publicitario, la expansión y difusión de la marca, y demuestran el uso real, efectivo y calificado de la mencionada marca por parte del titular del signo en Colombia. 13.

Se han contravenido los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486, ya que la oficina de marcas decretó la cancelación a pesar de que fueron aportadas pruebas suficientes que demuestran el uso de la marca en Colombia por un tercero autorizado. 14. No se ha valorado la notoriedad de la marca MATIS. 15. No se ha valorado que la interposición de la acción de cancelación de la marca tiene como finalidad concretar un acto de competencia desleal por parte del señor Philippe Roger Pasquier, dirigida a obtener la titularidad de la marca MATIS.

GACETA OFICIAL 06/08/2015 16 de 38     Argumentos de la contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó: 16. La administración se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia de marcas para la cancelación del registro. 17.

La accionante no aportó los soportes probatorios necesarios para prevenir la cancelación del registro de la marca, como son facturas, documentos contables o certificaciones de auditoría que puedan demostrar el uso real y efectivo de la marca, basando su demostración de uso en el aporte de documentos referidos a la publicidad. Argumentos del tercero interesado.

El señor PHILIPPE ROGER PASQUIER, tercero interesado en el proceso contesta la demanda manifestando: 18. Los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 fueron debidamente aplicados por la autoridad demandada. 19. Con la emisión de la Resolución impugnada no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486, por cuanto dicha decisión fue el resultado de que la actora no probó haber usado la marca para distinguir en el mercado servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional. 20.

El acervo documentario aportado con la finalidad de acreditar el uso de la marca fue presentado en forma extemporánea, y sin perjuicio de ello, consta de pruebas que no están referidas a servicios, sino a la comercialización de productos por un tercero, sin que se haya acreditado que éste haya estado autorizado para dicha comercialización. 21.

No se acredita una relación directa ni indirecta entre FEDCO S.A. (sociedad a quien el demandante irroga la condición de tercero autorizado para comercializar sus productos) y la actora MARKLINE S.A. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 22. Las normas contenidas en los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 23.

Este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 24. El Tribunal interpretará los siguientes artículos: Solicitados: 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1. 1                                                                                                                             Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá   GACETA OFICIAL 06/08/2015 17 de 38     De oficio: 224, 228, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros. 2 Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

GACETA OFICIAL 06/08/2015 18 de 38     C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. De la cancelación de un registro de marca por falta de uso y su procedimiento. 2. De la prueba del uso de la marca. 3. La acción de cancelación de una marca como un acto de competencia desleal y su influencia en la acción de cancelación del acto administrativo de cancelación por no uso. 4.

La cancelación por falta de uso de una marca notoriamente conocida. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTRPRETADAS. 1. De la cancelación de un registro de marca por falta de uso y su procedimiento. 25. En el presente caso se abordará el tema en virtud de que la parte demandante solicita la cancelación del registro de la marca MATIS (denominativa) registrada a favor de la sociedad MARKLINE S.A. Los criterios emitidos en la presente interpretación prejudicial corresponden a la jurisprudencia de este Tribunal dentro del Proceso 180-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA (mixta).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

GACETA OFICIAL 06/08/2015 19 de 38     Legitimación y oportunidad para adelantar un trámite cancelación. “De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite.

Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. (…). El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso.

Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca”. (Proceso 180-IP-2006 publicado en la G.O.A.C. Nº. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA (mixta). Falta de uso de la marca. 26. El artículo 165 de la Decisión 486 en su primer párrafo determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 27.

Al respecto el Tribunal, señaló: “Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación”.

(Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1172 de 7 de marzo de 2005, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca CALCIORAL). 28. De esta manera, el Tribunal ha manifestado “Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca.

Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización”. (Proceso 180-IP-2006, ya citado). 29. Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera:   GACETA OFICIAL 06/08/2015 20 de 38     “Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado.

A fin de determinar cuándo se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto. El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso.

Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

Por ello (…) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado". (Proceso 22-IP-2005, publicada en la G.O.A.C. N° 1207, de 16 de junio de 2005, marca figurativa: DISEÑO RECTANGULAR DE LA FIGURA DE CUATRO TIGRES ENCONTRADOS DE A PAR EN EXTREMOS OPUESTOS, DESTACANDO EN EL CENTRO FRANJAS HORIZONTALES CON PINTAS QUE ASEMEJAN UNA PIEL DE TIGRE). 30.

También ha dicho este Tribunal que “El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo marcario, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado.

Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva”. (Proceso 125IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1579 de 31 de enero de 2008 marca: SOUR BALL COLOMBINA denominativa). 31. El Tribunal ha manifestado “El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: 1.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 2.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc”.

(Proceso 180-IP2006, ya citado). GACETA OFICIAL 06/08/2015 21 de 38     32. En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”.

(Proceso 17-IP-95, publicado en la G.O.A.C. N° 199, de 26 de enero de 1996). 33. Finalmente, el Tribunal ha sostenido “El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. 34.

El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca”.

(Proceso 50-IP2011, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1992, marca: RON LIMÓN PALO VIEJO mixta). Causales de justificación para el no uso de la marca. 35. No procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor, o de caso fortuito, o a otro motivo justificado. 36. El Tribunal ha señalado a este propósito que, de configurarse una circunstancia impeditiva de la cancelación, “se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal”.

(Proceso 15-IP-99, publicado en la G.O.A.C. Nº. 528, de 26 de enero de 2000, marca: BELMONT). Efectos de la cancelación de la marca por no uso. 37. En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también, por disposición judicial.

Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo. La decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo.

Sin embargo, la cancelación por   GACETA OFICIAL 06/08/2015 22 de 38     falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada. 2. De la prueba del uso de la marca. 38. Como se tiene dicho supra, el registro impone al titular de la marca la exigencia de usarla en, al menos, uno de los Países Miembros.

De conformidad con el artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.

A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. 39. En este contexto, procede señalar que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular, y que el uso en cuestión podrá probarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo. A juicio del Tribunal, el ordenamiento comunitario no establece “el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas (…)”.

(Proceso 02-AI-96, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 3 de septiembre de 1997). 40. El incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo justificado, puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación, por parte de la oficina nacional competente, del registro del signo y, por tanto, a la extinción, en perjuicio de su titular, del derecho a su uso exclusivo.

La exigencia del uso, a objeto de prevenir la cancelación del registro del signo, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto. 41. En este caso, cabe agregar que el tercero interesado en el proceso señor PHILIPPE ROGER PASQUIER manifestó que el acervo documentario aportado con la finalidad de acreditar el uso de la marca fue presentado en forma extemporánea, y sin perjuicio de ello, consta de pruebas que no están referidas a servicios, sino a la comercialización de productos por un tercero, sin que se haya acreditado que éste haya estado autorizado para dicha comercialización. 42.

Por lo tanto, de conformidad a los criterios emitidos en la presente interpretación prejudicial, el consultante deberá analizar las pruebas aportadas válidamente dentro del proceso, con el fin de determinar en qué productos o servicios fue probado o no el uso de la marca MATIS (denominativa), especialmente, si el uso de la marca fue probada para los servicios de la Clase 42 para la cual fue registrada o para productos en otras clases. 3.

La acción de cancelación de una marca como un acto de competencia desleal y su influencia en la acción de cancelación del acto administrativo de cancelación por no uso. 43. En el proceso interno, se encuentran descritas las siguientes situaciones: 44. En la Resolución 19734 de 17 de junio de 2008, la Superintendencia de industria y Comercio, al resolver el recurso de reposición, manifestó:   GACETA OFICIAL 06/08/2015 23 de 38     “Ahora bien, argumenta el apoderado de la sociedad titular de la marca MATIS (…) que esta División e Signos Distintivos ha debido valorar la demanda de competencia desleal de Matis Paris de Colombia EU contra Fedco S.A. dentro del expediente 03004.859 que se tramite en la Superintendencia de Industria y Comercio, por supuesta competencia desleal pues en dicho expediente, se prueba que el señor Philippe Roger Pasquier, fue el distribuidor durante varios años de los productos MATIS y por ende, sabe y le consta, que los productos MATIS se han vendido por muchos años y actualmente se venden en Colombia, es decir, se prueba el uso real y efectivo de la marca MATIS en el mercado colombiano y al mismo tiempo se comprueba que el demandante está obrando de mala fe y no tienen legítimo interés en la causa.

Al respecto, debemos señalar, que si bien el apoderado de la sociedad titular de la marca MATIS, enunció en su contestación de demanda de cancelación, que se está tramitando un proceso de competencia desleal, del cual se puede establecer una relación comercial entre la sociedad Markiline S.A. y la sociedad Fedco, y por ende determinar el uso de la marca MATIS, esta División encontró que no se aportó prueba alguna en este expediente, dentro del término probatorio establecido, esto es dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la fecha de notificación del oficio mediante el cual se corre traslado de la demanda de cancelación, tendiente a demostrar la relación comercial en mención y el uso real y efectivo de la marca MATIS proveniente del proceso de competencia desleal mencionado.

De igual manera, hay que señalar que la copia de la demanda de competencia desleal que se anexa con el recurso de reposición, tampoco puede ser tenida en cuenta como prueba de que la marca MATIS se ha usado en el mercado colombiano real y efectivamente, tema de análisis en este caso particular y del cual se debe ocupar única y exclusivamente esta División”. 45.

En la Resolución 28718 de 11 agosto de 2008, al resolver el recurso de apelación, la Superintendencia manifestó: “Finalmente, cabe recordarse que la demanda de competencia desleal, sobre la que hace referencia el recurrente, no se constituye en una prueba idónea del uso de la marca MATIS, por lo cual no debe ser tenida en cuenta. Lo anterior, manifestando, a manera informativa, que el recurrente pretende que se tengan en cuenta los argumentos del demandante por medio de los cuales afirma que FEDCO S.A. es la actual distribuidora de PRODUCTOS identificados en la marca MATIS, lo cual es inútil para probar la efectiva disponibilidad de los SERVICIOS reivindicados por el signo a cancelar”. 46.

La sociedad demandante MARKLINE S.A. manifiesta: “(…) sobre la demanda de competencia desleal que la sociedad Matis Paris de Colombia EU adelanta contra FEDCO S.A. dentro del expediente administrativo No. 03-004.859 por supuesta competencia desleal pues en esta se prueba que el actor de la demanda de cancelación PHILIPPE ROGER PASQUIER, fue el distribuidor durante varios años de los productos MATIS, y el contrato de distribución en Colombia, fue cancelado por decisión de la empresa, como consecuencia de lo anterior el citado Sr. Pasquier se ha dedicado a tratar de apropiarse de las marcas MATIS.

Es así como el 24 de enero de 2003, presentó una acción de competencia desleal ante la   GACETA OFICIAL 06/08/2015 24 de 38     Superintendencia de Industria y Comercio, la cual cursa bajo el expediente número 03004.859, en la que de manera expresa el Demandante, o sea PHILIPPE ROGER PASQUIER afirma que ha sido el distribuidor de los productos MATIS en Colombia; es decir que el actor de la demanda de cancelación y tercer interesado PHILIPPE ROGER PASQUIER, sabe y le consta que los productos MATIS, se han vendido por muchos años y actualmente se venden en Colombia, pues se trata de productos de alta calidad, acreditados y promocionados ampliamente en el país. Respetuosamente solicito (…) valorar este hecho que considero definitivo en la decisión de este asunto, todo de conformidad con la copia de la ACCIÓN DE COMPETENCIA DESLEAL que anexo a la presente demanda y que en forma respetuosa solicito sea tenida como prueba”. 47.

Al respecto, el Tribunal considera que la naturaleza de una acción de cancelación es decidir sobre un derecho de propiedad industrial primario, es decir, decidir sobre la vigencia o no de una marca. Mientras que el proceso de competencia desleal resulta ser residual. De esta manera, un proceso de competencia desleal no puede entorpecer las decisiones sobre la vigencia de registros de marcas y mucho menos puede ser un mecanismo que sirva para dilatar procedimientos sobre decisiones de vigencia de un registro de marca. 48.

Por lo tanto, el Tribunal considera oportuno manifestar que, los procesos de competencia desleal y de cancelación de un registro de marca son procedimientos diferentes y autónomos que deben ser tratados de manera independiente por el Juez consultante. 4. La cancelación por falta de uso de una marca notoriamente conocida. 49. La sociedad demandante MARKLINE S.A. manifiesta que su marca MATIS, es notoriamente conocida, por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema de la cancelación por falta de uso de una marca notoriamente conocida, para lo cual se debe partir del presupuesto de qué es una marca notoriamente conocida desarrollada ampliamente en el Proceso 111-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. 2275 de 12 de diciembre de 2013, marca: DD/CRISTAL mixta. 50.

Teniendo en cuenta que la figura de la marca notoriamente conocida se ha desarrollado sobre la base de la protección del esfuerzo empresarial, la actuación de buena fe en el mercado y la competencia leal, el Tribunal, haciendo un análisis integral y sistemático con la normativa que consagra la cancelación por no uso, encuentra lo siguiente: - “La figura de la cancelación por no uso también debe ser coherente y consecuente con el principio de la actuación de buena fe en el mercado, el respeto y protección del esfuerzo empresarial ajeno, y la competencia leal. - Aunque una marca notoria cayera en el desuso por múltiples razones, podría mantener dicho estatus por mucho tiempo, es decir, el grado de distintividad y el nivel de recordación en el público consumidor tendría la potencialidad de sobrevivir por algún tiempo de conformidad con múltiples factores. - Siendo esto así, y tal como se explicó anteriormente, la normativa comunitaria mediante la figura de la marca notoria rompe el principio de uso real y efectivo de la marca. - Asimismo, se rompen los principios registral, de territorialidad y de especialidad, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. GACETA OFICIAL 06/08/2015 25 de 38     En relación con este último, y teniendo en cuenta que es vital para concretar el asunto tratado, el Tribunal reitera que la protección de la marca notoriamente conocida se construye sobre la base de la exposición a cuatro riesgos en el mercado: confusión, asociación, dilución y uso parasitario.

En este sentido, para que se proteja una marca notoriamente conocida más allá del principio de especialidad, se debe demostrar que se encuentra en alguno de los cuatro riesgos. En este caso, la corte consultante deberá analizar todas las variables para determinar si el signo notorio está expuesto a cada uno de los riesgos en el campo registral o en el mercado como tal.

En relación con los riesgos de uso parasitario y dilución, la corte consultante deberá tener en cuenta el grado de notoriedad del signo a proteger, analizando su nivel de penetración en los diferentes sectores. Esto es de suma importancia, ya que un signo que tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que soportan la publicidad en eventos masivos como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, y que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc. - La figura de la cancelación por no uso debe ser aplicable si es susceptible de cumplir con su función y efectos: depurar el registro marcario y realizar el derecho de preferencia. En este sentido, cancelar por no uso el registro de una marca notoria debe ser prolijamente analizado por parte de la corte consultante, ya que en muchos escenarios basados en el derecho preferente, no debería operar la figura por no ser viable el registro de una marca idéntica o similar a la marca notoria objeto de la cancelación. En consecuencia, en primer lugar debe analizarse el grado de notoriedad que ha alcanzado el signo notorio objeto de la cancelación, para posteriormente determinar, en el evento de que se pretenda registrar un signo idéntico o similar bien sea por el uso del derecho preferente o por cualquier solicitud, si se incurriría en los diferentes riesgos en el mercado.

El juez consultante debe analizar todas las variables posibles para evitar la concreción de confusión y asociación en el público consumidor, como sería el caso de conexión competitiva si el signo notorio está registrado en otra clase, o la vinculación o asociación que pudiera generarse al recordar el signo notorio. También debe estudiar muy cuidadosamente que no se genere un aprovechamiento parasitario del prestigio y del esfuerzo empresarial ajeno, o la dilución de la capacidad distintiva de un signo que ha penetrado a diferentes sectores.

Eso sería evidente en un signo notorio que tenga un altísimo grado de notoriedad y, por lo tanto, se haya insertado en diversos sectores. Piénsese en una marca notoria que esté registrada en varias clases, con altísima incidencia de recordación y fijación en varios sectores, con presencia publicitaria masiva y, por lo tanto, que tuviera la potencialidad de vincularse con diferentes productos o servicios, o simplemente sacar mensajes publicitarios en cualquier plataforma; esto conduciría a que cualquier utilización de un signo idéntico o similar, aún en rubros donde formalmente no se esté usando el mencionado signo, genere uso parasitario o riesgo de dilución. En un escenario como el planteado, la cancelación por no uso no tendría cabida y, en consecuencia, la oficina registro marcario debería negar la solicitud.

Para lo anterior, se deberá hacer una análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio objeto de la cancelación, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error en el público consumidor”. (Proceso 105-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. GACETA OFICIAL 06/08/2015 26 de 38     En el caso particular, la cancelación por no uso debe ser operante sólo si se permite la correcta realización de los principios y la finalidad de la protección de la propiedad industrial; en efecto, una efectiva cancelación por no uso sólo es posible si no afecta la importante base donde se asientan otras figuras, dentro de las que se incluye la marca notoriamente conocida y todas sus aristas de protección: cancelación por notoriedad (artículo 235 de la Decisión 486), nulidad por notoriedad, acción contra uso no autorizado de un signo notorio (232 dela Decisión 486), entre otras.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, o por orden judicial, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste o por otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

SEGUNDO: A tenor del artículo 166 de la citada Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los servicios distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los servicios y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.

La presunción de uso se configura también cuando la marca distinga servicios que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros.

TERCERO: A los efectos de la determinación del uso de la marca, el Tribunal reitera que el mismo deberá ser real, efectivo, serio, de buena fe, normal e inequívoco. La carga de la prueba del uso en cuestión corresponderá a su titular.

CUARTO: El incumplimiento de la exigencia del uso de la marca puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación de su registro y, por tanto, a la extinción del derecho del titular a su uso exclusivo, siempre que, sin motivo justificado, como la fuerza mayor o el caso fortuito, el signo no hubiese sido utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de una persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción.

QUINTO: La legitimación para solicitar la cancelación por falta de uso, hace necesario acreditar un interés legítimo o un derecho subjetivo, es decir, la persona interesada que pretenda accionar la cancelación de registro, previamente deberá demostrar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo a su favor, además, este interés para actuar, deberá ser actual, no eventual o potencial.

SEXTO: El Tribunal considera oportuno manifestar que los procesos de competencia desleal y de cancelación de un registro de marca son procedimientos diferentes y deben ser tratados de manera independiente por el Juez consultante.

SÉPTIMO: En el caso particular, la cancelación por no uso debe ser operante sólo si se permite la correcta realización de los principios y la finalidad de la protección de la propiedad industrial; en efecto, una efectiva cancelación por no uso sólo es posible si no afecta la importante base donde se asientan otras figuras, dentro de las que se incluye la marca notoriamente conocida y todas sus aristas de protección: cancelación por   GACETA OFICIAL 06/08/2015 27 de 38     notoriedad (artículo 235 de la Decisión 486), nulidad por notoriedad, acción contra uso no autorizado de un signo notorio (232 dela Decisión 486), entre otras.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 132-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal d) y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 150, 224 y 228 de la referida normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

Actor: ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED. Marca: “24” (denominativa). Expediente Interno: 2010-00146-00. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 27 días del mes de mayo del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

GACETA OFICIAL 06/08/ 2015 28 de 38     VISTOS: El Oficio 0872 de 20 de marzo de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00146-00.

El Auto de 29 de abril de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: Allied Domecq Spirits & Wine Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia 2. Hechos: 1. El 10 de abril de 2008, Allied Domecq Spirits & Wine Limited solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), el registro de la marca 24 (denominativa), para distinguir “bebidas alcohólicas; bebidas alcohólicas espirituosas; bebidas hechas a base de licores espirituosos; licores; bebidas destiladas; ginebra; bebidas hechas a base de ginebra; bebidas hechos de o con contenido de ginebra; aperitivos; cócteles; bebidas alcohólicas preparadas listas para el consumo” en la Clase 33 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 596 de 2008 y, dentro del término oportuno, no fue objetada. 3. Mediante Resolución 26095 de 27 de mayo de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el registro de la marca 24 (denominativa) para distinguir productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el argumento de que el signo solicitado para registro carecía de distintividad a la luz del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4.

El 30 de junio de 2009 Allied Domecq Spirits & Wine Limited presentó recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos por la Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las Resoluciones 37920 de 28 de julio de 2009 y 50116 de 30 de septiembre 2009, respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 26095 de 27 de mayo de 2009. 5.

Allied Domecq Spirits & Wine Limited presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones 26095 de 27 de mayo de 2009, 37920 de 28 de julio de 2009 y 50116 de 30 de septiembre de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. 6. Mediante Auto emitido el 8 de abril de 2010 se admitió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por Allied Domecq Spirits & Wine Limited   GACETA OFICIAL 06/08/ 2015 29 de 38     contra las Resoluciones 26095, 37920 y 50116 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. 7.

El 21 de noviembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante este Tribunal. 3. Argumentos de la demanda: 8. Allied Domecq Spirits & Wine Limited sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:   - Los actos acusados vulneran los artículos 134 literal d) y 135 literal b) de la Decisión 486.

Al amparo de dichos artículos, se indica que los números representan una característica intrínseca para identificar y distinguir un producto o servicio de otros que existen en el mercado. En consecuencia, el signo “24” (denominativo), al formar un conjunto de dos números, es susceptible de registro como marca y tiene aptitud para distinguir productos o servicios en el mercado. - La marca 24 (denominativa) no es confundiblemente similar, ni genera riesgo de asociación con ninguna otra marca utilizada para identificar productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, u otros productos sobre los cuales pueda establecerse la existencia de una conexión competitiva. - La marca 24 (denominativa) no generaría en el público consumidor un riesgo de confusión o de asociación, pues es una marca bastante particular al pretender identificar un bien específico como es la bebida alcohólica ginebra 24. - La marca 24 (denominativa) es reconocida comercialmente a nivel internacional dentro del grupo de ginebras BEEFEATER, lo cual indicaría que es un signo suficientemente distintivo de las demás marcas que identifican en el mercado productos idénticos o similares.

Se afirma que el signo cuyo registro se denegó es de fácil recordación para el consumidor, quien de inmediato identifica su origen empresarial, y no ocasiona riesgo de confusión o asociación. - La fácil recordación que el signo 24 (denominativo) genera entre los consumidores de ginebra, permitiría incluso que el público piense de manera espontánea en la marca 24 (denominativa) para identificar ginebra, por encima de muchas otras marcas, que por el contrario, son de difícil recordación en el mercado. - Podría afirmarse que pese al corto tiempo en que el producto identificado con la marca 24 (denominativa) ha tenido presencia en el mercado internacional desde su lanzamiento, ésta ha contado con una amplia difusión y promoción por lo que puede catalogarse como el “top of mind” entre todas las marcas que identifican ginebra hoy en día. - La marca 24 (denominativa) identifica un producto que ha sido lanzado con un abrumador éxito en el mercado internacional, por contar con el respaldo de su productor, Allied Domecq Spirits & Wine Limited, y pertenecer al reconocido grupo de ginebras BEEFEATER.

En consecuencia, la marca 24 (denominativa) tendría plena capacidad de determinar el origen del producto GACETA OFICIAL 06/08/ 2015 30 de 38     que se pretende identificar y de ser reconocida como un signo distintivo que identifica uno de los productos del grupo de ginebras BEEFEATER. - La marca 24 (denominativa) se encuentra registrada y vigente para identificar productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza en los siguientes países: Andorra, Albania, Yibuti, República Dominicana, Unión Europea, España, Líbano, Santa Lucía, México y Panamá. - En Colombia existen marcas compuestas por números que identifican productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por consiguiente, la Superintendencia de Industria y Comercio, al realizar el examen de distintividad del signo cuyo registro se denegó, aplicó un criterio de valoración de distintividad totalmente alejado de las reglas establecidas por la doctrina y la jurisprudencia nacional y andina. 4. Argumentos de la contestación a la demanda: 9. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda señalando lo siguiente: − Las pretensiones de la demandante no tenían vocación de prosperidad por carecer de apoyo jurídico suficiente.

Los actos administrativos acusados fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486. − Para que un signo sea registrado como marca, debe reunir los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Así, el signo 24 no sería susceptible de registro, pues carecería de distintividad por causas intrínsecas, es decir, es una expresión común, descriptiva y simple. − La marca 24 (denominativa) no tendría la capacidad de generar en el público consumidor un “top of mind” o recordación de marca significativa, como fruto del grado de impresión que despierta su unidad y que le evitaría ser subsumido en los conjuntos de otros signos ya que al consistir en una transcripción numérica denominativa no le permite cumplir la función de individualización y diferenciación. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 10.

La corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 literal d) y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretarán los artículos 150, 224 y 228 de la referida normativa1.                                                                                                                         1   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (…) d) las letras y los números. Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad.

Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente GACETA OFICIAL 06/08/ 2015 31 de 38     C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. 2. 3. 4.

Irregistrabilidad del signo por carecer de distintividad. Expresiones descriptivas y de uso común. Los números. La notoriedad alegada del signo solicitado a registro. Autonomía de la Oficina Nacional Competente. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO POR CARECER DE DISTINTIVIDAD. 11. En el presente caso, Allied Domecq Spirits & Wine Limited solicitó registro de la marca 24 (denominativa) para distinguir productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional. La Superintendencia de Industria y Comercio denegó el registro solicitado por considerar que la marca 24 (denominativa) no goza de suficiente distintividad a la luz del artículo 135 literal b) de la Decisión 486. 12.

Dentro del Proceso 104-IP-2010 de 11 de noviembre de 2010, este Tribunal ha señalado que: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica. La aptitud distintiva, uno de los elementos constitutivos de la marca, es un requisito esencial para su registro y, por tanto, no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad”. 13.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135 literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

GACETA OFICIAL 06/08/ 2015 32 de 38     se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. 14. A manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas asunto T-136/00 de 25 de septiembre de 2002). 15.

La corte consultante deberá analizar si el signo solicitado 24 (denominativo) es distintivo respecto de los productos que pretende distinguir en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. EXPRESIONES DESCRIPTIVAS Y DE USO COMÚN. LOS NÚMEROS. 16. La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda, señaló que el signo 24 (denominativo) es una expresión común, descriptiva y simple. En este marco, es apropiado referirse a las expresiones descriptivas y de uso común en la conformación de marcas. 17. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. 18. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de GACETA OFICIAL 06/08/ 2015 33 de 38     uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones descriptivas o de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las expresiones descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca2. 19.

Las palabras descriptivas informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. 20.

Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. 21. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.

La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto de la marca suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil. 22.

En el presente caso, la SIC denegó el registro del signo “24” (denominativo), por tratarse de una expresión común, descriptiva y simple. Cabe indicar que, el artículo 134 de la Decisión 486 permite de manera expresa el registro de los números, por lo que no se puede de manera precipitada establecer que los números sean siempre “descriptivos y de uso común”.

Al efecto, se pueden registrar números siempre y cuando se cumplan los siguientes criterios: i) los números son aptos para distinguir productos o servicios en el mercado; ii) los números son susceptibles de                                                                                                                         2 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.

OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. GACETA OFICIAL 06/08/ 2015 34 de 38     representación gráfica; y, iii) la naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. 23. La corte consultante debe determinar si la expresión “24” es de uso común o descriptiva en relación con los productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional, para de esta manera establecer el carácter distintivo del signo solicitado a registro, tomando en consideración que el artículo 134 de la Decisión 486 permite de manera expresa el registro de los números.

3. LA NOTORIEDAD ALEGADA DEL SIGNO SOLICITADO A REGISTRO. 24. En el presente caso, la demandante alegó que la marca “24” es reconocida comercialmente a nivel internacional dentro del grupo de ginebras BEEFEATER, lo cual indicaría que es un signo suficientemente distintivo de las demás marcas que identifican en el mercado productos idénticos o similares. 25.

Dentro del Proceso 241-IP-2013 de 20 de febrero de 2014, el Tribunal desarrolla el tema de la notoriedad del signo solicitado que, a pesar de referirse a la Decisión 486, el análisis es válido respecto de la Decisión 344. “La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario.

Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente”. Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc.

Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente: “En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión”. 26.

En consecuencia, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la oficina nacional competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio. 27.

Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante   GACETA OFICIAL 06/08/ 2015 35 de 38     el Juez o la oficina nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente sobre la base de las pruebas presentadas. 28.

En este sentido, la corte consultante deberá tener en consideración que en caso de solicitarse el registro de un signo notorio, el análisis de registrabilidad es independiente, según lo expuesto en la presente interpretación prejudicial.

4. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE 29. Tomando en cuenta que la demandante también fundamentó su demanda señalando que “(…) la marca 24 (denominativa) se encuentra registrada y vigente para identificar productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza en los siguientes países: Andorra, Albania, Yibuti, República Dominicana, Unión Europea, España, Líbano, Santa Lucía, México y Panamá”, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la autonomía de la Oficina Nacional Competente. 30.

Dentro del Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: El artículo 150 de la Decisión 486 determina que: “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. 31.

Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones. En consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. 32. Al respecto, este Tribunal ha manifestado: “La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros de marcas”.3 33.

Asimismo, el examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en el artículo 150 de la misma Decisión, debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.                                                                                                                         3   Proceso 16-IP-2003, sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. 916 de 2 de abril de 2003.

Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 06/08/ 2015 36 de 38     34. De la misma forma, será la Oficina Nacional Competente, la que en definitiva decida sobre las oposiciones formuladas, en el caso de que hayan sido presentadas, y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado.

El acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. 35.

Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del Proceso 110IP-2008, publicado en la G.O.A.C. 1675 de 5 de diciembre de 2008, que si bien se refiere a normas de la Decisión 344 es aplicable al presente caso: “El sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. 36. Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado: Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho comunitario de marcas las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas. 37.

El principio de independencia de las Oficinas de Registro significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marca en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en los otros Países.

O bien, si el registro ha sido denegado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser denegado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que denegó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca: MONARCHM, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1553 de 15 de octubre de 2007). 38.

Un aspecto de especial importancia en relación con este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. 39. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

GACETA OFICIAL 06/08/ 2015 37 de 38     40. Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite”. 41.

La Oficina Nacional Competente debe, obligatoriamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, aun cuando no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. 42. Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de marcas debe ser de oficio, integral, autónomo y debe plasmarse en una resolución debidamente motivada.

Finalmente, la Oficina Nacional Competente debe justificar, de manera suficiente y razonable, el criterio adelantado en el caso concreto. EL TRIBUNAL DE PRONUNCIAMIENTO: JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRIMERO: La corte consultante deberá analizar si el signo solicitado “24” (denominativo) incurre en una causal de irregistrabilidad absoluta por no ser apto para funcionar como marca, según lo determinado por los artículos 134 y 135 de la Decisión 486.

La corte consultante deberá analizar si el signo solicitado es distintivo respecto de los productos que pretende distinguir en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO: En el presente caso, la SIC denegó el registro del signo “24” (denominativo), por tratarse de una expresión común, descriptiva y simple. Cabe indicar que, el artículo 134 de la Decisión 486 permite de manera expresa el registro de los números, por lo que no se puede de manera precipitada establecer que los números sean siempre y en todo caso “descriptivos y de uso común”.

Al efecto, se pueden registrar números siempre y cuando se cumplan los siguientes criterios: i) los números son aptos para distinguir productos o servicios en el mercado; ii) los números son susceptibles de representación gráfica; y, iii) la naturaleza del producto de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza al cual se ha de aplicar dicha marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

La corte consultante debe determinar si la expresión “24” es de uso común o descriptiva en relación con los productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional, para de esta manera establecer el carácter distintivo del signo solicitado a registro, tomando en consideración que el artículo 134 de la Decisión 486 permite de manera expresa el registro de los números.

TERCERO: La Decisión 486 protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.

GACETA OFICIAL 06/08/ 2015 38 de 38     Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva. Por lo tanto, el análisis de registrabilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida y, por el otro, muy riguroso a fin de evitar el riesgo de confusión en el público consumidor.

CUARTO: El examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de marcas debe ser de oficio, integral, autónomo y debe plasmarse en una resolución debidamente motivada. Finalmente, la Oficina Nacional Competente debe justificar, de manera suficiente y razonable, el criterio adelantado en el caso concreto. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú