[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 164-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 224, 228, 258 y 259 de la misma Decisión. Caso: Cancelación por falta de uso de la marca MATIS (denominativa).
Actor: sociedad MARKLINE S.A. Proceso interno Nº. 2008-00438. Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintisiete días del mes de mayo del año dos mil quince. VISTOS: El 17 de octubre de 2014, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 2008-00438;
El auto de 3 de diciembre de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante.
A.
ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno. Demandante: Sociedad MARKLINE S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: Philippe Roger Pasquier.
Hechos. 1. El 6 de noviembre de 1994, la sociedad MARKLINE S.A. solicitó el registro de la marca MATIS (denominativa), el cual fue concedido mediante Resolución 4244 de 28 de febrero de 1995 para distinguir servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, en especial “servicios prestados por salones de belleza y servicios de investigación en cosmetología”. 2.
El 15 de febrero de 2007, Philippe Roger Pasquier presentó solicitud de cancelación de la marca denominativa MATIS por falta de uso. 3. El 29 de mayo de 2007 MARKLINE S.A. contestó la acción de cancelación de la marca señalando que con todas y cada una de las pruebas documentales adjuntadas acredita que los servicios MATIS comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza son difundidos, comercializados, publicitados y ampliamente reconocidos en el mercado de Colombia, ya que las tiendas de belleza FEDCO comercializan y promocionan dichos servicios en territorio colombiano, por lo que requiere se desestime la acción de cancelación. 4.
Por Resolución 23657 de 31 de julio de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, canceló por no uso el registro de la marca MATIS (denominativa) con certificado 176160 registrada a nombre de la sociedad MARKLINE S.A. 5. El 15 de agosto de 2007, MARKLINE S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 23657.
El 18 de octubre de 2007, la mencionada sociedad presentó escrito de complementación. 6. Mediante la Resolución 19734 de 17 de junio de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de reposición, confirmó la decisión contenida en la Resolución 23657. 7. MARKLINE S.A. presentó complemento al recurso de reposición subsidiario de apelación contra la Resolución Nº 23657 de 31 de julio de 2007, solicitando se revoque la resolución recurrida. 8.
Por Resolución Nº. 28718 de 11 de agosto de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación presentado por MARKLINE S.A. y confirmó la decisión contenida en la Resolución 23657. 9. La sociedad MARKLINE S.A. interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las mencionadas resoluciones, requiriendo que como consecuencia de la declaración de dicha nulidad, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, NEGAR la cancelación de la marca MATIS (denominativa) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 10.
La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia mediante providencia de 22 de octubre de 2013 suspendió el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial. Argumentos de la demanda. La sociedad MARKLINE S.A., presenta demanda bajo los siguientes argumentos: 11. Tiene el derecho al uso exclusivo de la marca nominativa MATIS para distinguir servicios de la Clase 42. 12.
Refiere que los actos administrativos impugnados que decretaron la cancelación por no uso del registro de la marca MATIS resultan ser contrarios a Ley, no se ha realizado una valoración en conjunto del acervo probatorio aportado, el cual hace evidente el despliegue publicitario, la expansión y difusión de la marca, y demuestran el uso real, efectivo y calificado de la mencionada marca por parte del titular del signo en Colombia. 13.
Se han contravenido los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486, ya que la oficina de marcas decretó la cancelación a pesar de que fueron aportadas pruebas suficientes que demuestran el uso de la marca en Colombia por un tercero autorizado. 14. No se ha valorado la notoriedad de la marca MATIS. 15. No se ha valorado que la interposición de la acción de cancelación de la marca tiene como finalidad concretar un acto de competencia desleal por parte del señor Philippe Roger Pasquier, dirigida a obtener la titularidad de la marca MATIS.
Argumentos de la contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó: 16. La administración se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia de marcas para la cancelación del registro. 17. La accionante no aportó los soportes probatorios necesarios para prevenir la cancelación del registro de la marca, como son facturas, documentos contables o certificaciones de auditoría que puedan demostrar el uso real y efectivo de la marca, basando su demostración de uso en el aporte de documentos referidos a la publicidad.
Argumentos del tercero interesado. El señor PHILIPPE ROGER PASQUIER, tercero interesado en el proceso contesta la demanda manifestando: 18. Los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 fueron debidamente aplicados por la autoridad demandada. 19. Con la emisión de la Resolución impugnada no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486, por cuanto dicha decisión fue el resultado de que la actora no probó haber usado la marca para distinguir en el mercado servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional. 20.
El acervo documentario aportado con la finalidad de acreditar el uso de la marca fue presentado en forma extemporánea, y sin perjuicio de ello, consta de pruebas que no están referidas a servicios, sino a la comercialización de productos por un tercero, sin que se haya acreditado que éste haya estado autorizado para dicha comercialización. 21.
No se acredita una relación directa ni indirecta entre FEDCO S.A. (sociedad a quien el demandante irroga la condición de tercero autorizado para comercializar sus productos) y la actora MARKLINE S.A. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 22. Las normas contenidas en los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 23.
Este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 24. El Tribunal interpretará los siguientes artículos: Solicitados: 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[1].
De oficio: 224, 228, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina [2]. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. De la cancelación de un registro de marca por falta de uso y su procedimiento. 2. De la prueba del uso de la marca. 3. La acción de cancelación de una marca como un acto de competencia desleal y su influencia en la acción de cancelación del acto administrativo de cancelación por no uso. 4.
La cancelación por falta de uso de una marca notoriamente conocida. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTRPRETADAS. 1. De la cancelación de un registro de marca por falta de uso y su procedimiento. 25. En el presente caso se abordará el tema en virtud de que la parte demandante solicita la cancelación del registro de la marca MATIS (denominativa) registrada a favor de la sociedad MARKLINE S.A. Los criterios emitidos en la presente interpretación prejudicial corresponden a la jurisprudencia de este Tribunal dentro del Proceso 180-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA (mixta).
Legitimación y oportunidad para adelantar un trámite cancelación. “De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva.
Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. (…). El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca”.
(Proceso 180-IP-2006 publicado en la G.O.A.C. Nº. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA (mixta). Falta de uso de la marca. 26. El artículo 165 de la Decisión 486 en su primer párrafo determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 27.
Al respecto el Tribunal, señaló: “Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación”.
(Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1172 de 7 de marzo de 2005, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca CALCIORAL). 28. De esta manera, el Tribunal ha manifestado “Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca.
Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización”. (Proceso 180-IP-2006, ya citado). 29. Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado.
A fin de determinar cuándo se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto. El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso.
Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.
Por ello (…) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado". (Proceso 22-IP-2005, publicada en la G.O.A.C. N° 1207, de 16 de junio de 2005, marca figurativa: DISEÑO RECTANGULAR DE LA FIGURA DE CUATRO TIGRES ENCONTRADOS DE A PAR EN EXTREMOS OPUESTOS, DESTACANDO EN EL CENTRO FRANJAS HORIZONTALES CON PINTAS QUE ASEMEJAN UNA PIEL DE TIGRE). 30.
También ha dicho este Tribunal que “El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo marcario, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado.
Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva”. (Proceso 125-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1579 de 31 de enero de 2008 marca: SOUR BALL COLOMBINA denominativa). 31. El Tribunal ha manifestado “El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: 1.
La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 2.
La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc”.
(Proceso 180-IP-2006, ya citado). 32. En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.
El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.
En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”.
(Proceso 17-IP-95, publicado en la G.O.A.C. N° 199, de 26 de enero de 1996). 33. Finalmente, el Tribunal ha sostenido “El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. 34.
El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca”.
(Proceso 50-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1992, marca: RON LIMÓN PALO VIEJO mixta). Causales de justificación para el no uso de la marca. 35. No procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor, o de caso fortuito, o a otro motivo justificado. 36.
El Tribunal ha señalado a este propósito que, de configurarse una circunstancia impeditiva de la cancelación, “se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal”.
(Proceso 15-IP-99, publicado en la G.O.A.C. Nº. 528, de 26 de enero de 2000, marca: BELMONT). Efectos de la cancelación de la marca por no uso. 37. En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también, por disposición judicial.
Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo. La decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo.
Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada. 2. De la prueba del uso de la marca. 38. Como se tiene dicho supra, el registro impone al titular de la marca la exigencia de usarla en, al menos, uno de los Países Miembros. De conformidad con el artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.
A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. 39. En este contexto, procede señalar que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular, y que el uso en cuestión podrá probarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo. A juicio del Tribunal, el ordenamiento comunitario no establece “el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas (…)”.
(Proceso 02-AI-96, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 3 de septiembre de 1997). 40. El incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo justificado, puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación, por parte de la oficina nacional competente, del registro del signo y, por tanto, a la extinción, en perjuicio de su titular, del derecho a su uso exclusivo.
La exigencia del uso, a objeto de prevenir la cancelación del registro del signo, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto. 41. En este caso, cabe agregar que el tercero interesado en el proceso señor PHILIPPE ROGER PASQUIER manifestó que el acervo documentario aportado con la finalidad de acreditar el uso de la marca fue presentado en forma extemporánea, y sin perjuicio de ello, consta de pruebas que no están referidas a servicios, sino a la comercialización de productos por un tercero, sin que se haya acreditado que éste haya estado autorizado para dicha comercialización. 42.
Por lo tanto, de conformidad a los criterios emitidos en la presente interpretación prejudicial, el consultante deberá analizar las pruebas aportadas válidamente dentro del proceso, con el fin de determinar en qué productos o servicios fue probado o no el uso de la marca MATIS (denominativa), especialmente, si el uso de la marca fue probada para los servicios de la Clase 42 para la cual fue registrada o para productos en otras clases. 3.
La acción de cancelación de una marca como un acto de competencia desleal y su influencia en la acción de cancelación del acto administrativo de cancelación por no uso. 43. En el proceso interno, se encuentran descritas las siguientes situaciones: 44. En la Resolución 19734 de 17 de junio de 2008, la Superintendencia de industria y Comercio, al resolver el recurso de reposición, manifestó: “Ahora bien, argumenta el apoderado de la sociedad titular de la marca MATIS (…) que esta División e Signos Distintivos ha debido valorar la demanda de competencia desleal de Matis Paris de Colombia EU contra Fedco S.A. dentro del expediente 03-004.859 que se tramite en la Superintendencia de Industria y Comercio, por supuesta competencia desleal pues en dicho expediente, se prueba que el señor Philippe Roger Pasquier, fue el distribuidor durante varios años de los productos MATIS y por ende, sabe y le consta, que los productos MATIS se han vendido por muchos años y actualmente se venden en Colombia, es decir, se prueba el uso real y efectivo de la marca MATIS en el mercado colombiano y al mismo tiempo se comprueba que el demandante está obrando de mala fe y no tienen legítimo interés en la causa.
Al respecto, debemos señalar, que si bien el apoderado de la sociedad titular de la marca MATIS, enunció en su contestación de demanda de cancelación, que se está tramitando un proceso de competencia desleal, del cual se puede establecer una relación comercial entre la sociedad Markiline S.A. y la sociedad Fedco, y por ende determinar el uso de la marca MATIS, esta División encontró que no se aportó prueba alguna en este expediente, dentro del término probatorio establecido, esto es dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la fecha de notificación del oficio mediante el cual se corre traslado de la demanda de cancelación, tendiente a demostrar la relación comercial en mención y el uso real y efectivo de la marca MATIS proveniente del proceso de competencia desleal mencionado.
De igual manera, hay que señalar que la copia de la demanda de competencia desleal que se anexa con el recurso de reposición, tampoco puede ser tenida en cuenta como prueba de que la marca MATIS se ha usado en el mercado colombiano real y efectivamente, tema de análisis en este caso particular y del cual se debe ocupar única y exclusivamente esta División”. 45.
En la Resolución 28718 de 11 agosto de 2008, al resolver el recurso de apelación, la Superintendencia manifestó: “Finalmente, cabe recordarse que la demanda de competencia desleal, sobre la que hace referencia el recurrente, no se constituye en una prueba idónea del uso de la marca MATIS, por lo cual no debe ser tenida en cuenta. Lo anterior, manifestando, a manera informativa, que el recurrente pretende que se tengan en cuenta los argumentos del demandante por medio de los cuales afirma que FEDCO S.A. es la actual distribuidora de PRODUCTOS identificados en la marca MATIS, lo cual es inútil para probar la efectiva disponibilidad de los SERVICIOS reivindicados por el signo a cancelar”. 46.
La sociedad demandante MARKLINE S.A. manifiesta: “(…) sobre la demanda de competencia desleal que la sociedad Matis Paris de Colombia EU adelanta contra FEDCO S.A. dentro del expediente administrativo No. 03-004.859 por supuesta competencia desleal pues en esta se prueba que el actor de la demanda de cancelación PHILIPPE ROGER PASQUIER, fue el distribuidor durante varios años de los productos MATIS, y el contrato de distribución en Colombia, fue cancelado por decisión de la empresa, como consecuencia de lo anterior el citado Sr. Pasquier se ha dedicado a tratar de apropiarse de las marcas MATIS.
Es así como el 24 de enero de 2003, presentó una acción de competencia desleal ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual cursa bajo el expediente número 03-004.859, en la que de manera expresa el Demandante, o sea PHILIPPE ROGER PASQUIER afirma que ha sido el distribuidor de los productos MATIS en Colombia; es decir que el actor de la demanda de cancelación y tercer interesado PHILIPPE ROGER PASQUIER, sabe y le consta que los productos MATIS, se han vendido por muchos años y actualmente se venden en Colombia, pues se trata de productos de alta calidad, acreditados y promocionados ampliamente en el país. Respetuosamente solicito (…) valorar este hecho que considero definitivo en la decisión de este asunto, todo de conformidad con la copia de la ACCIÓN DE COMPETENCIA DESLEAL que anexo a la presente demanda y que en forma respetuosa solicito sea tenida como prueba”. 47.
Al respecto, el Tribunal considera que la naturaleza de una acción de cancelación es decidir sobre un derecho de propiedad industrial primario, es decir, decidir sobre la vigencia o no de una marca. Mientras que el proceso de competencia desleal resulta ser residual. De esta manera, un proceso de competencia desleal no puede entorpecer las decisiones sobre la vigencia de registros de marcas y mucho menos puede ser un mecanismo que sirva para dilatar procedimientos sobre decisiones de vigencia de un registro de marca. 48.
Por lo tanto, el Tribunal considera oportuno manifestar que, los procesos de competencia desleal y de cancelación de un registro de marca son procedimientos diferentes y autónomos que deben ser tratados de manera independiente por el Juez consultante. 4. La cancelación por falta de uso de una marca notoriamente conocida. 49. La sociedad demandante MARKLINE S.A. manifiesta que su marca MATIS, es notoriamente conocida, por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema de la cancelación por falta de uso de una marca notoriamente conocida, para lo cual se debe partir del presupuesto de qué es una marca notoriamente conocida desarrollada ampliamente en el Proceso 111-IP- 2013, publicado en la G.O.A.C. 2275 de 12 de diciembre de 2013, marca: DD/CRISTAL mixta. 50.
Teniendo en cuenta que la figura de la marca notoriamente conocida se ha desarrollado sobre la base de la protección del esfuerzo empresarial, la actuación de buena fe en el mercado y la competencia leal, el Tribunal, haciendo un análisis integral y sistemático con la normativa que consagra la cancelación por no uso, encuentra lo siguiente: - “La figura de la cancelación por no uso también debe ser coherente y consecuente con el principio de la actuación de buena fe en el mercado, el respeto y protección del esfuerzo empresarial ajeno, y la competencia leal. - Aunque una marca notoria cayera en el desuso por múltiples razones, podría mantener dicho estatus por mucho tiempo, es decir, el grado de distintividad y el nivel de recordación en el público consumidor tendría la potencialidad de sobrevivir por algún tiempo de conformidad con múltiples factores. - Siendo esto así, y tal como se explicó anteriormente, la normativa comunitaria mediante la figura de la marca notoria rompe el principio de uso real y efectivo de la marca. - Asimismo, se rompen los principios registral, de territorialidad y de especialidad, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. En relación con este último, y teniendo en cuenta que es vital para concretar el asunto tratado, el Tribunal reitera que la protección de la marca notoriamente conocida se construye sobre la base de la exposición a cuatro riesgos en el mercado: confusión, asociación, dilución y uso parasitario.
En este sentido, para que se proteja una marca notoriamente conocida más allá del principio de especialidad, se debe demostrar que se encuentra en alguno de los cuatro riesgos. En este caso, la corte consultante deberá analizar todas las variables para determinar si el signo notorio está expuesto a cada uno de los riesgos en el campo registral o en el mercado como tal.
En relación con los riesgos de uso parasitario y dilución, la corte consultante deberá tener en cuenta el grado de notoriedad del signo a proteger, analizando su nivel de penetración en los diferentes sectores. Esto es de suma importancia, ya que un signo que tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que soportan la publicidad en eventos masivos como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, y que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc. - La figura de la cancelación por no uso debe ser aplicable si es susceptible de cumplir con su función y efectos: depurar el registro marcario y realizar el derecho de preferencia. En este sentido, cancelar por no uso el registro de una marca notoria debe ser prolijamente analizado por parte de la corte consultante, ya que en muchos escenarios basados en el derecho preferente, no debería operar la figura por no ser viable el registro de una marca idéntica o similar a la marca notoria objeto de la cancelación. En consecuencia, en primer lugar debe analizarse el grado de notoriedad que ha alcanzado el signo notorio objeto de la cancelación, para posteriormente determinar, en el evento de que se pretenda registrar un signo idéntico o similar bien sea por el uso del derecho preferente o por cualquier solicitud, si se incurriría en los diferentes riesgos en el mercado.
El juez consultante debe analizar todas las variables posibles para evitar la concreción de confusión y asociación en el público consumidor, como sería el caso de conexión competitiva si el signo notorio está registrado en otra clase, o la vinculación o asociación que pudiera generarse al recordar el signo notorio. También debe estudiar muy cuidadosamente que no se genere un aprovechamiento parasitario del prestigio y del esfuerzo empresarial ajeno, o la dilución de la capacidad distintiva de un signo que ha penetrado a diferentes sectores.
Eso sería evidente en un signo notorio que tenga un altísimo grado de notoriedad y, por lo tanto, se haya insertado en diversos sectores. Piénsese en una marca notoria que esté registrada en varias clases, con altísima incidencia de recordación y fijación en varios sectores, con presencia publicitaria masiva y, por lo tanto, que tuviera la potencialidad de vincularse con diferentes productos o servicios, o simplemente sacar mensajes publicitarios en cualquier plataforma; esto conduciría a que cualquier utilización de un signo idéntico o similar, aún en rubros donde formalmente no se esté usando el mencionado signo, genere uso parasitario o riesgo de dilución. En un escenario como el planteado, la cancelación por no uso no tendría cabida y, en consecuencia, la oficina registro marcario debería negar la solicitud.
Para lo anterior, se deberá hacer una análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio objeto de la cancelación, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error en el público consumidor”. (Proceso 105-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. En el caso particular, la cancelación por no uso debe ser operante sólo si se permite la correcta realización de los principios y la finalidad de la protección de la propiedad industrial; en efecto, una efectiva cancelación por no uso sólo es posible si no afecta la importante base donde se asientan otras figuras, dentro de las que se incluye la marca notoriamente conocida y todas sus aristas de protección: cancelación por notoriedad (artículo 235 de la Decisión 486), nulidad por notoriedad, acción contra uso no autorizado de un signo notorio (232 dela Decisión 486), entre otras.
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, o por orden judicial, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste o por otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.
SEGUNDO: A tenor del artículo 166 de la citada Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los servicios distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los servicios y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.
La presunción de uso se configura también cuando la marca distinga servicios que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros.
TERCERO: A los efectos de la determinación del uso de la marca, el Tribunal reitera que el mismo deberá ser real, efectivo, serio, de buena fe, normal e inequívoco. La carga de la prueba del uso en cuestión corresponderá a su titular.
CUARTO: El incumplimiento de la exigencia del uso de la marca puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación de su registro y, por tanto, a la extinción del derecho del titular a su uso exclusivo, siempre que, sin motivo justificado, como la fuerza mayor o el caso fortuito, el signo no hubiese sido utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de una persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción.
QUINTO: La legitimación para solicitar la cancelación por falta de uso, hace necesario acreditar un interés legítimo o un derecho subjetivo, es decir, la persona interesada que pretenda accionar la cancelación de registro, previamente deberá demostrar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo a su favor, además, este interés para actuar, deberá ser actual, no eventual o potencial.
SEXTO: El Tribunal considera oportuno manifestar que los procesos de competencia desleal y de cancelación de un registro de marca son procedimientos diferentes y deben ser tratados de manera independiente por el Juez consultante.
SÉPTIMO: En el caso particular, la cancelación por no uso debe ser operante sólo si se permite la correcta realización de los principios y la finalidad de la protección de la propiedad industrial; en efecto, una efectiva cancelación por no uso sólo es posible si no afecta la importante base donde se asientan otras figuras, dentro de las que se incluye la marca notoriamente conocida y todas sus aristas de protección: cancelación por notoriedad (artículo 235 de la Decisión 486), nulidad por notoriedad, acción contra uso no autorizado de un signo notorio (232 dela Decisión 486), entre otras.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. ----------------------- [1] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.
Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros. [2] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.
Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.
Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. ----------------------- Proceso 164-IP-2014