PROCESO 132-IP-2015 — Comunidad Andina

PROCESO 132-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal d) y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 150, 224 y 228 de la referida normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

Actor: ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED. Marca: “24” (denominativa). Expediente Interno: 2010-00146-00. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 27 días del mes de mayo del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

VISTOS: El Oficio 0872 de 20 de marzo de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00146-00. El Auto de 29 de abril de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. Antecedentes 1. Partes en el proceso interno: Demandante: Allied Domecq Spirits & Wine Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia 2. Hechos: 1. El 10 de abril de 2008, Allied Domecq Spirits & Wine Limited solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), el registro de la marca 24 (denominativa), para distinguir “bebidas alcohólicas; bebidas alcohólicas espirituosas; bebidas hechas a base de licores espirituosos; licores; bebidas destiladas; ginebra; bebidas hechas a base de ginebra; bebidas hechos de o con contenido de ginebra; aperitivos; cócteles; bebidas alcohólicas preparadas listas para el consumo” en la Clase 33 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 596 de 2008 y, dentro del término oportuno, no fue objetada. 3. Mediante Resolución 26095 de 27 de mayo de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el registro de la marca 24 (denominativa) para distinguir productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el argumento de que el signo solicitado para registro carecía de distintividad a la luz del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4.

El 30 de junio de 2009 Allied Domecq Spirits & Wine Limited presentó recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos por la Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las Resoluciones 37920 de 28 de julio de 2009 y 50116 de 30 de septiembre 2009, respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 26095 de 27 de mayo de 2009. 5.

Allied Domecq Spirits & Wine Limited presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones 26095 de 27 de mayo de 2009, 37920 de 28 de julio de 2009 y 50116 de 30 de septiembre de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. 6. Mediante Auto emitido el 8 de abril de 2010 se admitió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por Allied Domecq Spirits & Wine Limited contra las Resoluciones 26095, 37920 y 50116 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. 7.

El 21 de noviembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante este Tribunal. 3. Argumentos de la demanda: 8. Allied Domecq Spirits & Wine Limited sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - Los actos acusados vulneran los artículos 134 literal d) y 135 literal b) de la Decisión 486.

Al amparo de dichos artículos, se indica que los números representan una característica intrínseca para identificar y distinguir un producto o servicio de otros que existen en el mercado. En consecuencia, el signo “24” (denominativo), al formar un conjunto de dos números, es susceptible de registro como marca y tiene aptitud para distinguir productos o servicios en el mercado. - La marca 24 (denominativa) no es confundiblemente similar, ni genera riesgo de asociación con ninguna otra marca utilizada para identificar productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, u otros productos sobre los cuales pueda establecerse la existencia de una conexión competitiva. - La marca 24 (denominativa) no generaría en el público consumidor un riesgo de confusión o de asociación, pues es una marca bastante particular al pretender identificar un bien específico como es la bebida alcohólica ginebra 24. - La marca 24 (denominativa) es reconocida comercialmente a nivel internacional dentro del grupo de ginebras BEEFEATER, lo cual indicaría que es un signo suficientemente distintivo de las demás marcas que identifican en el mercado productos idénticos o similares.

Se afirma que el signo cuyo registro se denegó es de fácil recordación para el consumidor, quien de inmediato identifica su origen empresarial, y no ocasiona riesgo de confusión o asociación. - La fácil recordación que el signo 24 (denominativo) genera entre los consumidores de ginebra, permitiría incluso que el público piense de manera espontánea en la marca 24 (denominativa) para identificar ginebra, por encima de muchas otras marcas, que por el contrario, son de difícil recordación en el mercado. - Podría afirmarse que pese al corto tiempo en que el producto identificado con la marca 24 (denominativa) ha tenido presencia en el mercado internacional desde su lanzamiento, ésta ha contado con una amplia difusión y promoción por lo que puede catalogarse como el “top of mind” entre todas las marcas que identifican ginebra hoy en día. - La marca 24 (denominativa) identifica un producto que ha sido lanzado con un abrumador éxito en el mercado internacional, por contar con el respaldo de su productor, Allied Domecq Spirits & Wine Limited, y pertenecer al reconocido grupo de ginebras BEEFEATER.

En consecuencia, la marca 24 (denominativa) tendría plena capacidad de determinar el origen del producto que se pretende identificar y de ser reconocida como un signo distintivo que identifica uno de los productos del grupo de ginebras BEEFEATER. - La marca 24 (denominativa) se encuentra registrada y vigente para identificar productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza en los siguientes países: Andorra, Albania, Yibuti, República Dominicana, Unión Europea, España, Líbano, Santa Lucía, México y Panamá. - En Colombia existen marcas compuestas por números que identifican productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por consiguiente, la Superintendencia de Industria y Comercio, al realizar el examen de distintividad del signo cuyo registro se denegó, aplicó un criterio de valoración de distintividad totalmente alejado de las reglas establecidas por la doctrina y la jurisprudencia nacional y andina. 4. Argumentos de la contestación a la demanda: 9.

La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda señalando lo siguiente: – Las pretensiones de la demandante no tenían vocación de prosperidad por carecer de apoyo jurídico suficiente. Los actos administrativos acusados fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486. – Para que un signo sea registrado como marca, debe reunir los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

Así, el signo 24 no sería susceptible de registro, pues carecería de distintividad por causas intrínsecas, es decir, es una expresión común, descriptiva y simple. – La marca 24 (denominativa) no tendría la capacidad de generar en el público consumidor un “top of mind” o recordación de marca significativa, como fruto del grado de impresión que despierta su unidad y que le evitaría ser subsumido en los conjuntos de otros signos ya que al consistir en una transcripción numérica denominativa no le permite cumplir la función de individualización y diferenciación. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 10.

La corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 literal d) y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretarán los artículos 150, 224 y 228 de la referida normativa[1]. C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Irregistrabilidad del signo por carecer de distintividad. 2.

Expresiones descriptivas y de uso común. Los números. 3. La notoriedad alegada del signo solicitado a registro. 4. Autonomía de la Oficina Nacional Competente. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO POR CARECER DE DISTINTIVIDAD. 1. En el presente caso, Allied Domecq Spirits & Wine Limited solicitó registro de la marca 24 (denominativa) para distinguir productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional. La Superintendencia de Industria y Comercio denegó el registro solicitado por considerar que la marca 24 (denominativa) no goza de suficiente distintividad a la luz del artículo 135 literal b) de la Decisión 486. 2.

Dentro del Proceso 104-IP-2010 de 11 de noviembre de 2010, este Tribunal ha señalado que: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica. La aptitud distintiva, uno de los elementos constitutivos de la marca, es un requisito esencial para su registro y, por tanto, no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad”. 3.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135 literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. 4. A manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas asunto T-136/00 de 25 de septiembre de 2002). 1.

La corte consultante deberá analizar si el signo solicitado 24 (denominativo) es distintivo respecto de los productos que pretende distinguir en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. EXPRESIONES DESCRIPTIVAS Y DE USO COMÚN. LOS NÚMEROS. 1. La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda, señaló que el signo 24 (denominativo) es una expresión común, descriptiva y simple. En este marco, es apropiado referirse a las expresiones descriptivas y de uso común en la conformación de marcas. 2. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. 1. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones descriptivas o de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las expresiones descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca[2]. 2.

Las palabras descriptivas informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. 3.

Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. 4. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.

La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto de la marca suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil. 1.

En el presente caso, la SIC denegó el registro del signo “24” (denominativo), por tratarse de una expresión común, descriptiva y simple. Cabe indicar que, el artículo 134 de la Decisión 486 permite de manera expresa el registro de los números, por lo que no se puede de manera precipitada establecer que los números sean siempre “descriptivos y de uso común”.

Al efecto, se pueden registrar números siempre y cuando se cumplan los siguientes criterios: i) los números son aptos para distinguir productos o servicios en el mercado; ii) los números son susceptibles de representación gráfica; y, iii) la naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. 2.

La corte consultante debe determinar si la expresión “24” es de uso común o descriptiva en relación con los productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional, para de esta manera establecer el carácter distintivo del signo solicitado a registro, tomando en consideración que el artículo 134 de la Decisión 486 permite de manera expresa el registro de los números.

3. LA NOTORIEDAD ALEGADA DEL SIGNO SOLICITADO A REGISTRO. 1. En el presente caso, la demandante alegó que la marca “24” es reconocida comercialmente a nivel internacional dentro del grupo de ginebras BEEFEATER, lo cual indicaría que es un signo suficientemente distintivo de las demás marcas que identifican en el mercado productos idénticos o similares. 2.

Dentro del Proceso 241-IP-2013 de 20 de febrero de 2014, el Tribunal desarrolla el tema de la notoriedad del signo solicitado que, a pesar de referirse a la Decisión 486, el análisis es válido respecto de la Decisión 344. “La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario.

Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente”. Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc.

Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente: “En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión”. 1.

En consecuencia, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la oficina nacional competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio. 2.

Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la oficina nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente sobre la base de las pruebas presentadas. 3.

En este sentido, la corte consultante deberá tener en consideración que en caso de solicitarse el registro de un signo notorio, el análisis de registrabilidad es independiente, según lo expuesto en la presente interpretación prejudicial.

4. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE 1. Tomando en cuenta que la demandante también fundamentó su demanda señalando que “(…) la marca 24 (denominativa) se encuentra registrada y vigente para identificar productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza en los siguientes países: Andorra, Albania, Yibuti, República Dominicana, Unión Europea, España, Líbano, Santa Lucía, México y Panamá”, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la autonomía de la Oficina Nacional Competente. 2.

Dentro del Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: El artículo 150 de la Decisión 486 determina que: “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. 11.

Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones. En consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. 12. Al respecto, este Tribunal ha manifestado: “La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros de marcas”.[3] 1.

Asimismo, el examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en el artículo 150 de la misma Decisión, debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. 2.

De la misma forma, será la Oficina Nacional Competente, la que en definitiva decida sobre las oposiciones formuladas, en el caso de que hayan sido presentadas, y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado. El acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.

La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. 3. Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. 1675 de 5 de diciembre de 2008, que si bien se refiere a normas de la Decisión 344 es aplicable al presente caso: “El sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. 1. Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado: Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho comunitario de marcas las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas. 2.

El principio de independencia de las Oficinas de Registro significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marca en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en los otros Países.

O bien, si el registro ha sido denegado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser denegado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que denegó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca: MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1553 de 15 de octubre de 2007). 3.

Un aspecto de especial importancia en relación con este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. 4. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. 5.

Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite”. 6. La Oficina Nacional Competente debe, obligatoriamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, aun cuando no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. 7.

Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de marcas debe ser de oficio, integral, autónomo y debe plasmarse en una resolución debidamente motivada. Finalmente, la Oficina Nacional Competente debe justificar, de manera suficiente y razonable, el criterio adelantado en el caso concreto. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: La corte consultante deberá analizar si el signo solicitado “24” (denominativo) incurre en una causal de irregistrabilidad absoluta por no ser apto para funcionar como marca, según lo determinado por los artículos 134 y 135 de la Decisión 486. La corte consultante deberá analizar si el signo solicitado es distintivo respecto de los productos que pretende distinguir en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO: En el presente caso, la SIC denegó el registro del signo “24” (denominativo), por tratarse de una expresión común, descriptiva y simple. Cabe indicar que, el artículo 134 de la Decisión 486 permite de manera expresa el registro de los números, por lo que no se puede de manera precipitada establecer que los números sean siempre y en todo caso “descriptivos y de uso común”.

Al efecto, se pueden registrar números siempre y cuando se cumplan los siguientes criterios: i) los números son aptos para distinguir productos o servicios en el mercado; ii) los números son susceptibles de representación gráfica; y, iii) la naturaleza del producto de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza al cual se ha de aplicar dicha marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

TERCERO: La Decisión 486 protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.

Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva. Por lo tanto, el análisis de registrabilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida y, por el otro, muy riguroso a fin de evitar el riesgo de confusión en el público consumidor.

CUARTO: El examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de marcas debe ser de oficio, integral, autónomo y debe plasmarse en una resolución debidamente motivada. Finalmente, la Oficina Nacional Competente debe justificar, de manera suficiente y razonable, el criterio adelantado en el caso concreto. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. ----------------------- [1] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (…) d) las letras y los números. Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad.

Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. [2] Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.

OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. [3] Proceso 16-IP-2003, sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. 916 de 2 de abril de 2003. Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. ----------------------- Proceso 132-IP-2015