Año XXXII – Número 2614 Lima, 23 de octubre de 2015   SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 58-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Apelante: E. R. SQUIBB & SONS, L.L.C. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPI- DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Marca: “VELOMED” (denominativa).

Expediente Interno: 00830-2010-0-1801-JR-CA14 PROCESO 95-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y, de oficio del artículo 147 último párrafo de la misma normativa andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado de la República de Colombia.

Demandante: SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA. Parte contraria: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Marca: “PRIME” (mixta). Expediente Interno: 2006-00226 PROCESO 142-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 3, 7, 8 y 19 de la Decisión 617 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 1 de la norma en mención; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

Actor: Cooperativa Suramericana de Transportes SUTRANSCOOP. Caso: “Operación de Tránsito Aduanero Comunitario”. Proceso Interno: 2008-00547-01. PROCESO 58-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional Para nosotros la Patria es América   GACETA OFICIAL 23/10/2015 2 de 41       consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Apelante: E. R. SQUIBB & SONS, L.L.C. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPI- DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Marca: “VELOMED” (denominativa).

Expediente Interno: 00830-2010-0-1801-JR-CA14. Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve (9) días del mes de septiembre del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 830-2010-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 21 de enero de 2015, recibido por este Tribunal el día 22 de enero de 2015 vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 00830-2010-0-1801-JRCA-14.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 20 de julio de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.

ANTECEDENTES. Partes Apelante: E. R. SQUIBB & SONS, L.L.C. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Tercero Interesado: ALBIS S.A. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1.

El 16 de septiembre de 2008 ALBIS S.A., solicitó el registro del signo VELOMED (denominativo) para amparar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. El 15 de octubre de 2008, se publicó en el diario oficial “El Peruano”, la solicitud de registro de la marca VELOMED (denominativa). 3. El 20 de octubre de 2008 E. R. SQUIBB & SONS, L.L.C., dentro de los treinta días útiles posteriores a la publicación de tal solicitud formuló oposición sobre la base del registro previo de su marca VELOCEF (denominativa) para amparar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

GACETA OFICIAL 23/10/2015 3 de 41       4. El 3 de junio de 2009, mediante Resolución 001291-2009/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi en su condición de autoridad de primera instancia administrativa, declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo solicitado. 5. El 15 de junio de 2009 E. R. SQUIBB & SONS, L.L.C., interpuso recurso de apelación. 6.

El 13 de enero de 2010, el Tribunal de Defensa de la Competencia del INDECOPI expidió la Resolución 0105-2010/TPI-INDECOPI confirmando la resolución de primera instancia. 7. El 7 de febrero de 2010 E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C., presentó demanda contenciosa administrativa. 8. El 12 de mayo de 2012 el INDECOPI contestó la demanda contenciosa administrativa. 9.

El 19 de junio de 2012 ALBIS S.A., en calidad de tercero interesado contestó la demanda contenciosa administrativa. 10. El 7 de marzo de 2014 el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de mercado, dictó la Sentencia signada como Resolución Número Catorce, por la cual declaró infundada la demanda planteada. 11.

El 21 de mayo de 2014 E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C., planteó recurso de apelación en contra de la Sentencia signada como Resolución Número Catorce. 12. Mediante providencia de 14 de octubre de 2014 la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú decidió suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a: “Cómo debe analizarse e interpretarse la distintividad en signos que distinguen productos farmacéuticos y emplean términos de uso común o genérico, de conformidad con el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486”. a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa. 13.

La sociedad E. R. SQUIBB & SONS, L.L.C. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Afirma que existe un evidente parecido entre la marca registrada con anterioridad VELOCEF (denominativa) y el signo solicitado con posterioridad VELOMED (denominativo). - Aduce que las marcas registradas están formadas por el mismo número de letras debido a esto su extensión gráfica es idéntica. - Afirma que entre las marcas registradas no solo hay identidad entre las vocales sino también en la mayoría de consonantes por lo que resulta obvio que la marca VELOMED (denominativa), registrada posteriormente fue constituida en base a una marca anteriormente registrada como lo es VELOCEF (denominativa) con la cual guarda estrecha similitud tanto en la forma de escribir como en su pronunciación. - Enuncia que la única diferencia entre estas dos marcas es la quinta letra lo cual no es suficiente para establecer una diferencia además tienen todas las letras idénticas y ubicadas en los mismos lugares.

GACETA OFICIAL 23/10/2015 4 de 41       - Refiere que además de la similitud gráfica y fonética las dos marcas protegen los mismos productos farmacéuticos y medicinales ubicados en la misma Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. - Señala que entre estas marcas no solo existe confusión directa sino también confusión indirecta. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa (INDECOPI). 14.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República del Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Enuncia que para que exista riesgo de confusión los signos deben guardar tal semejanza que haga que su coexistencia en el mercado pueda inducir a error en el público consumidor. - Afirma que a pesar de que las marcas compartan algunas letras en común no permiten llegar a la conclusión de que exista similitud entre las marcas al punto de provocar confusión a los consumidores toda vez que se debe analizar la impresión que en conjunto generan los signos en el consumidor. - Indica que resulta relevante mencionar que si bien los signos confrontados coinciden en el uso de la inicial VELO, esto de ninguna manera puede determinar su semejanza pues ésta es de uso frecuente en la conformación de marcas registradas para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. - Señala que ninguna persona tiene la exclusividad para el uso de la partícula VELO, por lo que ésta no puede resultar determinante para establecer semejanzas entre signos que pretenden distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. c. Argumentos de la contestación del tercero interesado. 15.

ALBIS S.A., dentro de los argumentos de su contestación manifestó lo siguiente: - Manifiesta que concuerda con la autoridad administrativa pues al existir diversos signos registrados a nombre de diferentes terceros que utilizan el término VELO para distinguir productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, se demuestra que su coexistencia es posible sin que ello cause confusión al público consumidor, pues difícilmente el término VELO podría indicar un origen empresarial determinado. d. Sentencia de Primera Instancia. El Vigésimo Quinto Juzgado de lo Contencioso Administrativo, resolvió declarar infundada la demanda, al concluir que entre el signo solicitado VELOMED (denominativo) y el signo registrado VELOCEF (denominativo) se observa que los signos confrontados coinciden en el empleo de las letras VELO; sin embargo esto no es suficiente para determinar el riesgo de confusión más aún si el uso de los productos es frecuente en la conformación de marcas registradas para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

GACETA OFICIAL 23/10/2015 5 de 41       d. Argumentos del Recurso de Apelación: 16. E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C., dentro de su recurso de apelación manifiesta lo siguiente: - Que existe un evidente parecido gráfico y fonético entre las marcas denominativas VELOCEF y VELOMED. - Indica que la última letra de la marca registrada con anterioridad es F y de la marca registrada con posterioridad es D y están antecedidas por la misma vocal E, debido a esto se presenta un enorme parecido fonético y, por tanto, son confundibles. - No solo existe identidad entre vocales sino también en la mayoría de consonantes, su única diferencia es la quinta letra y esto no resulta suficiente para determinar la diferencia entre las dos marcas que tienen todas las letras idénticas y ubicadas en los mismos lugares. - Ambas marcas protegen los mismos productos farmacéuticos y medicinales ubicados en la misma Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El juez consultante, ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a)1 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que será interpretada por ser pertinente. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos.: Riesgo de confusión. Confusión directa e indirecta.

Riesgo de asociación. Similitud ortográfica, fonética e ideológica, reglas para efectuar el cotejo de marcas. B. Comparación entre marcas denominativas. C. Las marcas farmacéuticas (examen riguroso). Las partículas de uso común en las marcas farmacéuticas. Las palabras genéricas. A. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. RIESGO DE CONFUSIÓN. CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA.

RIESGO DE ASOCIACIÓN. SIMILITUD ORTOGRÁFICA FONÉTICA E IDEOLÓGICA, REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO DE MARCAS. 17. En contra de la solicitud de registro del signo VELOMED (denominativo) E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C. presentó oposición sobre la base de su marca VELOCEF (denominativa), por lo que se analizará la irregistrabilidad de una marca por confusión.                                                                                                                         1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)   GACETA OFICIAL 23/10/2015 6 de 41       La identidad y la semejanza 18. Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”2. 19.

Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. 20.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 21.

Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”3. 22.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Riesgo de confusión. Confusión directa e indirecta. Riesgo de asociación. 23. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es                                                                                                                         2 3   Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 23/10/2015 7 de 41       suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. 24.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”4. 25. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 26.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 27.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 28. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”5. 29.

El riesgo de asociación, por su parte, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. 30. Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada así como el de los                                                                                                                         4 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 5   GACETA OFICIAL 23/10/2015 8 de 41       consumidores. Dicha prohibición contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y tiene como efecto que el consumidor no se vea expuesto a incurrir en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. 31.

Conforme lo anotado, la oficina nacional competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá la registrabilidad o no del signo. 32. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.

Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Reglas para realizar el cotejo de marcas. 33. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. 34.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”6. 35. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.                                                                                                                         6 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. 1946.

Pg. 351 y ss. GACETA OFICIAL 23/10/2015 9 de 41       b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. 36. El juez consultante tendrá en cuenta lo establecido en esta interpretación prejudicial acerca de la confusión que pudiera existir entre los signos en conflicto.

B. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. 37. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos denominativos VELOMED y VELOCEF. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos. 38. Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. 39.

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: - Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

GACETA OFICIAL 23/10/2015 10 de 41       40. En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos VELOMED y VELOCEF. C. LAS MARCAS FARMACÉUTICAS (EXAMEN RIGUROSO). LAS PARTÍCULAS DE USO COMÚN EN LAS MARCAS FARMACÉUTICAS.

LAS PALABRAS GENÉRICAS. 41. Para dar contestación a la pregunta formulada por el Juez consultante, respecto a “Cómo debe analizarse e interpretarse la distintividad en signos que distinguen productos farmacéuticos y emplean términos de uso común o genérico, de conformidad con el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486”, se analizará este tema.

Las marcas farmacéuticas (examen riguroso). 42. De conformidad con lo anterior, es pertinente tratar el tema propuesto. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 13 de abril de 2011, expedida en el marco del Proceso 04-IP-2011: “El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores.

En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: Lo que se trata de proteger evitando la confusión de marcas, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.

Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas”. 43. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias. Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente: “Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”. 44.

Dentro del Proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: “Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir   GACETA OFICIAL 23/10/2015 11 de 41       eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas"7. 45. Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.

El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente. 46. De conformidad con lo anterior, el juez consultante debe determinar la registrabilidad del signo solicitado, examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.

Las partículas de uso común en la conformación de las marcas farmacéuticas. 47. Considerando que el INDECOPI Indica que resulta relevante mencionar que si bien los signos confrontados coinciden en el uso de la inicial VELO, esto de ninguna manera puede determinar su semejanza pues ésta es de uso frecuente en la conformación de marcas registradas para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, es necesario hacer referencia al tema de las partículas de uso común como parte de las marcas farmacéuticas. 48.

El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido en los siguientes términos: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación”. (Proceso 30-IP-2000). 49. En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto de marcas”.

(Proceso 78-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 998, de 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET). 50. También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre una partícula de uso común. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.

Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique                                                                                                                         7 Proceso N° 68-IP-2001.

Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 765, de 27 de febrero de 2002. GACETA OFICIAL 23/10/2015 12 de 41       en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

(Proceso 31-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA). 51. El juez consultante deberá analizar si la partícula VELO es de uso común dentro de la conformación de marcas farmacéuticas y si influye en el cotejo de los signos en conflicto. Las palabras genéricas. 52. En el punto anterior ya se refirió este Tribunal a los términos de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas, sin embargo, de lo cual para dar una mayor información al Juez consultante, ya que en su pregunta incluye a los términos genéricos, nos referiremos a este aspecto. 53.

La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. 54. La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica.

Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo. 55. Por lo tanto, el Juez consultante deberá verificar si la palabra VELOMED es genérica o compuesta por términos de uso común respecto de los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea irregistrable.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

GACETA OFICIAL 23/10/2015 13 de 41       SEGUNDO:

TERCERO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos VELOMED y VELOCEF, aplicando los criterios adoptados en la presente providencia. El examen de las marcas farmacéuticas merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores.

En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. Lo que se trata de proteger evitando la confusión de marcas farmacéuticas, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad. En las marcas farmacéuticas se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta al momento de realizarse la comparación. De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo8 MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO                                                                                                                         8 El señor Magistrado José Vicente Troya Jaramillo no firma la presente Interpretación Prejudicial, toda vez que falleció con posterioridad a su adopción y antes de la suscripción de la misma.

GACETA OFICIAL 23/10/2015 14 de 41       Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 95-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y, de oficio del artículo 147 último párrafo de la misma normativa andina.

Órgano nacional consultante: Consejo de Estado de la República de Colombia. Demandante: SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA. Parte contraria: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Marca: “PRIME” (mixta). Expediente Interno: 2006-00226 Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve (9) días del mes de septiembre del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 241 de 3 de febrero de 2015, recibido por este Tribunal vía correo electrónico el 4 de febrero de 2015, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2006-00226. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 19 de agosto de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A.

ANTECEDENTES. Partes Demandante: Parte contraria: Tercero Interesado: SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA. LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. PINTURAS PRIME S.A. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 21 de julio de 2003, la sociedad PINTURAS PRIME S.A. solicitó el registro de la marca PRIME (mixta) para identificar productos en la Clase 9 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 532, no se presentaron oposiciones. 3. El 23 de junio de 2004, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 13457 denegó de oficio el registro de la marca PRIME (mixta) solicitada en   GACETA OFICIAL 23/10/2015 15 de 41       la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad PINTURAS PRIME S.A., en razón de la existencia de la marca PRIMA (denominativa) para la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada a nombre de Canon Kabushiki Kaisha. 4.

El 23 de julio de 2004, la sociedad PINTURAS PRIME S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. 5. El 30 de agosto de 2004, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución 21438, mediante la cual resolvió el recurso de reposición formulado, revocando la Resolución 13457 de 23 de junio de 2004 y concediendo el registro de la marca PRIME (mixta) a favor de Pinturas Prime S.A. 6.

El 5 de septiembre de 2006, la sociedad SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA. presentó acción de nulidad, sobre la base de la marca PRIME (mixta) para productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, signo en trámite de transferencia a su nombre. 7. El 6 de diciembre de 2006, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia admitió la reforma de la demanda presentada por la sociedad SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA. 8.

Mediante providencia de 1 de noviembre de 2013, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos contenidos en la acción de nulidad. 9. La sociedad SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Menciona que la marca registrada no cumple con el requisito de distintividad extrínseca, entendida esta como la actitud del signo para ser registrado, debido a que existe una marca con mejor derecho denominada PRIME (denominativa) que hace que los signos en conflicto se confundan dadas las similitudes que se presentan entre los mismos en cuanto que son idénticos desde el punto de vista fonético, ortográfico y conceptual. - Manifiesta que los signos comparados son confundibles, ya que amparan productos idénticos y similares, y lo cual se desprende de la simple enumeración de los mismos, ya que la marca PRIME (denominativa) solicitada en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza y a su vez la marca PRIME (mixta) solicitada en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, debido a la conexión competitiva por obedecer a la misma finalidad y distribuirse en los mismos mercados, los hace confundibles. - Afirma que la Superintendencia de Industria y Comercio, desconoció las normas aplicables al otorgar una marca posterior en el tiempo a una marca solicitada con anterioridad y con la cual es confundible, al no respetar el orden en que se deben fallar los procesos y no tener en cuenta las normas de registrabilidad, no se ha aplicado el debido proceso y no se protege plenamente la Propiedad Intelectual. b. Argumentos de la contestación a la acción de nulidad. 10.

La Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:   GACETA OFICIAL 23/10/2015 16 de 41       - - Alega que con la expedición de la Resolución 21438 de 30 de agosto de 2004 emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio, no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina puesto que se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia de marcas.

Menciona que se establecen tres requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca: la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. En consecuencia, corresponde a esa Honorable Corporación decidir sobre la legalidad del acto administrativo emitido por esta Superintendencia, que es materia de debate dentro del presente proceso. c. Argumentos de la contestación a la acción de nulidad. - Después de la correspondiente revisión del expediente no se desprende ninguna contestación a la acción de nulidad por parte del tercero interesado.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b), 136, 150 y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se interpretarán los artículos solicitados, con excepción de los artículos 134, 135 literal b) y 154 por no ser aplicables al caso.

Se limitará la interpretación de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 4861. De oficio se interpretará el artículo 147 último párrafo de la Decisión 4862. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos: riesgo de confusión y de asociación, similitud ortográfica, fonética e ideológica, reglas para efectuar el cotejo de signos. B. Cotejo entre marcas mixtas y denominativas.

C. Examen de registrabilidad por parte de la oficina nacional competente. El derecho de prioridad, sus efectos y el examen integral.                                                                                                                         1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…) 2 Artículo 147.(…) La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido.

En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente. GACETA OFICIAL 23/10/2015 17 de 41       A. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS: RIESGO DE CONFUSIÓN Y DE ASOCIACIÓN, SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA, REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO DE SIGNOS. 11. En contra del registro del signo PRIME (mixta) la sociedad SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA. presentó acción de nulidad, sobre la base de su marca PRIME (denominativa) solicitada con anterioridad, por lo que se analizará la irregistrabilidad de una marca por riesgo de confusión. La identidad y la semejanza 12.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”3. 13.

Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. 14.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 15.

Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base del conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”4. 16.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han                                                                                                                         3 4   Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 23/10/2015 18 de 41       sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Riesgo de confusión. Confusión directa e indirecta. Riesgo de asociación. 17. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. 18.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”5. 19. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 20.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 21.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 22. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”6. 23.

El riesgo de asociación, por su parte, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al                                                                                                                         5 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 6   GACETA OFICIAL 23/10/2015 19 de 41       adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Similitud ortográfica, fonética e ideológica. 24. Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada así como el de los consumidores. Dicha prohibición contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y tiene como efecto que el consumidor no se vea expuesto a incurrir en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. 25.

Conforme lo anotado, la oficina nacional competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá la registrabilidad o no del signo. 26. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.

Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Reglas para realizar el cotejo de signos. 27. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. 28.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”7. 29. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así:                                                                                                                         7 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. 1946.

Pg. 351 y ss. GACETA OFICIAL 23/10/2015 20 de 41       a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. 30. El juez consultante tendrá en cuenta lo establecido en esta interpretación prejudicial acerca de la confusión que pudiera existir entre los signos en conflicto.

B. COTEJO ENTRE MARCAS MIXTAS Y DENOMINATIVAS. 31. En el proceso interno se concedió el registró de la marca PRIME (mixta) a nombre de PINTURAS PRIME S.A. y la sociedad SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA. planteó nulidad sobre su marca PRIME (denominativa) por lo que nos referiremos a la comparación que deberá efectuarse entre signos mixtos y denominativos. 32.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. 33.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, aplicables al presente caso, y que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. No. 1185 de 12 de abril de 2005: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia   GACETA OFICIAL 23/10/2015 21 de 41       caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.”8 34.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 35. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”9. 36. El Juez Consultante, al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.10 37.

En consecuencia, si en el signo comparado predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y expresadas en la presente interpretación prejudicial; y, si por otro lado, en el mismo predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 38.

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos PRIME mixto y denominativo. C. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD POR PARTE DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE. EL DERECHO DE PRIORIDAD, SUS EFECTOS Y EL EXAMEN INTEGRAL.                                                                                                                         8 9 10   FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEO 2000”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 46-IP-2008, publicado en el G.O.A.C. Nº 1644 de 7 de agosto de 2008. Marca: “PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 23/10/2015 22 de 41       39. En consideración a que si bien no se presentó oposición por parte del titular de la marca PRIME (mixta) en contra del signo solicitado PRIME (mixto) y con posterioridad a su concesión solicitó la nulidad del signo, es preciso referirse al examen de registrabilidad al que está obligado. 40.

Dentro del Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: “Por otro lado, el artículo 150 de la Decisión 486 determina que: Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. 41.

Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. 52. Al respecto, este Tribunal ha manifestado: “La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros de marcas”11. 53.

Asimismo, el examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en el artículo 150 de la misma Decisión, debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión en estudio. 54.

De la misma forma, será la Oficina Nacional Competente, la que en definitiva decida sobre las oposiciones formuladas, en el caso de que hayan sido presentadas, y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.

La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. 55. Asimismo, en anteriores providencias, el Tribunal ha establecido ciertas características aplicables al examen de registrabilidad, a saber:                                                                                                                         11   Proceso 16-IP-2003, sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. 916 de 2 de abril de 2003.

Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 23/10/2015 23 de 41       “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales12 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”13. 56.

Otra de las características del examen de registrabilidad es su autonomía tanto en relación con las decisiones expedidas por otras Oficinas de Registro de Marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina. El derecho de prioridad, sus efectos y el examen integral. 57. Resulta importante interpretar el tema del derecho de prioridad, en virtud de que la Oficina debió hacer un examen integral de la marca PRIME (mixta)14 para la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por PINTURAS PRIME S.A. y establecer que existía una solicitud previa de la marca PRIME (denominativa)15 para productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza solicitada a favor de PRIMELECTRICA LTD. la cual luego fue transferida a SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA. 58.

El Tribunal se basará en la interpretación prejudicial recaída en el proceso 25-IP-2010, marca “HAT IN LIFE. SIMBOLO” (mixta), interpretación prejudicial de 17 de marzo de 2010: “Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes simultáneas o en la presentación de oposiciones, la doctrina y las normas comunitarias, han desarrollado la institución de la “prioridad”, que no se traduce sino en conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio primero en el tiempo, mejor en derecho (Prior tempore, potior iure).

Así, quien presente una solicitud posterior de registro de marca, que sea idéntica o similar a aquella para los mismos productos o servicios o para productos o servicios que puedan causar confusión en el público consumidor, se encuentra frente a una causal de                                                                                                                         12 13 14 15   Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, dentro del proceso 167-IP-2005. Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1476 de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 21 de julio de 2003. 16 de abril de 2003. GACETA OFICIAL 23/10/2015 24 de 41       irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante, quien puede presentar oposiciones contra la solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere.

Se advierte, que el derecho de prioridad interna o territorial no concede el derecho exclusivo sobre la marca, ni el derecho a que inexorablemente la marca sea concedida al solicitante. Simplemente, como se afirmó, en caso de conflicto entre dos o más solicitudes en relación con signos idénticos o similares para productos o servicios de una misma clase, se dará prevalencia en cuanto al trámite de registro a la presentada en primer lugar, todo esto bajo el entendido de que éstas se hayan presentado en el mismo País Miembro.

Si se llegara a conceder registros por solicitudes allegadas con posterioridad, se caería en un desorden tal que conduciría a que la administración actuara por conveniencia y en contravía de derechos de terceros de buena fe”. 59. El artículo 147 de la Decisión 486 en su último párrafo manifiesta que: “La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido.

En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente”. 60. Si bien en el caso en análisis, la empresa PRIMELECTRICA CIA. LTDA., quien posteriormente transfirió el signo PRIME (denominativo) a favor SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA. no presentó oposición en contra de la solicitud del signo PRIME (mixto), la Oficina nacional estaba en la obligación de suspender la solicitud de registro de la segunda solicitud, mientras se emitía un pronunciamiento de la primera. 61.

El Juez consultante al resolver el caso concreto deberá aplicar el derecho de prioridad en la marca solicitada con anterioridad para efectos de la aplicación del principio de “primero en el tiempo primero en el derecho”, el cual se medirá en relación a la fecha de presentación de la solicitud de registro del signo materia de nulidad, realizando un examen integral respecto de los signos solicitados y registrados con anterioridad a la solicitud de la marca en análisis, así como de eventuales causales de irregistrabilidad absolutas en las cuales pueda incurrir el signo. Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. GACETA OFICIAL 23/10/2015 25 de 41       Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea irregistrable.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La confusión indirecta está caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.

SEGUNDO: El Juez Consultante, al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos debe identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores.

TERCERO: La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en una resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de marcas tiene las siguientes características: - Debe ser de oficio. - Debe ser integral. - Debe plasmarse en una resolución debidamente motivada. - Debe ser autónomo. Si bien en el caso en análisis, la empresa PRIMELECTRICA CIA. LTDA., quien posteriormente transfirió el signo PRIME (denominativo) a favor SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA. no presentó oposición en contra de la solicitud del signo PRIME (mixto), la Oficina nacional estaba en la obligación de suspender la solicitud de registro de la segunda solicitud, mientras se emitía un pronunciamiento de la primera.

De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

GACETA OFICIAL 23/10/2015 26 de 41       De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo16 MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 142-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 3, 7, 8 y 19 de la Decisión 617 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 1 de la norma en mención; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

Actor: Cooperativa Suramericana de Transportes SUTRANSCOOP. Caso: “Operación de Tránsito Aduanero Comunitario”. Proceso Interno: 2008-00547-01. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 24 días del mes de agosto del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

VISTOS: El Oficio 965 de 7 de abril de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2008-000547-01.                                                                                                                         16 El señor Magistrado José Vicente Troya Jaramillo no firma la presente Interpretación Prejudicial, toda vez que falleció con posterioridad a su adopción y antes de la suscripción de la misma.

GACETA OFICIAL 23/10/2015 27 de 41       El Auto de 27 de mayo de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: Demandado: Cooperativa Suramericana de Transportes SUTRANSCOOP, República de Colombia. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). – 2. Hechos: 1. El 15 de marzo de 2008, Tommy International S.A., con domicilio comercial en la Zona Libre de Colón, Panamá, procedió a remitir a la empresa Comercializadora de Productos y Materiales Import & Export C.A. CPM, con domicilio en Maracaibo, Estado Zulia, República Bolivariana de Venezuela, y Cooperativa Suramericana de Transportes – SUTRANSCOOP (en adelante, SUTRANSCOOP), mercancía en tránsito internacional con destino final Maracaibo. 2.

La Cooperativa Suramericana de Transportes procedió a solicitar ante la Administración de Aduanas de Cartagena, la autorización del régimen de tránsito aduanero comunitario, siendo rechazada la autorización, negándose la Administración a admitir los documentos, que según la Decisión 399 de 1997 en los artículos 19 y 22 eran exigidos para autorizar la Declaración de Tránsito Aduanero Internacional (DTAI) 0120 de 28 de marzo de 2008. 3.

El 15 de abril de 2008, mediante acta de aprehensión 00082, funcionarios de la División de Fiscalización de la Administración de Aduanas de Cartagena en ejercicio de sus funciones procedieron a someter la mercancía a medida de aprehensión fundamentando su decisión en la causal 1.2 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999. 4. El 16 de junio de 2008, mediante Resolución 636-001065, expedida por la División de Fiscalización Aduanera, la Administración Especial de Aduanas de Cartagena procedió a decomisar a favor de la Nación la mercancía a nombre de Comercializadora de Productos y Materiales Import & Export C.A., en calidad de propietario en el exterior y a SUTRANSCOOP, en calidad de consignatario– transportador de la mercancía en Colombia. 5.

El 14 de julio de 2008, SUTRANSCOOP interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución 636-001065, ante la Administración Especial de Aduanas de Cartagena. 6. El 23 de septiembre de 2008, mediante Resolución 006-072-2008-0177-001789, la División Jurídica de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena decidió rechazar el recurso de reconsideración, argumentando que el mandato conferido por el señor Gustavo Adolfo Reyes Cornejo, en calidad de representante legal de SUTRANSCOOP, no tenía las facultades legales, dado que él no era el representante legal de SUTRANSCOOP, según criterio del Jefe de la División Jurídica Aduanera de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Cartagena.

GACETA OFICIAL 23/10/2015 28 de 41       7. El 23 de octubre de 2008, SUTRANSCOOP interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 636-001065 de 16 de junio de 2008 y 006-072-2008-0177-001789 de 23 de septiembre de 2008, expedidas por la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 8.

El 16 de septiembre de 2011, el Tribunal Administrativo de Bolívar dictó la sentencia de primera instancia denegando las pretensiones de la demanda presentada por SUTRANSCOOP en contra de la DIAN. 9. El 13 de octubre de 2011, SUTRANSCOOP interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada el 16 de septiembre de 2011 por el Tribunal Administrativo de Bolívar. 10.

El 14 de junio de 2012, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo decidió denegar la prueba en segunda instancia consistente en el Exhorto al Consulado de la República de Colombia en Lima, decretado por el Tribunal Administrativo de Bolívar en auto de 6 de abril de 2010. 11. El 5 de septiembre de 2012, SUTRANSCOOP presentó alegatos de conclusión para que éstos sean considerados junto con los argumentos del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada el 16 de septiembre de 2011 por el Tribunal Administrativo de Bolívar. 12.

El 28 de enero de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda: 13. SUTRANSCOOP sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:   − SUTRANSCOOP, al momento de presentar la Declaración de Tránsito Aduanero Internacional DTAI9 0120, cumplió con todos los requisitos, dado que aportó el certificado de idoneidad C.I.–C0229-05, el Permiso de Prestación de Servicios PPS VE-0118-05, documentos exigidos ante el Ministerio de Transporte como entidad nacional competente de Colombia y Venezuela para poder realizar transporte internacional de mercancías por carretera. − Resulta ineludible cuestionar si la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, como responsable de la política aduanera de Colombia, puso de manera oportuna en conocimiento alguna medida que restrinja o limite el transporte internacional ante la Comunidad Andina, debido a que de no haberlo efectuado y proceder a restringir el mismo se estaría configurando por parte del Estado colombiano, un incumplimiento de los acuerdos internacionales firmados y ratificados por Colombia. − Las normas del tránsito aduanero comunitario tienen aplicación para el caso, toda vez que de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 3 de la Decisión 617, se establece el marco de aplicación de las disposiciones que rigen las GACETA OFICIAL 23/10/2015 29 de 41       operaciones de tránsito de mercancías, medios de transporte y unidades de carga que se rigen al amparo del régimen de tránsito aduanero comunitario. 4. − Se limitó de manera infundada la circulación de los medios de transporte y unidades de carga respectiva, soportando no solamente la empresa Cooperativa Suramericana de Transportes SUTRANSCOOP una serie de perjuicios de orden económico y jurídicos que no estaba obligada a sobrellevar, toda vez que al obtener la declaración de tránsito internacional, por parte de la DIAN de Cartagena, la operación cuestionada se le impartió un aval que no podía desconocerse posteriormente y, por tanto, se vulneró lo dispuesto en el artículo 8 de la Decisión 617. − Respecto al artículo 10 de la Decisión 617, se debe precisar que, dentro del ordenamiento jurídico comunitario, la mercancía cuestionada no se encuentra consagrada como mercancía prohibida para la importación y si bien en Colombia existe una restricción, el gobierno colombiano a la fecha no ha comunicado a la Comunidad Andina de la misma y, por tanto, no se puede aplicar una prohibición en Colombia de la cual la Comunidad Andina, desconoce su existencia. − Si se da a la mercancía el tratamiento de producto sensible, se puede autorizar la operación, toda vez que hasta donde es conocido Colombia, como País Miembro de la Comunidad Andina, a la fecha de la operación cuestionada, es decir, 28 de marzo de 2008, no ha registrado lista de productos sensibles, falencias sobre las cuales, no le asiste el deber jurídico al transportista de soportarlas. − La operación de régimen de tránsito aduanero internacional no es un aspecto discutido por la DIAN de Cartagena.

Por lo cual es pertinente entonces indicar que el marco normativo del régimen de tránsito aduanero internacional se ajusta a normas de carácter supranacional, según el contenido del concepto 208 de 2006 y, por tanto, no son aplicables normas de orden nacional como el Decreto 2685 de 1999. Además, según el artículo 390 del Decreto 2685 de 1999, las restricciones que se aplican para el caso objeto de controversia, sólo proceden para el transporte multimodal y el cabotaje y no para el tránsito comunitario. − No se debe confundir la naturaleza de la operación con la cual se ingresó la mercancía objeto de controversia, en razón a que la misma se introdujo a territorio aduanero nacional en el régimen de tránsito aduanero comunitario, el cual se rige por las Decisiones 399 y 617, disposiciones normativas que tienen prelación o alcance supranacional.

Por tanto, no podía la DIAN de Cartagena, proceder a aplicar una causal de aprehensión que solo tiene vigencia para el régimen de importación, y no para el régimen de tránsito aduanero comunitario, pues las normas son de carácter supranacional y éstas tienen prelación sobre las normas de carácter nacional. Argumentos de la contestación a la demanda: 14.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) contestó la demanda señalando lo siguiente: −   Resulta necesario enfatizar con respecto de la excepción de indebido agotamiento de la vía gubernativa por haberse presentado el Recurso de GACETA OFICIAL 23/10/2015 30 de 41       Reconsideración sin el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el artículo 518 del Decreto 2685 de 1999, por no haberse acreditado la personería de quien actuaba como representante legal y como apoderada de SUTRANSCOOP, por lo que no ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre las objeciones y los fundamentos de hecho y de derecho presentados por SUTRANSCOOP, por lo que la DIAN solicita un pronunciamiento inhibitorio. 5. − En la investigación que se siguió en contra de SUTRANSCOOP, se encontró probado que ésta última, en calidad de transportador de las mercancías, introdujo al territorio aduanero nacional, con el documento de transporte SMLU CAR 00209311 de 21 de marzo de 2011, manufacturas textiles, procedentes de Panamá, contraviniendo la prohibición contenida en la Resolución 7373 de 2007, que sólo permite el ingreso de este tipo de mercancías por la Administración de Aduanas de Barranquilla si es por vía marítima, razón por la cual se ordenó el decomiso de las mercancías aprehendidas, por lo que se deben denegar las pretensiones de la demanda, encontrándose demostrada la legalidad de los actos administrativos. − Las mercancías decomisadas eran calzado, textiles y confecciones que ingresaron al territorio aduanero nacional por la jurisdicción de la Administración de Aduanas de Cartagena el 21 de marzo de 2008, procedentes de la Zona Libre de Colón en Panamá. Por tanto, cumplían con todos los presupuestos para considerar que se encontraban dentro de la causal señalada en el numeral 1.2. del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999 para proceder a su aprehensión y decomiso, en tanto su ingreso se realizó por lugar no habilitado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. − El artículo 2 de la Resolución 7373 de 22 de junio de 2007, modificada por la Resolución 7637 de 28 de junio del mismo año, de la DIAN, no sólo se refería a la importación sino que incluía el ingreso de mercancías y era enfática al señalar que ello era posible de manera exclusiva únicamente por dos de los lugares habilitados y que precisamente por ello se excluía la autorización del régimen de tránsito aduanero.

La medida de control y restricción abarcaba el ingreso sin requerirse la importación de las mercancías y el régimen de tránsito no era posible por expresa disposición de acuerdo con lo señalado por la Resolución 7373 de 2007 de la DIAN, expedida como medida transitoria en el contexto de la lucha contra el contrabando. Sentencia de Primera Instancia 15.

La sentencia de primera instancia expedida por el Tribunal Administrativo de Bolívar declaró infundada la demanda al considerar que:   − La Decisión 617 sólo se aplica en los eventos en que la operación de tránsito aduanero comunitario inicia en el territorio de un País Miembro de la Comunidad Andina, es decir, que no cobija las operaciones de tránsito que inicien en un tercer país. − En el presente caso, se encuentra probado en la Resolución 001065 de 16 de junio de 2008 que la operación de tránsito aduanero que es objeto de la presente litis inició en la República de Panamá, país que nunca ha sido parte de la Comunidad Andina, por lo que el mencionado régimen de tránsito GACETA OFICIAL 23/10/2015 31 de 41       aduanero internacional no estaba amparado por las normas de derecho comunitario invocadas por la parte actora como violadas. − 6.

En este orden de ideas, la normativa aplicable era la del derecho interno colombiano, particularmente lo estipulado en el parágrafo transitorio del artículo segundo de la Resolución 7373 de 2007 que establece que las mercancías que provengan de la República de Panamá vía marítima sólo pueden ingresar al territorio aduanero nacional por la ciudad de Barranquilla, de tal forma que si se ingresan dichas mercancías por un territorio diferente incurren en los supuestos de hechos contemplados en el numeral 1.2 del artículo 502 del Decreto 2685 y en los artículos 41 y 90 del Decreto 2685 de 1999, facultando, por consiguiente, a la DIAN para que ordene la aprehensión y decomiso de las mismas.

Argumentos del recurso de apelación: 16. SUTRANSCOOP presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda y agregando los siguientes argumentos:   − La sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal Administrativo de Bolívar no es congruente, en razón a que una de ellas estaba orientada a solicitar la nulidad del Acto Administrativo de la Resolución 006-072-20080177-001789 de 23 de septiembre de 2008, frente a lo cual el Tribunal consideró en su sentencia que estuvo mal rechazado el recurso de reconsideración interpuesto por la representante de SUTRANSCOOP ya que la condición de apoderada de dicha sociedad le había sido reconocida previamente por la DIAN.

El Tribunal Administrativo de Bolívar, consideró que no se le podía exigir la presentación de un nuevo poder, situación que atentó contra el derecho al debido proceso de la mencionada empresa. Frente a dicha consideración, se debió declarar la prosperidad del cargo y, en consecuencia, declarar la nulidad de los actos administrativos demandados y, por consiguiente, proceder a declarar el restablecimiento del derecho, aspecto que no se perfeccionó. Por lo tanto, no le asiste razón al Tribunal al afirmar que la presunción de legalidad con la que cuentan los actos administrativos demandados no fue desvirtuada pues en el fallo se acepta que se vulneró el derecho del debido proceso al rechazar injustificadamente el recurso de reconsideración. − La causal de aprehensión y posterior decomiso se centran en el numeral 1.2 del artículo 502 de Decreto 2685 de 1999, sobre ésta se tiene que resaltar que no era aplicable para el caso que nos ocupa, en razón a que ésta se aplica únicamente para el régimen de importación y la mercancía decomisada veía en régimen de tránsito aduanero internacional (comunitario).

La mercancía decomisada misma se introdujo a territorio aduanero nacional, en el régimen de tránsito aduanero comunitario, el cual se rige por las Decisiones 399 y 617, disposiciones normativas que tienen prelación o alcance supranacional. Por tanto, la DIAN de Cartagena no podía aplicar una causal de aprehensión que únicamente rige para el régimen de importación y no para el de tránsito aduanero comunitario, pues las normas son de carácter especial por ser de orden supranacional y éstas tienen prelación sobre las normas de carácter nacional.

GACETA OFICIAL 23/10/2015 32 de 41       − El régimen de tránsito aduanero internacional, según el artículo 370 del Decreto 2685 de 1999 tiene un carácter jurídico especial de orden supranacional como son las decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena o las normas que lo sustituyan modifiquen o adicionen. Dicho aspecto es ratificado por la Subdirección de Gestión de Comercio Exterior de la Unidad Administrativa Especial DIAN, según respuesta emitida mediante oficio 334 de 25 de marzo de 2009, folios 256 y 257, en la que especifica que el marco para el régimen de tránsito aduanero internacional se rige por las Decisiones de la Comunidad Andina.

A. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 1. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 14, 17, 19, 22 y 169 de la Decisión 399 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de los artículos 3, 7 numerales 2.1 y 2.2, 8, 10 y 19 de la Decisión 617 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2. Del análisis de los antecedentes, se advierte que procede la interpretación prejudicial de los artículos 3, 7, 8 y 19 de la Decisión 617; y, de oficio, del artículo 1 de la norma en mención1.                                                                                                                         1 Decisión 617: Artículo 1.- Para los efectos de la presente Decisión se entiende por: Aduana de Destino: La aduana de un País Miembro donde termina una operación de tránsito aduanero internacional.

Aduana de Partida: La aduana de un País Miembro donde comienza una operación de tránsito aduanero internacional. Aduana de Paso de Frontera: Toda aduana de un País Miembro ubicada en una de sus fronteras, que no siendo ni la de partida ni la de destino, interviene en el control de una operación de tránsito aduanero internacional. Control Aduanero: El conjunto de medidas adoptadas por una aduana para asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos que ésta está en obligación de aplicar.

(…) Mercancía: Todo bien susceptible de ser transportado y sujeto a regímenes aduaneros. (…) Artículo 3.- Las disposiciones de la presente Decisión regirán para las operaciones de tránsito de mercancías, medios de transporte y unidades de carga que utilizando uno o más modos de transporte, se realicen al amparo del régimen de Tránsito Aduanero Comunitario: a) Desde una aduana de partida de un País Miembro hasta una aduana de destino de otro País Miembro; b) Desde una aduana de partida de un País Miembro con destino a un tercer país, en tránsito por uno o más Países Miembros distintos del de la aduana de partida; c) Desde una aduana de partida hasta una aduana de destino ubicadas en el mismo País Miembro, siempre que se transite por el territorio de otro País Miembro;

El régimen de tránsito aduanero comunitario podrá aplicarse a los tránsitos de mercancías, medios de transporte y unidades de carga que utilicen el territorio aduanero de un país tercero cuando: a) esté prevista esta posibilidad en un acuerdo bilateral o multilateral suscrito por las partes; y b) el paso a través del tercer país se efectúe al amparo de un documento de transporte expedido en el territorio aduanero comunitario Artículo 7.- Los Países Miembros, con arreglo a los procedimientos establecidos en la presente Decisión, permitirán la circulación al amparo del régimen de tránsito aduanero comunitario de: (…) 2.

Mercancías No Comunitarias 2.1 Desde una aduana de partida de un País Miembro hasta una aduana de destino de otro País Miembro, en tránsito por uno o más Países Miembros distintos del País Miembro de partida. GACETA OFICIAL 23/10/2015 33 de 41       B. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Principio del Complemento Indispensable. 2. Ámbito de aplicación del régimen de tránsito aduanero comunitario.

Operaciones de Tránsito Aduanero Comunitario (Decisión 617). 3. Conceptos de Aduana de partida, de paso de frontera y de destino. 4. Conceptos de mercancías comunitarias y mercancías no comunitarias. 5. Requisitos y formalidades para la aceptación del régimen de tránsito aduanero comunitario en la aduana de partida que culmina con el envío del “Aviso de Partida” a las aduanas de paso de frontera y de destino. C. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR 1.

Principio del Complemento Indispensable. 17. La demandante afirma que la mercancía en cuestión no se encuentra catalogada como mercancía prohibida para la importación. Si bien en Colombia existe una restricción para el ingreso de mercancías textiles por la Aduana de Cartagena, ésta no ha sido comunicada a la Comunidad Andina y por tanto no se puede aplicar tal prohibición. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales al respecto afirma que correspondía el decomiso y aprehensión de la mercancía puesto que se realizó por un ingreso no autorizado de mercancías. 18.

Sobre dicha afirmación, debe hacerse mención al artículo 10 de la Decisión 617, mediante el cual se prohíbe el tránsito de mercancía no autorizada. De igual modo, en lo que respecta a la mercancía no autorizada en el país de tránsito pero sí en el de partida y destino, éste está facultado para permitir el tránsito de la mercancía como producto sensible. 19.

En ese sentido, atendiendo a que la mercancía que se ha incautado no resulta prohibida en Colombia, sino que el acceso de la misma se dio por una Aduana no autorizada por la autoridad nacional, el artículo en mención no resulta aplicable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2.2 Desde una aduana de partida de un País Miembro con destino a un tercer país, en tránsito por uno o más Países Miembros distintos del País Miembro de partida.

(…) Artículo 8.- Las Aduanas de los Países Miembros permitirán la libre circulación de los medios de transporte y unidades de carga, con arreglo a las disposiciones establecidas en el ordenamiento jurídico comunitario y los Convenios Internacionales y Convenios Bilaterales de transporte suscritos por los Países Miembros que sean compatibles con el primero. Artículo 19.- En caso que el transporte se inicie en un tercer país, la aduana de entrada al territorio aduanero comunitario actuará como aduana de partida y aplicará el procedimiento dispuesto en el presente Capítulo.

GACETA OFICIAL 23/10/2015 34 de 41       Máxime si, del argumento de la demandada se advierte que de acuerdo con la normativa nacional el ingreso de mercancías de rubro textil tienen que ser ingresadas por la Aduana Marítima de Barranquilla y no por la de Cartagena como sucedió. 20. De lo expuesto, se colige que no existe norma comunitaria referida a la restricción o catalogación de las Aduanas en Colombia.

En ese sentido, el Tribunal en el Proceso 154-IP-2013 ha emitido pronunciamiento respecto del principio de complemento indispensable. En la normativa comunitaria se consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”2, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquélla no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

El Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado que “la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del ‘complemento indispensable’ para medir hasta dónde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser ‘estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen’ (…) advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria.

De esta manera, ‘la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior o posterior a la norma integracionista’. En este marco, ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que se configurara entre el Derecho comunitario y las normas de derecho internacional.

Asimismo, el Tribunal, sobre el tema, ha expresado que “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas”. (Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 177 de 20 de abril de 1995).

Es decir, los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

No obstante lo anterior, cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por                                                                                                                         2   Pablo Navarro, Carlos Alchourrón, George Henrik Von Wright, entre otros, se refieren a las Normas de clausura.

Pablo Navarro advierte, acerca de estas normas, que éstas “tienen por función completar un determinado sistema normativo y, en ese sentido, su impacto principal es el ámbito de las lagunas de los sistemas normativos”. “NORMAS PERMISIVAS Y CLAUSURA DE LOS SISTEMAS NORMATIVOS”. Disponible en Internet: http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=iAxcO%2FcGINQ%3D&tabid=9724&language= ca-ES.

GACETA OFICIAL 23/10/2015 35 de 41       aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que éstas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el Derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria. 21.

La Sala consultante deberá establecer si la restricción de ingreso de mercancías textiles exclusivamente por la Aduana de Barranquilla resulta contradictoria con lo previsto en el artículo 4 de la Decisión 617 o si resulta complementaria a los lineamientos dictados por ésta.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE TRÁNSITO ADUANERO COMUNITARIO. OPERACIONES DE TRÁNSITO ADUANERO COMUNITARIO (DECISIÓN 617). 22. El demandante afirma que las normas de tránsito aduanero comunitario tienen aplicación para el caso, toda vez que de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 3 de la Decisión 617, se establece el marco de aplicación de las disposiciones que rigen las operaciones de tránsito de mercancías, medios de transporte y unidades de carga que se rigen al amparo del régimen de tránsito aduanero comunitario. 23.

El Tribunal ha consolidado como principio fundamental del Derecho comunitario andino el de la “Supremacía del Derecho Comunitario Andino”, basándose en los principios de “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”. 24.

En razón a ello, en el Proceso 1-IP-2008 ha hecho un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino y ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho comunitario y las normas de Derecho internacional, también prevalece el Derecho comunitario andino. Un punto fundamental al analizar el principio de Supremacía del Derecho comunitario andino es el principio de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”, que no es otra cosa que el desarrollo del principio de supremacía y que consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, es decir, unido a que dicho sistema jurídico se presenta como un todo coherente y dotado de unidad, contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, sin resultar de ningún otro ordenamiento jurídico.

El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente: “En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de   GACETA OFICIAL 23/10/2015 36 de 41       su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países.

En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales.” (Proceso 01-AI-2001.

Sentencia del 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial 818, de 23 de julio de 2002). Sin embargo, el Tribunal ratifica que la potestad de las autoridades nacionales de los Países Miembros, de regular a través de normas internas o mediante la celebración de tratados internacionales, los asuntos sobre Transporte Internacional de Mercancías no comprendidos en la norma comunitaria andina, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

En todo caso, la norma interna o internacional que se aplique deberá ser compatible con la comunitaria. 25. El artículo 9 de la Decisión 617, autoriza a los medios de transporte y carga a circular por vías y cruces o pasos de frontera habilitados de conformidad con la norma comunitaria y subsidiariamente por las que determinen las autoridades nacionales.

En efecto, estas normas no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el Derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria. 26.

Ante ello, la Sala consultante deberá establecer si la norma dispuesta por la Autoridad Nacional de restringir el acceso de mercancías textiles sólo a la Aduana de Barranquilla es una norma nacional que se ajusta a los parámetros vertidos a lo largo de la presente interpretación.

3. CONCEPTOS DE ADUANA DE PARTIDA, DE PASO DE FRONTERA Y DE DESTINO. 27. De los antecedentes del caso, se advierte que el hecho generador es una operación de tránsito internacional que realizaba la empresa colombiana SUTRANSCOOP que tiene como punto de partida Panamá y como destino la ciudad de Maracaibo en Venezuela. En razón a ello debe tomarse en cuenta que la Operación de Tránsito Aduanero Comunitario se encuentra definida en el glosario de términos de la Decisión 617 como: 28.

“Es el transporte de mercancías, medios de transporte y unidades de carga, que se realiza en el territorio aduanero comunitario desde una aduana de partida hasta una aduana de destino en una misma operación, en el curso de la cual se cruzan una o varias fronteras de los Países Miembros, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas en la presente Decisión, así como a las demás normas comunitarias y nacionales complementarias o conexas”.

De igual modo, el glosario de términos de la Decisión 617 contiene la clasificación de los tipos de Aduanas empleadas para tal operación al amparo de la norma de Tránsito Aduanero Comunitario: GACETA OFICIAL 23/10/2015 37 de 41       − − − Aduana de Partida: La aduana de un País Miembro donde comienza una operación de tránsito aduanero comunitario.

Aduana de Paso de Frontera: La aduana de un País Miembro, ubicada en una de sus fronteras, que interviene en el trámite de una operación de tránsito aduanero comunitario por la cual las mercancías cruzan con motivo de tal operación. Aduana de Destino: La aduana de un País Miembro donde termina una operación de tránsito aduanero comunitario.

De modo que según lo expuesto, se afirma que la norma andina contempla tres estadios pasivos de control aduanero de dicha operación de tránsito comunitario. Aduana de Partida 29. Sin embargo, para el caso que es materia de análisis, de conformidad con el artículo 7 literal c) de la Decisión 399, el tráfico para el transporte internacional de mercancías por carretera tiene como punto de inicio un tercer país y como destino a un País Miembro.

Por lo que, al tránsito por uno o más Países Miembros distintos del país donde termina el transporte, sólo serán aplicables las disposiciones de tal Decisión como sus normas complementarias, durante el recorrido por los Países Miembros. Para el caso particular, desde la entrada de las mercancías a la Aduana de Cartagena. Aduana de paso de frontera 30.

Las aduanas de paso de frontera – de acuerdo con los artículos 17 y 23 de la Decisión 617- están facultadas a verificar las marcas de identificación aduanera, códigos y estado de los precintos aduaneros y asegurarse que la unidad de carga y el medio de transporte no tengan señales de haber sido forzados o violados, dejando constancia de la revisión realizada sobre la declaración aduanera.

Sólo en caso de sospecha de irregularidades aduaneras se podrá realizar la verificación física de mercancías dejando la constancia correspondiente. 31. La normativa andina establece que las autoridades de Aduana de paso de frontera deberán remitir un “Aviso de Paso de Frontera” a las aduanas de partida y de destino, tan pronto como haya concluido su revisión. El aviso de paso de frontera deberá incluir las incidencias que hayan podido producirse y estén recogidas en el ejemplar correspondiente de la declaración aduanera que la Decisión sobre el Documento Único Aduanero (DUA) adopte.

Aduana de destino 32. Terminada la operación de tránsito aduanero la Aduana de destino dejará constancia en la declaración aduanera de las actuaciones practicadas y enviará en forma inmediata el “Aviso de fin de tránsito” a las aduanas de partida, de garantía y las aduanas de paso de frontera. 33. De modo que, de acuerdo con los antecedentes del caso, la Sala consultante deberá considerar que sólo resultan aplicables las disposiciones de la norma andina a la operación de tránsito comunitario correspondiente al recorrido realizado por el territorio de los Países Miembros y no necesariamente respecto de la Aduana de Partida.

En el caso materia de análisis, el inicio de la operación de tránsito comunitario se dio en un Tercer país (Panamá), siendo la Aduana de partida para nuestro cuerpo normativo la Aduana de Cartagena. GACETA OFICIAL 23/10/2015 38 de 41

4. CONCEPTOS DE COMUNITARIAS MERCANCÍAS COMUNITARIAS Y MERCANCÍAS NO 34. En el caso expuesto, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales contestó la demanda afirmando que se ha probado que las mercancías transportadas por SUTRANSCOOP e introducidas mediante documento SMLU CAR 002 09311 eran manufacturas textiles procedentes de Panamá, lo cual contraviene la prohibición contenida en la Resolución 7373 de 2007, que sólo permite el acceso de dichas mercancías por la Aduana de Barranquilla. 35.

El glosario de términos de la Decisión 617 define la carga o mercancía como a todos los bienes susceptibles de ser clasificados por la NANDINA y que se encuentran sujetos a control aduanero. Dicha norma contiene además una clasificación de los tipos de mercancías que transitan al amparo de la norma de Tránsito Aduanero Comunitario, como sigue: Mercancías Comunitarias a. b. Las mercancías obtenidas, elaboradas, transformadas o producidas en el territorio aduanero comunitario y que cumplen con las normas de origen establecidas en la Comunidad Andina; y Las mercancías importadas para el consumo y en libre circulación en el territorio aduanero comunitario.

Mercancías No Comunitarias a. b. Las mercancías que no cumplen los requisitos para ser consideradas como mercancías comunitarias. Las mercancías que pierdan su condición de comunitarias al ser exportadas a titulo definitivo fuera del territorio aduanero comunitario. 36. La clasificación antes reseñada surge del origen de los productos sujetos a control aduanero con énfasis en el origen de los mismos y que están contempladas por las normas establecidas por la Comunidad Andina.

Cabe precisar que, aún con dicha clasificación, el artículo 10 de la Decisión 617 refiere que no podrán ser objeto de tránsito aduanero comunitario las mercancías cuya importación esté prohibida expresamente en el ordenamiento jurídico comunitario; o cuya prohibición por razones de moralidad, seguridad o protección de la vida y salud de personas, plantas o animales u otros, esté contemplada en éste; y, las mercancías consideradas como productos sensibles de acuerdo con lo establecido mediante Resolución de la Secretaría General.

Asimismo no serán objeto de tránsito aduanero comunitario las mercancías cuya importación esté prohibida expresamente en Tratados y Convenios Internacionales o en las legislaciones de los Países Miembros compatibles con el ordenamiento jurídico comunitario. 37. Por lo que, en lo relativo al caso, la Sala Consultante deberá considerar si la mercancía ingresada por la Aduana de Cartagena al territorio de la Comunidad Andina tenía calidad de comunitaria o de no comunitaria. 5.

REQUISITOS Y FORMALIDADES PARA LA ACEPTACIÓN DEL RÉGIMEN DE TRÁNSITO ADUANERO COMUNITARIO EN LA ADUANA DE PARTIDA QUE CULMINA CON EL ENVÍO DEL “AVISO DE PARTIDA” A LAS ADUANAS DE PASO DE FRONTERA Y DE DESTINO. GACETA OFICIAL 23/10/2015 39 de 41       38. El caso que es materia de análisis es una operación de transporte de mercancías que se inicia en un tercer país –Panamá-, prosiguiendo por vía terrestre por la ciudad de Cartagena – Colombia con destino a la ciudad de Maracaibo – Venezuela. 39.

Habiendo previamente expuesto cuáles son etapas del tránsito aduanero; en el presente caso de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Decisión 617, deberá entenderse como aduana de partida la ubicada en Cartagena – Colombia, donde se realizó la aprehensión de la mercancía transportada, puesto que fue en este lugar donde se realizó el ingreso a un País Miembro. 40.

La Decisión 617 en su artículo 17 establece como requisitos y formalidades: a. b. c. d. e. f. g. Verificar si las mercancías son o no de origen comunitario de conformidad con la documentación y declaración aduanera recibida; Establecer las rutas y los plazos dentro de los cuales deberán ser presentadas en la aduana de paso de frontera y de destino;

Determinar las aduanas de paso de frontera y la aduana de destino final; Someterse a verificación de carga y medios de transporte de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión y en la Decisión 574 sobre Control Aduanero, sus modificatorias o ampliatorias y demás normas que la modifiquen, complementen o sustituyan; Someterse al precintado o establecimiento de marcas de identificación aduanera u otras medidas de control;

Presentación de los documentos anexos establecidos en el artículo 12 de la presente Decisión; y Otros requisitos y formalidades de acuerdo con las características de la operación de tránsito aduanero comunitario, del medio de transporte, unidad de carga y la mercancía transportada, previstas en disposiciones comunitarias. 41. Una vez verificado la concurrencia de los requisitos del régimen de tránsito aduanero previstos en el artículo 17 antes expuesto, la aduana de partida conservará el ejemplar a ella destinado y devolverá los otros ejemplares al Transportista o al Obligado Principal, procediendo a notificar en forma inmediata la operación de tránsito aduanero comunitario que se ha iniciado, mediante el envío del “Aviso de Partida” a las aduanas de paso de frontera y de destino. 42.

En el presente caso, la Sala Consultante deberá tomar en cuenta que los requisitos que han sido expuestos corresponden a la Aduana de Partida; sin embargo, al ser la Aduana de Partida un tercer país, por mandato del artículo 19 de la Decisión 617, se considerará “Aduana de partida” a la Aduana de entrada al territorio aduanero – Aduana de Cartagena- donde deberán verificarse todos los requisitos para la operación de tránsito aduanero que se han venido exponiendo.

EL TRIBUNAL DE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE El principio de preeminencia de la norma comunitaria, según lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al derivar de la aplicación directa, comporta la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo, con total primacía sobre una norma de derecho nacional o interno. En caso de presentarse conflicto entre una norma comunitaria y otra nacional GACETA OFICIAL 23/10/2015 40 de 41       deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno. Los órganos jurisdiccionales nacionales están llamados a hacer respetar en su territorio el cabal cumplimiento de este principio, que resulta indispensable para cumplir los fines de la integración. En consecuencia, la norma andina no deroga la norma nacional o internacional contraria, sino que sólo la inaplica.

No obstante lo anterior, cuando la norma comunitaria deja a la discreción de los Países Miembros la implementación o el desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que éstas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el Derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados o de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria SEGUNDO: La Sala Consultante deberá establecer si la norma dispuesta por la Autoridad Nacional de restringir el acceso de mercancías textiles sólo a la Aduana de Barranquilla es una norma restrictiva contraria a las normas comunitarias y si es necesaria su inaplicación al caso concreto.

TERCERO: La Sala Consultante deberá considerar que sólo resultan aplicables las disposiciones de la norma andina a la operación de tránsito comunitario correspondiente al recorrido realizado por territorio de los Países Miembros y no necesariamente respecto de la Aduana de Partida. En el caso materia de análisis, el inicio de la operación de tránsito comunitario se dio en un tercer país (Panamá), siendo la Aduana de partida para nuestro cuerpo normativo la Aduana de Cartagena.

CUARTO: La Sala Consultante deberá considerar si la mercancía ingresada por la Aduana de Cartagena al territorio de la Comunidad Andina tenía calidad de comunitaria o de no comunitaria.

QUINTO: En el presente caso, la Sala Consultante deberá tomar en cuenta que los requisitos que han sido expuestos corresponden a la Aduana de Partida; sin embargo, al ser la Aduana de Partida un tercer país, por mandato del artículo 19 de la Decisión 617, se considerará “Aduana de partida” a la Aduana de entrada al territorio aduanero. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. GACETA OFICIAL 23/10/2015 41 de 41       Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú