TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 95-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y, de oficio del artículo 147 último párrafo de la misma normativa andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado de la República de Colombia.
Demandante: SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA. Parte contraria: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Marca: “PRIME” (mixta). Expediente Interno: 2006-00226 Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve (9) días del mes de septiembre del año dos mil quince.
VISTOS: El Oficio 241 de 3 de febrero de 2015, recibido por este Tribunal vía correo electrónico el 4 de febrero de 2015, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2006-00226. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 19 de agosto de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.
A.
ANTECEDENTES. Partes Demandante: SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA. Parte contraria: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: PINTURAS PRIME S.A. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: El 21 de julio de 2003, la sociedad PINTURAS PRIME S.A. solicitó el registro de la marca PRIME (mixta) para identificar productos en la Clase 9 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 532, no se presentaron oposiciones. El 23 de junio de 2004, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 13457 denegó de oficio el registro de la marca PRIME (mixta) solicitada en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad PINTURAS PRIME S.A., en razón de la existencia de la marca PRIMA (denominativa) para la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada a nombre de Canon Kabushiki Kaisha.
El 23 de julio de 2004, la sociedad PINTURAS PRIME S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El 30 de agosto de 2004, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución 21438, mediante la cual resolvió el recurso de reposición formulado, revocando la Resolución 13457 de 23 de junio de 2004 y concediendo el registro de la marca PRIME (mixta) a favor de Pinturas Prime S.A. El 5 de septiembre de 2006, la sociedad SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA. presentó acción de nulidad, sobre la base de la marca PRIME (mixta) para productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, signo en trámite de transferencia a su nombre.
El 6 de diciembre de 2006, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia admitió la reforma de la demanda presentada por la sociedad SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA. Mediante providencia de 1 de noviembre de 2013, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos contenidos en la acción de nulidad. La sociedad SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Menciona que la marca registrada no cumple con el requisito de distintividad extrínseca, entendida esta como la actitud del signo para ser registrado, debido a que existe una marca con mejor derecho denominada PRIME (denominativa) que hace que los signos en conflicto se confundan dadas las similitudes que se presentan entre los mismos en cuanto que son idénticos desde el punto de vista fonético, ortográfico y conceptual.
Manifiesta que los signos comparados son confundibles, ya que amparan productos idénticos y similares, y lo cual se desprende de la simple enumeración de los mismos, ya que la marca PRIME (denominativa) solicitada en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza y a su vez la marca PRIME (mixta) solicitada en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, debido a la conexión competitiva por obedecer a la misma finalidad y distribuirse en los mismos mercados, los hace confundibles.
Afirma que la Superintendencia de Industria y Comercio, desconoció las normas aplicables al otorgar una marca posterior en el tiempo a una marca solicitada con anterioridad y con la cual es confundible, al no respetar el orden en que se deben fallar los procesos y no tener en cuenta las normas de registrabilidad, no se ha aplicado el debido proceso y no se protege plenamente la Propiedad Intelectual.
Argumentos de la contestación a la acción de nulidad. La Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Alega que con la expedición de la Resolución 21438 de 30 de agosto de 2004 emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio, no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina puesto que se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia de marcas.
Menciona que se establecen tres requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca: la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. En consecuencia, corresponde a esa Honorable Corporación decidir sobre la legalidad del acto administrativo emitido por esta Superintendencia, que es materia de debate dentro del presente proceso.
Argumentos de la contestación a la acción de nulidad. Después de la correspondiente revisión del expediente no se desprende ninguna contestación a la acción de nulidad por parte del tercero interesado. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b), 136, 150 y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Se interpretarán los artículos solicitados, con excepción de los artículos 134, 135 literal b) y 154 por no ser aplicables al caso. Se limitará la interpretación de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486. De oficio se interpretará el artículo 147 último párrafo de la Decisión 486. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos: riesgo de confusión y de asociación, similitud ortográfica, fonética e ideológica, reglas para efectuar el cotejo de signos. Cotejo entre marcas mixtas y denominativas.
Examen de registrabilidad por parte de la oficina nacional competente. El derecho de prioridad, sus efectos y el examen integral. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS: RIESGO DE CONFUSIÓN Y DE ASOCIACIÓN, SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA, REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO DE SIGNOS. En contra del registro del signo PRIME (mixta) la sociedad SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA. presentó acción de nulidad, sobre la base de su marca PRIME (denominativa) solicitada con anterioridad, por lo que se analizará la irregistrabilidad de una marca por riesgo de confusión. La identidad y la semejanza Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.
Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.
Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base del conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
Riesgo de confusión. Confusión directa e indirecta. Riesgo de asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.
Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.
El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.
El riesgo de asociación, por su parte, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada así como el de los consumidores.
Dicha prohibición contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y tiene como efecto que el consumidor no se vea expuesto a incurrir en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. Conforme lo anotado, la oficina nacional competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores.
De la conclusión a que se arribe dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética.
Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.
Reglas para realizar el cotejo de signos. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto.
Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase.
Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.
Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.
La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. El juez consultante tendrá en cuenta lo establecido en esta interpretación prejudicial acerca de la confusión que pudiera existir entre los signos en conflicto.
COTEJO ENTRE MARCAS MIXTAS Y DENOMINATIVAS. En el proceso interno se concedió el registró de la marca PRIME (mixta) a nombre de PINTURAS PRIME S.A. y la sociedad SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA. planteó nulidad sobre su marca PRIME (denominativa) por lo que nos referiremos a la comparación que deberá efectuarse entre signos mixtos y denominativos.
Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, aplicables al presente caso, y que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. No. 1185 de 12 de abril de 2005: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.
El Juez Consultante, al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.
En consecuencia, si en el signo comparado predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y expresadas en la presente interpretación prejudicial; y, si por otro lado, en el mismo predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos PRIME mixto y denominativo. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD POR PARTE DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE. EL DERECHO DE PRIORIDAD, SUS EFECTOS Y EL EXAMEN INTEGRAL. En consideración a que si bien no se presentó oposición por parte del titular de la marca PRIME (mixta) en contra del signo solicitado PRIME (mixto) y con posterioridad a su concesión solicitó la nulidad del signo, es preciso referirse al examen de registrabilidad al que está obligado.
Dentro del Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: “Por otro lado, el artículo 150 de la Decisión 486 determina que: Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.
Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.
En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. 52. Al respecto, este Tribunal ha manifestado: “La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros de marcas”. 53.
Asimismo, el examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en el artículo 150 de la misma Decisión, debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión en estudio. 54.
De la misma forma, será la Oficina Nacional Competente, la que en definitiva decida sobre las oposiciones formuladas, en el caso de que hayan sido presentadas, y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.
La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. 55. Asimismo, en anteriores providencias, el Tribunal ha establecido ciertas características aplicables al examen de registrabilidad, a saber: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: 1.
El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.
En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. 56.
Otra de las características del examen de registrabilidad es su autonomía tanto en relación con las decisiones expedidas por otras Oficinas de Registro de Marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina. El derecho de prioridad, sus efectos y el examen integral. 57. Resulta importante interpretar el tema del derecho de prioridad, en virtud de que la Oficina debió hacer un examen integral de la marca PRIME (mixta) para la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por PINTURAS PRIME S.A. y establecer que existía una solicitud previa de la marca PRIME (denominativa) para productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza solicitada a favor de PRIMELECTRICA LTD. la cual luego fue transferida a SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA. 58.
El Tribunal se basará en la interpretación prejudicial recaída en el proceso 25-IP-2010, marca “HAT IN LIFE. SIMBOLO” (mixta), interpretación prejudicial de 17 de marzo de 2010: “Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes simultáneas o en la presentación de oposiciones, la doctrina y las normas comunitarias, han desarrollado la institución de la “prioridad”, que no se traduce sino en conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio primero en el tiempo, mejor en derecho (Prior tempore, potior iure).
Así, quien presente una solicitud posterior de registro de marca, que sea idéntica o similar a aquella para los mismos productos o servicios o para productos o servicios que puedan causar confusión en el público consumidor, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante, quien puede presentar oposiciones contra la solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere.
Se advierte, que el derecho de prioridad interna o territorial no concede el derecho exclusivo sobre la marca, ni el derecho a que inexorablemente la marca sea concedida al solicitante. Simplemente, como se afirmó, en caso de conflicto entre dos o más solicitudes en relación con signos idénticos o similares para productos o servicios de una misma clase, se dará prevalencia en cuanto al trámite de registro a la presentada en primer lugar, todo esto bajo el entendido de que éstas se hayan presentado en el mismo País Miembro.
Si se llegara a conceder registros por solicitudes allegadas con posterioridad, se caería en un desorden tal que conduciría a que la administración actuara por conveniencia y en contravía de derechos de terceros de buena fe”. 59. El artículo 147 de la Decisión 486 en su último párrafo manifiesta que: “La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido.
En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente”. 60. Si bien en el caso en análisis, la empresa PRIMELECTRICA CIA. LTDA., quien posteriormente transfirió el signo PRIME (denominativo) a favor SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA. no presentó oposición en contra de la solicitud del signo PRIME (mixto), la Oficina nacional estaba en la obligación de suspender la solicitud de registro de la segunda solicitud, mientras se emitía un pronunciamiento de la primera. 61.
El Juez consultante al resolver el caso concreto deberá aplicar el derecho de prioridad en la marca solicitada con anterioridad para efectos de la aplicación del principio de “primero en el tiempo primero en el derecho”, el cual se medirá en relación a la fecha de presentación de la solicitud de registro del signo materia de nulidad, realizando un examen integral respecto de los signos solicitados y registrados con anterioridad a la solicitud de la marca en análisis, así como de eventuales causales de irregistrabilidad absolutas en las cuales pueda incurrir el signo. Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea irregistrable.
Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
La confusión indirecta está caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.
SEGUNDO: El Juez Consultante, al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos debe identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores.
TERCERO: La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en una resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.
Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de marcas tiene las siguientes características: - Debe ser de oficio. - Debe ser integral. - Debe plasmarse en una resolución debidamente motivada. - Debe ser autónomo. Si bien en el caso en análisis, la empresa PRIMELECTRICA CIA. LTDA., quien posteriormente transfirió el signo PRIME (denominativo) a favor SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA. no presentó oposición en contra de la solicitud del signo PRIME (mixto), la Oficina nacional estaba en la obligación de suspender la solicitud de registro de la segunda solicitud, mientras se emitía un pronunciamiento de la primera.
De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 95-IP-2015