Año XXXII – Número 2633 Lima, 23 de noviembre de 2015 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 134-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 134 literales b) y e) de la misma normativa.

Órgano nacional consultante: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Apelante: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Parte contraria: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI.

Asunto: Marca: “FIGURATIVA”. Expediente Interno: 03050-2012-01801-JR-CA-05 PROCESO 70-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y, de oficio el artículo 134 de la misma norma comunitaria. Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Apelante: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA.

Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPI- DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Marca: “ZERO EMISSION” y logotipo (mixta). Expediente Interno: 05652-2011-0-1801-JR-CA-01 PROCESO 195-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal d) y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Marca: W (mixta).

Demandante: STARWOOD HOTELS RESORTS WORLDWIDE INC. Proceso interno: 573-2012-0-1801-JR-CA-07 Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 23/11/2015 2 de 37 PROCESO 134-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 134 literales b) y e) de la misma normativa.

Órgano nacional consultante: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Apelante: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Parte contraria: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual INDECOPI.

Asunto: Marca: “FIGURATIVA”. Expediente Interno: 03050-2012-0-1801JR-CA-05. Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro (4) días del mes de marzo del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 3050-2012-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 3 de septiembre de 2014, recibido vía correo electrónico por este Tribunal el 4 de septiembre de 2014, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, por el cual presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 03050-2012-0-1801-JR-CA-05.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 3 de diciembre de 2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.

ANTECEDENTES. Partes: Apelante: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Tercero Interesado: BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1.

El 2 de marzo de 2010, la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., solicitó el registro de la marca figurativa de producto constituida por un círculo que contiene a su vez otras figuras circulares en combinación y distribución de los colores rojo, negro, gris, blanco y dorado, en distintas tonalidades para distinguir: cigarrillos; tabaco; productos de tabaco; encendedores; fósforos; artículos para fumadores, de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

GACETA OFICIAL 23/11/2015 3 de 37 2. Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial El Peruano, con fecha 29 de abril de 2010, la empresa PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., formuló oposición, soportando su legítimo interés en ser competidora directa de la empresa solicitante, argumentando que el signo solicitado carece de aptitud distintiva al tratarse de una simple figura geométrica sin características propias. 3.

El 1 de junio de 2010, BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC, da contestación a la oposición, sosteniendo que su signo no constituye una simple figura geométrica, sino que cuenta con una serie de singularidades que lo hacen particular e identificable con sus productos y origen empresarial. 4. El 22 de julio de 2010 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. responde a lo señalado por BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) en su escrito de 01 de junio de 2010. 5.

El 25 de agosto de 2010, BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) absuelve lo señalado por PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. en su escrito de 22 de julio de 2010. 6. Mediante Resolución 134-2011/CSD-INDECOPI de 21 de enero de 2011, la Comisión de Signos Distintivos resolvió declarar infundada la oposición y otorgó el registro del signo solicitado por considerar que el signo en su conjunto cuenta con la distintividad suficiente toda vez que está dotado de los atributos necesarios para ser el medio por el cual se diferencien los productos que desea distinguir de los demás que se ofrecen en el mercado, por tal razón no se encuentra en la prohibición de registro contenida en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486. 7.

El 10 de febrero de 2011, la empresa PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución antes citada. 8. El 4 de mayo de 2011, BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., contestó el recurso de apelación planteado por PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 9. Con Resolución 0414-2012/TPI-INDECOPI de 9 de marzo de 2010, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, resolvió confirmar la Resolución 134-2011/CSD-INDECOPI de 21 de enero de 2011 que otorgó el registro de la marca figurativa de producto, solicitada por BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. 10.

El 16 de mayo de 2012, PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., presenta ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de la Resolución No. 0414-2012/TPI-INDECOPI de 09 de marzo de 2012. 11. El 15 de junio de 2012, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, da contestación a la demanda contenciosa administrativa. 12.

Mediante Resolución 4 de fecha 27 de agosto de 2012, se declaró rebelde a BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. 13. El 27 de mayo de 2013, mediante Sentencia Número 9, el Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, resolvió declarar infundada la demanda presentada por PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 14. El 24 de junio de 2013, PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. presenta recurso de apelación en contra de la sentencia de 27 de mayo de 2013.

GACETA OFICIAL 23/11/2015 4 de 37 15. Mediante providencia de 17 de marzo de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de República del Perú decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a: “Cómo debe efectuarse el análisis de registrabilidad respecto de signos gráficos, y respecto del requisito de distintividad en el marco del inciso b) del artículo 135 de la Decisión 486”. a. Argumentos de la demanda contenciosa administrativa.

La sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 16. Mantiene que el signo solicitado (un círculo rodeado de un aro) se encuentra constituido esencialmente por la figura básica de un círculo que no presenta elementos distintivos adicionales que le aporten suficiente distintividad. 17.

Aduce que el propio Tribunal del Indecopi en casos anteriores ha señalado que las figuras geométricas no pueden constituir marcas de fábrica por su simpleza y carencia de capacidad distintiva intrínseca y extrínseca. 18. Afirma que PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., pudo tener acceso a registro del diseño de círculo como parte de la marca LUCKY STRIKE (mixta), debido a la presencia de dicha denominación, ya que por sí sola la figura del círculo resulta básica y simple, es decir, carente de distintividad. 19.

Enuncia que la marca solicitada al no ser suficientemente distintiva, no será percibida por el público como un signo que distingue determinado origen empresarial. 20. Menciona que la solicitante no pretendió la modernización de uno de los elementos esenciales de su marca LUCKY STRIKE (mixta), toda vez que la marca solicitada a registro no se encuentra conformada por dicha denominación, sino únicamente por el diseño de un círculo. 21.

De otorgarse derechos de exclusiva sobre un signo constituido por el diseño de un círculo, se generaría un monopolio sobre una figura geométrica básica en detrimento de sus competidores en el mercado. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa (INDECOPI). El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República del Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 22.

Argumenta que el signo solicitado sí es distintivo dado que presenta una especial distribución de figuras y colores, la misma que en conjunto es capaz de identificar un origen empresarial determinado y diferenciar sus productos de los competidores, por tal razón no se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro prevista en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486. 23.

Afirma que el procedimiento de registro de marca no se subordina a análisis llevados a cabo en otros procedimientos. GACETA OFICIAL 23/11/2015 5 de 37 c. Argumentos de la contestación por parte del tercero interesado. 24. De la revisión del expediente, no reposa la contestación por parte de BRITISH AMERICAN TOBBACO (BRANDS) INC. a la demanda interpuesta. d. Argumentos de la sentencia de Primera Instancia. 25.

El Quinto Juzgado de lo Contencioso Administrativo, resolvió declarar infundada la demanda, al concluir que el signo solicitado cumple con tener fuerza distintiva frente al mercado y, por ende frente a los competidores, toda vez que la conformación de dicho signo no solo es una figura geométrica simple sino que llega a ser el producto de un conjunto de elementos que llevan a generar un signo que permite distinguir al público consumidor el producto o servicio que representa. e. Argumentos del Recurso de Apelación:

26. PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., dentro de su recurso de apelación manifiesta lo siguiente: 27. Que la función esencial de una marca es indicar el origen empresarial de los productos o servicios, por lo cual una figura geométrica, como el círculo en el caso de autos, no es capaz de vincular por sí misma el producto que pretende identificar con un origen empresarial determinado, motivo por el cual carece de distintividad. 28.

Que el Tribunal del Indecopi ha señalado en casos anteriores que las figuras geométricas no pueden constituir marcas por su simpleza y carencia de capacidad distintiva intrínseca y extrínseca. f. Argumentos de la Contestación al Recurso de Apelación (INDECOPI). De la revisión del expediente, no reposa la contestación por parte del INDECOPI al recurso de apelación. g. Argumentos de la contestación al Recurso de Apelación Tercero Interesado.

De la revisión del expediente, no reposa la contestación por parte del tercero al recurso de apelación. interesado B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 29. La Corte consultante, solicita la interpretación de la siguiente norma: artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1 la cual se interpretará al ser relevante para el presente caso. 30.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio, el artículo 134 literales b) y e) de la Decisión 4862. 1 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; 2 Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (…) b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

GACETA OFICIAL 23/11/2015 6 de 37 C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 31. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Irregistrabilidad de un signo como marca: La falta de distintividad. B. Los signos figurativos. Criterios de registrabilidad. Las figuras geométricas.

C. Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones. A. IRREGISTRABILIDAD DISTINTIVIDAD. DE UN SIGNO COMO MARCA: LA FALTA DE 32. La sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. afirma que el signo solicitado se encuentra constituido por una figura básica de un círculo que no presenta elementos distintivos adicionales que le aporten suficiente distintividad, en razón de lo cual este Tribunal se pronunciará respecto a la falta de distintividad en un signo como causal de irregistrabilidad. 33.

Por su parte el Juez consultante ha solicitado se responda a la siguiente inquietud: “Cómo debe efectuarse el análisis de registrabilidad respecto de signos gráficos, y respecto del requisito de distintividad en el marco del inciso b) del artículo 135 de la Decisión 486”. 34. Reiterando lo expuesto en la Interpretación Prejudicial 70-IP-2013, “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica.

De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”. Para que un signo pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por (…) e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; (…) GACETA OFICIAL 23/11/2015 7 de 37 medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.

La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad. Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00)”3. 35.

Para explicar este punto el autor Víctor Bentata señala: "En efecto, mientras la descriptividad denota indirectamente el producto mismo, la insuficiente distintividad no denota al producto, sino que es simplemente incapaz de diferenciar a un producto determinado en todos los sentidos del término. La insuficiente distintividad consiste en una marca demasiado simple o demasiado común, tomada en sí misma, tal como figuras geométricas simples, o signos aritméticos, o palabras como MAS o PARE o Y, mientras que la descriptividad debe ser siempre referida al producto" ("Reconstrucción del Derecho Marcario", Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1994, pág. 165)." 3 Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004.

Marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 23/11/2015 8 de 37 36. El Juez consultante deberá analizar si el signo solicitado (un círculo rodeado de un aro que reivindica colores) es capaz de identificarse del resto de signos existentes en el mercado y si es apto para constituir una marca. B. LOS SIGNOS FIGURATIVOS.

CRITERIOS DE REGISTRABILIDAD. LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS. 37. Dentro del proceso interno que motivó esta interpretación prejudicial, la sociedad BRITHISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. solicitó el registro de la marca “FIGURATIVA”, la cual está destinada a distinguir productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto, es necesario hacer referencia a las marcas figurativas. 38.

Según afirma el INDECOPI, “(…) el signo solicitado se encuentra conformado por círculos concéntricos en cuyo círculo interior aparece en color rojo en tonalidades clara y oscura; y se encuentra rodeado de cuatro coronas de distinto grosor, color y tonalidad, todo lo cual determina que se perciba una figura circular en un diseño particular y en una determinada combinación y distribución de los colores rojo, negro, gris, blanco y dorado, en distintas tonalidades” de acuerdo con la siguiente gráfica: 39.

En anteriores interpretaciones este Tribunal ha manifestado las diferentes clases de marcas que existen, las cuales pueden ser denominativas, gráficas y las mixtas, para lo cual se hará mención a la Interpretación Prejudicial 132-IP-2012 la cual ha manifestado que: “En el marco de la Decisión 486, se puede constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. En este contexto, el Tribunal considera conveniente, con carácter ilustrativo, examinar lo relacionado a las marcas gráficas, por corresponder éstas a la clase a la cual pertenece el signo en conflicto.

Las marcas gráficas son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo predominante en esta clase de marca, es el sujeto escogido en su forma gráfica. El Tribunal, con relación a este tema ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que: “Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer GACETA OFICIAL 23/11/2015 9 de 37 subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización”.

(Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derechos de Marcas, Editorial Montecorvo, 1984. Pp. 29 y ss.) Además, sobre este tipo de marcas, ha manifestado que las marcas gráficas, llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas. La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir.

(Proceso 09-IP-94, marca: “DIDA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 180, de 10 de mayo de 1995). Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. 2.

El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa”. Las figuras geométricas. 40. La marca solicitada “FIGURATIVA” está conformada por un círculo que contiene otras figuras circulares y que reivindica a su vez colores, por lo que es pertinente analizar la registrabilidad de una figura geométrica como marca. 41.

Refiriéndonos al concepto de figura geométrica podemos decir que: “(…) consiste de una línea o de un conjunto de líneas que representarán un objeto dado”4. 42. Dentro de las figuras geométricas se encuentra el círculo que “(…) es la figura plana formada por una circunferencia más toda su región o área interior”5. 43. La Decisión 486 en su artículo 134 literal b), permite el registro de figuras, por lo que es completamente viable que se registre como signos las figuras sean geométricas o no, siempre y cuando sean distintivas. 44.

En el presente caso, el Juez consultante debe además considerar que el signo solicitado reivindica colores específicos delimitados por una forma, lo cual se encuentra permitido en el artículo 134 literal e) de la Decisión 486, por lo que al efectuar el análisis de la registrabilidad del signo, deberá considerar que es un signo gráfico con colores para amparar productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por lo tanto, se deberá analizar la distintividad del signo bajo el ámbito del signo en su conjunto, es decir, la figura geométrica y su interrelación con los colores que se reivindican. 45. En el presente caso, el Juez consultante, deberá analizar si la marca FIGURATIVA solicitada, es por sí apta para registro confirmando que no incurra en una de las 4 5 Definición ABC: http://www.definicionabc.com/general/figura-geometrica.php#ixzz3RS6f4KKR Fuente: http://www.profesorenlinea.cl/geometria/CirculoCircunfelementos.htm GACETA OFICIAL 23/11/2015 10 de 37 prohibiciones absolutas para el registro de un signo como marca, concluyendo que si al signo solicitado lo acompañan suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, el mismo será registrable.

C. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE PARA TOMAR SUS DECISIONES. 46. Afirma la compañía PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. que el Tribunal del Indecopi en casos anteriores ha señalado que las figuras geométricas no pueden constituir marcas de fábrica por su simpleza y carencia de capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, en razón de lo cual es necesario abordar el tema la autonomía en tomar sus decisiones. 47.

El Tribunal, dentro del Proceso 88-IP-2013 de 26 de agosto de 2013, ha señalado que: “(…) Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. 1675 de 5 de diciembre de 2008. Marca “LAN ECUADOR”, que si bien se refiere a normas de la Decisión 344 es aplicable al presente caso: “El sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marcas en los otros Países.

O bien, si el registro de marcas ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca: GACETA OFICIAL 23/11/2015 11 de 37 “MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; como ya se indicó, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

(…)”. 48. Sobre la base del principio de la autonomía se faculta a que la oficina nacional competente en cada expediente administrativo evalúe conforme a las circunstancias de cada caso, sin que exista la obligación de fundamentar sus resoluciones en antecedentes de proceso pasados, toda vez que la obligación de la autoridad administrativa es efectuar un análisis actual de cada solicitud de signo que admite o deniega.

Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual GACETA OFICIAL 23/11/2015 12 de 37 no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”.

Al constituir la distintividad un elemento primordial que todo signo debe poseer, el Juez consultante deberá analizar si el signo solicitado (un círculo rodeado de un aro) en sí es capaz de identificarse del resto de signos existentes en el mercado y apto para constituir una marca.

SEGUNDO: Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. 2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

La Decisión 486 en su artículo 134 literal b), permite el registro de figuras, por lo que es completamente viable que se registre como signos las figuras sean geométricas o no, siempre y cuando sean distintivas y suficientes por sí mismas de identificar el producto o servicio. En el presente caso, el Juez consultante, deberá analizar si la marca FIGURATIVA solicitada, es por sí misma apta para registro confirmando que no incurra en una de las prohibiciones absolutas para el registro de un signo como marca, concluyendo que si al signo solicitado lo acompañan suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, el mismo será registrable.

TERCERO: El principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marcas en los otros Países.

O bien, si el registro de marcas ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro. De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. GACETA OFICIAL 23/11/2015 Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA 13 de 37 Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo6 MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 70-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y, de oficio el artículo 134 de la misma norma comunitaria.

Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Apelante: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPI- DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Marca: “ZERO EMISSION” y logotipo (mixta).

Expediente Interno: 05652-2011-0-1801-JRCA-01. Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve (9) días del mes de septiembre del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 5652-2011-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 23 de enero de 2015, recibido el mismo día por este Tribunal vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 05652-2011-0-1801-JR-CA-01.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 20 de mayo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. 6 El señor Magistrado José Vicente Troya Jaramillo no firma la presente Interpretación Prejudicial, toda vez que falleció con posterioridad a su adopción y antes de la suscripción de la misma.

GACETA OFICIAL 23/11/2015 14 de 37 A.

ANTECEDENTES. Partes: Apelante: Parte contraria: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA. INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 15 de febrero de 2010 la sociedad NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA solicitó el registro de la marca ZERO EMISSION y logotipo (mixta) para distinguir productos de la Clase 12 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial El Peruano, no se presentaron oposiciones. 3. El 8 de noviembre de 2010 la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi en su condición de autoridad de primera instancia administrativa expidió la Resolución 17244-2010/DSD-INDECOPI denegando de oficio el registro de la marca solicitada por carecer de distintividad y por resultar descriptivo. 4.

El 29 de noviembre de 2010, la empresa NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución antes citada. 5. El 17 de agosto de 2011, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, actuando como instancia final administrativa expidió la Resolución 1774-2011/TPI-INDECOPI confirmando la resolución de primera instancia. 6.

Al no encontrarse conforme con la resolución emitida por la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA interpuso demanda contenciosa administrativa ante el juez especializado en lo contencioso administrativo. 7. El INDECOPI contestó la demanda contenciosa administrativa, solicitando se la rechace. 8. Mediante Sentencia signada como Resolución Número Once de 21 de marzo de 2014, el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demandada. 9.

El 21 de mayo de 2014 NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, interpuso Recurso de Apelación en contra de la Sentencia signada como Resolución Número Once de 21 de marzo de 2014. 10. Mediante providencia de 10 de noviembre de 2014 la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la GACETA OFICIAL 23/11/2015 15 de 37 República del Perú decidió suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a: “Cómo debe analizarse e interpretarse un signo para que califique como marca”. a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa. 11.

La sociedad NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Afirma que la marca solicitada es un signo mixto el cual está conformado por una parte denominativa y una gráfica, mientras que las marcas de propiedad de PIRELLI TYRE S.p.a. de Italia son denominativas. - Que su marca es un signo de fantasía que la hace suficientemente distintiva en el mercado. - Enuncia que si hubiera existido alguna semejanza con las marcas mencionadas, sus propietarios durante el plazo legal hubieran formulado oposición al registro, esto no sucedió seguramente porque no sintieron que sus intereses se vean afectados con el registro de la marca solicitada. - Que al interponer recurso de apelación se limitó la protección del signo exclusivamente a: “vehículos terrestres a motor (excluyendo vehículos terrestres eléctricos); tales como automóviles, camionetas, camiones, camionetas tipo van, vehículos deportivos utilitarios (Sport Utility Vehicles (SUV), buses, vehículos recreacionales (Recreational Vehicles (RV), carros deportivos, carros de carrera, carretillas elevadoras (vehículos) o vehículos montacargas (Fork Lift Trucks) y tractores remolcadores (tractores) y sus partes estructurales y accesorios para dichos productos pertenecientes a esta clase y excluyendo expresamente llantas, llantas neumáticas, semi-automáticas y sólidas para ruedas de vehículos, ruedas de vehículos, aros para vehículos, cámaras de aire para neumáticos, parches de caucho adhesivo para reparación de tubos (cámaras) o llantas, partes y accesorios para todos estos productos; alarmas anti robo para vehículos”. - Que la marca PZERO (denominativa) ampara únicamente: “llantas, llantas neumáticas, semineumáticas y sólidas para ruedas de vehículos; ruedas para vehículos, cámaras de aire para neumáticos, aros para neumáticos, partes y accesorios para todos los productos mencionados”. - Que por su parte la marca denominativa P ZERO protege exclusivamente: “botes, en particular botes inflables, balsa de caucho, veleros, botes a motor, kayaks, canoas”. - Que con la limitación efectuada la vinculación o similitud entre los productos que protegen las marcas desapareció. - Que en segunda instancia administrativa la autoridad denegó la solicitud por considerar que el signo es descriptivo y carente de distintividad, no por ser semejante a las marcas previas de propiedad de PIRELLI TYRE S.p.a. de Italia.

GACETA OFICIAL 23/11/2015 16 de 37 b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa (INDECOPI). 12. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República de Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Argumenta que los alegatos de la parte actora son impertinentes queriendo cuestionar la validez de la Resolución, desconociendo que si se le negó el registro fue por razones diferentes al tema de confusión de marca. - Manifiesta que se negó el registro de la marca por carecer de distintividad y por resultar descriptivo esto se refiere a incurrir en impedimentos absolutos de registro. - Afirma que no se debe analizar la supuesta confundibilidad del signo con otras marcas previamente registradas, debido a que si se procedió a negarla fue por la carencia de distintividad del signo y por constituir un signo descriptivo. c. Sentencia de Primera Instancia. 13.

El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió declarar infundada la demanda, al concluir que la resolución que se cuestiona en el proceso resulta debidamente fundamentada. d. Argumentos del Recurso de Apelación.

14. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, fundamentó su Recurso de Apelación con los mismos argumentos esgrimidos en la demanda contencioso administrativa. e. Argumentos de la contestación al Recurso de Apelación. 15. De la revisión del expediente no se desprende contestación al Recurso de Apelación por parte del INDECOPI. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que se interpretará por ser aplicable al caso1.

De oficio se interpretará el artículo 134 de la Decisión 4862. 1 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad; (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; 2 Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números;

GACETA OFICIAL C. 23/11/2015 17 de 37 CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. B. C. Concepto de marca y elementos constitutivos. Irregistrabilidad de un signo por falta de distintividad. Irregistrabilidad de un signo por tratarse de un signo descriptivo en idioma extranjero.

A. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. 16. Para dar contestación a la interrogante del Juez consultante respecto a “Cómo debe analizarse e interpretarse un signo para que califique como marca” este Tribunal se referirá a qué se entiende por marca y cuáles son sus requisitos. 17. El Tribunal respecto a este aspecto se ha pronuncia en el siguiente sentido: “1.

Requisitos para el registro de las marcas. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: - Diferencia los productos o servicios que se ofertan. - Es determinadora de la procedencia empresarial. - Indica la calidad del producto o servicio que identifica. - Concentra el goodwill del titular de la marca. - Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Las restantes e) f) g) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; la forma de los productos, sus envases o envolturas; cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. GACETA OFICIAL 23/11/2015 18 de 37 funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”.

(Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997). Respecto de la función publicitaria ha señalado lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004)3. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar, que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.

(Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004). En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene: La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros.

El carácter distintivo de la marca, le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; 3 Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal. Entre éstas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003.

Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003. GACETA OFICIAL 23/11/2015 19 de 37 también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. La susceptibilidad de representación gráfica. Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica, es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, pues, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”4. 18. El Juez consultante deberá verificar que el signo ZERO EMISSION (mixto) cumpla con los requisitos previamente señalados en esta providencia. B. IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO POR FALTA DE DISTINTIVIDAD. 19.

La Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI denegó de oficio el signo ZERO EMISSION (mixto) para productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que se trataba de un signo que carece de distintividad, en razón de lo cual este Tribunal se referirá a este tema. 20. Reiterando lo expuesto en la Interpretación Prejudicial 70-IP-2013, “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica.

De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”. Para que un signo pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por 4 Interpretación Prejudicial 35-IP-2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1982, de 28 de septiembre de 2011.

GACETA OFICIAL 23/11/2015 20 de 37 medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad. Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00)”5. 21.

Para explicar este punto el autor Víctor Bentata señala: "En efecto, mientras la descriptividad denota indirectamente el producto mismo, la insuficiente distintividad no denota al producto, sino que es simplemente incapaz de diferenciar a un producto determinado en todos los sentidos del término. La insuficiente distintividad consiste en una marca demasiado simple o demasiado común, tomada en sí misma, tal como figuras geométricas simples, o signos aritméticos, o palabras como MAS o PARE o Y, mientras que la descriptividad debe ser siempre referida al producto" ("Reconstrucción del Derecho Marcario", Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1994, pág. 165)." 5 Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004.

Marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 23/11/2015 21 de 37 22. El Juez consultante deberá analizar si el signo solicitado ZERO EMISSION (mixto) en sí es capaz de identificarse del resto de signos existentes en el mercado y apto para constituir una marca, para identificar productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

C. IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO COMO MARCA POR SER DESCRIPTIVO EN IDIOMA EXTRANJERO. 23. En atención a que el INDECOPI, si bien dentro del contexto de su resolución citó como signos anteriores las marcas denominativas PZERO y P ZERO para productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, registradas a favor de PIRELLI TYRE S.p.a. de Italia, denegó de oficio el registro de la marca ZERO EMISSION (mixta) por carecer de distintividad y por resultar descriptivo. 24.

Señaló el INDECOPI como norma aplicable a la denegatoria del signo el artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486, el cual se refiere a impedimentos absolutos de registro, por lo que este Tribunal abordará el tema de la irregistrabilidad de un signo por ser descriptivo en idioma extranjero. 25. El signo solicitado está compuesto por palabras en inglés ZERO EMISSION6, por lo que se hace necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero utilizadas en la conformación de marcas. 26.

Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2013, expedida en el marco del proceso 146-IP-2013: “Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto de la marca”. 27.

Este Tribunal, con un criterio perfectamente aplicable a la Decisión 486, manifestado al respecto lo siguiente: ha “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local.

(…) el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”.

(Proceso N° 69-IP-2001. Interpretación prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759, de 6 de febrero de 2002). 6 Cero emisión, fuente www.wordreference.com GACETA OFICIAL 23/11/2015 22 de 37 28. Ratificando lo expuesto en la Interpretación Prejudicial 144-IP-2013, “Para algunos autores no hay distinción mayor entre las marcas de fantasía y las arbitrarias, atribuyéndoles, en definitiva, iguales características; para otros, la diferencia estriba en relación a los productos o servicios que van a identificar y su relación estrecha con ellos y, adicionalmente, que los signos de fantasía pueden no tener significado alguno y carecen de significado conceptual”. 29.

El Tratadista Jorge Otamendi, en su obra Derecho de Marcas, enuncia que “(…) una marca de fantasía puede ser aquélla constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características. Así serán de fantasía “Alba” y “El Mono” para pinturas, “Estrella” para algodón o “Estanciera” para automóviles”. 30.

Este Tribunal en lo referente a los signos de fantasía ha mencionado que: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. 31. El Juez Consultante quien sobre la base del criterio antes detallado, deberá analizar si en efecto el signo ZERO EMISSION (mixto), es una expresión conocida o no por el público consumidor y que puede a su vez relacionarse con los productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 32.

Signos Descriptivos. La marca solicitada fue rechazada por tratarse de un signo descriptivo incurso en la prohibición del artículo 135, literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que a criterio del juzgador, por sí mismo conceptualiza la calidad que puede ir ligada al producto. 33. Hace falta iniciar enunciando que los signos descriptivos no tienen poder identificatorio, toda vez que se confunden con lo que van a identificar, sea un producto o un servicio o cualquiera de sus propiedades o características. 34.

El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 determina la irregistrabilidad de los signos descriptivos. Dicha causal de irregistrabilidad precisa lo siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) 35. Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.

Este Tribunal se ha pronunciado en su Interpretación Prejudicial 122-IP-2013, manifestando que “La irregistrabilidad de los signos descriptivos implica a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los GACETA OFICIAL 23/11/2015 23 de 37 productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado”. 36.

El Tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, parte por formularse la pregunta de cómo es el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”. 37.

La jurisprudencia ha reconocido que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos o servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos o servicios. 38.

En el caso de que el signo esté integrado por expresiones descriptivas, como se dijo, su titular no puede atribuirse la exclusividad de dichas expresiones ni prohibir su utilización por parte de terceros. 39. El Juez consultante, finalmente, debe establecer si la expresión ZERO EMISSION es un signo descriptivo de las características y cualidades de los productos que pretende distinguir en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo establecido en la presente interpretación prejudicial.

Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Las marcas cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría la marca.

SEGUNDO: El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”.

El Juez consultante deberá analizar si el signo solicitado ZERO EMISSION (mixto) en sí es capaz de identificarse del resto de signos existentes en el mercado y apto para constituir una marca para identificar productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. GACETA OFICIAL TERCERO: 23/11/2015 24 de 37 Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.

Sin embargo, no serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad a la marca en su conjunto.

La jurisprudencia ha reconocido que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos o servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos o servicios.

El Juez Consultante quien sobre la base del criterio antes detallado, deberá analizar si en efecto el signo ZERO EMISSION (mixto), es una expresión conocida o no por el público consumidor y que puede a su vez relacionarse con los productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo7 MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 7 El señor Magistrado José Vicente Troya Jaramillo no firma la presente Interpretación Prejudicial, toda vez que falleció con posterioridad a su adopción y antes de la suscripción de la misma.

GACETA OFICIAL 23/11/2015 Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE 25 de 37 Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 195-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal d) y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Marca: W (mixta).

Demandante: STARWOOD HOTELS RESORTS WORLDWIDE INC. Proceso interno: 573-2012-0-1801-JR-CA-07. Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 573-2012-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 23 de abril de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el mismo día, por medio del cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 134 literal d) y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 573-2012-0-1801-JR-CA-07.

El auto de 21 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto. A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el Proceso Interno. Demandante: STARWOOD HOTELS RESORTS WORLDWIDE INC. GACETA OFICIAL Demandado: 23/11/2015 26 de 37 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú. Hechos. 1.

El 13 de agosto de 2010, Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. (en adelante, Starwood Hotels) solicitó el registro de la marca W (mixta) para distinguir “papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería, adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta” en la Clase 16 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

El 17 de septiembre de 2010, se publicó el extracto de la solicitud de registro, sin que fuera presentada ninguna oposición. 3. El 6 de enero de 2011, mediante Resolución 185-2011/DSD-INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) denegó de oficio el registro del signo solicitado W (mixto) por considerar que no es distintivo. 4.

El 31 de enero de 2011, Starwood Hotels presentó recurso de apelación contra la Resolución 185-2011/DSD-INDECOPI. 5. El 18 de noviembre de 2011, mediante Resolución 2564-2011/TPI-INDECOPI, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la Resolución 185-2011/DSD-INDECOPI. 6. El 25 de enero de 2013, Starwood Hotels interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución 2564-2011/TPI-INDECOPI. 7.

El 16 de julio de 2014, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda interpuesta por Starwood Hotels. 8. Mediante escrito de 31 de julio de 2014, Starwood Hotels interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 16 de julio de 2014. 9.

El 1 de abril de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 134 literal d) y 135 literal b) de la Decisión 486. Argumentos de la demanda.

STARWOOD HOTELS interpuso demanda en la que manifiesta que: 10. La marca solicitada es distintiva para distinguir productos en la Clase 16. La letra W está revestida de una configuración particular que le confiere distintividad al ser una letra que por sus proporciones en el trazo grueso de su diseño, genera un impacto atractivo a la vista.

GACETA OFICIAL 23/11/2015 27 de 37 11. El público identifica a la marca W (mixta) con un origen empresarial determinado, tanto para distinguir los servicios de hotelería en la Clase 43 como los productos comprendidos en la Clase 16, ya que W (mixta) es una marca renombrada de hoteles de alta categoría, que forma parte de la cadena hotelera Starwood Hotels & Resorts Worldwide, que cuenta con hoteles en diversos países en el mundo. 12.

El signo W (mixto) goza de protección por el derecho de marcas en países de la Comunidad Andina y en diversos países a nivel mundial, ya que se encuentra registrado sólo o con otros elementos en numerosos países del mundo, incluyendo a los miembros de la Comunidad Andina. Adicionalmente, la marca se encuentra registrada en Perú, en una versión mixta, en las Clases 36 y 43.

Argumentos de la contestación a la demanda. El INDECOPI presentó contestación a la demanda manifestando que: 13. El signo W (mixto) solicitado por Starwood Hotels carece de distintividad, puesto que la letra W es sólo una letra del abecedario, que figura en mayúscula y en líneas gruesas, sin contar con una grafía especial ni con elementos adicionales que le otorguen alguna aptitud para distinguir productos o servicios en el mercado. 14.

La marca W (mixta) no es notoria, dado que no existe ningún procedimiento administrativo en el cual dicha condición haya sido invocada, probada y declarada por el INDECOPI. 15. Finalmente, cabe recordar que el procedimiento de registro de marcas no se subordina al análisis llevado a cabo en otros procedimientos ni tampoco al registro concedido en otros países.

Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que: 16. El signo W (mixto) sólo está conformado por la presencia de una letra simple, siendo irrelevante para determinar su distintividad el tamaño de los trazos, ya que no genera en el consumidor una impresión particular que le permita distinguir los productos que se brindan en el mercado, no existiendo peculiaridad alguna que lo haga distintivo. 17.

Respecto a la notoriedad invocada, ésta debía ser probada por quien la alega y, en el caso concreto, Starwood Hotels no logró acreditar la veracidad de sus afirmaciones en dicho extremo. 18. Asimismo, respecto a la afirmación relativa a que la marca W (mixta) cuenta con registro en otros países de la Comunidad Andina, la Administración se encuentra facultada a realizar el examen de registrabilidad en cada caso en concreto en virtud a lo establecido en el artículo 150 de la Decisión 486, por lo que el hecho de que se haya resuelto con anterioridad no influye en las decisiones de la Administración. Argumentos del recurso de apelación.

19. STARWOOD HOTELS presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda y agregando lo siguiente: GACETA OFICIAL 20. 21. 23/11/2015 28 de 37 La sentencia dictada no tuvo en consideración el precedente administrativo de observancia obligatoria contemplado en la Resolución 127-1998/TPI-INDECOPI, la cual estableció los parámetros para registrar signos distintivos exclusivamente constituidos por letras bajo el amparo de la Decisión 344.

La marca W (mixta) no genera confusión con ninguna otra marca previamente concedida, no es genérica ni descriptiva, y es distintiva por ser arbitraria respecto a los productos que distingue, además de contar con una particular configuración gráfica. 22. El signo solicitado es suficientemente distintivo para destacar productos comprendidos en la Clase 16, dado que la configuración de la letra, las proporciones en el trazo grueso de su diseño, generan un impacto atractivo a la vista, destacando particularmente por ello.

Por lo tanto, indicará el origen empresarial de los productos que busca distinguir, por la vasta publicidad que despliega Starwood Hotels en torno a ella y la promoción de los servicios que prestan los hoteles y centros vacacionales identificados con el signo W (mixto). 23. W (mixta) es una marca renombrada de hoteles de alta categoría con una relevante presencia en el sector de servicios hoteleros y de restauración, por lo que la distintividad del signo también deriva de la alta difusión en el mercado. 24.

El signo solicitado goza de protección por el derecho de marcas en la Comunidad Andina y en diversos países a nivel mundial. Finalmente, el signo solicitado se encuentra actualmente registrado en el Perú en su versión mixta. Solicitud del Juez consultante. 25. El Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto de: − Cómo debe interpretarse el artículo 134 inciso d) de la Decisión 486, respecto a los siguientes aspectos: ¿Qué se entiende por grafía especial en un signo distintivo que está conformado por una letra? ¿Qué requisitos debe cumplir un signo que conste de un grafema para que califique como un signo de grafía especial? En los casos en los que la marca está conformada por una letra, ¿cuál es la diferencia de catalogar dicha marca como un signo denominativo con grafía especial o como un signo mixto? ¿o se deben entender ambos conceptos como sinónimos? − Cómo debe interpretarse el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 respecto a los siguientes aspectos: ¿Qué criterios deben tomarse en cuenta para establecer si un signo constituido por una letra tiene la arbitrariedad necesaria para generar distintividad? ¿existen parámetros para analizar si un signo conformado por un grafema individual tiene creatividad en su diseño? ¿Cuáles son los criterios para el análisis de la distintividad de una marca en los casos que ésta cuente con un registro previo en países comunitarios y/o extra comunitarios? ¿Qué criterios se deben analizar respecto a la distintividad asociada a la invocación de notoriedad de una marca? GACETA OFICIAL B. 23/11/2015 29 de 37 INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 26.

Que, los artículos 134 literal d) y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 27. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 28.

Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: C. Solicitados: 134 literal d) y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. 2. 3. 4. 5. Las marcas constituidas por letras. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. El signo solicitado a registro y anteriormente registrado como marca.

La notoriedad del signo solicitado a registro. Autonomía de la Oficina Nacional Competente. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. LAS MARCAS CONSTITUIDAS POR LETRAS. 29. En el presente caso Starwood Hotels solicitó el registro de una marca mixta constituido por la letra “W” para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Por este motivo el Tribunal interpretará el tema de las marcas mixtas constituidas por una sola letra y la determinación de los elementos relevantes en este tipo de marcas. 30.

Al abordar el presente tema, el Tribunal aclarará las preguntas del Juez consultante sobre: ¿Qué se entiende por grafía especial en un signo distintivo que está conformado por una letra? ¿Qué requisitos debe cumplir un signo que conste de un grafema para que califique como un signo de grafía especial? y sobre ¿cuál es la diferencia de catalogar dicha marca como un signo denominativo con grafía especial o como un signo mixto? ¿o se deben entender ambos conceptos como sinónimos? 1 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otro, los siguientes signos: (…) d) las letras y los números (…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad: (…)” GACETA OFICIAL 31. 23/11/2015 30 de 37 El Tribunal, en reciente jurisprudencia emitida dentro del Proceso 64-IP-2015, de 27 de mayo de 2015, marca: W (mixta), ha manifestado: “Frecuentemente, se ha denegado el registro de una letra como marca alegando la alta probabilidad de que otros comerciantes necesiten utilizar letras simples, así como el uso frecuente en el comercio para indicar, por ejemplo, el modelo, el código del producto o referencias al catálogo.

Adicionalmente, en tanto una letra del alfabeto latino es un recurso escaso en virtud a su número reducido, debe procederse con extrema cautela al momento de otorgar la exclusividad sobre ella, debiéndose procurar mantener el libre uso por parte de todos los competidores y evitar su apropiación. Diversas oficinas nacionales aceptan el registro de una sola letra como marca2, dependiendo de si califica como distintiva o no. Vale decir, en principio, para diversas oficinas nacionales, como para la Comunidad Andina, una sola letra puede constituir, en principio, una marca, salvo que carezca de carácter distintivo.

Frecuentemente, la distintividad requerida es adquirida mediante el uso. Los signos compuestos de una sola letra generalmente carecen de carácter distintivo y, por consiguiente, no son registrables, excepto en los casos de distintividad adquirida. Por ejemplo, la letra “A”, que puede significar “de primera calidad”, puede no calificar como suficientemente distintiva para el registro de una marca sin una evidencia contundente.

La letra “K”, por ejemplo, puede constituir una marca registrable para calzado, pero la letra “H”, que es una indicación usual de la anchura de zapatos, no sería distintiva para designar zapatos. Se requiere particular atención cuando se trata de productos técnicos, como computadoras, máquinas, motores o herramientas, respecto a los cuales ciertas letras tienen usualmente un significado descriptivo o han devenido genéricas, indicativas o de uso común. Cuando una letra no es distintiva, su representación con una combinación de colores y elementos gráficos adicionales puede ayudar a proporcionar un carácter distintivo al signo en su conjunto.

De igual manera, dos o más letras son registrables como marcas salvo que sean descriptivas (lo cual incluye abreviaciones o acrónimos), indicativas, genéricas, necesarias, usuales o carentes de distintividad en su conjunto. El mismo criterio es aplicable para combinaciones de números y letras. Así, algunos ejemplos de signos carentes de distintividad compuestos por letras son: XL para designar vestimenta, SOS para productos farmacéuticos, ABC para agendas o directorios, SDK (software development kit) para este tipo de software de programación, MP3 para reproductores de sonido, 4x4 para camionetas, AAA para baterías o servicios de hospedaje, 1TB para discos duros, M&A para actividades relacionadas con fusiones y adquisiciones, entre otros.

Según lo establecido en el artículo 134 literal d) de la Decisión 486 pueden constituir marcas las letras y los números. Sin embargo, resulta imperativo que dichos signos 2 Véase, por ejemplo, la Decisión “a” de la OAMI (R91/98-2). Asimismo, según señala la sección de Propiedad Intelectual del Gobierno de Australia: “Una marca es un derecho que es otorgado para una letra, número, palabra, frase, sonido, olor, forma, logotipo, gráfico y/o aspecto del empaquetado”.

Traducción libre de: “A trade mark is a right that is granted for a letter, number, word, phrase, sound, smell, shape, logo, picture and/or aspect of packaging”. Cf. Australian Government, IP Australia, “Trade Marks”, disponible en web: http://www.ipaustralia.gov.au/get-the-right-ip/trade-marks/, consultado el 17 de abril de 2015. Véase la lista de lo que puede constituir una marca en “Types of Trade Marks”: http://www.ipaustralia.gov.au/get-the-rightip/trade-marks/types-of-trade-marks/.

GACETA OFICIAL 23/11/2015 31 de 37 cumplan con el requisito de la distintividad que, a su vez exige en el artículo 135 literal b) de la misma normativa. En principio, nada impide que un signo compuesto de una sola letra acompañada de elementos gráficos particulares y estilizada mediante un tipo de letra particular sea considerado como distintivo.

Cuando la estilización sea tal que la letra es secundaria en la apreciación global de la marca, el carácter distintivo de la marca será mucho mayor. Mientras más aleatoria y atípica sea la forma de graficar la letra, existen más probabilidades de que sea considerada prima facie como distintiva. De igual manera, un borde llamativo e inusual puede ayudar a revestir la marca de carácter distintivo.

(…) La normativa andina no prohíbe el registro de marcas compuestas de una sola letra pero sí exige el requisito de distintividad, la cual puede darse ab initio o de manera sobrevenida. Si bien el examen de registrabilidad de marcas constituidas por letras latinas debe ser más minucioso en virtud de la escasez de éstas, la aletoriedad y la estilización de la letra, así como la mayor relevancia de los demás elementos gráficos como el borde, otorgan un mayor carácter distintivo al signo en tanto la letra es secundaria en la apreciación del signo en su conjunto”. 32.

El Juez consultante deberá tomar los criterios esgrimidos en la presente interpretación prejudicial al momento de valorar la distintividad del signo solicitado “W” (mixto) y deberá determinar los elementos relevantes en los signos conformados por una sola letra, los cuales deberán ser capaces de otorgarle distintividad al signo solicitado.

2. LA FALTA DE DISTINTIVIDAD IRREGISTRABILIDAD. COMO CAUSAL ABSOLUTA DE 33. En el presente caso, se interpretará el tema con el fin de contestar la inquietud del Juez consultante sobre ¿Qué criterios deben tomarse en cuenta para establecer si un signo constituido por una letra tiene la arbitrariedad necesaria para generar distintividad? ¿existen parámetros para analizar si un signo conformado por un grafema individual tiene creatividad en su diseño?; y, en razón a que se argumenta que el signo “W” solicitado a registro no es distintivo por lo que su registro fue denegado.

Por este motivo el Tribunal interpretará el tema. 34. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como una característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. 35.

En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos del registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan GACETA OFICIAL 23/11/2015 32 de 37 de distintividad”.

(Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1333, del 25 de abril de 2006, caso: “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”). 36. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. 37.

Al respecto, el Tribunal ha manifestado: “Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

Y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado”. (Proceso 90-IP2010, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1907, de 30 de noviembre de 2010, marca: ERASSIN denominativa). 38. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo “W” es distintivo para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, tomando en consideración que no cuenta con elementos adicionales.

3. EL SIGNO SOLICITADO A REGISTRO Y ANTERIORMENTE REGISTRADO COMO MARCA. 39. El Juez consultante, pide que el Tribunal se pronuncie respecto a ¿Cuáles son los criterios para el análisis de la distintividad de una marca en los casos que ésta cuente con un registro previo en países comunitarios y/o extra comunitarios? Por lo tanto, el Tribunal se refiere al tema. 40.

Lo primero que advierte el Tribunal, es que la normativa comunitaria no consagra un derecho de preferencia al registro de un signo que fue anteriormente registrado como marca. El artículo 168 de la Decisión 486 consagra un derecho preferente a la persona que obtenga una resolución favorable en un trámite de cancelación del registro por no uso, lo que se da en un escenario muy diferente al planteado por el demandante. 41.

En este escenario le corresponde al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina realizar ciertas precisiones: 42. El análisis de registrabilidad es una actividad compleja, sistemática e integral, donde están presentes muchos elementos y factores que influyen en la formación del convencimiento de la agencia de registro de marcas en cuanto a la concesión o denegación de una solicitud específica.

Entran en juego las reglas de análisis de marcas y figuras relevantes como la notoriedad, la distintividad adquirida, la conexidad competitiva, entre muchas otras, que la oficina tiene que sopesar dentro de una visión sistemática para tomar una decisión adecuada. 43. El simple hecho de que un signo haya estado registrado como marca no otorga un derecho indefectible o inexorable para el registro.

La oficina de registro de marcas debe GACETA OFICIAL 23/11/2015 33 de 37 realizar un análisis complejo en los términos explicados anteriormente, y así determinar si se incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la norma comunitaria, teniendo en cuenta, por supuesto, las oposiciones presentadas. Por lo tanto, cada examen es independiente y matizado por las circunstancias del caso particular. 44.

En consecuencia, el Juez Consultante deberá determinar si el análisis de marcas realizado fue integral, sistemático y adecuado en relación con todos los elementos, factores y figuras de propiedad intelectual oportunos para resolver el caso particular, tales como la distintividad adquirida. 4.

45. LA NOTORIEDAD DEL SIGNO SOLICITADO A REGISTRO. La sociedad Starwood Hotels manifiesta que el signo solicitado a registro es notoriamente conocido. Dentro del Proceso 124-IP-2011 de 30 de noviembre de 2011, este Tribunal señaló lo siguiente: “La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario.

Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente. Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc.

Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente: “En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión”.

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente sobre la base de las pruebas presentadas”.

GACETA OFICIAL 46. 23/11/2015 34 de 37 El Juez consultante deberá tomar en cuenta los criterios emitidos precedentemente sobre la notoriedad del signo W (mixto) solicitado a registro y anteriormente ya registrado.

5. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE. 47. En el procedimiento administrativo no se presentaron oposiciones al registro del signo “W” y el registro fue denegado de oficio por la Oficina Nacional Competente, por lo tanto, el Tribunal interpretará el presente tema. 48. El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones.

Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. 49. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 50.

La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa. 51.

Otra de las características del examen de registrabilidad es la autonomía que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones. 52. Al respecto, Tribunal ha manifestado que el sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. 53.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. (Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1676, de 5 de diciembre de 2008, marca: LAN ECUADOR). 54. Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas. 55.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que GACETA OFICIAL 23/11/2015 35 de 37 indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1553, de 15 de octubre de 2007, marca: MONARC-M). 56.

Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. 57. Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las Oficinas Nacionales de Registro Marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas, así como, acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. 58. Asimismo, es pertinente agregar, lo manifestado por el Tribunal en sentido de que: “(…) este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos”. (Proceso 138-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1591, de 25 de febrero de 2008, marca: FRUITELLA denominativa). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: En principio, signos compuestos de una o dos letras pueden constituir marcas en virtud de lo establecido en el artículo 134 literal d) de la Decisión 486. Sin embargo, resulta imperativo que dichos signos cumplan con el requisito de la distintividad, exigido en el artículo 135 literal b) de la misma normativa, la cual puede darse ab initio o de manera sobrevenida, es decir, adquirida mediante el uso.

GACETA OFICIAL 23/11/2015 36 de 37 SEGUNDO: Un signo para ser registrado debe cumplir con el requisito de distintividad. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo “W” es distintivo para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza tomando en consideración que no cuenta con elementos adicionales.

TERCERO: El simple hecho de que un signo haya estado registrado como marca no otorga un derecho indefectible o inexorable para el registro. La oficina de registro de marcas debe realizar un análisis complejo en los términos explicados anteriormente, y así determinar si se incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la norma comunitaria, teniendo en cuenta, por supuesto, las oposiciones presentadas.

Por lo tanto, cada examen es independiente y matizado por las circunstancias del caso particular.

CUARTO: El análisis de registrabilidad en caso de solicitarse para registro un signo notorio es independiente. La Oficina Nacional Competente tiene poder discrecional para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

QUINTO: El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se basa en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente, realizará el examen de registrabilidad el cual debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO GACETA OFICIAL 23/11/2015 37 de 37 Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú