PROCESO 195-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal d) y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Marca: W (mixta).
Demandante: STARWOOD HOTELS RESORTS WORLDWIDE INC. Proceso interno: 573-2012-0-1801-JR-CA-07. Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 573-2012-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 23 de abril de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el mismo día, por medio del cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 134 literal d) y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 573-2012-0-1801-JR-CA-07.
El auto de 21 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.
ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el Proceso Interno. Demandante: STARWOOD HOTELS RESORTS WORLDWIDE INC. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú. Hechos.
El 13 de agosto de 2010, Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. (en adelante, Starwood Hotels) solicitó el registro de la marca W (mixta) para distinguir “papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería, adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta” en la Clase 16 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
El 17 de septiembre de 2010, se publicó el extracto de la solicitud de registro, sin que fuera presentada ninguna oposición. El 6 de enero de 2011, mediante Resolución 185-2011/DSD-INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) denegó de oficio el registro del signo solicitado W (mixto) por considerar que no es distintivo.
El 31 de enero de 2011, Starwood Hotels presentó recurso de apelación contra la Resolución 185-2011/DSD-INDECOPI. El 18 de noviembre de 2011, mediante Resolución 2564-2011/TPI-INDECOPI, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la Resolución 185-2011/DSD-INDECOPI. El 25 de enero de 2013, Starwood Hotels interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución 2564-2011/TPI-INDECOPI.
El 16 de julio de 2014, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda interpuesta por Starwood Hotels. Mediante escrito de 31 de julio de 2014, Starwood Hotels interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 16 de julio de 2014.
El 1 de abril de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 134 literal d) y 135 literal b) de la Decisión 486. Argumentos de la demanda.
STARWOOD HOTELS interpuso demanda en la que manifiesta que: La marca solicitada es distintiva para distinguir productos en la Clase 16. La letra W está revestida de una configuración particular que le confiere distintividad al ser una letra que por sus proporciones en el trazo grueso de su diseño, genera un impacto atractivo a la vista. El público identifica a la marca W (mixta) con un origen empresarial determinado, tanto para distinguir los servicios de hotelería en la Clase 43 como los productos comprendidos en la Clase 16, ya que W (mixta) es una marca renombrada de hoteles de alta categoría, que forma parte de la cadena hotelera Starwood Hotels & Resorts Worldwide, que cuenta con hoteles en diversos países en el mundo.
El signo W (mixto) goza de protección por el derecho de marcas en países de la Comunidad Andina y en diversos países a nivel mundial, ya que se encuentra registrado sólo o con otros elementos en numerosos países del mundo, incluyendo a los miembros de la Comunidad Andina. Adicionalmente, la marca se encuentra registrada en Perú, en una versión mixta, en las Clases 36 y 43.
Argumentos de la contestación a la demanda. El INDECOPI presentó contestación a la demanda manifestando que: El signo W (mixto) solicitado por Starwood Hotels carece de distintividad, puesto que la letra W es sólo una letra del abecedario, que figura en mayúscula y en líneas gruesas, sin contar con una grafía especial ni con elementos adicionales que le otorguen alguna aptitud para distinguir productos o servicios en el mercado.
La marca W (mixta) no es notoria, dado que no existe ningún procedimiento administrativo en el cual dicha condición haya sido invocada, probada y declarada por el INDECOPI. Finalmente, cabe recordar que el procedimiento de registro de marcas no se subordina al análisis llevado a cabo en otros procedimientos ni tampoco al registro concedido en otros países.
Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que: El signo W (mixto) sólo está conformado por la presencia de una letra simple, siendo irrelevante para determinar su distintividad el tamaño de los trazos, ya que no genera en el consumidor una impresión particular que le permita distinguir los productos que se brindan en el mercado, no existiendo peculiaridad alguna que lo haga distintivo.
Respecto a la notoriedad invocada, ésta debía ser probada por quien la alega y, en el caso concreto, Starwood Hotels no logró acreditar la veracidad de sus afirmaciones en dicho extremo. Asimismo, respecto a la afirmación relativa a que la marca W (mixta) cuenta con registro en otros países de la Comunidad Andina, la Administración se encuentra facultada a realizar el examen de registrabilidad en cada caso en concreto en virtud a lo establecido en el artículo 150 de la Decisión 486, por lo que el hecho de que se haya resuelto con anterioridad no influye en las decisiones de la Administración. Argumentos del recurso de apelación. STARWOOD HOTELS presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda y agregando lo siguiente: La sentencia dictada no tuvo en consideración el precedente administrativo de observancia obligatoria contemplado en la Resolución 127-1998/TPI-INDECOPI, la cual estableció los parámetros para registrar signos distintivos exclusivamente constituidos por letras bajo el amparo de la Decisión 344.
La marca W (mixta) no genera confusión con ninguna otra marca previamente concedida, no es genérica ni descriptiva, y es distintiva por ser arbitraria respecto a los productos que distingue, además de contar con una particular configuración gráfica. El signo solicitado es suficientemente distintivo para destacar productos comprendidos en la Clase 16, dado que la configuración de la letra, las proporciones en el trazo grueso de su diseño, generan un impacto atractivo a la vista, destacando particularmente por ello.
Por lo tanto, indicará el origen empresarial de los productos que busca distinguir, por la vasta publicidad que despliega Starwood Hotels en torno a ella y la promoción de los servicios que prestan los hoteles y centros vacacionales identificados con el signo W (mixto). W (mixta) es una marca renombrada de hoteles de alta categoría con una relevante presencia en el sector de servicios hoteleros y de restauración, por lo que la distintividad del signo también deriva de la alta difusión en el mercado.
El signo solicitado goza de protección por el derecho de marcas en la Comunidad Andina y en diversos países a nivel mundial. Finalmente, el signo solicitado se encuentra actualmente registrado en el Perú en su versión mixta. Solicitud del Juez consultante. El Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto de: Cómo debe interpretarse el artículo 134 inciso d) de la Decisión 486, respecto a los siguientes aspectos: ¿Qué se entiende por grafía especial en un signo distintivo que está conformado por una letra? ¿Qué requisitos debe cumplir un signo que conste de un grafema para que califique como un signo de grafía especial? En los casos en los que la marca está conformada por una letra, ¿cuál es la diferencia de catalogar dicha marca como un signo denominativo con grafía especial o como un signo mixto? ¿o se deben entender ambos conceptos como sinónimos? Cómo debe interpretarse el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 respecto a los siguientes aspectos: ¿Qué criterios deben tomarse en cuenta para establecer si un signo constituido por una letra tiene la arbitrariedad necesaria para generar distintividad? ¿existen parámetros para analizar si un signo conformado por un grafema individual tiene creatividad en su diseño? ¿Cuáles son los criterios para el análisis de la distintividad de una marca en los casos que ésta cuente con un registro previo en países comunitarios y/o extra comunitarios? ¿Qué criterios se deben analizar respecto a la distintividad asociada a la invocación de notoriedad de una marca? INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.
Que, los artículos 134 literal d) y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;
Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: Solicitados: 134 literal d) y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. Las marcas constituidas por letras. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. El signo solicitado a registro y anteriormente registrado como marca.
La notoriedad del signo solicitado a registro. Autonomía de la Oficina Nacional Competente. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. LAS MARCAS CONSTITUIDAS POR LETRAS. En el presente caso Starwood Hotels solicitó el registro de una marca mixta constituido por la letra “W” para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.
Por este motivo el Tribunal interpretará el tema de las marcas mixtas constituidas por una sola letra y la determinación de los elementos relevantes en este tipo de marcas. Al abordar el presente tema, el Tribunal aclarará las preguntas del Juez consultante sobre: ¿Qué se entiende por grafía especial en un signo distintivo que está conformado por una letra? ¿Qué requisitos debe cumplir un signo que conste de un grafema para que califique como un signo de grafía especial? y sobre ¿cuál es la diferencia de catalogar dicha marca como un signo denominativo con grafía especial o como un signo mixto? ¿o se deben entender ambos conceptos como sinónimos? El Tribunal, en reciente jurisprudencia emitida dentro del Proceso 64-IP-2015, de 27 de mayo de 2015, marca: W (mixta), ha manifestado: “Frecuentemente, se ha denegado el registro de una letra como marca alegando la alta probabilidad de que otros comerciantes necesiten utilizar letras simples, así como el uso frecuente en el comercio para indicar, por ejemplo, el modelo, el código del producto o referencias al catálogo.
Adicionalmente, en tanto una letra del alfabeto latino es un recurso escaso en virtud a su número reducido, debe procederse con extrema cautela al momento de otorgar la exclusividad sobre ella, debiéndose procurar mantener el libre uso por parte de todos los competidores y evitar su apropiación. Diversas oficinas nacionales aceptan el registro de una sola letra como marca, dependiendo de si califica como distintiva o no. Vale decir, en principio, para diversas oficinas nacionales, como para la Comunidad Andina, una sola letra puede constituir, en principio, una marca, salvo que carezca de carácter distintivo.
Frecuentemente, la distintividad requerida es adquirida mediante el uso. Los signos compuestos de una sola letra generalmente carecen de carácter distintivo y, por consiguiente, no son registrables, excepto en los casos de distintividad adquirida. Por ejemplo, la letra “A”, que puede significar “de primera calidad”, puede no calificar como suficientemente distintiva para el registro de una marca sin una evidencia contundente.
La letra “K”, por ejemplo, puede constituir una marca registrable para calzado, pero la letra “H”, que es una indicación usual de la anchura de zapatos, no sería distintiva para designar zapatos. Se requiere particular atención cuando se trata de productos técnicos, como computadoras, máquinas, motores o herramientas, respecto a los cuales ciertas letras tienen usualmente un significado descriptivo o han devenido genéricas, indicativas o de uso común. Cuando una letra no es distintiva, su representación con una combinación de colores y elementos gráficos adicionales puede ayudar a proporcionar un carácter distintivo al signo en su conjunto.
De igual manera, dos o más letras son registrables como marcas salvo que sean descriptivas (lo cual incluye abreviaciones o acrónimos), indicativas, genéricas, necesarias, usuales o carentes de distintividad en su conjunto. El mismo criterio es aplicable para combinaciones de números y letras. Así, algunos ejemplos de signos carentes de distintividad compuestos por letras son: XL para designar vestimenta, SOS para productos farmacéuticos, ABC para agendas o directorios, SDK (software development kit) para este tipo de software de programación, MP3 para reproductores de sonido, 4x4 para camionetas, AAA para baterías o servicios de hospedaje, 1TB para discos duros, M&A para actividades relacionadas con fusiones y adquisiciones, entre otros.
Según lo establecido en el artículo 134 literal d) de la Decisión 486 pueden constituir marcas las letras y los números. Sin embargo, resulta imperativo que dichos signos cumplan con el requisito de la distintividad que, a su vez exige en el artículo 135 literal b) de la misma normativa. En principio, nada impide que un signo compuesto de una sola letra acompañada de elementos gráficos particulares y estilizada mediante un tipo de letra particular sea considerado como distintivo.
Cuando la estilización sea tal que la letra es secundaria en la apreciación global de la marca, el carácter distintivo de la marca será mucho mayor. Mientras más aleatoria y atípica sea la forma de graficar la letra, existen más probabilidades de que sea considerada prima facie como distintiva. De igual manera, un borde llamativo e inusual puede ayudar a revestir la marca de carácter distintivo.
(…) La normativa andina no prohíbe el registro de marcas compuestas de una sola letra pero sí exige el requisito de distintividad, la cual puede darse ab initio o de manera sobrevenida. Si bien el examen de registrabilidad de marcas constituidas por letras latinas debe ser más minucioso en virtud de la escasez de éstas, la aletoriedad y la estilización de la letra, así como la mayor relevancia de los demás elementos gráficos como el borde, otorgan un mayor carácter distintivo al signo en tanto la letra es secundaria en la apreciación del signo en su conjunto”.
El Juez consultante deberá tomar los criterios esgrimidos en la presente interpretación prejudicial al momento de valorar la distintividad del signo solicitado “W” (mixto) y deberá determinar los elementos relevantes en los signos conformados por una sola letra, los cuales deberán ser capaces de otorgarle distintividad al signo solicitado.
LA FALTA DE DISTINTIVIDAD COMO CAUSAL ABSOLUTA DE IRREGISTRABILIDAD. En el presente caso, se interpretará el tema con el fin de contestar la inquietud del Juez consultante sobre ¿Qué criterios deben tomarse en cuenta para establecer si un signo constituido por una letra tiene la arbitrariedad necesaria para generar distintividad? ¿existen parámetros para analizar si un signo conformado por un grafema individual tiene creatividad en su diseño?; y, en razón a que se argumenta que el signo “W” solicitado a registro no es distintivo por lo que su registro fue denegado.
Por este motivo el Tribunal interpretará el tema. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como una característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos del registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.
(Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1333, del 25 de abril de 2006, caso: “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”). Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. Al respecto, el Tribunal ha manifestado: “Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.
Y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado”. (Proceso 90-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1907, de 30 de noviembre de 2010, marca: ERASSIN denominativa). En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo “W” es distintivo para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, tomando en consideración que no cuenta con elementos adicionales.
EL SIGNO SOLICITADO A REGISTRO Y ANTERIORMENTE REGISTRADO COMO MARCA. El Juez consultante, pide que el Tribunal se pronuncie respecto a ¿Cuáles son los criterios para el análisis de la distintividad de una marca en los casos que ésta cuente con un registro previo en países comunitarios y/o extra comunitarios? Por lo tanto, el Tribunal se refiere al tema.
Lo primero que advierte el Tribunal, es que la normativa comunitaria no consagra un derecho de preferencia al registro de un signo que fue anteriormente registrado como marca. El artículo 168 de la Decisión 486 consagra un derecho preferente a la persona que obtenga una resolución favorable en un trámite de cancelación del registro por no uso, lo que se da en un escenario muy diferente al planteado por el demandante.
En este escenario le corresponde al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina realizar ciertas precisiones: El análisis de registrabilidad es una actividad compleja, sistemática e integral, donde están presentes muchos elementos y factores que influyen en la formación del convencimiento de la agencia de registro de marcas en cuanto a la concesión o denegación de una solicitud específica.
Entran en juego las reglas de análisis de marcas y figuras relevantes como la notoriedad, la distintividad adquirida, la conexidad competitiva, entre muchas otras, que la oficina tiene que sopesar dentro de una visión sistemática para tomar una decisión adecuada. El simple hecho de que un signo haya estado registrado como marca no otorga un derecho indefectible o inexorable para el registro.
La oficina de registro de marcas debe realizar un análisis complejo en los términos explicados anteriormente, y así determinar si se incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la norma comunitaria, teniendo en cuenta, por supuesto, las oposiciones presentadas. Por lo tanto, cada examen es independiente y matizado por las circunstancias del caso particular.
En consecuencia, el Juez Consultante deberá determinar si el análisis de marcas realizado fue integral, sistemático y adecuado en relación con todos los elementos, factores y figuras de propiedad intelectual oportunos para resolver el caso particular, tales como la distintividad adquirida. LA NOTORIEDAD DEL SIGNO SOLICITADO A REGISTRO. La sociedad Starwood Hotels manifiesta que el signo solicitado a registro es notoriamente conocido.
Dentro del Proceso 124-IP-2011 de 30 de noviembre de 2011, este Tribunal señaló lo siguiente: “La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario.
Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente. Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc.
Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente: “En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión”.
En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.
Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente sobre la base de las pruebas presentadas”.
El Juez consultante deberá tomar en cuenta los criterios emitidos precedentemente sobre la notoriedad del signo W (mixto) solicitado a registro y anteriormente ya registrado. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE. En el procedimiento administrativo no se presentaron oposiciones al registro del signo “W” y el registro fue denegado de oficio por la Oficina Nacional Competente, por lo tanto, el Tribunal interpretará el presente tema.
El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones.
Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.
La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.
Otra de las características del examen de registrabilidad es la autonomía que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones. Al respecto, Tribunal ha manifestado que el sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.
Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.
Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. (Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1676, de 5 de diciembre de 2008, marca: LAN ECUADOR). Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.
O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1553, de 15 de octubre de 2007, marca: MONARC-M).
Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento.
En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las Oficinas Nacionales de Registro Marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.
En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas, así como, acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar, lo manifestado por el Tribunal en sentido de que: “(…) este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.
No se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos”. (Proceso 138-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1591, de 25 de febrero de 2008, marca: FRUITELLA denominativa). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: En principio, signos compuestos de una o dos letras pueden constituir marcas en virtud de lo establecido en el artículo 134 literal d) de la Decisión 486. Sin embargo, resulta imperativo que dichos signos cumplan con el requisito de la distintividad, exigido en el artículo 135 literal b) de la misma normativa, la cual puede darse ab initio o de manera sobrevenida, es decir, adquirida mediante el uso.
SEGUNDO: Un signo para ser registrado debe cumplir con el requisito de distintividad. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo “W” es distintivo para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza tomando en consideración que no cuenta con elementos adicionales.
TERCERO: El simple hecho de que un signo haya estado registrado como marca no otorga un derecho indefectible o inexorable para el registro. La oficina de registro de marcas debe realizar un análisis complejo en los términos explicados anteriormente, y así determinar si se incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la norma comunitaria, teniendo en cuenta, por supuesto, las oposiciones presentadas.
Por lo tanto, cada examen es independiente y matizado por las circunstancias del caso particular.
CUARTO: El análisis de registrabilidad en caso de solicitarse para registro un signo notorio es independiente. La Oficina Nacional Competente tiene poder discrecional para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.
QUINTO: El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se basa en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente, realizará el examen de registrabilidad el cual debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.