TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 70-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y, de oficio el artículo 134 de la misma norma comunitaria. Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Apelante: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA.
Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPI- DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Marca: “ZERO EMISSION” y logotipo (mixta). Expediente Interno: 05652-2011-0-1801-JR-CA-01. Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve (9) días del mes de septiembre del año dos mil quince.
VISTOS: El Oficio 5652-2011-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 23 de enero de 2015, recibido el mismo día por este Tribunal vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 05652-2011-0-1801-JR-CA-01.
El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 20 de mayo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.
ANTECEDENTES. Partes: Apelante: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: El 15 de febrero de 2010 la sociedad NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA solicitó el registro de la marca ZERO EMISSION y logotipo (mixta) para distinguir productos de la Clase 12 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial El Peruano, no se presentaron oposiciones. El 8 de noviembre de 2010 la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi en su condición de autoridad de primera instancia administrativa expidió la Resolución 17244-2010/DSD-INDECOPI denegando de oficio el registro de la marca solicitada por carecer de distintividad y por resultar descriptivo.
El 29 de noviembre de 2010, la empresa NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución antes citada. El 17 de agosto de 2011, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, actuando como instancia final administrativa expidió la Resolución 1774-2011/TPI-INDECOPI confirmando la resolución de primera instancia. Al no encontrarse conforme con la resolución emitida por la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA interpuso demanda contenciosa administrativa ante el juez especializado en lo contencioso administrativo.
El INDECOPI contestó la demanda contenciosa administrativa, solicitando se la rechace. Mediante Sentencia signada como Resolución Número Once de 21 de marzo de 2014, el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demandada.
El 21 de mayo de 2014 NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, interpuso Recurso de Apelación en contra de la Sentencia signada como Resolución Número Once de 21 de marzo de 2014. Mediante providencia de 10 de noviembre de 2014 la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú decidió suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a: “Cómo debe analizarse e interpretarse un signo para que califique como marca”.
Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa. La sociedad NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Afirma que la marca solicitada es un signo mixto el cual está conformado por una parte denominativa y una gráfica, mientras que las marcas de propiedad de PIRELLI TYRE S.p.a. de Italia son denominativas.
Que su marca es un signo de fantasía que la hace suficientemente distintiva en el mercado. Enuncia que si hubiera existido alguna semejanza con las marcas mencionadas, sus propietarios durante el plazo legal hubieran formulado oposición al registro, esto no sucedió seguramente porque no sintieron que sus intereses se vean afectados con el registro de la marca solicitada.
Que al interponer recurso de apelación se limitó la protección del signo exclusivamente a: “vehículos terrestres a motor (excluyendo vehículos terrestres eléctricos); tales como automóviles, camionetas, camiones, camionetas tipo van, vehículos deportivos utilitarios (Sport Utility Vehicles (SUV), buses, vehículos recreacionales (Recreational Vehicles (RV), carros deportivos, carros de carrera, carretillas elevadoras (vehículos) o vehículos montacargas (Fork Lift Trucks) y tractores remolcadores (tractores) y sus partes estructurales y accesorios para dichos productos pertenecientes a esta clase y excluyendo expresamente llantas, llantas neumáticas, semi-automáticas y sólidas para ruedas de vehículos, ruedas de vehículos, aros para vehículos, cámaras de aire para neumáticos, parches de caucho adhesivo para reparación de tubos (cámaras) o llantas, partes y accesorios para todos estos productos; alarmas anti robo para vehículos”.
Que la marca PZERO (denominativa) ampara únicamente: “llantas, llantas neumáticas, semineumáticas y sólidas para ruedas de vehículos; ruedas para vehículos, cámaras de aire para neumáticos, aros para neumáticos, partes y accesorios para todos los productos mencionados”. Que por su parte la marca denominativa P ZERO protege exclusivamente: “botes, en particular botes inflables, balsa de caucho, veleros, botes a motor, kayaks, canoas”.
Que con la limitación efectuada la vinculación o similitud entre los productos que protegen las marcas desapareció. Que en segunda instancia administrativa la autoridad denegó la solicitud por considerar que el signo es descriptivo y carente de distintividad, no por ser semejante a las marcas previas de propiedad de PIRELLI TYRE S.p.a. de Italia. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa (INDECOPI).
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República de Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Argumenta que los alegatos de la parte actora son impertinentes queriendo cuestionar la validez de la Resolución, desconociendo que si se le negó el registro fue por razones diferentes al tema de confusión de marca.
Manifiesta que se negó el registro de la marca por carecer de distintividad y por resultar descriptivo esto se refiere a incurrir en impedimentos absolutos de registro. Afirma que no se debe analizar la supuesta confundibilidad del signo con otras marcas previamente registradas, debido a que si se procedió a negarla fue por la carencia de distintividad del signo y por constituir un signo descriptivo. c. Sentencia de Primera Instancia. El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió declarar infundada la demanda, al concluir que la resolución que se cuestiona en el proceso resulta debidamente fundamentada. d. Argumentos del Recurso de Apelación. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, fundamentó su Recurso de Apelación con los mismos argumentos esgrimidos en la demanda contencioso administrativa. e. Argumentos de la contestación al Recurso de Apelación. De la revisión del expediente no se desprende contestación al Recurso de Apelación por parte del INDECOPI.
INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que se interpretará por ser aplicable al caso. De oficio se interpretará el artículo 134 de la Decisión 486. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: Concepto de marca y elementos constitutivos.
Irregistrabilidad de un signo por falta de distintividad. Irregistrabilidad de un signo por tratarse de un signo descriptivo en idioma extranjero. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. Para dar contestación a la interrogante del Juez consultante respecto a “Cómo debe analizarse e interpretarse un signo para que califique como marca” este Tribunal se referirá a qué se entiende por marca y cuáles son sus requisitos.
El Tribunal respecto a este aspecto se ha pronuncia en el siguiente sentido: “1. Requisitos para el registro de las marcas. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.
De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: Diferencia los productos o servicios que se ofertan. Es determinadora de la procedencia empresarial.
Indica la calidad del producto o servicio que identifica. Concentra el goodwill del titular de la marca. Sirve de medio para publicitar los productos o servicios. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).
De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95.
Interpretación Prejudicial de, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997). Respecto de la función publicitaria ha señalado lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.
(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004). El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.
Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar, que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.
Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.
(Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de ). En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene: La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca, le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.
La susceptibilidad de representación gráfica. Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica, es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales.
En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, pues, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.
El Juez consultante deberá verificar que el signo ZERO EMISSION (mixto) cumpla con los requisitos previamente señalados en esta providencia. IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO POR FALTA DE DISTINTIVIDAD. La Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI denegó de oficio el signo ZERO EMISSION (mixto) para productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que se trataba de un signo que carece de distintividad, en razón de lo cual este Tribunal se referirá a este tema.
Reiterando lo expuesto en la Interpretación Prejudicial 70-IP-2013, “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”.
Para que un signo pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca.
La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite.
La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.
En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad. Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.
No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00)”.
Para explicar este punto el autor Víctor Bentata señala: "En efecto, mientras la descriptividad denota indirectamente el producto mismo, la insuficiente distintividad no denota al producto, sino que es simplemente incapaz de diferenciar a un producto determinado en todos los sentidos del término. La insuficiente distintividad consiste en una marca demasiado simple o demasiado común, tomada en sí misma, tal como figuras geométricas simples, o signos aritméticos, o palabras como MAS o PARE o Y, mientras que la descriptividad debe ser siempre referida al producto" ("Reconstrucción del Derecho Marcario", Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1994, pág. 165)." El Juez consultante deberá analizar si el signo solicitado ZERO EMISSION (mixto) en sí es capaz de identificarse del resto de signos existentes en el mercado y apto para constituir una marca, para identificar productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.
IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO COMO MARCA POR SER DESCRIPTIVO EN IDIOMA EXTRANJERO. En atención a que el INDECOPI, si bien dentro del contexto de su resolución citó como signos anteriores las marcas denominativas PZERO y P ZERO para productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, registradas a favor de PIRELLI TYRE S.p.a. de Italia, denegó de oficio el registro de la marca ZERO EMISSION (mixta) por carecer de distintividad y por resultar descriptivo.
Señaló el INDECOPI como norma aplicable a la denegatoria del signo el artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486, el cual se refiere a impedimentos absolutos de registro, por lo que este Tribunal abordará el tema de la irregistrabilidad de un signo por ser descriptivo en idioma extranjero. El signo solicitado está compuesto por palabras en inglés ZERO EMISSION, por lo que se hace necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero utilizadas en la conformación de marcas.
Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2013, expedida en el marco del proceso 146-IP-2013: “Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.
No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto de la marca”.
Este Tribunal, con un criterio perfectamente aplicable a la Decisión 486, ha manifestado al respecto lo siguiente: “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local.
(…) el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”.
(Proceso N° 69-IP-2001. Interpretación prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759, de 6 de febrero de 2002). Ratificando lo expuesto en la Interpretación Prejudicial 144-IP-2013, “Para algunos autores no hay distinción mayor entre las marcas de fantasía y las arbitrarias, atribuyéndoles, en definitiva, iguales características; para otros, la diferencia estriba en relación a los productos o servicios que van a identificar y su relación estrecha con ellos y, adicionalmente, que los signos de fantasía pueden no tener significado alguno y carecen de significado conceptual”.
El Tratadista Jorge Otamendi, en su obra Derecho de Marcas, enuncia que “(…) una marca de fantasía puede ser aquélla constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características. Así serán de fantasía “Alba” y “El Mono” para pinturas, “Estrella” para algodón o “Estanciera” para automóviles”.
Este Tribunal en lo referente a los signos de fantasía ha mencionado que: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.
Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. El Juez Consultante quien sobre la base del criterio antes detallado, deberá analizar si en efecto el signo ZERO EMISSION (mixto), es una expresión conocida o no por el público consumidor y que puede a su vez relacionarse con los productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.
Signos Descriptivos. La marca solicitada fue rechazada por tratarse de un signo descriptivo incurso en la prohibición del artículo 135, literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que a criterio del juzgador, por sí mismo conceptualiza la calidad que puede ir ligada al producto. Hace falta iniciar enunciando que los signos descriptivos no tienen poder identificatorio, toda vez que se confunden con lo que van a identificar, sea un producto o un servicio o cualquiera de sus propiedades o características.
El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 determina la irregistrabilidad de los signos descriptivos. Dicha causal de irregistrabilidad precisa lo siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.
Este Tribunal se ha pronunciado en su Interpretación Prejudicial 122-IP-2013, manifestando que “La irregistrabilidad de los signos descriptivos implica a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado”.
El Tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, parte por formularse la pregunta de cómo es el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.
La jurisprudencia ha reconocido que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos o servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos o servicios.
En el caso de que el signo esté integrado por expresiones descriptivas, como se dijo, su titular no puede atribuirse la exclusividad de dichas expresiones ni prohibir su utilización por parte de terceros. El Juez consultante, finalmente, debe establecer si la expresión ZERO EMISSION es un signo descriptivo de las características y cualidades de los productos que pretende distinguir en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo establecido en la presente interpretación prejudicial.
Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Las marcas cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras.
Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría la marca.
SEGUNDO: El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”.
El Juez consultante deberá analizar si el signo solicitado ZERO EMISSION (mixto) en sí es capaz de identificarse del resto de signos existentes en el mercado y apto para constituir una marca para identificar productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.
TERCERO: Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca. Sin embargo, no serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad a la marca en su conjunto.
La jurisprudencia ha reconocido que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos o servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos o servicios.
El Juez Consultante quien sobre la base del criterio antes detallado, deberá analizar si en efecto el signo ZERO EMISSION (mixto), es una expresión conocida o no por el público consumidor y que puede a su vez relacionarse con los productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación prejudicial.
Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 70-IP-2015