Año XXXIII – Número 2728 Lima, 22 de abril de 2016 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 407-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Patente de invención: “PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE HIDROCLORURO DE EPINASTINA EN LA MODIFICACIÓN CRISTALINA DE ALTO PUNTO DE FUSIÓN”. Demandante: BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG. Proceso interno: 2008-00043 PROCESO 419-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 238, 258 y 267 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 129 de la misma norma, interpretación solicitada por el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, República de Colombia.
Asunto: Infracción de diseño industrial SOPORTE METÁLICO. Radicación: 2014-107144 PROCESO 423-IP-2015 Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.
Demandante: Sanofi-Aventis de Colombia S.A. Marca: “CALMODOX” (denominativa). Expediente Interno: 2013-00351-00 Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL TRIBUNAL 22/04/2016 DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD 2 de 50 ANDINA PROCESO 407-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Patente de invención: "PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACiÓN DE HIDROCLORURO DE EPINASTINA EN LA MODIFICACiÓN CRISTALINA DE ALTO PUNTO DE FUSiÓN". Demandante: BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG. Proceso interno: 2008-00043. Magistrada ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.
VISTOS: El Oficio 2652 de 18 de agosto de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el 19 de agosto de 2015, por medio del cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2008-00043;
El Auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y; Los hechos relevantes señalados por el consultante.
A.
ANTECEDENTES. Partes en el Proceso Interno. GACETA OFICIAL Demandante: Demandado: 22/04/2016 3 de 50 BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG. Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Hechos. 1. El 1 de diciembre de 2000, Boehringer Ingelheim Pharma Gmbh & CO. KG (en adelante, Boehringer) presentó, ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la solicitud de patente de invención titulada PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACiÓN DE CLORHIDRATO DE EPINASTINA EN LA MODIFICACiÓN CRISTALINA DE ALTO PUNTO DE FUSiÓN, la cual reivindicó la prioridad de la solicitud de patente 199 58460.5 de la Convención de París, de 3 de diciembre de 1999. 2.
El 28 de febrero de 2003, el extracto correspondiente a la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial 525, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros. 3. Mediante Oficio 3959, notificado por fijación en lista de 6 de abril de 2006, se informó a Boehringer el resultado del examen de patentabilidad efectuado por la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la SIC, donde se encontró que la invención no resulta patentable por carecer de nivel inventivo. 4.
Mediante escritos de 6 de julio de 2006 y 16 de enero de 2007, Boehringer atendió oportunamente los requerimientos formulados y presentó aclaraciones de la solicitud en el sentido de allegar nuevos capítulos descriptivo y reivindicatorio y, a raíz de dichas modificaciones, el título de la invención quedó: PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACiÓN DE CLORHIDRATO DE EPINASTINA EN LA MODIFICACiÓN CRISTALINA DE ALTO PUNTO DE FUSiÓN. 5.
Mediante Oficio 11895, notificado por fijación en lista de 19 de octubre de 2006, se informó al solicitante el resultado del segundo examen de patentabilidad efectuado por la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la SIC, encontrándose que la invención no es patentable por falta de nivel inventivo. 6. El 16 de enero de 2006, Boehringer dio respuesta a las observaciones contenidas en el Oficio 11895 y presentó argumentos para sustentar el nivel inventivo del objeto de la patente solicitada a registro. 7.
El 8 de febrero de 2007, mediante Concepto Técnico 218, se indicó que, practicado el examen definitivo, de conformidad con el artículo 48 de la Decisión 486, se recomendaba denegar la solicitud por carecer de nivel inventivo. 2 GACETA OFICIAL 8. 22/04/2016 4 de 50 El 23 de marzo de 2007, mediante Resolución 7931, el Superintendente de Industria y Comercio denegó el privilegio de patente de invención, efectuando la siguiente observación: - Las nuevas reivindicaciones 1 a 8 no cumplen con el requisito de nivel de inventivo, en conformidad con el artículo 18 de la Decisión 486. 9.
El 7 de mayo de 2007, Boehringer interpuso recurso de reposición contra la Resolución 7931. 10. 31 de julio de 2007, mediante Resolución 23467, el Superintendente de Industria y Comercio, al resolver el recurso de reposición, confirmó la decisión contenida en la Resolución 7931. 11. El 19 de diciembre de 2007, Boehringer interpuso demanda contencioso administrativa peticionando la nulidad de las Resoluciones 7931 y 23467. 12.
El 22 de septiembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486. Argumentos de la demanda. BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.
KG. interpuso demanda en la que manifestó que: 13. Aunque con anterioridad a la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud de patente 00.092.015, a juicio de la SIC, existiera un procedimiento para la preparación de clorhidrato de epinastina en la modificación cristalina de alto punto de fusión, lo cierto es que tales anterioridades no revelan un procedimiento, tal y como lo definió y reivindicó Boehringer en la solicitud. 14.
En efecto, las anterioridades identifican un procedimiento para la preparación de clorhidrato de epinastina en la modificación cristalina de alto punto de fusión, pero no aparece probado que tal procedimiento solucionara los problemas técnicos resueltos por la presente invención, como son el evitar el uso de solventes problemáticos como los alcoholes o dimetilformamida y evitar el uso de ciertos solventes que pueden promover la descomposición de la sal durante el almacenamiento. 15.
Adicionalmente, la carencia de nivel inventivo que endilga en este caso la SIC a la invención de Boehringer resulta infundada por cuanto parte de una interpretación errónea y, consecuentemente, arbitraria, del artículo 18 de la Decisión 486. Las reivindicaciones sometidas a examen fueron sin duda 3 GACETA OFICIAL 22/04/2016 ue manera iTélgment¿¡da y no corno un conjunto, establece el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 8S¿UuiSGéiS 16. 5 de 50 tal y como No es posible concluir que la constatación de la existencia de algunos de los elementos utilizados por Boehringer en su invención permita derivar de manera evidente y obvia esta última.
El proceso no fue obvio, en vista de los documentos citados, ni en vista de una combinación de ellos. En consecuencia, la invención solicitada tiene ventajas sobre las alternativas conocidas en el arte previo, las reivindicaciones gozan de nivel inventivo y, por lo tanto, cumplen todos los requisitos de patentabilidad. Argumentos de la contestación a la demanda.
La SIC presentó contestación a la demanda manifestando que: 17. Respecto a las preguntas planteadas por Boehringer en la solicitud de práctica de prueba pericial, vale la pena aclarar que el solicitante trata de desviar la atención del perito orientándolo a obviar aspectos técnicos que fueron citados por la SIC a lo largo del estudio de fondo de la presente solicitud de registro de invención. 18.
En las preguntas 3-10, Boehringer trata de desviar la atención asegurando, a través de sus preguntas, que la anterioridad EP0035749 no revela el clorhidrato de epinastina de alto punto de fusión, cuando en la página 25, compuesto e) de dicho documento, se lee claramente que ya se había obtenido un clorhidrato de epinastina con un alto punto de fusión, que es precisamente lo que se resuelve en la presente solicitud. 19.
En las preguntas 11-12, se trata de desviar la atención, asegurando que la anterioridad US5306726 trata de compuestos diferentes, cuando lo importante es que dicho documento revela un procedimiento para preparar clorhidratos mediante la adición de HCI, solvente para extraer la sal, así como la adición de exceso de ácido. Por otra parte, respecto a las preguntas 13-15, vale la pena aclarar que la SIC ya había descartado aquel argumento en su respuesta al recurso de reposición, como relevante para el estudio del nivel inventivo.
Finalmente, en las preguntas 16-19, Boehringer insiste en confundir al perito sobre un argumento que la SIC ya había aclarado en su respuesta al recurso de reposición, en donde se dijo que por un error involuntario se escribió paroxetina en lugar de epinastina. Sin embargo, se insiste que lo importante de las enseñanzas de Química Orgánica, radica en que es de común conocimiento las reacciones de grupos básicos como las aminas, con ácido clorhídrico para obtener clorhidratos.
En consecuencia, sería obvio usar esta enseñanza, observando la estructura de la epinastina, que tiene un grupo ami no, y proceder a adicionar HCI para llegar al clorhidrato reivindicado en la solicitud..j 4 GACETA OFICIAL 22/04/2016 6 de 50 20. Que, los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal e) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 21.
Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 22. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: Solicitados: 14 Y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina", C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: 1.
Las patentes de invención. Los requisitos de patentabilidad general. 2. El nivel inventivo y el estado de la técnica. 3. Proscripción del examen de tipo "Hindsight" o "ex post facto". " D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.
1. LAS PATENTES PATENTABILlDAD DE INVENCiÓN. EN GENERAL. LOS REQUISITOS en DE 23. En vista de que el solicitante pidió la interpretación del artículo 14 de la Decisión 486, el Tribunal considera oportuno aclarar el concepto de invención. 24. Con apoyo en criterios doctrinales en la materia se puede afirmar que la invención es una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria, por lo que, la invención presupone un problema específico que es resuelto por la técnica.
Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. ( ) Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.
¿j 5 GACETA OFICIAL 22/04/2016 7 de 50 ¡5. ~I i,-;GU(idl, por su parte, ha manifestado que "el concepto de 'invención' a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico -y por tanto no se deriven de manera evidente del 'estado de la técnica'-, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria".
(Proceso 21-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N°. 631, de 10 de enero de 2001, caso: "DERIVADOS DE BILIS HUMANA"); "lo mismo que se simplifica en la conceptualización recogida por el artículo 1 de la Decisión 344, la que la define como aquellos productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, que posean novedad, nivel inventivo, y sean susceptibles de aplicación industrial." (Proceso 07-IP-2005.
Publicado en la G.O.A.C. N° 1203, de 31 de mayo de 2005 patente: Protector Dermatológico Gel para Quemaduras). 26. Las invenciones susceptibles de patentamiento pueden ser de productos o de procedimientos. El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho.
En cambio, en la invención de procedimiento su objeto versa sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. Al respecto, el Tribunal ha dicho: "La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización)".
(Proceso 13-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1061, de 29 de abril de 2004, patente: TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERTBUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-0XO-TAX11-EN-13-ILO). 27. El artículo 14 de la Decisión 486 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.
Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención.
2. NIVEL INVENTIVO Y EL ESTADO DE LA TÉCNICA. 28. La parte demandante manifiesta que se ha violado el artículo 18 de la Decisión 486 en vista de que su solicitud de patente cumple con el requisito de nivel inventivo. 29. Este requisito, previsto por el artículo 18 de la Decisión 486, que exige que la invención tenga nivel inventivo, presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide 6 GACETA OFICIAL 22/04/2016 8 de 50 que s·.;: alcance ia '-8g:a v::-cníca propuesta tn¡jz3ndo procecsnrerucs o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica. 30.
El estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por "todo lo que haya sido accesible al público" que se examina para establecer la novedad de un invento. En efecto, "con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( ).
En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica', en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención".
(Proceso 12-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N°. 428 de 16 de abril de 1999, caso: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA). 31. El Tribunal a manera de orientación ha citado algunos criterios de las Cámaras de Recursos que se señalan a continuación: "Para analizar le existencia de nivel inventivo, las Cámaras de Recursos han adoptado ei método llamado 'acercamiento problema-solución' (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: 'a) identificar 'el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada'; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el 'estado de la técnica más próximo'; e) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos' (Office européen des brevets, op. cit)".
(Proceso 13-IP-2004, ya citado). 32. En este contexto el Tribunal siguiendo los referidos criterios de las Cámaras de Recursos dice: "el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura.
Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración ( ). Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado f t\ !,Y, (~ 7 GACETA OFICIAL 22/04/2016 9 de 50 de la tecnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquélla, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida (Office européen des brevets, op.cit.) ( ).
Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo. A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo.
Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op.cit.)".
(Proceso 13-IP-2004, ya citado). 33. Por otra parte, y sobre el mismo tema del nivel inventivo, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Miembros de la Comunidad Andina, sostiene: "Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.
La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué "cantidad" de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.
El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica. Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta yel estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.
Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. 8 GACETA OFICIAL 22/04/2016 10 de 50 Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante.
Por ejemplo, en el área química el estado de la técnica más cercano puede ser aquél que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención. 10.2 Método para la evaluación del nivel inventivo 10. 2.1 Análisis problema-solución Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución. Para ello deben cumplirse las siguientes etapas: identificación del estado de la técnica más cercano; - identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y - definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión. Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente.
El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud ya veces tiene que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda. El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió. Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.
La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano /1 I / 9 GACETA OFICIAL 22/04/2016 11 de 50 para resolver ei problema técnico, de tal forma que !legue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).
Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos. Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto, el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención. La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto.
Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características. Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado.
Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo. En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: - ¿estaba un técnico con conocimientos condiciones de plantearse el problema?; medios en la materia en - ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica; y - ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo".
(Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes, ya citado). 34. En consecuencia. a efectos de examinar el nivel inventivo, la Oficina Nacional Competente se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia 10 GACETA OFICIAL 22/04/2016 12 de 50 técnica -sin que llegue a ser una persona altamente especiaHzadaderivarse de manera evidente la regla técnica propuesta. 35. pueda El Juez consultante deberá determinar si los documentos citados como anterioridades por la Superintendencia de Industria y Comercio, afectan el nivel inventivo en relación con la solicitud de patente, de conformidad con lo manifestado en la presente interpretación prejudicial. 3.
PROSCRIPCiÓN DEL EXAMEN DE TIPO "HINDSIGHT" O "EX POST FACTO". 36. En el caso de examen, corresponde mencionar que este Tribunal, en la Interpretación Prejudicial del proceso 258-IP-2014 de 22 de abril de 2015, en su parte resolutiva segunda así como en los fundamentos (entendimiento reiterado en su similar del proceso 293-IP-2015 de 24 de junio de 2015), aludió a la importancia de resaltar el papel del técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en un asunto tratado.
Al respecto, la aludida interpretación señaló lo siguiente: "( ) Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: - El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la "media normal" en la materia que se trate. Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista "obviedad", y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. - El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la "ficción" para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.
Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en día" pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.
Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo. En este sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de la invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que no serían otra cosa que aquellos mediados por conocimientos retrospectivos obtenidos de la propia invención o del estado actual de la técnica.", O.t¡r 11 GACETA OFICIAL 3? 22/04/2016 13 de 50 cil SI caso parucutar, iguaimente, como se señaló en los CélSOS precedentemente señalados, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia, y si se hizo un análisis retrotraído del nivel inventivo; es decir, no a posteriori, ex post facto o hindsight.".
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL siguiente: DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Para que una invención de producto o de procedimiento sea objeto de protección a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.
SEGUNDO: La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención. A los efectos de establecer si el requisito del nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, con los conocimientos integrantes del estado de la técnica, el experto medio habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.
No tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendría la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto.
El Juez consultante deberá determinar si los documentos citados como anterioridades por la Superintendencia de Industria y Comercio, afectan el nivel inventivo en relación con la solicitud de patente, de conformidad con lo manifestado en la presente interpretación prejudicial.
TERCERO: El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la "ficción" para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente /',l-" g¡¡/¿ 12 GACETA OFICIAL 14 de 50 22/04/2016 de invención o de la fecha de prioridad. Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre.
Es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en día" pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento. Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo.
En este sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de la presentación de la solicitud de patente de invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que no serían otra cosa que aquellos mediados por conocimientos retrospectivos obtenidos de la propia invención o del estado actual de la técnica.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron e? ¡$U adopción. !_ i, J I \ il \ __ __../' ' Cecilia Luisa Aylíón Quinteros MAGISTRADA De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el secretan <, '~--.). / / /!~ ¡// ¡p ~r~) //~?,/ -', / L----J.:-_ -_ Hernán{,Ir,toit ~ano l~ESiOENTE ( J/ r \ ~\ f / /'._ e ' / / ( ~.~ SECRETARIO 13 GACETA OFICIAL 22/04/2016 15 de 50 Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Proceso 407-IP-2015 14 GACETA OFICIAL 22/04/2016 16 de 50 GACETA OFICIAL 22/04/2016 17 de 50 GACETA OFICIAL 22/04/2016 18 de 50 GACETA OFICIAL 22/04/2016 19 de 50 GACETA OFICIAL 22/04/2016 20 de 50 GACETA OFICIAL 22/04/2016 21 de 50 GACETA OFICIAL 22/04/2016 22 de 50 GACETA OFICIAL 22/04/2016 23 de 50 GACETA OFICIAL 22/04/2016 24 de 50 GACETA OFICIAL 22/04/2016 25 de 50 GACETA OFICIAL 22/04/2016 26 de 50 GACETA OFICIAL 22/04/2016 27 de 50 GACETA OFICIAL 22/04/2016 28 de 50 GACETA OFICIAL 22/04/2016 29 de 50 GACETA OFICIAL 22/04/2016 30 de 50 GACETA OFICIAL 22/04/2016 31 de 50 GACETA OFICIAL 22/04/2016 32 de 50 GACETA OFICIAL 22/04/2016 33 de 50 GACETA OFICIAL 22/04/2016 34 de 50 GACETA OFICIAL 22/04/2016 35 de 50 GACETA OFICIAL TRIBUNAL 22/04/2016 DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD 36 de 50 ANDINA PROCESO 423-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Marca: COAX (mixta) Demandante: PERMODA LTOA. Proceso interno 2011-00273. Magistrada ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil dieciséis. VISTOS: El Oficio 2811 de 27 de agosto de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico el mismo día, el Consejo de Estado, República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2011-00273.
El Auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto. A.
ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el Proceso Interno. Demandante: PERMODA LTOA. GACETA OFICIAL Tercero interesado: 22/04/2016 37 de 50 COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA.
JOSÉ NAIR HERNÁNDEZ. Hechos. 1. El 18 de junio de 2009, el señor JOSÉ NAIR HERNÁNDEZ solicitó, ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), el registro como marca del signo COAX (mixto) para distinguir "vestidos, calzados sombrerería" productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial 607 de 31 de agosto de 2008, al que presentó oposición la sociedad PERMODA LTOA. sobre la base de su marca KOAJ (mixta) registrada para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.
Por Resolución 22397 de 29 de abril de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo COAX (mixto). 4. PERMODA LTOA. interpuso recurso de reposición yen subsidio de apelación. 5. Mediante Resolución 32001 de 23 de junio de 2010, al resolver el recurso de reposición, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC revocó la Resolución impugnada y, en consecuencia, declaró fundada la oposición presentada y negó el registro del signo solicitado. 6.
El señor JOSÉ NAIR HERNÁNDEZ solicitó recurso de apelación. 7. Mediante Resolución 19063 de 7 de abril de 2011, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, decidió revocar la Resolución 32001, declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo COAX (mixto) solicitado por JOSÉ NAIR HERNÁNDEZ para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 8.
La sociedad PERMODA LTOA. en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho solicitó la nulidad de las Resoluciones 22397 y 19063. 9. Por providencia de 4 de agosto de 2014, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera suspendió el proceso y solicitó que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emita la interpretación prejudicial correspondiente.
Argumentos de la demanda..,.J e- 2 GACETA OFICIAL 22/04/2016 38 de 50 siguientes argumentos: 10. Violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 11. La Resolución 22397 aclara que la única diferencia que existe entre los signos es una de sus consonantes y reconoce de igual forma que los demás fonemas se reproducen o comparten de forma común, no obstante lo anterior, da relevancia a la única diferencia que radica en la sustitución de la última consonante que conforman cada uno de los signos "X" y "J". 12.
Afirma que el consumidor al momento de adquirir el producto en el mercado no solicitará el mismo haciendo referencia o una descripción del signo o de la parte gráfica que acompaña al vocablo COAX sino por el contrario lo solicitará con la expresión que acompaña al mismo. 13. La Resolución 19063 hizo un estudio fraccionado del signo solicitado, teniendo que hacerlo de forma conjunta, pues el consumidor no va a pensar que si bien las marcas comparten las vocales A y O, la utilización de las consonantes C y X a diferencia de la letras K y J le permiten diferenciar que los signos son diferentes y, por lo tanto, tienen un origen empresarial diferente, sino por el contrario, al momento se solicitar el producto lo hará por el conjunto. 14.
Los signos en conflicto son fonética y gramaticalmente similares, son completamente confundibles, sobre todo si se toma en cuenta que por la fuerza expresiva de las palabras son éstas las que utilizarán al momento de solicitar el producto en el mercado. 15. Los signos en conflicto distinguen productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
Argumentos de la contestación a la demanda Superintendencia de Industria y Comercio. por parte de la La SIC contestó la demanda manifestando: 16. El demandante no utilizó las reglas de comparación de signos ya que pone de presente la importancia de no separar los elementos que componen las marcas. Sin embargo, cuando procede a hacer la comparación descompone los vocablos KOAJ y COAX en sílabas y analiza cada carácter de los signos. 17.
Se debe tener en consideración que los signos en conflicto son mixtos, razón por la cual es indispensable que la comparación de las mismas se haga teniendo en consideración todos los elementos de los signos. 3 GACETA OFICIAL 22/04/2016 39 de 50 18. Por lo tanto, si se realiza la comparación sin descomponer la marca, es evidente que las mismas no presentan semejanzas susceptibles de acarrear riesgo de confusión o de asociación. 19.
Teniendo en cuenta que los signos analizados en conjunto y sucesivamente presentan diferencias que permiten su individualización no se puede decir que exista identidad o semejanza entre ellos. 20. No existe conexión competitiva entre los signos en disputa. Argumentos de la contestación interesado. 21. a la demanda por parte del tercero No se encuentra en el expediente contestación a la demanda por parte del señor JOSÉ NAIR HERNÁNDEZ, tercero interesado en el proceso.
B. INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL. 22. El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 23. Este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 24.
El Tribunal interpretará el siguiente artículo: 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 1. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2.
Comparación entre marcas mixtas. 3. Conexión competitiva entre productos de las Clases 14 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza. D. 1 ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )". /1 )-, r !C 4 GACETA OFICIAL ANÁUSIS 1. 22/04/2016 40 de 50 aJE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. IRREGISTRABILlDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSiÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACiÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. 25. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo solicitado COAX (mixto) por JOSÉ NAIR HERNÁNDEZ y la marca sobre la base de la cual se presenta la oposición KOAJ (mixta) registrada a favor de la sociedad PERMODA LTOA. 26.
Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 27.
Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad. 28. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: "El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica". (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). 29.
En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o 5 GACETA OFICIAL 22/04/2016 41 de 50 asociactcr., (Cela vez que centro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad. 30.
El Tribunal ha sostenido que "La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo". (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). 31.
Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado. 32.
Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios. 33.
Sobre la base de jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 34. El Tribunal ha diferenciado entre: "la 'semejanza' y la 'identidad', ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.
En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos". (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP'S). 35. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la 6 GACETA OFICIAL 22/04/2016 42 de 50 jurispruoencia nan sugerido a los efectos de precisar el grado confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. de 36.
En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. 37. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: "El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.
El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica".
(Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). 38. En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud de signos y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: 39.
La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. 40. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones.
Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. 41. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.
Reglas para realizar el cotejo de signos. 7 GACETA OFICIAL 42. 22/04/2016 43 de 50 A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que "debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos inteqrantes'". 2.
En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca. 4.
Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa". 43. En el cotejo que haga el Juez Consultante, es necesario determinar si el signo se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, identificando una eventual identidad o similitud entre los signos comparados, según los criterios desarrollados en la presente providencia. 2.
COMPARACiÓN ENTRE MARCAS MIXTAS. 44. El Tribunal interpretará el presente tema en virtud de que los signos en conflicto COAX y KOAJ son mixtos. 45. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico 2 3 Femández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo SA, Madrid 1984, p.215.
Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 Y ss. 8 GACETA OFICIAL 22/04/2016 44 de 50 t--' j¡,:;¡,0GS y (,é¡j·;;: n~L'lycrilifiUc(]Cid en ia mente J61 consurn.uor. e¡ Triounat na reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto". (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). 46. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, "en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que ( ) suscita en el consumidor ( ) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores'". 47.
Sobre la base de estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento.
Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos descritos a continuación: 48. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.
Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales 4 Fernández-Novoa, 1984, p. 237-239. Carlos, "Fundamentos de Derecho de Marcas", Editorial Montecorvo S.A., Madrid 9 GACETA OFICIAL 22/04/2016 45 de 50 denominación. 3.
En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 49. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 50.
El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.
Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 51. En el caso concreto, el Juez consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial al realizar la comparación entre los signos en conflicto. 3.
CONEXiÓN COMPETITIVA ENTRE PRODUCTOS 14 Y 25 DE LA CLASIFICACiÓN INTERNACIONAL DE LAS CLASES DE NIZA. 52. El señor JOSÉ NAIR HERNÁNOEZ solicitó el registro del signo COAX (mixto) para distinguir productos de la Clase 255 de la Clasificación Internacional de Niza. Por su parte, la sociedad PERMOOA LTOA. presentó oposición sobre la base de su marca KOAJ (mixta) registrada para identificar productos de la Clase 146. 53.
Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que pueden 5 6 Vestidos, calzados, sombrerería. Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.
J..¡ 1- I 10 GACETA OFICIAL 22/04/2016 46 de 50 conducir a clSté..C!8C8( o i:jar.a similitud o la conexión competitiva dHíe los productos que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos;
(v) Uso conjunto o complementario de productos; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos. 54. En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos: "a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: ( ) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.
En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.
En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. e) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.
Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitiva mente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.
En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. 11 GACETA OFICIAL 22/04/2016 47 de 50 e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.
La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir".
(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004. MARCA: "EBEL INTERNATIONAL (MIXTA)"). 55. El Tribunal ha sostenido que: "en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.
A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara yen grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito".
(Proceso 67-IP-2002, marca: "GOODNITES", publicado en la G.O.A.C. N°. 871 del11 de diciembre de 2002). 56. Debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes. 57.
También se debe considerar la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
( i·.:> ! ~ 12 GACETA OFICIAL 22/04/2016 48 de 50 58. Asimismo analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor. 59.
Sobre este particular, el Tribunal ha señalado que: "serán competitivamente conexos todos los productos vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los productos guardan también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de productos dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad".
(Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 739, de 4 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA). 60. Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el servicio. A juicio del Tribunal, "el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado 'consumidor medio' o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )" (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). 61.
El Juez consultante deberá tomar en cuenta los criterios esgrimidos para determinar si existe conexión competitiva entre los productos comprendidos en las Clases 14 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL siguiente, DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los »< I <\)- bt 13 GACETA OFICIAL 49 de 50 22/04/2016 C,.):15WI:,JOi 85 Sl¡10 que es suflc.cnte ia existe.ic.a ~ Ji ¡¡I;..~):J:':' ue GJlll:..'::;U:! G r":t:; asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
SEGUNDO: Al comparar signos mixtos se determina que predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de estos signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar al riesgo de confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
TERCERO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre productos expuestos en la presente interpretación prejudicial. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.
Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. !\ '1r'\.~ I tÓ. O CeciliaL~ A ~1Ifn'~uinteros MAGISTRADA De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prel~dicial el Presidente y el s~crero>;¡ /;
Herná j;¡'{'1~Lz~ranó: ~.~~SIDENTE (ii;.41 -_.~"'-", SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 14 GACETA OFICIAL 22/04/2016 50 de 50 Proceso 423-IP-2015 15