TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 407-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Patente de invención: "PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACiÓN DE HIDROCLORURO DE EPINASTINA EN LA MODIFICACiÓN CRISTALINA DE ALTO PUNTO DE FUSiÓN".
Demandante: BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG. Proceso interno: 2008-00043. Magistrada ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil dieciséis. VISTOS: El Oficio 2652 de 18 de agosto de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el 19 de agosto de 2015, por medio del cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2008-00043;
El Auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y; Los hechos relevantes señalados por el consultante.
A.
ANTECEDENTES. Partes en el Proceso Interno. Demandante: Demandado: BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG. Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Hechos. 1. El 1 de diciembre de 2000, Boehringer Ingelheim Pharma Gmbh & CO. KG (en adelante, Boehringer) presentó, ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la solicitud de patente de invención titulada PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACiÓN DE CLORHIDRATO DE EPINASTINA EN LA MODIFICACiÓN CRISTALINA DE ALTO PUNTO DE FUSiÓN, la cual reivindicó la prioridad de la solicitud de patente 199 58460.5 de la Convención de París, de 3 de diciembre de 1999. 2.
El 28 de febrero de 2003, el extracto correspondiente a la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial 525, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros. 3. Mediante Oficio 3959, notificado por fijación en lista de 6 de abril de 2006, se informó a Boehringer el resultado del examen de patentabilidad efectuado por la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la SIC, donde se encontró que la invención no resulta patentable por carecer de nivel inventivo. 4.
Mediante escritos de 6 de julio de 2006 y 16 de enero de 2007, Boehringer atendió oportunamente los requerimientos formulados y presentó aclaraciones de la solicitud en el sentido de allegar nuevos capítulos descriptivo y reivindicatorio y, a raíz de dichas modificaciones, el título de la invención quedó: PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACiÓN DE CLORHIDRATO DE EPINASTINA EN LA MODIFICACiÓN CRISTALINA DE ALTO PUNTO DE FUSiÓN. 5.
Mediante Oficio 11895, notificado por fijación en lista de 19 de octubre de 2006, se informó al solicitante el resultado del segundo examen de patentabilidad efectuado por la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la SIC, encontrándose que la invención no es patentable por falta de nivel inventivo. 6. El 16 de enero de 2006, Boehringer dio respuesta a las observaciones contenidas en el Oficio 11895 y presentó argumentos para sustentar el nivel inventivo del objeto de la patente solicitada a registro. 7.
El 8 de febrero de 2007, mediante Concepto Técnico 218, se indicó que, practicado el examen definitivo, de conformidad con el artículo 48 de la Decisión 486, se recomendaba denegar la solicitud por carecer de nivel inventivo. 2 8. El 23 de marzo de 2007, mediante Resolución 7931, el Superintendente de Industria y Comercio denegó el privilegio de patente de invención, efectuando la siguiente observación: - Las nuevas reivindicaciones 1 a 8 no cumplen con el requisito de nivel de inventivo, en conformidad con el artículo 18 de la Decisión 486. 9.
El 7 de mayo de 2007, Boehringer interpuso recurso de reposición contra la Resolución 7931. 10. 31 de julio de 2007, mediante Resolución 23467, el Superintendente de Industria y Comercio, al resolver el recurso de reposición, confirmó la decisión contenida en la Resolución 7931. 11. El 19 de diciembre de 2007, Boehringer interpuso demanda contencioso administrativa peticionando la nulidad de las Resoluciones 7931 y 23467. 12.
El 22 de septiembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486. Argumentos de la demanda. BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.
KG. interpuso demanda en la que manifestó que: 13. Aunque con anterioridad a la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud de patente 00.092.015, a juicio de la SIC, existiera un procedimiento para la preparación de clorhidrato de epinastina en la modificación cristalina de alto punto de fusión, lo cierto es que tales anterioridades no revelan un procedimiento, tal y como lo definió y reivindicó Boehringer en la solicitud. 14.
En efecto, las anterioridades identifican un procedimiento para la preparación de clorhidrato de epinastina en la modificación cristalina de alto punto de fusión, pero no aparece probado que tal procedimiento solucionara los problemas técnicos resueltos por la presente invención, como son el evitar el uso de solventes problemáticos como los alcoholes o dimetilformamida y evitar el uso de ciertos solventes que pueden promover la descomposición de la sal durante el almacenamiento. 15.
Adicionalmente, la carencia de nivel inventivo que endilga en este caso la SIC a la invención de Boehringer resulta infundada por cuanto parte de una interpretación errónea y, consecuentemente, arbitraria, del artículo 18 de la Decisión 486. Las reivindicaciones sometidas a examen fueron sin duda 3 ue manera iTélgment¿¡da y no corno un conjunto, establece el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 8S¿UuiSGéiS 16. tal y como No es posible concluir que la constatación de la existencia de algunos de los elementos utilizados por Boehringer en su invención permita derivar de manera evidente y obvia esta última.
El proceso no fue obvio, en vista de los documentos citados, ni en vista de una combinación de ellos. En consecuencia, la invención solicitada tiene ventajas sobre las alternativas conocidas en el arte previo, las reivindicaciones gozan de nivel inventivo y, por lo tanto, cumplen todos los requisitos de patentabilidad. Argumentos de la contestación a la demanda.
La SIC presentó contestación a la demanda manifestando que: 17. Respecto a las preguntas planteadas por Boehringer en la solicitud de práctica de prueba pericial, vale la pena aclarar que el solicitante trata de desviar la atención del perito orientándolo a obviar aspectos técnicos que fueron citados por la SIC a lo largo del estudio de fondo de la presente solicitud de registro de invención. 18.
En las preguntas 3-10, Boehringer trata de desviar la atención asegurando, a través de sus preguntas, que la anterioridad EP0035749 no revela el clorhidrato de epinastina de alto punto de fusión, cuando en la página 25, compuesto e) de dicho documento, se lee claramente que ya se había obtenido un clorhidrato de epinastina con un alto punto de fusión, que es precisamente lo que se resuelve en la presente solicitud. 19.
En las preguntas 11-12, se trata de desviar la atención, asegurando que la anterioridad US5306726 trata de compuestos diferentes, cuando lo importante es que dicho documento revela un procedimiento para preparar clorhidratos mediante la adición de HCI, solvente para extraer la sal, así como la adición de exceso de ácido. Por otra parte, respecto a las preguntas 13-15, vale la pena aclarar que la SIC ya había descartado aquel argumento en su respuesta al recurso de reposición, como relevante para el estudio del nivel inventivo.
Finalmente, en las preguntas 16-19, Boehringer insiste en confundir al perito sobre un argumento que la SIC ya había aclarado en su respuesta al recurso de reposición, en donde se dijo que por un error involuntario se escribió paroxetina en lugar de epinastina. Sin embargo, se insiste que lo importante de las enseñanzas de Química Orgánica, radica en que es de común conocimiento las reacciones de grupos básicos como las aminas, con ácido clorhídrico para obtener clorhidratos.
En consecuencia, sería obvio usar esta enseñanza, observando la estructura de la epinastina, que tiene un grupo ami no, y proceder a adicionar HCI para llegar al clorhidrato reivindicado en la solicitud..j 4 20. Que, los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal e) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 21.
Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 22. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: Solicitados: 14 Y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina", C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: 1.
Las patentes de invención. Los requisitos de patentabilidad general. 2. El nivel inventivo y el estado de la técnica. 3. Proscripción del examen de tipo "Hindsight" o "ex post facto". " D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.
1. LAS PATENTES PATENTABILlDAD DE INVENCiÓN. EN GENERAL. LOS REQUISITOS en DE 23. En vista de que el solicitante pidió la interpretación del artículo 14 de la Decisión 486, el Tribunal considera oportuno aclarar el concepto de invención. 24. Con apoyo en criterios doctrinales en la materia se puede afirmar que la invención es una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria, por lo que, la invención presupone un problema específico que es resuelto por la técnica.
Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. ( ) Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.
¿j 5 ¡5. ~I i,-;GU(idl, por su parte, ha manifestado que "el concepto de 'invención' a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico -y por tanto no se deriven de manera evidente del 'estado de la técnica'-, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria".
(Proceso 21-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N°. 631, de 10 de enero de 2001, caso: "DERIVADOS DE BILIS HUMANA"); "lo mismo que se simplifica en la conceptualización recogida por el artículo 1 de la Decisión 344, la que la define como aquellos productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, que posean novedad, nivel inventivo, y sean susceptibles de aplicación industrial." (Proceso 07-IP-2005.
Publicado en la G.O.A.C. N° 1203, de 31 de mayo de 2005 patente: Protector Dermatológico Gel para Quemaduras). 26. Las invenciones susceptibles de patentamiento pueden ser de productos o de procedimientos. El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho.
En cambio, en la invención de procedimiento su objeto versa sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. Al respecto, el Tribunal ha dicho: "La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización)".
(Proceso 13-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1061, de 29 de abril de 2004, patente: TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERTBUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-0XO-TAX11-EN-13-ILO). 27. El artículo 14 de la Decisión 486 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.
Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención.
2. NIVEL INVENTIVO Y EL ESTADO DE LA TÉCNICA. 28. La parte demandante manifiesta que se ha violado el artículo 18 de la Decisión 486 en vista de que su solicitud de patente cumple con el requisito de nivel inventivo. 29. Este requisito, previsto por el artículo 18 de la Decisión 486, que exige que la invención tenga nivel inventivo, presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide 6 que s·.;: alcance ia '-8g:a v::-cníca propuesta tn¡jz3ndo procecsnrerucs o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica. 30.
El estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por "todo lo que haya sido accesible al público" que se examina para establecer la novedad de un invento. En efecto, "con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( ).
En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica', en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención".
(Proceso 12-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N°. 428 de 16 de abril de 1999, caso: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA). 31. El Tribunal a manera de orientación ha citado algunos criterios de las Cámaras de Recursos que se señalan a continuación: "Para analizar le existencia de nivel inventivo, las Cámaras de Recursos han adoptado ei método llamado 'acercamiento problema-solución' (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: 'a) identificar 'el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada'; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el 'estado de la técnica más próximo'; e) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos' (Office européen des brevets, op. cit)".
(Proceso 13-IP-2004, ya citado). 32. En este contexto el Tribunal siguiendo los referidos criterios de las Cámaras de Recursos dice: "el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura.
Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración ( ). Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado f t\ !,Y, (~ 7 de la tecnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquélla, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida (Office européen des brevets, op.cit.) ( ).
Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo. A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo.
Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op.cit.)".
(Proceso 13-IP-2004, ya citado). 33. Por otra parte, y sobre el mismo tema del nivel inventivo, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Miembros de la Comunidad Andina, sostiene: "Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.
La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué "cantidad" de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.
El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica. Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta yel estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.
Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. 8 Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante.
Por ejemplo, en el área química el estado de la técnica más cercano puede ser aquél que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención. 10.2 Método para la evaluación del nivel inventivo 10. 2.1 Análisis problema-solución Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución. Para ello deben cumplirse las siguientes etapas: identificación del estado de la técnica más cercano; - identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y - definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión. Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente.
El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud ya veces tiene que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda. El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió. Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.
La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano /1 I / 9 para resolver ei problema técnico, de tal forma que !legue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).
Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos. Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto, el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención. La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto.
Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características. Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado.
Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo. En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: - ¿estaba un técnico con conocimientos condiciones de plantearse el problema?; medios en la materia en - ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica; y - ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo".
(Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes, ya citado). 34. En consecuencia. a efectos de examinar el nivel inventivo, la Oficina Nacional Competente se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia 10 técnica -sin que llegue a ser una persona altamente especiaHzadaderivarse de manera evidente la regla técnica propuesta. 35. pueda El Juez consultante deberá determinar si los documentos citados como anterioridades por la Superintendencia de Industria y Comercio, afectan el nivel inventivo en relación con la solicitud de patente, de conformidad con lo manifestado en la presente interpretación prejudicial. 3.
PROSCRIPCiÓN DEL EXAMEN DE TIPO "HINDSIGHT" O "EX POST FACTO". 36. En el caso de examen, corresponde mencionar que este Tribunal, en la Interpretación Prejudicial del proceso 258-IP-2014 de 22 de abril de 2015, en su parte resolutiva segunda así como en los fundamentos (entendimiento reiterado en su similar del proceso 293-IP-2015 de 24 de junio de 2015), aludió a la importancia de resaltar el papel del técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en un asunto tratado.
Al respecto, la aludida interpretación señaló lo siguiente: "( ) Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: - El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la "media normal" en la materia que se trate. Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista "obviedad", y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. - El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la "ficción" para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.
Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en día" pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.
Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo. En este sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de la invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que no serían otra cosa que aquellos mediados por conocimientos retrospectivos obtenidos de la propia invención o del estado actual de la técnica.", O.t¡r 11 3? cil SI caso parucutar, iguaimente, como se señaló en los CélSOS precedentemente señalados, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia, y si se hizo un análisis retrotraído del nivel inventivo; es decir, no a posteriori, ex post facto o hindsight.".
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL siguiente: DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Para que una invención de producto o de procedimiento sea objeto de protección a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.
SEGUNDO: La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención. A los efectos de establecer si el requisito del nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, con los conocimientos integrantes del estado de la técnica, el experto medio habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.
No tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendría la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto.
El Juez consultante deberá determinar si los documentos citados como anterioridades por la Superintendencia de Industria y Comercio, afectan el nivel inventivo en relación con la solicitud de patente, de conformidad con lo manifestado en la presente interpretación prejudicial.
TERCERO: El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la "ficción" para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente /',l-" g¡¡/¿ 12 de invención o de la fecha de prioridad. Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre.
Es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en día" pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento. Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo.
En este sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de la presentación de la solicitud de patente de invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que no serían otra cosa que aquellos mediados por conocimientos retrospectivos obtenidos de la propia invención o del estado actual de la técnica.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron e? ¡$U adopción. !_ i, J I \ il \ __ __../' ' Cecilia Luisa Aylíón Quinteros MAGISTRADA De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el secretan <, '~--.). / / /!~ ¡// ¡p ~r~) //~?,/ -', / L----J.:-_ -_ Hernán{,Ir,toit ~ano l~ESiOENTE ( J/ r \ ~\ f / /'._ e ' / / ( ~.~ SECRETARIO 13 Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Proceso 407-IP-2015 14