op TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 419-1P-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 238, 258 y 267 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 129 de la misma norma, interpretación solicitada por el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, República de Colombia.
Asunto: Infracción de diseño industrial SOPORTE METÁLICO. Radicación: 2014-107144. Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos dias del mes de marzo del año dos mil dieciséis. VISTOS: El 24 de agosto de 2015, se recibió en este Tribunal, vía courier, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, República de Colombia, relativa a los artículos 238, 258 y 267 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso por infracción de derechos de propiedad industrial con Radicación 2014-107144.
El auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto..
ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno. Demandante: FÁBRICA INDUSTRIAL DE PERFILES FORLIN LTDA. Demandado: INTEGRACIÓN DE LA INGENIERÍA QUÍMICA, MECÁNICA Y AFINES — QMA S.A. Hechos.
Fábrica Industrial de Perfiles Forlin Ltda. tiene como actividad principal el diseño, fabricación y comercialización de algunos productos necesarios en el campo de la construcción que incluyen soportes metálicos, perfiles y estructuras metálicas, tal y como se puede comprobar en la publicidad de su catálogo o brochure de publicidad de sus productos y de su página web.
El 10 de octubre de 2012, mediante Resolución 64960, se concedió el certificado 7265 para el diseño industrial SOPORTE METÁLICO a favor de Fábrica Industrial de Perfiles Forlin Ltda. El 28 de noviembre de 2012, Fábrica Industrial de Perfiles Forlin Ltda. requirió a Integración de la Ingeniería Quimica, Mecánica y Afines QMA S.A. (en adelante, QMA S.A.) para notificarles formalmente la existencia y propiedad exclusiva de los derechos adquiridos sobre el diseño industrial denominado SOPORTE METÁLICO.
No hubo respuesta a tales requerimientos por parte de QMA S.A. Fábrica Industrial de Perfiles Forlin Ltda. citó a QMA S.A. a audiencia de conciliación el 19 de marzo de 2013 a través del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. La referida audiencia fue reprogramada para el 23 de abril de 2013, posteriormente para el 27 de mayo de 2013, luego para el 30 de mayo de 2013 y, finalmente, para el 24 de junio de 2013, debido a la inasistencia de QMA S.A. En abril de 2013, QMA S.A. dio respuesta a los múltiples requerimientos de Fábrica Industrial de Perfiles Forlin Ltda. El 19 de mayo de 2014, Fábrica Industrial de Perfiles Fortin Ltda. interpuso demanda por infracción de derechos de propiedad industrial, ante Superintendente de Industria y Comercio, contra QMA S.A, con fundamento en la supuesta producción, comercialización y publicidad del diseño industrial SOPORTE METÁLICO.
El 16 de julio de 2015, mediante Auto 53503, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 238, 258 y 267 de la Decisión 486. 10. 11. 12. 13. ¿yuiñentos de la demanda, FÁBRICA INDUSTRIAL DE PERFILES FORLIN LTDA. presentó demanda bajo los siguientes argumentos: QMA S.A. se encuentra actualmente fabricando, publicitando y comercializando, dentro del territorio colombiano, y sin su autorización, el diseño industrial SOPORTE METÁLICO, que se encuentra registrado a favor de Fábrica Industrial de Perfiles Forlin Ltda. Se rescata la existencia de facturas de venta y revistas promocionales de Hogar 8 Construcción, que corroborarían la distribución y venta de uno de sus proveedores, Easy Colombia S.A. En cuanto a la publicidad del producto en controversia, QMA S.A. exhibe en su sitio web, imágenes e información técnica relacionados con el diseño protegido.
En uno de los enlaces del referido sitio web, se despliega una pantalla que contiene información técnica relacionada con propiedades del diseño registrado a favor de Fábrica Industrial de Perfiles Forlin Ltda. Adicionalmente, en su portal se exhibe su logo QMA SA/TRANSFORMAMOS EL ACERO, en el cual aparece ilustrado el diseño previamente registrado.
En virtud de la publicidad, fabricación y comercialización no autorizados del diseño industrial SOPORTE METÁLICO, registrado a favor de Fábrica Industrial de Perfiles Forlin Ltda, ésta última se ha visto seriamente afectada en el desarrollo normal de sus actividades comerciales y la explotación libre y pacífica de su producto. En efecto, como consecuencia de las conductas desplegadas por parte de QMA S.A. es claro que las ventas del producto identificado con el referido diseño industrial de Fábrica Industrial de Perfiles Forlin Ltda. se han visto notoriamente reducidas, así como su clientela, por cuanto muchos de los consumidores interesados en el producto están comprando a QMA S.A. a precios más bajos que los ofrecidos por Fábrica Industrial de Perfiles Forlin Ltda. Adicionalmente a las negativas de QMA S.A. para conciliar, se tiene conocimiento por parte de varios proveedores y clientes interesados en el producto registrado acerca de la renuencia de QMA S.A. en reconocer los derechos de propiedad industrial de titularidad de Fábrica Industrial de Perfiles Forlin Ltda. Adicionalmente, se tiene conocimiento de la insistencia de QMA S.A. de realizar y concretar compromisos comerciales con más proveedores para la comercialización del producto registrado, sin dar importancia a la pública y notoria protección del diseño protegido, a pesar de que QMA S.A. tiene conocimiento del arreglo amigable con otras sociedades que venían fabricando y distribuyendo comercialmente sin autorización el producto.
QMA S.A. incurre en actos de competencia desleal, particularmente aquellos vinculados con la propiedad industrial, dirigidos inevitablemente a impedir la explotación libre y pacífica del producto identificado con el diseño industrial protegido, desviar y confundir al público, reducir significativamente las 14. 15. 16. 17. yanancias de rabrica Industrial de Perfiles Forlin Lida, mediante la comercialización indebida y no autorizada de un producto que comprende un diseño que no es de su propiedad y que está generando riesgo de confusión y zozobra entre los clientes, quienes no tienen claro si hacer caso a la desinformación de QMA S.A. o continuar la comercialización prohibida a precios bajos.
Argumentos de la contestación a la demanda. INTEGRACIÓN DE LA INGENIERÍA QUÍMICA, MECÁNICA Y AFINES-QMA S.A. presentó contestación a la demanda, manifestando que: Si bien la ausencia de novedad fue reconocida por la propia SIC en solicitudes anteriores de patentes de invención, lo cual implicaba de suyo la irregistrabilidad del diseño industrial solicitado por Fábrica Industrial de Perfiles Forlin Ltda, lo cierto es que los derechos adquiridos con ocasión de la equivocada decisión de la SIC no pueden ir más allá de aquellos que por Ley y por naturaleza le son propios al diseño industrial.
Pese a tener plena claridad de los derechos y limitaciones implícitos en la adquisición de un diseño industrial, como se desprende del hecho de haber adelantado varias solicitudes de registro de patentes y diseños, estando asesorado por un equipo legal y técnico competente, Fábrica Industrial de Perfiles Forlin Ltda. ha usado el derecho de diseño industrial concedido para pretender darle un alcance del que carece.
Con fundamento en tan inexistente derecho, se ha dedicado en forma sistemática a enviar comunicaciones a todos los posibles clientes del mercado colombiano sobre en las que a través de mentiras y verdades presentadas de forma engañosa se induce a engaño sobre la naturaleza de los derechos concedidos y sobre la existencia de supuestas violaciones que se derivarían de la comercialización de perfiles metálicos o entrepisos.
Fábrica Industrial de Perfiles Forlin Ltda. ha presionado en forma ilegal a terceros con el argumento absurdo de la existencia de derechos que no pueden legalmente cobijarse bajo la figura del diseño industrial. Reconociendo lo anterior, la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la SIC, mediante Auto 21672 de 2014, ordenó a Fábrica Industrial de Perfiles Forlin Ltda. abstenerse de comunicar en forma errónea la existencia de derechos que en realidad no tenía. El ejercicio legítimo del comercio, la negativa a acceder a pretensiones sin fundamento y la aclaración a los clientes sobre el verdadero alcance de un derecho de propiedad intelectual, hecho validado por medidas cautelares, nunca fueron contrarias a las buenas costumbres o a los usos honestos en materia industrial y comercial.
QMA S.A, nunca se presentó como titular de derecho exclusivo alguno y sus acciones se fundamentan en el libre ejercicio de la iniciativa económica y empresarial consistente en la fabricación de un producto que no tiene restricción ni limitación alguna. > 18. 19, Finalmente, QMA S.A. no ha engañado a persona alguna, nunca en la su publicidad se afirmó que el perfil metálico fuera un bien protegido por patente de invención o derecho exclusivo alguno. Nunca QMA S.A. impidió a terceros la fabricación de un bien que entiende es de libre utilización y tampoco ha pretendido lucrar a costa de la lamentable inexperiencia e ignorancia de los industriales colombianos sobre la verdadera naturaleza y alcance de los derechos de propiedad industrial.
Solicitud de la Oficina Nacional Competente. La SIC solicita que el Tribunal se pronuncie respecto de: — Interpretación prejudicial del artículo 258 de la Decisión 486 en el sentido de aplicar cómo se determina la vinculación de un acto a la propiedad industrial para efectos de establecer si el acto en cuestión se subsume en las reglas de competencia desleal de esa misma Decisión 486. — Interpretación prejudicial del artículo 267 de la Decisión 486 en el sentido de aplicar: i) Si esa norma establece la regla de legitimación activa de la acción por competencia desleal de actos vinculados a la propiedad industrial; ii) ¿Cómo es la regla de legitimación activa y pasiva en esa acción?,; y iii) ¿Se aplicarían las normas internas establecidas para la acción por competencia desleal? — Interpretación prejudicial del articulo 238 en concordancia con el artículo 267 de la Decisión 486 en el sentido de explicar si un comportamiento que puede ser considerado como una infracción de derecho de propiedad industrial puede configurar también un acto de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 18. 19. 20. Que, los artículos 238, 258 y 267 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento juridico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;
Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: 21. 22. Solicitados: 238, 258 y 267 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada! y, de oficio, se interpretará el artículo 129 de la misma Decisión?, CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: 1. Distinción de la acción por infracción de derechos con una acción de competencia desleal.
Actos de infracción de derechos de propiedad industrial que pueden configurar un acto de competencia desleal. 2. Derecho a excluir a terceros de la explotación de un diseño industrial. 3. La acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Sus caracteristicas. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. DISTINCIÓN DE LA ACCIÓN DE DERECHOS CON UNA ACCIÓN DE COMPETENCIA DESLEAL.
ACTOS DE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL QUE PUEDEN CONFIGURAR UN ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL. En virtud de que, en el proceso interno, la acción interpuesta es de competencia desleal, vinculada a la propiedad industrial, el Tribunal estima conveniente abordar el presente tema. Dentro del Proceso 60-IP-20103, de 13 de octubre de 2010, este Tribunal ha señalado que: 1 “Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.
También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitutares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares”.
“Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”. “Artículo 267.- Sin perjuicio de cualquier otra acción, quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título”. 2 “Artículo 129.- El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial.
El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta”. 3 Proceso 60-1P-2010, asunto “Violación a los derechos marcarios de Propiedad Industrial, de nombre comercial y competencia desleal”, publicado en la Gaceta Oficial 1889, de 13 de octubre de 2010. y 23.
El artículo 238 de la Decisión 486 atribuye al titular de un derecho protegido en ella el poder de obrar ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que fa hagan inminente. El texto recoge el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes.
La norma también legitima para obrar al cotitular del derecho, sin necesidad, en este caso, del consentimiento de los demás cotitulares, salvo acuerdo en contrario. Además, para el supuesto de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia.
En lo que concierne al legitimado pasivo, se entiende que la tutela jurisdiccional no podrá ser concedida sino frente al destinatario del efecto o de los efectos en que la tutela se concreta, cual es, en el caso de las acciones que se examinan, el autor de la infracción o el ejecutor de los actos constitutivos de la amenaza. La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito.
El Tribunal ha declarado que, a diferencia de la Oficina Nacional competente a que se refiere el artículo 273 eiusdem, cual es el órgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial, la autoridad nacional competente es la entidad administrativa o judicial que, establecida por la legislación interna del País Miembro de que se trate, se encuentre provista de competencia para conocer de las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial.
A tenor de la disposición prevista en el artículo 241 eiusdem, el ejercicio de la acción puede estar dirigido a la obtención de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor.
(Jr En el caso de autos, el demandante tiene como pretensiones: 1) declarar las conductas desplegadas por GAMA S.A. como constitutivas de actos de competencia desleal relacionados con la propiedad industrial, 2) declarar dichas conductas como constitutivas de competencia desleal, 3) ordenar el cese inmediato y definitivo de los actos de competencia desleal y de aquellos relacionados con infracción de derechos de propiedad industrial, 4) condenar a QMA S.A. al pago de todos los perjuicios 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. demas dada Cabe destacar, además, la competencia de los Países Miembros para disciplinar los asuntos que, relativos a la tutela jurisdiccional de los derechos de propiedad industrial, no se encuentren comprendidos en la Decisión 486*.
A la vez, cabe reiterar, por virtud del principio de primacía de la norma comunitaria, que “as legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria”.
Adicionalmente, el artículo 267 de la Decisión 486, consagra que el ejercicio de la acción de competencia desleal relacionada con la propiedad industrial, se puede intentar sin perjuicio de otras acciones ante la autoridad judicial respectiva para que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial. En consecuencia, el ejercicio de la acción de competencia desleal no elimina la posibilidad de intentar otras acciones previstas en el orden comunitario o en el orden interno del País Miembro.
Sin embargo, la acción de infracción de derechos y la acción de competencia desleal, si bien pueden ser usadas bajo unos mismos supuestos de hecho, son acciones diferentes, con finalidades y objetivos bien diferenciados. Mientras la primera persigue salvaguardar los derechos que otorga el registro de un diseño industrial, la segunda persigue la represión de los actos de competencia desleal.
En otras palabras, si bien un acto de competencia desleal puede tener relación con la infracción de derechos de un diseño industrial, lo que persigue directamente la acción de competencia desleal como tal, es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal. En el ámbito vinculado con la propiedad industrial, la conducta competitiva de los agentes económicos deberá ser compatible con los usos y prácticas considerados honestos por quienes participan en el mercado.
Los actos de competencia desleal se caracterizan por ser actos de competencia que pueden causar perjuicio a otro u otros competidores, que se encuentran destinados a crear confusión, error o descrédito con el objeto de provocar la desviación de la clientela ajena, y cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios empleados. Son actos de competencia desleal, entre otros, aquéllos capaces de crear confusión en el consumidor acerca del establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiendo a aquél elegir debidamente según sus necesidades y deseos.
“Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”. 5 Proceso 60-1P-2010, citando al Proceso 10-IP-94, publicado en la Gaceta Oficial 177, de 20 de abril de 1994, Ep 33. 34, 35. 93 ines Us juzgar sobre la deslealtad Ge los actos capacas de crear coníusión, deberá tomarse en cuenta la necesidad de que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado.
En el caso de autos, no será necesario que el Juez Consultante determine previamente si el diseño industrial SOPORTE METÁLICO cumplió el requisito de novedad al momento de haberse solicitado el registro, para poder determinar, si procede o no la acción por competencia desleal de derechos interpuesta por el demandante, la cual deberá centrarse en reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal.
DERECHO A EXCLUIR A TERCEROS DE LA EXPLOTACIÓN DE UN DISENO INDUSTRIAL. En el presente caso, se alega la infracción de derechos por cuanto el demandado vendió al público una ducha idéntica a la que el demandante registró, por este motivo se analiza el caso. El demandado en cambio alega que el demandante obtuvo el registro del diseño industrial en contravención de la ley y con prácticas de comercio apartadas de ella, en cuanto que el diseño industrial que registró no era nuevo, porque se encontraba en acceso, conocimiento y uso público antes de que lo registrara.
Por ello reconviene al demandante por una acción de competencia desleal, por lo que el Tribunal abordará el tema de la distinción de la acción por infracción de derechos con una acción de competencia desleal. En la decisión emitida dentro del Proceso 55-1P-2002, de 1 de agosto de 2002*, este Tribunal ha señalado lo siguiente: “( ) Una vez reconocido por la Ley, el Titular podrá hacer uso de los derechos que el registro le otorga ( ) no es susceptible de usurpación un diseño que es creación de otro, quedando además prohibida su explotación por parte de terceros en los casos que no exista autorización expresa de su titular.
El derecho de explotación, según concepciones doctrinarias plasmadas en esta materia: [E]s el derecho exclusivo que pertenece al autor de determinar las condiciones de toda clase, incluidas las económicas, conforme a las cuales habrá de tener lugar la comunicación pública, difusión y publicación de su creación. En la Práctica —puesto que normalmente el autor no es explotante — se traduce en un negocio jurídico en el que el $ Proceso 55-1P-2002, diseño industrial: “BURBUJAS BIDEO 2000, publicado en la Gaceta Oficial 821, de 1 de agosto de 2002. sta sy consentmieno a la publicación y <irusión de su obra por parte de un empresario; autorización vinculada al cumplimiento de las condiciones convenidas (contrato de explotación, en sus diversas modalidades de edición, representación, ejecución, exposición, etc.)”.
Sobre los mismos derechos del titular, el articulo 69 precisa además que, “El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a éste”. El titular está en consecuencia facultado para actuar contra terceras personas que intenten o efectúen cambios sobre su diseño industrial, cuando no se ha producido ninguna transferencia o cesión de derechos respecto del diseño. Al respecto algunos autores sostienen que entre las facultades que comprende este derecho, figura la de poder exigir de cualquier explotante el respeto a la integridad del diseño original, tal y como su titular lo ha concebido y realizado y desea que se mantenga; de modo que sin el expreso consentimiento del autor, no pueden introducirse por ningún concepto alteraciones, al difundir, publicar o reproducir su diseño. ( ) Esta regla permite al titular del diseño transferirlo a otra persona O cederlo.
Estos sucesores, en todo caso, no pueden invocar sus derechos emergentes mientras no se anote la transferencia; hasta tanto, no pueden desconocer los derechos del cedente. Aunque el autor sea, en principio, el titular legítimo del derecho de registro, éste lo puede ceder en favor de un tercero, sea éste persona natural o jurídica; sin embargo, no por ello pierde su autoría, conserva además el derecho de la concepción, la cual es inajenable, por lo que el cesionario del derecho deberá reconocer y exteriorizar, de ser el caso, de quién ha provenido la creación y, quién ha sido el cedente de los derechos en su favor.
La cesión de derechos debe necesariamente ser posterior al otorgamiento del registro; transferencia que en todo caso requiere para su validez, estar inscrita en la Oficina Nacional Competente. Los derechos respecto del diseño pertenecen al autor y son susceptibles, 7 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. “Tratado de Derecho Industrial: Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica y Disciplina de la Competencia Desleal”.
Ed. Civitas, segunda edición, Madrid-España, 1993, p. 627. 10 Derecho establece y 1200; ( )” 36. Para completar el tema de las acciones de competencia desleal e infracción de derechos, pasamos a citar el Proceso 49-IP-2009, de 25 de noviembre de 20098, donde se desarrolla el tema de manera analítica y completa: Las acciones de competencia desleal tienen las siguientes características: 1.
Sujeto activo. El artículo 267 de la Decisión 486, se limita a afirmar que quien tenga legítimo interés podrá ejercer la acción de competencia desleal. En el marco de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, quien tiene legítimo interés es el afectado por el acto de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial, es decir, quien alegue dicho acto debe ser el afectado en el mercado, siempre y cuando dicha afectación tenga que ver con el ejercicio o goce de un derecho de propiedad industrial reconocido o concedido.
En este sentido, si no hay relación entre el acto de competencia desleal y la protección de un derecho de propiedad industrial, simplemente no cabría accionar invocando la normativa comunitaria que se analiza. Esto significa, además, que el ordenamiento interno de los Países Miembros puede restringir ia competencia desleal en casos no vinculados con la propiedad industrial. 2.
Pretensiones. Indemnización de daños y perjuicios. La normativa comunitaria andina, no se refiere especificamente a las pretensiones que pudiera solicitar el demandante en un proceso iniciado en el ejercicio de la acción de competencia desleal. El artículo 267, se limita a afirmar que “quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Titulo”, pero de ello no puede desprenderse que se elimina la posibilidad de que el demandante pueda solicitar la indemnización de daños y perjuicios, ya que, en términos generales, lo que se pretende con el ejercicio de la acción por competencia desleal es: 1) la calificación de la conducta como tal. 2) la orden del Juez para que suspenda o impida la conducta, y 3) la indemnización de daños y perjuicios. 8 Proceso 49-1P-2009, asunto: competencia desleal: datos de prueba y otra información no divulgada, publicado en la Gaceta Oficial 1780, de 25 de noviembre de 2009.
ES 11 En relación con esto último, se deberá determinar si el ordenamiento jurídico del Pais Miembro permite dicha pretensión en el marco de la acción de competencia desleal, o si prevé que la indemnización de daños y perjuicios deba ser solicitada mediante un proceso diferente, o como un incidente o un procedimiento específico ante el mismo Juez que conoce del proceso de competencia desleal.
De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante, deberá atender lo que disponga la legislación interna en relación con la indemnización de daños y perjuicios como consecuencia de un acto de competencia desleal. 3. La acción de competencia desleal relacionada con la propiedad industrial. El artículo 267 de la Decisión 486, consagra que el ejercicio de la acción de competencia desleal relacionada con la propiedad industrial, se puede intentar sin perjuicio de otras acciones ante la autoridad judicial respectiva para que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial.
En consecuencia, el ejercicio de la acción de competencia desleal no elimina la posibilidad de intentar otras acciones previstas en el orden comunitario o en el orden interno del País Miembro. 4. Prescripción e iniciación oficiosa. Los articulos 268 y 269 de la Decisión 486 regulan, bien de manera supletoria o bien por remisión a las normas procesales de los Paises Miembros, algunos puntos de las acciones de competencia desleal, por ejemplo, lo relativo a la prescripción de la acción y a la facultad oficiosa de iniciar un proceso por competencia desleal.
En efecto, el artículo 268 dispone que, si las normas de los Países Miembros no establecen nada distinto, las acciones de competencia desleal prescriben a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal. Y el artículo 269, establece que, si la legislación interna lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio las acciones de competencia desleal. 37.
En consecuencia, luego de haber sido obtenido el registro de un diseño industrial, ante la Oficina Nacional Competente, su titular puede ejercer todos los derechos señalados en el artículo 129 de la Decisión 486. El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá 12 38. 2000 a alar corta cualquier tercero que sin su consentimiento tabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que reproduzcan el diseño industrial.
LA ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. SUS CARACTERÍSTICAS. Fábrica Industrial de Perfiles Forlin Ltda. manifiesta que QMA S.A. ha venido ofreciendo, produciendo, vendiendo y distribuyendo de manera indebida el diseño industrial SOPORTE METÁLICO, registrado a su favor. Por lo tanto, se cita lo que el Tribunal ha manifestado en su jurisprudencia: “La acción de infracción de derechos.
Sus características ( ). La acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes caracteristicas: 1. Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos: a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica.
Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (Párrafo 3 del artículo 238). b. El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Paises Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.
(párrafo 2 del artículo 238). 2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial.
Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el Proceso 116-IP-2004. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1172 de 7 de marzo de 2005. 13 3.
Medidas cautelares: Los artículos 245 a 249, regulan las medidas cautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedad industrial. El titular de los derechos infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares. Las cuales tienen como objeto lo siguiente: - — Impedir la comisión de la infracción. - — Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar. - Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial. - — Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial. - Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios.
El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas (artículo 247).
También, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos (último párrafo del artículo 246). 4. Medidas de frontera. El régimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los artículos 250 a 256 de la Decisión 486.
Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos marcarios y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operación aduanera. El titular de un registro de marca, esgrimiendo motivos justificados y dando la información necesaria y suficiente, puede solicitarias antes de iniciar la acción por infracción de derechos y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la respectiva acción. 5.
Objeto de la acción. El objeto de la acción es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto. El articulo 241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente; incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras. 14 noenñtuzación de danos y poduicios, Ademas Ge Cese us (us acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos.
El articulo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor.
Este deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca.
La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e).
Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el periodo que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas.
En este marco, habría que tomar en cuenta el período de 15 ¿encia dal deracho de explevación de la marca, ei micinento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”, 7. Prescripción. La acción estudiada, tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez (artículo 244 de la Decisión 486).
De lo anterior, se desprende lo siguiente: - Si el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción. - El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término. (CJ 39.
En consecuencia, el titular de un diseño industrial podrá impedir que cualquier tercero no autorizado explote en el comercio el correspondiente diseño, uno con diferencias secundarias o uno cuya apariencia sea igual al diseño protegido. 40. De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante deberá establecer cuál es el diseño utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de propiedad industrial.
Posteriormente, deberá comparar el diseño registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si se incurre en alguno de los referidos supuestos, aplicando los criterios establecidos por el Tribunal en la presente interpretación prejudicial. 41. Finalmente, para un mejor entendimiento de la presente interpretación prejudicial, se procede a continuación a responder expresamente cada una de las preguntas planteadas por el Juez Consultante: i. Interpretación prejudicial del artículo 258 de la Decisión 486 en el sentido de explicar cómo se determina la vinculación de un acto infractor a la propiedad industrial para efectos de establecer si el acto en cuestión se subsume en las reglas de competencia desleal de esa misma Decisión 486. 2 Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-1IP-2007, caso: “Infracción de derechos marcarios por utilización de un signo similar”, publicado en la Gaceta Oficial 1588 de 20 de febrero de 2008. 10 Proceso 145-1P-2011, de 14 de marzo de 2012, asunto: Competencia Desleal relacionada con la Y Propiedad Industrial.
Infracción de Derechos, actor: MARCO POLO SPORT S.A. 16 Desde el Convenio de Paris se ha ao iacluyendo a la Competencia Desleal como objeto de Protección de la propiedad industrial (artículo 1 numeral 2), aunque no constituya propiamente un bien inmaterial, es decir, a pesar de que “no reviste la forma de la atribución de derechos subjetivos, de derechos absolutos que recaigan sobre un objeto jurídico propio”*.
Adicionalmente, el artículo 10 bis numeral 2 del Convenio de París explica que: “Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial”. En efecto, la competencia desleal, en sentido amplio, es todo acto contrario a los usos honestos. Al respecto, el Tribunal considera que “acto contrario a los usos honestos” es aquel que se produce, precisamente, cuando se actúa con la consciencia de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.
En consecuencia, si bien un acto de competencia desleal puede tener relación con la infracción de derechos de un derecho de propiedad industrial, como un diseño industrial, lo que persigue directamente la acción de competencia desleal como tal, es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal. Finalmente, cabe reiterar la jurisprudencia del Tribunal, en el sentido de afirmar que para que un acto sea calificado como un acto de competencia desleal, se debe cumplir con lo siguiente: 1.
Que el acto o actividad sea de efectiva competencia; 2. Que el acto o la actividad sea indebido; y, 3. Que el acto sea susceptible de producir un daño. En consecuencia, para efectos de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, deberá tomarse en cuenta la necesidad de que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado.
Adicionalmente, deberá tomarse en consideración la ilicitud del acto, así como la probabilidad de que produzca un daño, para lo cual bastará que éste sea probable y no que efectivamente se haya producido. li. Interpretación prejudicial del artículo 267 de la Decisión 486 en el sentido de aplicar: ¡) Si esa norma establece la regla de legitimación activa de la acción por competencia desleal de actos vinculados a la propiedad industrial; ii) ¿Cómo es la regla de legitimación activa 11 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo.
“Tratado de Derecho Industrial”. Editorial Civitas, primera edición, Madrid, 1978, p. 345. MR ES y vasiva en esa acción?; y ¡li) ¿Se aplicarían las normas internas establecidas para la acción por competencia desleal? En efecto, el artículo 267 establece la regla de legitimación activa de la acción de competencia desleal. En ese sentido, la referida disposición normativa establece que la legitimación activa corresponderá a quien tenga legítimo interés. Es tal sentido, cualquiera que resulte directa y personalmente amenazado o perjudicado en sus intereses legítimos por un acto de competencia desleal podrá ejercer la acción correspondiente.
En ese sentido, la legitimación activa corresponderá al competidor en el mismo mercado que alegue la producción o la probabilidad de un daño o perjuicio a sus intereses legítimos, causado por un acto de competencia desleal. La legitimación pasiva, a contrario sensu, corresponderá al presunto competidor desleal. Las normas internas serán aplicables en tanto no contrarien lo establecido por la Decisión 486, sino que lo complementen, en virtud del Principio del Complemento Indispensable.
Interpretación prejudicial del artículo 238 en concordancia con el artículo 267 de la Decisión 486 en el sentido de explicar si un comportamiento que puede ser considerado como una infracción de derecho de propiedad industrial puede configurar también un acto de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial. El Tribunal reitera que, si bien un acto de competencia desleal puede tener relación con la infracción de derechos de un derecho de propiedad industrial y una acción por competencia desleal suele presentarse como pretensión subsidiaria de una acción por infracción de derechos de propiedad industrial, la acción de competencia desleal busca reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por un competidor desleal.
En consecuencia, un comportamiento que puede ser considerado como una infracción de derecho de propiedad industrial puede configurar también un acto de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial, aunque no por las mismas razones, en virtud de que las referidas acciones responden a distintos objetos de protección, según lo desarrollado precedentemente en la presente interpretación prejudicial.
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO: 18 PRIMERO: La accion de inirección de usrechos y la 2ucion de compeencia desleal, si bien pueden ser usadas bajo unos mismos supuestos de hecho, son acciones diferentes, con finalidades y objetivos bien diferenciados.
Mientras la primera persigue salvaguardar los derechos que otorga el registro de un diseño industrial, la segunda persigue la represión de los actos de competencia deslea!. En otras palabras, si bien un acto de competencia desleal puede tener relación con la infracción de derechos de un diseño industrial, lo que persigue directamente la acción de competencia desleal como tal, es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor deslea!.
En el ámbito vinculado con la propiedad industrial, la conducta competitiva de los agentes económicos deberá ser compatible con los usos y prácticas considerados honestos por quienes participan en el mercado. Los actos de competencia desleal se caracterizan por ser actos de competencia que pueden causar perjuicio a otro u otros competidores, que se encuentran destinados a crear confusión, error o descrédito con el objeto de provocar la desviación de la clientela ajena, y cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios empleados.
Son actos de competencia desleal, entre otros, aquéllos capaces de crear confusión en el consumidor acerca del establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiendo a aquél elegir debidamente según sus necesidades y deseos. A los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, deberá tomarse en cuenta la necesidad de que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado.
En el caso de autos, no será necesario que el Juez Consultante determine previamente si el diseño industrial SOPORTE METELICO cumplió el requisito de novedad al momento de haberse solicitado el registro, para poder determinar, si procede o no la acción por competencia desleal de derechos interpuesta por el demandante, la cual deberá centrarse en reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal.
SEGUNDO: Luego de haber sido obtenido el registro de un diseño industrial, ante la Oficina Nacional Competente, su titular puede ejercer todos los derechos señalados en el artículo 129 de la Decisión 486. El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que reproduzcan el diseño industrial. 19 ti ol tal Us UN aseo idusidial poura Impedir que Cuequior coa no autorizado explote en el comercio el correspondiente diseño, uno con diferencias secundarias o uno cuya apariencia sea igual al diseño protegido.
De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante deberá establecer cuál es el diseño utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de propiedad industrial. Posteriormente, deberá comparar el diseño registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si se incurre en alguno de los supuestos mencionados, aplicando los criterios establecidos por el Tribunal en la presente interpretación prejudicial.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.; | / Ceciliáluisa Ayttón Quinteros MAGISTRADA De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Hernáy/Ro ambrano j (0 GarciaBato ESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Proceso 419-IP-2015 20