Año XXXIII – Número 2814 Lima, 28 de setiembre de 2016 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 306-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso y Administrativo del Consejo de Estado del República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2008-0198. Referencia: Signos involucrados: marca INTERCHEM (denominativa) y nombre comercial INTERCHEM LTDA..
PROCESO 339-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima con Subespecialidad en Temas de Mercado (Perú). Expediente interno del Consultante: 07226-2010-01801-JR-CA-12. Referencia: Infracción de derechos de propiedad industrial. Signo mixto BETTY BOOP. PROCESO 362-IP-2015 Interpretación Prejudicial.
Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2013-00224. Referencia: Patente de invención titulada “RESINAS HDPE PARA USO EN TUBO DE PRESIÓN Y APLICACIONES RELACIONADAS” Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 28/09/2016 2 de 38 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 25 de julio de 2016 Proceso: 306-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso y Administrativo del Consejo de Estado del República de Colombia.
Expediente interno del Consultante: Referencia: 2008-0198 Signos involucrados: marca INTERCHEM (denominativa) y nombre comercial INTERCHEM LTDA. Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 1940, recibido el 24 de junio de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso y Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Articulas 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2008-00198; y, El auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: INTERCHEM LTOA. Demandado: NACIÓN COLOMBIANA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC).
2. GACETA OFICIAL 28/09/2016 Tercero Interesado: INTERCHEM CORPORATION 3 de 38 Hechos Relevantes 2.1. El 25 de agosto del 2004, INTERCHEM CORPORATION solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC) el registro de la marca INTERCHEM (denominativa) 1, para distinguir productos químicos para uso en la manufactura de preparaciones farmacéuticas comprendidos en la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, la misma que fue concedida mediante Resolución 5601 de 16 de marzo de 2005.
(certificado 296649) 2.2. El 9 de mayo de 2008, INTERCHEM LTDA presentó acción de nulidad en contra de la Resolución 5601, expedida por la SIC, por ser titular del nombre comercial INTERCHEM LTDA en consecuencia ha sido emitida en contravención de los articulas 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 2.3. El 4 de diciembre de 2008, INTERCHEM CORPORATION contesta la acción de nulidad. 2.4.
El 8 de mayo de 2009, Eduardo Secando Verela Pezzano, comparece como tercero coadyuvante de la demanda de nulidad presentada por INTERCHEM LTOA. 2.5. Mediante auto de 19 de junio del 2014, la Sección Primera del Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.
Argumentos contenidos en la acción de nulidad INTERCHEM LTOA en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. La marca denominativa INTERCHEM es idéntica al punto de generar confusión con el nombre comercial INTERCHEM LTDA. 3.2. INTERCHEM LTDA., " es titular del nombre comercial INTERCHEM desde fecha anterior al 25 de agosto de 2004" (día en que se solicitó el registro de marca cuya nulidad se solicita) puesto que ha usado dicho nombre en el mercado en forma amplia, ininterrumpida y notoria desde 1978, año en que fue depositado ante la SIC mediante Resolución No. 633 del 12 de abril de 1978, además la sociedad INTERCHEM LTDA. continúa usando dicho nombre en el mercado colombiano, de modo que su derecho exclusivo aún no ha cesado. ' Expediente administrativo 04 083249. 2 GACETA OFICIAL 28/09/2016 4 de 38
3.3. INTERCHEM LTOA es reconocido por el Estado colombiano como contribuyente del fisco nacional, ha presentado y presenta periódicamente declaraciones de renta y de otros impuestos ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), asimismo se halla inscrito ante el Instituto Colombiano de Comercio Exterior (INCOMEX), como exportador de servicios de representación para compañía de productos químicos del extranjero, también tiene suscritos y vigentes contratos de diversa indole, entre ellos de agencia, con compañías de Tailandia, Estados Unidos, India, de igual forma presta sus servicios a varias compañías proveedoras o compradoras de productos quimicos y relacionados en Colombia, de esta forma queda demostrado que la sociedad es titular de derechos de exclusividad sobre el nombre comercial INTERCHEM. 3.4.
La marca ilegalmente registrada por INTERCHEM COPORATION protege productos "qulmicos para uso en la manufactura de preparaciones farmacéuticas". Con el nombre comercial INTERCHEM LTOA la sociedad comercializa productos químicos. Así pues, tanto el uso de la marca como el del nombre comercial recaen sobre productos de la misma naturaleza: productos químicos, incluidos en la Clase 1 Internacional, en consecuencia, el hecho de su coexistencia en el mercado podría generar confusión o asociación. 3.5.
La SIC dentro del expediente 04.083.255 reconoció, en las Resoluciones 31014 del 23 de noviembre de 2005 y 21753 del 18 de agosto de 2006, el uso del nombre comercial a la sociedad INTERCHEM LTDA y negó el registro de la marca INTERCHEM (mixta) solicitada el 25 de agosto de 2004 por INTERCHEM CORPORATION. 4. Argumentos de la contestación a la acción de nulidad por el tercero interesado INTERCHEM CORPORATION, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1.
El acto administrativo acusado y expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. 4.2. Para que la causal de irregistrabilidad de una marca establecida en el artículo 136 literal b) de la Decisión 486 prospere, es necesario que dentro del término legal establecido el interesado presente las observaciones a que haya lugar, lo que no sucedió en la presente actuación administrativa, y que se alleguen los elementos probatorios necesarios para probar su mejor derecho.
Las pruebas allegadas por la parte demandante fueron impertinentes ya que la oportunidad procesal para demostrar el uso del nombre comercial es.. el momento de presentar la oposición o en su defecto en la prórroga solicitada con dicho escrito; por lo tanto, las pruebas no permiten establecer 43 � 3 GACETA OFICIAL 28/09/2016 5 de 38 con certeza que la sociedad opositora hubiese usado el nombre comercial alegado en forma pública, ostensible y continuaron con anterioridad al 16 de diciembre de 2005. 5.
Argumentos del tercero coadyuvante El señor Eduardo Secando Verela Pezzano, comparece en calidad de tercero coadyuvante de la demanda de nulidad presentada por INTERCHEM L TOA, expresando los siguientes argumentos: 5.1. En aras de proteger y asegurar los derechos de los consumidores de productos químicos de la clase 1 Internacional, me permito coadyuvar la demanda de nulidad en razón a que el registro de la marca INTERCHEM es exactamente IDENTICA al nombre comercial del cual es titular la sociedad INTERCHEM LTDA, en contra de la resolución No. 5601 del 16 de marzo de 2005. 5.2.
La sociedad INTERCHEM LTDA fue constituida mediante escritura pública número 574 de la Notaria 21 de Bogotá en 1975 demostrando que la sociedad usa el nombre comercial INTERCHEM hace 30 años fecha muy anterior al 25 de agosto de 2004, día en el que la sociedad INTERCHEM CORPORATION solicito el registro de la marca INTERCHEM 6. Alegatos de conclusión por parte del demandado La SIC en su escrito de alegatos expresa, en lo principal lo siguiente: 6.1.
Para que la causal de irregistrabilidad de una marca establecida prospere, es necesario que dentro del término legal establecido, el interesado presente las observaciones-oposiciones a que haya lugar a efectos de permitir el debate sobre registrabilidad o existencia de un mejor derecho frente al solicitante, sin embargo el accionante no hizo uso de la oportunidad procesal para presentar sus argumentos de hecho y derecho, solo lo hizo al momento de presentar la acción de nulidad. 6.2.
El que alega el mejor derecho asume la carga de la prueba, estas deben ser conducentes e idóneas para acreditar que goza de una prioridad frente al solicitante, es decir debía el interesado, probar el uso personal, publico, ostensible y continuado del nombre comercial. 6.3. Sobre el conflicto de marcas y nombres comerciales resulta ajustado al ordenamiento jurídico conceder el registro marcario INTERCHEM para identificar productos de la Clase 1 Internacional, por cuanto al no haber sido incorporadas las pruebas de uso del nombre en la oportunidad dispuesta para el efecto por el mismo ordenamiento jurídico y haber pretendido enervar los efectos del trámite incorporándolas con posteridad al traslado del termino para oponerse al registro, mediante la acción de nulidad las mismas no eran susceptibles de ser valoradas, so pena de vulnerar el debido proceso del solicitante. 4 GACETA OFICIAL B. 28/09/2016 6 de 38 NORMAS A SER INTERPRETADAS El Juez Consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 la Comisión de la Comunidad Andina.
Se interpretará el literal b) del Artículo 136 2 por ser aplicable al caso concreto. No se interpretan el literal a) del Artículo 136 y el Artículo134 por no ser aplicables al caso concreto. De oficio se interpretarán los Artículos 154, 190 y 191 de la Decisión 486 3, pues en el proceso interno se discute la posible nulidad relativa del acto que concede el registro de la marca INTERCHEM sobre la base de la supuesta identidad con un nombre comercial.
C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. Nombre comercial y su protección. Prueba de uso. Conflictos de identidad o similitud entre marca y nombre comercial. La comparación entre signos denominativos. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Nombre comercial y su protección. Prueba de uso 1.1. En el presente caso, la sociedad INTERCHEM CORPORATION solicitó el registro la marca INTERCHEM (denominativa) para distinguir productos químicos para uso en la manufactura de preparaciones farmacéuticas 2 ·Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en parlicular cuando: ( ) b) sean idénticos o se asemeien a un nombre comercial protegida. o. de ser el caso, a un rótula o enseña, siempre que dadas fas circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación". 3 "Articulo 154.- El derecha al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante fa respectiva oficina nacional competente.
Articulo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica. a una empresa, o s un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento. entre otros. su denominación social. razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.
Los nombres comerciales san independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas iurldicas, pudiendo ambas coexistir. Articulo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de Is empresa o del establecimiento que lo usa. 5 {) f GACETA OFICIAL 28/09/2016 7 de 38 comprendidos en la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, misma que fuere concedida por la SIC el 16 de marzo de 2006 mediante Resolución 5601.
El 9 de mayo de 2008 INTERCHEM LTOA presentó acción de nulidad en contra de la Resolución referida en el párrafo anterior sosteniendo que es titular del nombre comercial INTERCHEM utilizado en forma amplia, ininterrumpida y notoria desde 1978. En consecuencia es pertinente analizar lo que se entiende por nombre comercial. 1.2. Nombre comercial, el Articulo 190 de la Decisión Andina 486 considera que es "cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil( )".
En efecto, el nombre comercial identifica el ejercicio de una actividad económica de una persona natural o jurídica, dentro del giro comercial o industrial, y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. Este Tribunal ha manifestado, en cuanto al nombre comercial, que "Se entiende por nombre comercial al elemento identificador que permite a su titular distinguir o diferenciar un negocio o actividad comercial, de otros idénticos o similares que desarrollan sus competidores; el signo que constituye un nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa".4 Existen características importantes para tener en cuenta que delimitan el concepto de nombre comercial, a saber: "(i) El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.
(ii) Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades comerciales con diferentes nombres comerciales. (iii) El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurfdica, pudiendo coincidir con ella. La razón o denominación social es única, mientras que un comerciante puede tener un nombre comercial o muchos, pudiendo coincidir o no con la razón o denominación social.
La razón social da cuenta de la naturaleza y la existencia del comerciante en virlud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles, mientras que el nombre comercial, como se verá más adelante, se adquiere con su primer uso"5 • Proceso 145-fP-2004, sentencia de 25 de noviembre de 2004, marca: "SIMBO". 5 Proceso 110-fP-2008, publicado en la G.O.A.C. N" 1776 de 5 de diciembre de 2008, marca: "LAN ECUADOR". 6 GACETA OFICIAL 28/09/2016 8 de 38 1.3.
Su protección nace por su primer uso efectivo en el mercado, y su registro ante la oficina nacional competente constituye un indicio de prueba por escrito de uso. Conforme a la disposición contenida en el Articulo 191 de la Decisión Andina 486, la protección al nombre comercial no deriva de su registro - derecho atributivo - (Artículo 154 Decisión Andina 486), como es el caso de las marcas, sino que basta su uso (derecho declarativo).
El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: "Por tanto, la ob ligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existir!a ninguna seguridad jurídica para los competidores". 6 1.4.
Prueba de uso de nombre comercial, quien alegue poseer un derecho sobre este tipo de signo distintivo deberá probar el uso real, constante y efectivo en el mercado con el objetivo de proporcionar seguridad jurídica entre los competidores y a su vez evitar una interpretación errónea que reconozca una protección exorbita del nombre comercial, consideración que se encuentra contemplada en el Artículo 195 de la Decisión Andina 4867.
Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera a su titular de la exigencia de uso para mantener su vigencia ( ) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro".ª Las pruebas para acreditar el uso del nombre comercial deberán ser reales y efectivas de tal forma que permitan evidenciar su utilización constante en un mercado determinado, en consecuencia: "( ).
La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esencia/es para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario". 9 Para que el nombre comercial pueda ser oponible a terceros debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, "en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.
Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido 0 Proceso 45-IP-1998, publicado en la G. O.A. C. N° 581 de 12 de julio de 2000, marca: "IMPRECOL •. 7 "Articulo 195.- Para efectos del registro, la oficina nacional competente examinará si el nombre comercial contraviene fo dispuesto en el artlcufo anterior.
Los Países Miembros podrán exigir la prueba de uso, confomie a sus nomias nacionales. Podrá ser aplicable al registro del nombre comercial la clasificación de productos y seNicios utilizadas para fas marcas". • Ibídem g Proceso 3-IP-98, publicado en la G.O.A.C. 338 de 11 de mayo de 1998, marca: "BELLA MUJER" 7 GACETA OFICIAL 28/09/2016 9 de 38 posterior a la concesión de los derechos marcarlos, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial". 10 1.5.
El uso del nombre comercial podrá demostrarse por los siguientes documentos, entre otros: i) escrituras públicas de constitución y de reforma parcial del estatuto social; ii) certificaciones extendidas por autoridades competentes; iii) facturas comerciales; y, iv) documentos contables o certificaciones de auditoría. Estos documentos deberán demostrar la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos o servicios identificados con el nombre comercial. 1.6.
Del mismo modo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos, entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 1.7.
En conclusión, el uso real, constante y efectivo es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, se deberá verificar si, al momento en que el signo "INTERCHEM" fue solicitado para registro, el nombre comercial "INTERCHEM LTOA", estaba siendo usado de manera real y efectiva, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario para el efecto se deberá valorar de forma exhaustiva la prueba aportada en el proceso. 2.
Conflictos de identidad o similitud entre marca y nombre comercial. La comparación entre signos denominativos 2.1. En el presente caso, como dijimos ut supra, la sociedad INTERCHEM CORPORATION solicitó y le fue concedido el registro de la marca denominativa INTERCHEM para distinguir productos químicos para uso en la manufactura de preparaciones farmacéuticas comprendidas en la Clase 1 a esto INTERCHEM LTDA manifiesta que existe identidad y semejanza con el nombre comercial INTERCHEM LTDA. En consecuencia, es pertinente reparar en el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal b), cuyo tenor literal es el siguiente: ''Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 'º Proceso 226-IP-2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N" 1330, de 21 de abril de 2006. 8 GACETA OFICIAL 28/09/2016 10 de 38 b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a un nombre comercial protegido, cuando dicha solicitud pueda causar riesgo de confusión o de asociación. El nombre comercial, al igual que la marca, cumplen una función distintiva, por la cual una sociedad que la posee se distingue de las otras sociedades, por esta razón, se debe tener presente lo indicado por este Tribunal Comunitario en el sentido de que, un signo que pretenda ser registrado pero que sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido, llevará consigo el riesgo de inducir al público a error por lo que no será lo suficientemente distintivo, constituyendo una de las prohibiciones para negar el registro. 2.2.
Un signo es idéntico a un nombre comercial cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. En este sentido un signo solicitado para registro anterior puede considerarse idéntico o semejante al registrado cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva. 2.3.
Al respecto el Tribunal advierte de la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en primer momento determinar la existencia de su identidad o similitud y en segundo momento la correspondencia entre los productos o de servicios que cada uno pretenda distinguir 11. Cuando los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume.
Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio que, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición pero identificados en clases distintas podrán ser perfectamente registrables. 11 Proceso 512-IP-2014, de 15 de julio de 2015.
Caso: "LOCKHEED MARTIN". 9 GACETA OFICIAL 28/09/2016 11 de 38 2.4. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vinculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vinculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común 12. 2.5.
En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 2.6. Cuando se analice la posible semejanza entre signos, se observará los siguientes criterios: 2.6.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 2.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 2.6.3.
Figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 2.7. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas: 2.7.1.
La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2.7.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor '2 Proceso s9.¡p.2oos. de 20 de julio de 2005. Caso: "ENVIOS DE DINERO BB VA BANCOMER + GRAFtCA A COLOR". 10 GACETA OFICIAL 28/09/2016 12 de 38 difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 2.7.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 2. 7.4.
Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor13. Comparación entre signos denominativos 2.8. En el presente caso existe el conflicto entre dos signos denominativos INTERCHEM e INTERCHEM LTOA, por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos simples. 2.9.
Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. 2.1 O. Al tratarse de dos signos denominativos se recomienda observar las reglas siguientes: Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe tener en cuenta, la silaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 11 Proceso 58-IP-2006, de 24 de mayo de 2006.
Marca: "GUDUPOP: publicada en fa Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N" 1370, de 14 de julio de 2006. Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: "DK", publicada en fa Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N" 1370, de 14 de Julio de 2006. 11 28/09/2016 GACETA OFICIAL 13 de 38 2.11. En función a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto, se determine si la SIC consideró posibles similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podrfa incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2008-0198, la que deberá ser adoptada al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto Tribunal. & Cecilia Luc¿l�ros MAGIST ADA-- Hugo Ra iro Gómez Ap e M GISTRADO Notifiq a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12 GACETA OFICIAL 28/09/2016 14 de 38 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito 18 de agosto de 2016 Proceso: 339-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima con Subespecialidad en Temas de Mercado (Perú).
Expediente interno del Consultante: 07226-2010-0-1801-JR-CA-12 Referencia: Infracción de derechos de propiedad industrial. Signo mixto BETTY BOOP Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 7226-2011-0/5taSECA-CSJLI-PJ, recibido el 9 de julio de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial de los articulas 155 literal d) y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 07226-2010-0-1801-JR-CA-12; y El auto de 19 de mayo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: CORPORACIÓN BELLA FARFALLA S.A.C. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA 1 28/09/2016 GACETA OFICIAL PROPIEDAD INTELEC TUAL, PERÚ-INDECOPI2. 15 de 38 REPÚBLICA DEL Hechos Relevantes: 2.1. El 16 de julio de 2008, HEARST HOLDINGS, INC. {en adelante HEARST HOLDINGS), formuló denuncia por infracción a sus derechos de propiedad industrial contra la sociedad CORPORACIÓN BELLA FARFALLA S.A.C. (en adelante BELLA FARFALLA).
Argumentó infracción a los derechos sobre su marca mixta BETTY BOOP, registrada bajo el certificado 117492 para distinguir los siguientes productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza: "cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas, bolsos, carteras, bolsos de manos, estuches de cuero, portapapeles, billeteras( )". {Expediente administrativo 360573-2008). ••m •oc. 2.2.
HEARST HOLDINGS, INC. sostuvo que la denunciada está importando y comercializando cartucheras, mochilas y demás productos de la Clase 18, mediante los cuales se reproduce la figura del personaje BETTY BOOP. Esto de conformidad con el DUA 152319-2008. 2.3. El 14 de noviembre de 2008, mediante Resolución 679-2008/CSD INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI admitió la denuncia, dispuso inspección del lugar de los hechos para verificar lo denunciado, y dictó medida cautelar de inmovilización de los productos objeto de la infracción. 2.4.
El 29 de mayo de 2009, mediante Resolución 1255-2009/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI declaró fundada la acción por infracción, y sancionó a BELLA FARFALLA con una multa equivalente a 1 UIT. 2.5. El 12 de junio de 2009, BELLA FARFALLA presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 2.6. El 26 de marzo de 2010, mediante Resolución 0694-2010/TPI-INDECOPI, el Tribunal del INDECOPI resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución 1255-2009/CSD-INDECOPI.
2.7. BELLA FARFALLA interpuso demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo. 2 GACETA OFICIAL 28/09/2016 16 de 38 2.8. El 25 de noviembre de 2014, el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia signada como Resolución Número Trece declaró infundada la demanda. 2.9.
El 13 de enero de 2015, BELLA FARFALLA interpuso recurso de apelación contra la anterior sentencia. 2.1 O. El 9 de julio de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante Oficio 7226-2011-0/ 5taSECA-CSJLI-PJ, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.
Argumentos de la demanda interpuesta por BELLA FARFALLA: 3.1. Indica que no existió dolo ni mucho menos ánimo de lucro en los hechos denunciados. Por tratarse de una empresa nueva en el mercado, desconocía la protección a los personajes que soportaron la denuncia. El error y el desconocimiento no pueden configurar una infracción a la normativa de derecho de autor. 3.2.
Señala que desconocia que la empresa a la cual se le compraban los productos se encontraba vulnerando figuras protegidas. La infracción es responsabilidad de dicha empresa y, por lo tanto, que esto genera un eximente de responsabilidad. La multa impuesta no está fundamentada y es excesiva. Desconoce el principio de razonabilidad y proporcionalidad. 4.
Argumentos de la Contestación presentada por el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI: 4.1. Manifiesta que la demandante confunde la naturaleza de un proceso administrativo, en donde la responsabilidad es objetiva, con la responsabilidad en un proceso penal y que no tiene nada que ver que la empresa sea nueva.
Esto no la exime de responsabilidad. 4.2. Además, que la denuncia no fue por infracción a los derechos de autor, sino por infracción a los derechos de propiedad industrial, específicamente a los derechos sobre la marca mixta BETTY BOOP. 4.3. Señala que el Tribunal del INDECOPI acogió coherentemente la legislación y la doctrina referente a la materia, pues tomó en cuenta dos factores generales: (1) la identidad, similitud o vinculación de los productos y servicios que identifican; y (11) la identidad o similitud de los signos entre sí. 4.4.
Alude que está plenamente demostrado que la demandante importó monederos distinguidos con el signo mixto BETTY BOOP y que los signos 3 GACETA OFICIAL 28/09/2016 17 de 38 en conflicto son confundibles en los aspectos fonético y gráfico. Además, amparan los mismos productos en el mercado. 4.5. Por último, que no se vulneraron los principios de proporcionalidad y razonabilidad, puesto que se sustentó debidamente la multa y que la demandante no ofreció pruebas para desvirtuar la infracción en la que incurrió. 5.
Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia: 5.1. El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Trece de 25 de noviembre de 2014, declaró infundada la demanda, argumentando que: "(...) dichos medios de prueba acreditaron de manera indubitable los hechos que dieron lugar a la infracción de los Derechos de Propiedad Industrial de la demandante, quien por el contrario no aportó medio de prueba alguno que permita desvirtuar su responsabilidad en los hechos denunciados.
En tal sentido no se aprecia que en el procedimiento administrativo se haya efectuado una indebida valoración de los medios probatorios o en perjuicio de la demandante ( ) siendo ello así, el argumento esgrimido por la demandante debe ser desestimado. (...) la demandante ha alegado que la multa impuesta por la comisión resulta excesiva y desconoce el principio de razonabilidad (...) al respecto es preciso mencionar que la finalidad de una sanción, en nuestro caso la multa impuesta, no solamente es económica, destinada a anular cualquier beneficio i/lcito obtenido por la acción infractora; sino que también es la de desincentivar la realización de una conducta infractora( ) siendo ello así, este despacho considera que la entidad demandada ha impuesto una sanción correctamente, en forma razonable y proporcional a la infracción detectada, teniendo en cuenta /os criterios para su determinación, tos mismos que se encuentra debidamente sustentados en la normativa sobre Propiedad Industrial (...) en tal sentido, de imponerse una multa cuantitativamente inferior, no conllevaría al cumplimiento de la finalidad disuasiva de la misma, (...) en tal sentido corresponde desestimar lo alegado por la demandante en este extremo ( ) de conformidad con tos fundamentos precedentes y las normas acotadas, EL VIGESIMO CUARTO JUZGADO ESPECIALIZADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LIMA CON SUBESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO, con el criterio de conciencia a nombre de la nación falla: declarando infundada en todos sus extremos la demanda interpuesta por BELLA FARFALLA S.A.C. ". 6.
Argumentos del Recurso de Apelación: 6.1. La sociedad CORPORACIÓN BELLA FARFALLA S.A.C., reiteró los argumentos expuestos en la demanda. íl--b f 6.2. Recalcó que la Resolución del Tribunal del INDECOPI no fue debidamente motivada. 4 GACETA OFICIAL B. 28/09/2016 18 de 38 NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 155 literal d) y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes.
De oficio, se interpretará el articulo 154 de la misma normativa 1, porque regula la manera como se adquiere el derecho exclusivo de una marca. Además, realizó las siguientes preguntas: "De conformidad con lo establecido en el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486: ¿El uso en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca que genera riesgo de confusión, comprende los actos de importación? ¿se debe valorar el aspecto subjetivo del dolo y la culpa para determinar la infracción de un derecho marcario? De conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Decisión 486: ¿ Qué se entiende por actos que manifiesten la inminencia de una infracciónr C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2.
El derecho al uso exclusivo de la marca. Acción por infracción de derechos de propiedad industrial por usar un signo idéntico o similar a una marca registrada. La importación de productos identificados con un signo idéntico o similar. Sobre la inminencia de una infracción y el aspecto subjetivo. 3. 4. �, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. ) Articulo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.
Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos d) o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;, r. I: {; f Artfculo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del Pals Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin. que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario n entre los cotitulares.
( )". 5 GACETA OFICIAL 28/09/2016 D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. El derecho al uso exclusivo de la marca. 19 de 38 1.1. El articulo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: MEI derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la oficina nacional competente".
Consagra esta disposición el principio "registra!", de acuerdo con el cual "el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro". 1.2. Se afirma de derecho exclusivo, porque el registro de la marca le confiere a su titular la potestad de utilizarla o de explotarla comercialmente en relación con los productos o servicios que identifica, asi como la facultad de impedir por regla general que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.
De ahl que al titular de la marca se le reconozcan dos tipos de facultades: 1.2.1. Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. 1.2.2. Negativa (ius prohibendi): esta facultad envuelve dos aspectos de acuerdo a si se está en el campo registra! o en el campo del mercado. 1.2.2.1.
En el campo registral: el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible o asociable a la suya. 1.2.2.2. En el campo del mercado: el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin su consentimiento realicen determinados actos con su marca. 2. Acción por infracción de derechos de propiedad industrial por usar un signo idéntico o similar a una marca registrada 2.1.
Informa el proceso materia de esta consulta, el haberse interpuesto una denuncia por infracción de los derechos de propiedad industrial de HEARST HOLDINGS, en cuyo procedimiento administrativo interno se argumentó que BELLA FARFALLA supuestamente importó y comercializó productos identificados con un signo confundible con su marca mixta BETTY BOOP. 6 GACETA OFICIAL 28/09/2016 20 de 38 2.2.
El Tribunal abordará este tema siguiendo los precedentes jurisprudenciales sobre la materia2 • 2.3. El Régimen Comunitario consagra la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, la cual se encuentra regulada en el Titulo XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a través de cuyo medio procesal se hace efectivo el ius prohibendi en el ámbito marcario y por lo tanto se investigan las conductas infractoras de estos derechos, que a su vez se encuentran contempladas en el artículo 155 ibídem. 2.4.
En efecto, éste último determina las conductas infractoras en el ámbito del derecho de marcas, las cuales precisamente corresponden a aquellos actos que no pueden realizar los terceros sin el consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo interno, el Tribunal habrá de referirse a la misma prevista en el literal d) en los siguientes términos: "Artículo 155 El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión". ( )". 2.5. Como puede apreciarse, la norma estructura como conducta infractora el que un tercero utilice en el comercio sin el consentimiento del titular de la respectiva marca, un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio identificado con la marca, bajo la condición de que tal uso pudiere generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.
Elementos para calificar la conducta contenida en la norma que se analiza (Lit d) Art 155 Decisión 486): 2.5.1. El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. Se debe tener en cuenta lo siguiente: 2.5.1.1. La conducta se califica mediante el verbo "usar''. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca 2 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: del 25 de febrero de 2016 dentro del Proceso 263-IP-2015; y la del 19 de mayo de 2016 en el Proceso 367-IP-2015. 7 GACETA OFICIAL 28/09/2016 21 de 38 infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. 2.5.1.2.
La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. 2.5.1.3. Prevé una protección más allá del princ1p10 de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. 2.5.2.
Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado3. 2.5.3. Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. 2.6.
Desde luego, previo al análisis de la existencia de riesgo de confusión o asociación, se deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta su naturaleza, es decir, siguiendo los parámetros para la comparación de los signos mixtos4 • 3 Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguíente: "El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho n producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. (Interpretación Prejudicial 4 de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-IP-2008).
Se debe determinar cuál es el elemento predominante del signo mixto y tener en cuenta las siguientes reglas para et cotejo entre los mismos: Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habria riesgo de confusión. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
En et cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. SI el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, et cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, a saber: - Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente. - Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 8 GACETA OFICIAL 3. 28/09/2016 22 de 38 La importación de productos identificados con un signo idéntico o similar como hecho de posible adecuación en la conducta 3.1.
El Tribunal se referirá también a este punto específico con el fin de absolver la pregunta que así formula la Corte Consultante: "¿El uso en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca que genera riesgo de confusión, comprende los actos de importación?". 3.2. Como atrás quedó consignado al indicarse y definirse los elementos que permiten calificar la conducta analizada, uno de ellos precisamente exige que la misma se realice en el comercio, en actividades que tengan que ver con el mercado, es decir, con la oferta y demanda de bienes y servicios. 3.3.
Por lo tanto, evidentemente los actos de importación están comprendidos en el concepto de "uso en el comercio", pue la importación permite que los bienes extranjeros ingresen al territorio nacional de conformidad con los diferentes regímenes establecidos para el efecto5, dentro de los cuales se encuentra el de importación definitiva6, a través del cual los productos importados pueden circular libremente y, en consecuencia, participar en el comercio interno. 3.4.
En este orden de ideas, es claro que los actos de importación tienen que ver con el mercado y por consiguiente se adecuan al supuesto previsto en el literal d) del articulo 155 de la Decisión 486. - 5 Se debe determinar el elemento que Impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado.
En el presente asunto como el elemento denominativo es compuesto, esto es, conformado por dos o mas palabras, sin perjuicio de las reglas ya expuestas, se debe analizar el grado de relevancia de las palabras del primero y su incidencia en la distinlividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: - Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. - Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras mas cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. - Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podria tener mayor impacto en la mente del consumidor. - Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendrla relevancia en el conjunto. - Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. - Analizar el grado de dlstlntlvidad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.
Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: - Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. - Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. - Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto".
El articulo 2 de la Decisión 671 define importación de la siguiente manera: "Introducción física de mercanclas de procedencia extranjera al territorio aduanero comunitario. También se considera importación a la introducción de mercanclas procedentes de zona franca al resto del territorio aduanero comunitario en los términos previstos en esta Decisión.· El régimen de importación definitiva se encuentra regulado en el articulo 36 de la Decisión 671. 9 GACETA OFICIAL 28/09/2016 23 de 38 3.5.
Adicionalmente es de observar, que la propia normativa comunitaria al abordar la protección de los signos notoriamente conocidos, expresamente incluyó los actos de importación dentro del concepto de "uso en el comercio" (literal b) del articulo 156), de donde es de inferir dentro de una interpretación armónica y sistemática que implicitamente están comprendidos en el estudiado literal d) del articulo 155. 4.
Sobre la inminencia de una infracción y el aspecto subjetivo 4.1. En cuanto a "¿Qué se entiende por actos que manifiesten la inminencia de una infracción?", y si "¿Se debe valorar el aspecto subjetivo del dolo y la culpa para determinar la infracción de un derecho marcario?", cuyas preguntas fueron formuladas también por la Corte Consultante, el Tribunal habrá de atenderlas sobre la base del tratamiento jurídico pertinente que abordará a continuación: 4.2.
Establece el artículo 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: "El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares". 4.3.
Como se desprende de esta disposición, claramente en ella se determina, de una parte, que el sujeto pasivo de la infracción es el titular o cotitular de la marca presuntamente afectado con la comisión del comportamiento constitutivo de la infracción, mismos quienes están legitimados para instaurar la respectiva acción y, de otra parte, que el sujeto activo es cualquier persona que ejecute alguno de los comportamientos constitutivos de infracción a los derechos de propiedad industrial y, por lo tanto, quien efectivamente lo vulnera, lo cual desde luego implica demostrar también la ocurrencia del hecho constitutivo de la infracción. 4.4.
También puede ser sujeto activo de la infracción cualquier persona que realice actos manifiestos encaminados a ejecutar la infracción, en cuyo contexto se inscribe la pregunta pertinente de la Corte Consultante, de donde los actos que manifiesten la inminencia deben entenderse como aquellos idóneamente dirigidos a la realización de la infracción, esto es, que racionalmente permitan inferir la dirigida comisión material del acto adecuado 10 GACETA OFICIAL 28/09/2016 24 de 38 a la misma según se trate, lo cual lógicamente debe tener la demostración fáctica que así permita inferirlo válidamente. 4.5.
Para responder a la siguiente pregunta de la Corte Consultante, es de advertir que el acto descrito en el literal d) del artículo 155 como constitutivo de infracción marcaria, no exige de ninguna calificación especial subjetiva acerca de la intencionalidad del sujeto que usa en el comercio un signo idéntico o similar. En consecuencia, basta para perfeccionarla, la ejecución del supuesto de hecho allí previsto, es decir, simplemente se debe calificar para el efecto, el "uso en el comercio" de conformidad con las características ya analizadas. 4.6.
Por lo tanto, el aspecto subjetivo del Dolo y de la Culpa propios en el régimen de responsabilidad civil o penal no tendrlan una aplicación directa en los casos de infracción de propiedad industrial, en cuyos eventos es aplicable la responsabilidad objetiva. 4.7. Finalmente, debe advertirse que la normativa comunitaria prevé una conducta de excepción para el uso de la marca, regulada en el articulo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina como sigue: 4.8.
El titular de una marca no puede oponerse al uso informativo de la misma, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones de manera concurrente7: 7 4.8.1. Que se haga de buena fe. La buena fe es un principio general del derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el marco de cualquier ordenamiento jurídico. En el campo del derecho de propiedad industrial, los actores del mercado deben actuar sin afectar a los titulares de los derechos intelectuales, al público consumidor y al comercio como tal; la utilización de cualquier signo distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar daño o perjuicio.
De lo que se trata, entonces, es que el mercado sea transparente y se desenvuelva de manera leal. 4.8.2. Que no sea utilizada a título de marca. Las marcas ajenas no pueden ser utilizadas a título de marca, es decir, como distintivos de productos o servicios; De lo contrario, se estaría incurriendo en una infracción de derechos de propiedad industrial. 4.8.3.
Que se limite al propósito de identificación o información. Esta característica tiene que ver con la anterior. El propósito de utilizar un signo distintivo ajeno es para generar información cierta sobre los productos y servicios que se ofertan en el mercado. Es una manera de generar en el público consumidor información transparente que le ayude en su libre elección. Sobre esto se puede se puede consultar la Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2005 dentro del proceso 200-IP-2014. 11 28/09/2016 GACETA OFICIAL 4.8.4. 25 de 38 Que no induzca al público consumidor a error.
Lo que se quiere salvaguardar es que en el público consumidor no se genere riesgo de confusión o asociación. La normativa de marcas quiere que el comercio de bienes y servicios sea transparente, de buena fe y fluido. Por tal razón, se pretende cuidar que la elección en el consumidor sea libre y consciente. 4.9. De conformidad con lo expuesto en la presente providencia y con el fin de resolverse el recurso de apelación en el cual se solicita esta interpretación, deberá establecer si BELLA FARFALLA infringió la marca mixta BETTY BOOP. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 07226-2010-0-1801-JR-CA-12, la que deberá adoptarse al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Tribunal. articulo 90 del Estatuto z De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firmñarrie�lme presente lnter re ión Prejudicial el Presidente y el Secreta;i Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12 GACETA OFICIAL 28/09/2016 26 de 38 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 25 de julio de 2016 Proceso: 362-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.
Expediente interno del Consultante: Referencia: 2013-00224 Patente de invención titulada "RESINAS HOPE PARA USO EN TUBO DE PRESIÓN Y APLICACIONES RELACIONADAS". Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 2416, recibido el 27 de julio de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 14, 18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N º 2013-00224; y, El Auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LLP. Demandado: r REPÚBLICA DE COLOMBIA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC). 1 GACETA OFICIAL 2. 28/09/2016 27 de 38 Hechos relevantes 2.1. El 30 de octubre del 2006, CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LLP. (en adelante, CHEVRON) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC), el otorgamiento de patente para la invención titulada: RESINAS HOPE PARA USO EN TUBO DE PRESIÓN Y APLICACIONES RELACIONADAS.1 2.2.
El 25 de mayo del 2012, mediante Resolución 31817 la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el privilegio de patente de invención a la creación, sobre la base de que dicha invención carecía de novedad y nivel inventivo. 2.3. El 5 de julio de 2012, inconforme con tal decisión, CHEVRON presentó recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante la Resolución 71667 de 26 de noviembre que confirmó lo decidido en la Resolución. 2.4.
El 3 de mayo de 2013, CHEVRON presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 71667 y 31817. 2.5. Mediante Auto de 14 de agosto del 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.
Argumentos contenidos en la acción de nulidad. La sociedad CHEVRON en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. Se violaron los artículos 14, 18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por interpretación indebida, en ese sentido, la Superintendencia de Industria y Comercio estimó que carecía de novedad y nivel inventivo la patente solicitada, lo cual, no resulta cierto. 3.2.
En la interpretación prejudicial 12-IP-98 se diferencian dos tipos de exámenes que debe hacer el examinador: uno respecto a la novedad y el otro sobre el nivel inventivo. El primero debe hacerse comparándolo con las anteriores existentes y el segundo exige que el técnico deba partir de un conocimiento general del estado de la técnica y realizar la comparación con "su apreciación en conjunto". 3.3.
La administración realizó un examen incorrecto de la solicitud, al efectuar un estudio retrospectivo y negó la altura inventiva apoyándose en la consideración de la Superintendencia de Industria y Comercio en la cual establecía que una película puede convertirse en un tubo simplemente variando unos valores SCB, valores que no se conocen como tampoco se b f 1 Expediente Administrativo Rad.
PCT/06�110251. 2 GACETA OFICIAL 28/09/2016 28 de 38 sabe la forma cómo se deben variar para cambiar las propiedades mecánicas de la película. 3.4. Causa perjuicio al haberse realizado un estudio "hindsighf', a través del cual se le dio un alcance que no contemplaba la norma. 3.5. La invención solicitada ya tiene protección en varios países de Europa, Asia y en los Estados Unidos de América, en los cuales las respectivas oficinas de patentes consideraron que había cumplido con los requisitos de patentabilidad, novedad y nivel inventivo, los cuales se evalúan y analizan a nivel mundial. 4.
Argument os de la contestación a la acción de nul idad. La SIC en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1. En cuanto a la presunta violación de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, analizadas las diligencias que obran en el expediente administrativo, se advierte que, precisamente, como resultado del examen de patentabilidad y con fundamento en lo dispuesto por los mencionados artículos, se encontró que la reivindicación 1 de la solicitud denegada no cumple el requisito de novedad, toda vez que fue previamente revelada por las publicaciones D1 US 2004/0054088 publicado el 18 de marzo de 2004 y 03 US 4.438.238 publicado 20 de marzo de 1984 mismas que nunca fueron desvirtuadas por el demandante, asimismo de las reivindicación 1 a 25 no cumplen el requisito de nivel inventivo, toda vez que para un experto medio en la materia se deriva de manera evidente del estado de la técnica, antecedentes 02 US 4.547.551 publicado el 15 de octubre de 1985 y 04 US 6.632.680, pues los conocimientos integrantes del estado del arte, anteriores a la fecha de prioridad invocada, conducen de manera obvia a la invención propuesta. 4.2.
Sobre el supuesto análisis retrospectivo, al momento del análisis de patentabilidad de la solicitud en cuestión, el examinador se situó en la fecha en que fue presentada la primera solicitud para aplicar los conocimientos del experto en la materia a esa fecha, de tal manera que justamente porque el examen se realizó sobre la base de los conocimientos que tenia el experto medio en la materia en la fecha de prioridad, es decir 30 de abril de 2004, éste se basó desde el inicio en conocimientos divulgados en documentos que habían sido publicados previamente, en ese sentido era perfectamente posible lograr el producto que ahora se reivindica como nuevo e inventivo, incluso sin necesitar para ello aplicar habilidad inventiva, por esa razón las reivindicaciones no cumplen con los requisitos de novedad y de nivel inventivo requeridos por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. r; f 3 GACETA OFICIAL 28/09/2016 29 de 38 4.3.
Frente a la existencia de concesiones previas, la demandante se limita a citar los números de las solicitudes presentadas en otros paises, sin alegar prueba que acredite lo dicho. 4.4. La Superintendencia realizó un procedimiento independiente y bajo su normativa aplicable, siendo así que en esta materia imperan los principios de territorialidad y de autonomía, según los cuales los derecho de propiedad industrial se circunscriben al ámbito geográfico y normativo en el que se concedieron, de tal manera que cada país es autónomo al momento de conceder o denegar una protección, en virtud de sus propios análisis técnicos y normativos vigentes.
B. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Juez consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 14, 18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se interpretarán únicamente los Artículos 14 y 18 de la Decisión 4862 referida en el párrafo anterior por ser aplicables al caso concreto. De oficio se interpreta el Artículo 16 de la Decisión 4863 al ser considerado dentro de los argumentos de las dos partes.
No se interpreta el Artículo 45 puesto que no existe controversia al momento de su aplicación respecto al caso tratado en el Proceso Interno. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. Requisitos de patentabilidad, novedad y nivel inventivo. El análisis del nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia.
Proscripción del examen tipo "hindsight" o "ex post facto". Autonomia de la Oficina Nacional Competente. 3. i -Articulo 14.- Los Palses Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de le tecnofogla, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.
Articulo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio no1111almenle versada en la materia técnica co11Bspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica". 1 "Articulo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.
El estado de la técnica comprenderá todo fo que haya sido accesible al püblico por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de fa solicitud de patente o, en su ceso, de la prioridad reconocida. b f Sólo para el efecto de la dete1111inación de la novedad, también se considerará dentro del estado de fa técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante fa oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el articulo 40�. 4 GACETA OFICIAL 28/09/2016 30 de 38 D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.
Requisitos de patentabilidad, novedad y nivel inventivo 1.1. En el procedimiento administrativo interno se resolvió denegar la solicitud de patente de invención presentada. La SIC sostuvo que la solicitud denegada no cumple con los requisitos de novedad y de nivel inventivo, toda vez que para un experto medio en la materia se deriva de manera evidente del estado de la técnica, pues los conocimientos integrantes del estado del arte, anteriores a la fecha de prioridad invocada, conducen de manera obvia a la invención propuesta. 1.2.
Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran fijados por el artículo 14 de la Decisión 486, y desarrollados por los articules 15 a 19 de la misma normativa. ''Artículo 14. - Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".
Según lo dispuesto en la norma transcrita, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. 1.3. De la novedad de la invención: El Artículo 16 de la Decisión 486 dice: "Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica".
La novedad es un atributo que toda solicitud de patente debe poseer, la misma que está determinada por la ausencia de la tecnología reivindicada en el estado de la técnica; es decir, que esta tecnología no haya sido accesible al público por una descripción oral o escrita, por su utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la presentación de una solicitud o prioridad reconocida.
En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial. Una vez delimitado el concepto de novedad, es pertinente destacar algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. /} f 5 GACETA OFICIAL 28/09/2016 31 de 38 b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica. 4 En el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Palses de la Comunidad Andina, se determinó ciertos criterios que conviene transcribir: "Una invención tal como se encuentra reivindicada se considera nueva si no forma parte del estado de la técnica.
El examinador debe mostrar que la invención no es nueva. En tal sentido, cuando un inventor deposita una solicitud de patente para una invención y no existen datos que prueben que no es nueva, la invención reivindicada será considerada nueva. Para el análisis de la novedad no se pueden combinar diferentes documentos del estado de la técnica.
Sin embargo, si un documento se refiere explícitamente a otro documento para proporcionar más detalle sobre alguna característica, se puede considerar que el contenido del segundo documento relativo a esa caracterfstica está incorporado en el primero. Un documento del estado de la técnica puede contener información implfcitamente, es decir, todo aquello que la persona versada en la materia puede derivar directamente y sin ambigüedad del documento". 5 1.4.
Del nivel inventivo: De conformidad con el Artículo 18 de la Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito, ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.
Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: 4 Proceso 12-IP-1998. Interpretación prejudicial de 20 de mayo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena /\JO 428, de 16 de abril de 1999. 5 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Of,cinas de Propiedad Industrial de los Psfses de la Comunidad Andina, 2004.
Disponible en hltp:/Avww.comunidadandina.orgloubliclpatenles.pdf 6 GACETA OFICIAL 28/09/2016 32 de 38 "Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habrfa podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...).
En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica', en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención".
Ahora bien, para los efectos del Articulo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente definir qué se entiende por "obvio" y por "evidente" y, en consecuencia, determinar qué se debe entender por nivel inventivo. Lo obvio es aquello que es muy claro o que no tiene dificultad. Mientras que lo evidente es la certeza absoluta y manifiesta de la que no se puede dudar6.
Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. 2.
El análisis del nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia. Proscripción del examen tipo "hindsight" o "ex post facto". 2.1. En el procedimiento administrativo interno se resolvió denegar la solicitud de patente de invención presentada. La SIC sostuvo que la solicitud denegada no cumple con los requisitos de novedad por las publicaciones D1 y D3 los cuales revelan una composición polimérica que se encuentra reclamada en la reivindicación 1 es decir se encontraba en el estado del arte previo al momento de la presentación de la solicitud de patente y de nivel inventivo, toda vez que las reivindicaciones 1 a 25 para un experto medio en la materia se derivan de manera evidente del estado de la técnica D2 y D4 es decir conducen de manera obvia a la invención propuesta. 0 DfCCfONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.
Vigésima Segunda Edición. Madrid- Espana. 2001. "DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO". Págs. 686 y 1089. f 7 GACETA OFICIAL 28/09/2016 33 de 38 2.2. El demandante sostiene que la reivindicación independiente 1 de la presente solicitud restringe de manera muy específica los componentes de la composición, especialmente la propiedades perfil de ramificación y el peso medio de los mismos.
Las anterioridades D1 puede que enseñe algunas de las características de los componentes de la composición reclamada, pero ninguna de dichas anterioridades enseña o sugiere todas y cada una de las características de la composición reclamada. Además la simple incorporación de algunos componentes aleatorios de D2 y 04, llevaría a la composición de la invención propuesta para registro sin tener en cuenta que en el estado del arte no presenta información suficiente para que el experto con habilidad ordinaria en la materia pueda derivar de manera obvia la presente solicitud. 2.3.
En particular el Articulo 18 de la Decisión 486, determina que toda invención deberá poseer nivel inventivo lo cual significa que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos convencionales o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica.
Para negar o conceder una patente, definida por las reivindicaciones se procederá a verificar si realmente existen diferencias entre estas y el estado de la técnica más cercano (documentos patentes y no patentes). La existencia o falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo, sin que puedan existir respuestas intermedias ya que el nivel inventivo existe o no. Por otra parte y sobre el mismo tema del nivel inventivo, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, sostiene: " La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).
Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos. Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se I 8 GACETA OFICIAL 28/09/2016 34 de 38 efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto el examinador debe realizar el esfue170 intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención. La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto.
Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas caracterlsticas. En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: - ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; - ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica; y - ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo". 7 2.4.
En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la Oficina Nacional competente debe demostrar que, para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del experto medio en la materia técnica -sin que llegue a ser una persona altamente especializada-y se hizo un análisis conjunto y retrotraído a la fecha de la solicitud de la patente o de la fecha de prioridad. 2.5.
La Corte consultante deberá analizar si los documentos D1 a 04, citados como anterioridades por la SIC determinaban la falta de novedad y nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 25 contenidas en la solicitud de patente denominada: "RESINAS HOPE PARA USO EN TUBO DE PRESIÓN Y APLICACIONES RELACIONADAS" a la luz de los criterios descritos en la presente Interpretación Prejudicial.
Proscripción del examen tipo "hindsight" o 11ex post facto". 2.6. La demandante, CHEVRON argumenta que "( ) la administración realizó un examen incorrecto de la solicitud, al efectuar un estudio retrospectivo y negó la altura inventiva apoyándose en la consideración de la 1 fbfdem {} 9 GACETA OFICIAL 28/09/2016 35 de 38 Superintendencia de Industria y Comercio en la cual establecía que una película puede convertirse en un tubo simplemente variando unos valores SCB, valores que no se conocen como tampoco se sabe la forma cómo se deben variar para cambiar las propiedades mecánicas de la película" y que "( ) causa perjuicio al haberse realizado un estudio 'hindsight', a través del cual se le dio un alcance a la norma que no contemplaba".
Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio, en su escrito de contestación a la demanda expresó que "(...) sobre el supuesto análisis retrospectivo, al momento del análisis de patentabilidad de la solicitud en cuestión, el examinador se situó en la fecha en que fue presentada la primera solicitud para aplicar los conocimientos del experto en la materia a esa fecha, de tal manera que justamente porque el examen se realizó sobre la base de los conocimientos que tenia el experto medio en la materia en la fecha de prioridad, es decir, 30 de abril de 2004, éste se basó desde el inicio en conocimientos divulgados en documentos que hablan sido publicados previamente, en ese sentido era perfectamente posible lograr el producto que ahora se reivindica como nuevo e inventivo, incluso sin necesitar para ello de aplicar habilidad inventiva, por esa razón las reivindicaciones no cumplen con /os requisitos de novedad y de nivel inventivo requeridos por la Decisión 486 de la Comisión la Comunidad Andina". 2.7.
Con este antecedente el Tribunal estima pertinente referirse al tema del enfoque retrospectivo en la evaluación del nivel inventivo de la solicitud de patente, para lo cual es importante resaltar el papel del técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado.
Lo anterior presupone que para realizar un adecuado análisis del nivel inventivo se deberá observar lo siguiente: " - El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la "media normal" en la materia que se trate. Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista "obviedad", y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. - El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la "ficción" para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.
Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en dia" pueda retrotraerse fácilmente a dicho t 10 GACETA OFICIAL 28/09/2016 36 de 38 momento.
Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo. En este sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de la invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que no serian otra cosa que aquellos mediados por conocimientos retrospectivos obtenidos de la propia invención o del estado actual de la técnica". 8 2.8.
En correlación con lo antes expuesto, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se use la figura del técnico medio en la materia y un análisis retrotraído del nivel inventivo, que no resulte a posteriori, ex post facto o hindsight. 3.
Autonomía de la Oficina Nacional Competente 3.1. Tomando en cuenta que la sociedad CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LLP argumentó que "(...) la invención solicitada ya tiene protección en varios países de Europa, Asia y en los Estados Unidos de América en los cuales las respectivas oficinas de patentes consideraron que hablan cumplido con los requisitos de patentabilidad, novedad y nivel inventivo, los cuales se evalúan y analizan a nivel mundial", mientras que la Superintendencia de Industria Comercio afirmó haber realizado "(...) un procedimiento independiente y bajo su normativa aplicable, siendo as/ que en esta materia imperan los principios de territorialidad y de autonomía, según los cuales los derecho de propiedad industrial se circunscriben al ámbito geográfico y normativo en el que se concedieron, de tal manera que cada país es autónomo al momento de conceder o denegar una protección, en virtud de sus propios análisis técnicos y normativos vigentes", el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la autonomía de la Oficina Nacional de Patentes para tomar sus decisiones. l \ 3.2.
El principio de "independencia" establece que el otorgamiento de una patente de invención en un pals no obliga a ningún otro país a conceder una patente para la misma invención. Deberá entenderse también que una patente de invención no puede ser denegada, invalidada ni cancelada en ninguna otra forma por razón de que se haya denegado, invalidado caducado para la misma invención en cualquier otro pals. 3.3.
Sobre el tema, el Tribunal se ha pronunciado indicando que el sistema adoptado por la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas de Patentes de cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada ll f 8 Proceso 73-IP-2014 de 25 de agosto de 2014.
Patente: TABLETAS DE OXACARBAZEPINA RECUBIERTAS DE UNA PELÍCULA Y MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE ESTAS FORMULACIONES 11 GACETA OFICIAL 28/09/2016 37 de 38 independencia, y es así que el capítulo IV de la Decisión 486 regula el trámite de las solicitudes de patentes y los requisitos que deben contener las mismas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad. 9 3.4.
Sobre el primer tema, el Tribunal ha manifestado 10 que si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras las ponen en contacto, sin que ello signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas. En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Patentes significa que éstas juzgarán la patentabilidad o no de una solicitud de patente, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras Oficinas Competentes, es decir, el examen realizado por otras Oficinas no es vinculante para la Oficina de Patentes del respectivo País Miembro.
Este principio también es aplicado a nivel mundial al estar contenida en el Artículo 4bis del Convenio de Paris11, la razón principal es que las leyes nacionales y las prácticas administrativas suelen ser muy diferentes de un país a otro. La decisión de no conceder una patente de invención en determinado país, sobre la base de sus leyes, muchas veces carece de todo significado en el contexto jurldico diferente de otros países. 3.5.
Sobre el segundo tema, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales competentes la obligación de realizar el examen de patentabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones. En el caso de que sean presentadas observaciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas asi como acerca de la concesión o de la patente de invención. Asimismo, es pertinente agregar que este examen integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de patentes, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de patentabilidad analizando cada caso concreto.
P Proceso 1 10-IP-2010 de 5 de mayo de 2010. Patente: "COMPOSICIONES QUE CONTIENEN ACIDOS DIFOSFÓNICOS�. 'º Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, pubficsda en Gaceta Oficia( del Acuerdo de Cartagena N· 1 553, de 15 de octubre de 2007. " Convenio de Parls para Is Protección de la Propiedad Industria. (1 979).
Artfcufo 4bis, (Patentes: independencia de las patentes obtenidas para la misma invención en diferentes palses}. 1) Las patentes solicitadas en los diferentes pafses de la Unión por los nacionales de pafses de la Unión serán independientes de las patentes, obtenidas para la misma invención en los otros pafses adheridos o no a la Unión. 2) Esta disposición deberá ser entendida de manera absoluta, sobre todo en el sentido de que las patentes solicitadas durante el plazo de prioridad son independientes, tanto desde et punto de vista de las causas de nulidad y caducidad, como desde el punto de vista de la duración normal. 12 GACETA OFICIAL 28/09/2016 38 de 38 3.6.
En tal sentido la Corte consultante deberá tener en cuenta que la oficina competente cuenta con plena autonomía para analizar las solicitudes de patentes, teniendo la obligación en cada caso de hacer un análisis objetivo a la luz de los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2013-00224, la que deberá ser adoptada al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Tribunal. Articulo 90 del Estatuto; Cecilia Luiu. "1/uinteros MAG_l§IBAD� �/_. o ambrano ISTRADO Hug Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. f ) 13