GACE2822 — Comunidad Andina · Micelio Jurídico

Año XXXIII – Número 2822 Lima, 11 de octubre de 2016 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 222-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 002832013-0-1801-JR-CA-16.

Referencia: Signos D´LORENA / RESTAURANT CHICHARRONERÍA Y SERVICIOS LORENA II E.I.R.L PROCESO 245-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 060162013-0-1801-JR-CA-25.

Referencia: Signos MDP MASISA / MACISA PROCESO 391-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2010-00534. Referencia: Marcas involucradas: marcas mixtas COMARRICO Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 11/10/2016 2 de 58 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de agosto de 2016 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: 222-IP-2015 Interpretación Prejudicial Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú 00283-2013-0-1801-JR-CA-16 Signos / RESTAURANT D'LORENA CHICHARRONERÍA Y SERVICIOS LORENA 11 E.I.R.L. Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán. VISTOS El Oficio 283-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ recibido el 7 de mayo de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial de los articules 136 inciso b), 190, 191 y 195 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 002832013-0-1801-JR-CA-16; y, El auto de 27 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: EL CAFECITO S.A.C. GACETA OFICIAL 11/10/2016 3 de 58 Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL- INDECOPI- REPÚBLICA DEL PERÚ. RESTAURANT CHICHARRONERfA Y SERVICIOS LORENA II E.I.R.L. 2. Hechos Relevantes: 2. 1. El 7 de febrero de 2006, se constituyó la sociedad RESTAURANT CHICHARRONERiA Y SERVICIOS LORENA II E.I.R.L. 2.2.

El 29 de abril de 2010, RESTAURANT CHICHARRONERÍA Y SERVICIOS LORENA II E.I.R.L., solicitó la nulidad del registro de la marca denominativa D'LORENA (Certificado No. 60540), otorgada a favor de la sociedad EL CAFECITO S.A.C., para distinguir los siguientes servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional "servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporaf', aduciendo confusión con el nombre comercial mixto RESTAURANT CHICHARRONERÍA Y SERVICIOS LORENA II E.I.R.L. 1.

Aportó material probatorio para acreditar el uso de este último. 2.3. El 21 de enero de 201O, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución 0137-2011/CSD-INDECOPI, resolvió declarar fundada la acción de nulidad interpuesta. 2.4. El 7 de febrero de 2011, la sociedad EL CAFECITO S.A.C., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 2.5.

El 5 de octubre de 201O, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución 1851-2012ffPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado. 2.6. La sociedad EL CAFECITO S.A.C., interpuso demanda contencioso administrativa contra la anterior resolución. 2.7. El 22 de agosto de 2014, el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Once, declaró infundada la demanda. 2.8.

El 12 de septiembre de 2014, la sociedad EL CAFECITO S.A.C., presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. "Figura del rostro de un cerdo con gorro al interior de un circulo, y las expresiones: Venta de tamales especiales, chicharrones y comidas en general. Asimismo, se indica como dirección Carretera Panamericana Sur 196-Sunampe Chincha- lea·. fl. 109. 2 GACETA OFICIAL 11/10/2016 4 de 58 2.9.

El 7 de mayo de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante Oficio 2832013-0/StaSECA-CSJLI-P J solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la Demanda presentados por EL CAFECITO S.A.: 3.1.

Adujo que se debe distinguir claramente las marcas de los nombres comerciales, ya que entre ambos existen sendas diferencias en torno a: i) el registro (marca: Constitutivo; nombre comercial: declarativo); ii) el alcance del ámbito de protección territorial (marca: todo el territorio nacional; nombre comercial: extensión territorial en la que tiene una influencia efectiva), y iii) a la función distintiva que cumplen (marca: distinguen productos o servicios comercializados o prestados por una persona, de los productos o servicios de otra; nombre comercial: Identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica). 3.2.

Indicó que al momento de cotejar un nombre comercial con una marca, la autoridad nacional debe respetar los criterios que ella misma ha edificado para tal fin, con el fin de salvaguardar el principio de la seguridad jurídica. Por lo tanto, en el caso sub examine no se explica cómo se declara la nulidad de una marca debidamente registrada, para supuestamente tutelar un nombre comercial que no ha sido registrado y que además carece de una zona de influencia económica en el territorio nacional. 3.3.

Por otra parte señaló, que no basta con el mero hecho de argumentar el uso del nombre comercial para soportar la acción de nulidad. El caso de autos, precisaba además de la determinación de su zona de influencia geográfica. 3.4. Lo anterior desconoce la eficaz protección brindada por el sistema de registro de marcas y los consecuentes incentivos que de él se derivan: mejorar la calidad de los productos y servicios ofrecidos en el mercado y reducir los costos de transacción. 4.

Argumentos de la contestación presentados por el INDECOPI: 4.1. Manifestó que los medios probatorios obrantes en el expediente, se aprecia que la influencia geográfica del. nombre comercial de la sociedad RESTAURANT CHICHARRONERIA Y SERVICIOS LORENA 11 E.I.R.L., al momento de la solicitud de registro de la marca denominativa o·LoRENA, era amplio y relevante.

I (. 4.2. Adujo que la protección del nombre comercial, a la luz de los pronunciamientos emitidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad 3 GACETA OFICIAL 11/10/2016 5 de 58 Andina, deviene de la demostración del uso real y efectivo en el mercado. Por lo tanto, el registro o depósito del nombre comercial es meramente declarativo. 4.3.

Manifestó que la autoridad nacional tiene la obligación de evaluar íntegramente cada solicitud de registro que se le presente. Por lo tanto, nada obsta para que, dependiendo de las particularidades del caso en concreto, se aparte de los criterios que ha emitido en otros pronunciamientos, siempre que el análisis no sea arbitrario. 4.4. Señaló que tal y como se corrobora a folio 99 del expediente. la codemandada fue declarada en rebeldía mediante Resolución Número Tres de 25 de marzo de 2013, al no haber presentado escrito de contestación alguno pese a encontrarse debidamente notificada de la demanda y sus anexos. 5.

Sentencia de primera instancia: 5.1. El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Once de 22 de agosto de 2014, declaró infundada la demanda, argumentando que: "(...) t r. De la valoración conjunta de las pruebas obrantes en autos, ha quedado demostrado que la zona de influencia económica del nombre comercial 'RESTAURANT CH/CHARRONERIA Y SERVICIOS LORENA //', antes, durante, y con posterioridad al registro de la marca D'LORENA, ha ido ampliándose no sólo a nivel distrital, sino también a nivel provincial, regional, y departamental con relación a /os servicios de restauración (alimentación) de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza que distingue( ).

La declaratoria de nulidad de la marca D'LORENA en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, no convierte al registro de marcas en impredecible, incierto, e inútil como mal alega la demandante, por cuanto, al haberse acreditado el uso efectivo del nombre comercial RESTAURANT CHICHARRONERIA Y SERVICIOS LORENA Et.R.L. con anterioridad al registro de la marca D'LORENA, y estando a que ambos signos presentan elementos denominativos idénticos y distinguen los mismos servicios en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, correspondía declarar la nulidad del acto administrativo por el que se otorgó el registro de ta marca en mención al encontrarse en la prohibición establecida en el inciso b) de la Decisión 486(...).

En tal sentido, si bien el Tribunal del INDECOPI, en anteriores pronunciamientos, señaló criterios interpretativos a fin de resolver algunos de los conflictos suscitados entre un nombre comercial anteriormente utilizado y una marca, éstos no han sido constituidos como precedentes administrativos de observancia obligatoria, por lo 4 GACETA OFICIAL 11/10/2016 6 de 58 cual, su aplicación no tiene efectos vinculantes en el análisis que corresponde efectuar a la Autoridad Administrativa a fin de resolver cada caso en concreto el mismo que debe ser autónomo e independiente, por lo que las conclusiones a las que se llegue en cada caso en particular, dependerá del examen de las situaciones de hecho y de derecho, así como de la verificación de las pruebas aportadas por tas partes".

( )". 6. Recurso de apelación: EL CAFECITO S.A.C. en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, y agregó que: 6.1. El a quo erró al valorar los medios probatorios que le permitieron concluir que el nombre comercial de la sociedad RESTAURANT CHICHARRONERÍA Y SERVICIOS LORENA II E.I.R.L., comprende una zona geográfica relevante.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal b), 190, 191 y 195 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes. de oficio, también se interpretará el artículo 192 de la misma normativa, ya que esté artículo completa el esquema normativo de protección del nombre comercia12• Y delimitó su solicitud de la siguiente manera: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina ( ) Articulo 136 "No podrán registrarse como marcas aquellas signas cuya usa en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: { } b) sean idénticas o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su usa pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación� ( ) Artículo 190 ·se entenderá par nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o saciedades mercantiles. Las nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurfdicas, pudiendo ambas coexistir".

Artículo 191 "El derecho exclusiva sabre un nombre comercial se adquiere par su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el usa del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa�. Articulo 192 5 GACETA OFICIAL 11/10/2016 7 de 58 "1. De conformidad con lo establecido en los artículos 190 y 191 de la Decisión 486: - ¿ Cómo debe interpretarse que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere desde su primer uso? - Si la extensión geográfica en la que se usa el nombre comercial es mínima, es decir, está delimitada a una determinada localidad ¿ Cuál es el alcance territorial de la protección legal de dicho nombre comercial no registrado? ¿El derecho de exclusiva de un nombre comercial no inscrito, usado para una actividad económica específica en una localidad determinada, impide el registro posterior de marcas o nombres comercia/es idénticos o semejantes en todo el territorio nacional? ¿ Cuál es el alcance de protección territorial que otorga el registro de un nombre comercial y como se ejecuta? 2.

De acuerdo a lo prescrito en el artículo 195 de la Decisión 486 ¿En qué consiste la prueba de uso? 3. De acuerdo a lo prescrito en el artículo 136 literal b) de la Decisión 486 ¿ Cómo debe efectuarse el cotejo entre una marca denominativa y un nombre comercial, que comparten un elemento común constituido por un nombre, teniendo en cuenta que la representante legal de la titular del derecho de marcas tiene tal nombre? ¿Qué importancia tiene la fama o buen nombre de un nombre comercial para determinar su uso exclusivo, en el caso de que se conforme de elementos débiles?".

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Ámbito de protección del nombre comercial al interior de los Países Miembros. Su amparo en relación con la solicitud de registro de una marca idéntica o similar. 2. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por nombres propios y comunes. ·E/ titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

En el caso de nombres comercia/es notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 Y 158 en cuanto corresponda".. ( ) Articulo 195 "Para efectos del registro, la oficina nacional competente examinará si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el artículo anterior.

Los Países Miembros podrán exigir la prueba de uso, confonne a sus normas nacionales. Podrá ser aplicable al registro del nombre comercial la clasificación de productos y servicios utilizadas para las marcas". {...r. 6 GACETA OFICIAL 11/10/2016 8 de 58 D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Ámbito de protección del nombre comercial al interior de los Países Miembros.

Su amparo en relación con la solicitud de registro de una marca idéntica o similar. 1.1. La sociedad demandante argumentó que en el caso sub examine no se explica cómo se declaró la nulidad de una marca debidamente registrada, para supuestamente tutelar un nombre comercial que no ha sido registrado y que además carece de una zona de influencia económica en el territorio nacional. 1.2.

Además de lo anterior, la Corte consultante delimitó su solicitud con preguntas relacionadas con el ámbito geográfico de protección del nombre comercial. 1.3. De conformidad con lo anterior, el Tribunal desarrollará el tema propuesto y contestará las preguntas realizadas, dividiendo el análisis en tres partes: 1) momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial. 2) Ámbito de protección territorial del nombre comercial al interior de los países miembros.

Y 3) Protección en relación con signos idénticos o similares. 3 1.4. El artículo 136 literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial. 1.5. El artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto.

Se desprenden las siguientes características: 1.5.1. El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado4. 1.5.2. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. 3 Se reitera la posición asumida por el Tribunal en las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: de 6 de febrero de 2013, expedida en el proceso 156-IP-2012; 19 de junio de 2013, expedida en el marco del proceso 40-IP-2013; 28 de agosto de 2013, expedida en el proceso 142-IP2013; de 17 de septiembre de 2014, expedida en el proceso 99-IP-2014; de 20 de mayo de 2015, expedida en el marco del proceso 192-IP-2014; 15 de julio de 2015, expedida en el proceso 324-IP-2014; y 27 de octubre de 2015, expedida en el proceso 35-IP-2015. 4 Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.

El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el titulo XI de la Decisión 486. 7 GACETA OFICIAL 11/10/2016 9 de 58 1.5.3. El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. 1.5.4.

El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social. Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial. 1.6. La Corte Consultante realizó la siguiente pregunta: ¿Cómo debe interpretarse que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere desde su primer uso? 1. 7.

Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. 1.8. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial se consagra bajo los siguientes parámetros: 1.8.1. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su primer uso. Esto quiere decir que el registro del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo.

El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso.

La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro de Marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la oficina de registro al realizar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tener en cuenta los nombres comerciales ya registrados y usados con anterioridad. 1.8.2.

De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, 8 GACETA OFICIAL 11/10/2016 10 de 58 y constante. Real quiere decir que se use materialmente en el mercado, es decir, que efectivamente identifique un comerciante determinado en el mercado. Sustancial, que su uso en el mercado mantenga los elementos esenciales.

Y constante, que su uso sea permanente e ininterrumpido. 5 sustancial La prueba del uso en las condiciones mencionadas tiene dos efectos: 1.8.2.1. Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 1.8.2.2.

Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar. podrá impedir dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. El uso real, sustancial y constante podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

Ámbito de protección del nombre comercial al interior de los Países Miembros. 1.9. De conformidad con la jurisprudencia mayoritaria de este Tribunal sobre este tópico6, el nombre comercial es un instrumento de la mayor 5 6 t (. Sobre el uso real y constante, se puede consultar la Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, expedida en el marco del Proceso 45-IP-98.

Sobre este asunto el Tribunal ha generado una linea jurisprudencia! bien definida: Interpretación Prejudicial de 11 de febrero de 2009, expedida en el marco del proceso 114-IP2008; Interpretación Prejudicial de 14 de octubre de 2010, expedida en el marco del proceso 109-IP-2010; Interpretación Prejudicial de 17 de septiembre de 2014, expedida en el marco del proceso 99-IP-2014;

Interpretación Prejudicial de 20 de mayo de 2015 expedida en el proceso 9 GACETA OFICIAL 11/10/2016 11 de 58 relevancia en el mercado, como quiera que se erige en el mecanismo mediante el cual el empresario se inserta en el intercambio de bienes y servicios, no sólo generando recordación en todos los actores sino tendiendo un puente entre su actividad empresarial, los productos o servicios que ofrece, y todos los sujetos que giran alrededor de su negocio (competidores, proveedores, consumidores, etc.). 1.1 O. Además, el nombre comercial es un signo distintivo realidad, es decir, parte de la práctica misma, de la manera real y efectiva como el empresario se enfrenta al mercado y, por lo tanto, debe protegerse de manera especial para no afectar dos de los principios básicos del derecho de propiedad industrial: a) el desarrollo de la actividad empresarial y b) la protección al consumidor. 1.11.

El nombre comercial nace del uso constante, real y efectivo del signo en el mercado y, en dicho contexto, naturalmente representa un recurso empresarial potente y práctico, pues a diferencia de una marca, el nombre comercial conecta la realidad inmediata del mercado con el derecho de propiedad industrial, y de ahí que la protección que se le otorga sea declarativa y no constitutiva. 1.12.

Las marcas se protegen una vez se registran y pueden sobrevivir en el campo registra! sin ser usadas. La figura de la cancelación por no uso si bien depura el registro de marcas, no opera sino después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca.

Esto quiere decir que el campo registra! de marcas en un primer momento está deslindado del campo práctico del uso en el mercado, lo cual no ocurre en el ámbito de los nombres comerciales que se protegen porque realmente se usan. 1.13. Por todas estas razones, el nombre comercial debe tener una protección muy especial de conformidad con su naturaleza de signo distintivo realidad. 1.14.

La Corte Consultante realizó cuatro preguntas relacionadas con el ámbito geográfico de protección del nombre comercial. El Tribunal las agrupará por escenarios temáticos, con el objetivo de que sea más clara su respuesta. 1.15. Primer escenario: preguntas relacionadas con la protección territorial del nombre comercial. De conformidad con lo establecido en los artículos 190 y 191 de la Decisión 486: 192-IP-2014;

Interpretación Prejudicial de 15 de julio de 2015, expedida en el marco del proceso 324-IP-2014, entre otras. 10 GACETA OFICIAL 11/10/2016 12 de 58 Si la extensión geográfica en la que se usa el nombre comercial es mínima, es decir, está delimitada a una determinada localidad ¿Cuál es el alcance territorial de la protección legal de dicho nombre comercial no registrado? ¿Cuál es el alcance de protección territorial que otorga el registro de un nombre comercial y cómo se ejecuta? 1.16.

La protección del nombre comercial no está limitada a una fracción o localidad del territorio nacional, y tampoco se restringe a un área de influencia, pues si se prueba el uso del nombre comercial debe protegerse en la integridad del País así haya sido registrado o no, como así lo ha razonado el Tribunal al respecto, en congruencia con los antecedentes expuestos y las siguientes consideraciones: 1.17.

Como se advirtió, las figuras de protección de ta propiedad industrial se soportan en dos principios básicos: a) la protección de la actividad empresarial y b) protección al consumidor. 1.18. Por lo tanto, al ser la actividad empresarial tan cambiante y variante en relación con el movimiento del mercado, un signo como el nombre comercial conectado con dicha realidad, no puede protegerse de manera fraccionada argumentando que no tiene difusión nacional; hoy en día es muy común que en periodos cortos los empresarios penetren mercados y accedan a consumidores de diferentes partes.

El manejo de tos canales tecnológicos, el desarrollo turístico, e inclusive ta imbricación de actores en el mercado, hace que los productos y servicios tengan una gran movilidad empresarial. 1.19. En este sentido, limitar el nombre comercial a su ámbito de difusión es atentar contra el principio de la protección de la actividad empresarial, ya que dicho escenario no se presenta de manera estática.

Por lo general, lo que pretenden los empresarios es expandir su actividad comercial; no piensan en quedarse congelados en una localidad de territorio. Es evidente, entonces, que el nombre comercial debe tener una protección en todo el territorio del país miembro respectivo y no sólo en una parte del mismo. 1.20. Es importante tener en cuenta que las micro, pequeñas e inclusive algunas de las medianas empresas entran al mercado bajo el esquema del mercado real.

Es decir, primero se lanzan al comercio y posteriormente buscan la protección de sus bienes intelectuales. Es por esta razón que la figura del nombre comercial es importante para el desarrollo de las MIPYMES en países emergentes como los de la Comunidad Andina. Impedir ta expansión de estas industrias que entran al mercado mediante nombres comerciales, seria una barrera para el desarrollo comercial de la Región. 11 GACETA OFICIAL 11/10/2016 13 de 58 1.21.

Sobre lo anterior, cabe resaltar que dentro de los puntos para el desarrollo social de la Comunidad Andina se incluye el desarrollo de la pequeña empresa en el espacio económico ampliado (artículos 129 y 130 literal e) del Acuerdo de Cartagena). 1.22. En este contexto, como antecedentes para los Lineamientos del Plan de Acción CAMIPYME7 (2012-2017), encontramos lo siguiente: A nivel latinoamericano se visualiza un fuerte impulso a la producción y el comercio, lo cual ha venido generando nuevos paradigmas de desarrollo basados en la tecnología y el incremento en la productividad y la competitividad.a Asimismo, se viene dando una creciente importancia a las economías de escala en muchas ramas productivas, así como a las redes horizontales y verticales y distintos esquemas de fomento productivo basados en modalidades como la asociatividad. u El Acuerdo de Cartagena, norma onginaria de la Comunidad Andina (Decisión 563), tiene referencias importantes sobre la promoción de la producción, tales como los artículos 129 y 130 que señalan, entre otras, la disposición de emprender acciones conjuntas destinadas a contribuir a la eliminación de la pobreza de las clases marginadas, adoptando diversos programas de desarrollo tales como los orientados a promover la participación de las pequeñas empresas y de circuitos de microempresas y empresas asociativas, asociadas en el mercado económico ampliado.

En el ámbito andino, se puede señalar que un importante porcentaje del tramado empresarial está conformado por micro y pequeñas empresas, para las cuales la flexibilidad y adaptabilidad constituyen ventajas de creciente relevancia, lo que compensa en parte sus limitaciones para una exitosa inserción en sus respectivas economías, como paso previo a un posible acceso a mercados externos. Por otro lado, en los últimos años se ha llevado adelante un extenso proceso de acercamiento, debate y búsqueda de consensos en la Comunidad Andina, en torno al tema de la MIPYME y cómo desarrollar aún más éste tema, que como países en desarrollo, los Países Miembros lo asumen como importante y prioritario, tanto en el ámbito del desarrollo económico productivo, como en el ámbito social a través de la generación de fuentes 7 e Comité Andino de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

En el caso del MERCOSUR, el 30 de junio de 2008 se aprobó en el marco del Consejo de Mercado Común la Decisión W 12/08, por fa cual aprobó el Programa de Integración Productiva, creándose el Grupo de Integración Productiva como responsable de la coordinación de este Programa. En el ámbito de UNASUR, el 23 de mayo de 2008, se suscribió el Tratado Constitutivo de la Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR) que contempla claramente entre sus objetivos específicos: la integración industrial y productiva. con especial atención en las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas, las redes y otras formas de organización productiva. 12 GACETA OFICIAL 11/10/2016 14 de 58 laborales, que conlleva una cadena de crecimiento en sus respectivas economías.

( )" Subrayado por fuera del texto. 1.23. La Comunidad Andina ha puesto especial e importante énfasis a la protección de las MIPYMES y, en consecuencia, ha generado un entramado normativo que necesariamente debe ser el soporte para interpretación y aplicación de la normativa de propiedad industrial: 1.23.1. Decisión 749. Creación e Implementación del Observatorio Andino de la MIPYME (OBAPYME). 1.23.2.

Decisión 748. Comité Andino de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CAMIPYME). 1.23.3. Decisión 702. Sistema Andino de Estadistica de la MIPYME. 1.23.4. Resolución 1487. Reglamento de Funcionamiento Observatorio Andino de la MIPYME (OBAPYME). del 1.23.5. Resolución 1260. Disposición Técnica para la Transmisión de Datos de las Estadísticas de MIPYME de los Países de la Comunidad Andina. 1.24.

Además de lo anterior, en mercados tan conectados virtual y físicamente como los actuales, el consumidor puede incurrir fácilmente en error o confusión de múltiples maneras. Si el sistema comunitario de protección de la propiedad industrial se limita a la protección del nombre comercial de manera fraccionada o local, se estaría abriendo un gran espacio para dicha confusión. Pensemos en un nombre comercial que hoy en día tiene un ámbito localizado de acción, pero que unos meses o en un par de años pudiese alcanzar gran recordación y fuerte penetración en diversos espacios geográficos; si hoy permitiésemos el registro de una marca idéntica o similar pensando en dicha condición geográfica, mañana podríamos exponer al público consumidor a un riesgo desmedido en su papel actor de consumo en el mercado.

Eso de ninguna manera es lo que pretende el sistema comunitario de protección de la propiedad intelectual. 1.25. Como corolario, se reitera una vez más que el nombre comercial, inscrito o no inscrito, debe ser protegido en todo el territorio nacional y no en una fracción del mismo. Protección en relación con signos idénticos y similares 1.26.

Segundo escenario: pregunta relacionada con la protección del nombre comercial en relación con la solicitud de registro de signos idénticos o similares. 13 GACETA OFICIAL 11/10/2016 15 de 58 ¿El derecho de exclusiva de un nombre comercial no inscrito, usado para una actividad económica específica en una localidad determinada, impide el registro posterior de marcas o nombres comerciales idénticos o semejantes en todo el territorio nacional? 1.27.

Como se dijo líneas arriba, el nombre comercial se protege por su uso y no por su registro. Por lo tanto, para otorgar protección nacional del nombre comercial mixto RESTAURANT CHICHARRONERÍA Y SERVICIOS LORENA II E.I.R.L., se necesita demostrar o acreditar su uso así sea solo únicamente en una localidad determinada. 1.28. El articulo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece que en relación con derechos de terceros un signo no podrá registrarse como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión o de asociación. 1.29.

Por lo anterior, quien alegue y pruebe el primer uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera generar riesgo de confusión o de asociación, teniendo como base una protección nacional de dicho nombre comercial, tal y como se plasmó en el acápite anterior. 1.30.

Por otro lado, el artículo 192 de la misma Decisión consagra la protección del nombre comercial en relación con el uso de signos distintivos idénticos o similares a éste, pero atendiendo siempre a que se configure el riesgo de asociación o de confusión, y a que se pruebe el primer uso real, sustancial y constante del nombre comercial en parte o todo el territorio nacional. 1.31.

Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer, de acuerdo a los criterios adoptados por este Tribunal, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para así determinar la posibilidad de riesgo confusión o asociación. 1.32. En este sentido, teniendo en cuenta que los signos en conflicto son denominativos y mixtos con parte denominativa compuesta, es necesario que se apliquen los siguientes criterios: 1.32.1.

Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión. 1.32.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta las reglas de comparación 14 GACETA OFICIAL 11/10/2016 16 de 58 entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 1.32.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, a saber: 1.32.3.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 1.32.3.2. Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 1.32.3.3.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 1.32.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 1.33. En el presente asunto, como el elemento denominativo en uno de los signos en conflicto es compuesto, esto es, conformado por dos o más palabras, y en el otro este elemento es simple, es decir, de una sola palabra, sin perjuicio de las reglas ya expuestas, se debe analizar el grado de relevancia de las palabras del primero y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: )5 GACETA OFICIAL 11/10/2016 17 de 58 1.33.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 1.33.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 1.33.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 1.33.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara. tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso. la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 1.33.5. Analizar si la palabra es gener1ca, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 1.33.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.

Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 1.33.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 1.33.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 1.33.6.3.

Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 1.34. Tercer escenario: pregunta relacionada con la protección del nombre comercial conformado por elementos débiles. 16 GACETA OFICIAL 11/10/2016 18 de 58 ¿Qué importancia tiene la fama o buen nombre de un nombre comercia/ para determinar su uso exclusivo, en el caso de que se conforme de elementos débiles? 1.35.

De conformidad con el Titulo XIII de la Decisión 486, los signos distintivos notoriamente conocidos poseen una protección especial y reforzada más allá de los principios de territorialidad, especialidad, registrabilidad y de uso efectivo, siempre y cuando se demuestre la existencia de riesgo de confusión, asociación, dilución o uso parasitario9• 1.36.

Si el signo notoriamente conocido incluye elementos débiles, la protección reforzada por notoriedad no cubre dichos elementos individualmente considerados, sino el conjunto distintivo que es del que se predica la notoriedad. Para el caso particular, es muy importante que se tenga en cuenta que los nombres propios comunes pueden ser distintivos y protegibles, siempre y cuando no incurran en una causal absoluta o relativa de irregistrabilidad, de conformidad con lo planteado en el siguiente acápite. 1.37.

En consecuencia, el signo distintivo compuesto por un nombre común y que ha ganado el estatus de notorio, tiene una protección reforzada en sistema comunitario andino. 1.38. De conformidad con todo lo plasmado en este acápite y para resolver el caso particular se deberá determinar si el uso del nombre comercial mixto RESTAURANT CHICHARRONERÍA Y SERVICIOS LORENA 11 E.I.R.L., fue real, sustancial y constantemente usado antes de la solicitud de registro de la marca denominativa D'LORENA, para posteriormente hacer el análisis de registrabilidad de conformidad con las reglas plasmadas anteriormente. 2.

Análisis de registrabilidad de signos compuestos por nombres propios y comunes. 2.1. La Corte Consultante realizó la siguiente pregunta: De acuerdo a lo prescrito en el articulo 136 literal b) de la Decisión 486 ¿Cómo debe efectuarse el cotejo entre una marca denominativa y un nombre comercial, que comparten un elemento común constituido por un nombre, teniendo en cuenta que la representante legal de la titular del derecho de marcas tiene tal nombre? 9 Ver las Interpretaciones Prejudiciales de 21 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 256-IP-2013. y de 30 de noviembre de 2011. expedida en el marco del Proceso 124IP-2011. 17 GACETA OFICIAL 11/10/2016 19 de 58 2.2.

Como se debe comparar dos signos distintivos compuestos por el nombre común y propio LORENA, deberá tener en cuenta los siguientes parámetros: 2.2.1. Los nombres propios pueden ser distintivos y utilizarse, depositarse o registrarse como marca o nombre comercial, siempre y cuando cumplan con los siguientes parámetros básicos 1°: 2.2.1.1. Que sea lo suficientemente distintivo.

Esto lo debe evaluar la autoridad competente haciendo un análisis integral. 2.2.1.2. Que su uso en el mercado no genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. 2.2.1.3. Que no afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo se cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos. 2.2.2.

Los nombres comunes pueden ser distintivos y, en consecuencia, utilizables y protegibles como nombres comerciales y marcas, siempre y cuando atiendan, entre otros. a los siguientes criterios 2.2.2.1. Entre más común sea el nombre. menos probabilidad tendrá de ser distintivo. 11 En este caso se deberá realizar un análisis más prolijo e integral para establecer si ya es utilizado, registrado o depositado como signo distintivo y, en consecuencia, realizar un adecuado análisis de distintividad. 2.2.2.2.

Entre menos común sea el signo. más probabilidad tendrá de ser distintivo. Esto debe ser evaluado por el Tribunal bajo un examen integral y de oficio. 2.2.2.3. Si el nombre es de una persona reconocida en una actividad, para dicho rubro tiene mayor probabilidad ser distintivo y, en consecuencia, protegible en relación con la utilización, el registro o el depósito de signos idénticos o similares.

Se debe evitar el aprovechamiento del prestigio del personaje famoso o reconocido. 10 '1 El Tribunal adopló eslos parámelros al abordar el regislro de nombres propios como marcas. Son perfeclamenle aplicables a los nombres comerciales. Ver la lnlerprelación Prejudicial de 28 de octubre de 2014, expedida en el marco del proceso 108-IP-2014.

Sobre esto se puede ver: http://www.wipo.inVsme/es/fag/lm fags g4.hlml. Documento consultado el 11 de marzo de 2016. 18 GACETA OFICIAL 11/10/2016 20 de 58 2.2.2.4. Si el nombre común además es una palabra de "uso común" en una clase determinada, no puede ser utilizado, depositado o registrado como marca o nombre comercial, a no ser que lo acompañen elementos que le otorguen distintividad.

En este último evento, el elemento de uso común debe ser excluido del cotejo marcario. Un ejemplo de un nombre común de "uso común" es "Claudia". En el ámbito ecuatoriano es una fruta, que podría ser de uso común en las clases relacionadas con comida o alimentación, pero a su vez es un nombre común. 2.2.2.5. Los homónimos generan ciertos problemas en el tráfico comercial.

Para utilizar un homónimo ya presente en el mercado, es necesario que contenga elementos que le otorguen distintividad. Esto debe ser evaluado por la oficina nacional competente. 2.3. Ahora bien, como el caso particular tiene que ver con un nombre comercial mixto con parte denominativa compuesta, se deberán aplicar las normas para la comparación de signos compuestos presentadas en el punto 1.33 de la presente providencia, analizando la importancia, relevancia, impacto, naturaleza y el grado de distintividad del nombre LORENA en el conjunto del signo distintivo. 2.4.

Para puntualizar aún más la pregunta realizada, se debe tener en cuenta que como la distintividad es una categoría que se predica del signo en si mismo, el hecho de que el nombre del titular de la marca denominativa D'LORENA coincida con la marca, no genera mayor ni menor distintividad, a no ser de que el nombre LORENA sea de una persona tan reconocida en los servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, que impida, por este hecho, que se genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor en relación con el nombre comercial mixto RESTAURANT CHICHARRONERÍA Y SERVICIOS LORENA II E.I.R.L. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 00283-2013-0-1801-JR CA-16, la que deberá adoptarse al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. b La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo 19 GACETA OFICIAL 11/10/2016 21 de 58 del artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

El señor Magistrado Hugo Ramiro Gómez Apac manifestó salvar el voto en el asunto de la referencia. b � ( � Cecilia Luisa A�eros MAGISTRADA De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Seer SECRETARIO Notiflquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 20 GACETA OFICIAL 11/10/2016 22 de 58 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de agosto de 2016 Proceso: 245-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en Jo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 06016-2013-0-1801-JR-CA-25 Referencia: Signos MDP MASISA / MACISA Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán. VISTOS El Oficio 6016-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ recibido el 25 de mayo de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 136 inciso b), 190, 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 060162013-0-1801-JR-CA-25; y, El auto de 12 de noviembre de 2015 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDUSTRIAL-MACISA S.A. Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA GACETA OFICIAL 11/10/2016 PROPIEDAD INTELECTUAL REPÚBLICA DEL PERÚ. 23 de 58 INDECOPI, MASISA S.A. 2. Hechos Relevantes: 2.1. El 1 de octubre de 2007, MASISA S.A. (en adelante MASISA), solicitó el registro de la marca denominativa MDP MASISA, registrada bajo certificado 199749 para amparar los siguientes productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza: materiales de construcción no metálicos, placas, tableros y paneles de madera, tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez y betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos" (Expediente administrativo 330609-2007). 2.2.

El 13 de marzo de 2008, MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDUSTRIAL MACISA S.A. (en adelante MACISA), formuló oposición sobre la base de su nombre comercial MACISA, cuyo primer uso fue reconocido el 3 de febrero de 1999. 2.3. El 18 de julio de 2008, MACISA solicitó al INDECOPI la suspensión del procedimiento, ya que en forma paralela se encontraban en trámite otros dos asuntos donde solicitaba la cancelación de las marcas denominativas MASISA. 2.4.

El 22 de agosto de 2008, la Oficina de Signos Distintivos mediante Resolución 17387-2008/0SD-INDECOPI, declaró infundada la oposición formulada y, de oficio, denegó el registro del signo solicitado. 2.5. El 12 y 18 de septiembre de 2008, respectivamente, MACISA y MASISA interpusieron recursos de reconsideración. 2.6. El 21 de noviembre de 2011, ambos asuntos fueron resueltos mediante Resolución 3045-2011/CSD-INDECOPI.

Se declaró fundado el recurso de reconsideración interpuesto por MASISA. Se declaró fundado el recurso interpuesto por MACISA en el extremo referido al uso del nombre comercial sustento de la oposición. Se declaró infundada la oposición formulada por MACISA, y se ordenó inscribir el registro del signo solicitado. 2.7. El 20 de diciembre de 2011, MACISA interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 2.8.

El 26 de abril de 2013, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual INDECOPI, mediante Resolución 1377-2013TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado. b I 2.9. MACISA presentó demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo. 2 GACETA OFICIAL 11/10/2016 24 de 58 2.10.

El 29 de septiembre de 2014, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Ocho declaró infundada la demanda. 2.11. El 15 de octubre de 2014, MACISA presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 2.12. El 25 de mayo de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la Demanda presentados por MACISA S.A.: 3.1. Señala que la Comisión de Signos Distintivos vulneró el principio de legalidad, "al haber declarado fundado y no improcedente el recurso de reconsideración presentado por MASISA con fecha 11 de septiembre de 2009, sin respetar lo establecido en el artículo 208 de la Ley 27444". 3.2.

Aduce que la Sala de Propiedad Intelectual vulneró el principio del debido proceso, ya que no se tuvieron en cuenta los argumentos de MACISA donde afirmaba que la expresión MDP no es un término de uso común. 3.3. Indica que la Comisión de Signos distintivos vulneró el principio de razonabilidad, ya que no suspendió el procedimiento de registro hasta que no se resolvieran las acciones de cancelación. 4.

Argumentos de la Contestación presentada por INDECOPI: 4.1. Señala que la demandante no cuestiona que los signos en conflicto sean confundibles. Por tal razón, dicho asunto no hace parte de la Litis. Y que no se vulneró el principio de legalidad, ya que MASISA presentó un conjunto de pruebas, cumpliendo de esta manera los requisitos para interponer el recurso de reconsideración. 4.2.

Además, que no se vulneró el principio del debido proceso, ya que los actos administrativos fueron debidamente motivados. Además, la discusión en relación con el término MDP resulta irrelevante, ya que "MASISA modificó al interior de proceso administrativo su solicitud, señalando expresamente que el signo solicitado no reivindica el término MDP, extremo que quedó consentido al no haber sido cuestionada la modificación del signo". 4.3.

No obstante lo anterior, los signos en conflicto coexisten en el mercado, lo que conlleva a que el público consumidor no incurra en riesgo de confusión. 3 GACETA OFICIAL 11/10/2016 25 de 58 4.4. De igual manera, señala que no se ha vulnerado el pnnc1p10 de razonabilidad, ya que la existencia de una acción de cancelación no implica que se deba suspender los procedimientos de solicitud de registros de marcas. 5.

Por parte de MASISA S.A.: 5.1. Manifiesta que el acto administrativo demandado no es nulo. Analizó adecuadamente el problema jurídico. La sociedad MASISA S.A. adquirió derechos sobre la marca mixta MASISA con anterioridad al primer uso del nombre comercial sustento de la oposición. En consecuencia, los signos en conflicto no son confundibles. 5.2.

Y que no se vulneró el principio de legalidad, ya que se presentó y se tramitó el recurso de reconsideración de conformidad con la normativa sobre la materia. Al igual que no se vulneró el principio al debido proceso, ya que por la inacción del propio demandante se dejó de lado el debate de si la expresión MDP es de uso común. 5.3. De igual forma indica que no se vulneró el principio de razonabilidad, ya que la suspensión del procedimiento administrativo de registro si existe una acción de cancelación no fue objeto de análisis en segunda instancia administrativa. 6.

Sentencia de Primera Instancia: 6.1. El Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Ocho de 29 de septiembre de 2014, declaró infundada la demanda, argumentando que: 6 � I � ( ) En el presente caso, en el escrito de la demanda, no se advierte que la aclara cuestione el extremo de la acción impugnada que declaro infundado la oposición de la demandante debido a 1a inexistencia de riesgo de confusión entre el signo solicitado MASISA MDP Y MACISA(...) mismo que ha quedado consentido, correspondiendo analizar únicamente los argumentos respecto a la presunta vulneración de legalidad, debido proceso y razonabilidad, (...) respecto de los instrumentales presentados por MASISA S.A con el objeto de acreditar la denominación MDP(..)al haberse concedido el recurso de reconsideración ( ) el tribunal ha actuado conforme a la normativa sobre la materia, no habiendo vulnerado el principio de legalidad.

( ) respecto a la vulneración del debido proceso ( ) el argumento planteado por la demandante en su recurso de apelación respecto al termino MDP, no fue materia de cuestionamiento en su oposición al registro del signo solicitado ( ) por tanto no correspondia que el Tribunal del INDECOPI se pronuncie al respecto (...) respecto a la vulneración del principio de razonabilidad ( ) pues la ley nacional da facultad discrecional a la entidad administrativa de suspender o no un procedimiento.

Por lo que no existe una norma imperativa que obligue a la Comisión de Signos Distintivos del lndecopi a amparar 4 GACETA OFICIAL 11/10/2016 26 de 58 el pedido de suspensión del procedimiento del registro del signo MDP MASISA, en consecuencia, no hay vulneración del principio de razonabilidad." 7. Recurso de Apelación: 7.1. MACISA reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal b), 190, 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes y de oficio, se interpretará el artículo 195 de la misma normativa 1, porque prevé el registro de los nombres comerciales en los Paises Miembros.

La Corte Consultante realizó las siguientes preguntas: "1. ¿Cómo debe interpretarse el artículo 136 literal b)? en lo referido a: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. ( ) Articulo 136 "Na podrán registrarae como marcas aquellas signas cuya usa en el comercia afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) b) sean idénticas o se asemejen a un nombre comercial protegida, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

( ) Articulo 190 "Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de peraonas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales san independientes de las denominaciones o razones sociales de las personasjurldicas, pudiendo ambas coexistir. H Articulo 191 "El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y tennina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa".

Articulo 192 "El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signa distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicias. En el casa de nombres comercia/es notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económica o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial la dispuesto en las articulas 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda". ( ) Articulo 195 Para efectos del registro, la oficina nacional competente examinará si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el arlfcula anterior. Los Paises Miembros podrán exigir la prueba de uso, confonne a sus nonnas nacionales.

Podrá ser aplicable al registro del nombre comercial la clasificación de productos y servicias n utilizadas para las marcas.,..r. 5 GACETA OFICIAL 11/10/2016 27 de 58 1.1. ¿Puede una palabra conformante de un signo denominativo (o mixto) ser considerada como una de uso común cuando el significado descriptivo de dicha palabra sólo sea reconocido como tal por un grupo de consumidores especia/izados, aún si los productos que distingue puedan ser adquiridos por consumidores no especializados? 1. 2.

¿Cómo debe calificarse el derecho de preferencia del titular de una marca en los casos en los que e/ titular de ésta solicita se registre una variante de la marca origina/mente registrada? 1. 3. Si la nueva marca cuyo registro se solicita consiste en una variante del registro de marca original, en la que la nueva marca está conformada por la denominación (palabra) origina/ más una partícula (palabra) adicional; si esta part/cula original que conforma la nueva marca no es reivindicada por el titular, de proceder e / registro ¿implicaría la duplicidad de registro entre la marca originalmente inscrita y la nueva marca? 2.

¿Cómo debe interpretarse el articulo 190 y 191 de la Decisión 486?, en Jo referido a: 2.1. Si bien el nombre comercia/ se acredita con el primer uso, siendo el registro declarativo, ¿puede entenderse que en /os casos en que el nombre comercial ha sido inscrito en el registro correspondiente, ya no es necesario evaluar el ámbito territorial de protección de dicho nombre comercial cuando se analiza el riesgo de confusión con una marca? 2.2.

¿En el cotejo de riesgo de confusión entre una marca y un nombre comercial, cómo debe analizarse la continuidad de/ uso del nombre comercial a partir del primer uso?, ¿existe un parámetro de tiempo o periodo de evaluación (como en el caso de la cancelación por falta de uso)? ¿Qué sucede si se acredita el primer uso y continuidad de uso por un periodo, y luego se suceden periodos de intermitencia en el uso? 3.

¿Cómo debe interpretarse el articulo 192 de la Decisión 486, en la relativo a la potestad del titular de un nombre comercial para impedir el uso de otro signo distintivo, en los siguientes supuestos? 3. 1. Si bien conforme criterio del Tribunal de Justicia Andino el nombre e� ! comercial debe ser protegido en todo el territorio nacional, ¿cómo debe analizarse la posibilidad de coexistencia entre dos signos distintivos (nombre comercial vs. marca) con similar estructura gráfica y fonética, igual Clasificación Internacional de Niza y similar actividad comercial, pero que, tengan su ámbito de influencia económica delimitado en diferentes partes del territorio nacional? 3. 2.

¿ Cómo analizar el riesgo de confusión entre un nombre comercial y una marca con similitud gráfica y fonética, actividad comercial similar, y con comercialización de productos de la misma Clasificación Jntemacianal en los casos en los que la marca cuenta con un registro previo al uso del nombre comercial si en la realidad de los hechos ambos signos distintivos vienen coexistiendo en el mercado?, y en el caso contrario ¿cómo analizar el riesgo de confusión en el caso de que e/ nombre comercial acredite un primer uso previo al registro de la marca, si en la realidad de los hechos ambos signas distintivos vienen coexistiendo en el mercado?" 6 GACETA OFICIAL 11/10/2016 28 de 58 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Ámbito de protección del nombre comercial al interior de los Paises Miembros. 2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de Confusión. Riesgo de asociación. Las reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. 3. Comparación entre signos denominativos simples y compuestos. 4. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por términos de uso común. Los elementos no reivindicados (elementos explicativos). 5.

La marca derivada. 6. ¿Se debería suspender el trámite de registro de una marca cuando está pendiente una acción de cancelación por no uso de la marca opositora? 7. La coexistencia de hecho de signos distintivos. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Ámbito de protección del nombre comercial al interior de los Países Miembros 1.1.

Se abordará el tema planteado por lo siguiente: (i) en el proceso administrativo interno se debatió la protección del nombre comercial MACISA; y (ii) la Corte Consultante realizó algunas preguntas en relación con la protección del nombre comercial al interior de los Paises Miembros. 1.2. De conformidad con lo anterior y con el ánimo de contestar cada una de las preguntas formuladas, el Tribunal desarrollará el tema propuesto dividiendo el análisis en dos partes: 1) momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial.

Y 2) ámbito de protección territorial del nombre comercial al interior de los Países Miembros. 2 2 8 f Se reitera la posición asumida por el Tribunal en las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: de 6 de febrero de 2013, expedida en el proceso 156-IP-2012; 19 de junio de 2013, expedida en el marco del proceso 40-IP-2013; 28 de agosto de 2013, expedida en el proceso 142-IP2013; de 17 de septiembre de 2014, expedida en el proceso 99-IP-2014; de 20 de mayo de 2015, expedida en el marco del proceso 192-IP-2014; 15 de julio de 2015, expedida en el proceso 324-IP-2014; y 27 de octubre de 2015, expedida en el proceso 35-IP-2015. 7 GACETA OFICIAL 11/10/2016 29 de 58 1.3.

El articulo 136 literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial. 1.4. El artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto. Se desprenden las siguientes características: 1.4.1.

El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado3. 1.4.2. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. 1.4.3. El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona juridica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. 1.4.4.

El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social. Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial. 1.5. Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. 1.6.

De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial se consagra bajo los siguientes parámetros: 1.6.1. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su primer uso. Esto quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo.

A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. � t I 3 Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.

El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el titulo XI de la Decisión 486. 8 GACETA OFICIAL 11/10/2016 30 de 58 La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro de Marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral.

Lo anterior quiere decir que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la oficina de registro al realizar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tener en cuenta los nombres comerciales ya registrados y usados con anterioridad. 1.6.2. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, sustancial y constante.

Real quiere decir que se use materialmente en el mercado, es decir, que efectivamente identifique un comerciante determinado en el mercado. Sustancial, que su uso en el mercado mantenga los elementos esenciales. Y constante, que su uso sea permanente e ininterrumpido.4 La prueba del uso en las condiciones mencionadas tiene dos efectos: 1.6.2.1.

Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 1.6.2.2. Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá impedir dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. El uso real, sustancial y constante podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. ó I Sobre este asunto la Corte Consultante realizó las siguientes preguntas: 4 Sobre el uso real y constante, se puede consultar la Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, expedida en el marco del Proceso 45-IP-98. 9 GACETA OFICIAL 11/10/2016 31 de 58 Cómo debe interpretarse el artículo 190 y 191 de la Decisión 486, en lo referido a: ¿En el cotejo de riesgo de confusión entre una marca y un nombre comercial, cómo debe analizarse la continuidad del uso de un nombre comercial a partir de su primer uso? ¿Existe un parámetro de tiempo o periodo de evaluación (como el caso de la cancelación por falta de uso)? ¿Qué sucede si se acredita el primer uso y continuidad de uso por un periodo, y luego se suceden periodos de intermitencia en el uso? Como ya se advirtió, el uso de un nombre comercial debe ser constante, es decir, continuo o permanente desde su primer uso.

Si el nombre comercial deja de usarse, su titular pierde el derecho en exclusiva, a no ser que demuestre una causal de justificación de conformidad con la normativa nacional interna. Por lo tanto, el derecho sobre el nombre comercial no puede ser protegido desde su primer uso, si su presencia en el mercado ocurrió de manera intermitente y sin justificación. De existir vacíos en relación con el uso del nombre comercial, el derecho sobre el mismo comenzarla a contarse desde el primer uso continuo; esto quiere decir que los usos anteriores e intermitentes no son protegidos.

Es muy importante aclarar que el uso del nombre comercial, de conformidad con lo manifestado, no se puede probar haciendo referencia a un periodo de tiempo cualquiera, ya que el uso debe ser ininterrumpido desde el primer dia de actividad hasta el dla en que se solicita su protección. En este sentido, de conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se deberá determinar desde cuándo el nombre comercial MACISA presentó su primer uso real, sustancial, efectivo y constante, de conformidad con lo establecido en la presente providencia. 1.7.

En conclusión, como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, se deberá, al momento en que el signo denominativo MDP MASISA fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial denominativo MACISA era real, sustancial, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino en todo el territorio nacional, de conformidad con Jo que se explicará a continuación. b I IO GACETA OFICIAL 11/10/2016 32 de 58 Ámbito de protección del nombre comercial al interior de los Países Miembros. 1.8.

De conformidad con la jurisprudencia mayoritaria de este Tribunal sobre este tópico5, el nombre comercial es un instrumento de la mayor relevancia en el mercado, como quiera que se erige en el mecanismo mediante el cual el empresario se inserta en el intercambio de bienes y servicios, no sólo generando recordación en todos los actores, sino tendiendo un puente entre su actividad empresarial, los productos o servicios que ofrece, y todos los sujetos que giran alrededor de su negocio (competidores, proveedores, consumidores, etc.). 1.9.

Además, el nombre comercial es un signo distintivo realidad, es decir, parte de la práctica misma, de la manera real y efectiva como el empresario se enfrenta al mercado y, por lo tanto, debe protegerse de manera especial para no afectar dos de los principios básicos del derecho de propiedad industrial: a) el desarrollo de la actividad empresarial y b) la protección al consumidor. 1.1O.

Esto quiere decir que el campo registra! de marcas en un primer momento está deslindado del campo práctico del uso en el mercado, lo cual no ocurre en el ámbito de los nombres comerciales que se protegen porque realmente se usan. 1.12. Por todas estas razones, el nombre comercial debe tener una protección muy especial de conformidad con su naturaleza de signo distintivo realidad. 1.13.

La protección del nombre comercial no está limitada a una fracción o localidad del territorio nacional, y tampoco se restringe a un área de influencia, pues si se prueba el uso del nombre comercial debe protegerse en la integridad del país asi haya sido registrado o no, como 5 D I Sobre este asunto el Tribunal ha generado una linea jurisprudencia! bien definida: Interpretación Prejudicial de 11 de febrero de 2009, expedida en el marco del proceso 114-IP2008;

Interpretación Prejudicial de 14 de octubre de 2010, expedida en el marco del proceso 109-IP-2010; Interpretación Prejudicial de 17 de septiembre de 2014, expedida en el marco del proceso 99-IP-2014; Interpretación Prejudicial de 20 de mayo de 2015 expedida en el proceso 192-IP-2014; Interpretación Prejudicial de 15 de julio de 2015, expedida en el marco del proceso 324-IP-2014, entre otras. 11 GACETA OFICIAL 11/10/2016 33 de 58 así lo ha razonado el Tribunal al respecto, en congruencia con los antecedentes expuestos y las siguientes consideraciones: 1.14.

Como se advirtió, las figuras de protección de la propiedad industrial se soportan en dos principios básicos: a) la protección de la actividad empresarial y b) protección al consumidor. 1.15. Por lo tanto, al ser la actividad empresarial tan cambiante y mutante en relación con el movimiento del mercado, un signo como el nombre comercial conectado con dicha realidad, no puede protegerse de manera fraccionada argumentando que no tiene difusión nacional; hoy en día es muy común que en periodos cortos los empresarios penetren mercados y accedan a consumidores de diferentes partes.

El manejo de los canales tecnológicos, el desarrollo turístico, e inclusive la imbricación de actores en el mercado, hace que los productos y servicios tengan una gran movilidad empresarial. 1.16. En este sentido, limitar el nombre comercial a su ámbito de difusión es atentar contra el principio de la protección de la actividad empresarial, ya que dicho escenario no se presenta de manera estática.

Por lo general, lo que pretenden los empresarios es expandir su actividad comercial; no piensan en quedarse congelados en una localidad de territorio. Es evidente, entonces, que el nombre comercial debe tener una protección en todo el territorio del país miembro respectivo y no sólo en una parte del mismo. 1.17. Es importante tener en cuenta que las micro, pequeñas e inclusive algunas de las medianas empresas entran al mercado bajo el esquema del mercado real.

Es decir, primero se lanzan al comercio y posteriormente buscan la protección de sus bienes intelectuales. Es por esta razón que la figura del nombre comercial es importante para el desarrollo de las MIPYMES en países emergentes como los de la Comunidad Andina. Impedir la expansión de estas industrias que entran al mercado mediante nombres comerciales, seria una barrera para el desarrollo comercial de la Región. 1.18.

Asimismo, se b I 6 7 Comité Andino de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. En el caso del MERCOSUR, el 30 de junio de 2008 se aprobó en el marco del Consejo de Mercado Común la Decisión N º 12108, por la cual aprobó el Programa de Integración 12 GACETA OFICIAL 11/10/2016 34 de 58 viene dando una creciente importancia a las economías de escala en muchas ramas productivas, así como a las redes horizontales y verticales y distintos esquemas de fomento productivo basados en modalidades como la asociatividad.

El Acuerdo de Cartagena, norma originaria de la Comunidad Andina (Decisión 563), tiene referencias importantes sobre la promoción de la producción, tales como los artículos 129 y 130 que señalan, entre otras, la disposición de emprender acciones conjuntas destinadas a contribuir a la eliminación de la pobreza de las clases marginadas, adoptando diversos programas de desarrollo tales como los orientados a promover la participación de las pequeñas empresas y de circuitos de microempresas y empresas asociativas, asociadas en el mercado económico ampliado.

En el ámbito andino, se puede señalar que un importante porcentaje del tramado empresarial está conformado por micro y pequeñas empresas, para las cuales la flexibilidad y adaptabilidad constituyen ventajas de creciente relevancia, lo que compensa en parte sus limitaciones para una exitosa inserción en sus respectivas economías. como paso previo a un posible acceso a mercados externos. Por otro lado, en los últimos años se ha llevado adelante un extenso proceso de acercamiento, · debate y búsqueda de consensos en la Comunidad Andina, en torno al tema de la MIPYME y cómo desarrollar aún más éste tema, que como países en desarrollo, los Pafses Miembros lo asumen como importante y prioritario, tanto en el ámbito del desarrollo económico productivo, como en el ámbito social a través de la generación de fuentes laborales, que conlleva una cadena de crecimiento en sus respectivas economías.

( )" Subrayado por fuera del texto. 1.20. La Comunidad Andina ha puesto especial e importante énfasis a la protección de las MIPYMES y, en consecuencia, ha generado un entramado normativo que necesariamente debe ser el soporte para interpretación y aplicación de la normativa de propiedad industrial: 1.20.1. Decisión 749. Creación e Implementación del Observatorio Andino de la MIPYME (OBAPYME). 1.20.2.

Decisión 748. Comité Andino de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CAMIPYME). 1.20.3. Decisión 702. Sistema Andino de Estadística de la MIPYME. Productiva, creándose el Grupo de Integración Productiva como responsable de la coordinación de este Programa. En el ámbito de UNASUR, el 23 de mayo de 2008, se suscribió el Tratado Constitutivo de la Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR) que contempla claramente entre sus objetivos especificas: la integración industrial y productiva, con especial atención en las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas, las redes y otras formas de organización productiva. 13 GACETA OFICIAL 11/10/2016 35 de 58 1.20.4.

Resolución 1487. Reglamento de Funcionamiento Observatorio Andino de la MIPYME (OBAPYME). del 1.20.5. Resolución 1260. Disposición Técnica para la Transmisión de Datos de las Estadísticas de MIPYME de los Países de la Comunidad Andina. 1.21.Además de lo anterior, en mercados tan conectados virtual y físicamente como los actuales, el consumidor puede incurrir fácilmente en error o confusión de múltiples maneras.

Si el sistema comunitario de protección de la propiedad industrial se limita a la protección del nombre comercial de manera fraccionada o local, se estaría abriendo un gran espacio para dicha confusión. Pensemos en un nombre comercial que hoy en día tiene un ámbito localizado de acción, pero que unos meses o en un par de años pudiese alcanzar gran recordación y fuerte penetración en diversos espacios geográficos; si hoy permitiésemos el registro de una marca idéntica o similar pensando en dicha condición geográfica, mañana podríamos exponer al público consumidor a un riesgo desmedido en su papel actor de consumo en el mercado.

Eso de ninguna manera es lo que pretende el sistema comunitario de protección de la propiedad intelectual. 1.22. Como corolario, se reitera una vez más que el nombre comercial, inscrito o no inscrito, debe ser protegido en todo el territorio nacional y no en una fracción del mismo. 1.23. La Corte Consultante realizó la siguiente pregunta: Si bien el nombre comercial se acredita con el primer uso, siendo el registro declarativo, ¿puede entenderse que en los casos en que el nombre comercial ha sido inscrito en el registro correspondiente, ya no es necesario evaluar el ámbito territorial de protección de dicho nombre comercial cuando se analiza el riesgo de confusión con una marca? 1.24.

En líneas arriba quedó sumamente claro que el nombre comercial se protege en todo el territorio nacional. Como quiera que el derecho del nombre comercial nace con su uso y no con el registro, para la protección nacional del mismo no interviene para nada si fue o no inscrito, depositado o registrado. Es decir, tanto los nombres comerciales inscritos como los no inscritos, al probar su uso real, sustancial, efectivo y constante, deben ser protegidos en todo el territorio nacional y no en una fracción del mismo. 2. é ( La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Las reglas generales para el cotejo de los signos distintivos 2.1. Como que en el proceso interno se discute si los signos denominativos "MDP MASISA" y "MACISA", son confundibles, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 14 GACETA OFICIAL 11/10/2016 36 de 58 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinaª, del siguiente tenor literal: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;( )". 2.2.

El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza. 2.3.

De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico9 o semejante10 a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca. 2.4.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 2.5. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. a ó f 9 10 Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 55-IP-2013, del 8 de mayo de 2013; y 114-IP-2013 del 29 de agosto de 2013.

Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrlan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 15 GACETA OFICIAL 11/10/2016 37 de 58 2.6.

Por lo tanto, con el fin de resolver la controversia en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 2.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 2.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 2.6.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 2. 7. Asimismo es de tener en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de ser considerado los productos o servicios que se identifican con la marca, en este caso los productos amparados con los signos denominativos "MDP MASISA" y "MACISA", y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal. 2.8.

En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas generales para el cotejo entre signos distintivos11: 2.8.1. 6 I 11 La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 dé octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009. 16 GACETA OFICIAL 3. 11/10/2016 38 de 58 2.8.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 2.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 2.8.4.

Comparación entre signos denominativos simples y compuestos 3.1. De otra parte, como la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos denominativos, se debe proceder a compararlos teniendo en cuenta las siguientes reglas 12: 3.1.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 3.1.2.

Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 3.1.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 3.1.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.1.5.

Se debe determinar si existe un elemento preponderante o relevante en ambos signos. ( r 12 común Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 156-IP-2005; e Interpretación Prejudicial dele 22 de enero de 2014, en el Proceso 200-IP-2013. 17 GACETA OFICIAL 11/10/2016 39 de 58 3.2.

Como el elemento denominativo en uno de los signos en conflicto es compuesto (cuando está conformado por dos o más palabras), y en el otro este elemento es simple (de una sola palabra), sin perjuicio de las reglas ya expuestas para realizar un adecuado cotejo se debe analizar además el grado de relevancia de las palabras en ambos signos y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros13: 3.2.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera más poder de recordación en el público consumidor. 3.2.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la exten sión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 3.2.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 3.2.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 3.2.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 3.2.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.

Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 3.2.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 3.2.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 13 Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 en el Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 en el Proceso 26-IP2015 e, Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 en el Proceso 250-IP-2015. 18 GACETA OFICIAL 11/10/2016 40 de 58 3.2.6.3.

Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 3.3. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto MDP MASISA (denominativo) y MACISA (denominativo) para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, además de tener en cuenta las pautas de interpretación sobre los elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollaran a continuación en esta providencia. 4.

Análisis se registrabilidad de signos compuestos por expresiones de uso común. Los elementos no reivindicados (elementos explicativos) 4.1. Como se argumentó en el proceso interno que la expresión MDP es de uso común, se abordará el tema en referencia con base en las pautas de interpretación trazadas por el Tribunal al respecto14. 4.2. El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como frases, palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, pero si individualmente consideradas corresponden a denominaciones genéricas, de uso común o descriptivas, se debe tener en cuenta que las expresiones de esta naturaleza ante todo adolecen de aptitud distintiva para cumplir con la función de la marca, y correlativamente no pueden ser objeto de monopolio o dominio alguno porque están a la libre disposición de los comerciantes o empresarios para designar o describir sus productos. 4.3.

De ahí que el literal g) del articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohíba el registro de signos de uso común en los siguientes términos: "No podrán registrarse como marcas los signos que: (... ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pais.

( )". 4.4. Sin embargo, es posible que expresiones, palabras o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que 14 Entre otras, en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2006 dentro del Proceso 151-IP-2006;

Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2010 dentro del Proceso 22-lp-2010, Interpretación Prejudicial del 20 de mayo de 2015 del Proceso 184-IP2014 y la Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2016 del Proceso 327-IP-2015. 19 GACETA OFICIAL 11/10/2016 41 de 58 permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.

En todo caso, debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podria impedir que elementos propiamente descriptivos sean utilizados por otros empresarios, de donde su marca podria considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las expresiones, palabras o partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 4.5.

No obstante lo anterior, si la exclusión de las partículas de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional los elementos descriptivos, bajo la premisa que el signo opositor tendría un grado de distintitividad débil, en cuyo escenario la Corte Consultante deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto. 4.6.

De otra parte, los términos uso común en una clase determinada, pueden no ser así en otra. Por via de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es de tener en cuenta que hay productos y servicios con estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando dicha situación se podria establecer si el estatus descriptivo en una clase, afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con intima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo cual hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. 4.7. De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación, se deberá determinar si la expresión MDP es de uso común en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, y a continuación deberá proceder a realizar la comparación excluyendo las palabras descriptivas que hubiere llegado a determinar, considerando, de ser pertinente, dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo 4.5. 4.8.

La Corte Consultante realizó la siguiente pregunta: é r ¿Puede una palabra conformante de un signo denominativo (o mixto) ser considerada como una de uso común cuando el significado descriptivo de dicha palabra sólo sea reconocido como tal por un grupo de consumidores especializados, aún si los productos que distingue puedan ser adquiridos por consumidores no especializados? 20 11/10/2016 GACETA OFICIAL 42 de 58 4.9.

El significado descriptivo de una palabra no es lo otorga el carácter de uso común. No necesariamente un término descriptivo es de uso común; por ejemplo, la palabra acerbo 15 es descriptiva para comidas, pero no es de uso común en la Comunidad Andina. En consecuencia, para determinar si una palabra o expresión es de uso común en una clase determinada, no se debe investigar el significado de dicha palabra o expresión, ya que esto corresponde al ámbito de los signos descriptivos.

Lo que corresponde, entonces, es investigar el lenguaje ordinario, los usos y las costumbres al interior de los países miembros, para de esta manera determinar su uso habitual en una clase determinada. 4.1 O. Además de todo lo dicho anteriormente, es muy importante tener en cuenta el argumento del INDECOPI consistente en que el signo solicitado fue modificado en el sentido de no reivindicar propiedad sobre el término MDP.

Si se determina que esto efectivamente ocurrió en el trámite administrativo, deberá establecer si dicho término tiene naturaleza de explicativo, ya que de lo contrario no podrla haberse admitido como un elemento no reivindicado. 4.11. Para concluir si el término MDP es explicativo, deberán cumplirse las siguientes condiciones: 4.11.1. Que se haga de buena fe.

La buena fe es un principio general del derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el marco de cualquier ordenamiento jurídico. En el campo del derecho de propiedad industrial, los actores del mercado deben actuar sin afectar a los titulares de los derechos intelectuales, al público consumidor y al comercio como tal; la utilización de cualquier signo distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar daño o perjuicio.

De lo que se trata, entonces, es que el mercado sea transparente y se desenvuelva de manera leal. 4.11.2. Que no se inserten para ser usados a título de marca. Los elementos explicativos no pueden ser registrados ni utilizados como marca, es decir, como distintivos de productos o servicios; de lo contrario, se estaría aprovechando de elementos no apropiables por el solicitante.

En consecuencia, al solicitar un signo acompañado con estos elementos, el peticionario deberá advertir a la oficina de registro de marcas que no se está reivindicando propiedad sobre dichos elementos, diferenciando claramente en su solicitud el signo a registrarse como marca de los aditamentos explicativos. A su vez, la oficina de registro de marcas deberá publicar el signo diferenciando claramente los elementos explicativos, ya que de lo contrario no existiría la información suficiente para los terceros interesados. 15 acerbo, ba.

Del lat. acerbus. adj. http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=acerbo. Aspero al gusto, Tomado de 21 GACETA OFICIAL 11/10/2016 43 de 58 4.11.3. Que se limite al propósito de identificación o información. Esta característica tiene que ver con la anterior. El propósito de utilizar elementos explicativos es para generar información cierta sobre los productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Es una manera de generar en el público consumidor información transparente que le ayude en su libre elección. 4.11.4. Que no induzca al público consumidor a error. Lo que se quiere salvaguardar es que en el público consumidor no se genere riesgo de confusión o asociación. La normativa de marcas quiere que el comercio de bienes y servicios sea transparente, de buena fe y fluido.

Por tal razón, se pretende cuidar que la elección en el consumidor sea libre y consciente. La oficina nacional competente, al enfrentarse al registro de un signo acompañado de elementos explicativos, debe cuidar que dicho elemento no genere riesgo de confusión o asociación en relación con otros signos distintivos. Si se cumplen los requisitos mencionados, la oficina nacional competente procederá al registro del signo diferenciando, como ya se dijo, los elementos explicativos".

Si no se cumple estos presupuestos, se hará el análisis de registrabilidad que corresponda. 5. La marca derivada 5.1. Como la Corte Consultante realizó dos preguntas que tienen que ver con la figura de la marca derivada, es necesario tratar el tema propuesto en concordancia con la linea jurisprudencia! del Tribunal 16 • 5.2. Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos o conexos productos o servicios, donde el distintivo principal es dicha marca registrada con variaciones no sustanciales o elementos accesorios. 5.3.

El fenómeno de la marca derivada se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula o elemento de uso común, descriptivo o genérico, ya que en éstas se suele incluir un elemento de usanza general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos, o un elemento que describe el género, la calidad u otras características de los productos, y en esas condiciones sus titulares no pueden impedir que otros empresarios usen esa partfcula o elemento en la conformación de otro signo distintivo. 5.4.

En cambio, en el caso de una marca derivada, su titular si puede impedir que el rasgo distintivo común de su marca pueda ser utilizado por otra b f 16 Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 5 de febrero de 2002, en el marco del Proceso 97-IP-2002; Interpretación Prejudicial de 14 de abril de 2005, en el marco del Proceso 9-IP-2005;

Interpretación Prejudicial de 20 de junio de 2006, en el marco del Proceso 55-IP-2006; Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2007, expedida en el marco del Proceso 140-IP-2007. 22 GACETA OFICIAL 11/10/2016 44 de 58 persona, por cuanto dicho elemento distintivo es el que identifica plenamente los productos o servicios que comercializa y, además, genera en el consumidor la impresión de que dichos productos o servicios tienen un origen común. 5.5.

La Corte Consultante realizó la siguiente pregunta: ¿Cómo debe calificarse el derecho de preferencia del titular de una marca en los casos en los que el titular de ésta solicita se registre una variante de la marca originalmente registrada? 5.6. La solicitud de una marca derivada no otorga un derecho indefectible para su registro, pues la oficina competente debe establecer si se cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad y, en consecuencia, aunque se llegare a establecer que el signo solicitado para registro se deriva de una marca previamente registrada, deberá realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

Es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar. 5.7. Se debe tener en cuenta que la oposición que se presente contra una marca derivada no puede referirse únicamente al elemento distintivo, ya que éste hace parte del derecho adquirido previamente.

La oposición debe vincular los elementos accidentales y accesorios, 17 salvo que la oposición se base en una marca idéntica o similar al elemento distintivo, y que fuera previamente registrada a la marca supuestamente primigenia. 5.8. Sobre este tema, la Corte Consultante realizó una última pregunta: ¿Si la nueva marca cuyo registro se solicita consiste en una variante del registro de la marca original, en la que la nueva marca está conformada por la denominación (palabra) adicional; si esta partícula adicional que conforma la nueva marca no es reivindicada por el titular, de proceder el registro ¿implicaría la duplicidad de registro entre la marca originalmente inscrita y la nueva marca? 5.9.

El titular de una marca denominativa que no reivindicó ciertos elementos, no tendrá ningún derecho sobre estos. En el caso de que se solicite el registro una marca igual a una previamente registrada para los mismos productos o servicios, pero incluyendo elementos no reivindicados de conformidad con lo establecido en el punto 4 de la presente providencia, no estaríamos en presencia de una marca derivada sino de la duplicidad de una marca que ya fue inscrita. 17 Sobre el tema el tratadista Carlos Mascarenas ha indicado que: 'Aquellas inscritas por el concesionario, que surgen de otra anterionnente registrada, que incluyan el mismo distintivo principal, pero variando los demás accidentes o elementos complementarios.

Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de las mismas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al constar éste ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión'.

(Mascareñas, Carlos. Nueva Enciclopedia Jurídica. Editor F. SE/X, Barcelona, 1982, p. 908, citado en el Proceso 95IP-2002). 23 GACETA OFICIAL 6. 11/10/2016 45 de 58 ¿Se debería suspender el trámite de registro de una marca cuando está pendiente una acción de cancelación por no uso de la marca opositora? 6.1. La demandante argumentó que el INDECOPI vulneró el principio de razonabilidad, ya que no suspendió el procedimiento de registro hasta que no se resolvieran las acciones de cancelación. Por su parte, el INDECOPI sostuvo que la existencia de una acción de cancelación no implica que se debe suspender los procedimientos de solicitud de registro de marcas. 6.2.

De conformidad con lo anterior, se abordará el tema planteado. 6.3. Los actos administrativos que conceden el registro de una marca gozan de presunción de legalidad; mientras no sean anulados o el registro de la marca concedida no sea cancelado por no uso, son válidos, vigentes y eficaces; por lo tanto, despliegan sus efectos jurídicos. 6.4.

En consecuencia, las marcas amparadas por dichos actos gozan de un derecho en exclusiva por parte de su titular. Esto quiere decir que se deben proteger frente a infracciones y solicitudes de signos confundibles. Por lo tanto, una acción de cancelación en trámite no puede impedir, de ninguna manera, que el titular de la marca ejerza los derechos que se derivan del registro.

En este orden de ideas, la solicitud de un signo confundible con una marca registrada previamente y objeto de una solicitud de cancelación, debe ser denegado. 6.5. En efecto, bajo el sistema comunitario andino de propiedad industrial, no se pude suspender el trámite de registro de una marca cuando está pendiente una acción de cancelación por no uso de la marca opositora. 7.

La coexistencia de hecho de signos distintivos 7.1. Como el INDECOPI argumentó que los signos en conflicto coexisten pacíficamente en el mercado, y toda vez que la Corte Consultante realizó algunas preguntas en relación con la coexistencia de hecho, se abordará el tema planteado. 7.2. El fenómeno denominado la 11coexistencia pacífica de signos" consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo sin que hubiere problemas de confusión entre ellos. 7.3.

Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes. Sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado 24 GACETA OFICIAL 11/10/2016 46 de 58 de tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos. 7.4.

Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrían incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este análisis prospectivo (mirar el futuro} busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores. 7.5.

La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado}. 7.6. En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otros, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados o relacionados con los signos en conflicto.

Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros} 7.7.

En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: 7.7.1. Debe ser pacifica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o de asociación. 7.7.2. La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual, es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica. 7.7.3.

Debe darse por un periodo prolongado de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor. El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que en relación con productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que en productos suntuarios. é ( 7.7.4.

La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. 25 GACETA OFICIAL 11/10/2016 47 de 58 7.7.5. La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. 7.8. En consecuencia, se deberá establecer si los signos mixtos MDP MASISA y MACISA coexisten pacíficamente en el mercado de conformidad con los parámetros vertidos en la presente providencia con el fin de evaluar si está circunstancia, junto con los demás elementos de juicio obrantes en el proceso, conducen a determinar la existencia o no de riesgo de confusión o asociación. 7.9.

La Corte Consultante realizó la siguiente pregunta: Si bien conforme criterio del Tribunal de Justicia Andino el nombre comercial debe ser protegido en todo el territorio nacional, ¿cómo debe analizarse la posibilidad de coexistencia entre dos signos distintivos (nombre comercial vs. marca) con similar estructura gráfica y fonética, igual Clasificación Internacional de Niza y similar actividad comercial, pero que tengan su ámbito de influencia económica delimitado en diferentes partes del territorio nacional? 7.10.

Tanto la marca como el nombre comercial se deben proteger en todo el territorio nacional así tengan un ámbito de influencia delimitado. Nada obsta para que sus titulares crezcan económicamente y puedan expandirse no sólo en todo a todo el territorio nacional, sino en todo el territorio comunitario andino. 7.7. Ahora bien, si dos signos tienen ámbitos de influencia zonal bien delimitados, quiere esto decir que por el momento no comparten mercado y, en consecuencia, no habría coexistencia de hecho.

Sobre la protección del nombre comercial, se debe consultar el acápite O de la presente providencia. 7.8. La Corte Consultante sobre el tema realizó las siguientes preguntas: ¿Cómo analizar el riesgo de confusión entre un nombre comercial y una marca con similitud gráfica y fonética, actividad comercial similar, y con comercialización de productos de la misma Clasificación Internacional en los casos en los que la marca cuenta con un registro previo al uso del nombre comercial si en la realidad de los hechos ambos signos distintivos vienen coexistiendo en el mercado?, y en el caso contrario ¿cómo analizar el riesgo de confusión en el caso de que el nombre comercial acredite un primer uso previo al registro de la marca, si en la realidad de los hechos ambos signos distintivos vienen coexistiendo en el mercado? ó t 7.9.

En las dos hipótesis que plantea la pregunta y de conformidad con lo que se manifestó líneas arriba, en caso de existir coexistencia pacífica 26 11/10/2016 GACETA OFICIAL 48 de 58 de signos de conformidad con los requisitos plasmados en el punto 7.7., se deberá valorar dicha situación junto con otros elementos obrantes en el proceso, para de esta forma generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y servicios relacionados con los signos en conflicto.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 06016-2013-0-1801-JR CA-25, la que deberá adoptarse al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. El señor Magistrado Hugo Ramiro Gómez Apac manifestó salvar el voto en el asunto de la referencia. íl {(.rv. Cecilia bfua Aylf(mQuinteros MAGISTRADA ___ De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente In eju icial el Presidente y el Secre, r Notifíquese a la Corte Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 27 11/10/2016 GACETA OFICIAL 49 de 58 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de agosto de 2016 Proceso: 391-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2010-00534 Referencia: Marcas involucradas: marcas mixtas COMARRICO Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 2602 recibido el 11 de agosto de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 2010-00534; y, El auto de 4 de febrero de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A.S. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO- Tercero Interesado: PASTAS COMARRICO S.A. GACETA OFICIAL 2. 11/10/2016 50 de 58 Hechos Relevantes: 2.1. El 22 de julio de 2009, PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A.S. (en adelante PRODUCTOS ALIMENTICIOS), solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca mixta COMARRICO para identificar los siguientes productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: "café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo y de más productos de la clase 30 internacional para alimentos".

(Expediente administrativo 09-076036) 2.2. La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 608 de 30 de septiembre de 2009, pero no se presentaron oposiciones. 2.3. El 23 de febrero de 201 O, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 10027 resolvió negar de oficio el registro al considerar que era confundible con las marcas mixtas COMARRICO, previamente registradas en la Clase 30 a favor de PASTAS COMARRICO S.A., (en adelante PASTAS CAMARRICO), para amparar los siguientes productos: especias y condimentos en general (certificados 166277 y 251302). b

2.4. PRODUCTOS ALIMENTICIOS interpuso recurso de reposición Y en subsidio de apelación. 2 GACETA OFICIAL 11/10/2016 51 de 58 2.5. El 26 de marzo de 2010, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 17844 resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo impugnado y concediendo el recurso de apelación. 2.6.

El 30 de junio de 2010, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 34204 resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto administrativo impugnado. 2.

7. PRODUCTOS ALIMENTICIOS presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las anteriores resoluciones. 2.8. El 11 de agosto de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante Oficio 2602 solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la Demanda presentados ALIMENTICIOS: por PRODUCTOS 3.1. Afirmó que los titulares de los signos en conflicto son parte del mismo grupo empresarial: GRUPO NACIONAL DE CHOCOLATES. Por lo tanto, buscan obtener beneficios generales, entre ellos aumentar la producción y aumentar las cuotas de mercado. Esto viabiliza que pueda pensarse en signos distintivos idénticos o semejantes en cabeza de dos personas jurídicas distintas sin incurrir en confusión directa e indirecta. 3.2.

Indicó que no se afecta al consumidor porque el grupo empresarial tiene unidad de propósito y dirección, lo cual implica que las dos compañías que tienen el mismo objeto social principal, la fabricación de pastas alimenticias, tienen proveedores de materias primas comunes y procedimientos de fabricación comunes. Por ello, para el consumidor final, no es importante saber si la marca COMARRICO es de PASTAS COMARRICO o de DORIA; lo que interesa es que ambas provienen del GRUPO NACIONAL DE CHOCOLATES, y que siempre encontrará en el producto las características y cualidades que espera. 4.

Argumentos de la Contestación presentados SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: por la 4.1. Indicó que es irrelevante que la sociedad solicitante del registro y la sociedad titular de la marca hagan parte del mismo grupo empresarial, ya que aunque tengan un vinculo de subordinación no se desvirtúa su independencia jurídica, pues cada una continua desarrollando su objetivo social. 4.2.

Sostuvo que una vez realizado el examen conjunto de las marcas enfrentadas, se encontró que entre las mismas se genera riesgo de confusión toda vez que: i) el signo solicitado presenta el mismo componente denominativo: comarrico; ii) el elemento gráfico utilizado 3 GACETA OFICIAL 11/10/2016 52 de 58 en el signo solicitado resalta el elemento denominativo, generándose confusión en los aspectos visual y fonético; y iii) se presenta confusión indirecta. 5.

Del Tercero Interesado PASTAS COMARRICO: 5.1. En los documentos remitidos por el Consejo de Estado no se encontró la contestación por parte de PASTAS COMARRICO. B. NORMA A SER INTERPRETADA La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se hará la interpretación solicitada.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos. Los grupos empresariales y el riesgo de confusión. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. 1.1. Como en el proceso interno se discute si los signos mixtos COMARRICO son confundibles, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 1. del siguiente tenor literal: "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )". 1.2. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial b / Sobre esta causal se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-IP-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-IP-2013, del 29 de agosto de 2013. 4 GACETA OFICIAL 11/10/2016 53 de 58 codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina • extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza. 1.3.

De ahí que la norma prohiba el acceso al registro de algún signo idéntico2 o semejante3 a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca. 1.4.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 1.5. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.6.

Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: b 2 3 1.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Conlienen lodos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero �omparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podnan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 5 GACETA OFICIAL 1.6.3. 11/10/2016 54 de 58 Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.7. Asimismo es de tener en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de ser considerado los productos o servicios que se identifican con la marca, en este caso los servicios amparados con los signos mixtos COMARRICO, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal. 1.8.

En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos4: 4 1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.8.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.8.4.

Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009. 6 GACETA OFICIAL 11/10/2016 55 de 58 razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos. 2.

Comparación entre signos mixtos 2.1. De otra parte, como la controversia informa de la presunta confusión entre los signos mixtos COMARRICO, debe tenerse en cuenta al compararlos que este tipo de signos se componen de un elemento denominativo que a su vez puede ser simple o compuesto y de uno gráfico. El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual.

El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc. 2.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.

En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas5 para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión. 2.3.2. Si el elemento gráfico es el preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir tres elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. - Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. 6 5 b Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicía de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-IP2014.

Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-JP-2015 del 27 de octubre de 2015. 7 GACETA OFICIAL 11/10/2016 56 de 58 En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 2.3.3.

Si por el contrario el elemento denominativo es el preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, a saber: 2.3.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.3.2.

Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.3.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.3.3.5.

Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 2.4. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo de los signos mixtos COMARRICO para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta interpretación, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollaran a continuación en esta providencia. 3.

Los grupos empresariales y el riesgo de confusión 3.1. Se abordará el tema planteado teniendo en cuenta que el problema jurídico a resolver en el proceso interno es el siguiente: ¿la existencia 8 GACETA OFICIAL 11/10/2016 57 de 58 del GRUPO NACIONAL DE CHOCOLATES eliminaría el riesgo de confusión entre los signos mixtos COMARRICO, teniendo en cuenta que la titularidad de dichos signos se encuentra en cabeza de dos empresas pertenecientes al mencionado grupo empresarial? 3.2.

Un grupo empresarial es la unión de varias sociedades bajo el esquema de relación matriz- subordinadas, mediante el cual se persigue el logro de un objetivo determinado por la matriz, sin perjuicio de que las subordinadas mantengan su existencia jurídica independiente y, por lo tanto, que desarrollen su objeto social particular7• 3.3. Es importante recalcar, en consecuencia, que en un grupo empresarial las sociedades subordinadas siguen manteniendo su estatus de entes autónomos, conservando su personalidad jurídica, derechos y obligaciones independientes de las demás sociedadesª. 3.4.

En este contexto, se evidencia que las sociedades subordinadas mantienen sus bienes bajo su control, ejercicio y titularidad, diferenciándolos, por lo tanto, del grupo empresarial. Dentro de estos bienes se incluyen los derechos de propiedad intelectual que han adquirido a lo largo de su vida societaria, los cuales serán administrados por cada una de las empresas que pertenecen al grupo.

"'\ 3.5. Como las sociedades conservan su individualidad, es decir, el desarrollo de su objeto social diferenciado, sus derechos marcarías informarán al público consumidor tanto de un origen empresarial también diferenciado, como de ciertas calidades y cualidades de los productos y servicios que ofrecen en el mercado. Por lo tanto, en principio, no seria procedente que existan dos marcas idénticas o similares para amparar los mismos o conexos productos o servicios en cabeza de dos o más empresas del grupo empresarial, pues de permitirse dicha coexistencia podría generarse riesgo de confusión (directa e indirecta) en el público consumidor. 7 Sobre esto se puede ver: REYES VILLAMIZAR, Francisco.

Derecho Societario tomo l. Editorial Temis S.A. 2004. Bogotá, Colombia, pie de página 47, p. 560; definición tomada de Barthélém Mercada!. Sociétés Commerciales: ·uamamos grupo de sociedades al conjunto constituido por varias sociedades, conservando cada una su existencia propia, pero unidas entre ellas por diversos lazos, en virtud de las cuales una de ellas denominada sociedad matriz, que mantiene a las otras bajo su dependencia, ejerce un control sobre el conjunto y hace prevalecer la unidad de decisión" En la misma llnea la Ley No. 222 de 20 de diciembre de 1995, por la cual se modifica el libro 11 del Código de Comercio en su articulo 28, establece que: "(...) Arl. 28.- -Grupo empresarial.

Habrá grupo empresarial cuando además del vinculo de subordinación, exista entre las entidades unidad de propósito y dirección. Se entenderá que existe unidad de propósito y dirección cuando la existencia y actividades de todas las entidades persigan la consecución de un objetivo detenninado por la matriz o controlante en virtud de la dirección que ejerce sobre el conjunto, sin perjuicio del desanollo individual del objeto social o actividad de cada una de ellas�. 8 ( r. Sobre esto se puede ver: MANÓVIL, Rafael M. Grupo de Sociedades en el derecho comparado.

Abeledo Perrot Editoñal. Buenos Aíres, Argentina. 1998. P. 156; tomado de RUEDIN, Roland. Vers un droit des groupes de sociétés, société suisse des juristas, Helbing and Lichtenhahn Verl., fascicule 2, 1980. 9 GACETA OFICIAL 11/10/2016 58 de 58 3.6. De igual manera, el consumidor medio en sus experiencias de compra y consumo anteriores, podría demostrar la preferencia de un producto o servicios sobre otro, identificando las cualidades y características propias de su empresa fabricante, circunstancias que pueden variar de conformidad al modo de comercialización, métodos de fabricación y estándares de calidad empleados por cada una de las empresas, existiendo, en este escenario, la posibilidad de confusión directa e indirecta de permitirse el registro de dos marcas idénticas o similares para los mismos productos o servicios y en cabeza de dos sociedades pertenecientes al mismo grupo empresarial. 3.7.

De conformidad con lo anteriormente mencionado, se deberá establecer si el registro del signo mixto COMARRICO podría ocasionar riesgo de confusión directa e indirecta, aplicando los parámetros y criterios planteados en la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2010-00534, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

Cecilia pac te la Hernáiil:�AeFe"t�ltftam:r RESIDENTE Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de �a prese�te Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10

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