TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de agosto de 2016 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: 222-1P-2015 Interpretación Prejudicial Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú 00283-2013-0-1801-JR-CA-16 Signos D'LORENA / RESTAURANT CHICHARRONERÍA Y SERVICIOS LORENA Il E.!.R.L. Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán. VISTOS El Oficio 283-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ recibido el 7 de mayo de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 136 inciso b), 190, 191 y 195 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 00283- 2013-0-1801-JR-CA-16; y, El auto de 27 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: EL CAFECITO S.A.C. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL — INDECOPI- REPÚBLICA DEL PERU. RESTAURANT CHICHARRONERÍA Y SERVICIOS LORENA II E.I.R.L. Hechos Relevantes: El 7 de febrero de 2006, se constituyó la sociedad RESTAURANT CHICHARRONERÍA Y SERVICIOS LORENA ll E.I.R.L. El 29 de abril de 2010, RESTAURANT CHICHARRONERÍA Y SERVICIOS LORENA Il E.I.R.L., solicitó la nulidad del registro de la marca denominativa D'LORENA (Certificado No. 60540), otorgada a favor de la sociedad EL CAFECITO S.A.C., para distinguir los siguientes servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional “servicios de restauración (alimentación) y hospedaje tempora, aduciendo confusión con el nombre comercial mixto RESTAURANT CHICHARRONERÍA Y SERVICIOS LORENA Il E.LR.L.!.
Aportó material probatorio para acreditar el uso de este último. El 21 de enero de 2010, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución 0137-2011/CSD-INDECOPI, resolvió declarar fundada la acción de nulidad interpuesta. El 7 de febrero de 2011, la sociedad EL CAFECITO S.A.C., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.
El 5 de octubre de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución 1851-2012/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado. La sociedad EL CAFECITO S.A.C., interpuso demanda contencioso administrativa contra la anterior resolución. El 22 de agosto de 2014, el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Once, declaró infundada la demanda.
El 12 de septiembre de 2014, la sociedad EL CAFECITO S.A.C., presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. “Figura del rostro de un cerdo con gorro al interior de un círculo, y las expresiones: Venta de tamales especiales, chicharrones y comidas en general. Asimismo, se indica como dirección Carretera Panamericana Sur 196 -Sunampe Chincha- Ica”, fl. 109. nn 2.9. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2.
El 7 de mayo de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante Oficio 283- 2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la Demanda presentados por EL CAFECITO S.A.: Adujo que se debe distinguir claramente las marcas de los nombres comerciales, ya que entre ambos existen sendas diferencias en torno a: ¡) el registro (marca: Constitutivo; nombre comercial: declarativo), ¡i) el alcance del ámbito de protección territorial (marca: todo el territorio nacional; nombre comercial: extensión territorial en la que tiene una influencia efectiva), y li) a la función distintiva que cumplen (marca: distinguen productos o servicios comercializados o prestados por una persona, de los productos o servicios de otra; nombre comercial: identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica).
Indicó que al momento de cotejar un nombre comercial con una marca, la autoridad nacional debe respetar los criterios que ella misma ha edificado para tal fin, con el fin de salvaguardar el principio de la seguridad jurídica. Por lo tanto, en el caso sub examine no se explica cómo se declara la nulidad de una marca debidamente registrada, para supuestamente tutelar un nombre comercial que no ha sido registrado y que además carece de una zona de influencia económica en el territorio nacional.
Por otra parte señaló, que no basta con el mero hecho de argumentar el uso del nombre comercial para soportar la acción de nulidad. El caso de autos, precisaba además de la determinación de su zona de influencia geográfica. Lo anterior desconoce la eficaz protección brindada por el sistema de registro de marcas y los consecuentes incentivos que de él se derivan: mejorar la calidad de los productos y servicios ofrecidos en el mercado y reducir los costos de transacción. Argumentos de la contestación presentados por el INDECOPI: Manifestó que los medios probatorios obrantes en el expediente, se aprecia que la influencia geográfica del nombre comercial de la sociedad RESTAURANT CHICHARRONERÍA Y SERVICIOS LORENA Il EJ.R.L., al momento de la solicitud de registro de la marca denominativa D'LORENA, era amplio y relevante.
Adujo que la protección del nombre comercial, a la luz de los pronunciamientos emitidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad DS 4.3. 4.4. 5.1. Andina, deviene de la demostración del uso real y efectivo en el mercado. Por lo tanto, el registro o depósito del nombre comercial es meramente declarativo. Manifestó que la autoridad nacional tiene la obligación de evaluar íntegramente cada solicitud de registro que se le presente.
Por lo tanto, nada obsta para que, dependiendo de las particularidades del caso en concreto, se aparte de los criterios que ha emitido en otros pronunciamientos, siempre que el análisis no sea arbitrario. Señaló que tal y como se corrobora a folio 99 del expediente, la codemandada fue declarada en rebeldia mediante Resolución Número Tres de 25 de marzo de 2013, al no haber presentado escrito de contestación alguno pese a encontrarse debidamente notificada de la demanda y sus anexos.
Sentencia de primera instancia: El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Once de 22 de agosto de 2014, declaró infundada la demanda, argumentando que: De la valoración conjunta de las pruebas obrantes en autos, ha quedado demostrado que la zona de influencia económica del nombre comercial 'RESTAURANT CHICHARRONERÍA Y SERVICIOS LORENA Il, antes, durante, y con posterioridad al registro de la marca D'LORENMA, ha ido ampliándose no sólo a nivel distrital, sino también a nivel provincial, regional, y departamental con relación a los servicios de restauración (alimentación) de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza que distingue ( ).
La declaratoria de nulidad de la marca D'LORENA en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, no convierte al registro de marcas en impredecible, incierto, e inútil como mal alega la demandante, por cuanto, al haberse acreditado el uso efectivo del nombre comercial RESTAURANT CHICHARRONERÍA Y SERVICIOS LORENA EL.R.L. con anterioridad al registro de la marca DILORENA, y estando a que ambos signos presentan elementos denominativos idénticos y distinguen los mismos servicios en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, correspondía declarar la nulidad del acto administrativo por el que se otorgó el registro de la marca en mención al encontrarse en la prohibición establecida en el inciso b) de la Decisión 486 ( ).
En tal sentido, si bien el Tribunal del INDECOPI, en anteriores pronunciamientos, señaló criterios interpretativos a fin de resolver algunos de los conflictos suscitados entre un nombre comercial anteriormente utilizado y una marca, éstos no han sido constituidos como precedentes administrativos de observancia obligatoria, por lo 6.1. cual, su aplicación no tiene efectos vinculantes en el análisis que corresponde efectuar a la Autoridad Administrativa a fin de resolver cada caso en concreto el mismo que debe ser autónomo e independiente, por lo que las conclusiones a las que se llegue en cada caso en particular, dependerá del examen de las situaciones de hecho y de derecho, así como de la verificación de las pruebas aportadas por las partes".
Recurso de apelación: EL CAFECITO S.A.C. en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, y agregó que: El a quo erró al valorar los medios probatorios que le permitieron concluir que el nombre comercial de la sociedad RESTAURANT CHICHARRONERÍA Y SERVICIOS LORENA ll E.J.R.L., comprende Una zona geográfica relevante.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal b), 190, 191 y 195 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes. de oficio, también se interpretará el artículo 192 de la misma normativa, ya que esté artículo completa el esquema normativo de protección del nombre comercial? Y delimitó su solicitud de la siguiente manera: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (..) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) hb) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación”.
( ) Artículo 190 “Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.
Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”. Artículo 191 “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa".
Artículo 192 “1. De conformidad con lo establecido en los artículos 190 y 191 de la Decisión 486: - ¿Cómo debe interpretarse que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere desde su primer uso? - Si la extensión geográfica en la que se usa el nombre comercial es mínima, es decir, está delimitada a una determinada localidad ¿Cuál es el alcance territorial de la protección legal de dicho nombre comercial no registrado? ¿El derecho de exclusiva de un nombre comercial no inscrito, usado para una actividad económica específica en una localidad determinada, impide el registro posterior de marcas o nombres comerciales idénticos o semejantes en todo el territorio nacional? ¿Cuál es el alcance de protección territorial que otorga el registro de un nombre comercial y como se ejecuta? 2.
De acuerdo a lo prescrito en el artículo 195 de la Decisión 486 ¿En qué consiste la prueba de uso? 3. De acuerdo a lo prescrito en el artículo 136 literal b) de la Decisión 486 ¿Cómo debe efectuarse el cotejo entre una marca denominativa y un nombre comercial, que comparten un elemento común constituido por un nombre, teniendo en cuenta que la representante legal de la titular del derecho de marcas tiene tal nombre? ¿Qué importancia tiene la fama o buen nombre de un nombre comercial para determinar su uso exclusivo, en el caso de que se conforme de elementos débiles?”.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Ámbito de protección del nombre comercial al interior de los Paises Miembros. Su amparo en relación con la solicitud de registro de una marca idéntica o similar. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por nombres propios y comunes. “El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.
En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda”. (..) Artículo 195 “Para efectos del registro, la oficina nacional competente examinará si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el artículo anterior.
Los Países Miembros podrán exigir la prueba de uso, conforme a sus normas nacionales. o Podrá ser aplicable al registro del nombre comercial la clasificación de productos y servicios utilizadas para las marcas”. ( J” 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
1.5. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Ámbito de protección del nombre comercial al interior de los Países Miembros. Su amparo en relación con la solicitud de registro de una marca idéntica o similar. La sociedad demandante argumentó que en el caso sub examine no se explica cómo se declaró la nulidad de una marca debidamente registrada, para supuestamente tutelar un nombre comercial que no ha sido registrado y que además carece de una zona de influencia económica en el territorio nacional.
Además de lo anterior, la Corte consultante delimitó su solicitud con preguntas relacionadas con el ámbito geográfico de protección del nombre comercial. De conformidad con lo anterior, el Tribunal desarrollará el tema propuesto y contestará las preguntas realizadas, dividiendo el análisis en tres partes: 1) momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial. 2) Ámbito de protección territorial del nombre comercial al interior de los países miembros.
Y 3) Protección en relación con signos idénticos o similares.3 El artículo 136 literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial. El artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto.
Se desprenden las siguientes caracteristicas: 1.5.1. El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado*. 1.5.2. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. Se reitera la posición asumida por el Tribunal en las siguientes Interpretaciones Prejudiciates: de 6 de febrero de 2013, expedida en el proceso 156-1P-2012; 19 de junio de 2013, expedida en el marco del proceso 40-IP-2013; 28 de agosto de 2013, expedida en el proceso 142-1P- 2013; de 17 de septiembre de 2014, expedida en el proceso 99-1P-2014; de 20 de mayo de 2015, expedida en el marco del proceso 192-1P-2014; 15 de julio de 2015, expedida en el proceso 324-1P-2014; y 27 de octubre de 2015, expedida en el proceso 35-1P-2015.
Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el titulo XI de la Decisión 486 1.6. 1.7. 1.8. 1.5.3. El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. 1.5.4.
El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es Única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social. Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial. La Corte Consultante realizó la siguiente pregunta: ¿Cómo debe interpretarse que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere desde su primer uso? Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial.
De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial se consagra bajo los siguientes parámetros: 1.8.1. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su primer uso. Esto quiere decir que el registro del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo.
A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro de Marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral.
Lo anterior quiere decir que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la oficina de registro al realizar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tener en cuenta los nombres comerciales ya registrados y usados con anterioridad. 1.8.2, De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, 1.9. sustancial y constante.
Real quiere decir que se use materialmente en el mercado, es decir, que efectivamente identifique un comerciante determinado en el mercado. Sustancial, que su uso en el mercado mantenga los elementos esenciales. Y constante, que su uso sea permanente e ininterrumpido.$ La prueba del uso en las condiciones mencionadas tiene dos efectos: 1.8.2.1.
Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 1.8.2.2. Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá impedir dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. El uso real, sustancial y constante podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.
Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
Ámbito de protección del nombre comercial al interior de los Países Miembros. De conformidad con la jurisprudencia mayoritaria de este Tribunal sobre este tópico”, el nombre comercial es un instrumento de la mayor Sobre el uso real y constante, se puede consultar la Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, expedida en el marco del Proceso 45-1P-98.
Sobre este asunto el Tribunal ha generado una línea jurisprudencial bien definida: Interpretación Prejudicial de 11 de febrero de 2009, expedida en el marco del proceso 114-1P- 2008, Interpretación Prejudicial de 14 de octubre de 2010, expedida en el marco del proceso 109-I1P-2010; Interpretación Prejudicial de 17 de septiembre de 2014, expedida en el marco del proceso 99-1P-2014;
Interpretación Prejudicial de 20 de mayo de 2015 expedida en el proceso 1.10. 1.11 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. relevancia en el mercado, como quiera que se erige en el mecanismo mediante el cual el empresario se inserta en el intercambio de bienes y servicios, no sólo generando recordación en todos los actores sino tendiendo un puente entre su actividad empresarial, los productos o servicios que ofrece, y todos los sujetos que giran alrededor de su negocio (competidores, proveedores, consumidores, etc.).
Además, el nombre comercial es un signo distintivo realidad, es decir, parte de la práctica misma, de la manera real y efectiva como el empresario se enfrenta al mercado y, por lo tanto, debe protegerse de manera especial para no afectar dos de los principios básicos del derecho de propiedad industrial: a) el desarrollo de la actividad empresarial y b) la protección al consumidor..El nombre comercial nace del uso constante, real y efectivo del signo en el mercado y, en dicho contexto, naturalmente representa un recurso empresarial potente y práctico, pues a diferencia de una marca, el nombre comercial conecta la realidad inmediata del mercado con el derecho de propiedad industrial, y de ahí que la protección que se le otorga sea declarativa y no constitutiva.
Las marcas se protegen una vez se registran y pueden sobrevivir en el campo registral sin ser usadas. La figura de la cancelación por no uso si bien depura el registro de marcas, no opera sino después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca.
Esto quiere decir que el campo registral de marcas en un primer momento está deslindado del campo práctico del uso en el mercado, lo cual no ocurre en el ámbito de los nombres comerciales que se protegen porque realmente se usan. Por todas estas razones, el nombre comercial debe tener una protección muy especial de conformidad con su naturaleza de signo distintivo realidad.
La Corte Consultante realizó cuatro preguntas relacionadas con el ámbito geográfico de protección del nombre comercial. El Tribunal las agrupará por escenarios temáticos, con el objetivo de que sea más clara su respuesta. Primer escenario: preguntas relacionadas con la protección territorial del nombre comercial. De conformidad con lo establecido en los artículos 190 y 191 de la Decisión 486: 192-1P-2014;
Interpretación Prejudicial de 15 de julio de 2015, expedida en el marco del proceso 324-IP-2014, entre otras. 10 Si la extensión geográfica en la que se usa el nombre comercial es mínima, es decir, está delimitada a una determinada localidad ¿Cuál es el alcance territorial de la protección legal de dicho nombre comercial no registrado? ¿Cuál es el alcance de protección territorial que otorga el registro de un nombre comercial y cómo se ejecuta? 1.16.
La protección del nombre comercial no está limitada a una fracción o localidad del territorio nacional, y tampoco se restringe a un área de influencia, pues si se prueba el uso del nombre comercial debe protegerse en la integridad del País así haya sido registrado o no, como así lo ha razonado el Tribunal al respecto, en congruencia con los antecedentes expuestos y las siguientes consideraciones: 1.17.
Como se advirtió, las figuras de protección de la propiedad industrial se soportan en dos principios básicos: a) la protección de la actividad empresarial y b) protección al consumidor. 1.18. Por lo tanto, al ser la actividad empresarial tan cambiante y variante en relación con el movimiento del mercado, un signo como el nombre comercial conectado con dicha realidad, no puede protegerse de manera fraccionada argumentando que no tiene difusión nacional; hoy en día es muy común que en periodos cortos los empresarios penetren mercados y accedan a consumidores de diferentes partes.
El manejo de los canales tecnológicos, el desarrollo turístico, e inclusive la imbricación de actores en el mercado, hace que los productos y servicios tengan una gran movilidad empresarial. 1.19. En este sentido, limitar el nombre comercial a su ámbito de difusión es atentar contra el principio de la protección de la actividad empresarial, ya que dicho escenario no se presenta de manera estática.
Por lo general, lo que pretenden los empresarios es expandir su actividad comercial; no piensan en quedarse congelados en una localidad de territorio. Es evidente, entonces, que el nombre comercial debe tener una protección en todo el territorio del país miembro respectivo y no sólo en una parte del mismo. 1.20.Es importante tener en cuenta que las micro, pequeñas e inclusive algunas de las medianas empresas entran al mercado bajo el esquema del mercado real.
Es decir, primero se lanzan al comercio y posteriormente buscan la protección de sus bienes intelectuales. Es por esta razón que la figura del nombre comercial es importante para el desarrollo de las MIPYMES en países emergentes como los de la Comunidad Andina. Impedir la expansión de estas industrias que entran al mercado mediante nombres comerciales, sería una barrera para el desarrollo comercial de la Región. 1.21.Sobre lo anterior, cabe resaltar que dentro de los puntos para el desarrollo social de la Comunidad Andina se incluye el desarrollo de la pequeña empresa en el espacio económico ampliado (artículos 129 y 130 literal e) del Acuerdo de Cartagena). 1.22.
En este contexto, como antecedentes para los Lineamientos del Plan de Acción CAMIPYME? (2012-2017), encontramos lo siguiente: “A nivel latinoamericano se visualiza un fuerte impulso a la producción y el comercio, lo cual ha venido generando nuevos paradigmas de desarrollo basados en la tecnología y el incremento en la productividad y la competitividad.8 Asimismo, se viene dando una creciente importancia a las economías de escala en muchas ramas productivas, así como a las redes horizontales y verticales y distintos esquemas de fomento productivo basados en modalidades como la asociatividad.
El Acuerdo de Cartagena, norma originaria de la Comunidad Andina (Decisión 563), tiene referencias importantes sobre la promoción de la producción, tales como los artículos 129 y 130 que señalan, entre otras, la disposición de emprender acciones conjuntas destinadas a contribuir a la eliminación de la pobreza de las clases marginadas, adoptando diversos programas de desarrollo tales como los orientados a promover la participación de las pequeñas empresas y de circuitos de microempresas y empresas asociativas, asociadas en el mercado económico ampliado.
En _el ámbito andino, se puede señalar que un importante porcentaje del tramado empresarial está conformado por micro y pequeñas empresas, para las cuales la flexibilidad y adaptabilidad constituyen ventajas de creciente relevancia, lo que compensa en parte sus limitaciones para una exitosa inserción en sus respectivas economías, como paso previo a un posible acceso a mercados externos. Por otro lado, en los últimos años se ha llevado adelante un extenso proceso de acercamiento, debate y búsqueda de consensos en la Comunidad Andina, en torno al tema de la MIPYME y cómo desarrollar aún más éste tema, que como paises en desarrollo, los Países Miembros lo asumen como importante y prioritario, tanto en el ámbito del desarrollo económico productivo, como en el ámbito social a través de la generación de fuentes 7 Comité Andino de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. > En el caso del MERCOSUR, el 30 de junio de 2008 se aprobó en el marco del Consejo de Mercado Común la Decisión N” 12/08, por la cual aprobó el Programa de Integración Productiva, creándose el Grupo de Integración Productiva como responsable de la coordinación de este Programa.
En el ámbito de UNASUR, el 23 de mayo de 2008, se suscribió el Tratado Constitutivo de la Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR) que contempla claramente entre sus objetivos especificos: la integración industrial y productiva, con especial atención en las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas, las redes y otras formas de organización productiva. 12 laborales, que conlleva uma cadena de crecimiento en sus respectivas economías.
( )” Subrayado por fuera del texto. 1.23.La Comunidad Andina ha puesto especial e importante énfasis a la 1.24. protección de las MIPYMES y, en consecuencia, ha generado un entramado normativo que necesariamente debe ser el soporte para interpretación y aplicación de la normativa de propiedad industrial: 1.23.1. Decisión 749. Creación e Implementación del Observatorio Andino de la MIPYME (OBAPYME). 1.23.2.
Decisión 748. Comité Andino de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CAMIPYME). 1.23.3. Decisión 702. Sistema Andino de Estadistica de la MIPYME. 1.23.4. Resolución 1487. Reglamento de Funcionamiento del Observatorio Andino de la MIPYME (OBAPYME). 1.23.5, Resolución 1260. Disposición Técnica para la Transmisión de Datos de las Estadisticas de MIPYME de los Países de la Comunidad Andina.
Además de lo anterior, en mercados tan conectados virtual y fisicamente como los actuales, el consumidor puede incurrir fácilmente en error o confusión de múltiples maneras. Si el sistema comunitario de protección de la propiedad industrial se limita a la protección del nombre comercial de manera fraccionada o local, se estaría abriendo un gran espacio para dicha confusión. Pensemos en un nombre comercial que hoy en día tiene un ámbito localizado de acción, pero que unos meses o en un par de años pudiese alcanzar gran recordación y fuerte penetración en diversos espacios geográficos; si hoy permitiesemos el registro de una marca idéntica o similar pensando en dicha condición geográfica, mañana podríamos exponer al público consumidor a un riesgo desmedido en su papel actor de consumo en el mercado.
Eso de ninguna manera es lo que pretende el sistema comunitario de protección de la propiedad intelectual. 1.25.Como corolario, se reitera una vez más que el nombre comercial, inscrito o no inscrito, debe ser protegido en todo el territorio nacional y no en una fracción del mismo. Protección en relación con signos idénticos y similares 1.26.Segundo escenario: pregunta relacionada con la protección del nombre comercial en relación con la solicitud de registro de signos idénticos o similares, 13 ¿El derecho de exclusiva de un nombre comercial no inscrito, usado para una actividad económica específica en una localidad determinada, impide el registro posterior de marcas o nombres comerciales idénticos o semejantes en todo el territorio nacional? 1.27.
Como se dijo lineas arriba, el nombre comercial se protege por su uso y no por su registro. Por lo tanto, para otorgar protección nacional del nombre comercial mixto RESTAURANT CHICHARRONERÍA Y SERVICIOS LORENA ll E.I.R.L., se necesita demostrar o acreditar su uso asi sea solo únicamente en una localidad determinada. 1.28.El artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece que en relación con derechos de terceros un signo no podrá registrarse como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión o de asociación. 1.29.Por lo anterior, quien alegue y pruebe el primer uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera generar riesgo de confusión o de asociación, teniendo como base una protección nacional de dicho nombre comercial, tal y como se plasmó en el acápite anterior. 1.30.Por otro lado, el articulo 192 de la misma Decisión consagra la 1.31. protección del nombre comercial en relación con el uso de signos distintivos idénticos o similares a éste, pero atendiendo siempre a que se configure el riesgo de asociación o de confusión, y a que se pruebe el primer uso real, sustancial y constante del nombre comercial en parte o todo el territorio nacional.
Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer, de acuerdo a los criterios adoptados por este Tribunal, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para así determinar la posibilidad de riesgo confusión o asociación. 1.32. En este sentido, teniendo en cuenta que los signos en conflicto son denominativos y mixtos con parte denominativa compuesta, es necesario que se apliquen los siguientes criterios: 1.32.1.
Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión. 1.32.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta las reglas de comparación 14 entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 1.32.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, a saber: 1.32.3.1.
Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 1.32.3.2. Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 1.32.3.3.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 1.32.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 1.33. En el presente asunto, como el elemento denominativo en uno de los signos en conflicto es compuesto, esto es, conformado por dos o más palabras, y en el otro este elemento es simple, es decir, de una sola palabra, sin perjuicio de las reglas ya expuestas, se debe analizar el grado de relevancia de las palabras del primero y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 1.33.1.
Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 1.33.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 1.33.3.
Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 1.33.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos Oo servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendria relevancia en el conjunto. 1.33.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 1.33.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.
Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 1.33.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 1.33.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 1.33.6.3.
Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 1.34. Tercer escenario: pregunta relacionada con la protección del nombre comercial conformado por elementos débiles. sn. ¿Qué importancia tiene la fama o buen nombre de un nombre comercial para determinar su uso exclusivo, en el caso de que se conforme de elementos débiles? 1.35.De conformidad con el Título XIIl de la Decisión 486, los signos distintivos notoriamente conocidos poseen una protección especial y reforzada más allá de los principios de territorialidad, especialidad, registrabilidad y de uso efectivo, siempre y cuando se demuestre la existencia de riesgo de confusión, asociación, dilución o uso parasitario?. 1.36.Si el signo notoriamente conocido incluye elementos débiles, la protección reforzada por notoriedad no cubre dichos elementos individualmente considerados, sino el conjunto distintivo que es del que se predica la notoriedad.
Para el caso particular, es muy importante que se tenga en cuenta que los nombres propios comunes pueden ser distintivos y protegibles, siempre y cuando no incurran en una causal absoluta o relativa de irregistrabilidad, de conformidad con lo planteado en el siguiente acápite. 1.37. En consecuencia, el signo distintivo compuesto por un nombre común y que ha ganado el estatus de notorio, tiene una protección reforzada en sistema comunitario andino. 1.38.
De conformidad con todo lo plasmado en este acápite y para resolver el 2.1. caso particular se deberá determinar si el uso del nombre comercial mixto RESTAURANT CHICHARRONERÍA Y SERVICIOS LORENA !l E.I.R.L., fue real, sustancial y constantemente usado antes de la solicitud de registro de la marca denominativa D'LORENA, para posteriormente hacer el análisis de registrabilidad de conformidad con las reglas plasmadas anteriormente.
Análisis de registrabilidad de signos compuestos por nombres propios y comunes. La Corte Consultante realizó la siguiente pregunta: De acuerdo a lo prescrito en el artículo 136 literal b) de la Decisión 486 ¿Cómo debe efectuarse el cotejo entre una marca denominativa y un nombre comercial, que comparten un elemento común constituido por un nombre, teniendo en cuenta que la representante legal de la titular del derecho de marcas tiene tal nombre? Ver las Interpretaciones Prejudiciales de 21 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 256-1P-2013, y de 30 de noviembre de 2011, expedida en el marco del Proceso 124- IP-2011. 2.2.
Como se debe comparar dos signos distintivos compuestos por el nombre común y propio LORENA, deberá tener en cuenta los siguientes parámetros: 2.2.1. 2.2.2. Los nombres propios pueden ser distintivos y utilizarse, depositarse o registrarse como marca o nombre comercial, siempre y cuando cumplan con los siguientes parámetros básicos?0: 2.2.1.1.Que sea lo suficientemente distintivo.
Esto lo debe evaluar la autoridad competente haciendo un análisis integral. 2.2.1.2.Que su uso en el mercado no genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. 2.2.1.3. Que no afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo se cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.
Los nombres comunes pueden ser distintivos y, en consecuencia, utilizables y protegibles como nombres comerciales y marcas, siempre y cuando atiendan, entre otros, a los siguientes criterios 2.2.2.1. Entre más común sea el nombre, menos probabilidad tendrá de ser distintivo.1? En este caso se deberá realizar un análisis más prolijo e integral para establecer si ya es utilizado, registrado o depositado como signo distintivo y, en consecuencia, realizar un adecuado análisis de distintividad. 2.2.2.2.
Entre menos común sea el signo, más probabilidad tendrá de ser distintivo. Esto debe ser evaluado por el Tribunal bajo un examen integral y de oficio. 2.2.2.3. Si el nombre es de una persona reconocida en una actividad, para dicho rubro tiene mayor probabilidad ser distintivo y, en consecuencia, protegible en relación con la utilización, el registro o el depósito de signos idénticos O similares.
Se debe evitar el aprovechamiento del prestigio del personaje famoso o reconocido. "“ El Tribunal adoptó estos parámetros al abordar el registro de nombres propios como marcas. Son perfectamente aplicables a los nombres comerciales. Ver la Interpretación Prejudicial de 28 de octubre de 2014, expedida en el marco del proceso 108-1P-2014. Sobre esto se puede ver: http:/Awww.wipo.inVsmeles/faq/tm_fags q4.html.
Documento consultado el 11 de marzo de 2016. 18 Moe 2.3. 2.4. 2.2.2.4. Si el nombre común además es una palabra de “uso común” en una clase determinada, no puede ser utilizado, depositado o registrado como marca o nombre comercial, a no ser que lo acompañen elementos que le otorguen distintividad. En este último evento, el elemento de uso común debe ser excluido del cotejo marcario.
Un ejemplo de un nombre común de “uso común” es “Claudia”. En el ámbito ecuatoriano es una fruta, que podría ser de uso común en las clases relacionadas con comida o alimentación, pero a su vez es un nombre común. 2.2.2.5. Los homónimos generan ciertos problemas en el tráfico comercial. Para utilizar un homónimo ya presente en el mercado, es necesario que contenga elementos que le otorguen distintividad.
Esto debe ser evaluado por la oficina nacional competente. Ahora bien, como el caso particular tiene que ver con un nombre comercial mixto con parte denominativa compuesta, se deberán aplicar las normas para la comparación de signos compuestos presentadas en el punto 1.33 de la presente providencia, analizando la importancia, relevancia, impacto, naturaleza y el grado de distintividad del nombre LORENA en el conjunto del signo distintivo.
Para puntualizar aún más la pregunta realizada, se debe tener en cuenta que como la distintividad es una categoría que se predica del signo en sí mismo, el hecho de que el nombre del titular de la marca denominativa D'LORENA coincida con la marca, no genera mayor ni menor distintividad, a no ser de que el nombre LORENA sea de una persona tan reconocida en los servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, que impida, por este hecho, que se genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor en relación con el nombre comercial mixto RESTAURANT CHICHARRONERÍA Y SERVICIOS LORENA ll E.I.R.L. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 00283-2013-0-1801-JR- CA-16, la que deberá adoptarse al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo 19 del artículo 90 del Estatuto Gómez Apac manifestó salv U del Tribunal. El señor Magistrado Hugo Ramiro ar el voto en el asunto de la referencia, Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 20