TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de agosto de 2016 Proceso: 245-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 06016-2013-0-1801-JR-CA-25 Referencia: Signos MDP MASISA / MACISA Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán. VISTOS El Oficio 6016-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ recibido el 25 de mayo de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 136 inciso b), 190, 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 06016- 2013-0-1801-JR-CA-25; y, El auto de 12 de noviembre de 2015 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1%. Partes en el Proceso Interno: Demandante: MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDUSTRIAL-MACISA S.A. Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.
2.9. PROPIEDAD INTELECTUAL — - INDECOPI, REPUBLICA DEL PERU. MASISA S.A. Hechos Relevantes:. El 1 de octubre de 2007, MASISA S.A. (en adelante MASISA), solicitó el registro de la marca denominativa MDP MASISA, registrada bajo certificado 199749 para amparar los siguientes productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza: materiales de construcción no metálicos, placas, tableros y paneles de madera, tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez y betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos” (Expediente administrativo 330609-2007).
El 13 de marzo de 2008, MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDUSTRIAL MACISA S.A. (en adelante MACISA), formuló oposición sobre la base de su nombre comercial MACISA, cuyo primer uso fue reconocido el 3 de febrero de 1999. El 18 de julio de 2008, MACISA solicitó al INDECOPI la suspensión del procedimiento, ya que en forma paralela se encontraban en trámite otros dos asuntos donde solicitaba la cancelación de las marcas denominativas MASISA.
El 22 de agosto de 2008, la Oficina de Signos Distintivos mediante Resolución 17387-2008/0SD-INDECOPI, declaró infundada la oposición formulada y, de oficio, denegó el registro del signo solicitado. El 12 y 18 de septiembre de 2008, respectivamente, MACISA y MASISA interpusieron recursos de reconsideración. El 21 de noviembre de 2011, ambos asuntos fueron resueltos mediante Resolución 3045-2011/CSD-INDECOP!.
Se declaró fundado el recurso de reconsideración interpuesto por MASISA. Se declaró fundado el recurso interpuesto por MACISA en el extremo referido al uso del nombre comercial sustento de la oposición. Se declaró infundada la oposición formulada por MACISA, y se ordenó inscribir el registro del signo solicitado. El 20 de diciembre de 2011, MACISA interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.
El 26 de abril de 2013, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual INDECOPI, mediante Resolución 1377-2013- TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado. MACISA presentó demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo. 2.10.El 29 de septiembre de 2014, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Ocho declaró infundada la demanda. 2.11.El 15 de octubre de 2014, MACISA presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 2.12.El 25 de mayo de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo 3.1. 3.2. 3.3. 4.2. 4.3.
Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la Demanda presentados por MACISA S.A.: Señala que la Comisión de Signos Distintivos vulneró el principio de legalidad, “al haber declarado fundado y no improcedente el recurso de reconsideración presentado por MASISA con fecha 11 de septiembre de 2009, sin respetar lo establecido en el articulo 208 de la Ley 27444”.
Aduce que la Sala de Propiedad Intelectual vulneró el principio del debido proceso, ya que no se tuvieron en cuenta los argumentos de MACISA donde afirmaba que la expresión MDP no es un término de uso común. Indica que la Comisión de Signos distintivos vulneró el principio de razonabilidad, ya que no suspendió el procedimiento de registro hasta que no se resolvieran las acciones de cancelación. Argumentos de la Contestación presentada por INDECOP!:.
Señala que la demandante no cuestiona que los signos en conflicto sean confundibles. Por tal razón, dicho asunto no hace parte de la Litis. Y que no se vulneró el principio de legalidad, ya que MASISA presentó un conjunto de pruebas, cumpliendo de esta manera los requisitos para interponer el recurso de reconsideración. Además, que no se vulneró el principio del debido proceso, ya que los actos administrativos fueron debidamente motivados.
Además, la discusión en relación con el término MDP resulta irrelevante, ya que "MASISA modificó al interior de proceso administrativo su solicitud, señalando expresamente que el signo solicitado no reivindica el término MDP, extremo que quedó consentido al no haber sido cuestionada la modificación del signo”. No obstante lo anterior, los signos en conflicto coexisten en el mercado, lo que conlleva a que el público consumidor no incurra en riesgo de confusión. 4.4, 5.1. 5.2. 5.3.
De igual manera, señala que no se ha vulnerado el principio de razonabilidad, ya que la existencia de una acción de cancelación no implica que se deba suspender los procedimientos de solicitud de registros de marcas. Por parte de MASISA S.A.: Manifiesta que el acto administrativo demandado no es nulo. Analizó adecuadamente el problema jurídico.
La sociedad MASISA S.A. adquirió derechos sobre la marca mixta MASISA con anterioridad al primer uso del nombre comercial sustento de la oposición. En consecuencia, los signos en conflicto no son confundibles. Y que no se vulneró el principio de legalidad, ya que se presentó y se tramitó el recurso de reconsideración de conformidad con la normativa sobre la materia.
Al igual que no se vulneró el principio al debido proceso, ya que por la inacción del propio demandante se dejó de lado el debate de si la expresión MDP es de uso común. De igual forma indica que no se vulneró el principio de razonabilidad, ya que la suspensión del procedimiento administrativo de registro si existe una acción de cancelación no fue objeto de análisis en segunda instancia administrativa.
Sentencia de Primera Instancia:. El Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Ocho de 29 de septiembre de 2014, declaró infundada la demanda, argumentando que: “( ) En el presente caso, en el escrito de la demanda, no se advierte que la actora cuestione el extremo de la acción impugnada que declaro infundado la oposición de la demandante debido a la inexistencia de riesgo de confusión entre el signo solicitado MASISA MDP Y MACISA( ) mismo que ha quedado consentido, correspondiendo analizar únicamente los argumentos respecto a la presunta vulneración de legalidad, debido proceso y razonabilidad, ( ) respecto de los instrumentales presentados por MASISA S.A con el objeto de acreditar la denominación MDP(..Jal haberse concedido el recurso de reconsideración ( ) el tribunal ha actuado conforme a la normativa sobre la materia, no habiendo vulnerado el principio de legalidad.
( ) respecto a la vulneración del debido proceso ( ) el argumento planteado por la demandante en su recurso de apelación respecto al termino MDP, no fue materia de cuestionamiento en su oposición al registro del signo solicitado ( ) por tanto no correspondía que el Tribunal del INDECOP]I se pronuncie al respecto ( ) respecto a la vulneración del principio de razonabilidad ( ) pues la ley nacional da facultad discrecional a la entidad administrativa de suspender o no un procedimiento.
Por lo que no existe una norma imperativa que obligue a la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi a amparar SO el pedido de suspensión del procedimiento del registro del signo MDP MASISA, en consecuencia, no hay vulneración del principio de razonabilidad.” Recurso de Apelación: MACISA reiteró los argumentos expuestos en la demanda.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal b), 190, 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes y de oficio, se interpretará el artículo 195 de la misma normativa!, porque prevé el registro de los nombres comerciales en los Países Miembros.
La Corte Consultante realizó las siguientes preguntas: *1. ¿Cómo debe interpretarse el artículo 136 literal b)? en lo referido a: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-.) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (-.-) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
( ) Articulo 190 “Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.
Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.” Articulo 191 “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”.
Artículo 192 “El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del litular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.
Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda”. (..) Artículo 195 Para efectos del registro, la oficina nacional competente examinará sí el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el artículo anterior. Los Países Miembros podrán exigir la prueba de uso, conforme a sus normas nacionales.
Podrá ser aplicable al registro del nombre comercial la clasificación de productos y servicios utilizadas para las marcas”. (.J 1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. ¿Puede una palabra conformante de un signo denominativo (o mixto) ser considerada como una de uso común cuando el significado descriptivo de dicha palabra sólo sea reconocido como tal por un grupo de consumidores especializados, aún si los productos que distingue puedan ser adquiridos por consumidores no especializados? ¿Cómo debe calificarse el derecho de preferencia del titular de una marca en los casos en los que el titular de ésta solicita se registre una variante de la marca originalmente registrada? Si la nueva marca cuyo registro se solicita consiste en una variante del registro de marca original, en la que la nueva marca está conformada por la denominación (palabra) original más una partícula (palabra) adicional; si esta partlcula original que conforma la nueva marca no es reivindicada por el titular, de proceder el registro ¿implicaría la duplicidad de registro entre la marca originalmente inscrita y la nueva marca? ¿Cómo debe interpretarse el artículo 190 y 191 de la Decisión 4867, en lo referido a: Sí bien el nombre comercial se acredita con el primer uso, siendo el registro declarativo, ¿puede entenderse que en los casos en que el nombre comercial ha sido inscrito en el registro correspondiente, ya no es necesario evaluar el ámbito territorial de protección de dicho nombre comercial cuando se analiza el riesgo de confusión con una marca? ¿En el cotejo de riesgo de confusión entre una marca y un nombre comercial, cómo debe analizarse la continuidad del uso del nombre comercial a partir del primer uso?, ¿existe un parámetro de tiempo o periodo de evaluación (como en el caso de la cancelación por falta de uso)? ¿Qué sucede sí se acredita el primer uso y continuidad de uso por un periodo, y luego se suceden periodos de intermitencia en el uso? ¿Cómo debe interpretarse el artículo 192 de la Decisión 486, en lo relativo a la potestad del titular de un nombre comercial para impedir el uso de otro signo distintivo, en los siguientes supuestos? Si bien conforme criterio del Tribunal de Justicia Andino el nombre comercial debe ser protegido en todo el territorio nacional, ¿cómo debe analizarse la posibilidad de coexistencia entre dos signos distintivos (nombre comercial vs. marca) con similar estructura gráfica y fonética, igual Clasificación Intemacional de Niza y similar actividad comercial, pero que, tengan su ámbito de influencia económica delimitado en diferentes partes del territorio nacional? ¿Cómo analizar el riesgo de confusión entre un nombre comercial y una marca con similitud gráfica y fonética, actividad comercial similar, y con comercialización de productos de la misma Clasificación Internacional en los casos en los que la marca cuenta con un registro previo al uso del nombre comercial si en la realidad de los hechos ambos signos distintivos vienen coexistiendo en el mercado?, y en el caso contrario ¿cómo analizar el riesgo de confusión en el caso de que el nombre comercial acredite un primer uso previo al registro de la marca, si en la realidad de los hechos ambos signos distintivos vienen coexistiendo en el mercado?" 1.1.
1.2. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Ámbito de protección del nombre comercial al interior de los Países Miembros. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de Confusión. Riesgo de asociación. Las reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. Comparación entre signos denominativos simples y compuestos. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por términos de uso común. Los elementos no reivindicados (elementos explicativos).
La marca derivada. ¿Se debería suspender el trámite de registro de una marca cuando está pendiente una acción de cancelación por no uso de la marca opositora? La coexistencia de hecho de signos distintivos. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Ámbito de protección del nombre comercial al interior de los Países Miembros Se abordará el tema planteado por lo siguiente: (i) en el proceso administrativo interno se debatió la protección del nombre comercial MACISA; y (ii) la Corte Consultante realizó algunas preguntas en relación con la protección del nombre comercial al interior de los Paises Miembros.
De conformidad con lo anterior y con el ánimo de contestar cada una de las preguntas formuladas, el Tribunal desarrollará el tema propuesto dividiendo el análisis en dos partes: 1) momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial. Y 2) ámbito de protección territorial del nombre comercial al interior de los Países Miembros.? Se reitera la posición asumida por el Tribunal en las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: de 6 de febrero de 2013, expedida en el proceso 156-IP-2012; 19 de junio de 2013, expedida en el marco del proceso 40-IP-2013; 28 de agosto de 2013, expedida en el proceso 142-1P- 2013; de 17 de septiembre de 2014, expedida en el proceso 99-1P-2014; de 20 de mayo de 2015, expedida en el marco del proceso 192-1P-2014; 15 de julio de 2015, expedida en el proceso 324-1P-2014; y 27 de octubre de 2015, expedida en el proceso 35-1P-2015. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.
El artículo 136 literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial. El artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto. Se desprenden las siguientes características: 1.4.1.
El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado?, 1.4.2. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. 1.4.3. El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. 1.4.4.
El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social. Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial. Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial.
De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial se consagra bajo los siguientes parámetros: 1.6.1. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su primer uso. Esto quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo.
A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.
El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el titulo XI de la Decisión 486. 8 La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro de Marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral.
Lo anterior quiere decir que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la oficina de registro al realizar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tener en cuenta los nombres comerciales ya registrados y usados con anterioridad. 1.6.2. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, sustancial y constante.
Real quiere decir que se use materialmente en el mercado, es decir, que efectivamente identifique un comerciante determinado en el mercado. Sustancial, que su uso en el mercado mantenga los elementos esenciales. Y constante, que su uso sea permanente e ininterrumpido.* La prueba del uso en las condiciones mencionadas tiene dos efectos: 1.6.2.1.
Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 1.6.2.2. Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá impedir dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. El uso real, sustancial y constante podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.
Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
Sobre este asunto la Corte Consultante realizó las siguientes preguntas: Sobre el uso real y constante, se puede consultar la Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, expedida en el marco del Proceso 45-IP-98. 9 Cómo debe interpretarse el artículo 190 y 191 de la Decisión 486, en lo referido a: ¿En el cotejo de riesgo de confusión entre una marca y un nombre comercial, cómo debe analizarse la continuidad del uso de un nombre comercial a partir de su primer uso? ¿Existe un parámetro de tiempo o periodo de evaluación (como el caso de la cancelación por falta de uso)? ¿Qué sucede si se acredita el primer uso y continuidad de uso por un periodo, y luego se suceden periodos de intermitencia en el uso? Como ya se advirtió, el uso de un nombre comercial debe ser constante, es decir, continuo o permanente desde su primer uso.
Si el nombre comercial deja de usarse, su titular pierde el derecho en exclusiva, a no ser que demuestre una causal de justificación de conformidad con la normativa nacional interna. Por lo tanto, el derecho sobre el nombre comercial no puede ser protegido desde su primer uso, si su presencia en el mercado ocurrió de manera intermitente y sin justificación. De existir vacíos en relación con el uso del nombre comercial, el derecho sobre el mismo comenzaría a contarse desde el primer uso continuo; esto quiere decir que los usos anteriores e intermitentes no son protegidos.
Es muy importante aclarar que el uso del nombre comercial, de conformidad con lo manifestado, no se puede probar haciendo referencia a un periodo de tiempo cualquiera, ya que el uso debe ser ininterrumpido desde el primer día de actividad hasta el día en que se solicita su protección. En este sentido, de conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se deberá determinar desde cuándo el nombre comercial MACISA presentó su primer uso real, sustancial, efectivo y constante, de conformidad con lo establecido en la presente providencia. 1.7.
En conclusión, como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, se deberá, al momento en que el signo denominativo MDP MASISA fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial denominativo MACISA era real, sustancial, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino en todo el territorio nacional, de conformidad con lo que se explicará a continuación. 10 1.8. 1.9.
Ámbito de protección del nombre comercial al interior de los Países Miembros. De conformidad con la jurisprudencia mayoritaria de este Tribunal sobre este tópico*, el nombre comercial es un instrumento de la mayor relevancia en el mercado, como quiera que se erige en el mecanismo mediante el cual el empresario se inserta en el intercambio de bienes y servicios, no sólo generando recordación en todos los actores, sino tendiendo un puente entre su actividad empresarial, los productos o servicios que ofrece, y todos los sujetos que giran alrededor de su negocio (competidores, proveedores, consumidores, etc.).
Además, el nombre comercial es un signo distintivo realidad, es decir, parte de la práctica misma, de la manera real y efectiva como el empresario se enfrenta al mercado y, por lo tanto, debe protegerse de manera especial para no afectar dos de los principios básicos del derecho de propiedad industrial: a) el desarrollo de la actividad empresarial y b) la protección al consumidor. 1.10,El nombre comercial nace del uso constante, real y efectivo del signo 1.11. en el mercado y, en dicho contexto, naturalmente representa un recurso empresarial potente y práctico, pues a diferencia de una marca, el nombre comercial conecta la realidad inmediata del mercado con el derecho de propiedad industrial, y de ahí que la protección que se le otorga sea declarativa y no constitutiva.
Las marcas se protegen una vez se registran y pueden sobrevivir en el campo registral sin ser usadas. La figura de la cancelación por no uso si bien depura el registro de marcas, no opera sino después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca.
Esto quiere decir que el campo registral de marcas en un primer momento está deslindado del campo práctico del uso en el mercado, lo cual no ocurre en el ámbito de los nombres comerciales que se protegen porque realmente se usan. 1.12.Por todas estas razones, el nombre comercial debe tener una protección muy especial de conformidad con su naturaleza de signo distintivo realidad. 1.13.La protección del nombre comercial no está limitada a una fracción o localidad del territorio nacional, y tampoco se restringe a un área de influencia, pues si se prueba el uso del nombre comercial debe protegerse en la integridad del país así haya sido registrado o no, como ES: Sobre este asunto el Tribunal ha generado una linea jurisprudencial bien definida: Interpretación Prejudicial de 11 de febrero de 2009, expedida en el marco del proceso 114-1P- 2008;
Interpretación Prejudicial de 14 de octubre de 2010, expedida en el marco del proceso 109-IP-2010; Interpretación Prejudicial de 17 de septiembre de 2014, expedida en el marco del proceso 99-1P-2014; Interpretación Prejudicial de 20 de mayo de 2015 expedida en el proceso 192-1P-2014; Interpretación Prejudicial de 15 de julio de 2015, expedida en el marco del proceso 324-IP-2014, entre otras. 11 a así lo ha razonado el Tribunal al respecto, en congruencia con los antecedentes expuestos y las siguientes consideraciones: 1.14.
Como se advirtió, las figuras de protección de la propiedad industrial se soportan en dos principios básicos: a) la protección de la actividad empresarial y b) protección al consumidor. 1.15. Por lo tanto, al ser la actividad empresarial tan cambiante y mutante en relación con el movimiento del mercado, un signo como el nombre comercial conectado con dicha realidad, no puede protegerse de manera fraccionada argumentando que no tiene difusión nacional; hoy en día es muy común que en periodos cortos los empresarios penetren mercados y accedan a consumidores de diferentes partes.
El manejo de los canales tecnológicos, el desarrollo turístico, e inclusive la imbricación de actores en el mercado, hace que los productos y servicios tengan una gran movilidad empresarial. 1.16. En este sentido, limitar el nombre comercial a su ámbito de difusión es atentar contra el principio de la protección de la actividad empresarial, ya que dicho escenario no se presenta de manera estática.
Por lo general, lo que pretenden los empresarios es expandir su actividad comercial; no piensan en quedarse congelados en una localidad de territorio. Es evidente, entonces, que el nombre comercial debe tener una protección en todo el territorio del país miembro respectivo y no sólo en una parte del mismo. 1.17.Es importante tener en cuenta que las micro, pequeñas e inclusive algunas de las medianas empresas entran al mercado bajo el esquema del mercado real.
Es decir, primero se lanzan al comercio y posteriormente buscan la protección de sus bienes intelectuales. Es por esta razón que la figura del nombre comercial es importante para el desarrollo de las MIPYMES en países emergentes como los de la Comunidad Andina. impedir la expansión de estas industrias que entran al mercado mediante nombres comerciales, sería una barrera para el desarrollo comercial de la Región. 1.18.Sobre lo anterior, cabe resaltar que dentro de los puntos para el desarrollo social de la Comunidad Andina se incluye el desarrollo de la pequeña empresa en el espacio económico ampliado (artículos 129 y 130 literal e) del Acuerdo de Cartagena). 1.19.En este contexto, como antecedentes para los Lineamientos del Plan de Acción CAMIPYMES (2012-2017), encontramos lo siguiente: “A nivel latinoamericano se visualiza un fuerte impulso a la producción y el comercio, lo cual ha venido generando nuevos paradigmas de desarrollo basados en la tecnología y el incremento en la productividad y la competitividad”.
Asimismo, se 6 Comité Andino de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. y En el caso del MERCOSUR, el 30 de junio de 2008 se aprobó en el marco del Consejo de Mercado Común la Decisión N* 12/08, por la cual aprobó el Programa de Integración 12 viene dando una creciente importancia a las economías de escala en muchas ramas productivas, así como a las redes horizontales y verticales y distintos esquemas de fomento productivo basados en modalidades como la asociatividad.
El Acuerdo de Cartagena, norma originaria de la Comunidad Andina (Decisión 563), tiene referencias importantes sobre la promoción de la producción, tales como los artículos 129 y 130 que señalan, entre otras, la disposición de emprender acciones conjuntas destinadas a contribuir a la eliminación de la pobreza de las clases marginadas, adoptando diversos programas de desarrollo tales como los orientados a promover la participación de las pequeñas empresas y de circuitos de microempresas y empresas asociativas, asociadas en el mercado económico ampliado.
En_el ámbito andino, se puede señalar gue un importante porcentaje del tramado empresarial está conformado por micro y pequeñas empresas, para las cuales la flexibilidad y adaptabilidad constituyen ventajas de creciente relevancia, lo que compensa en parte sus limitaciones para una exitosa inserción en sus respectivas economías, como paso previo a un posible acceso a mercados externos. Por otro lado, en los últimos años se ha llevado adelante un extenso proceso de acercamiento, debate y búsqueda de consensos en la Comunidad Andina, en torno al tema de la MIPYME y cómo desarrollar aún más éste tema, que como países en desarrollo, los Paises Miembros lo asumen como importante y prioritario, tanto en el ámbito del desarrollo económico productivo, como en el ámbito social a través de la generación de fuentes laborales, que conlleva una cadena de crecimiento en sus respectivas economías.
( )” Subrayado por fuera del texto. 1.20.La Comunidad Andina ha puesto especial e importante énfasis a la protección de las MIPYMES y, en consecuencia, ha generado un entramado normativo que necesariamente debe ser el soporte para interpretación y aplicación de la normativa de propiedad industrial: 1.20.1. Decisión 749. Creación e implementación del Observatorio Andino de la MIPYME (OBAPYME). 1.20.2.
Decisión 748. Comité Andino de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CAMIPYME). 1.20.3. Decisión 702. Sistema Andino de Estadística de la MIPYME. Productiva, creándose el Grupo de Integración Productiva como responsable de la coordinación de este Programa. En el ámbito de UNASUR, el 23 de mayo de 2008, se suscribió el Tratado Constitutivo de la Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR) que contempla claramente entre sus objetivos especificos: la integración industrial y productiva, con especial atención en las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas, las redes y otras formas de organización productiva. 13 1,20.4, Resolución 1487.
Reglamento de Funcionamiento del Observatorio Andino de la MIPYME (OBAPYME). 1,20.5. Resolución 1260. Disposición Técnica para la Transmisión de Datos de las Estadísticas de MIPYME de los Países de la Comunidad Andina. 1.21.Además de lo anterior, en mercados tan conectados virtual y físicamente como los actuales, el consumidor puede incurrir fácilmente en error o confusión de múltiples maneras.
Si el sistema comunitario de protección de la propiedad industrial se limita a la protección del nombre comercial de manera fraccionada o local, se estaría abriendo un gran espacio para dicha confusión. Pensemos en un nombre comercial que hoy en día tiene un ámbito localizado de acción, pero que unos meses o en un par de años pudiese alcanzar gran recordación y fuerte penetración en diversos espacios geográficos; si hoy permitiésemos el registro de una marca idéntica o similar pensando en dicha condición geográfica, mañana podríamos exponer al público consumidor a un riesgo desmedido en su papel actor de consumo en el mercado.
Eso de ninguna manera es lo que pretende el sistema comunitario de protección de la propiedad intelectual. 1.22.Como corolario, se reitera una vez más que el nombre comercial, inscrito o no inscrito, debe ser protegido en todo el territorio nacional y no en una fracción del mismo. 1.23. La Corte Consultante realizó la siguiente pregunta: Si bien el nombre comercial se acredita con el primer uso, siendo el registro declarativo, ¿puede entenderse que en los casos en que el nombre comercial ha sido inscrito en el registro correspondiente, ya no es necesario evaluar el ámbito territorial de protección de dicho nombre comercial cuando se analiza el riesgo de confusión con una marca? 1.24.
En líneas arriba quedó sumamente claro que el nombre comercial se 2.1. protege en todo el territorio nacional. Como quiera que el derecho del nombre comercial nace con su uso y no con el registro, para la protección nacional del mismo no interviene para nada si fue o no inscrito, depositado o registrado. Es decir, tanto los nombres comerciales inscritos como los no inscritos, al probar su uso real, sustancial, efectivo y constante, deben ser protegidos en todo el territorio nacional y no en una fracción del mismo.
La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Las reglas generales para el cotejo de los signos distintivos Como que en el proceso interno se discute si los signos denominativos "MDP MASISA” y “MACISA”, son confundibles, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 14 2.2. 2.3. 24. 2.5. 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinaf, del siguiente tenor literal: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )”. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.
De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico? o semejante!? a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.
En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 55-1P-2013, del 8 de mayo de 2013; y 114-IP-2013 del 29 de agosto de 2013. Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos tos elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales.
Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrlan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 15 2.6. 2.7. 2.8. Por lo tanto, con el fin de resolver la controversia en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 2.6.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 2.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 2.6.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Asimismo es de tener en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de ser considerado los productos o servicios que se identifican con la marca, en este caso los productos amparados con los signos denominativos “MDP MASISA" y "MACISA”, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal.
En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas generales para el cotejo entre signos distintivos?!: 2.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.
Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-1P-2009. 16 2.8.2. 2.8.3. 2.8.4. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.
Comparación entre signos denominativos simples y compuestos De otra parte, como la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos denominativos, se debe proceder a compararlos teniendo en cuenta las siguientes reglas1?: 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 12 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 156-IP-2005, e Interpretación Prejudicial dele 22 de enero de 2014, en el Proceso 200-IP-2013,: 17 3.2.
Como el elemento denominativo en uno de los signos en conflicto es compuesto (cuando está conformado por dos o más palabras), y en el otro este elemento es simple (de una sola palabra), sin perjuicio de las reglas ya expuestas para realizar un adecuado cotejo se debe analizar además el grado de relevancia de las palabras en ambos signos y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros?3: 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5. 3.2.6.
Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera más poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 3.2.6.1.Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 3.2.6.2.Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. a Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 en el € Proceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 en el Proceso 26-1P- 2015 e, Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 en el Proceso 250-1P-2015. 13 3.3. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 3.2.6.3.
Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto MDP MASISA (denominativo) y MACISA (denominativo) para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, además de tener en cuenta las pautas de interpretación sobre los elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollaran a continuación en esta providencia. Análisis se registrabilidad de signos compuestos por expresiones de uso común. Los elementos no reivindicados (elementos explicativos) Como se argumentó en el proceso interno que la expresión MDP es de uso común, se abordará el tema en referencia con base en las pautas de interpretación trazadas por el Tribunal al respecto?*.
El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como frases, palabras, prefijos o sufijos, raices o terminaciones, pero si individualmente consideradas corresponden a denominaciones genéricas, de uso común o descriptivas, se debe tener en cuenta que las expresiones de esta naturaleza ante todo adolecen de aptitud distintiva para cumplir con la función de la marca, y correlativamente no pueden ser objeto de monopolio o dominio alguno porque están a la libre disposición de los comerciantes o empresarios para designar o describir sus productos.
De ahí que el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohíba el registro de signos de uso común en los siguientes términos: “No podrán registrarse como marcas los signos que: l.) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país. Sin embargo, es posible que expresiones, palabras o particulas de uso común al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que 14 Entre otras, en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2006 dentro del Proceso 151-IP-2006;
Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2010 dentro del Proceso 22-Ip-2010, Interpretación Prejudicial del 20 de mayo de 2015 del Proceso 184-1P- 2014 y la Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2016 del Proceso 327-1P-2015. 19 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.
En todo caso, debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que elementos propiamente descriptivos sean utilizados por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las expresiones, palabras o partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. No obstante lo anterior, si la exclusión de las particulas de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional los elementos descriptivos, bajo la premisa que el signo opositor tendría un grado de distintitividad débil, en cuyo escenario la Corte Consultante deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto.
De otra parte, los términos uso común en una clase determinada, pueden no ser así en otra. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es de tener en cuenta que hay productos y servicios con estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando dicha situación se podría establecer si el estatus descriptivo en una clase, afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.
Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo cual hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por tos comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación, se deberá determinar si la expresión MDP es de uso común en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, y a continuación deberá proceder a realizar la comparación excluyendo las palabras descriptivas que hubiere llegado a determinar, considerando, de ser pertinente, dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo 4.5.
La Corte Consultante realizó la siguiente pregunta: ¿Puede una palabra conformante de un signo denominativo (o mixto) ser considerada como una de uso común cuando el significado descriptivo de dicha palabra sólo sea reconocido como tal por un grupo de consumidores especializados, aún si los productos que distingue puedan ser adquiridos por consumidores no especializados? 20 S 4.9.
El significado descriptivo de una palabra no es lo otorga el carácter de uso común. No necesariamente un término descriptivo es de uso común; por ejemplo, la palabra acerbo!5 es descriptiva para comidas, pero no es de uso común en la Comunidad Andina. En consecuencia, para determinar si una palabra o expresión es de uso común en una clase determinada, no se debe investigar el significado de dicha palabra o expresión, ya que esto corresponde al ámbito de los signos descriptivos.
Lo que corresponde, entonces, es investigar el lenguaje ordinario, los usos y las costumbres al interior de los países miembros, para de esta manera determinar su uso habitual en una clase determinada. 4.10. Además de todo lo dicho anteriormente, es muy importante tener en 4.11. cuenta el argumento del INDECOPI consistente en que el signo solicitado fue modificado en el sentido de no reivindicar propiedad sobre el término MDP.
Si se determina que esto efectivamente ocurrió en el trámite administrativo, deberá establecer si dicho término tiene naturaleza de explicativo, ya que de lo contrario no podría haberse admitido como un elemento no reivindicado. Para concluir si el término MDP es explicativo, deberán cumplirse las siguientes condiciones: 4.11.1. Que se haga de buena fe.
La buena fe es un principio general del derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el marco de cualquier ordenamiento jurídico. En el campo del derecho de propiedad industrial, los actores del mercado deben actuar sin afectar a los titulares de los derechos intelectuales, al público consumidor y al comercio como tal; la utilización de cualquier signo distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar daño o perjuicio.
De lo que se trata, entonces, es que el mercado sea transparente y se desenvuelva de manera leal. 4.11.2. Que no se inserten para ser usados a título de marca. Los elementos explicativos no pueden ser registrados ni utilizados como marca, es decir, como distintivos de productos o servicios; de lo contrario, se estaría aprovechando de elementos no apropiables por el solicitante.
En consecuencia, al solicitar un signo acompañado con estos elementos, el peticionario deberá advertir a la oficina de registro de marcas que no se está reivindicando propiedad sobre dichos elementos, diferenciando claramente en su solicitud el signo a registrarse como marca de los aditamentos explicativos. A su vez, la oficina de registro de marcas deberá publicar el signo diferenciando claramente los elementos explicativos, ya que de lo contrario no existiría la información suficiente para los terceros interesados. 15 acerbo, ba.
Del lat. acerbus. adj Áspero al gusto, Tomado de http://dle.rae.es/srv/search?m=308w=acerbo. 21 5.2. 5.3. 4.11.3. Que se limite al propósito de identificación o información. Esta característica tiene que ver con la anterior. El propósito de utilizar elementos explicativos es para generar información cierta sobre los productos y servicios que se ofertan en el mercado.
Es una manera de generar en el público consumidor información transparente que le ayude en su libre elección. 4.11,4, Que no induzca al público consumidor a error. Lo que se quiere salvaguardar es que en el público consumidor no se genere riesgo de confusión o asociación. La normativa de marcas quiere que el comercio de bienes y servicios sea transparente, de buena fe y fluido.
Por tal razón, se pretende cuidar que la elección en el consumidor sea libre y consciente. La oficina nacional competente, al enfrentarse al registro de un signo acompañado de elementos explicativos, debe cuidar que dicho elemento no genere riesgo de confusión o asociación en relación con otros signos distintivos. Si se cumplen los requisitos mencionados, la oficina nacional competente procederá al registro del signo diferenciando, como ya se dijo, los elementos explicativos”.
Si no se cumple estos presupuestos, se hará el análisis de registrabilidad que corresponda. La marca derivada Como la Corte Consultante realizó dos preguntas que tienen que ver con la figura de la marca derivada, es necesario tratar el tema propuesto en concordancia con la línea jurisprudencial del Tribunal!S, Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos o conexos productos o servicios, donde el distintivo principal es dicha marca registrada con variaciones no sustanciales o elementos accesorios.
El fenómeno de la marca derivada se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula o elemento de uso común, descriptivo o genérico, ya que en éstas se suele incluir un elemento de Usanza general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos, o un elemento que describe el género, la calidad u otras características de los productos, y en esas condiciones sus titulares no pueden impedir que otros empresarios usen esa partícula o elemento en la conformación de otro signo distintivo.
En cambio, en el caso de una marca derivada, su titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común de su marca pueda ser utilizado por otra Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 5 de febrero de 2002, en el marco del Proceso 97-1P-2002; Interpretación Prejudicial de 14 de abril de 2005, en el marco del Proceso 9-1P-2005;
Interpretación Prejudicial de 20 de junio de 2006, en el marco del Proceso 55-IP-2006; Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2007, expedida en el marco del Proceso 140-1P-2007. 22 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. persona, por cuanto dicho elemento distintivo es el que identifica plenamente los productos o servicios que comercializa y, además, genera en el consumidor la impresión de que dichos productos o servicios tienen un origen común. La Corte Consultante realizó la siguiente pregunta: ¿Cómo debe calificarse el derecho de preferencia del titular de una marca en los casos en los que el titular de ésta solicita se registre una variante de la marca originalmente registrada? La solicitud de una marca derivada no otorga un derecho indefectible para su registro, pues la oficina competente debe establecer si se cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad y, en consecuencia, aunque se llegare a establecer que el signo solicitado para registro se deriva de una marca previamente registrada, deberá realizar el respectivo análisis de registrabilidad.
Es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar. Se debe tener en cuenta que la oposición que se presente contra una marca derivada no puede referirse únicamente al elemento distintivo, ya que éste hace parte del derecho adquirido previamente.
La oposición debe vincular los elementos accidentales y accesorios,*? salvo que la oposición se base en una marca idéntica o similar al elemento distintivo, y que fuera previamente registada a la marca supuestamente primigenia. Sobre este tema, la Corte Consultante realizó una última pregunta: ¿Si la nueva marca cuyo registro se solicita consiste en una variante del registro de la marca original, en la que la nueva marca está conformada por la denominación (palabra) adicional; si esta partícula adicional que conforma la nueva marca no es reivindicada por el titular, de proceder el registro ¿implicaría la duplicidad de registro entre la marca originalmente inscrita y la nueva marca? El titular de una marca denominativa que no reivindicó ciertos elementos, no tendrá ningún derecho sobre estos.
En el caso de que se solicite el registro una marca igual a una previamente registrada para los mismos productos o servicios, pero incluyendo elementos no reivindicados de conformidad con lo establecido en el punto 4 de la presente providencia, no estaríamos en presencia de una marca derivada sino de la duplicidad de una marca que ya fue inscrita.
Sobre el tema el tratadista Carlos Mascareñas ha indicado que: “Aquellas inscritas por el concesionario, que surgen de otra anteriormente registrada, que incluyan el mismo distintivo principal, pero variando los demás accidentes o elementos complementarios. Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de las mismas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al constar éste ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión".
(Mascareñas, Carlos. Nueva Enciclopedia Jurídica. Editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p. 908, citado en el Proceso 95- 1P-2002). 23 ES 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7.2. 7.3. ¿Se debería suspender el trámite de registro de una marca cuando está pendiente una acción de cancelación por no uso de la marca opositora? La demandante argumentó que el INDECOPI vulneró el principio de razonabilidad, ya que no suspendió el procedimiento de registro hasta que no se resolvieran las acciones de cancelación. Por su parte, el INDECOPI sostuvo que la existencia de una acción de cancelación no implica que se debe suspender los procedimientos de solicitud de registro de marcas.
De conformidad con lo anterior, se abordará el tema planteado. Los actos administrativos que conceden el registro de una marca gozan de presunción de legalidad; mientras no sean anulados o el registro de la marca concedida no sea cancelado por no uso, son válidos, vigentes y eficaces; por lo tanto, despliegan sus efectos jurídicos. En consecuencia, las marcas amparadas por dichos actos gozan de un derecho en exclusiva por parte de su titular.
Esto quiere decir que se deben proteger frente a infracciones y solicitudes de signos confundibles. Por lo tanto, una acción de cancelación en trámite no puede impedir, de ninguna manera, que el titular de la marca ejerza los derechos que se derivan del registro. En este orden de ideas, la solicitud de un signo confundible con una marca registrada previamente y objeto de una solicitud de cancelación, debe ser denegado.
En efecto, bajo el sistema comunitario andino de propiedad industrial, no se pude suspender el trámite de registro de una marca cuando está pendiente una acción de cancelación por no uso de la marca opositora. La coexistencia de hecho de signos distintivos. Como el INDECOP! argumentó que los signos en conflicto coexisten pacíficamente en el mercado, y toda vez que la Corte Consultante realizó algunas preguntas en relación con la coexistencia de hecho, se abordará el tema planteado.
El fenómeno denominado la "coexistencia pacífica de signos” consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo sin que hubiere problemas de confusión entre ellos. Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes.
Sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado 24 7A. 7.5. 7.6. 7.7. de tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos. Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrían incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro.
Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores. La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podria tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado).
En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otros, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados o relacionados con los signos en conflicto. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros) En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: 7.7.1.
Debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o de asociación. 7.7.2. La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual, es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica. 7.7.3.
Debe darse por un periodo prolongado de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor. El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que en relación con productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que en productos suntuarios. 7.7.4.
La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. 25 7.8. 7.9. 7.7.5. La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. En consecuencia, se deberá establecer si los signos mixtos MDP MASISA y MACISA coexisten pacíficamente en el mercado de conformidad con los parámetros vertidos en la presente providencia con el fin de evaluar si está circunstancia, junto con los demás elementos de juicio obrantes en el proceso, conducen a determinar la existencia o no de riesgo de confusión o asociación. La Corte Consultante realizó la siguiente pregunta: Si bien conforme criterio del Tribunal de Justicia Andino el nombre comercial debe ser protegido en todo el territorio nacional, ¿cómo debe analizarse la posibilidad de coexistencia entre dos signos distintivos (nombre comercial vs. marca) con similar estructura gráfica y fonética, ¡igual Clasificación Internacional de Niza y similar actividad comercial, pero que tengan su ámbito de influencia económica delimitado en diferentes partes del territorio nacional? 7.10.
Tanto la marca como el nombre comercial se deben proteger en todo el 7.7. 7.8. 7.9. territorio nacional así tengan un ámbito de influencia delimitado. Nada obsta para que sus titulares crezcan económicamente y puedan expandirse no sólo en todo a todo el territorio nacional, sino en todo el territorio comunitario andino. Ahora bien, si dos signos tienen ámbitos de influencia zonal bien delimitados, quiere esto decir que por el momento no comparten mercado y, en consecuencia, no habria coexistencia de hecho.
Sobre la protección del nombre comercial, se debe consultar el acápite D de la presente providencia. La Corte Consultante sobre el tema realizó las siguientes preguntas: ¿Cómo analizar el riesgo de confusión entre un nombre comercial y una marca con similitud gráfica y fonética, actividad comercial similar, y con comercialización de productos de la misma Clasificación Internacional en los casos en los que la marca cuenta con un registro previo al uso del nombre comercial si en la realidad de los hechos ambos signos distintivos vienen coexistiendo en el mercado?, y en el caso contrario ¿cómo analizar el riesgo de confusión en el caso de que el nombre comercial acredite un primer uso previo al registro de la marca, si en la realidad de los hechos ambos signos distintivos vienen coexistiendo en el mercado? En las dos hipótesis que plantea la pregunta y de conformidad con lo que se manifestó líneas arriba, en caso de existir coexistencia pacífica 26 de signos de conformidad con los requisitos plasmados en el punto 7.7., se deberá valorar dicha situación junto con otros elementos obrantes en el proceso, para de esta forma generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y servicios relacionados con los signos en conflicto.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 06016-2013-0-1801-JR- CA-25, la que deberá adoptarse al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. El señor Magistrado Hugo Ramiro Gómez Apac manifestó salvar el voto en el asunto de la referencia. (mo Cecilia huía Ayttón Quinteros MAGISTRADA Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.