Año XXXIII – Número XXXX Lima, 12 de octubre de 2016 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 629-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado, de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2013-00637. Referencia: Signos involucrados: MG (mixta) vs. enseña y nombre comercial AG AUTOMÓVILES (mixto) PROCESO 634-IP-2015 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2010-00189. Referencia: Marcas involucradas: DISPATCH (denominativa) vs DISPATCH (denominativa). PROCESO 637-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado (Colombia).

Expediente interno del Consultante: 2009-00312. Referencia: Marca DOGREL (denominativa) Para nosotros la Patria es América 12/10/2016 GACETA OFICIAL 2 de 42 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 19 de agosto de 2016 Proceso: 629-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado, de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-00637 Referencia: Signos involucrados: MG (mixta) vs. enseña y nombre comercial AG AUTOMÓVILES (mixto) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 3890, recibido el 25 de noviembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado, de la República de Colombia, solicita interpretación prejudicial de los artículos 136 literal b), 150, 190, 191 y 200 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00637; y, El Auto de 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: Mg Automóviles Ltda. 1 12/10/2016 GACETA OFICIAL 3 de 42 Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Demandado: República de Colombia. Tercero interesado: Saic Motor Co., Ltd. Hechos relevantes. 2. 2.1. El 5 de octubre de 2012, Saic Motor Co., Ltd., solicitó el registro de la marca MG (mixta) 1 para distinguir servicios comprendidos en la Clase 372, de la "Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas" instituida por el Arreglo de Niza ( en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.2.

El 15 de noviembre de 2012, se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 656. 2.3. Dentro del término oportuno, la sociedad Mg Automóviles Ltda. presentó oposición a la solicitud, argumentando ser titular de la enseña y nombre comercial MG AUTOMÓVILES vinculado al mercado de productos y servicios del sector automotor y en uso desde el año 1995.

Mli 2.4. El 30 de abril de 2013, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Expediente Administrativo No. 12-17680. 2 lnfonnación sobre la reparación, la instalación y reparación de equipos de calefacción, instalación, mantenimiento y reparación de maquinaria; instalación y reparación de aparatos de alumbrado, mantenimiento y reparación de vehlculos, estaciones de servicio para vehlculos, instalación y mantenimiento de equipamientos deportivos o de entretenimiento, limpieza de ventanas, instalación y reparación de aparatos eléctricos, instalación y reparación de aparatos de aire acondicionado. 2 GACETA OFICIAL 12/10/2016 4 de 42 25820, declaró fundada la oposición de Mg Automóviles Ltda. y denegó el registro de la marca MG (mixta), para distinguir los servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.5.

Tanto la sociedad Saic Motor Ca. Ltda. como Mg Automóviles S.A.S., interpusieron recurso de apelación en contra de la Resolución 25820. 2.6. El 19 de julio de 2013, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución 42488, revocó en apelación, la decisión contenida en la Resolución 25820 de 30 de abril de 2013, emitida por la Dirección de Signos Distintivos, concediendo el registro de la marca MG (mixta). 2.7.

La sociedad Mg Automóviles Ltda., demandó ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, la nulidad de la Resolución 42488 de 19 de julio de 2013. 2.8. El 11 de febrero de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado, de la República de Colombia, suspendió el proceso y solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda. Automóviles Mg Ltda., en la demanda de nulidad interpuesta contra la Superintendencia de Industria y Comercio, señala que: 3.1. La resolución emitida por la Administración afirma que, de una valoración de conjunto, el nombre comercial MG AUTOMÓVILES fue usado desde el 4 de enero de 2005, sin embargo, no resulta oponible al no poder ser considerado como un nombre comercial susceptible de protección. 3.2.

Conforme a las pruebas presentadas, se documentó el uso del nombre comercial MG AUTOMÓVILES desde el año 1995, por lo que cumple los requisitos contenidos en la norma comunitaria. 3.3. El socio de la actual compañía Mg Automóviles Ltda. desde el año 1995 inició actividades comerciales, tendientes a "dar y recibir vehículos en consignación con el objeto de comprar y vender por cuenta de terceros, la consecución de clientes para la compra y venta de vehículos automotores nuevos y usados", bajo la denominación Mg Vehículos y Cia. Ltda. 3.4.

Pese a que la sociedad Mg Vehículos y Cia. Ltda. fue liquidada mediante acta de 2 de diciembre de 2006, no cabe duda que utilizó de forma ostensible, continua e ininterrumpida las siglas MG como parte de su nombre comercial desde aquel año, y que, con la liquidación de 3 GACETA OFICIAL 12/10/2016 5 de 42 ésta, la sociedad Mg Automóviles asumió todas las obligaciones de Mg Vehículos y Cía. Ltda. continuando con su actividad mercantil y haciendo uso del nombre comercial sin interrupción alguna, esta vez cambiando el término "vehículos" por su análogo "automóviles". 3.5.

Pese a que no existe ningún contrato de cesión entre las sociedades Mg Automóviles Ltda. y Mg Vehículos y Cia. Ltda., que compruebe la enajenación de activos por parte de una sociedad a otra, sí existen otros elementos de prueba, de los cuales se puede inferir la transferencia del nombre comercial y con ésta la protección sobre las siglas MG de una sociedad a otra. 3.6.

De igual manera, los contratos de trabajo celebrados por Mg Automóviles Cia. Ltda. fueron asumidos y ejecutados por parte de Mg Automóviles quien se responsabilizó de todas las obligaciones laborales. 3. 7. La autoridad debe reconocer el uso del nombre comercial MG inicialmente VEHÍCULOS y posteriormente AUTOMÓVILES en el mercado automotor desde el año 1995. 3.8.

Aunque la sociedad Mg Automóviles Ltda. se encuentra haciendo uso del nombre y la enseña comercial MG AUTOMÓVILES en forma ininterrumpida desde 2004, conforme a la prueba existente en el proceso y a la normativa andina, el signo en cuestión es usado desde 1995, toda vez que Mauricio Guzmán ya identificaba su actividad comercial como MG VEHÍCULOS, y pese a que la sociedad fue liquidada el 2 de diciembre de 2006, no hay duda que se utilizó la sigla MG en forma ostensible como parte de su nombre comercial, cambiando vehículos por su análogo automóviles. 3.9.

Una vez demostrado el uso del nombre comercial, no puede desconocerse la protección que trae consigo el derecho que recae sobre el titular del nombre, y a partir de la cual, se legitima la oposición al registro de la marca MG (mixta). 3.10. MG {mixta) y MG AUTOMÓVILES, coinciden el elemento más distintivo de ambos que es MG, toda vez que el término AUTOMÓVILES, que es de uso común, complementario y accesorio, no le agrega ninguna distintividad al tratarse de servicios y productos del sector automotor, al tiempo que los signos confrontados son similares, en el aspecto fonético, incluso existiendo riesgo de confusión en lo ideológico o conceptual en la medida que el término de base MG, no tiene ningún significado concreto para el consumidor. 4.

Contestación a la demanda. 4 GACETA OFICIAL 4.1. 12/10/2016 6 de 42 La Superintendencia de Industria y Comercio responde lo que sigue: 4.1.1. El fundamento legal del acto administrativo acusado y expedido por la Oficina Nacional Competente se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia de marcas. 4.1.2.

La resolución acusada es producto de un examen de registrabilidad previo que se realizó para determinar si procedía el registro de la marca MG (mixta) fue debidamente motivada, y emitida en el marco de la razonabilidad tras evidenciar que no se incurrió en ninguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

A pesar de la presencia de semejanzas entre los signos enfrentados, se constató que éstas no son capaces de generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor. 4.1.3. Respecto del uso del nombre comercial o enseña comercial, el accionante en este asunto no tienen legitimación en la medida que no existe un contrato de cesión con el cual se acredite la continuidad en el uso del nombre comercial.

La demandante admite que la sociedad Mg Vehículos y Cía. Ltda. fue liquidada el 2 de diciembre de 2006, hecho del cual se establece la discontinuidad del uso de la enseña debido a liquidación de la empresa que la usaba y, por otra parte, la inexistencia de nexo comercial con la accionante en este asunto. 4.2. Saic Motor Co. Ltda. en el memorial de contestación señala: 4.2.1.

La Administración valoró la prueba y concluyó que no se encuentra probada la continuidad de uso de las siglas MG de la sociedad Mg Vehículos y Cía. Ltda. que fue liquidada en 2006, así como no existe prueba que evidencie la transferencia o enajenación de dicha sociedad a Mg Automóviles Ltda.; además, la indicada resolución establece que Mg Automóviles Ltda. es posterior y muy similar a la marca previamente registrada por Saic Motor Co., Ud. concedida por Resolución 20242 de 18 de septiembre de 1996. 4.2.2.

En el caso examinado la cuestión de fondo no es la similitud de signos ni la conectividad de las actividades identificadas con el nombre comercial, sino quien tiene el mejor derecho al signo distintivo MG (mixto) para identificar automóviles, sus partes y los servicios de fabricación y venta de los mismos. En tal circunstancia, el conflicto se soluciona a través de la figura del derecho de preferencia. 4.2.3.

La prueba anexada al expediente no demuestra un uso anterior de la marca MG anterior al 6 de junio de 1995, fecha en la que se solicitó el registro de la marca MG {mixta) cuyo registro fue concedido el 18 de septiembre de 1996. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 5 GACETA OFICIAL 12/10/2016 7 de 42 El tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del articulo 136 literal b), 150, 190, 191 y 200 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina3.

Procede la interpretación prejudicial solicitada, excepto del Articulo 150 por no ser aplicable al caso en análisis. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 3. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. La similitud gráfica, fonética, e ideológica. Riesgo de confusión directa e indirecta o de asociación. Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos.

El nombre comercial y el rótulo comercial o enseña, su protección y su prueba. Comparación entre signos mixtos. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, in directa y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 1.1.

Como en el proceso interno se discute si el signo MG {mixto) y el rótulo y enseña comercial MG AUTOMÓVILES son confundibles, es pertinente revisar el Artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal b), manifiesta que: 2. 3 Articulo 136.- "No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña. siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación".

(...) Articulo 190.- "Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa. o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de /as personas jurídicas. pudiendo ambas coexistir". Articulo 191.- "El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa".

( ) "Artículo 200.-La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regira por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada Pais Miembro". 6 GACETA OFICIAL 12/10/2016 8 de 42 ''Artículo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

( )". 1.2. Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta} y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales4 • 1.3.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 1.4. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cucndo el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.5.

Por lo tanto, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta} y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:.. 1.5.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006;

Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 7 GACETA OFICIAL 12/10/2016 9 de 42 1.5.3. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos5: 1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4.

Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican el signo solicitado. 1. 7.

Orientada por las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que s Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-JP-2009. 8 GACETA OFICIAL 12/10/2016 10 de 42 pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.8.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. 1.9. Por lo antes expuesto, en el caso en concreto, se deberá verificar si el signo solicitado crea o no confusión en el mercado, respecto de los signos opositores. 2.

El nombre comercial y el rótulo comercial o enseña, su protección y su prueba 2.1. Automotores Mg Ltda. afirma que se documentó con pruebas el uso del nombre comercial MG AUTOMÓVILES desde el año 1995, por lo que cumple los requisitos contenidos en la norma comunitaria. En este sentido se analizará la protección de la enseña y del nombre comercial. 2.2.

Se reitera la posición asumida por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2013, expedida en el marco del proceso 40I P-2013: "El artículo 136, literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial.

El articulo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones: • El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.6 Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.

El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión( ). 6 Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el tltulo XI de la Decisión 486.

En consecuencia, la nonna incurre en una imprecisión que será tratada en el literal F. de la presente Interpretación Prejudicial. 9 GACETA OFICIAL 12/10/2016 11 de 42 • Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. • El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. • El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social". 2.3.

La Decisión 486 no trae una definición normativa de enseña comercial. Se limita a disponer en el artículo 200, Título XI, "De los Rótulos o Enseñas", que: "La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro." 2.4. La enseña comercial se ha definido de la siguiente manera: "La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil". 7 2.5.

El anterior concepto de enseña, se encuentra cobijado dentro del establecido en el Artículo 190 de la Decisión 486 sobre nombre comercial, ya que éste se refiere también a cualquier signo que identifique a un establecimiento mercantilª. 2.6. Surge la pregunta obligada: ¿el nombre comercial y la enseña comercial son lo mismo?s 7 PACHÓN MUÑOZ Manuel.

"MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL•. Pág. 127. Ed. Temls, Bogotá, Colombia, 1984. Igualmente, algunas legislaciones de los Países Miembros definen la enseña comercial de la misma manera. Se puede ver el artículo 583, numeral 5. "CÓDIGO DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIN, que dispone: "Se entiende por enseña el signo que utiliza una empresa para identificar su establecimiento" 8 Proceso 5-IP-2012. 9 Ibídem. 10 12/10/2016 GACETA OFICIAL 12 de 42 2.7.

La respuesta es no, pues, el primero identifica la actividad comercial de un empresario determinado, mientras que el segundo identifica un establecimiento mercantil1 º. 2.8. El Tribunal advierte, que la intención del legislador fue diferenciar la figura del nombre comercial, de la del rótulo o enseña comercial; por tal motivo, introdujo dos Títulos diferentes, X y XI, para tratar las figuras de manera independiente11. 2.9.

El legislador comunitario incurrió en una imprecisión al extender el concepto de nombre comercial, tal y como se determinó en el mencionado articulo 190 12. 2.10. No obstante, ello la diferenciación es meramente conceptual, ya que las normas que regulan la protección y el depósito de las figuras son las mismas. Además, el propio artículo 200 dispone que la protección y el depósito de las enseñas y los rótulos se regirán por las normas relativas al nombre comercial1 3• 2.11.

Por lo tanto, lo que se determinó en relación con la protección del nombre comercial es aplicable igualmente a la protección de la enseña comercial; la cual, se soporta en dos factores: 14 2.11. 1.1. Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. 2.11.1.2.

Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. (artículo 136, literal b, de la Decisión 486). 2.12. En el caso en análisis, se deberá definir si en efecto la enseña y nombre comercial MG AUTOMÓVILES cumplen con lo antes expuesto.

Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial. 2.13. La autoridad al valorar la prueba, concluyó que no se probó la continuidad de uso de las siglas MG de la sociedad Mg Vehículos y Cía. 10 11 12 lbldem. Proceso 19-IP-2013. Proceso 162-IP-2012. 13 Proceso 18-IP-2011. 14 Ibídem. 11 GACETA OFICIAL 12/10/2016 13 de 42 Ltda. que fue liquidada en 2006, así como que no existe prueba que evidencie la transferencia o enajenación de dicha sociedad a Mg Automóviles Ltda. Indica que el nombre comercial de Mg Automóviles Ltda. es posterior y muy similar a la marca previamente registrada por Saic Motor Co., Ud. concedida por Resolución 20242 de 18 de septiembre de 1996. 2.14.

Por su parte la solicitante afirma que pese a que no existe ningún contrato de cesión entre las sociedades Mg Automóviles Ltda. y Mg Vehículos y Cia. Ltda., que compruebe la enajenación de activos por parte de una sociedad a otra, sí existen otros elementos de prueba, de los cuales se puede inferir la transferencia del nombre comercial y con ésta la protección sobre las siglas MG de una sociedad a otra. 2.15.

Por lo antes expuesto, se analizará la protección de un nombre comercial y los requisitos necesarios con los que debe cumplir. 2.16. Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. 2.17. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso.

Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.

El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: "El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores ( ) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se 12 GACETA OFICIAL 12/10/2016 14 de 42 encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia ( ) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro." {Proceso 45-IP-98.

Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 581, de 12 de julio de 2000). c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. 2.18.

A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, en el que el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. 2.19.

Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor. 2.20.

La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la oficina de registro marcario haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que, de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro Marcario al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados15• 2.21.

El uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 1s Revisar Proceso 99-IP-2014. 13 GACETA OFICIAL 12/10/2016 15 de 42 2.22.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 2.23.

En conclusión, el uso ininterrumpido es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, por lo que en el caso en concreto se deberá analizar desde cuando la sociedad Automóviles Mg Ltda. usó en el mercado el nombre comercial MG AUTOMÓVILES y que dicho uso se era real, efectivo y constante en el mercado, y si no era similar o idéntico a otros en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino. 3.

Comparación entre signos y mixtos 3.1. Como la controversia informa de la presunta confusión entre signos mixtos, es necesario señalar las reglas para compararlos. 3.2. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

La jurisprudencia indica: "La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado". 16 3.3. De acuerdo con la doctrina especializada, "en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores". 17 3.4.

Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si, por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión 16 17 V Proceso 55-IP-2002, publlcado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 46-IP-2008. Marca:" PAN AMERICAN ASSISTANCE" {mixta). 14 de mayo de 2008. 14 GACETA OFICIAL 12/10/2016 16 de 42 entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 3.4.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 3.4.2.

Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 3.4.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 3.4.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.5.

En el presente asunto, como el elemento denominativo de los opositores es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros18: 3.5.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 3.5.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la pala bra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 18 3.5.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 3.5.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudlcial del 24 de julio de 2013 en el Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 en el Proceso 26-IP2015 e, Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 en el Proceso 250-lP-2015. 15 GACETA OFICIAL 12/10/2016 17 de 42 servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 3.5.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. En el presente caso es muy importante que la Corte Consultante tenga en cuenta lo plasmado en el numeral 3 de la presente providencia, con el fin de determinar si la palabra PLUS es genérica. 3.5.6.

Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 3.5.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 3.5.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 3.5.6.3.

Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 3.6. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2013-00637, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 16 GACETA OFICIAL 12/10/2016 18 de 42 Cecilia Luu�s MAGISTRADA � Hugo R iro Gómez\Apac M GISTRADO \ De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente lnte retación Prejudicial el Presidente y el Secret ·o. SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17 12/10/2016 GACETA OFICIAL 19 de 42 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de agosto de 2016 Proceso: 634-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2010-00189 Referencia: Marcas involucradas: DISPATCH (denominativa) vs DISPATCH (denominativa) Magistrado Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 3884, recibido el 26 de noviembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado, de la República de Colombia, solicita interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00189; y, El Auto de 19 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: AVANTEL S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC), República de Colombia. 12/10/2016 GACETA OFICIAL Tercero interesado: 2. 20 de 42 Modular Mining Systems, lnc. Hechos relevantes 2.1. El 24 de octubre de 2007, MODULAR MINING SYSTEMS, INC., solicitó el registro de la marca DISPATCH (denominativa) 1, para distinguir productos de la Clase 92 de la "Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas" instituida por el Arreglo de Niza (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.2.

El 31 de diciembre de 2007, se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 584. 2.3. El 13 de febrero de 2008, AVANTEL S.A. presentó opos1c1on fundamentada en ser titular de la marca DISPATCH (denominativa)3 para amparar servicios de la Clase 384 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.4. El 17 de octubre de 2008, la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante Resolución 39421, declaró infundada la oposición de AVANTEL S.A. y concedió el registro de la marca DISPATCH (denominativa), para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación de Niza. 2.5.

El 18 de noviembre de 2008 AVANTEL S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución 39421. 2.6. El 22 de octubre de 2008, por Resolución 54602, la División de Signos Distintivos de la SIC, resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución 39421. 2.7. El 28 de enero de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución 2580, resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución 39421. 1 Expediente Administrativo 07-112235. 2 Sistemas de control electrónico para ser utilizados en operaciones de minería con fosa abierta, comprendiendo una computadora digital, terminales input i Eoutput., paneles electrónicos de campo asociados con camiones, palas y trituradoras y equipo de mineria relacionada utilizada dentro de la fosa abierta en la mina para recibir y mostrar información remota desde la mencionada computadora digital, y equipo de telemetría de datos para vincular los mencionados paneles de campo con la computadora digital. 3 Certificado 283018. 4 Telecomunicaciones. 2 GACETA OFICIAL 12/10/2016 21 de 42 2.8.

El 17 de marzo de 2010, AVANTEL S.A., demandó ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, la nulidad de las Resoluciones 39421 y 54602 de 17 y 22 de octubre de 2008, y 2580 de 28 de enero de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.9. El 19 de marzo de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado, de la República de Colombia, suspendió el proceso y solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda AVANTEL S.A., en la demanda de nulidad interpuesta contra la Superintendencia de Industria y Comercio, señala: 3.1. El presupuesto fundamental que determina la aplicabilidad de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es que exista un verdadero riesgo de confusión o asociación para los consumidores que van a encontrar en el mercado los productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, identificados por marcas confundibles perteneciente a diferentes personas. 3.2.

Si la administración hubiera efectuado correctamente el análisis de registrabilidad y aplicado los criterios que señala la jurisprudencia andina al cotejo del signo solicitado frente a la marca registrada para distinguir productos de la Clase 9 Internacional, y hubiese concluido sobre la clara conexión competitiva existente que influye en riesgo de confusión al tratarse de signos idénticos que comparten unos mismos canales de comercialización y medios de publicidad, y de la igual forma que podrían dirigirse a un mismo consumidor. 3.3.

Es necesario tener en cuenta que la marca concedida a favor del solicitante protege equipos y sistemas electrónicos y la marca de igual denominación de dominio de AVANTEL S.A. protege servicios relacionados con telecomunicaciones los cuales cumplen la función de transmitir datos y son desarrollados y ejecutados mediante equipos electrónicos.

Es de suponer que existe una alta probabilidad de generar confusión en cuanto al origen empresarial. 3.4. En el análisis es necesario identificar que el hecho que un servicio o producto bastante similar tenga aplicación en actividades comerciales desiguales no los hace diferentes ni necesariamente evita la confusión entre los clientes. 3.5.

Se desconoció el Artículo 134 de la Decisión 486 por el cual es fácil establecer que la marca DISPATCH no es apta para distinguir en el 3 GACETA OFICIAL 12/10/2016 22 de 42 mercado productos de la Clase 9 Internacional ya que la naturaleza de los productos y la relación con los productos de la marca registrada es un obstáculo directo para su registro. 4.

Argumentos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio respondió enunciando los siguientes argumentos: 4.1. La distintividad es el registro esencial que reviste el signo para ser registrable como marca pues solo a base de ella se podrá diferenciar un producto originario de un empresario, del producto o servicio de otro empresario estableciendo la procedencia o el origen empresarial, así como fijando una determinada competencia a base de la calidad de los productos ofrecidos. 4.2.

En el presente caso los signos enfrentados presentan similitudes susceptibles de generar confusión en su aspecto visual, ortográfico, fonético y conceptual; presupuesto que no es suficiente para establecer su confundibilidad en el mercado, pues como lo advirtió el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina "al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen las marcas, la similitud de los signos no impedirá el registro de la marca que se solicite".

Así, al comparar los productos de la Clase 9 que se pretende distinguir con el signo cuyo registro se solicita y aquellos servicios de la Clase 38 que distingue la marca opositora, no existe relación. 4.3. l Además de ser protegidos por diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza, atienden a diversas finalidades, satisfacen necesidades divergentes entre las cuales no existen intercambiabilidad o complementariedad alguna; están orientados a deferentes grupos de consumidores y son comercializados por diferentes canales. 4.4.

Los productos a distinguir con el signo solicitado buscan satisfacer necesidades relativas a la producción de sistemas electrónicos para ser utilizados en operaciones de minería, mientras que la marca opositora se refiere a servicios cuya finalidad son las comunicaciones a distancia entre personas. MODULAR MINING SYSTEMS, INC., en el escrito de contestación, señala que: 4.5.

La marca DISPATCH (denominativa) a nombre de AVANTEL S.A. no causa riesgo de confusión o asociación con la marca DESPATCH (denominativa) solicitada, pues la diferencia de productos y servicios a distinguir por cada una de éstas permite que convivan en el mercado. 4 GACETA OFICIAL 12/10/2016 23 de 42 4.6. No le asiste razón a la actora cuando acusa falta de análisis de registrabilidad, toda vez que estetoma en cuenta dos aspectos, respecto a la similitud o semejanza de los signos y respecto a los productos o servicios a distinguir por ellos.

A simple vista comparten la misma denominación; sin embargo, los servicios que son distinguidos en ambos casos son diferentes y no presentan ningún riesgo de confusión para el consumidor. 4. 7. La finalidad de los servicios de telecomunicaciones no es la misma que aquella cuyos productos son usados exclusivamente en el campo de la minería; tampoco comparten los mismos canales de comercialización. 4.8.

La sociedad AVANTEL S.A. se dedica exclusivamente a prestar servicios de telecomunicaciones y no por ello debe encontrar una supuesta relación con para uso exclusivo en el campo de la minería, por lo que se aplicó correctamente el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 pues no se encontró la suficiente relación entre los productos y servicios que distinguen las marcas como para que el consumidor asuma que provienen de un mismo empresario aplicando el criterio de la especialidad de los productos y servicios. 4.9.

La actora sostiene que la marca DISPATCH (denominativa) solicitada no es apta para distinguir en el mercado productos cuya naturaleza y relación con los productos de la marca previamente registrada por AVANTEL S.A. son un obstáculo para obtener, no obstante, entre los productos comprendidos en una Clase y los servicios protegidos por otra, en el caso concreto no guardan ninguna relación competitiva y su aplicación y finalidad no es la misma no existiendo violación alguna del Artículo 134 de la Decisión 486.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS El tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 5 • Procede la interpretación prejudicial únicamente del Artículo 136 literal a) y no del Artículo 134 toda vez que el tema no está relacionado con la causal de irregistrabilidad de un signo por falta de distintividad. c. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 5 "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anterionnente solicitada para registro o registrada por un tercero, para /os mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...r. 5 GACETA OFICIAL 12/10/2016 24 de 42 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, e ideológica. Riesgo de confusión directa e indirecta o de asociación. Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos. 2. Comparación entre marcas denominativas. 3. Conexión competitiva entre productos de la Clase 9 y servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta o de asociación. Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos. 1.1. Como en el proceso interno se discute si los signos denominativos DISPATCH son confundibles, es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: "Artículo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) 1.2. sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )" Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales6 • 1.3.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 6 Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006;

Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 6 GACETA OFICIAL 12/10/2016 25 de 42 1.4. En cuanto al riesgo de asociac1on, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.5.

Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos7: 1.6.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en e1 marco del Proceso 24-IP-2009. 7 (9 f GACETA OFICIAL 12/10/2016 26 de 42 1.6.3.

El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta por la Corte Consultante al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto. 1.7.

Orientada por las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.8. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. 2.

Comparación entre signos denominativos 2.1. Como la controversia informa de la presunta confusión entre signos denominativos, es necesario señalar las reglas para compararlos. 2.2. Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar8. e Proceso 15-IP-2013, marca: MKOLKANA" (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013. 8 GACETA OFICIAL 12/10/2016 27 de 42 2.3.

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, se debe tomar en cuenta los siguientes criterios: 2.3.1. Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.2.

Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.3. Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.4. Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4.

En este orden de ideas, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos DISPATCH y DISPATCH. 3. Conexión competitiva entre productos de la Clase 9 y servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza 3.1. El signo solicitado DISPATCH (denominativo) ampara productos de la Clase 9, mientras que la marca opositora DISPATCH (denominativa) servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.2.

En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos y servicios ubicados en distintas clases, se deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva. 3.3. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Articulo 151 de la Decisión 486.9 9 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.• •Articulo 151. - Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, las Palses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. 9 GACETA OFICIAL 12/10/2016 28 de 42 3.4.

Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 10 3.5.

Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza 11 Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines 12, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.

Es posible Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no detenninarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente." (Subrayado agregado) 10 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 11 El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza enlre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor.

Véase, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. 12 Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13. 10 GACETA OFICIAL 12/10/2016 29 de 42 considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) complementariedad de los productos. 13 o En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 14 Respecto del criterio de sustituibi\idad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro15.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su 13 Esto es, tomando en cuenta las caracterlsticas, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios. 14 De modo referencial ver, Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNANDEZ NOVOA, Carlos.

Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAW. Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. 15 En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOM{A. MICROECONOM{A n. [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: "El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relatívos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos·.

Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<https:/lbooks.qoogle.com.edbooks?id-ld8l68bW3eoC&pq=PA247&dq-microeconomia +efecto+sustitucion&hl=es&sa=X&ved=OahUKEwiQmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXcQ6AEIJTA C#v=oneoaqe&g=microeconomia%20efecto%20sustitucion&f=false> (visitado el 9 de mayo de 2016). 11 f GACETA OFICIAL 12/10/2016 30 de 42 finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 3.6.

Conforme los criterios señalados, de deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre si para las mismas finalidades y/o son complementarios.

Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva. 16 3.7.

En consecuencia se deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el Articulo 136 literal a) de la Decisión 486, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas, o se lo asocia el producto o servicio a un origen empresarial distinto.

Asimismo, debe considerar que, cuando se dan los criterios de conexión competitiva, los mismos deberán aplicarse cuando concurran en forma clara y en grado suficiente y no en forma aislada. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2010-00189, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. Ver Interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP�2015 de fecha 10 de junio de 2016. 12 12/10/2016 GACETA OFICIAL 31 de 42 Cecilia u�eros MAGISTRADA miro Gómez Apac AGISTRADO' _,) De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la present erpretación judicial el Presidente y el Secret io.

Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 13 12/10/2016 GACETA OFICIAL 32 de 42 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 19 de agosto de 2016 Proceso: 637-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado (Colombia) Expediente interno del Consultante: 2009-00312 Referencia: Marca DOGREL {denominativa) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 3880, recibido el 26 de noviembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado de la República de Colombia, solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 135 literales b) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno 2009-00312.

El Auto de 22 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: SANOFI-AVENTIS Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero interesado: LABORATORIOS BLASKOV LTOA. GACETA OFICIAL 2. 12/10/2016 33 de 42 Hechos relevantes 2.1. El 14 de marzo de 2005, Laboratorios Blaskov Ltda. (en adelante, Blaskov) solicitó 1, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en lo sucesivo, la SIC), de la República de Colombia, el registro de la marca DOGREL (denominativa), para distinguir "productos farmacéuticos" comprendidos en la clase 5 de la "Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas" instituida por el Arreglo de Niza (en lo sucesivo, la Clasificación Internacional de Niza). 2.2.

El 29 de abril de 2005, se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 551. 2.3. Sanofi-Aventis formuló oportunamente oposición por cuanto consideró que el signo solicitado DOGREL (denominativo) carecía de distintividad por ser genérico, toda vez que deriva de la expresión "clopidogrel", término genérico referido a un medicamento determinado. 2.4.

El 24 de julio de 2006, la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante Resolución 19304, concedió el registro de la marca DOGREL (denominativa). 2.5. Blaskov interpuso recurso de apelación contra la Resolución 19304, pronunciada por la División de Signos Distintivos de la SIC. 2.6. El 27 de setiembre de 2006, mediante Resolución 25814, la División de Signos Distintivos de la SIC confirmó la Resolución 19304. 2.7.

El 8 de enero de 2009, mediante Resolución 51, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la Resolución 19304. 2.8. El 11 de mayo de 2009, Sanofi-Aventis interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones 19304, 25814 y 51, expedidas por la SIC. 2.9. El 1O de abril de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado, de la República de Colombia, determinó suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Expediente administrativo 05-23513. 2 GACETA OFICIAL 3. 12/10/2016 34 de 42 Argumentos de la demanda Sanofi-Aventis presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho alegando lo siguiente: 3.1. Según el "UPS Dictionary of USA and lntemational Drug Names", recurso oficial para la consulta de nombres de productos farmacéuticos y drogas en general, el término "clopidogrel" corresponde a la denominación comúnmente utilizada para identificar el agente farmacéutico activo, útil como antitrombótico, perteneciente a una clase de medicamentos llamados antiplaquetarios, que según el mismo documento es el nombre usado comúnmente para identificar productos que ayudan a prevenir la formación de coágulos, accidentes cerebrovasculares y ataques cardiacos. 3.2.

Sobre la registrabilidad de término genéricos o similares a ellos, que carecen de distintividad, indicó que el Programa sobre Nombres Internacionales No Patentados (INN), de la Organización Mundial de la Salud, estableció una lista de raices comunes para químicos y productos farmacológicos, con el fin de que no sean expresiones y comprometen la seguridad de los pacientes, expresiones entre las cuales se encuentra "clopidogrel". 3.3.

"Clopidogrel" es un signo genenco, que carece de la distintividad necesaria para diferenciar los productos que identifica de otros en el mercado, razón por la cual considera que conceder su uso implica la violación de las marcas que prohíben el registro de marcas que "consisten exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate". 3.4.

La expresión DOGREL no exige de un esfuerzo mental para que el consumidor lo asocie con un producto. En consecuencia, el signo DOGREL (denominativo) no es evocativo, ya que para serlo habría tenido que darle otro sentido a los vocablos que lo componen, es decir, un sentido que no diera luces al consumidor sobre la idea del producto. 3.5. En todas las referencias, existe consenso en cuanto a que la sustancia, componente esencial del producto que se pretende distinguir, es conocida comúnmente como "clopidogrel", al ser esta la denominación estándar o genérica, que de acuerdo con el programa "lntemational Nonproprietary Names" (INN), de la Organización Mundial de la Salud, debe corresponder a dicho compuesto. 4.

Argumentos de la contestación a la demanda 4.1. La SIC presentó contestación a la demanda sosteniendo lo siguiente: 3 GACETA OFICIAL 12/10/2016 35 de 42 a) En cuanto al establecimiento de la dimensión genérica de un signo, debe realizarse según cada caso en concreto, según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto o servicio que pretenda distinguir, considerando las características de este y el nomenclátor de que haga parte.

En esos términos, señaló que uno o varios elementos pueden constituir un signo genérico en relación con un tipo de servicios o productos, pero no en relación con otro. Además, la dimensión genérica de tales elementos puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y aptitud distintiva suficiente para ser registrados como marca. b) El primer elemento hace referencia a los signos, entre los cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético.

El segundo elemento, a la necesidad de analizar los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto. Así las cosas, para que se deniegue una solicitud de registro de marca, se requiere que concurran los dos elementos mencionados, pues uno de ellos, no es suficiente para aplicar la causal relativa a la irregistrabilidad. Finalmente, en cuanto a la conexión competitiva entre productos y/o servicios para determinar su existencia, como se indicó con anterioridad, se parte del principio de especialidad, el cual da alcance a la protección del registro de marcas con relación a los productos o servicios que ampara el registro anterior. c) El signo DOGREL (denominativo), solicitado para distinguir "productos farmacéuticos" comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, no es el mismo signo que el accionante refiere como genérico, por el contrario, se aleja desde el punto de vista ortográfico y fonético, por cuanto no reproduce la expresión genérica. d) La expresión DOGREL no se asimila a la expresión genérica, sino que, por el contrario, la primera cuenta con distintividad suficiente.

En consecuencia, se tiene que la expresión DOGREL no se haya incursa en ninguna causal de irregistrabilidad contemplada en la Decisión 486, por lo que la oficina de marcas otorgó en debida forma su registro. e) El signo solicitado DOGREL (denominativo) posee aptitud distintiva para ser considerado como marca y no reproduce una expresión genérica. 4.2.

Blaskov, tercero interesado en el proceso interno, presentó contestación a la demanda, oponiéndose a las pretensiones de la demanda: 4 GACETA OFICIAL B. 12/10/2016 36 de 42 a) La marca DOGREL {denominativa) es registrable porque se trata de una expresión que contiene letras que crean una expresión distintiva. b) Desde un punto de vista ortográfico y fonético, la expresión DOGREL {denominativo) y el nombre técnico "clopidogrel" presentan diferencias determinantes que penniten su individualización, pues la raíz "clopi-", del genérico "clopidogrel" le da características gráficas y fonéticas diferentes. c) No es cierto que la expresión DOGREL, al consistir en una derivación de la expresión CLOPIDOGREL no goza de la característica esencial de distintividad; por el contrario, si la anterior afinnación fuera cierta, la SIC no habría concedido marcas que contienen letras o parte de expresiones genéricas, como por ejemplo la marca CIPRO (ciprofloxacino), DORZOLAM (dorzolamida), DICLOCIL (dicloxacilina), SALBUTAN (salbutamol) y muchas otras que se encuentran siendo comercializadas en el mercado y que cuentan con la capacidad de diferenciar sus productos o servicios de otras, logrando que el consumidor pueda diferenciarlas. d) No es posible afinnar que una parte (DOGREL) de un nombre genérico, sea el nombre genérico (CLOPIDOGREL), por cuanto esto seria confundir "el todo" con "una parte". e) Especial mención merece el caso de las marcas CIPRO y DORZOLAM, que son las raíces del nombre genérico, las cuales, durante mucho tiempo, han estado en el mercado sin que se haya presentado confusión en el mercado ni reclamos o demandas por supuestamente tratarse de una raíz genérica.

NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 135 literales b) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada2• 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. "Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

(... ) ( r. 5 GACETA OFICIAL 12/10/2016 37 de 42 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. lrregistrabilidad de signos por falta de distintividad intrínseca Signos genéricos Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por falta de distintividad intrínseca 1.1.

Se desarrollará el presente tema en virtud de que, en el proceso interno, se discute la aptitud distintiva intrínseca, requerida para la concesión del registro, del signo DOGREL (denominativo), solicitado por Blaskov. 1.2. Al respecto, de conformidad con el literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se prohíbe el registro como marcas de signos carentes de distintividad, la cual se entiende como referida a la "distintividad intrínseca", por cuanto los Artículos 134, 135 y 137 se encuentran relacionados a la distintividad de un signo en general y, en consecuencia, el citado literal b) del Artículo 135 se trataría propiamente de una disposición normativa que supone un supuesto normativo específico {falta de distintividad intrínseca del signo solicitado a registro de marcas). 1.3.

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, distinguir y diferenciar en el comercio determinados productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario identifique su origen empresarial. 1.4. La distintividad es considerada como la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca, constituyendo el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial3. 1.5.

Se reconoce, tanto la aptitud distintiva intrínseca, como la capacidad distintiva extrínseca. La primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda a su carácter no confundible respecto a otros signos anteriores o con un mejor derecho. 1.6. De esta manera, las causales de irregistrabilidad relativa contempladas en el Artículo 136 de la Decisión 486 comportarían propiamente supuestos de falta de distintividad extrínseca; mientras que las causales de irregistrabilidad absoluta contempladas en el Artículo 135 se refieren a 3 Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro de los Procesos 50-IP-2014 de 26 de agosto de 2014 y 122-IP-2013 de 16 de julio de 2013. 6 GACETA OFICIAL 12/10/2016 38 de 42 supuestos nonnativos relativos a la falta de distintividad intrínseca.

En tal virtud, el Artículo 135 literal b) debe relacionarse necesariamente con alguna de las referidas causales de irregistrabilidad absoluta o supuestos de falta de distintividad intrínseca contenidos en el Artículo 135. 1. 7. En el presente caso, se controvierte el carácter genérico del signo solicitado DOGREL (denominativo), vale decir, la configuración de la causal de irregistrabilidad contemplada en el Artículo 135 literal f), relativa a la prohibición de registro de signos consistentes únicamente en un nombre genérico o técnico del producto o servicio que se pretende distinguir.

En tal virtud, se completará el presente análisis con lo desarrollado respecto al supuesto nonnativo de falta de distintividad que se discute en el caso concreto (genericidad del signo solicitado). 1.8. En consecuencia, el Tribunal consultante deberá verificar que, en los actos impugnados, se haya verificado correctamente que el signo DOGREL (denominativo) efectivamente contaba con aptitud distintiva intrínseca, es decir, que no se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el Artículo 135 literal b) de la Decisión 486. 2.

Signos genéricos 2.1. En su escrito de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, Sanofi-Aventis manifestó que el signo DOGREL (denominativo), solicitado por Blaskov, tendría un carácter genérico, por cuanto correspondería al ténnino genérico "clopidogrel", expresión utilizada para identificar un agente fannacéutico activo, útil como antitrombótico y perteneciente a la clase de medicamentos denominados antiplaquetarios.

En tal virtud, el Tribunal estima conveniente desarrollar el tema de los signos genéricos. 2.2. El literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone lo siguiente: "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas /os signos que: (.) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre f) genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

(...)"... 2.3. r Si bien la nonna transcrita prohíbe el registro de signos confonnados exclusivamente por designaciones genéricas, al estar combinadas con otras, pueden generar signos -que apreciados en su conjunto cuenten­ con aptitud distintiva suficiente, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este caso, el titular de la referida marca no podrá impedir que las expresiones genéricas puedan ser utilizadas por otros empresarios.

Ello significa que su marca es débil, por cuanto tendrá una menor fuerza 7 GACETA OFICIAL 12/10/2016 39 de 42 de oposición, toda vez que las partículas genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo entre signos4• 2.4. Se entiende por signo genérico a aquel referido exclusivamente al género, subgénero o especie de productos o servicios o al propio producto o servicio que se pretende distinguir.

La falta de distintividad suficiente del signo genérico, así como la circunstancia de que su titular se apropiaría en exclusiva de una denominación integrada por elementos que deben ser de libre disposición, son los motivos que impiden su registro5• 2.5. Cabe destacar que la determinación de la dimensión genérica de un signo debe ser determinada según la perspectiva de los consumidores y la relación del signo con el producto o servicio que pretende distinguir, considerando la naturaleza y características de este, así como el nomenclátor de que haga parte.

Lo anterior, en virtud de que una o varias palabras pueden constituir una denominación genérica en relación con un tipo de productos, pero no constituirla en relación con otro. Además, la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca6• 2.6.

El Tribunal advierte que el examen encaminado a determinar el carácter genérico de una marca no se deberá limitar al mero análisis gramatical de las palabras o partículas que componen el signo. En los signos compuestos constituidos por un conjunto de palabras, puede darse el caso de que el carácter genérico de las palabras -cuando se les considera aisladamente- desaparezca porque el conjunto formado por ellas se traduce en una expresión con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrada como marca7 • 2.7.

Según la Doctrina, "la presencia de una locución genenca no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro"8• 4 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 536-IP2015 de 23 de junio de 2016. 5 En ese sentido, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro de los Procesos 514-IP-2015, p. 11. y 459-IP-2015, p. 19. 6 lbld. 7 En ese sentido, interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 12-IP-95 de 18 de septiembre de 1995; referida en el Proceso 514-IP-2015, p. 12, ya citado. 8 BERTONE, Luis Eduardo, y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, "Derecho de Marcas", Tomo ll, Madrid, 1984, pp. 78-79. 8 GACETA OFICIAL 12/10/2016 40 de 42 2.8.

Es oportuno recordar que, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades9• 2.9. En consecuencia, la presencia de una locución genérica restará aptitud distintiva al conjunto del signo que la contiene.

En efecto, nadie puede monopolizar una denominación genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto de marca sirvan para distinguirlo claramente del otro 1°. 2.1 O. En el presente caso, el Tribunal consultante deberá verificar el carácter no genérico del signo DOGREL (denominativo), solicitado a registro por Blakov, previamente detenninado en los actos impugnados, tomando en consideración que la genericidad de un signo debe detenninarse en función a los productos o servicios que se pretenden distinguir-productos fannacéuticos" comprendidos en la clase 5 en el presente caso- y a los competitivamente conexos a estos. 3.

Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos. 3.1. En el caso concreto, la marca DOGREL (denominativa) se solicitó para distinguir, entre otros, "productos fannacéuticos" comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, el Tribunal estima necesario concluir analizando el presente tema11 • \ 3.2.

En el rubro de marcas fannacéuticas, el examen de registrabilidad debe ser más riguroso, con el fin de evitar posibles riesgos de confusión en el público consumidor, pues en variadas circunstancias tal riesgo puede estar latente y, por error en la identificación del producto, es posible que el consumidor al creer adquirir un producto para detenninado tratamiento, cura o alivio, se confunda con otro para distinta afección, lo cual puede llegar a causar daños irreparables en la vida o la salud de las personas12• 9 Véase, al respecto, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 99-IP-2004 de 22 de septiembre de 2004, p. 10; citada en la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 514-IP-2015, p. 12, ya citado. 10 En ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 459-IP-2015, p. 20. 11 Para el desarrollo del presente tema, se ha empleado como referencia la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 445-IP-2015. 12 En ese sentido, las interpretaciones prejudlciales expedidas dentro del Proceso 360-IP-2015, p. 11; del Proceso 320-IP-2015, p. 7; y del Proceso 596-IP-2015, p. 11. 9 GACETA OFICIAL 12/10/2016 41 de 42 3.3.

Lo anterior, principalmente en aquellos casos en que se adquieren productos farmacéuticos directamente sin mediar una fórmula médica, pese a corresponderle esta ordenación a la mayoria de los medicamentos, lo cual suele suceder en los Países de la subregión por variadas circunstancias, entre ellas, principalmente porque existen sectores vulnerables de la población que no tienen fácil acceso al servicio profesional de la salud y, por lo tanto, pl.leden verse avocados ante un quebranto o alteración de la misma, a confiarse solamente de la recomendación que le ofrezcan las farmacias o droguerf as, cuyos establecimientos no siempre están atendidos por técnicos farmaceutas13. 3.4.

En los productos farmacéuticos de libre venta al público, lógicamente se puede incrementar el riesgo de confusión y, tampoco en estos las fallas en la selección del producto que habrá de ingerirse o de conservarse en el hogar, está exenta de causar daños irreparables a la salud humana 14• 3.5. Si bien en todos los conflictos de marcas, desde la perspectiva del riesgo de confusión, este Tribunal advierte que el examen de registrabilidad, tratándose del rubro de marcas farmacéuticas, debe ser más exhaustivo, y ser de aplicación las reglas generales para el cotejo de marcas, teniendo en cuenta las particularidades y especificidades del caso concreto1 s. 3.6.

Al efectuar la comparación, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, quien si bien, por regla general, se preocupa normalmente de su salud y puede tener una información referencial y genérica sobre la posible cualidad de un producto farmacéutico, para aliviar determinada afección; no obstante carece de conocimiento especializados en temas químicos o farmacéuticos y, por lo tanto, puede encontrarse más expuesto a un eventual riesgo de confusión al momento de adquirir productos farmacéuticos o al auto-administrarlos en el ámbito de su hogar sin ninguna asistencia 16• 3.7.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal consultante deberá determinar si la registrabilidad de la marca DOGREL (denominativa), solicitada por Blaskov, fue correctamente determinada en los actos acusados, teniendo en cuenta la necesidad de evitar la generación de 13 En ese sentido, las interpretaciones prejudiciales, ya citadas, recaldas en los Procesos 360-IP2015, pp. 11 y ss.; 320-IP-2015, pp. 7 y ss.; y 596-IP-2015, pp. 11 y SS. 14 /bid. 15 /bid. 16 /bid. 10 GACETA OFICIAL 12/10/2016 42 de 42 un riesgo de confusión en el público consumidor y, consecuentemente, daños irreparables a la vida y salud humana.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2009-00312, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. MAGISTRADA Hugo ira Gómez Pi. · ac o Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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