TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de agosto de 2016 Proceso: 634-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2010-00189 Referencia: Marcas involucradas: DISPATCH (denominativa) vs DISPATCH (denominativa) Magistrado Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 3884, recibido el 26 de noviembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado, de la República de Colombia, solicita interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00189; y, El Auto de 19 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: AVANTEL S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC), República de Colombia. 1 Tercero interesado: Modular Mining Systems, Inc. 2. Hechos relevantes 2.1. El 24 de octubre de 2007, MODULAR MINING SYSTEMS, INC., solicitó el registro de la marca DISPATCH (denominativa)!, para distinguir productos de la Clase 9? de la “Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas” instituida por el Arreglo de Niza (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.2.
El 31 de diciembre de 2007, se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 584. 2.3. El 13 de febrero de 2008, AVANTEL S.A. presentó oposición fundamentada en ser titular de la marca DISPATCH (denominativa)? para amparar servicios de la Clase 38% de la Clasificación Internacional de Niza. 2.4. El 17 de octubre de 2008, la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante Resolución 39421, declaró infundada la oposición de AVANTEL S.A. y concedió el registro de la marca DISPATCH (denominativa), para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación de Niza. 2.5.
El 18 de noviembre de 2008 AVANTEL S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución 39421. 2.6. El 22 de octubre de 2008, por Resolución 54602, la División de Signos Distintivos de la SIC, resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución 39421. 2.7. El 28 de enero de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución 2580, resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución 39421. 1 Expediente Administrativo 07-112235.
Sistemas de control electrónico para ser utilizados en operaciones de mineria con fosa abierta, comprendiendo una computadora digital, terminales input i Eoutput., paneles electrónicos de campo asociados con camiones, palas y trituradoras y equipo de mineria relacionada utilizada dentro de la fosa abierta en la mina para recibir y mostrar información remota desde la mencionada computadora digital, y equipo de telemetría de datos para vincular los mencionados paneles de campo con la computadora digital. 3 Certificado 283018.
Telecomunicaciones. 2.8. 2.9. 3.1. 3.2. 3.3. 3.5. El 17 de marzo de 2010, AVANTEL S.A., demandó ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, la nulidad de las Resoluciones 39421 y 54602 de 17 y 22 de octubre de 2008, y 2580 de 28 de enero de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.
El 19 de marzo de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado, de la República de Colombia, suspendió el proceso y solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda AVANTEL S.A., en la demanda de nulidad interpuesta contra la Superintendencia de Industria y Comercio, señala: El presupuesto fundamental que determina la aplicabilidad de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es que exista un verdadero riesgo de confusión o asociación para los consumidores que van a encontrar en el mercado los productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, identificados por marcas confundibles perteneciente a diferentes personas.
Si la administración hubiera efectuado correctamente el análisis de registrabilidad y aplicado los criterios que señala la jurisprudencia andina al cotejo del signo solicitado frente a la marca registrada para distinguir productos de la Clase 9 Internacional, y hubiese concluido sobre la clara conexión competitiva existente que influye en riesgo de confusión al tratarse de signos idénticos que comparten unos mismos canales de comercialización y medios de publicidad, y de la igual forma que podrían dirigirse a un mismo consumidor, Es necesario tener en cuenta que la marca concedida a favor del solicitante protege equipos y sistemas electrónicos y la marca de igual denominación de dominio de AVANTEL S.A. protege servicios relacionados con telecomunicaciones los cuales cumplen la función de transmitir datos y son desarrollados y ejecutados mediante equipos electrónicos.
Es de suponer que existe una alta probabilidad de generar confusión en cuanto al origen empresarial. En el análisis es necesario identificar que el hecho que un servicio o producto bastante similar tenga aplicación en actividades comerciales desiguales no los hace diferentes ni necesariamente evita la confusión entre los clientes. Se desconoció el Artículo 134 de la Decisión 486 por el cual es fácil establecer que la marca DISPATCH no es apta para distinguir en el 3 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. mercado productos de la Clase 9 Internacional ya que la naturaleza de los productos y la relación con los productos de la marca registrada es un obstáculo directo para su registro.
Argumentos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio respondió enunciando los siguientes argumentos: La distintividad es el registro esencial que reviste el signo para ser registrable como marca pues solo a base de ella se podrá diferenciar un producto originario de un empresario, del producto o servicio de otro empresario estableciendo la procedencia o el origen empresarial, así como fijando una determinada competencia a base de la calidad de los productos ofrecidos.
En el presente caso los signos enfrentados presentan similitudes susceptibles de generar confusión en su aspecto visual, ortográfico, fonético y conceptual; presupuesto que no es suficiente para establecer su confundibilidad en el mercado, pues como lo advirtió el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen las marcas, la similitud de los signos no impedirá el registro de la marca que se solicite”.
Asi, al comparar los productos de la Clase 9 que se pretende distinguir con el signo cuyo registro se solicita y aquellos servicios de la Clase 38 que distingue la marca opositora, no existe relación. Además de ser protegidos por diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza, atienden a diversas finalidades, satisfacen necesidades divergentes entre las cuales no existen intercambiabilidad o complementariedad alguna; están orientados a deferentes grupos de consumidores y son comercializados por diferentes canales.
Los productos a distinguir con el signo solicitado buscan satisfacer necesidades relativas a la producción de sistemas electrónicos para ser utilizados en operaciones de minería, mientras que la marca opositora se refiere a servicios cuya finalidad son las comunicaciones a distancia entre personas. MODULAR MINING SYSTEMS, INC., en el escrito de contestación, señala que: La marca DISPATCH (denominativa) a nombre de AVANTEL S.A. no causa riesgo de confusión o asociación con la marca DESPATCH (denominativa) solicitada, pues la diferencia de productos y servicios a distinguir por cada una de éstas permite que convivan en el mercado, y 4.6.
No le asiste razón a la actora cuando acusa falta de análisis de registrabilidad, toda vez que estetoma en cuenta dos aspectos, respecto a la similitud o semejanza de los signos y respecto a los productos o servicios a distinguir por ellos. A simple vista comparten la misma denominación; sin embargo, los servicios que son distinguidos en ambos casos son diferentes y no presentan ningún riesgo de confusión para el consumidor. 4.7.
La finalidad de los servicios de telecomunicaciones no es la misma que aquella cuyos productos son usados exclusivamente en el campo de la minería; tampoco comparten los mismos canales de comercialización. 4.8. La sociedad AVANTEL S.A. se dedica exclusivamente a prestar servicios de telecomunicaciones y no por ello debe encontrar una supuesta relación con para uso exclusivo en el campo de la minería, por lo que se aplicó correctamente el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 pues no se encontró la suficiente relación entre los productos y servicios que distinguen las marcas como para que el consumidor asuma que provienen de un mismo empresario aplicando el criterio de la especialidad de los productos y servicios. 4.9.
La actora sostiene que la marca DISPATCH (denominativa) solicitada no B. Cc. es apta para distinguir en el mercado productos cuya naturaleza y relación con los productos de la marca previamente registrada por AVANTEL S.A. son un obstáculo para obtener, no obstante, entre los productos comprendidos en una Clase y los servicios protegidos por otra, en el caso concreto no guardan ninguna relación competitiva y su aplicación y finalidad no es la misma no existiendo violación alguna del Artículo 134 de la Decisión 486.
NORMAS A SER INTERPRETADAS El tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los articulos 134 y 136 a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinaf, Procede la interpretación prejudicial únicamente del Artículo 136 literal a) y no del Artículo 134 toda vez que el tema no está relacionado con la causal de irregistrabilidad de un signo por falta de distintividad.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 5 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( J”. 1.1. 1.2. 1.3. 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, e ideológica. Riesgo de confusión directa e indirecta o de asociación. Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos. 2. Comparación entre marcas denominativas. 3. Conexión competitiva entre productos de la Clase 9 y servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta o de asociación. Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos. Como en el proceso interno se discute si los signos denominativos DISPATCH son confundibles, es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos O servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )” Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones PrejudicialesS.
En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006;
Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-1P-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 6 ES 1.4. 1.5. 1.6. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos”:.6.1.
La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes, Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan tas siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009. 7 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 1.6.3.
El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta por la Corte Consultante al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto.
Orientada por las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
Comparación entre signos denominativos Como la controversia informa de la presunta confusión entre signos denominativos, es necesario señalar las reglas para compararlos. Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.
Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar, Proceso 15-1P-2013, marca: “KOLKANA" (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013. 8 2.3.
Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, 2.4. 3.1. 3.2. 3.3. se debe tomar en cuenta los siguientes criterios: 2.3.1. Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.2.
Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.3. Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.4. Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
En este orden de ideas, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos DISPATCH y DISPATCH. Conexión competitiva entre productos de la Clase 9 y servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza El signo solicitado DISPATCH (denominativo) ampara productos de la Clase 9, mientras que la marca opositora DISPATCH (denominativa) servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.
En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos y servicios ubicados en distintas clases, se deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.9 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Intemacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. 9 3.4. 3.5.
Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.10 Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Silos productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza!! Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorias disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines??, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.
Es posible an Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán fa similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-1IP-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor.
Véase, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-1P-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13. 10 considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios.
Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.1% En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.?% Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro".
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus caracteristicas, su 13 15 Esto es, tomando en cuenta las caracteristicas, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios. De modo referencial ver, Proceso 68-1P-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.
Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAVV. Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en “INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA”. [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. — Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: "El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos".
Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<https://books.google.com.ec/books?id=Id8/68HW3IeoC8pg=PA2478da=microeconomia +efecto+sustitucion£hi=esáisa=X8ved=0ahUKEwj¡QOmbylUus3MAhXIHRA4KHRxZAXCcQOGAEIJTA A (visitado el 9 de mayo de 2016). 11 finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 3.6.
Conforme los criterios señalados, de deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.
Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva.** 3.7.
En consecuencia se deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 136 literal a) de la Decisión 486, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas, o se lo asocia el producto o servicio a un origen empresarial distinto.
Asimismo, debe considerar que, cuando se dan los criterios de conexión competitiva, los mismos deberán aplicarse cuando concurran en forma clara y en grado suficiente y no en forma aislada. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2010-00189, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. ve Ver Interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 4731P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 12 Cecilia Luísá Ayllórí Quinteros MAGISTRADA SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 13