6 iS 7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 19 de agosto de 2016 Proceso: 629-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado, de la República de Colombia Expediente interno del Consuitante: 2013-00637 Referencia: Signos involucrados: MG (mixta) vs. enseña y nombre comercial AG AUTOMÓVILES (mixto) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 3890, recibido el 25 de noviembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado, de la República de Colombia, solicita interpretación prejudicial de los artículos 136 literal b), 150, 190, 191 y 200 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00637, y, El Auto de 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: Mg Automóviles Ltda. 2.2. 2.3. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero interesado: Saic Motor Co., Ltd. Hechos relevantes. El 5 de octubre de 2012, Saic Motor Co., Ltd., solicitó el registro de la marca MG (mixta)! para distinguir servicios comprendidos en la Clase 37?, de la “Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas” instituida por el Arreglo de Niza (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

El 15 de noviembre de 2012, se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 656. Dentro del término oportuno, la sociedad Mg Automóviles Ltda. presentó oposición a la solicitud, argumentando ser titular de la enseña y nombre comercial MG AUTOMÓVILES vinculado al mercado de productos y servicios del sector automotor y en uso desde el año 1995.

An El 30 de abril de 2013, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 1 Expediente Administrativo No. 12-17680. 2 Información sobre la reparación, la instalación y reparación de equipos de calefacción, instalación, mantenimiento y reparación de maquinaria; instalación y reparación de aparatos de alumbrado, mantenimiento y reparación de vehlculos, estaciones de servicio para vehiculos, instalación y mantenimiento de equipamientos deportivos o de entretenlmiento, limpieza de ventanas, instalación y reparación de aparatos eléctricos, instalación y reparación de aparatos de aire acondicionado. 2 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 25820, declaró fundada la oposición de Mg Automóviles Ltda. y denegó el registro de la marca MG (mixta), para distinguir los servicios de la Clase 37 de la Clasificación Intemacional de Niza.

Tanto la sociedad Saic Motor Co. Ltda. como Mg Automóviles S.A.S., interpusieron recurso de apelación en contra de la Resolución 25820. El 19 de julio de 2013, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución 42488, revocó en apelación, la decisión contenida en la Resolución 25820 de 30 de abril de 2013, emitida por la Dirección de Signos Distintivos, concediendo el registro de la marca MG (mixta).

La sociedad Mg Automóviles Ltda., demandó ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, la nulidad de la Resolución 42488 de 19 de julio de 2013. El 11 de febrero de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado, de la República de Colombia, suspendió el proceso y solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos de la demanda. Automóviles Mg Ltda., en la demanda de nulidad interpuesta contra la Superintendencia de Industria y Comercio, señala que: La resolución emitida por la Administración afirma que, de una valoración de conjunto, el nombre comercial MG AUTOMÓVILES fue usado desde el 4 de enero de 2005, sin embargo, no resulta oponible al no poder ser considerado como un nombre comercial susceptible de protección. Conforme a las pruebas presentadas, se documentó el uso del nombre comercial MG AUTOMÓVILES desde el año 1995, por lo que cumple los requisitos contenidos en la norma comunitaria.

El socio de la actual compañía Mg Automóviles Ltda. desde el año 1995 inició actividades comerciales, tendientes a "dar y recibir vehículos en consignación con el objeto de comprar y vender por cuenta de terceros, la consecución de clientes para la compra y venta de vehículos automotores nuevos y usados”, bajo la denominación Mg Vehículos y Cia. Ltda. Pese a que la sociedad Mg Vehículos y Cia. Ltda. fue liquidada mediante acta de 2 de diciembre de 2006, no cabe duda que utilizó de forma ostensible, continua e ininterrumpida las siglas MG como parte de su nombre comercial desde aquel año, y que, con la liquidación de 3 XX 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. ésta, la sociedad Mg Automóviles asumió todas las obligaciones de Mg Vehiculos y Cía. Ltda. continuando con su actividad mercantil y haciendo uso del nombre comercial sin interrupción alguna, esta vez cambiando el término “vehículos” por su análogo “automóviles”.

Pese a que no existe ningún contrato de cesión entre las sociedades Mg Automóviles Ltda. y Mg Vehículos y Cia. Ltda., que compruebe la enajenación de activos por parte de una sociedad a otra, sí existen otros elementos de prueba, de los cuales se puede inferir la transferencia del nombre comercial y con ésta la protección sobre las siglas MG de una sociedad a otra.

De igual manera, los contratos de trabajo celebrados por Mg Automóviles Cia. Ltda. fueron asumidos y ejecutados por parte de Mg Automóviles quien se responsabilizó de todas las obligaciones laborales. La autoridad debe reconocer el uso del nombre comercial MG inicialmente VEHÍCULOS y posteriormente AUTOMÓVILES en el mercado automotor desde el año 1995.

Aunque la sociedad Mg Automóviles Ltda. se encuentra haciendo uso del nombre y la enseña comercial MG AUTOMÓVILES en forma ininterrumpida desde 2004, conforme a la prueba existente en el proceso y a la normativa andina, el signo en cuestión es usado desde 1995, toda vez que Mauricio Guzmán ya identificaba su actividad comercial como MG VEHÍCULOS, y pese a que la sociedad fue liquidada el 2 de diciembre de 2006, no hay duda que se utilizó la sigla MG en forma ostensible como parte de su nombre comercial, cambiando vehículos por su análogo automóviles.

Una vez demostrado el uso del nombre comercial, no puede desconocerse la protección que trae consigo el derecho que recae sobre el titular del nombre, y a partir de la cual, se legitima la oposición al registro de la marca MG (mixta). MG (mixta) y MG AUTOMÓVILES, coinciden el elemento más distintivo de ambos que es MG, toda vez que el término AUTOMÓVILES, que es de uso común, complementario y accesorio, no le agrega ninguna distintividad al tratarse de servicios y productos del sector automotor, al tiempo que los signos confrontados son similares, en el aspecto fonético, incluso existiendo riesgo de confusión en lo ideológico o conceptual en la medida que el término de base MG, no tiene ningún significado concreto para el consumidor.

Contestación a la demanda. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2. 4.2.1 4.2.2. 4.2.3. La Superintendencia de Industria y Comercio responde lo que sigue: El fundamento legal del acto administrativo acusado y expedido por la Oficina Nacional Competente se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia de marcas.

La resolución acusada es producto de un examen de registrabilidad previo que se realizó para determinar si procedía el registro de la marca MG (mixta) fue debidamente motivada, y emitida en el marco de la razonabilidad tras evidenciar que no se incurrió en ninguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

A pesar de la presencia de semejanzas entre los signos enfrentados, se constató que éstas no son capaces de generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor. Respecto del uso del nombre comercial o enseña comercial, el accionante en este asunto no tienen legitimación en la medida que no existe un contrato de cesión con el cual se acredite la continuidad en el uso del nombre comercial.

La demandante admite que la sociedad Mg Vehículos y Cía. Ltda. fue liquidada el 2 de diciembre de 2006, hecho del cual se establece la discontinuidad del uso de la enseña debido a liquidación de la empresa que la usaba y, por otra parte, la inexistencia de nexo comercial con la accionante en este asunto. Saic Motor Co. Ltda. en el memoria! de contestación señala:.

La Administración valoró la prueba y concluyó que no se encuentra probada la continuidad de uso de las siglas MG de la sociedad Mg Vehículos y Cía. Ltda. que fue liquidada en 2006, así como no existe prueba que evidencie la transferencia o enajenación de dicha sociedad a Mg Automóviles Ltda.; además, la indicada resolución establece que Mg Automóviles Ltda. es posterior y muy similar a la marca previamente registrada por Saic Motor Co., Ltd. concedida por Resolución 20242 de 18 de septiembre de 1996.

En el caso examinado la cuestión de fondo no es la similitud de signos ni la conectividad de las actividades identificadas con el nombre comercial, sino quien tiene el mejor derecho al signo distintivo MG (mixto) para identificar automóviles, sus partes y los servicios de fabricación y venta de los mismos. En tal circunstancia, el conflicto se soluciona a través de la figura del derecho de preferencia. La prueba anexada al expediente no demuestra un uso anterior de la marca MG anterior al 6 de junio de 1995, fecha en la que se solicitó el registro de la marca MG (mixta) cuyo registro fue concedido el 18 de septiembre de 1996.

NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.1. Ej tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal b), 150, 190, 191 y 200 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina3. Procede la interpretación prejudicial solicitada, excepto del Articulo 150 por no ser aplicable al caso en análisis. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

La similitud gráfica, fonética, e ideológica. Riesgo de confusión directa e indirecta o de asociación. Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos. El nombre comercial y el rótulo comercial o enseña, su protección y su prueba. Comparación entre signos mixtos. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Como en el proceso interno se discute si el signo MG (mixto) y el rótulo y enseña comercial MG AUTOMÓVILES son confundibles, es pertinente revisar el Artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal b), manifiesta que: Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (..) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación”.

( ) Artículo 190.- “Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”. Artículo 191.- “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”.

(-.) “Artículo 200.-La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada Pais Miembro”. 6 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

( )”. Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales?.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Por lo tanto, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-1P-2006; Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007,; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009. 7 1.6. 1.5.3. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos*: 1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4.

Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican el signo solicitado. 1.7.

Orientada por las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009. 8 A 17 1.8. 1.9. 2.1. 2.2. pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

Por lo antes expuesto, en el caso en concreto, se deberá verificar si el signo solicitado crea o no confusión en el mercado, respecto de los signos opositores. El nombre comercial y el rótulo comercial o enseña, su protección y su prueba Automotores Mg Ltda. afirma que se documentó con pruebas el uso del nombre comercial MG AUTOMÓVILES desde el año 1995, por lo que cumple los requisitos contenidos en la norma comunitaria.

En este sentido se analizará la protección de la enseña y del nombre comercial. Se reitera la posición asumida por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2013, expedida en el marco del proceso 40- 1P-2013: “El artículo 136, literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial.

El artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones: e El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.£ Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.

El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión ( ). Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el tltulo XI de la Decisión 486.

En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión que será tratada en el literal F. de la presente Interpretación Prejudicial. 9 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. e Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. +. El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. + El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social”.

La Decisión 486 no trae una definición normativa de enseña comercial. Se limita a disponer en el artículo 200, Título XI, “De los Rótulos o Enseñas”, que: “La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.” La enseña comercial se ha definido de la siguiente manera: “La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil”.? El anterior concepto de enseña, se encuentra cobijado dentro del establecido en el Artículo 190 de la Decisión 486 sobre nombre comercial, ya que éste se refiere también a cualquier signo que identifique a un establecimiento mercantil? Surge la pregunta obligada: ¿el nombre comercial y la enseña comercial son lo mismo?? 7 PACHÓN MUÑOZ Manuel.

“MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”. Pág. 127. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1984. Igualmente, algunas legislaciones de los Países Miembros definen la enseña comercial de la misma manera. Se puede ver el artículo 583, numeral 5. “CÓDIGO DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA”, que dispone: “Se entiende por ensería el signo que utiliza una empresa para identificar su establecimiento” 8 Proceso 5-1P-2012.

Ibídem. 10 2.7 2.8. 2.9.. La respuesta es no, pues, el primero identifica la actividad comercial de un empresario determinado, mientras que el segundo identifica un establecimiento mercantil*, El Tribunal advierte, que la intención del legislador fue diferenciar la figura del nombre comercial, de la del rótulo o enseña comercial; por tal motivo, introdujo dos Titulos diferentes, X y XI, para tratar las figuras de manera independiente!!.

El legislador comunitario incurrió en una imprecisión al extender el concepto de nombre comercial, tal y como se determinó en el mencionado artículo 1901?, 2.10. No obstante, ello la diferenciación es meramente conceptual, ya que las normas que regulan la protección y el depósito de las figuras son las mismas. Además, el propio artículo 200 dispone que la protección y el depósito de las enseñas y los rótulos se regirán por las normas relativas al nombre comercial'3, 2.11.Por lo tanto, lo que se determinó en relación con la protección del nombre comercial es aplicable igualmente a la protección de la enseña comercial; la cual, se soporta en dos factores:1* 2.11.1.1.

Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. 2.11.1.2. Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. (artículo 136, literal b, de la Decisión 486). 2.12.

Enel caso en análisis, se deberá definir si en efecto la enseña y nombre comercial MG AUTOMÓVILES cumplen con lo antes expuesto. Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial. 2.13. La autoridad al valorar la prueba, concluyó que no se probó la continuidad de uso de las siglas MG de la sociedad Mg Vehículos y Cía. 12 13 14 Ibidem.

Proceso 19-IP-2013, Proceso 162-1P-2012. Proceso 18-1P-2011. Ibidem. 11 2.14, 2.15. 2.16. 2.17. Ltda. que fue liquidada en 2006, así como que no existe prueba que evidencie la transferencia o enajenación de dicha sociedad a Mg Automóviles Ltda. Indica que el nombre comercial de Mg Automóviles Ltda. es posterior y muy similar a la marca previamente registrada por Saic Motor Co., Ltd. concedida por Resolución 20242 de 18 de septiembre de 1996.

Por su parte la solicitante afirma que pese a que no existe ningún contrato de cesión entre las sociedades Mg Automóviles Ltda. y Mg Vehículos y Cia. Ltda., que compruebe la enajenación de activos por parte de una sociedad a otra, sí existen otros elementos de prueba, de los cuales se puede inferir la transferencia del nombre comercial y con ésta la protección sobre las siglas MG de una sociedad a otra.

Por lo antes expuesto, se analizará la protección de un nombre comercial y los requisitos necesarios con los que debe cumplir. Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes caracteristicas: El derecho sobre el nombre comercial se genera con _su uso.

Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.

El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores ( ) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide corno tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se 12 2.18. 2.19. 2.21. encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia ( ) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro." (Proceso 45-IP-98.

Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 581, de 12 de julio de 2000). Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.

Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, en el que el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.

Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor.

La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la oficina de registro marcario haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que, de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro Marcario al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados!*, El uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 15 Revisar Proceso 99-1P-2014. 13 2.22. 2.23. 3.2. 3.3. 3.4.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales O comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

En conclusión, el uso ininterrumpido es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, por lo que en el caso en concreto se deberá analizar desde cuando la sociedad Automóviles Mg Ltda. usó en el mercado el nombre comercial MG AUTOMÓVILES y que dicho uso se era real, efectivo y constante en el mercado, y si no era similar o idéntico a otros en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino. Comparación entre signos y mixtos Como la controversia informa de la presunta confusión entre signos mixtos, es necesario señalar las reglas para compararlos.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. 16 De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.!” Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si, por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión 16 Proceso 55-1P-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 46-IP-2008. Marca:” PAN AMERICAN ASSISTANCE" (mixta). 14 de mayo de 2008. 14 entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. 3.4.4. 3.5. Se debe analizar cada signo en su conjunto, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En el presente asunto, como el elemento denominativo de los opositores es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros?*: 3.5.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 3.5.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 3.5.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 3.5.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o 18 Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 en el Proceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 en el Proceso 26-1P- 2015 e, Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 en el Proceso 250-1P-2015. 15 servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 3.5.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. En el presente caso es muy importante que la Corte Consultante tenga en cuenta lo plasmado en el numeral 3 de la presente providencia, con el fin de determinar si la palabra PLUS es genérica. 3.5.6.

Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 3.5.6.1.Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 3.5.6.2.Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 3.5.6.3.

Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 3.6. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2013-00637, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 16 rGuinteros MAGISTRADO ==) — Hugo mes Gómez Apac De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17