Año XXXIII – Número 2842 Lima, 4 de noviembre de 2016 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 117-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2010-00142-00. Referencia: Acción de Nulidad.

Signos involucrados: ÁGUILA (denominativo) y marca ÁGUILA (mixta) PROCESO 272-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2010-00159. Referencia: Patente: “SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL BIDIRECCIONAL E INALAMBRICO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS” PROCESO 411-IP-2015 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 058672013-0-1801-JR-CA-26. Referencia: Signos E / YE Para nosotros la Patria es América 4/11/2016 GACETA OFICIAL 2 de 45 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de agosto de 2016 Proceso: 117-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: Referencia: 2010-00142-00 Acción de Nulidad.

Signos involucrados: ÁGUILA (denominativo) y marca ÁGUILA (mixta). Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 0774, recibido el 13 de marzo del 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Articulas 134, 136 Literales a) y h), 154 y 155 Literales d), e) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2010-00142-00; y, El Auto de 8 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. b fl-1 A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: BAVARIA S.A. Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA COMERCIO (en adelante, la SIC) REPÚBLICA DE COLOMBIA. 1 Y 4/11/2016 GACETA OFICIAL Tercero interesado: 2. 3 de 45 BASF AGRO B.V. Hechos Relevantes 2.1. El 26 de mayo del 2005, BASF AGRO B.V. (en adelante, BASF) solicitó ante la División de Signos Distintivos de la SIC1 el registro del signo denominativo ÁGUILA para distinguir "( ) pesticidas, especialmente preparaciones para destruir animales dañinos, fungicidas y herbicidas", de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.

El 31 de enero de 2008, la solicitud de registro de la marca denominativa ÁGUILA fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 588, la misma que fue objetada por la sociedad BAVARIA S.A., pues consideró que el signo solicitado resulta similarmente confundible con las marcas ÁGUILA (mixtas y denominativas) de las cuales es titular y que alega, son signos notoriamente conocidos, por lo que consideró aplicables las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.3.

El 27 de abril del 2009, mediante Resolución 19330 la División de Signos Distintivos de la SIC declaró la notoriedad de la marca ÁGUILA a favor de la sociedad cervecera BAVARIA S. A.2 y declaró infundada la oposición presentada por la misma sociedad, ya que consideró que ésta no causaría confusión para el público ya que está dirigida para diferentes mercados.

Además concedió el registro de la marca denominativa ÁGUILA solicitado por BASF para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.4. Inconforme con tal decisión, BAVARIA S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos por la Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, mediante las Resoluciones 36177 de 21 de julio del 2009 y 49802 de 30 de septiembre del 2009, respectivamente, ambas confirmando lo decidido en la Resolución 19330. 2.5.

El 22 de febrero de 2010, BAVARIA S.A. presentó acción de nulidad en contra de las Resoluciones 19330, 36177 y 49802. 2.6. Mediante auto de 23 de octubre del 2014, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera, decidió suspender Expediente Administrativo 05 051576, Certificado 369194. 2 Consta en el expedienle que dicha declaratoria se hizo"(...) para la industria de la cerveza, para el periodo comprendido entre los ailos 2002 a 2004".

(FI. 4 del expediente) 2 4/11/2016 GACETA OFICIAL 4 de 45 el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos contenidos en la Acción de Nulidad BAVARIA S.A. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. El signo denominativo ÁGUILA es similar al punto de generar confusión entre el público consumidor con la marca mixta ÁGUILA registrada en diferentes Clases Internacionales. 3.2.

Desde el punto de vista gráfico, la similitud entre las marcas enfrentadas es evidente. Al comparar las mismas en su conjunto el público consumidor las confundirá, más aún si se tiene en cuenta el alto nivel de recuerdo que brinda la marca mixta ÁGUILA en el grupo de consumidores, por lo cual éste no podrá distinguir de ninguna manera el origen de fabricación de los productos. 3.3.

La notoriedad de la marca mixta ÁGUILA de propiedad de BAVARIA S.A. ha sido comprobada mediante Resolución 19330. 3.4. La marca denominativa solicitada ÁGUILA reproduce las seis letras principales que se encuentran en la marca mixta registrada ÁGUILA de BAVARIA S.A., es decir, la totalidad de sus letras. 3.5. La marca solicitada no goza de los requisitos del Articulo 134 de la Decisión 486, en consecuencia, el signo no es apto para ser registrado como marca ante la División de Signos Distintivos de la SIC. 4.

Argumentos de la SIC en su contestación a la Acción de Nulidad La SIC en su contestación a la acción de nulidad expresa, en lo principal, que el reconocimiento de la notoriedad de la marca mixta ÁGUILA se ha efectuado en relación con productos pertenecientes a la Clase 32 de la Clasificación Internacional específicamente ceivezas mientras que la marca objeto de la litis es solicitada para amparar los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, relacionada con pesticidas, especialmente con preparaciones para destruir animales dañinos, fungicidas y herbicidas, por ello es que esta Superintendencia no encuentra punto de conexión que permita estimar, que a pesar de la notoriedad demostrada, al encontrar en el mercado una empresa de pesticidas y preparaciones de este tipo que el consumidor pueda asociarlo con ceivezas o con el empresario que los produce pues se trata de productos y seivicios diferentes con lineas de negocio y de mercado diferentes en el comercio. 3 4/11/2016 GACETA OFICIAL 5. 5 de 45 Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad por parte del Tercero Interesado.

BASF AGRO B.V. en su escrito de contestación a la acción de nulidad expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 5.1. La oposición al registro de la marca denominativa ÁGUILA careció de fundamento fáctico y legal, y por lo mismo, justificadamente fue declarada infundada. 5.2. Los cargos formulados por la demandante no desvirtúan la legalidad de las resoluciones demandadas.

Por lo tanto, dicho registro debe ser ratificado por el Honorable Consejo de Estado. 5.3. Es de resaltar que la marca notoria de BAVARIA S.A. está destinada para la industria de cerveza, clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que coexiste pacificamente en el mercado con cerca de 50 registros de marcas que reproducen total o parcialmente el signo de BAVARIA S.A. 5.4.

Que aun cuando los signos sean idénticos no existe fundamento para afirmar que generarían riesgo de confusión ya que la marca mixta registrada ÁGUILA ampara cerveza, mientras que el signo denominativo solicitado ÁGUILA distingue pesticidas. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante ha solicitado la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 136 Literales a) y h), 154 y 155 Literales d), e) y f} de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No se interpretarán los Articulas 134, 154 y 155 Literales d), e) y f} de la referida Decisión 486, pues su análisis no resulta indispensable al resolver la acción de nulidad planteada en sede judicial. Se interpretará el Artículo 136 Literales a) y h) de la referida Decisión 486 3, pues en el proceso interno se debate la validez del acto que 3 "Articulo 136 (Decisión 486 de ta Comisión de ta Comunidad Andina).· No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en et comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, pera tos mismos productos o servicios, o pera productos o servicios respecto de los cuales et uso de ta marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a tos que se aplique et signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del H signo: o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 4 4/11/2016 GACETA OFICIAL 6 de 45 concede el registro de un signo ante la oposición formulada sobre la base de las causales de irregistrabilidad relativa contenidas en dichos literales.

De oficio se interpretará el Artículo 226 Literales a), b), y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que guarda concordancia con lo dispuesto en el Artículo 136 Literal h) y que será tomado en cuenta en el presente análisis con la finalidad de establecer el marco normativo de protección del signo distintivo notoriamente conocido frene a los riesgos a los que se encuentra expuesto.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión y de asociación. Reglas para el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas denominativas y mixtas. La marca notoria y su protección. La conexión competitiva entre productos de las Clases 5 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. 3. 4.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión y de asociación. Reglas para el cotejo de signos distintivos. 1.1. En el proceso interno, BASF AGRO B.V. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la SIC el registro del signo denominativo ÁGUILA para distinguir "(...) pesticidas, especialmente preparaciones para destruir animales dañinos, fungicidas y herbicidas", de la Clase 5 de la 4 "Artfculo 224.· Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pals Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

( ) Articulo 226.• Conslituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos. actividades, productos o sen,icios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totafidad o en una parte esencial. o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o sen,icios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) dailo económico o comercial injusto al titufar def signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o pubficitario del signo; o, e) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo". 5 4/11/2016 GACETA OFICIAL 7 de 45 Clasificación Internacional de Niza.

Solicitud que fue objetada por BAVARIA S.A., que consideró que la marca solicitante puede generar confusión con su marca notoria previamente registrada ÁGUILA (mixta) conocida para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, en particular cervezas. Consecuentemente, este Tribunal analizará a continuación el tema de la irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud y el riesgo de confusión y asociación, sobre la base del análisis del Articulo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo texto es el siguiente: "(...) Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación". 1.2.

Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. 1.3.

Al respecto es importante, tener presente en primer lugar que un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.

En este sentido un signo solicitado para registro anterior puede considerarse idéntico o semejante a la registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.

A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. 1.4. Al respecto se ha insistido en la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en 6 4/11/2016 GACETA OFICIAL 8 de 45 primer momento determinar la existencia de su identidad o similitud y en el segundo momento la correspondencia entre los productos o de servicios que cada uno pretenda distinguir.5 Cuando los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería manifiestamente evidente.

Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio que, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición pero identificados en clases distintas podrán ser perfectamente registrables. 1.5. La identidad o la semejanza de los signos puede dar Jugar a dos tipos de confusión: 1.5.1.

La confusión directa, caracterizada porque el vinculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, 1.5.2. La confusión indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común6. 1.6.

En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1. 7. Se deberá verificar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.7.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.7.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, s 6 Proceso 512-IP-2014, de 15 de julio de 2015.

Caso: "LOCKHEED MARTIN". Proceso 89-IP-2005, de 20 de julio de 2005. Caso: "ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRÁFICA A COLOR". 7 4/11/2016 GACETA OFICIAL 9 de 45 esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.7.3. Gráfico o figurativo: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.7.4.

Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.8. Igualmente, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.8.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que Jo hará en momentos diferentes. 1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.8.4.

Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. 1.9. Es importante que al resolver la acción de nulidad se verifique que se hayan determinado las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.

Comparación entre marcas denominativas y mixtas 2.1. En el proceso interno, BASF AGRO B.V. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la SIC el registro del signo denominativo ÁGUILA, solicitud que fue objetada por la sociedad BAVARIA S. A. sobre la base de su marca mixta notoria ÁGUILA. Por tal motivo, resulta necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos y mixtos. �( 1f 8 4/11/2016 GACETA OFICIAL 10 de 45 2.2.

Al respecto7 se ha señalado que los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, son aquellos que utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de signos se subdividen en: 2.2.1. Sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca o sugiere ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, 2.2.2. Arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. 2.3.

Por otra parte, las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: "La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado". 8 2.4. Se debe tener presente que al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas se debe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. 2.5.

Si se determina que el elemento predominante en las marcas en conflicto es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: 2.5.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 7 B Como por ejemplo en el Proceso 15-IP-2013, marca: "KOLKANA" (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013.

Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseno industrial: BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 9 4/11/2016 GACETA OFICIAL 11 de 45 2.5.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.5.3.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.5.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrar! a cómo es captada la marca en el mercado. 2.6. Por otra parte, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existiría riesgo de confusión con el signo denominativo. 2.7.

Al resolver, se debe establecer el riesgo de confusión que pudo existir entre el signo denominativo ÁGUILA y la marca mixta previamente registrada ÁGUILA, y verificar si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disimiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y a los titulares de las marcas. 3.

La marca notoria y su protección 3.1. En el proceso interno, BAVARIA S.A. en su escrito de demanda sostiene que "(...) la notoriedad de la marca ''AGUILA" (mixta) ha sido comprobada mediante Resolución 19330". Por lo tanto, el Tribunal se referirá a la marca notoriamente conocida y a la prueba de su notoriedad. 3.2. En los Artículos 224 a 236 del Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se establece la regulación de los signos notoriamente conocidos9. 3.3.

En el antes aludido Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplia el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos. 3.4. En el Artículo 224 de la referida Decisión consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido10 • De éste se pueden desprender las siguientes características: 9 Revisar a modo de referencia la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, en el marco del Proceso 23-IP· 2013. 10 "...) Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pals ( Miembro por el sector pertinente, independientemente, de la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido". 10 4/11/2016 GACETA OFICIAL 12 de 45 3.4.1.

Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente 11• 3.4.2. Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Paises Miembros. 3.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. 3.5. El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad.

En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia. 3.6. Efectivamente, en relación con los princ1p1os de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el Articulo 136, Literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido. 3.7.

Como regla general y bajo el principio de especialidad 12 dos o más signos idénticos o semejantes pueden coexistir en el mercado y poseer derechos autónomos, siempre que los productos y/o servicios que se pretenda proteger se encuentren en distintas clases internacionales, a contrario sensu el hecho de que los signos sean idénticos o semejantes y que a su vez pertenezcan a una misma clase internacional impediría su protección o coexistencia... 3.8.

De manera general se ha establecido que el amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad, lo cual implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, deberá establecer la eventual existencia de riesgos de confusión o asociación 13, de uso parasitario o de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el 11 12 13 El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente: ·se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciafes del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) fas personas que participan en los canafes de distribución o comercialización del tipo de productos o sefVÍcios a los que se aplique; o, c) los clrculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores". El principio de especlalldad significa que al concederse un registro marcarío este otorga protección para los productos o servicios para los cuales se otorgó el registro. El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor.

Véase, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. 11 4/11/2016 GACETA OFICIAL 13 de 45 signo idéntico o similar a la marca notoria, conforme se ha establecido en el Literal h) de la antes citada norma. "( ) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero. en parlicular cuando: (...) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario".

(El subrayado es nuestro) Sin embargo, se debe tener presente que la protección amplia otorgada a las marcas notorias en la norma transcrita no puede considerarse absoluta, pues de conformidad con la misma norma dicha protección se da bajo los siguientes supuestos: a) Que el uso de la marca notoria fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o seivicios; b) Que el tercero se aproveche injustamente del prestigio del signo notorio; o, e) Que el uso del signo idéntico o similar provoque la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria. 3.9.

En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el Articulo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. 3.1 O. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el Artículo 229, Literal a), se ha establecido que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. 12 4/11/2016 GACETA OFICIAL 14 de 45 3.11. La protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.

En efecto, el Artículo 229, Literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. 3.12. La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países.

Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el Articulo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.13. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. 3.14.

La normativa comunitaria andina no diferencia entre marca notoria y renombrada; por lo tanto, simplemente probando la notoriedad se genera una protección reforzada frente a las diferentes clases de riesgos en el mercado. 3.15. La Decisión 486 atendiendo dicha linea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos.

De conformidad con los Articulas 136, Literal h), y 226 Literales a), b), y c), estos son: el ries�o de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario 4• 3.15.1. El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, 14 Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo. "LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL".

Revista Foro No. 6, 11 semestre, 2006, Universidad An�ina Simón Bollvar, Quito, Ecuador. 13 4/11/2016 GACETA OFICIAL 15 de 45 traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. 3.15.2. El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 3.15.3.

El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 3.15.4.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 3.16. El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser configurado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.

El reconocimiento de dicha notoriedad debe ser otorgado por la Autoridad Nacional competente tomando en consideración, entre otros, los criterios establecidos en el Articulo 228 de la Decisión 486, norma en que se enumera una lista no taxativa de factores que sirven para determinar la notoriedad de un signo distintivo. Asimismo, para que proceda la protección de la marca notoriamente conocida en los términos de las normas analizadas debe estar probado alguno de los riesgos antes precisados. 3.17.

Conforme a lo considerado, corresponde verificar lo argumentado por BAVARIA S. A., en relación con la notoriedad del signo mixto ÁGUILA previamente registrado para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, con la finalidad de proteger adecuadamente al signo que efectivamente haya probado ser notoriamente conocido contra su uso y registro no autorizado. 4.

Conexión competitiva entre productos de las Clases 5 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.1. En el presente caso, se discute si es que existe o no conexión competitiva entre los productos de las Clases 5 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 14 4/11/2016 GACETA OFICIAL 16 de 45 4.2. Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos y servicios. 4.3.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto del análisis, tal y como se indica en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 864, v.gr., "(...) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente". 4.4.

Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos o servicios a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos y/o servicios en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 15 4.5.

En principio, pueden existir en el mercado marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases. 4.6. Si estamos en frente de productos y/o servicios registrados en diferentes clases o en la misma clase, es preciso que se ajuste la regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para de esta manera poder establecer la posibilidad de error en el público consumidor. 4.7.

Para el efecto, se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, pues la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, ni la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 4.8. Consecuentemente, para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios 16: 4.8.1.

La inclusión de productos diferentes en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. En esta hipótesis se 15 De modo referencial ver Proceso 15S.IP-2014. 15 Recogidos en anteriores inlerprelaciones como en la correspondienle al Proceso 441-IP-2015. 15 4/11/2016 GACETA OFICIAL 17 de 45 está frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos y/o servicios diferentes de una misma clase., que en caso de figurar registrados en marcas similares o idénticas, la vinculación o relación entre productos y/o servicios se presume y en consecuencia la conexidad competitiva, en cuyo evento la prueba para demostrar que no existe esta conexidad le corresponderá al titular de la marca a la cual se le atribuya dicha presunción. 4.8.2.

Canales de comercialización. Para determinar la conexión competitiva se deben analizar los canales de comercialización de los productos y/o servicios. Por ejemplo, la comercialización en grandes cadenas y tiendas por departamentos o supermercados, tendría poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios.

En cambio, habría mayor incidencia en tiendas o almacenes especializados, así como en pequeños sitios de expendio, donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud o relación. 4.8.3. Similares medios de publicidad. Si los productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), la incidencia de conexión competitiva seria mayor.

Por el contrario, si la difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. Si comparte los mismos de publicidad especializados, también podríamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado aisladamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto. 4.8.4.

Relación o vínculos entre productos. Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. Por ejemplo, si estamos en frente de bienes sustitos o complementarios la incidencia de conexión competitiva sería mayor, lo cual suele inscribirse también en el criterio de la intercambiabilidad. 4.8.5. Mismo género de los productos.

Pese a que pueden encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayor incidencia de conexión competitiva. Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir. 4.9. En relación con el grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos o servicios, se deben tomar en 16 4/11/2016 GACETA OFICIAL 18 de 45 cuenta las características, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos, etc.

Efectivamente, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta criterios como el de intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o el de complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deban utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 17 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, la Corte consultante debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que éste podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. 4.1 O. Se deberá hacer uso de los criterios señalados para determinar la existencia de conexión competitiva entre los servicios que distinguen los signos confrontados.

Sin embargo, con el fin de verificar la conexidad entre productos amparados, resulta necesario precisar las circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de aquellos sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad.

Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para establecer la existencia de conexión competitiva. 4.11. Para resolver la acción de nulidad se debe tener en cuenta que para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, debe atenderse el criterio del llamado "consumidor medio" o consumidor común y corriente de una determinada clase de producto, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes. 18 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2010-00142-00, la que 17 Ver a manera de referencia el Proceso 68-IP-2002. 18 Proceso 09-IP-94.

Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunídad Andina, Tomo IV, p. 97, caso "DIDA". 17 4/11/2016 GACETA OFICIAL 19 de 45 deberá adoptarla al emitir et correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Tribunal. del Artículo 90 del Es Cecilia 7 L�L::«;;;;;;::;: MAGISTRADA Hugo Ramiro MAGISTRADO pac De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, fi an igualmente la presente pretaeió rejudicial el Presidente y el Se tario.

Notifíquese a la Entidad Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 18 4/11/2016 GACETA OFICIAL 20 de 45 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 21 de septiembre de 2016 Proceso: 272-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: Referencia: 2010-00159 Patente: "SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL BIDIRECCIONAL E INALAMBRICO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS" Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 1757, recibido el 5 de junio de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 14, 21, 28, 30 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N ª 2010-00159; y, El auto de 12 de noviembre de 2015 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: f KEY ZOOM TECHNOLOGIES DE COLOMBIA LTDA. 1 GACETA OFICIAL Demandada: 2. 4/11/2016 NACIÓN LA SUPERINTENDENCIA COMERCIO. 21 de 45 COLOMBIANA DE INDUSTRIA Y Hechos Relevantes: 2.1. El 26 de diciembre de 2005, KEY ZOOM TECHNOLOGIES DE COLOMBIA solicitó la entrada en fase nacional de la patente de invención denominada:" SISTEMA DE ADMINISTRACION, MEDICIÓN Y CONTROL BIDIRECCIONAL E INALAMBRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS". 2.2.

Una vez publicada no se presentaron oposiciones. 2.3. El 20 de junio de 2008, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Oficio 8166 comunicó al solicitante el resultado del examen de fondo, "otorgando un plazo de 60 días para dar respuesta a los requerimientos efectuados en dicho examen, concernientes principalmente a (i) falta de claridad en las reivindicaciones, (ii) falta de cumplimiento en los requisitos de patentabilidad y (iii) reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso". 2.4.

El 23 de octubre de 2008, KEY ZOOM TECHNOLOGIES DE COLOMBIA radicó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio su respuesta al Oficio 8166, donde se presentó un nuevo capítulo reivindicatorio e hizo ciertos ajustes. 2.5. El 27 de abril de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución 19076, negó la solicitud de patente presentada.

2.6. KEY ZOOM TECHNOLOGIES DE COLOMBIA presentó recurso de reposición contra el anterior acto administrativo. 2.7. El 30 de septiembre de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución 50154, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto administrativo impugnado.

2.8. KEY ZOOM TECHNOLOGIES DE COLOMBIA presentó ante el Consejo de Estado de la República de Colombia demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos mencionados. 2.9. El 5 de junio de 2015, la Sección Primera del Consejo de Estado mediante Oficio 1753, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. p f 2 GACETA OFICIAL 3. 4/11/2016 22 de 45 Argumentos de la Demanda presentados por KEY ZOOM TECHNOLOGIES DE COLOMBIA: 3.1.

Manifestó que se vulneró el articulo 45 de la Decisión 486, ya que dicho artículo ordena que se efectúen dos o más exámenes de patentabilidad antes de tomar una decisión final. Asimismo, que se vulneró el derecho de defensa y contradicción, porque se debió hacer un segundo examen de fondo y, además, comunicarlo al solicitante para que pudiera responder a los comentarios realizados por la oficina competente, sobre todo porque la razón de la denegatoria fue la falta de claridad. 3.2.

Adujo que la reivindicación 1 tiene el carácter de independiente, mientras que las denominadas 2 a 7 son dependientes. Reivindican un sistema, es decir, un producto. Lo anterior en el marco del artículo 30 de la Decisión 486. 3.3. Agregó que el objeto de la solicitud de patente cumple con los requisitos de patentabilidad. Las modificaciones realizadas al capitulo reivindicatorio sustentan dicho cumplimiento, lo que no fue tenido en cuenta. 3.4.

Señaló que la Superintendencia aplicó indebidamente el artículo 21 de la Decisión 486, ya que el objeto de la solicitud no es simplemente un uso. 3.5 Indicó que a pesar de que los medios usados en la invención puedan ser conocidos, la aplicación de dichos elementos constituye una invención y que tal como quedó demostrado no era necesaria una nueva descripción de la invención. Agrego que con la información adicional presentada cualquier persona versada en la materia comprendería la solución aportada. 4.

Argumentos de la Contestación presentados SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: por la 4.1. Señaló que la patentabilidad de una invención no depende del esfuerzo realizado por el inventor para obtener la invención, o del valor económico que se le asigne al invento. Depende que se cumplan con todos los requisitos de pantentabilidad. 4.2.

Expresó que pese a que el solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio subsistieron los impedimentos para la concesión de la patente. De acuerdo con el artículo 45 de la Decisión 486, si la oficina observa que subsisten los impedimentos para la concesión, podrá denegar la patente. 6 f 3 GACETA OFICIAL 4/11/2016 23 de 45 4.3.

Indicó que una vez analizada la descripción y las reivindicaciones se concluye que la invención no fue divulgada en forma clara y completa, dejando muchos vacíos técnicos, además que el objeto de solicitud es el uso de la invención más no la invención. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 14, 21, 28, 30, 45 de la Decisión 486 1 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes. 6 f Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

"( ) Articulo 14.- Los Palses Miembros otorgarán patentes para ras invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologla, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. ( ) Articulo 21.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el articulo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.

( ) Articulo 28.- La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información: a) el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención; b) la tecnologla anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnologia; c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnologla anterior; d) una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera; e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y, f) una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención. ( ) Articulo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente.

Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior.

Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple. ( ) Articulo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta dias adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente w denegará la patente. 4 GACETA OFICIAL 4/11/2016 24 de 45 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. La descripción de la invención. Su función y requisitos.

Las reivindicaciones y el examen de patentabilidad. El requisito de claridad. La prohibición de patentar usos. La notificación del examen de fondo de conformidad con el artículo 45 de la Decisión 486. 3. 4. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La descripción de la invención. Su función y requisitos 1.1. El articulo 28 de la Decisión 486 establece los requisitos que debe cumplir la descripción de la invención. De acuerdo con lo ordenado en esta misma norma "La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla.

( )". 1.2. Respecto de lo que se debe entender por una persona capacitada o versada en la materia técnica, el Tribunal, basándose en el concepto de experto medio, ha manifestado lo siguiente: ""El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo especifico de la invención' (Proceso 43-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 870 de 9 de diciembre de 2002, caso: FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACIÓN RETARDADA)".

(Proceso 45-IP-2005. Interpretación Prejudicial del 8 de junio de 2005)". 1.3. La descripción suficientemente clara y completa de la invención, tal y como lo señala la norma estudiada, no puede obviarse de ninguna manera, puesto que cumple con una función informativa e interpretativa esencial para entender la invención. En consecuencia, si este requisito fundamental llegare a faltar, la Oficina Nacional Competente puede formular reparos al solicitante, de conformidad con el artículo 39 de la Decisión 486. 1.4.

La descripción clara y completa de la invención tiene las siguientes funciones: {; f ( r. 5 GACETA OFICIAL 4/11/2016 25 de 45 1.4.1. Mediante la misma los interesados acceden a la información acerca de las reglas técnicas que constituyen la invención y, en consecuencia, es la forma de poder ejecutar la invención cuando estén legalmente habilitados para ello. 1.4.2.

Es un factor imprescindible para delimitar el ámbito de la patente. 1.4.3. Constituye un elemento para la interpretación de las reivindicaciones. Este punto es de suma importancia, ya que son éstas las que definen lo que constituye el contenido técnico inventivo sobre el cual la patente otorgará un derecho exclusivo. 1.5. La norma estudiada también regula el contenido mínimo de la descripción, a saber: 1.5.1.

El nombre de la invención. 1.5.2. El sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención. 1.5.3. La tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología. 1.5.4. Una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior. 1.5.5.

Una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera. 1.5.6. Una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes. 1.5.7. Una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención. 2.

Las reivindicaciones y el examen de patentabilidad 2.1. Como en el proceso interno se discute si las reivindicaciones se encontraban sustentadas en la descripción, se abordará el tema 6 f 6 GACETA OFICIAL 4/11/2016 26 de 45 planteado reiterando la línea jurisprudencia! trazada por el Tribunal para este asunto2. 2.2. Las reivindicaciones son las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección jurídica mediante el otorgamiento de la patente.

Son fundamentales para el análisis de registrabilidad y para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción {artículo 30 de la Decisión 486),3 que en últimas silve como parámetro interpretativo de aquellas. Además, es importante resaltar que la descripción pueda estar compuesta por dibujos (artículos 26 literal d) y 28 literal d), y complementada con el depósito del material biológico, de conformidad con Jo expresado en el articulo 29 de la Decisión 486.

Lo anterior, ciertamente impone sobre el examinador la carga de mirar la solicitud de patente de manera integral y sistemática. 2.3. Como las reivindicaciones definen la invención a proteger, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin. Por lo tanto, el examinador debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo. 2.4.

Adicionalmente se debe tener en cuenta que el requisito de claridad se cumple si se hace una apropiada interpretación de éstas, esto es, soportándola en la descripción y en sus complementos. Si una vez realizado esto no se observan nítidamente las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección, estaríamos de cara a unas reivindicaciones que no cumplen con el requisito de claridad. 2.5.

Sobre el tema en estudio es pertinente transcribir la precisión consignada en el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina: "Las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud, pues definen la invención a proteger y delimitan el alcance de esa protección (Art. 51).

Es fundamental que sean claras y concisas (Art. 30), para que: 2 3 f Ver las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 165-IP-2013 de 4 de septiembre de 2013; 243-IP-2013 de 2 de abril de 2014; y 7-IP-2015 de 12 de noviembre de 2015. "Articulo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes.

Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple". 7 GACETA OFICIAL 4/11/2016 27 de 45 1.

Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y 2. Puedan determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente. El requisito de claridad y conc1s1on se aplica a cada reivindicación individualmente, así como al conjunto de todas". 2.6. Es oportuno mencionar que el requisito de concisión va de la mano con el de claridad.

Las reivindicaciones son concisas si son precisas, si están escritas en un lenguaje específicamente orientado a definir la invención. La concisión se dirige a establecer la simplicidad en el entendimiento del objeto a patentarse, teniendo en cuenta un análisis individual de cada una de ellas, como un análisis sistemático y en conjunto. 2.7.

Para el caso particular se deberá utilizar la descripción para interpretar las reivindicaciones de forma sistemática, de conformidad con lo planteado en la presente providencia. 3. La prohibición de patentar usos 3.1. Como en el proceso interno se debate si el objeto de la solicitud de patente es simplemente un uso, se abordará el tema planteado reiterando la jurisprudencia existente sobre la materia4 • 3.2.

De una lectura de los artículos 14 y 21 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se desprende lo siguiente: 3.2.1. En el ordenamiento jurídico comunitario andino únicamente se pueden patentar invenciones de productos o procedimientos. 3.2.2. Los usos en general y los segundos usos no son patentables. Por lo tanto forman parte también de las exclusiones de patentabilidad fijadas en los artículos 15 y 20 de la Decisión 486. 3.3.

De conformidad con lo anterior, se deberá establecer si la solicitud de patente presentada pretende patentar un uso o un segundo uso y, por lo tanto, si incurre en una exclusión de patentabilidad de conformidad con la interpretación sistemática de los artículos 14 y 21 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4 (l f Se pueden ver las Interpretaciones 38-lp-2012 de 1 de julio de 2012 y 9-IP-2014 de 13 de mayo de 2014. 8 4/11/2016 GACETA OFICIAL 4. 28 de 45 La notificación del examen de fondo de conformidad con el artículo 45 de la Decisión 486 4.1.

Como en el proceso interno se discute si de conformidad con el artículo 45 de la Decisión 486 se deben efectuar dos o más exámenes de pantentabilidad antes de tomar una decisión definitiva, se abordará el tema propuesto reiterando la jurisprudencia sobre la materia5. 4.2. Si a propósito del examen de fondo se realizan requerimientos al solicitante, se crea una carga para el interesado en el sentido de que debe resolverlos en un plazo de sesenta días desde la notificación, prorrogable por treinta días adicionales, so pena de que la solicitud sea denegada (articulo 45 de la Decisión 486). 4.3.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el articulo 45 en referencia, la oficina de patentes tiene la obligación de notificar al solicitante si no se cumplen los requisitos para la concesión de la patente. Y potestativamente proceder a las notificaciones que estime necesarias para los fines del análisis de patentabilidad. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2010-00159, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo o del Tnbunal. el t del artlcu �r: z Cecilia Luisa Al�ros MAGISTRADA Hugo Ram1 mez Apac MAGISTRADO 5 ( Se puede ver las Interpretaciones Prejudiciales 83-IP-2010 del 14 de octubre de 2010 y 103-IP2012 del 31 de octubre de 2012. 9 GACETA OFICIAL 4/11/2016 29 de 45 De acuerdo con el articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Cecilia J:.:tldos PRESIDENTA (e) Notifíquese a la Corte Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 1 PROCESO 272-IP-2015 f 10 4/11/2016 GACETA OFICIAL 30 de 45 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 1 de septiembre de 2016 Proceso: 411-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 05867-2013-0-1801-JR-CA-26 Referencia: Signos E / YE Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 5867-2013-0/5taSECA-CSJLI, recibido el 21 de agosto de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 05867-2013-01801-JR-CA-26; y, El auto de 25 de febrero de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: BORA CREATIONS S.L. 4/11/2016 GACETA OFICIAL Demandado: 2. 31 de 45 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI REPÚBLICA DEL PERÚ. Hechos Relevantes: 2.1. El 13 de octubre de 201O, BORA CREATIONS S.L., solicitó el registro como marca del signo mixto E 1, para amparar los siguientes productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza: "Jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares".

(Expediente Administrativo 435097-201 O/OSO). e 2.2. El 13 de noviembre de 2010, EBEL INTERNATIONAL LIMITED formuló oposición sobre la base de su marca mixta É ÉSIKA (Certificado 84559), para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.3. El 26 de octubre de 2011, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI mediante la Resolución 2724-2011/CSD-INDECOPI, declaró infundada la oposición y denegó de oficio el registro solicitado.

Argumentó que el signo solicitado es confundible con la marca mixta YE2 (Certificado 139424), registrada a favor de la sociedad ALFA PARF GROUP S.p.A. (en adelante ALFA), para amparar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza3 (Expediente administrativo 342529-2008). 2 3 "( ) la representación de la letra 'e' presenta trazos característicos y está contenida dentro de una figura circular de fondo oscuro·. fl. 50.

Con trazos peculiares y caracteristicos. Asf mismo, está conformada por una figura circular de fondo oscuro que incluye la letra y y debajo la letra ·e·. Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, peñumeria, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares: dentlfricos, preparaciones para el cuidado del cuerpo, el cuero cabelludo y el cabello. 2 GACETA OFICIAL 4/11/2016 32 de 45 2.4.

El 23 de noviembre de 2012, BORA CREATIONS S.L. presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 2.5. El 17 de abril de 2013, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI mediante la Resolución 1277-2013/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución impugnada.

2.6. BORA CREATIONS S.L. interpuso demanda administrativa contra el anterior acto administrativo. contenciosa 2.7. El 22 de enero de 2015, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas del INDECOPI de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Siete declaró infundada la demanda. 2.8.

El 2 de febrero de 2015, BORA CREATIONS S.L. presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 2.9. El 21 de agosto de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de República del Perú, mediante Oficio 5867-2013-0/StaSECA-CSJLI-PJ, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la Demanda presentados por BORA CREATIONS S.L.: 3.1. Manifiesta que los signos en conflicto no son confundibles entre sí en los aspectos gráfico, fonético y semántico. 3.2. Indica que existen registradas a favor de distintos titulares marcas que incluyen la letra "e". Por lo tanto, la autoridad nacional está desconociendo sus propios precedentes. 3.3.

Adiciona que los signos en conflicto coexisten en Colombia sin ningún inconveniente. Por lo tanto, la negativa del registro solicitado se convierte en una barrera de acceso al mercado. 3.4. Señala que la especificidad de los productos de la Clase 3 hace que el consumidor sea cauto o prevenido a la hora de escogerlos. 4. Argumentos de la Contestación presentada por el INOECOPI: 4.1.

Indica que los signos en conflicto son confundibles entre si. No influye en nada que existan otros signos dentro de la Clase 3 que empleen la r 3 GACETA OFICIAL 4/11/2016 33 de 45 letra "e", puesto que en el caso sub examine la presencia de la vocal "e" en minúscula en ambos signos, genera riesgo de confusión. 4.2. Precisa que existen diversas marcas que contienen en su conformación la letra "e" la cual es de uso frecuente para la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza y que aquello no es determinante para el posible el registro de signos que contengan esta letra. 4.3.

Complementa que el elemento relevante del signo solicitado es el gráfico, además que la letra "y" dentro del signo mixto YE no elimina el riesgo de confusión. 5. Sentencia de primera instancia: 5.1. El Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de INDECOPI de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Siete de 22 de enero de 2015, declaró infundada la demanda argumentando que: M(, •,)

VIGÉSIMO QUINTO: Desde el aspecto fonético, ( ) se colige que los signos confrontados suscitan diferentes impresiones fonéticas, conforme lo señala el demandante. No obstante, ello no implica que la confusión no se pueda dar en otros planos (...). ( )

TRIGÉSIMO: El demandante ha argumentado que a nivel semántico, el consumidor peruano no podrá confundir los dos signos porque tienen distintos significados; ( ) Sobre el particular, hay que señalar que dicho argumento resulta incorrecto; puesto que en el caso concreto las marcas en cotejo no son palabras, sino letras, y como tales, no tienen significado lexical; por tanto no es posible realizar una comparación desde el plano semántico o conceptual de ellas.

TRIGÉSIMO TERCERO: En tal sentido, de conformidad con el criterio adoptado por el referido Tribunal y con la normativa andina vigente, la decisión de la autoridad administrativa colombiana de registrar la marca solicitada no vincula a /as autoridades de este pals para otorgar el registro solicitado, debiendo anotarse además que se desconoce el razonamiento seguido en Colombia y las particularidades del caso colombiano. En el caso que nos ocupa, se ha advertido que la coexistencia de las marcas confrontadas generaría riesgo de confusión en el público consumidor debido a la semejanza gráfica que presentan los signos y a la identidad de los productos, todo lo cual constituye motivos suficientes, razonables y coherentes para denegar el registro solicitado.

( r. 6. <¡J 6 f Recurso de apelación interpuesto por BORA CREATIONS S.L.: 6.1. Reiteró los argumentos expuestos en la demanda. 4 GACETA OFICIAL B. 4/11/2016 34 de 45 NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial del articulo 136 del literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente, de igual manera el Tribunal al referirse en esta providencia al análisis de registrabilidad de los signos compuestos por elementos de uso común, en razón de discutirse este aspecto dentro del proceso, habrá de referirse también a la causal de irregistrabilidad prevista en el literal g) del artículo 1354 • X De otra parte, la Corte Consultante formuló las siguientes preguntas: "1.

De conformidad con Jo establecido en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486: ¿ Cómo debe efectuarse el análisis de confundibilidad entre dos signos que distinguen productos similares? ¿El grado de atención del consumidor medio es un criterio determinante para el análisis de confundibilidad de dos signos en disputa? 2. De conformidad con la Decisión 486: ¿Si se ha obtenido un registro de marca en determinado País Miembro de la Comunidad Andina, esto significa que se deberá conceder dicho registro de marca en los otros Países Miembros?".

Igualmente, las mismas le serán atendidas. c. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. El consumidor medio y su nivel de atención en los productos de la Clase 3. Comparación entre signos mixtos.

Análisis de registrabilidad de signos compuestos por elementos de uso común. El signo mixto cuyo elemento denominativo es una letra. El principio de territorialidad. La autonomía de la oficina de registro de marcas. El examen de registrabilidad. 2. 3. 4. 4 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.­ ( ) "Articulo 135 No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) g) consistan exclusívamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país";

( ) Articulo 136 "No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación". f t c r. 5 GACETA OFICIAL 4/11/2016 35 de 45 D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. El consumidor medio y su nivel de atención en los productos de la Clase 3 1.1. Como en el proceso interno se discute si signo mixto E es confundible con la marca mixta YE, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina5, del siguiente tenor literal: "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( r. 1.2. El Ordenamiento Juridico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza. 1.3.

De ahí que la norma prohiba el acceso al registro de algún signo idéntico6 o semejante7 a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de 5 6 7 Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 55-IP-2013, del 8 de mayo de 2013; y 114-IP-2013 del 29 de agosto de 2013.

Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insigníficantes, que podrian pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 6 GACETA OFICIAL 4/11/2016 36 de 45 asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca. 1.4.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 1.5. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.6.

La Corte Consultante realizó la siguiente pregunta: 1.7. De conformidad con lo establecido en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486: ¿Cómo debe efectuarse el análisis de confundibilidad entre dos signos que distinguen productos similares? 1.8. Si los signos en conflicto amparan productos diferentes, se deberá determinar si estos tienen conexión competitiva y, sobre esta base, se procederá a establecer la posibilidad de error en el público consumidor (riesgo de confusión y/o de asociación).ª 8 Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Nlza Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podrla darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorlas o subcategorlas disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, asl como los medios de publicidad empleados para tales finesª, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.

Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud.

El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.8 En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre si para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.8 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podrla decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el 7 GACETA OFICIAL 4/11/2016 37 de 45 1.9.

Si los signos en conflicto coinciden en algunos de los productos amparados, no hay necesidad de analizar la conexión competitiva. En estos casos se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.9.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.9.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.9.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.9.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.1 O. Asimismo es de tener en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de ser considerado los productos o servicios que se identifican con las marcas, en este caso los productos amparados con los signos mixtos E y YE, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas tiene adoptadas este Tribunal. 1.11.

En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas generales para el cotejo entre signos distintivos 9: 9 r precio de un producto origina una mayor demanda en el otro 8• Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc.

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009. 8 GACETA OFICIAL 4/11/2016 38 de 45 1.11.1.

En principio, la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. Como quiera que el caso particular se refiere a la comparación entre signos mixtos, se deben aplicar las reglas especificas determinadas en el acápite 2 de la presente providencia. 1.11.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.11.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.11.4.

Para la mencionada comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general y, en consecuencia, para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.

En relación con lo anterior, la Corte Consultante realizó la siguiente pregunta: ¿El grado de atención del consumidor medio es un criterio determinante para el análisis de confundibilidad de dos signos en disputa? El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

Para el caso particular, ya que se trata de signos que amparan productos de la Clase 3, es importante que se establezca el 9 GACETA OFICIAL 4/11/2016 39 de 45 nivel o grado de atención del consumidor medio al enfrentarse a la escogencia de artículos cosméticos, de limpieza, etc. 2. Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia informa de la presunta confusión entre los signos mixtos E y YE, debe tenerse en cuenta al compararlos que este tipo de signos se componen de un elemento denominativo que a su vez puede ser simple o compuesto y de uno gráfico.

El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual. El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc. 2.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.

En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas 1 º para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión. 2.3.2. Si el elemento gráfico es el preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir tres elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la 10 f Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-IP2014. 10 GACETA OFICIAL 4/11/2016 40 de 45 contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. 11 En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 2.3.3.

Si por el contrario el elemento denominativo es el preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, a saber: 2.3.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.3.2.

Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a com parar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.3.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.3.3.5.

Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 2.4. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo de los signos mixtos E y YE para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por BORA CREATIONS S.L. conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollarán a continuación en esta providencia. t 11 Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 de 27 de octubre de 2015. 1l GACETA OFICIAL 3. 4/11/2016 41 de 45 Análisis de registrabilldad de signos compuestos por elementos de uso común. El signo mixto cuyo elemento denominativo es una letra. 3.1.

Como se argumentó en el proceso interno que existen registradas a favor de distintivos titulares marcas que incluyen la letra "e", el Tribunal abordará este tema siguiendo su línea jurisprudencia! al respecto 12 y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes del Régimen de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina. 3.2. El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como gráficos, palabras, letras, expresiones o partículas, y alguno o varios de estos componentes pueden catalogarse como de uso común en relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, razón por la cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 3.3.

De ahí que el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohíba el registro de signos de uso común en los siguientes términos: "No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país". 3.4.

Si bien la norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, esta prohibición no debe comprenderse referida únicamente a los elementos denominativos, pues los elementos gráficos también pueden llegar a representar una designación común. 3.5. Sin embargo, es posible que palabras, letras, expresiones o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otros elementos, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.

En todo caso debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por otros empresarios, de 12 { Entre otras, en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2006 dentro del Proceso 151-IP-2006; Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2010 dentro del Proceso 22-lp-2010, Interpretación Prejudicial del 20 de mayo de 2015 del Proceso 184-IP2014 y la Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2016 del Proceso 327-IP-2015. 12 GACETA OFICIAL 4/11/2016 42 de 45 donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las palabras, letras o partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 3.6.

No obstante, si la exclusión de los componentes de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintitividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto. 3.7.

Para el caso particular merece especial importancia referirnos a los signos mixtos cuya parte denominativa es una letra, ya que en el evento de que dicha letra sea considerada de uso común, el signo en su conjunto podría ser considerado como distintivo si los elementos gráficos son de tal potencia que impacten en la mente del consumidor de manera tal que la letra quede en un segundo plano. 3.8.

Cuando la estilización sea tal que las letras sean secundarias en la apreciación global de la marca, el carácter distintivo de la misma será mucho mayor. Mientras más aleatoria y atípica sea la forma de graficar las letras, existen más probabilidades de que sea considerada prima facie como distintiva. De igual manera, un borde llamativo e inusual puede ayudar a revestir la marca de carácter distintivo. 3.9.

Para finalizar el tema comprendido en este punto, los elementos de uso común en una clase determinada pueden no ser así en otra. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es de tener en cuenta que hay productos y servicios con estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando dicha situación se podría establecer si el estatus de uso común en una clase, afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, Jo cual hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. 3.1 O. De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación, se deberá determinar si la letra E es de uso común en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza y seguidamente realizar la comparación excluyendo los elementos de uso común que se hubiere llegado a determinar, considerando, de ser pertinente, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo 3.6. 13 GACETA OFICIAL 4. 4/11/2016 43 de 45 El principio de territorialidad.

La autonomía de la oficina de registro de marcas. El examen de registrabilidad. 4.1. Como la demandante argumentó que la Autoridad Nacional está desconociendo sus propios precedentes, el Tribunal se referirá al tema, reiterando lo que ha sostenido sobre el particular en múltiples asuntos13• 4.2. El examen de registrabilidad que realiza la entidad competente reúne las siguientes características: 4.2.1.

Es autónomo: sus decisiones son independientes, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras entidades de registro de marcas, como en relación con las emitidas por la propia oficina. Significa esto que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

Lo anterior no tiene el alcance de afirmar que las oficinas de registro de marcas no tengan límites en sus actuaciones, o que no pueda referirse a sus propios precedentes en el desarrollo de sus funciones, sino que tiene la obligación al hacer el análisis de registrabilidad, de estudiar cada caso en particular, considerando todas sus características y teniendo en cuenta las pruebas que obren en el respectivo trámite, y desde luego las Normas Comunitarias aplicables.

Por lo mismo, el limite de sus actuaciones está dado por el Derecho Comunitario, en concordancia con las garantías procesales consagradas en las respectivas legislaciones de los Países a través de las acciones judiciales correspondientes para conocer de la legalidad de los actos administrativos que en el desarrollo de su función emitan. 4.2.2.

Es de oficio: se debe realizar aunque no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 4.2.3. Es integral: Se debe hacer un examen total del signo solicitado para registro, lo cual implica analizar si incurre en las causales 13 f Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-lP-2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, expedida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, en el proceso 167-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del Proceso 17-IP-2013. 14 GACETA OFICIAL 4/11/2016 44 de 45 de irregistrabilidad absolutas y relativas previstas en los artículos 134, 135, 136, 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4.2.4.

Es motivado: debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas. Esto quiere decir que la oficina nacional debe fundamentarlo y no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia la resolución respectiva, que finalmente es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. 4.3. La Corte Consultante realizó la siguiente pregunta en relación con el análisis de registrabilidad: ¿De conformidad con la Decisión 486: ¿si se ha obtenido un registro de marca en determinado País Miembro de la Comunidad Andina, esto significa que se deberá conceder dicho registro de marca en los otros Países Miembros? f f 4.4.

No, si se ha obtenido el registro de marca en un país miembro no se extiende dicha concesión a los otros países miembros. Los derechos de propiedad industrial se protegen bajo el principio de territorialidad, el cual se puede enunciar de la siguiente manera: los derechos de propiedad industrial concedidos en un país miembro únicamente tendrán efectos en el territorio de dicho Estado. 4.5.

Significa lo anterior que para adquirir derechos sobre algún bien intelectual en el marco del derecho de propiedad industrial comunitario andino, se deberán seguir los procedimientos de concesión o registro, según sea el caso, en cada uno de los países miembros y bajo exámenes autónomos, de oficio, integrales y motivados. 4.6. No obstante lo anterior, la normativa comunitaria ha consagrado algunas excepciones como la protección a la marca notoriamente conocida y la oposición andina, que operarán bajo los requisitos y condiciones determinados en la normativa comunitaria y la jurisprudencia del Tribunal Comunitario.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 05867-2013-0-1801-JR­ CA-26, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 15 GACETA OFICIAL 4/11/2016 45 de 45 La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

Apac Hugo Ram1 MAGISTRADO del Estatuto del Tribunal, fir · ial el Presidente y el Seer n igualmente la SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. f 16