A] QA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de agosto de 2016 Proceso: 117-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2010-00142-00 Referencia: Acción de Nulidad.
Signos involucrados: ÁGUILA (denominativo) y marca ÁGUILA (mixta). Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 0774, recibido el 13 de marzo del 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 136 Literales a) y h), 154 y 155 Literales d), e) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N* 2010-00142-00; y, El Auto de 8 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: BAVARIA S.A. Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (en adelante, la SIC) REPUBLICA DE COLOMBIA. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Tercero interesado: BASF AGRO B.V. Hechos Relevantes El 26 de mayo del 2005, BASF AGRO B.V. (en adelante, BASF) solicitó ante la División de Signos Distintivos de la SIC* el registro del signo denominativo ÁGUILA para distinguir “( ) pesticidas, especialmente preparaciones para destruir animales dañinos, fungicidas y herbicidas”, de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
El 31 de enero de 2008, la solicitud de registro de la marca denominativa ÁGUILA fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 588, la misma que fue objetada por la sociedad BAVARIA S.A., pues consideró que el signo solicitado resulta similarmente confundible con las marcas ÁGUILA (mixtas y denominativas) de las cuales es titular y que alega, son signos notoriamente conocidos, por lo que consideró aplicables las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
El 27 de abril del 2009, mediante Resolución 19330 la División de Signos Distintivos de la SIC declaró la notoriedad de la marca ÁGUILA a favor de la sociedad cervecera BAVARIA S. A? y declaró infundada la oposición presentada por la misma sociedad, ya que consideró que ésta no causaría confusión para el público ya que está dirigida para diferentes mercados.
Además concedió el registro de la marca denominativa ÁGUILA solicitado por BASF para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. inconforme con tal decisión, BAVARIA S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos por la Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, mediante las Resoluciones 36177 de 21 de julio del 2009 y 49802 de 30 de septiembre del 2009, respectivamente, ambas confirmando lo decidido en la Resolución 19330.
El 22 de febrero de 2010, BAVARIA S.A. presentó acción de nulidad en contra de las Resoluciones 19330, 36177 y 49802. Mediante auto de 23 de octubre del 2014, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera, decidió suspender 1 2 Expediente Administrativo 05 051576, Certificado 389194. Consta en el expediente que dicha declaratoria se hizo “( ) para la industria de la cerveza, para el período comprendido entre los años 2002 a 2004”.
(Fl. 4 del expediente) 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos contenidos en la Acción de Nulidad BAVARIA S.A. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: El signo denominativo ÁGUILA es similar al punto de generar confusión entre el público consumidor con la marca mixta ÁGUILA registrada en diferentes Clases Internacionales.
Desde el punto de vista gráfico, la similitud entre las marcas enfrentadas es evidente. Al comparar las mismas en su conjunto el público consumidor las confundirá, más aún si se tiene en cuenta el alto nivel de recuerdo que brinda la marca mixta ÁGUILA en el grupo de consumidores, por lo cual éste no podrá distinguir de ninguna manera el origen de fabricación de los productos.
La notoriedad de la marca mixta ÁGUILA de propiedad de BAVARIA S.A. ha sido comprobada mediante Resolución 19330. La marca denominativa solicitada ÁGUILA reproduce las seis letras principales que se encuentran en la marca mixta registrada ÁGUILA de BAVARIA S.A., es decir, la totalidad de sus letras. La marca solicitada no goza de los requisitos del Artículo 134 de la Decisión 486, en consecuencia, el signo no es apto para ser registrado como marca ante la División de Signos Distintivos de la SIC.
Argumentos de la SIC en su contestación a la Acción de Nulidad La SIC en su contestación a la acción de nulidad expresa, en lo principal, que el reconocimiento de la notoriedad de la marca mixta ÁGUILA se ha efectuado en relación con productos pertenecientes a la Clase 32 de la Clasificación Internacional especificamente cervezas mientras que la marca objeto de la litis es solicitada para amparar los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, relacionada con pesticidas, especialmente con preparaciones para destruir animales dañinos, fungicidas y herbicidas, por ello es que esta Superintendencia no encuentra punto de conexión que permita estimar, que a pesar de la notoriedad demostrada, al encontrar en el mercado una empresa de pesticidas y preparaciones de este tipo que el consumidor pueda asociarlo con cervezas o con el empresario que los produce pues se trata de productos y servicios diferentes con líneas de negocio y de mercado diferentes en el comercio. mA Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad por parte del Tercero Interesado.
BASF AGRO B.V. en su escrito de contestación a la acción de nulidad expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 5.1. La oposición al registro de la marca denominativa ÁGUILA careció de fundamento fáctico y legal, y por lo mismo, justificadamente fue declarada infundada. 5.2. Los cargos formulados por la demandante no desvirtúan la legalidad de las resoluciones demandadas.
Por lo tanto, dicho registro debe ser ratificado por el Honorable Consejo de Estado. 5.3. Es de resaltar que la marca notoria de BAVARIA S.A. está destinada para la industria de cerveza, clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que coexiste pacíficamente en el mercado con cerca de 50 registros de marcas que reproducen total o parcialmente el signo de BAVARIA S.A. 5.4.
Que aun cuando los signos sean idénticos no existe fundamento para afirmar que generarían riesgo de confusión ya que la marca mixta registrada ÁGUILA ampara cerveza, mientras que el signo denominativo solicitado ÁGUILA distingue pesticidas. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante ha solicitado la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 136 Literales a) y h), 154 y 155 Literales d), e) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
No se interpretarán los Artículos 134, 154 y 155 Literales d), e) y f) de la referida Decisión 486, pues su análisis no resulta indispensable al resolver la acción de nulidad planteada en sede judicial. Se interpretará el Artículo 136 Literales a) y h) de la referida Decisión 486*, pues en el proceso interno se debate la validez del acto que “Artículo 136 (Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina).- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión a de asociación;
(..) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos O servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio def signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”. concede el registro de un signo ante la oposición formulada sobre la base de las causales de irregistrabilidad relativa contenidas en dichos literales.
De oficio se interpretará el Artículo 226 Literales a), b), y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*, norma que guarda concordancia con lo dispuesto en el Artículo 136 Literal h) y que será tomado en cuenta en el presente análisis con la finalidad de establecer el marco normativo de protección del signo distintivo notoriamente conocido frene a los riesgos a los que se encuentra expuesto.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión y de asociación. Reglas para el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas denominativas y mixtas. La marca notoria y su protección. La conexión competitiva entre productos de las Clases 5 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión y de asociación. Reglas para el cotejo de signos distintivos. 1.1. En el proceso interno, BASF AGRO B.V. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la SIC el registro del signo denominativo ÁGUILA para distinguir “( ) pesticidas, especialmente preparaciones para destruir animales dañinos, fungicidas y herbicidas”, de la Clase 5 de la “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pals Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.
(..) Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.
También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo”. 1.2. 1.3. 1.4.
Clasificación Internacional de Niza. Solicitud que fue objetada por BAVARIA S.A., que consideró que la marca solicitante puede generar confusión con su marca notoria previamente registrada ÁGUILA (mixta) conocida para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, en particular cervezas. Consecuentemente, este Tribunal analizará a continuación el tema de la irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud y el riesgo de confusión y asociación, sobre la base del análisis del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo texto es el siguiente: “( ) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.
Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, O para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Al respecto es importante, tener presente en primer lugar que un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.
En este sentido un signo solicitado para registro anterior puede considerarse idéntico «o semejante a la registada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.
A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. Al respecto se ha insistido en la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en 1.5. 1.6. 1.7. primer momento determinar la existencia de su identidad o similitud y en el segundo momento la correspondencia entre los productos o de servicios que cada uno pretenda distinguir.
Cuando los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería manifiestamente evidente. Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio que, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición pero identificados en clases distintas podrán ser perfectamente registrables.
La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: 1.5.1. La confusión directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, 1.5.2.
La confusión indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá verificar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.7.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.7.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, Proceso 512-IP-2014, de 15 de julio de 2015.
Caso: “LOCKHEED MARTIN". Proceso 89-IP-2005, de 20 de julio de 2005. Caso: “ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRÁFICA A COLOR”. 1.8. 1.9. 2.1. esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.7.3. Gráfico o figurativo: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.7.4.
Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Igualmente, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.8.2.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.8.4.
Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. Es importante que al resolver la acción de nulidad se verifique que se hayan determinado las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre marcas denominativas y mixtas En el proceso interno, BASF AGRO B.V. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la SIC el registro del signo denominativo ÁGUILA, solicitud que fue objetada por la sociedad BAVARIA $.
A. sobre la base de su marca mixta notoria ÁGUILA. Por tal motivo, resulta necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos y mixtos. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Al respecto” se ha señalado que los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, son aquellos que utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.
Este tipo de signos se subdividen en: 2.2.1. Sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca o sugiere ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, 2.2.2. Arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Por otra parte, las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.* Se debe tener presente que al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas se debe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.
Si se determina que el elemento predominante en las marcas en conflicto es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: 2.5.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Como por ejemplo en el Proceso 15-IP-2013, marca: “KOLKANA" (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013. Proceso 55-1P-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 4 2.6. 2.7. 3. 3.1. 3.2. 2.5.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.5.3.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.5.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Por otra parte, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existiría riesgo de confusión con el signo denominativo.
Al resolver, se debe establecer el riesgo de confusión que pudo existir entre el signo denominativo ÁGUILA y la marca mixta previamente registrada ÁGUILA, y verificar si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y a los titulares de las marcas.
La marca notoria y su protección En el proceso interno, BAVARIA S.A. en su escrito de demanda sostiene que “( ) la notoriedad de la marca “AGUILA” (mixta) ha sido comprobada mediante Resolución 19330”. Por lo tanto, el Tribunal se referirá a la marca notoriamente conocida y a la prueba de su notoriedad. En los Artículos 224 a 236 del Título XIl de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se establece la regulación de los signos notoriamente conocidos?.
En el antes aludido Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplia el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos. En el Artículo 224 de la referida Decisión consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido'. De éste se pueden desprender las siguientes caracteristicas: Revisar a modo de referencia la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, en el marco del Proceso 23-1P- 2013. 10 *( ) Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente, de la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido”. 3.4.1.
Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente”. 3.4.2. Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 3.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. 3.5. El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad.
En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia. 3.6. Efectivamente, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el Artículo 136, Literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido. 3.7.
Como regla general y bajo el principio de especialidad!? dos o más signos idénticos o semejantes pueden coexistir en el mercado y poseer derechos autónomos, siempre que los productos y/o servicios que se pretenda proteger se encuentren en distintas clases internacionales, a contrario sensu el hecho de que los signos sean idénticos o semejantes y que a su vez pertenezcan a una misma clase internacional impediría su protección o coexistencia. 3.8.
De manera general se ha establecido que el amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad, lo cual implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, deberá establecer la eventual existencia de riesgos de confusión o asociación*?, de uso parasitario o de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el “1 13 El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente: “Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”. El principio de especialidad significa que al concederse un registro marcario este otorga protección para los productos o servicios para los cuales se otorgó el registro. El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor.
Véase, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13, 11 signo idéntico o similar a la marca notoria, conforme se ha establecido en el Literal h) de la antes citada norma. “( ) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.
(El subrayado es nuestro) Sin embargo, se debe tener presente que la protección amplia otorgada a las marcas notorias en la norma transcrita no puede considerarse absoluta, pues de conformidad con la misma norma dicha protección se da bajo los siguientes supuestos: a) Que el uso de la marca notoria fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; b) Que el tercero se aproveche injustamente del prestigio del signo notorio; o, c) Que el uso del signo idéntico o similar provoque la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria. 3.9.
En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el Artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. 3.10. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el Artículo 229, Literal a), se ha establecido que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.
Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo Pais Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. 3.11.La protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.
En efecto, el Artículo 229, Literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. 3.12.La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países.
Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el Articulo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.13.En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. 3.14.La normativa comunitaria andina no diferencia entre marca notoria y renombrada; por lo tanto, simplemente probando la notoriedad se genera una protección reforzada frente a las diferentes clases de riesgos en el mercado. 3.15.La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos.
De conformidad con los Artículos 136, Literal h), y 226 Literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario'*. 3.15.1. El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo. “LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL”.
Revista Foro No. 6, I! semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. 13 traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. 3.15.2. El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 3.15.3.
El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 3.15.4.
Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 3.16. El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser configurado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.
El reconocimiento de dicha notoriedad debe ser otorgado por la Autoridad Nacional competente tomando en consideración, entre otros, los criterios establecidos en el Artículo 228 de la Decisión 486, norma en que se enumera una lista no taxativa de factores que sirven para determinar la notoriedad de un signo distintivo. Asimismo, para que proceda la protección de la marca notoriamente conocida en los términos de las normas analizadas debe estar probado alguno de los riesgos antes precisados. 3.17.
Conforme a lo considerado, corresponde verificar lo argumentado por BAVARIA S. A., en relación con la notoriedad del signo mixto ÁGUILA previamente registrado para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, con la finalidad de proteger adecuadamente al signo que efectivamente haya probado ser notoriamente conocido contra su uso y registro no autorizado. 4.
Conexión competitiva entre productos de las Clases 5 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.1. En el presente caso, se discute si es que existe o no conexión competitiva entre los productos de las Clases 5 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 14 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.8. Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos y servicios.
Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto del análisis, tal y como se indica en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 864, v.gr., “( ) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente”.
Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos o servicios a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos y/o servicios en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. ** En principio, pueden existir en el mercado marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases.
Si estamos en frente de productos y/o servicios registrados en diferentes clases o en la misma clase, es preciso que se ajuste la regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para de esta manera poder establecer la posibilidad de error en el público consumidor.
Para el efecto, se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, pues la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, ni la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. Consecuentemente, para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios! 4.8.1.
La inclusión de productos diferentes en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. En esta hipótesis se 1 De modo referencial ver Proceso 156-1P-2014, Recogidos en anteriores interpretaciones como en la correspondiente al Proceso 441-1P-2015. 15 está frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos y/o servicios diferentes de una misma clase., que en caso de figurar registrados en marcas similares o idénticas, la vinculación o relación entre productos y/o servicios se presume y en consecuencia la conexidad competitiva, en cuyo evento la prueba para demostrar que no existe esta conexidad le corresponderá al titular de la marca a la cual se le atribuya dicha presunción. 4.8.2.
Canales de comercialización. Para determinar la conexión competitiva se deben analizar los canales de comercialización de los productos y/o servicios. Por ejemplo, la comercialización en grandes cadenas y tiendas por departamentos o supermercados, tendría poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios.
En cambio, habría mayor incidencia en tiendas o almacenes especializados, así como en pequeños sitios de expendio, donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud o relación. 4.8.3. Similares medios de publicidad. Si los productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), la incidencia de conexión competitiva seria mayor.
Por el contrario, si la difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. Si comparte los mismos de publicidad especializados, también podríamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado aisladamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto. 4.8.4.
Relación o vínculos entre productos. Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. Por ejemplo, si estamos en frente de bienes sustitos o complementarios la incidencia de conexión competitiva seria mayor, lo cual suele inscribirse también en el criterio de la intercambiabilidad. 4.8.5. Mismo género de los productos.
Pese a que pueden encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayor incidencia de conexión competitiva. Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir. 4.9. En relación con el grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos o servicios, se deben tomar en 16 cuenta las características, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos, etc.
Efectivamente, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta criterios como el de intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o el de complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deban utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, la Corte consultante debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que éste podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. 4.10.Se deberá hacer uso de los criterios señalados para determinar la 4.11 existencia de conexión competitiva entre los servicios que distinguen los signos confrontados.
Sin embargo, con el fin de verificar la conexidad entre productos amparados, resulta necesario precisar las circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de aquellos sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad.
Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para establecer la existencia de conexión competitiva..Para resolver la acción de nulidad se debe tener en cuenta que para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, debe atenderse el criterio del llamado “consumidor medio” o consumidor común y corriente de una determinada clase de producto, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes.*? En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2010-00142-00, la que 17 Ver a manera de referencia el Proceso 68-1P-2002. 18 Proceso 09-1P-94, Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”. 17 deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Nvy_— eZ | Sí ( Cecilia Luisa Ayllófí Quinteros a MAGISTRADA MAGISTRADA Hernál ro-Za Hugo Ramiro pac GIS O MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, figman igualmente la presente pretación Prejudicial el Presidente y el Segrétario.
Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 18