UA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 21 de septiembre de 2016 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: 272-1P-2015 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. 2010-00159 Patente: — “SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL BIDIRECCIONAL E INALAMBRICO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS” Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 1757, recibido el 5 de junio de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 14, 21, 28, 30 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N* 2010-00159; y, El auto de 12 de noviembre de 2015 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: KEY ZOOM TECHNOLOGIES DE COLOMBIA LTDA. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA = SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Hechos Relevantes: El 26 de diciembre de 2005, KEY ZOOM TECHNOLOGIES DE COLOMBIA solicitó la entrada en fase nacional de la patente de invención denominada:” SISTEMA DE ADMINISTRACION, MEDICIÓN Y CONTROL BIDIRECCIONAL E INALAMBRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS”.

Una vez publicada no se presentaron oposiciones. El 20 de junio de 2008, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Oficio 8166 comunicó al solicitante el resultado del examen de fondo, “otorgando un plazo de 60 días para dar respuesta a los requerimientos efectuados en dicho examen, concernientes principalmente a (i) falta de claridad en las reivindicaciones, (ii) falta de cumplimiento en los requisitos de patentabilidad y (iii) reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso”.

El 23 de octubre de 2008, KEY ZOOM TECHNOLOGIES DE COLOMBIA radicó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio su respuesta al Oficio 8166, donde se presentó un nuevo capítulo reivindicatorio e hizo ciertos ajustes. El 27 de abril de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución 19076, negó la solicitud de patente presentada.

KEY ZOOM TECHNOLOGIES DE COLOMBIA presentó recurso de reposición contra el anterior acto administrativo. El 30 de septiembre de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución 50154, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto administrativo impugnado. KEY ZOOM TECHNOLOGIES DE COLOMBIA presentó ante el Consejo de Estado de la República de Colombia demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos mencionados.

El 5 de junio de 2015, la Sección Primera del Consejo de Estado mediante Oficio 1753, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. A 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5 4.1. 4.2. Argumentos de la Demanda presentados por KEY ZOOM TECHNOLOGIES DE COLOMBIA: Manifestó que se vulneró el artículo 45 de la Decisión 486, ya que dicho artículo ordena que se efectúen dos o más exámenes de patentabilidad antes de tomar una decisión final.

Asimismo, que se vulneró el derecho de defensa y contradicción, porque se debió hacer un segundo examen de fondo y, además, comunicarlo al solicitante para que pudiera responder a los comentarios realizados por la oficina competente, sobre todo porque la razón de la denegatoria fue la falta de claridad. Adujo que la reivindicación 1 tiene el carácter de independiente, mientras que las denominadas 2 a 7 son dependientes.

Reivindican un sistema, es decir, un producto. Lo anterior en el marco del artículo 30 de la Decisión 486. Agregó que el objeto de la solicitud de patente cumple con los requisitos de patentabilidad. Las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio sustentan dicho cumplimiento, lo que no fue tenido en cuenta. Señaló que la Superintendencia aplicó indebidamente el artículo 21 de la Decisión 486, ya que el objeto de la solicitud no es simplemente un uso.

Indicó que a pesar de que los medios usados en la invención puedan ser conocidos, la aplicación de dichos elementos constituye una invención y que tal como quedó demostrado no era necesaria una nueva descripción de la invención. Agrego que con la información adicional presentada cualquier persona versada en la materia comprenderia la solución aportada.

Argumentos de la Contestación presentados por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: Señaló que la patentabilidad de una invención no depende del esfuerzo realizado por el inventor para obtener la invención, o del valor económico que se le asigne al invento. Depende que se cumplan con todos los requisitos de pantentabilidad. Expresó que pese a que el solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio subsistieron los impedimentos para la concesión de la patente.

De acuerdo con el artículo 45 de ta Decisión 486, si ta oficina observa que subsisten los impedimentos para la concesión, podrá denegar la patente. 4.3. Indicó que una vez analizada la descripción y las reivindicaciones se concluye que la invención no fue divulgada en forma clara y completa, dejando muchos vacios técnicos, además que el objeto de solicitud es el uso de la invención más no la invención. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 14, 21, 28, 30, 45 de la Decisión 486! de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Artículo 21.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.

(..) Artículo 28.- La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información: a) el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención; b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología; c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior; d) una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera; e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y, f) una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención. Articulo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente.

Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiiiéndose a una reivindicación anterior.

Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple. Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”. 1.1. 1.2. 1.3.

1.4. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La descripción de la invención. Su función y requisitos. Las reivindicaciones y el examen de patentabilidad. El requisito de claridad. La prohibición de patentar usos. La notificación del examen de fondo de conformidad con el artículo 45 de la Decisión 486. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La descripción de la invención. Su función y requisitos El artículo 28 de la Decisión 486 establece los requisitos que debe cumplir la descripción de la invención. De acuerdo con lo ordenado en esta misma norma "La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla.

( )”. Respecto de lo que se debe entender por una persona capacitada o versada en la materia técnica, el Tribunal, basándose en el concepto de experto medio, ha manifestado lo siguiente: “El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo especifico de la invención' (Proceso 43-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N* 870 de 9 de diciembre de 2002, caso: FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACIÓN RETARDADA)”.

(Proceso 45-IP-2005. Interpretación Prejudicial del 8 de junio de 2005)”. La descripción suficientemente clara y completa de la invención, tal y como lo señala la norma estudiada, no puede obviarse de ninguna manera, puesto que cumple con una función informativa e interpretativa esencial para entender la invención. En consecuencia, si este requisito fundamental llegare a faltar, la Oficina Nacional Competente puede formular reparos al solicitante, de conformidad con el artículo 39 de la Decisión 486.

La descripción clara y completa de la invención tiene las siguientes funciones: 1.5. 1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. Mediante la misma los interesados acceden a la información acerca de las reglas técnicas que constituyen la invención y, en consecuencia, es la forma de poder ejecutar la invención cuando estén legalmente habilitados para ello. Es un factor imprescindible para delimitar el ámbito de la patente.

Constituye un elemento para la interpretación de las reivindicaciones. Este punto es de suma importancia, ya que son éstas las que definen lo que constituye el contenido técnico inventivo sobre el cual la patente otorgará un derecho exclusivo. La norma estudiada también regula el contenido mínimo de la descripción, a saber: 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4. 1.5.5. 1.5.6. 1.5.7.

El nombre de la invención. El sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención. La tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología. Una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior.

Una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera. Una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica ta invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes. Una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención. Las reivindicaciones y el examen de patentabilidad Como en el proceso interno se discute si las reivindicaciones se encontraban sustentadas en la descripción, se abordará el tema 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. planteado reiterando la línea jurisprudencial trazada por el Tribunal para este asunto?.

Las reivindicaciones son las caracteristicas técnicas de la invención para la cual se reclama la protección juridica mediante el otorgamiento de la patente. Son fundamentales para el análisis de registrabilidad y para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción (artículo 30 de la Decisión 486),* que en últimas sirve como parámetro interpretativo de aquellas.

Además, es importante resaltar que la descripción pueda estar compuesta por dibujos (articulos 26 literal d) y 28 literal d), y complementada con el depósito del material biológico, de conformidad con lo expresado en el artículo 29 de la Decisión 486. Lo anterior, ciertamente impone sobre el examinador la carga de mirar la solicitud de patente de manera integral y sistemática.

Como las reivindicaciones definen la invención a proteger, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin. Por lo tanto, el examinador debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo.

Adicionalmente se debe tener en cuenta que el requisito de claridad se cumple si se hace una apropiada interpretación de éstas, esto es, soportándola en la descripción y en sus complementos. Si una vez realizado esto no se observan nítidamente las caracteristicas técnicas de la invención para la cual se reclama la protección, estaríamos de cara a unas reivindicaciones que no cumplen con el requisito de claridad.

Sobre el tema en estudio es pertinente transcribir la precisión consignada en el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina: “Las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud, pues definen la invención a proteger y delimitan el alcance de esa protección (Art. 51).

Es fundamental que sean claras y concisas (Art. 30), para que: Ver las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 165-1P-2013 de 4 de septiembre de 2013; 243-1P-2013 de 2 de abril de 2014; y 7-IP-2015 de 12 de noviembre de 2015. “Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes.

Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple”.

MS 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. 1. Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y 2. Puedan determinar sin ambigúedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente. El requisito de claridad y concisión se aplica a cada reivindicación individualmente, así como al conjunto de todas”.

Es oportuno mencionar que el requisito de concisión va de la mano con el de claridad. Las reivindicaciones son concisas si son precisas, si están escritas en un lenguaje específicamente orientado a definir la invención. La concisión se dirige a establecer la simplicidad en el entendimiento del objeto a patentarse, teniendo en cuenta un análisis individual de cada una de ellas, como un análisis sistemático y en conjunto.

Para el caso particular se deberá utilizar la descripción para interpretar las reivindicaciones de forma sistemática, de conformidad con lo planteado en la presente providencia. La prohibición de patentar usos Como en el proceso interno se debate si el objeto de la solicitud de patente es simplemente un uso, se abordará el tema planteado reiterando la jurisprudencia existente sobre la materia!.

De una lectura de los artículos 14 y 21 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se desprende lo siguiente: 3.2.1. En el ordenamiento jurídico comunitario andino únicamente se pueden patentar invenciones de productos o procedimientos. 3.2.2. Los usos en general y los segundos usos no son patentables. Por lo tanto forman parte también de las exclusiones de patentabilidad fijadas en los artículos 15 y 20 de la Decisión 486.

De conformidad con lo anterior, se deberá establecer si la solicitud de patente presentada pretende patentar un uso o un segundo uso y, por lo tanto, si incurre en una exclusión de patentabilidad de conformidad con la interpretación sistemática de los artículos 14 y 21 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se pueden ver las Interpretaciones 38-lp-2012 de 1 de julio de 2012 y 9-IP-2014 de 13 de mayo de 2014, 4.1. 4.2. 4.3.

La notificación del examen de fondo de conformidad con el artículo 45 de la Decisión 486 Como en el proceso interno se discute si de conformidad con el artículo 45 de la Decisión 486 se deben efectuar dos o más exámenes de pantentabilidad antes de tomar una decisión definitiva, se abordará el tema propuesto reiterando la jurisprudencia sobre la materia'.

Si a propósito del examen de fondo se realizan requerimientos al solicitante, se crea una carga para el interesado en el sentido de que debe resolverlos en un plazo de sesenta dias desde la notificación, prorrogable por treinta días adicionales, so pena de que la solicitud sea denegada (artículo 45 de la Decisión 486). Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 45 en referencia, la oficina de patentes tiene la obligación de notificar al solicitante si no se cumplen los requisitos para la concesión de la patente.

Y potestativamente proceder a las notificaciones que estime necesarias para los fines del análisis de patentabilidad. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de ta Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2010-00159, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa A: 6 Quinteros A / | p) | rw MAGISTRADA Hugo Rami ez Apac MAGISTRADO Se puede ver las Interpretaciones Prejudiciales 83-1P-2010 del 14 de octubre de 2010 y 103-I1P- 2012 del 31 de octubre de 2012.

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario. ll (Me A Cecilia Luisa Ayllóm Quinteros Gus Gare PRESIDENTA (e) SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 272-1P-2015 | 10