Año XXXIII – Número 2844 Lima, 4 de noviembre de 2016 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 533-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima (Perú). Expediente interno del Consultante: 01553-2010-0-1801-JR-CA07.
Referencia: Marcas involucradas “RURAQ MAKI HECHO A MANO” y logotipo (mixto) e “IDEA RUNA MAKI IDENTIDAD DESARROLLO AMERINDIO” y logotipo (mixto) PROCESO 537-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2004-00013.
Referencia: Marca involucrada: FIGURATIVA PROCESO 556-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2007-00157. Referencia: Marcas involucradas PIELROJA (mixta) y signo figurativo Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 4/11/2016 2 de 52 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de agosto de 2016 Proceso 533-IP-2015 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima (Perú) Expediente interno del Consultante Referencia 01553-2010-0-1801-JR-CA-07 Marcas involucradas "RURAQ MAKI HECHO A MANO" y logotipo (mixto) e 11 IDEA RUNA MAKI IDENTIDAD DESARROLLO AMERINDIO" y logotipo (mixto) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 1553-2010-0/51ªSECA-CSJLI-PJ del 15 de octubre de 2015, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 01553-2010-0-1801-JR-CA-07; y, El Auto del 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: 1 4/11/2016 GACETA OFICIAL 2. 3 de 52 Demandante Instituto Nacional de Cultura del Perú Demandado Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Hechos relevantes: 2.1. El 30 de enero de 2009, el Instituto Nacional de Cultura (en adelante, el INC} solicitó a la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el lndecopi) el registro de la marca "RURAQ MAKI HECHO A MANO" y logotipo (mixto) para distinguir servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales, administración comercial; trabajo de oficina, comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza (Expediente 380578-2009).
RURAQ MAKI Hecho a mano 2.2. Una vez publicada la solicitud de registro y habiendo transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo del Articulo 146 de la Decisión 486 1, no se presentaron oposiciones. 2.3. El 31 de julio de 2009, mediante Resolución 12776-2009/DSD-INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos del lndecopi denegó el registro del signo solicitado, señalando que podría generarse un riesgo de confusión con los siguientes signos: a) La marca de servicios conformada por la denominación "IDEA RUNA MAKI IDENTIDAD DESARROLLO AMERINDIO" y logotipo {mixto), previamente registrada en Perú bajo el Certificado 27616, de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza 2; y, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.•A�iculo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga lag timo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada qua pueda desvirluar el registro de la marca.
( r 2 Publicidad, alquiler de material publicitario, difusión de anuncios publicitarios, servicios de asesores para la organización y dirección de negocios relacionados con arte, utilización de mercadeo de productos relacionados con el arte, evaluación de la oferta y la demanda por parte del público consumidor, incluyendo el análisis de la factibilidad, de comercialización de nuevos productos, estudios altamente calificados de asesoramiento de empresas e instituciones relacionadas con el mercado y compra-venta de productos y servicios ya sea en forma directa o a través de establecimientos comerciales, o ya sea a través de cualquier medio que facilite la prestación de dichos servicios. 2 b 4/11/2016 GACETA OFICIAL b} 4 de 52 La denominación "RURAQMAKr y logotipo (mixto), previamente solicitada en el Perú bajo el Expediente 377609-20083, para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza4 • R\.'.
RAQ M;\ KI 2.4. Adicionalmente, en la Resolución 12776-2009/DSD-INDECOPI, Dirección de Signos Distintivos del lndecopi señaló lo siguiente: la a) Con relación al signo solicitado con anterioridad "RURAQMAKI" y logotipo (mixto), la semejanza entre los signos radica en que presentan la denominación RURAQ MAKI - RURAQMAKI, toda vez que si bien el signo está conformado por un solo término (RURAQMAKI) y el signo solicitado en el procedimiento por dos (RURAQ MAKI), al estar conformadas por las mismas vocales y consonantes generan el mismo sonido.
Además, algunos servicios que pretende distinguir el signo solicitado incluyen algunos servicios que distingue el signo solicitado con anterioridad. b) Con relación a la marca "IDEA RUNA MAKI IDENTIDAD DESARROLLO AMERINDIO" y logotipo (mixto), la Dirección determinó que la semejanza radica en que los signos presentan en su conformación, en forma idéntica, la denominación MAKI, además de las similitudes que presentan los términos RURAQ y RUNA.
Asimismo, determinó que algunos servicios que pretende distinguir 3 Solicitud presentada el 24 de diciembre de 2008. 4 Organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; gestión de negocios comerciales; reagrupamiento por cuenta de terceros, de productos diversos (con excepción de su transporte), permitiendo a tos consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad; tales servicios pueden ser prestados por tiendas minoristas, almacenes al por mayor, o a través de órdenes de catálogos por correo o a través de medios electrónicos. 3 GACETA OFICIAL 4/11/2016 5 de 52 el signo solicitado incluyen algunos servicios que distingue la marca registrada. 2.5.
Con Resolución 9593-2009/DSD, de fecha 8 de junio de 2009, la Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo "RURAQMAKI" y logotipo (mixto), correspondiente al Expediente 3776092008. 2.6. El 10 de agosto de 2009, el INC interpuso recurso de apelación contra la Resolución 12776-2009/DSD-INDECOPI. 2.7. El 11 de diciembre de 2009, mediante Resolución 3372-2009ffPI INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la Resolución 12776-2009/DSD-INDECOPl. 5 2.8.
El 08 de marzo de 2010, el INC interpuso demanda contenciosa administrativa, solicitando la nulidad de las Resoluciones 3372-2009/TPI INDECOPI y 12776-2009/DSD-INDECOPI. 2.9. El 03 de junio de 201O, el lndecopi contestó la demanda y solicitó que la misma sea declarada infundada en todos sus extremos. 2.1 O. Mediante sentencia del 29 de diciembre de 201 O, el Séptimo Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda. 2.11.
El 20 de enero de 2011, el INC interpuso recurso de apelación contra la sentencia judicial de primera instancia. 2.12. Mediante Resolución número nueve, del tres de agosto de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, decidió suspender el proceso y solicitó interpretación prejudicial del Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, además de un pronunciamiento sobre los siguientes cuestionamientos: (i) 5 ¿Qué aspectos deben tomarse en cuenta al realizar el cotejo marcario entre signos conformados por expresiones en idiomas nativos como el quechua, cuyos conceptos pueden guardar relación pero que a la vez resultan arbitrarlos para los servicios que pretenden distinguir? Cabe precisar que mediante Resolución 3371-2009/TPI-INOECOPI de fecha 11 de diciembre de 2009, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, denegó el registro del signo solicitado con anterioridad ("RURAQMAKI" y logotipo), por lo que dicha instancia solo realizó el examen comparativo del signo solicitado con la marca registrada IDEA RUNA MAKI IDENTIDAD DESARROLLO AMERINDIO (Certificado 27616). 4 t 4/11/2016 GACETA OFICIAL {íi) 3. 6 de 52 ¿Los signos conformados por expresiones en idiomas nativos como el quechua pueden ser tomados como evocativos o deben ser tratados como signos de fantasla? Argumentos de la demanda del INC: 3.1.
Los signos en conflicto no generarlan confusión en el público consumidor puesto que el impacto visual es distinto uno del otro. Por un lado, en la marca registrada denominada "IDEA RUNA MAKI IDENTIDAD DESARROLLO AMERINDIO" y logotipo (mixto), el elemento predominante es el figurativo, y en segundo grado las palabras "IDEA RUNA MAKI". En cambio, respecto del signo solicitado "RURAQ MAKI HECHO A MANO" y logotipo (mixto), el elemento predominante son las palabras "RURAQ MAKI", y solo en segundo grado las palabras "HECHO A MANO" (letras en menor tamaño). 3.2.
Fonéticamente los signos confrontados son diferentes y no crearían confusión entre los consumidores, ya que las palabras con las que vienen acompañados los signos en conflicto hacen que el sonido de la pronunciación sea distinto. Respecto de la marca registrada, a las palabras "RUNA MAKI" se le antepone la palabra "IDEA", complementándose con IDENTIDAD DESARROLLO AMERINDIO", mientras que en el signo solicitado a registro, a las palabras "RURAQ MAKJ" le siguen las palabras HECHO A MANO". 11 11 3.3.
La autoridad administrativa ha tenido un trato discriminatorio al momento de analizar la fonética de las palabras que conforman el signo solicitado a registro, porque solo ha considerado la pronunciación en español cuando lo que correspondía, dado su origen, era hacerlo en quechua. 3.4. Del cotejo de marcas que se realizará se deberá identificar qué elementos prevalecen y tienen mayor influencia en la mente del consumidor medio, si el denominativo o el gráfico.
En el caso, en la marca registrada el elemento que prevalece es el figurativo, y en el signo solicitado son las palabras "RURAQ MAKI". 3.5. Lo importante es determinar si ambos signos producen una impresión en conjunto similar, lo que no sucede para el caso en concreto, pues la impresión de ambas denominaciones en conjunto es completamente distinta, no habiendo posibilidad de que el público consumidor pueda asociar ambas marcas con su denominación. 4.
Argumentos de la contestación del lndecopi: 4.1. El demandante pretende que se evalúen los signos aislando sus componentes. Sin embargo, la ley establece que los signos deben ser apreciados de manera conjunta, tomando en cuenta la impresión general 5 GACETA OFICIAL 4/11/2016 7 de 52 que dejan; asimismo, la autoridad administrativa no puede dejar de lado su obligación de valorar como lo haría un consumidor. 4.2.
El elemento que goza de mayor relevancia en ambas marcas es el denominativo: URURAQ MAKI" (signo solicitado) y URUNA MAKI" (marca registrada). 4.3. El consumidor se verá confundido respecto del origen empresarial a nivel denominativo, constituido por los mismos vocablos "RURAQ MAKI" y "RUNA MAKI", los cuales a nivel fonético presentan similar pronunciación. 4.4.
Si bien existen elementos adicionales en el signo solicitado, ninguno de dichos elementos es de gran importancia para el conjunto; por el contrario, los elementos de mayor énfasis son las partes denominativas "RURAQ MAKI" y "RUNA MAKI", y los elementos que acompañan a ambos tienen un valor secundario. 4.5. Respecto de la presunta discriminación contra el idioma quechua, la autoridad administrativa no puede apartarse de la realidad del mercado, el cual muestra a un consumídor medio que desconoce la pronunciación correcta de las voces quechuas y que en virtud de ello le conferirá a las palabras de dicho origen la pronunciación que las reglas del idioma castellano le aconsejan. 5.
Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia: 5.1. La primera impresión que causan ambas marcas es la misma; es decir, son pasibles de confusión en el sentido de que se necesita un examen más detallado y consciente para descubrir las diferencias. 5.2. Las marcas confrontadas comparten más elementos en común que las asemejan y menos elementos que las diferencien. 5.3.
Existen otros elementos que acompañan al signo solicitado a registro, pero estos pasan desapercibidos y no son suficientes para diferenciar las marcas objeto de discusión, hecho que indubitablemente generaría confusión en el público consumidor. 6. Argumentos de la apelación del INC: 6.1. La sentencia recurrida es nula por haber violado el derecho procesal a obtener una sentencia motivada, toda vez que no se pronuncia sobre el trato discriminatorio dado por el lndecopi al momento de expedir la sentencia; es decir, respecto del trato discriminatorio contra la lengua quechua, lo que hace nulas las resoluciones administrativas impugnadas. 6.2.
Se ha violado el derecho fundamental a probar en un proceso, pues se ofreció como medio probatorio un soporte magnético a efectos de que la 6 GACETA OFICIAL 4/11/2016 8 de 52 primera instancia judicial actué y valore dicho instrumento, lo que no ocurrió. B. NORMA A SER INTERPRETADA La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina6• Procede la interpretación solicitada toda vez que el presente caso trata sobre una causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. 4. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Similitud fonética, ortográfica, ideológica y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. El uso del idioma quechua. Comparación entre marcas mixtas. Preguntas formuladas por la Corte consultante. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Similitud fonética, ortográfica, ideológica y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si los signos "RURAQ MAKI HECHO A MANO" y logotipo (mixto) e "IDEA RUNA MAKI IDENTIDAD DESARROLLO AMERINDIO" y logotipo (mixto) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna."Art/cu/o 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en et comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en parlicular cuando: a} sean idénticos o se asemejen. a una marca anterionnente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de tos cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; r r GACETA OFICIAL a) ( /11/2016 9 de 52 sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; )" 1.2.
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor7 • " 1.3 \J a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz o no de generar riesgo de confusión {directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser8: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de riesgo confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las 7 Ver lnterprelación Prejudicial recaída en el Proceso 470-IP-2015, de fecha 19 de mayo de 2016. 8 lbldem. 8 GACETA OFICIAL 4/11/2016 10 de 52 palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. 1.4 1' e) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas9: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.5 Es importante que se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir o no en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.
El uso del idioma quechua 2.1. Del análisis del articulado de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se advierte que, quienes elaboraron dicha norma, g lbldem. 9 4/11/2016 GACETA OFICIAL 11 de 52 tomaron como parámetro de análisis al idioma castellano, conforme consta en los siguientes articulos: "Artículo 7.- El petitorio de las solicitudes presentadas ante la oficina nacional competente deberá presentarse en idioma castellano." "Artículo 8.- Los documentos que se tramiten ante las oficinas nacionales competentes deberán presentarse en idioma castellano. En caso contrario, deberá acompañarse una traducción simple en dicho idioma.
Sin embargo, la oficina nacional competente podrá dispensar de la presentación de traducciones de los documentos cuando as/ lo considere conveniente." (Negrilla agregada) 2.2. Es evidente que si la solicitud y los documentos adjuntos deben estar en idioma castellano, el análisis a realizar por la autoridad nacional competente también va a ser en idioma castellano, idioma en el cual, no está demás mencionarlo, está escrita la Decisión 486, y es el idioma utilizado en los actos administrativos de las autoridades competentes en materia de protección de la propiedad intelectual de los países miembros de la Comunidad Andina. 2.3.
En ese sentido, resulta entendible la preocupación de cómo abordar el análisis en el caso del quechua, que es una lengua hablada en los países miembros de la Comunidad Andina. 2.4. Para el análisis de marcas denominativas que contengan palabras, frases u oraciones en determinadas lenguas de pueblos indigenas, aborígenes o ancestrales, como es el caso del quechua, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual debe realizar su análisis teniendo en consideración aspectos de carácter formal -derivados de la aplicación del ordenamiento jurídico nacional- como una aproximación desde el punto de vista material o real, en atención a la naturaleza del derecho marcarlo. 2.5.
En cuanto al aspecto formal, resulta pertinente señalar que en el Estado Plurinacional de Bolivia 10, la República de Ecuador11 y la República del to Constitución Politlca del Estado Plurlnaclonal de Bolivia de 2009.·At1Jculo 5. l. Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indlgena originario campesinos, que son el aymara, araona, baure, Msiro, canichana, cavineflo, cayubaba, chácobo, ch1mán, ese ejja, guaraní, guarasu'we, guarayu, itonama, /eco, machajuyai-ka/lawaya, machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, weenha yek, yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco ( r (subrayado agregado) ti Constitución de la República de Ecuador de 2008.- 10 GACETA OFICIAL 4/11/2016 12 de 52 Perú 12, el castellano y determinadas lenguas de pueblos indígenas, aborígenes o ancestrales, como es el caso del quechua, constituyen idiomas oficiales.
En el caso de la República de Colombia1 3, también se reconocen como oficiales, las lenguas y dialectos de los grupos étnicos, en sus respectivos territorios. Asi, aunque la Constitución colombiana no la reconoce explícitamente como idioma oficial en los territorios donde se habla, el quechua si es una lengua indígena utilizada en los departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo 14. 2.6.
Desde el aspecto material o real, en el caso de marcas conformadas por palabras escritas en quechua u otra lengua indígena, aborigen o ancestral calificada como idioma oficial, el análisis deberá tener en consideración el conocimiento que tengan los consumidores respecto del significado de tales palabras. 2. 7. En el caso particular del quechua, adicionalmente, se deberá tener presente que es una lengua que carece de un patrón único universal, de modo que su escritura, pronunciación y demás reglas lingüísticas no son uniformes, sino que varían dependiendo del ámbito geográfico de que se trate. 2.8.
Tratándose de signos distintivos conformados por una o más palabras escritas en idioma quechua u otra lengua indígena, aborigen o ancestral calificada como idioma oficial, si los consumidores destinatarios de los productos o servicios identificados con tales signos conocen el significado de las referidas palabras, el análisis de registrabilidad tomará en consideración los elementos conceptual (o ideológico), fonético, ortográfico y, de ser el caso, gráfico (o figurativo), conforme a las reglas establecidas por este Tribunal para el cotejo de marcas.
"Articulo 2.- La bandera, el escuelo y el himno nacional. establecidos por fa ley, son los sfmbofos de la patria. El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indfgenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley.
El Estado respetará y estimulará su conservación y uso.· (subrayado agregado) 12 Constitución Política del Perú de 1993."Art/culo 48 º.- Son idiomas oficiales el castellano y, en fas zonas donde predominen, también la son el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes, según fa ley. � (subrayado agregado) Constitución Politica de Colombia 1991 "Articulo 10.
El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseflanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüfslicas propias será bilingüe.· 14 De modo referencial, ver Proceso 64-IP-2014, p.13. 11 GACETA OFICIAL 4/11/2016 13 de 52 En cambio, si los consumidores destinatarios de los productos o servicios identificados con tales signos llQ. conocen el significado de las referidas palabras, el análisis de registrabilidad tomará en consideración los elementos fonético, ortográfico y, de ser el caso, gráfico (o figurativo), conforme a las reglas establecidas por este Tribunal para el cotejo de marcas. 2.9.
Las denominaciones o expresiones descriptivas, genéricas, técnicas o de uso común en idioma quechua u otra lengua indígena, aborígen o ancestral calificada como idioma oficial no serán registrables si los consumidores destinatarios de los respectivos productos o servicios conocen el significado de tales denominaciones o expresiones, conforme a las reglas establecidas por este Tribunal para el análisis de los signos descriptivos, genéricos, técnicos o de uso común. 3.
Comparación entre marcas mixtas 3.1. Uno de los aspectos de la controversia radica en la confusión o no entre dos signos mixtos, por lo que resulta necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. 3.2. En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, ingresa con mayor profundidad en la mente del consumidor.
Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si Jo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 15 3.3.
Los signos figurativos son aquéllos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos se pueden distinguir dos elementos: el trazado y el concepto. 16 3.4. Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos que a continuación se señalan 17: 15 De modo referencial, ver Procesos 423-IP-2015, pp. 8-9 y 129-IP-2015, p.13. 16 De modo referencial, ver Proceso 519-IP-2015, p.11. 17 lbldem. pp. 10-11. 12 GACETA OFICIAL 4/11/2016 14 de 52 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deberán utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: 18 c) (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, 19 salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión. 20 18 Ibídem, p.12. 19 De modo referencial, ver Proceso 129-IP-2015, p. 10. 20 En lo que concierne al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el literal e), la siguiente precisión: •salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión·.
Dicha precisión no fue tomada en cuenta en 13 GACETA OFICIAL 4/11/2016 15 de 52 3.5. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 6. Preguntas formuladas por la Corte consultante Antes de dar una respuesta a las preguntas formuladas por el órgano consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 6.1.
"¿ Qué aspectos deben tomarse en cuenta al realizar el cotejo marcario entre signos conformados por expresiones en idiomas nativos como el quechua, cuyos conceptos pueden guardar relación pero que a la vez resultan arbitrarios para los servicios que pretenden distinguir?" La Corte consultante pregunta si se debe tomar en cuenta el aspecto conceptual o ideológico en la valoración de la similitud entre dos signos conformados por expresiones en idiomas nativos como el quechua.
Esta pregunta se contesta con lo desarrollado en el acápite 2 de la sección D de la presente interpretación prejudicial. Así, tratándose de signos distintivos conformados por una o más palabras quechua, si los consumidores destinatarios de los productos o servicios identificados con tales signos conocen el significado de las referidas palabras, el análisis de registrabilidad tomará en consideración los elementos conceptual (o ideológico}, fonético, ortográfico y, de ser el caso, gráfico (o figurativo}, conforme a las reglas establecidas por este Tribunal para el cotejo de marcas.
En cambio, si los consumidores destinatarios de los productos o servicios identificados con tales signos no conocen el significado de las referidas palabras, el análisis de registrabilidad tomará en consideración los elementos fonético, ortográfico y, de ser el caso, gráfico (o figurativo}, conforme a las reglas establecidas por este Tribunal para el cotejo de marcas. pronunciamientos previos del Tribunal, en los que soto se indicaba to siguiente: "Si af reafizar fa comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el efemento gráfico frente af denominativo, no habrla lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comerciar.
Lo adicionado mediante la presente interpretación prejudicial resulta pertinente adicionar debido a que uno de tos supuestos en los que podría suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que, sin perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrlan evocar una misma cosa, característica o idea, lo que ocurre, por ejemplo. cuando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de la otra marca. 14 GACETA OFICIAL 4/11/2016 16 de 52 6.2.
¿Los signos conformados por expresiones en idiomas nativos como el quechua pueden ser tomados como evocativos o deben ser tratados como signos de fantasía? La Corte consultante formula dos preguntas que deben ser tratadas en forma independiente: a) ¿Si las expresiones en idiomas nativos como el quechua pueden ser tomadas como evocativas? Al respecto, resulta pertinente precisar qué son los signos evocativos.
Sobre el tema, este Tribunal ha señalado en anteriores interpretaciones prejudiciales que los signos evocativos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. 21 Un idioma como el quechua no puede ser considerado evocativo per se.
Lo que es distinto a aceptar que, al igual que el castellano, determinadas palabras son evocativas con relación a un determinado producto o servicio. A modo ejemplo, se puede mencionar que en Perú se encuentra registrada la marca WAYRAPERÚ (mixta), inscrita con Certificado 41132, para distinguir transporte (de pasajeros, carga y correo), embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes, correspondientes de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.
Cabe precisar que la palabra WAYRA es una palabra de origen quechua que significa viento22 y que puesta en relación a los servicios a los que se encuentra referida, resulta evocativa, dado que brinda una idea relacionada a la prestación de servicio de transporte aéreo en el territorio peruano. b) ¿Si las expresiones en idiomas nativos como el quechua deben ser tratadas como signos de fantasía? Nuevamente, un idioma como el quechua no puede ser considerado como signo de fantasía per se.
Lo que es distinto a aceptar que, al igual que el castellano, se pueden inventar denominaciones arbitrarias a partir de la partición, conjunción, combinación o extrapolación de palabras escritas en quechua. Lo anterior, sin perjuicio de los criterios establecidos en el acápíte 2 de la sección D de la presente interpretación prejudicial. 21 De modo referencial, ver Proceso 120-IP-2015, p.8. 22 Ver. http://www.katari.org/diccionario/diccionario.php?listletter=quechua&display=27. 15 4/11/2016 GACETA OFICIAL 17 de 52 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada en su integridad por la Corte consultante al resolver el proceso interno 01553-2010-01801-JR-CA-07, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. MAGISTRADA Hugo Ramiro omez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 16 18 de 52 4/11/2016 GACETA OFICIAL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 19 de agosto de 2016 Proceso: 537-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2004-00013 Referencia: Marca involucrada: FIGURATIVA Magistrado Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 3337, recibido el 15 de octubre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales a), b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2004-00013; y, El Auto de 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: TECNOQUÍMICAS S.A. Demandado: Superintendencia de Industria República de Colombia. y Comercio, 4/11/2016 GACETA OFICIAL 19 de 52 Tercero interesado: PFIZER PRODUCTS, INC. 2. Hechos relevantes 2.1. El 25 de octubre de 2001, Pfizer Products, lnc. (en adelante, "Pfizer") solicitó el registro de la marca FIGURATIVA para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 1 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, "la Clasificación Internacional de Niza")2. o e�. '�- 2.2.
El 27 de noviembre de 2001, la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 51O, sin que se presentara oposición dentro del plazo legal. 2.3. El 26 de abril de 2002, mediante Resolución 12170, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, "la SIC") concedió el registro solicitado. 2.4.
El 30 de septiembre de 2003, Pfizer interpuso recurso de revocatoria directa contra la Resolución 12170, para que se aplique lo dispuesto en el primer inciso del Artículo 143 de la Decisión 486 y con la finalidad de que se revoque parcialmente la resolución impugnada, en el sentido de anotar la reivindicación de colores como fueron inscritos dentro de la solicitud de registro. 2.5.
El 21 de octubre de 2003, mediante Resolución 29520, la División de Signos Distintivos de la SIC revocó el artículo primero de la citada Resolución y la modificó en el sentido de conceder el registro de la marca FIGURATIVA, reivindicando expresamente el color AZUL, por considerar que se incurrió en un error respecto a la reivindicación de colores. 1 Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas. 2 La referida solicitud de registro fue tramitada mediante expediente administrativo 01-85008. 2 GACETA OFICIAL 4/11/2016 20 de 52 2.6.
Tecnoquímicas S.A. (en adelante, "Tecnoquímicas") interpuso demanda de nulidad en contra las Resoluciones 12170 y 29520, demanda que fue admitida a trámite el 16 de abril de 2004. 2.7. El 1 de diciembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia suspendió el proceso y solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emita la interpretación prejudicial correspondiente. 3.
Argumentos de la demanda Tecnoquímicas presentó demanda en la que expuso los siguientes argumentos: 3.1. Existe incongruencia entre el signo publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial y el signo concedido por violación al debido proceso. 3.2. Al haber concedido la SIC una marca que no corresponde a la publicada en la Gaceta Oficial, vulneró el derecho de terceros de presentar oposiciones e incurrió en un vicio de forma. 3.3.
Se concedió un signo carente de novedad, distintividad y que consiste en la forma usual de los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.4. Se concedió el color usual para distinguir los productos de la clase relacionada a productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.5. El extracto de la publicación de la solicitud de registro, no aparece que el titular de la marca hubiere señalado que el color de la figura sería el azul, ni mucho menos que se hubiere reivindicado el mismo color. 3.6.
Pfizer ha venido usando la marca FIGURATIVA como una tableta o pastilla para identificar productos de la Clase 5, como lo informa la solicitud de registro. 3.7. Ello trae como consecuencia que se haya concedido un derecho de exclusiva a favor de Pfizer para que se utilice esa forma específica en sus pastillas, y lo que es peor, que la identifiquen con el color azul, lo que a todas luces constituye un atropello contra los demás partícipes en el mercado colombiano de los productos que hacen parte de la Clase 5, como Tecnoquímicas, quienes no podrán acceder a esa forma, no obstante, a que sea usual. 3.8.
Para que una marca sea registrada debe cumplir con requisitos intrínsecos y extrínsecos, sin embargo, la marca FIGURATIVA no posee ninguno de ellos, pues no tiene la capacidad de distinguirse de los demás 3 GACETA OFICIAL 4/11/2016 21 de 52 signos o formas preexistentes a la época de concesión del registro, pues consiste en una forma usual y necesaria para distinguir productos comprendidos en la Clase 5, que pretende amparar. 3.9.
Al ser distinto lo concedido a lo publicado, el procedimiento se encuentra viciado y del mismo mal adolecen las resoluciones que concedieron el registro. La publicación de las marcas en la Gaceta de la Propiedad Industrial tiene por finalidad hacer efectivos el derecho de publicidad y el de contradicción, derechos principalísimos y fundantes de la seguridad jurídica.
En el presente caso, se vulneró el derecho de contradicción de terceros, que no pudieron ejercerlo presentando la correspondiente oposición. 3.1O. Se llama la atención sobre el hecho que la solicitante haya advertido que le dio la connotación de marca FIGURATIVA a su signo al momento de solicitarlo, así como el hecho de que no aprovechara la oportunidad de solicitar tardíamente la revocatoria directa para que se enmendara la resolución de concesión en lo referente al tipo de marca, para que ésta se le confiriera como TRIDIMENSIONAL en lugar de FIGURATIVA.
No lo hizo en ese momento, ni después, nunca lo hizo. 3.11. La concesión de la marca figurativa a Pfizer resulta a todas luces incoherente con un precedente inmediato que cursó ante la SIC, en el cual, una marca similar le fue denegada a Pfizer por ser "simple", como la tildó la propia SIC. La carencia de distintividad pasa porque se concedió una forma común, usual y de libre utilización por los participantes del mercado y, por tanto, necesaria para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.
Argumentos de la contestación a la demanda 4.1. No se encuentra en el expediente escrito de contestación a la demanda que haya sido presentado por la SIC. 4.2. Pfizer presentó contestación a la demanda manifestando que: 4.2.1. La marca objeto de este proceso está constituida por la forma característica de una tableta o pastilla de color azul.
Es decir, está constituida por dos elementos que la propia ley ha considerado formalmente aptos para distinguir productos o servicios. Además, por estar constituida por una forma especial no solo puede ser percibida por el sentido de la vista, sino por el sentido del tacto y, por supuesto, es susceptible de representación gráfica. 4.2.2. La forma de la pastilla, que asemeja a la forma de un diamante con sus bordes redondeados, de color azul, es además reconocida en los sectores pertinentes del mercado colombiano, como un signo distintivo que identifica, conjuntamente con la marca VIAGRA (denominativa), un 4 GACETA OFICIAL 4/11/2016 22 de 52 producto farmacéutico para el tratamiento de la disfunción eréctil.
Tal reconocimiento le otorga el carácter de marca notoria y, por ende, le confiere la protección ampliada propia de este tipo de signos distintivos. 4.2.3. El hecho de que no se aprecie el color azul obedece a que, por razones de orden técnico, las publicaciones en la Gaceta aparecen en blanco y negro, y que según el formato establecido para la publicación de los extractos no se incluye la descripción de la marca.
Además, el expediente en que se tramita la solicitud de registro de una marca es público y de libre acceso para los terceros interesados, particularmente cuando han sido comunicados de la solicitud en curso mediante la publicación de un extracto en que aparecen los datos esenciales de la marca. 4.2.4. El carácter distintivo de la marca registrada ha sido analizado y corroborado por múltiples autoridades en diferentes jurisdicciones, como Estados Unidos de América, Argentina, Costa Rica, El Salvador, Hungría, Malta, Latvia y China, como consta en certificaciones debidamente autenticadas, legalizadas y traducidas al castellano, donde consta la existencia de registros para la marca TRIDIMENSIONAL CONSISTENTE EN LA FORMA ROMBOIDE DE UNA TABLETA DE COLOR AZUL. 4.2.5.
Pfizer demostró que la FORMA ROMBOIDE DE UNA TABLETA DE COLOR AZUL no era usada en el mercado antes de su concepción y creación por parte de Pfizer con el objetivo de identificar el producto sildenafil, y que el color azul se encuentra delimitado por la forma de la tableta, circunscribiendo su protección de forma específica. 4.2.6. Termoquímicas S.A. y cualquier tercero tuvo oportunidad de conocer y verificar las características de la marca solicitada por Pfizer e información suficiente para presentar oposición. Basta con preguntar a cualquier comerciante diligente, e incluso a cualquier persona común sobre la figura publicada para encontrar la respuesta obvia de que se trata de la figura romboide de una tableta.
Por lo tanto, no tiene fundamento la afirmación de Tecnoquímicas cuando afirma que no conoció las características de la marca solicitada por Pfizer. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales a), b) y c) de la Decisión 4863 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la interpretación de las normas solicitadas. 3 "Articulo 134.-A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: 5 GACETA OFICIAL 4/11/2016 23 de 52 2. De oficio, se interpretarán los artículos 134 literal e), 135 literal h) y 143 de la citada Decisión4, al estar relacionado con la modificación de la solicitud de un registro de marca. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Publicación de la marca y la especificación de los colores reivindicados y del tipo de marca.
Requisitos para la solicitud de una marca mixta. Su relación con la publicación. La publicación defectuosa en relación con la reivindicación de colores. La modificación de la solicitud de registro de marca. La reivindicación de colores dentro de un contorno como un aspecto sustantivo del signo solicitado. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. 2. 3. 4. a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, simbo/os, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; n g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.
"Articulo 135.• No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del articulo anterior; b) carezcan de distintividad; e) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o caracterlsticas impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del setVicio de que se trate;
(... )" 4 "Articulo 134.-A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
( ) e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;( r "Articulo 135.• No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma especifica;( )". "Articulo 143.- El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite.
Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material. Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el articulo 144. En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.
Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de n modificación. (... ) 6 GACETA OFICIAL 4/11/2016 24 de 52 5. lrregistrabilidad de formas de uso común. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Publicación de la marca y la especificación de los colores reivindicados y del tipo de marca. 1.1.
Tecnoquímicas afirma que existe incongruencia entre el signo publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial y el signo concedido por violación al debido proceso y que al haber concedido la SIC una marca que no corresponde a la publicada en la Gaceta Oficial, vulneró el derecho de terceros de presentar oposiciones e incurrió en un vicio de forma.
Por su parte Pfizer enuncia que el hecho de que no se aprecie el color azul obedece a que, por razones de orden técnico, las publicaciones en la Gaceta aparecen en blanco y negro, y que según el formato establecido para la publicación de los extractos no se incluye la descripción de la marca. 1.2. De conformidad con lo anterior, el Tribunal precisará ciertos aspectos en relación con la solicitud del registro de una marca y la manera de solicitar la reivindicación de colores. 1.3.
Quien desee obtener el derecho exclusivo sobre una marca deberá tramitar su registro ante la oficina nacional competente. Para esto tendrá que presentar una solicitud con el lleno de todos los requisitos formales que se exijan para el efecto y que se encuentran regulados en los artículos 138 y 139 de la Decisión 486. Con el objeto de que los terceros interesados conozcan fehacientemente cuál es el signo a registrarse, dentro de dichos requisitos, además del lleno de un formulario o petitorio, se deberá anexar un documento en donde conste "la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color." (literal b) del artículo 138 de la Decisión 486)5 • 1.4.
El objetivo de este requisito es que el signo a registrar se plasme y se determine de la manera más fidedigna posible. Esto es fundamental para salvaguardar los derechos de terceros que se vean afectados por la solicitud, y para que el público en general conozca con certeza cuál es la marca que se está tramitando. Además, el cumplimiento cabal de este requisito permite que la oficina de registro marcaría publique de manera exacta el signo que se pretende registrar, para así, de manera efectiva, dar paso al derecho de oposición6• 5 6 Proceso 07-IP-2013.
Ibídem. 7 GACETA OFICIAL 4/11/2016 25 de 52 1.5. En las solicitudes en donde se pretenda reivindicar colores, es decir, en aquellas en las cuales el color sea parte integrante del signo que se pretende registrar ( signos denominativos con color, gráficos, mixtos o tridimensionales), se debe anexar la mencionada reproducción, pero además se debe indicar claramente que se pretende reivindicar ciertos colores, describiéndolos específicamente.
Esto por cuanto los tonos, apariencia y otras características pueden variar en la reproducción y en la publicación. Inclusive dichas características pueden alterarse de conformidad con el medio en que se visualiza el signo. Por esta razón, es fundamental para una adecuada determinación y descripción, que el solicitante indique muy claramente a la oficina de registro marcario qué colores se reivindican, su ubicación en el signo y el detalle técnico del color específico.
Esto no es necesario, por su puesto, en los signos simplemente denominativos, los cuales se determinan indicándose en el petitorio (literal e) del artículo 139 de la Decisión 486)7. 1.6. Si esto no se hace, se corre el riesgo de que el público no pueda conocer claramente el signo solicitado para registro, pudiendo con esto vulnerar los principios de publicidad y transparencia que deben rodear todas las actuaciones administrativasª. 1.7.
Ahora bien, la oficina de registro de marcas debe publicar de manera exacta, integra y fidedigna el signo que se pretende registrar. Para ello debe indicar, de conformidad con la solicitud del peticionario, si se reivindican colores, determinándolos de conformidad con la información contenida en la solicitud. Si la Gaceta que se usa para hacer la publicación es en blanco y negro, la oficina de registro marcario debe especificar claramente que se están reivindicando ciertos colores, plasmando la descripción del solicitante.
De esta manera los terceros podrían darse una idea total del signo e ir a consultarlo mediante los medios, tecnológicos o no, que la oficina nacional competente tenga previsto para el efecto9• 1.8. Al tratarse de solicitudes de marcas donde se pretende reivindicar colores no sólo basta con la reproducción a color de la marca, por lo siguiente: 1.8.1.
Los tonos que dan las impresoras cambian; no es lo mismo la vista en pantalla que en la impresión, ya que no sólo tiene que ver la calidad de la máquina utilizada sino el tipo de papel que se usa. 7 Ibídem. B lbldem. 9 lbidem. 8 GACETA OFICIAL 4/11/2016 26 de 52 1.8.2. La publicación en las respectivas gacetas oficiales por lo general es en blanco y negro. 1.8.3.
La publicación vía electrónica puede variar de confonnidad con la calidad de la pantalla, la resolución de la imagen, los pasos previos como la utilización de escáner, etc10 • 1.9. La única manera para dar una descripción acertada del color es mediante la utilización de un sistema de identificación de colores. Hoy en día hay tres sistemas generalmente aceptados: sistema PANTONE1 1, sistema RBG 12 y sistema RAL. 1 3 1.1O.
De conformidad con todo lo anterior, el solicitante tiene las siguientes cargas en relación con una solicitud de dichas características: 1.10.1. Debe mencionar expresamente a la oficina de registro de marcas que pretende reivindicar colores. Esto es muy importante porque la oficina competente no puede adivinar la intención del solicitante. 1.10.2.
Además de lo anterior, el solicitante debe especificar detallada y claramente qué tipo de colores son los que pretende reivindicar, de conformidad con algún sistema de identificación de colores14. 1.11. Si la oficina de registro publica una solicitud a blanco y negro sin especificar claramente la ubicación y el tono del color o colores a ser reivindicados, inevitablemente incurre en una publicación defectuosa con todos los efectos que esto conlleva, de conformidad con lo expresado anteriormente.
En este sentido, mediante señales pertinentes en la publicación la oficina debe informar claramente de esto a los terceros interesados para preservar el principio de contradicción en la vía gubemativa 15. 1.12. Los Países Miembros, bajo el pnnc1p10 del complemento indispensable 16, podrán adoptar un sistema de identificación de colores. 10 Proceso 162-IP-2014. 11 Sobre este sistema se puede ver: http://www.pantone-espana.com/pages/pantone/index.aspx 12 Sobre este sistema se puede ver: http://librosweb.es/css/capitulo 3/colores.html 13 Sobre este sistema se puede ver. http:l/www.coloresral.es/ 14 Proceso 162-IP-2014, ya citado. 15 lbldem. 16 Dicho principio se encuentra consagrado en el articulo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de la siguiente manera: 'Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Pafses Miembros". 9 GACETA OFICIAL 4/11/2016 27 de 52 Pero si esto no sucede el solicitante deberá especificar el color indicando el código de conformidad con el sistema escogido. 1.13.
Se deberá determinar si el signo FIGURATIVO se solicitó para registro con reivindicación de colores de una manera adecuada, de conformidad con lo plasmado en la presente providencia. 2. La modificación de la solicitud de registro de marca. La reivindicación de colores dentro de un contorno como un aspecto sustantivo del signo solicitado 2.1.
En el presente caso, Pfizer interpuso recurso de revocatoria directa contra la Resolución 12170, amparada en lo dispuesto en el primer inciso del Artículo 143 de la Decisión 486, con la finalidad de que se revoque parcialmente la resolución impugnada, en el sentido de anotar la reivindicación de colores como fueron inscritos dentro de la solicitud de registro, recurso que fue admitido por la autoridad competente. 2.2.
Dentro del Proceso 18-IP-2013 de 17 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: "Los párrafos primero y segundo del artículo 143 de la Decisión 486, atribuyen al solicitante de registro de marca la potestad de modificar su solicitud en cualquier momento del trámite, ya sea por su propia iniciativa o a sugerencia de la Oficina Nacional Competente al realizar el examen de forma.
La modificación de la solicitud, de conformidad con el párrafo tercero de la misma disposición, sólo es procedente si no se cambian aspectos sustantivos del signo o no se amplían los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Quiere esto decir que la modificación es procedente en relación con aspectos secundarios o accesorios, o si se limitan los productos o servicios indicados en la petición". 2.3.
De lo anterior surge una pregunta: ¿Qué se consideran aspectos secundarios o accesorios? El Tribunal de Justicia, en anterior Interpretación Prejudicial, ha respondido esta pregunta de la siguiente manera: "( ) una solicitud de registro de marca contiene dos clases de elementos o aspectos: unos que se estiman substanciales y otros que se estiman accesorios.
Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios esenciales de los elementos del signo comprendido en la solicitud de registro). Una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una solicitud nueva, independiente de la primera, sujeta al procedimiento de registro inicial y determinante, 10 GACETA OFICIAL 4/11/2016 28 de 52 para efectos del derecho de prioridad, de una nueva fecha de presentación. Los aspectos accesorios o secundarios que pudiere contener la solicitud inicial para el registro de un signo, tales como tamaño, tipo de letra en algunos casos, faltas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación o, en general, todos aquellos que al cambiarse no alteren el aspecto general del signo solicitado, pueden, en cambio, ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la inicial.
Es requisito de procedibilidad de estos cambios que ellos no denoten para el público la presencia de un signo diferente en sus aspectos esenciales, al contenido en una primera solicitud de registro". (Proceso 104-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 1015 de 27 de noviembre de 2003). 2.4. En relación a la facultad del interesado para modificar la solicitud en cualquier estado del trámite, este Tribunal manifiesta que "En relación con el tiempo durante el cual el peticionario puede pedir que se modifique su solicitud, el párrafo primero del Artículo 143 señala que la petición podrá formularse 'en cualquier momento del trámite'. 2.5.
Por su parte, el párrafo segundo del articulo 143 de la Decisión 486 atribuye facultad a la oficina nacional competente para sugerir modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite, caso en el cual la oficina deberá notificar las sugerencias al solicitante en el plazo señalado en el Artículo 144 eiusdem, en el entendido de que las propuestas no podrán estar dirigidas al cambio de aspectos sustantivos del signo, ni a la ampliación de los productos o servicios que constituyan su objeto17• 2.6.
Y el párrafo cuarto de la disposición citada remite a la norma nacional de los Países Miembros la posibilidad de establecer tasas que graven la petición de modificaciones. Cabe reiterar, por virtud del principio de primacía de la norma comunitaria, que 'las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria' 18• 11 1 Proceso 130-IP-2004.
Revisar procesos: 10-IP-94, de 17 de marzo de 1995, publicado en la G.O.A.C. 177 de 20 de abril del mismo año, 182-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. 1278 de 15 de diciembre de 2005. ª 11 GACETA OFICIAL 4/11/2016 29 de 52 2.7. En el caso en concreto la titular de la marca concedida FIGURATIVA una vez concluido el trámite, solicitó a la autoridad que se revoque parcialmente la Resolución que concedió el registro, toda vez que en la misma no se incluyó el color azul que amparaba el signo solicitado. 2.8.
La norma andina enuncia que en cualquier estado del trámite el solicitante puede requerir modificaciones que no afecten sustancialmente el signo, por lo que se debe verificar si en efecto la modificación en relación con el color no es un aspecto esencial del signo para que pueda ser admitido. 2.9. De conformidad con lo anterior, se deberá tener en cuenta si las modificaciones realizadas a la solicitud, se efectuaron bajo los requisitos contemplados en la normativa comunitaria, para de esta manera, poder confirmar o revocar la resolución que aceptó la petición de modificatoria en la cual se incluyeron los colores reivindicados. 3.
La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. Los signos de uso común. 3.1. Indica Tecnoquímicas S.A. que se concedió un signo carente de distintividad en razón de lo cual se analizará esta causal. 3.2. El registro contemplado en el Artículo 134 de la Decisión 486 es que un signo para ser admitido como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica. 3.3.
La aptitud distintiva, es precisamente uno de los elementos constitutivos de la marca, es un requisito esencial para su registro y, por tanto, no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. 3.4. Por su parte, el literal a) del articulo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del articulo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. 3.5.
De igual manera, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Artículo 135, literal b) que hace referencia específica a la distintividad intrínseca que debe tener un signo en el mercado para ser admitido a registro como marca. 3.6. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo FIGURATIVO, cumple con los requisitos del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no 12 GACETA OFICIAL 4/11/2016 30 de 52 se encuentra dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el Artículo 135 literal y b) de la referida Decisión. 4. lrregistrabilidad de formas de uso común. Los colores delimitados por una forma y su uso común 4.1.
Afirma Tecnoquímicas S.A. que la solicitud de registro de la marca FIGURATIVA, viola lo dispuesto por el artículo 135 literal e) de la Decisión 486 ya que es evidente que dicha marca consiste en la forma usual de los productos que identifica que son productos farmacéuticos. 4.2. Además, asegura la actora que se concedió el color usual para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. lrregistrabilidad de formas de uso común 4.3.
El Artículo 135 literal c) de la Decisión 486, prohibe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios. Advierte el Tribunal que, en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los productos. 4.4.
Las formas de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada19• 4.5.
Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común puedan ser utilizadas únicamente por un titular de una marca, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse, pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios20 • 4.6.
El Tribunal advierte que las formas de uso común deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común en una clase determinada puede no 19 Proceso 24-IP-2013. 20 Proceso 132-1 P-2012. 13 GACETA OFICIAL 4/11/2016 31 de 52 serlo así en otra; por ejemplo, la forma de una silla puede no ser necesaria para las prendas de vestir.
Los colores delimitados por una forma y su uso común 1 1 4.7. La norma comunitaria, específicamente el literal e) del Artículo 134 de la Decisión 486, prevé el registro de un color delimitado por una forma, o una combinación de colores, es decir, que cuando el mismo se encuentra comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro como marca, al igual que cuando el color que se desea registrar se plasme o sea parte integrante de un signo tridimensional o figurativo, ya registrado o solicitado, obviamente, siempre que éste no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad21. 4.8.
Contrario sensu, la Decisión 486 en su Artículo 135 literal h) prohíbe el registro de un color aisladamente considerado. La prohibición contemplada en el literal h) del Artículo 135 de la Decisión 486 se refiere, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del arco iris, prohibición que se apoya en la circunstancia de que el número de los colores fundamentales y puros es ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y elementos gráficos.
De donde se sigue que, si a través de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado22. 4.9. Los efectos obstruccionistas derivados de la concesión de una marca sobre un color fundamental o puro serían particularmente palpables en la hipótesis de que el color fuese necesariamente común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase.
La mencionada prohibición abarca además a los colores puros que por su cromatismo son fácilmente identificables, así como, a los colores secundarios, fruto de combinaciones que en todo caso son ilimitadas23. 4.10. Hay que considerar que la prohibición bajo análisis no es absoluta, pues ella sólo opera cuando el color no se encuentra "delimitado por una forma específica", es decir, como se tiene dicho, se permite el registro de colores debidamente delimitados por una forma. 21 Proceso 132-IP-2012. 22 Proceso 111-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. N º 1809 de 22 de marzo de 2010, marca: Un espejo o reflejo de agua con reivindicación de los colores azul oscuro y azul claro. 23 Ibídem. 14 GACETA OFICIAL 4/11/2016 32 de 52 4.11.
La prohibición está encaminada a que no se monopolicen los colores individualmente considerados, por el hecho de estar delimitados por una forma, la norma permite que se los registre, toda vez que los productos no se identifican por su color, sino por la marca que los diferencia, el color en sí para ser registrable debe estar incorporado en una figura o forma para que el consumidor la pueda identificar, evidentemente dejando a un lado los casos de distintividad adquirida que no es materia de análisis en este caso. 4.12.
Por lo antes referido, se deberá analizar si en efecto la marca FIGURATIVA es una forma de uso común para productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y es requerido por los comerciantes de estos productos para identificar sus mercancías o si en su defecto es un signo apto para registro e identifica sus productos sin vulnerar la libre competencia en el mercado.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2004-00013, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en et artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del articulo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Lui�i�ros MAGISTRADA Hugo pac De acuerdo con el articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 15 GACETA OFICIAL 4/11/2016 33 de 52 Notifiquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 16 4/11/2016 GACETA OFICIAL 34 de 52 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de agosto de 2016 Proceso 556-IP-2015 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 2007-00157 Referencia Marcas involucradas PIELROJA (mixta) y signo figurativo Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 3390 del 20 de octubre de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Literal b) del Articulo 135 y del Literal h) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2007-00157, y;
El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Compañia Colombiana de Tabaco S.A - Coltabaco S.A. 1 4/11/2016 GACETA OFICIAL 2. 35 de 52 Demandado Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Tercero interesado Edgar Eduardo Erazo Guzmán Hechos relevantes: 2.1. El 29 de junio de 2004, Edgar Eduardo Erazo Guzmán (en adelante, el señor Erazo) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) de la República de Colombia el registro de signo figurativo para distinpuir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza 2.2.
Dentro del plazo legal, la Compañia Colombiana de Tabaco S.A. Coltabaco S.A. (en adelante, Coltabaco) formuló oposición contra el registro del signo figurativo solicitado en base a su marca notoria PIELROJA (mixta) inscrita bajo Certificados 1261012 y 1068333 en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. (.:: �,. • �·:�., •• f,.•. ·······.. •.
PIELROJA.... �.,lo i,.. --�-.,_.,-¡;--�a'.;,' -· ·.·. l _._._, _· -'-·- '� la f:J� 2.3. Por Resolución 35540 del 28 de diciembre de 2005, la Dirección de Signos Distintivos (antes División de Signos Distintivos) de la SIC declaró infundada la oposición formulada y, en consecuencia, concedió el registro Clase 25: Toda clase de vestuario para hombres, mujeres y niñas, tales como vestidos, camisas, blusas, sacos, suéteres, chalecos, chaquetas, pantalones, jeans, faldas, medias, gabardinas. impermeables, ropa deportiva como shorts, camisetas y sudaderas; ropa de dormir, levantadoras; vestidos de baño, ropa interior; ropa para bebe: además incluirá toda clase de calzado como, botas, zapatos y zapatillas, sandalias, pantuflas, tenis, y accesorios del calzado como punteras, tacones, suelas. 2 Tabaco: artlculos para fumadores: cerillas; artlculos comprendidos en la Clase 34. 3 Tabaco: artlculos para fumadores; cerillas. 2 GACETA OFICIAL 4/11/2016 36 de 52 del signo solicitado a favor del señor Erazo.
Dicha instancia consideró lo siguiente: a) Los signos confrontados no presentan semejanzas susceptibles de generar riesgo de confusión o de asociación. b) Los signos en cuestión evocan distintas ideas. c) No es necesario valorar las pruebas para determinar la notoriedad de la marca base de la oposición, toda vez que no se ha configurado uno de los presupuestos para aplicar la causal establecida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486. 2.4.
Coltabaco interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 35540. 2.5. Por Resolución 14199 del 31 de mayo de 2006, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición interpuesto confirmando la Resolución 35540, bajo las siguientes consideraciones: a) La opositora no presentó pruebas que acrediten la notoriedad de su marca para el 29 de junio de 2004, toda vez que las resoluciones de notoriedad presentadas son del año 1999.
Por tal motivo, el signo solicitado no está incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el Literal h) del Articulo 136 de la Decisión 486. b) No existe conexión competitiva entre los productos que amparan los signos en conflicto. 2.6. Por Resolución 31673 del 28 de noviembre de 2006, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación interpuesto confirmando la Resolución 35540, bajo las siguientes consideraciones: a) Los signos confrontados resultan distintos en su conjunto, siendo la denominación UPIELROJA", el elemento más diferenciador de la marca registrada. b) Con relación a la notoriedad de la marca previamente registrada, se entiende que la protección de la marca notoria tiene como fundamento que el signo solicitado tenga algún grado de similitud con el signo notorio, lo cual no sucede en el presente caso.
En ese sentido, el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el Literal h) del Articulo 136 de la Decisión 486. GACETA OFICIAL 4/11/2016 37 de 52 2. 7. Coltabaco presentó demanda ante el Consejo de Estado de la República de Colombia a fin de que se anulen las Resoluciones administrativas mencionadas. 2.8.
Mediante Auto del 24 de abril de 2007, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió a trámite la demanda interpuesta. 2.9. El 11 de diciembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitar la interpretación judicial. 3.
Argumentos de la demanda de Coltabaco: 3.1. La marca figurativa solicitada se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, por cuanto carece de distintividad. Asimismo, el signo solicitado resulta confundible con su marca notoria PIELROJA (mixta). 3.2. Desde el punto de vista visual, la marca registrada PIELROJA (mixta) y la marca figurativa solicitada son similares, toda vez que comparten varios elementos como son "la cara de un indio piel roja", "el perfil izquierdo de la cara del indio piel roja" y "un penacho de plumas". 3.3.
Desde el punto de vista conceptual, las marcas confrontadas claramente evocan el concepto de "un indio pielroja" en la mente del consumidor. 3.4. Si bien en las Clases 25 y 34 se encuentran registradas marcas que representan la figura de un "indio", dichos signos no son confundibles con sus marcas a diferencia de lo que sucede con la marca solicitada. 3.5.
Se debe tener en cuenta el tipo de consumidor de los productos de las Clases 25 y 34, dado que son productos de consumo masivo o generalizado, por lo que no se trata de un consumidor especializado, lo cual podría causar confusión en el público al momento de adquirir los productos en cuestión. 3.6. Por otro lado, en el caso de la marca notoria PIELROJA (mixta) no opera el principio de especialidad, en tanto que al haber conseguido dicha marca el nivel de conocimiento y de difusión, debe ser protegida no sólo para los productos de la Clase 34, sino para todas las clases de la Clasificación Internacional de Niza. 3.7.
El carácter notorio de la marca PIELROJA (mixta) ha sido reconocido en diferentes oportunidades, tanto por la SIC como por el Consejo de Estado, de manera que debe otorgársela a dicha marca una protección especial que impida el registro de un signo similar, así como el aprovechamiento GACETA OFICIAL 4/11/2016 38 de 52 injustificado del prestigio y reconocimiento que ha alcanzado entre el público consumidor. 4.
Argumentos de la contestación de la SIC: 4.1. No existen semejanzas susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor entre el signo figurativo y la marca PIELROJA (mixta), los cuales difieren gráfica y conceptualmente. 4.2. No se ha contravenido Jo dispuesto en el Literal h) del Artlculo 136 de la Decisión 486, toda vez que entre la marca figurativa solicitada y la marca registrada PIELROJA (mixtas) no se presentan similitudes capaces de inducir al público consumidor a error.
En ese sentido, no se han configurado los presupuestos legales para la aplicación del mencionado artículo, lo que hace irrelevante e innecesario el análisis de la presunta notoriedad de la marca previamente registrada. 5. Argumentos de la contestación del tercero interesado: No obra en el expediente la contestación del señor Erazo. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.
La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del Literal b) del Artículo 135 y del Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4 2. No procede la interpretación del Literal b) del Articulo 135 precitado, toda vez que dicho artículo versa sobre la carencia de capacidad distintiva del signo solicitado, lo cual no es materia de controversia en el presente caso.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna. "Articu/o 135.- No podran registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad; r (... "Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aque/fos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios: un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario". 5 GACETA OFICIAL 4/11/2016 39 de 52 3.
Por lo tanto, solo procede la interpretación del Literal h) del Artículo 136; y de oficio se interpretará el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina toda vez que dicha causal de irregistrabilidad es materia de la controversia5. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. La confusión ideológica. El grado de percepción del consumidor medio. Comparación entre marcas mixtas y figurativas. La marca notoriamente conocida. Conexión competitiva entre productos de las Clases 25 y 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. 3. 4. 5.
D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. La confusión ideológica 1.1. En el proceso interno se discute si la marca figurativa es confundible o no con la marca PIELROJA (mixta), es pertinente analizar el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )" 5 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna."Art/cu/o 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebldamente un derecho de tercero, en particular cuando: sean idéntícos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para /os mismos productos o servicios, o para productos o servfcios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )". a) GACETA OFICIAL 4/11/2016 40 de 52 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. 6 a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.
En ese sentido, se deberá verificar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 7 a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 8 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 1 lbldem. 7 GACETA OFICIAL 4/11/2016 41 de 52 Para el caso concreto resulta importante que se determine claramente las ideas que evocan los signos en conflicto, para luego establecer si el consumidor podría estar inmerso en riesgo de confusión ideológica.
En este contexto, el análisis de registrabilidad si bien debe tomar en cuenta las ideas que evocan los signos en conflicto, no puede basar la confundibilidad en este único aspecto, dado que el mencionado análisis debe comprender un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, asi como de los factores relativos a los servicios amparados con los signos. 8 d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo y/o el concepto que evocan. 1.4.
Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 9 a) La comparac1on debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.5. De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en B De modo referencial, ver Proceso 378-IP·2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, p.7. 9 De modo referencial, ver Proceso 178-IP-2015, p. 8. 8 GACETA OFICIAL 4/11/2016 42 de 52 conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.
El grado de percepción del consumidor medio 2.1. En el presente caso, se señaló que se debe tener en cuenta el tipo de consumidor de los productos de las Clases 25 y 34, dado que son productos de consumo masivo o generalizado, por lo que no se trata de un consumidor especializado, lo cual podría causar confusión en el público al momento de adquirir los productos en cuestión. 2.2.
Al respecto, atendiendo a la naturaleza y características propias de los productos, estos pueden ser adquiridos por un denominado consumidor medio, o por un consumidor de productos selectivos, cuyas particularidades son las siguientes: 10 a) Consumidor medio. Aquel que no efectúa un examen ni muy riguroso, ni muy negligente del producto que piensa adquirir. b) Consumidor de productos selectivos.
Se refiere al consumidor que presta un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir. Dicha evaluación más cuidadosa se sustenta en el costo más elevado de los productos, o en el hecho de tratarse de productos dirigidos a ciertos profesionales especializados. A modo ilustrativo, las circunstancias referidas suelen presentarse al momento de adquirir ropa de alta costura, perfumes de alto costo, instrumental médico especializado, entre otros productos, que por sus singulares características requieren que sus adquirentes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercadería. 2.3.
Cuando las marcas objeto de análisis identifican productos de consumo masivo, el consumidor, al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado 'consumidor medio'. Es decir, aquel de quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes. 11 2.4. En cambio, si los productos identificados con las marcas bajo análisis son de consumo selectivo, se debe tomar en cuenta el nivel de vida, la capacidad adquisitiva del grupo humano involucrado, el sector profesional al cual van dirigidos los productos, etc.
En razón de ello, el examen de registrabilidad puede ser menos riguroso. En efecto, debido a la especialización de los productos existen menos posibilidades de que 10 De modo referencial, ver Proceso 305-IP-2014, pp.13-14. 11 lbfdem, p. 15. 9 GACETA OFICIAL 4/11/2016 43 de 52 exista riesgo de confusión, pues el consumidor prestará un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir. 12 2.5.
En mérito de lo expuesto, para examinar la existencia del riesgo de confusión, se debe evaluar si corresponde tomar en cuenta al consumidor medio o al consumidor de productos selectivos atendiendo a la naturaleza de los productos que distinguen las marcas en conflicto. Así, una vez realizada tal determinación, se debe analizar el posible riesgo de confusión conforme a las particularidades que correspondan al caso concreto de conformidad con lo señalado en la presente interpretación prejudicial. 3.
Comparación entre marcas mixtas y figurativas 3.1. En el presente caso, la marca solicitada es figurativa y contra dicho registro se opuso el titular de la marca PIELROJA (mixta}, por lo que el Tribunal considera necesario abordar el tema de la comparación entre signos figurativos y mixtos. 3.2. Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc., pudiendo evocar o no un concepto. 13 3.3.
Los signos mixtos se componen, por un lado, de un elemento denominativo representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto y, por otro, de uno figurativo o gráfico. La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 14 3.4.
Al comparar una marca mixta con una figurativa, este Tribunal ha señalado que, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable¡ el de la otra 1 en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa. 3.5.
Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que no exista riesgo de confusión entre los 12 lbldem, pp.14-15. 13 Ver Interpretación Prejudicial recalda en Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 14 Ver Interpretación Prejudicial recalda en Proceso 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. 1S Ver Interpretación Prejudicial recaída en Proceso 320-IP-2014 de fecha 3 de febrero de 2015. 10 GACETA OFICIAL 4/11/2016 44 de 52 dos tipos de marcas; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, se deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de las marcas figurativas, es decir, el trazado y el concepto, teniendo en cuenta lo siguiente: 16 a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. 3.6.
El cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan. No obstante lo anterior, el concepto suele prevalecer sobre el trazado. En ese sentido, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, los signos en conflicto pueden suscitar una misma idea y, de esta manera, generar riesgo de confusión en el público consumidor. 3.7.
En este orden de ideas, se debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo figurativo y las marcas mixtas registradas previamente, analizando si existen semejanzas suficientemente capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de las marcas. 4.
La marca notoriamente conocida 4.1. La demandante ha señalado que su marca PIELROJA (mixta) es notoriamente conocida, en ese sentido, resulta pertinente tener en cuenta el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal h), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o h) transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario." 16 Ver Interpretación Prejudicial recalda en Proceso 320-lP-2014 de fecha 3 de febrero de 2015. 11 GACETA OFICIAL 4/11/2016 45 de 52 4.2.
Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial. 4.3.
El Artículo 224 de la Decisión 486 establece que el signo distintivo notoriamente conocido es aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere, proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados. 17 4.4.
En relación al punto anterior, el Artículo 230 establece qué se debe entender cómo sector pertinente: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 4.5.
El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca, estos factores influyen decisivamente para que adquiera el carácter de notoria. 4.6. Adicionalmente, cabe señalar que la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate trascendiendo así el principio de especialidad. 4.7.
Asimismo, la protección de la marca notoriamente conocida va más allá del principio de territorialidad, toda vez que se protegerá independientemente del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella 18. 9-. y 17 De modo referencial, ver Proceso 66-IP-2015, p.13. 12 GACETA OFICIAL 4/11/2016 46 de 52 4.8.
Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el Literal a) del Artículo 229 no se negará la calidad de notorio de un signo ni su protección por el sólo hecho de no encontrarse registrado o en trámite de registro en el pals miembro o en el extranjero. 4.9. Igualmente, la protección que otorga el Literal b) del Articulo 229 de la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.
En efecto, dicho articulo dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el país miembro. 19 4.1 O. La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición. 20 4.11.
El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el artículo previamente citado: "Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pafs Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro b) o fuera de cualquier Pals Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro c) o fuera de cualquier Pafs Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valar de toda inversión efectuada para promoverlo, o para d) promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresas de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pafs Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;el valar f) contable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una g) franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, 18 Ibídem. 19 De modo referencial, ver Proceso 17-IP-2014 de fecha 1 de octubre de 2014, pp. 22-23. 2D Ver Interpretación Prejudicial recaída en Proceso 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. 13 GACETA OFICIAL h) i) j) 4/11/2016 47 de 52 la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pafs Miembro en que se busca protección; los aspectos del comercio internacional; o, la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pals Miembro o en el extranjero. n 4.12.
Resulta esencial que se determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca. 21 4.13. En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia debe tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con el Literal h) del Articulo 136 y con los Literales a), b) y c) del Artículo 226 de la Decisión 486.
Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario: 22 a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. c) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Este supuesto se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la 21 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. lbidem. 14 GACETA OFICIAL 4/11/2016 48 de 52 reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. 23 4.14.
En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es necesario que se establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad. La determinación de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc. 24 4.15.
Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 4.16. En tal virtud, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumidor. 4.17.
De lo expuesto, se advierte que se debe establecer si la marca PIELROJA (mixta) es notoria o no y desde qué momento, tomando en cuenta los medios probatorios presentados y los criterios de análisis citados. 5. Conexión competitiva entre los productos de la Clases 25 y 34 de la Clasificación Internacional de Niza 5.1. En la controversia planteada en el presente proceso, la SIC determinó que no existe conexión competitiva entre los productos que amparan los signos en conflicto, por lo tanto, es necesario que se proceda a realizar el análisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexión competitiva entre productos de las Clase 25 y 34. 5.2.
Con relación a ello, se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios 23 lbidem. 24 De modo referencial, ver Proceso 151-IP-2014 de fecha 2 de enero de 2015. 15 GACETA OFICIAL 4/11/2016 49 de 52 objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Articulo 151 de la Decisión 486. 25 5.3.
Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 26 5.4.
Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio}, de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad. 25 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.- "Art/cufo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.• (Subrayado agregado) 28 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 16 GACETA OFICIAL 4/11/2016 50 de 52 A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. e) La pertenencia a una misma clase de complementariedad de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.
Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva.
Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse 17 GACETA OFICIAL 4/11/2016 51 de 52 conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva.
Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 5.5 Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro. 5.6 En el caso concreto, se deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos de la Clase 25 que pretende distinguir el signo solicitado figurativo y los productos de la Clase 34 que distingue la marca registrada PIELROJA (mixta) de conformidad con lo desarrollado en los puntos precedentes.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2007-00157, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. MAGISTRADA HugoRar1Tin:�óm,jazj�c MAGISTRADO 18 GACETA OFICIAL 4/11/2016 52 de 52 De acuerdo con el Art(culo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Notifíquese a la Corte consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 19