ee az reo, UT TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de agosto de 2016 Proceso: 556-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2007-00157 Referencia: Marcas involucradas PIELROJA (mixta) y signo figurativo Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 3390 del 20 de octubre de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Literal b) del Artículo 135 y del Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2007-00157, y;
El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Compañía Colombiana de Tabaco S.A - Coltabaco S.A. 2.1. 2.2. 2.3. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Tercero interesado: Edgar Eduardo Erazo Guzmán Hechos relevantes: El 29 de junio de 2004, Edgar Eduardo Erazo Guzmán (en adelante, el señor Erazo) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) de la República de Colombia el registro de signo figurativo para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza”.
Mz Dentro del plazo legal, la Compañía Colombiana de Tabaco S.A. - Coltabaco S.A. (en adelante, Coltabaco) formuló oposición contra el registro del signo figurativo solicitado en base a su marca notoria PIELROJA (mixta) inscrita bajo Certificados 126101? y 106833* en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 sá pra E Errar a “o 252 AS Por Resolución 35540 del 28 de diciembre de 2005, la Dirección de Signos Distintivos (antes División de Signos Distintivos) de la SIC declaró infundada la oposición formulada y, en consecuencia, concedió el registro Clase 25: Toda clase de vestuario para hombres, mujeres y niñas, tales como vestidos, camisas, blusas, sacos, suéteres, chalecos, chaquetas, pantalones, jeans, faldas, medias, gabardinas, impermeables, ropa deportiva como shorts, camisetas y sudaderas; ropa de dormir, levantadoras; vestidos de baño, ropa interior; ropa para bebe; además incluirá toda clase de calzado como, botas, zapatos y zapatillas, sandalias, pantuflas, tenis, y accesorios del calzado como punteras, tacones, suelas.
Tabaco; artículos para fumadores; cerillas; artículos comprendidos en la Clase 34, Tabaco; artículos para fumadores; cerillas. 2.4. 2.5. 2.6. del signo solicitado a favor del señor Erazo. Dicha instancia consideró lo siguiente: a) Los signos confrontados no presentan semejanzas susceptibles de generar riesgo de confusión o de asociación. b) Los signos en cuestión evocan distintas ideas. c) No es necesario valorar las pruebas para determinar la notoriedad de la marca base de la oposición, toda vez que no se ha configurado uno de los presupuestos para aplicar la causal establecida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486.
Coltabaco interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 35540. Por Resolución 14199 del 31 de mayo de 2006, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición interpuesto confirmando la Resolución 35540, bajo tas siguientes consideraciones: a) La opositora no presentó pruebas que acrediten la notoriedad de su marca para el 29 de junio de 2004, toda vez que las resoluciones de notoriedad presentadas son del año 1999.
Por tal motivo, el signo solicitado no está incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486. b) No existe conexión competitiva entre los productos que amparan los signos en conflicto. Por Resolución 31673 del 28 de noviembre de 2006, el Superintendente Delegado para la Propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación interpuesto confirmando la Resolución 35540, bajo las siguientes consideraciones: a) Los signos confrontados resultan distintos en su conjunto, siendo la denominación “PIELROJA”, el elemento más diferenciador de la marca registrada. b) Con relación a la notoriedad de la marca previamente registrada, se entiende que la protección de la marca notoria tiene como fundamento que el signo solicitado tenga algún grado de similitud con el signo notorio, lo cual no sucede en el presente caso.
En ese sentido, el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486. 2.7. 2.8. 2.9. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. Coltabaco presentó demanda ante el Consejo de Estado de la República de Colombia a fin de que se anulen las Resoluciones administrativas mencionadas.
Mediante Auto del 24 de abril de 2007, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió a trámite la demanda interpuesta. El 11 de diciembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitar la interpretación judicial.
Argumentos de la demanda de Coltabaco: La marca figurativa solicitada se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, por cuanto carece de distintividad. Asimismo, el signo solicitado resulta confundible con su marca notoria PIELROJA (mixta). Desde el punto de vista visual, la marca registrada PIELROJA (mixta) y la marca figurativa solicitada son similares, toda vez que comparten varios elementos como son “la cara de un indio piel roja”, “el perfil izquierdo de la cara del indio piel roja” y “un penacho de plumas”.
Desde el punto de vista conceptual, las marcas confrontadas claramente evocan el concepto de “un indio pielroja” en la mente del consumidor. Si bien en las Clases 25 y 34 se encuentran registradas marcas que representan la figura de un “indio”, dichos signos no son confundibles con sus marcas a diferencia de lo que sucede con la marca solicitada.
Se debe tener en cuenta el tipo de consumidor de los productos de las Clases 25 y 34, dado que son productos de consumo masivo O generalizado, por lo que no se trata de un consumidor especializado, lo cual podría causar confusión en el público al momento de adquirir los productos en cuestión. Por otro lado, en el caso de la marca notoria PIELROJA (mixta) no opera el principio de especialidad, en tanto que al haber conseguido dicha marca el nivel de conocimiento y de difusión, debe ser protegida no sólo para los productos de la Clase 34, sino para todas las clases de la Clasificación Internacional de Niza.
El carácter notorio de la marca PIELROJA (mixta) ha sido reconocido en diferentes oportunidades, tanto por la SIC como por el Consejo de Estado, de manera que debe otorgársele a dicha marca una protección especial que impida el registro de un signo similar, así como el aprovechamiento 4 4.2. injustificado del prestigio y reconocimiento que ha alcanzado entre el público consumidor.
Argumentos de la contestación de la SIC: No existen semejanzas susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor entre el signo figurativo y la marca PIELROJA (mixta), los cuales difieren gráfica y conceptualmente. No se ha contravenido lo dispuesto en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que entre la marca figurativa solicitada y la marca registrada PIELROJA (mixtas) no se presentan similitudes capaces de inducir al público consumidor a error.
En ese sentido, no se han configurado los presupuestos legales para la aplicación del mencionado artículo, lo que hace irrelevante e innecesario el análisis de la presunta notoriedad de la marca previamente registrada. Argumentos de la contestación del tercero interesado: No obra en el expediente la contestación del señor Erazo. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del Literal b) del Artículo 135 y del Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.* No procede la interpretación del Literal b) del Artículo 135 precitado, toda vez que dicho artículo versa sobre la carencia de capacidad distintiva del signo solicitado, lo cual no es materia de controversia en el presente caso, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) b) carezcan de distintividad;
(..J” “Artículo _136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (.) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”. 5 na9N 1.1.
Por lo tanto, solo procede la interpretación del Literal h) del Artículo 136; y de oficio se interpretará el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina toda vez que dicha causal de irregistrabilidad es materia de la controversia”. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. La confusión ideológica. El grado de percepción del consumidor medio. Comparación entre marcas mixtas y figurativas. La marca notoriamente conocida. Conexión competitiva entre productos de las Clases 25 y 34 de la Clasificación Internacional de Niza.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. La confusión ideológica En el proceso interno se discute si la marca figurativa es confundible o no con la marca PIELROJA (mixta), es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(y 6 1.2. 1.3. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.é a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
En ese sentido, se deberá verificar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:? a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. Ibídem, 1.4. 1.5. d) Para el caso concreto resulta importante que se determine claramente las ideas que evocan los signos en conflicto, para luego establecer si el consumidor podría estar inmerso en riesgo de confusión ideológica.
En este contexto, el análisis de registrabilidad si bien debe tomar en cuenta las ideas que evocan los signos en conflicto, no puede basar la confundibilidad en este único aspecto, dado que el mencionado análisis debe comprender un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de los factores relativos a los servicios amparados con los signos. Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo y/o el concepto que evocan.
Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? a) b) c) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en De modo referencial, ver Proceso 378-1P-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, p.7 De modo referencial, ver Proceso 178-1P-2015, p. 8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. El grado de percepción del consumidor medio En el presente caso, se señaló que se debe tener en cuenta el tipo de consumidor de los productos de las Clases 25 y 34, dado que son productos de consumo masivo o generalizado, por lo que no se trata de un consumidor especializado, lo cual podría causar confusión en el público al momento de adquirir los productos en cuestión. Al respecto, atendiendo a la naturaleza y características propias de los productos, estos pueden ser adquiridos por un denominado consumidor medio, o por un consumidor de productos selectivos, cuyas particularidades son las siguientes: ** a) Consumidor medio.
Aquel que no efectúa un examen ni muy riguroso, ni muy negligente del producto que piensa adquirir. b) Consumidor de productos selectivos. Se refiere al consumidor que presta un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir. Dicha evaluación más cuidadosa se sustenta en el costo más elevado de los productos, o en el hecho de tratarse de productos dirigidos a ciertos profesionales especializados.
A modo ilustrativo, las circunstancias referidas suelen presentarse al momento de adquirir ropa de alta costura, perfumes de alto costo, instrumental médico especializado, entre otros productos, que por sus singulares características requieren que sus adquirentes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercadería. Cuando las marcas objeto de análisis identifican productos de consumo masivo, el consumidor, al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado 'consumidor medio'.
Es decir, aquel de quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes.** En cambio, si los productos identificados con las marcas bajo análisis son de consumo selectivo, se debe tomar en cuenta el nivel de vida, la capacidad adquisitiva del grupo humano involucrado, el sector profesional al cual van dirigidos los productos, etc.
En razón de ello, el examen de registrabilidad puede ser menos riguroso. En efecto, debido a la especialización de los productos existen menos posibilidades de que 10 De modo referencial, ver Proceso 305-1P-2014, pp.13-14, Ibídem, p. 15. pe 2.5. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. exista riesgo de confusión, pues el consumidor prestará un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir. *? En mérito de lo expuesto, para examinar la existencia del riesgo de confusión, se debe evaluar si corresponde tomar en cuenta al consumidor medio o al consumidor de productos selectivos atendiendo a la naturaleza de los productos que distinguen las marcas en conflicto.
Así, una vez realizada tal determinación, se debe analizar el posible riesgo de confusión conforme a las particularidades que correspondan al caso concreto de conformidad con lo señalado en la presente interpretación prejudicial. Comparación entre marcas mixtas y figurativas En el presente caso, la marca solicitada es figurativa y contra dicho registro se opuso el titutar de la marca PIELROJA (mixta), por lo que el Tribunal considera necesario abordar el tema de la comparación entre signos figurativos y mixtos.
Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc., pudiendo evocar o no un concepto. !? Los signos mixtos se componen, por un lado, de un elemento denominativo representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto y, por otro, de uno figurativo o gráfico.
La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.** Al comparar una marca mixta con una figurativa, este Tribunal ha señalado que, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca fi igurativa.* Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que no exista riesgo de confusión entre los 32 13 14 15 Ibidem, pp.14-15.
Ver Interpretación Prejudicial recalda en Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. Ver Interpretación Prejudicial recaída en Proceso 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. Ver Interpretación Prejudicial recaída en Proceso 320-1P-2014 de fecha 3 de febrero de 2015. 10 en 8 3.6. 3.7. dos tipos de marcas; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, se deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de las marcas figurativas, es decir, el trazado y el concepto, teniendo en cuenta lo siguiente: *$ a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
El cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan. No obstante lo anterior, el concepto suele prevalecer sobre el trazado. En ese sentido, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, los signos en conflicto pueden suscitar una misma idea y, de esta manera, generar riesgo de confusión en el público consumidor.
En este orden de ideas, se debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo figurativo y las marcas mixtas registradas previamente, analizando si existen semejanzas suficientemente capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de las marcas.
La marca notoriamente conocida La demandante ha señalado que su marca PIELROJA (mixta) es notoriamente conocida, en ese sentido, resulta pertinente tener en cuenta el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal h), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (..) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero oO con sus productos O servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” 18 Ver Interpretación Prejudicial recaída en Proceso 320-1P-2014 de fecha 3 de febrero de 2015. 11 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7.
Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.
El Artículo 224 de la Decisión 486 establece que el signo distintivo notoriamente conocido es aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere, proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados.” En relación al punto anterior, el Artículo 230 establece qué se debe entender cómo sector pertinente: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca, estos factores influyen decisivamente para que adquiera el carácter de notoria. Adicionalmente, cabe señalar que la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate trascendiendo así el principio de especialidad.
Asimismo, la protección de la marca notoriamente conocida va más allá del principio de territorialidad, toda vez que «se protegerá independientemente del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella'*.
De modo referencial, ver Proceso 66-IP-2015, p.13 12 Z e 4.8. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el Literal a) del Artículo 229 no se negará la calidad de notorio de un signo ni su protección por el sólo hecho de no encontrarse registrado o en trámite de registro en el país miembro o en el extranjero. 4.9. Igualmente, la protección que otorga el Literal b) del Artículo 229 de la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.
En efecto, dicho artículo dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el país miembro. *? 4.10.La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición.? 4.11. £l reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486.
En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el artículo previamente citado: “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) b) c) d) 9) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro O fuera de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverto, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;el valor contable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, 12 Ibidem. 20 De modo referencial, ver Proceso 17-1P-2014 de fecha 1 de octubre de 2014, pp. 22-23.
Ver Interpretación Prejudicial recaída en Proceso 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. 13 h) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; iD los aspectos del comercio internacional; o, J la existencia y antigdedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” 4.12.
Resulta esencial que se determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca.” 4.13. En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia debe tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con el Literal h) del Artículo 136 y con los Literales a), b) y c) del Artículo 226 de la Decisión 486.
Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario:?? a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica., c) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Este supuesto se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la 2 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. 14M DS 14 e reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.? 4.14.
En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es necesario que se establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad. La determinación de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.?* 4.15.
Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 4.16. En tal virtud, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumidor, 4.17.
De lo expuesto, se advierte que se debe establecer si la marca PIELROJA 5.1. 5.2. (mixta) es notoria o no y desde qué momento, tomando en cuenta los medios probatorios presentados y los criterios de análisis citados. Conexión competitiva entre los productos de la Clases 25 y 34 de la Clasificación Internacional de Niza En la controversia planteada en el presente proceso, la SIC determinó que no existe conexión competitiva entre los productos que amparan los signos en conflicto, por lo tanto, es necesario que se proceda a realizar el análisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexión competitiva entre productos de las Clase 25 y 34.
Con relación a ello, se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios 23 24 Ibidem. De mado referencial, ver Proceso 151-1P-2014 de fecha 2 de enero de 2015. 15 5.3. 5.4. objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.2% Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.% Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.
Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad. 25 26 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros ulilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 16 l r b) d) A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La pertenencia a una misma clase de complementariedad de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios.
Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; ia tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.
De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.
De allí que estos criterios deben analizarse 17 conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 5.5 Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro. 5.6 En el caso concreto, se deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos de la Clase 25 que pretende distinguir el signo solicitado figurativo y los productos de la Clase 34 que distingue la marca registrada PIELROJA (mixta) de conformidad con lo desarrollado en los puntos precedentes.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2007-00157, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. A call Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hugo MAGISTRADO 18 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 19