TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 19 de agosto de 2016 Proceso: 537-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2004-00013 Referencia: Marca involucrada: FIGURATIVA Magistrado Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 3337, recibido el 15 de octubre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales a), b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2004-00013; y, El Auto de 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: TECNOQUÍMICAS S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio, República de Colombia. 1 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Tercero interesado: PFIZER PRODUCTS, INC. Hechos relevantes El 25 de octubre de 2001, Pfizer Products, Inc. (en adelante, “Pfizer”) solicitó el registro de la marca FIGURATIVA para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, “la Clasificación Intemacional de Niza”). e El 27 de noviembre de 2001, la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 510, sin que se presentara oposición dentro del plazo legal.
El 26 de abril de 2002, mediante Resolución 12170, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, “la SIC”) concedió el registro solicitado. El 30 de septiembre de 2003, Pfizer interpuso recurso de revocatoria directa contra la Resolución 12170, para que se aplique lo dispuesto en el primer inciso del Artículo 143 de la Decisión 486 y con la finalidad de que se revoque parcialmente la resolución impugnada, en el sentido de anotar la reivindicación de colores como fueron inscritos dentro de la solicitud de registro.
El 21 de octubre de 2003, mediante Resolución 29520, la División de Signos Distintivos de la SIC revocó el artículo primero de la citada Resolución y la modificó en el sentido de conceder el registro de la marca FIGURATIVA, reivindicando expresamente el color AZUL, por considerar que se incurrió en un error respecto a la reivindicación de colores. 1 Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas. 2 Lareferida solicitud de registro fue tramitada mediante expediente administrativo 01-85008. 2 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.
Tecnoquímicas S.A. (en adelante, "Tecnoquímicas”) interpuso demanda de nulidad en contra las Resoluciones 12170 y 29520, demanda que fue admitida a trámite el 16 de abril de 2004. El 1 de diciembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia suspendió el proceso y solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emita la interpretación prejudicial correspondiente.
Argumentos de la demanda Tecnoquímicas presentó demanda en la que expuso los siguientes argumentos: Existe incongruencia entre el signo publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial y el signo concedido por violación al debido proceso. Al haber concedido la SIC una marca que no corresponde a la publicada en la Gaceta Oficial, vulneró el derecho de terceros de presentar oposiciones e incurrió en un vicio de forma.
Se concedió un signo carente de novedad, distintividad y que consiste en la forma usual de los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Se concedió el color usual para distinguir los productos de la clase relacionada a productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. El extracto de la publicación de la solicitud de registro, no aparece que el titular de la marca hubiere señalado que el color de la figura sería el azul, ni mucho menos que se hubiere reivindicado el mismo color.
Pfizer ha venido usando la marca FIGURATIVA como una tableta o pastilla para identificar productos de la Clase 5, como lo informa la solicitud de registro. Ello trae como consecuencia que se haya concedido un derecho de exclusiva a favor de Pfizer para que se utilice esa forma específica en sus pastillas, y lo que es peor, que la identifiquen con el color azul, lo que a todas luces constituye un atropello contra los demás participes en el mercado colombiano de los productos que hacen parte de la Clase 5, como Tecnoquímicas, quienes no podrán acceder a esa forma, no obstante, a que sea usual.
Para que una marca sea registrada debe cumplir con requisitos intrínsecos y extrínsecos, sin embargo, la marca FIGURATIVA no posee ninguno de ellos, pues no tiene la capacidad de distinguirse de los demás 3 3.9. signos o formas preexistentes a la época de concesión del registro, pues consiste en una forma usual y necesaria para distinguir productos comprendidos en la Clase 5, que pretende amparar.
Al ser distinto lo concedido a lo publicado, el procedimiento se encuentra viciado y del mismo mal adolecen las resoluciones que concedieron el registro. La publicación de las marcas en la Gaceta de la Propiedad Industrial tiene por finalidad hacer efectivos el derecho de publicidad y el de contradicción, derechos principalísimos y fundantes de la seguridad jurídica.
En el presente caso, se vulneró el derecho de contradicción de terceros, que no pudieron ejercerlo presentando la correspondiente oposición. 3.10. Se llama la atención sobre el hecho que la solicitante haya advertido que 3.11. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. le dio la connotación de marca FIGURATIVA a su signo al momento de solicitarlo, así como el hecho de que no aprovechara la oportunidad de solicitar tardíamente la revocatoria directa para que se enmendara la resolución de concesión en lo referente al tipo de marca, para que ésta se le confiriera como TRIDIMENSIONAL en lugar de FIGURATIVA.
No lo hizo en ese momento, ni después, nunca lo hizo. La concesión de la marca figurativa a Pfizer resulta a todas luces incoherente con un precedente inmediato que cursó ante la SIC, en el cual, una marca similar le fue denegada a Pfizer por ser “simple”, como la tildó la propia SIC. La carencia de distintividad pasa porque se concedió una forma común, usual y de libre utilización por los participantes del mercado y, por tanto, necesaria para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
Argumentos de la contestación a la demanda. No se encuentra en el expediente escrito de contestación a la demanda que haya sido presentado por la SIC. Pfizer presentó contestación a la demanda manifestando que: La marca objeto de este proceso está constituida por ta forma caracteristica de una tableta o pastilla de color azul. Es decir, está constituida por dos elementos que la propia ley ha considerado formalmente aptos para distinguir productos o servicios.
Además, por estar constituida por una forma especial no solo puede ser percibida por el sentido de la vista, sino por el sentido del tacto y, por supuesto, es susceptible de representación gráfica. La forma de la pastilla, que asemeja a la forma de un diamante con sus bordes redondeados, de color azul, es además reconocida en los sectores pertinentes del mercado colombiano, como un signo distintivo que identifica, conjuntamente con la marca VIAGRA (denominativa), un 4 4.2.3. 4.2.4. 4.2.5. 4.2.6. producto farmacéutico para el tratamiento de la disfunción eréctil.
Tal reconocimiento le otorga el carácter de marca notoria y, por ende, le confiere la protección ampliada propia de este tipo de signos distintivos. El hecho de que no se aprecie el color azul obedece a que, por razones de orden técnico, las publicaciones en la Gaceta aparecen en blanco y negro, y que según el formato establecido para la publicación de los extractos no se incluye la descripción de la marca.
Además, el expediente en que se tramita la solicitud de registro de una marca es público y de libre acceso para los terceros interesados, particularmente cuando han sido comunicados de la solicitud en curso mediante la publicación de un extracto en que aparecen los datos esenciales de la marca. El carácter distintivo de la marca registrada ha sido analizado y corroborado por múltiples autoridades en diferentes jurisdicciones, como Estados Unidos de América, Argentina, Costa Rica, El Salvador, Hungría, Malta, Latvia y China, como consta en certificaciones debidamente autenticadas, legalizadas y traducidas al castellano, donde consta la existencia de registros para la marca TRIDIMENSIONAL CONSISTENTE EN LA FORMA ROMBOIDE DE UNA TABLETA DE COLOR AZUL.
Pfizer demostró que la FORMA ROMBOIDE DE UNA TABLETA DE COLOR AZUL no era usada en el mercado antes de su concepción y creación por parte de Pfizer con el objetivo de identificar el producto sildenafil, y que el color azul se encuentra delimitado por la forma de la tableta, circunscribiendo su protección de forma específica. Termoquímicas S.A. y cualquier tercero tuvo oportunidad de conocer y verificar las caracteristicas de la marca solicitada por Pfizer e información suficiente para presentar oposición. Basta con preguntar a cualquier comerciante diligente, e incluso a cualquier persona común sobre la figura publicada para encontrar la respuesta obvia de que se trata de la figura romboide de una tableta.
Por lo tanto, no tiene fundamento la afirmación de Tecnoquímicas cuando afirma que no conoció las características de la marca solicitada por Pfizer. NORMAS A SER INTERPRETADAS El tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales a), b) y c) de la Decisión 486? de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la interpretación de las normas solicitadas. 3 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro, Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: 5 De oficio, se interpretarán los artículos 134 literal e), 135 literal h) y 143 de la citada Decisión?*, al estar relacionado con la modificación de ta solicitud de un registro de marca.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Publicación de la marca y la especificación de los colores reivindicados y del tipo de marca. Requisitos para la solicitud de una marca mixta. Su relación con la publicación. La publicación defectuosa en relación con la reivindicación de colores. La modificación de la solicitud de registro de marca. La reivindicación de colores dentro de un contorno como un aspecto sustantivo del signo solicitado.
La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; 0) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; 1) la forma de los productos, sus envases o envolluras; 9) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.
“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trale;
(.J" 4 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;( )” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma especifica;( )”.
“Artículo 143.- El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material. Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144.
En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación”. ( ) ope 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Irregistrabilidad de formas de uso común. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Publicación de la marca y la especificación de los colores reivindicados y del tipo de marca.
Tecnoquímicas afirma que existe incongruencia entre el signo publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial y el signo concedido por violación al debido proceso y que al haber concedido la SIC una marca que no corresponde a la publicada en la Gaceta Oficial, vulneró el derecho de terceros de presentar oposiciones e incurrió en un vicio de forma.
Por su parte Pfizer enuncia que el hecho de que no se aprecie el color azul obedece a que, por razones de orden técnico, las publicaciones en la Gaceta aparecen en blanco y negro, y que según el formato establecido para la publicación de los extractos no se incluye la descripción de la marca. De conformidad con lo anterior, el Tribunal precisará ciertos aspectos en relación con la solicitud del registro de una marca y la manera de solicitar la reivindicación de colores.
Quien desee obtener el derecho exclusivo sobre una marca deberá tramitar su registro ante la oficina nacional competente. Para esto tendrá que presentar una solicitud con el lleno de todos los requisitos formales que se exijan para el efecto y que se encuentran regulados en los artículos 138 y 139 de la Decisión 486. Con el objeto de que los terceros interesados conozcan fehacientemente cuál es el signo a registrarse, dentro de dichos requisitos, además del lleno de un formulario o petitorio, se deberá anexar un documento en donde conste “/a reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color.” (literal b) del artículo 138 de la Decisión 486).
El objetivo de este requisito es que el signo a registrar se plasme y se determine de la manera más fidedigna posible. Esto es fundamental para salvaguardar los derechos de terceros que se vean afectados por la solicitud, y para que el público en general conozca con certeza cuál es la marca que se está tramitando. Además, el cumplimiento cabal de este requisito permite que la oficina de registro marcario publique de manera exacta el signo que se pretende registrar, para así, de manera efectiva, dar paso al derecho de oposición$, 5 Proceso 07-1P-2013.
Ibídem. 1.5. En las solicitudes en donde se pretenda reivindicar colores, es decir, en aquellas en las cuales el color sea parte integrante del signo que se pretende registrar (signos denominativos con color, gráficos, mixtos o tridimensionales), se debe anexar la mencionada reproducción, pero además se debe indicar claramente que se pretende reivindicar ciertos colores, describiéndolos específicamente.
Esto por cuanto los tonos, apariencia y otras características pueden variar en la reproducción y en la publicación. Inclusive dichas características pueden alterarse de conformidad con el medio en que se visualiza el signo. Por esta razón, es fundamental para una adecuada determinación y descripción, que el solicitante indique muy claramente a la oficina de registro marcario qué colores se reivindican, su ubicación en el signo y el detalle técnico del color especifico.
Esto no es necesario, por su puesto, en los signos simplemente denominativos, los cuales se determinan indicándose en el petitorio (literal e) del artículo 139 de la Decisión 486). 1.6. Si esto no se hace, se corre el riesgo de que el público no pueda conocer claramente el signo solicitado para registro, pudiendo con esto vulnerar los principios de publicidad y transparencia que deben rodear todas las actuaciones administrativas?, 1.7.
Ahora bien, la oficina de registro de marcas debe publicar de manera exacta, integra y fidedigna el signo que se pretende registrar. Para ello debe indicar, de conformidad con la solicitud del peticionario, si se reivindican colores, determinándolos de conformidad con la información contenida en la solicitud. Si la Gaceta que se usa para hacer la publicación es en blanco y negro, la oficina de registro marcario debe especificar claramente que se están reivindicando ciertos colores, plasmando la descripción del solicitante.
De esta manera los terceros podrían darse una idea total del signo e ir a consultarlo mediante los medios, tecnológicos o no, que la oficina nacional competente tenga previsto para el efecto?, 1.8. Al tratarse de solicitudes de marcas donde se pretende reivindicar colores no sólo basta con la reproducción a color de la marca, por lo siguiente: 1.8.1.
Los tonos que dan las impresoras cambian; no es lo mismo la vista en pantalla que en la impresión, ya que no sólo tiene que ver la calidad de la máquina utilizada sino el tipo de papel que se usa. 7 Ibídem. 3 Ibídem. 2 Ibidem. 1.9. 1.8.2. La publicación en las respectivas gacetas oficiales por lo general es en blanco y negro. 1.8.3. La publicación vía electrónica puede variar de conformidad con la calidad de la pantalla, la resolución de la imagen, los pasos previos como la utilización de escáner, etc*, La única manera para dar una descripción acertada del color es mediante la utilización de un sistema de identificación de colores.
Hoy en día hay tres sistemas generalmente aceptados: sistema PANTONE!!, sistema RBG?? y sistema RAL.13 1.10.De conformidad con todo lo anterior, el solicitante tiene las siguientes cargas en relación con una solicitud de dichas características: 1.10.1. Debe mencionar expresamente a la oficina de registro de marcas que pretende reivindicar colores.
Esto es muy importante porque la oficina competente no puede adivinar la intención del solicitante. 1.10.2. Además de lo anterior, el solicitante debe especificar detallada y claramente qué tipo de colores son los que pretende reivindicar, de conformidad con algún sistema de identificación de coloresí1, 1.11.Si la oficina de registro publica una solicitud a blanco y negro sin especificar claramente la ubicación y el tono del color o colores a ser reivindicados, inevitablemente incurre en una publicación defectuosa con todos los efectos que esto conlleva, de conformidad con lo expresado anteriormente.
En este sentido, mediante señales pertinentes en la publicación la oficina debe informar claramente de esto a los terceros interesados para preservar el principio de contradicción en la vía gubernativa!S, 1.12.Los Países Miembros, bajo el principio del complemento indispensable?S, podrán adoptar un sistema de identificación de colores. “4 15 16 Proceso 162-1P-2014, Sobre este sistema se puede ver: http://www.pantone-espana.com/pages/pantone/index.aspx Sobre este sistema se puede ver: http://librosweb.es/css/capitulo_3/colores.html Sobre este sistema se puede ver: http://www.coloresral.es/ Proceso 162-1P-2014, ya citado.
Ibidem. Dicho principio se encuentra consagrado en el artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de la siguiente manera: Los asuntos sobre Propiedad Industríal no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas intemas de los Países Miembros”. Pero si esto no sucede el solicitante deberá especificar el color indicando el código de conformidad con el sistema escogido. 1.13, Se deberá determinar si el signo FIGURATIVO se solicitó para registro con reivindicación de colores de una manera adecuada, de conformidad con lo plasmado en la presente providencia. 2.
La modificación de la solicitud de registro de marca. La reivindicación de colores dentro de un contorno como un aspecto sustantivo del signo solicitado 2.1. En el presente caso, Pfizer interpuso recurso de revocatoria directa contra la Resolución 12170, amparada en lo dispuesto en el primer inciso del Artículo 143 de la Decisión 486, con la finalidad de que se revoque parcialmente la resolución impugnada, en el sentido de anotar la reivindicación de colores como fueron inscritos dentro de la solicitud de registro, recurso que fue admitido por la autoridad competente, 2.2.
Dentro del Proceso 18-IP-2013 de 17 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: “Los párrafos primero y segundo del artículo 143 de la Decisión 486, atribuyen al solicitante de registro de marca la potestad de modificar su solicitud en cualquier momento del trámite, ya sea por su propia iniciativa o a sugerencia de la Oficina Nacional Competente al realizar el examen de forma.
La modificación de la solicitud, de conformidad con el párrafo tercero de la misma disposición, sólo es procedente si no se cambian aspectos sustantivos del signo o no se amplían los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Quiere esto decir que la modificación es procedente en relación con aspectos secundarios o accesorios, o si se limitan los productos o servicios indicados en la petición”. 2.3.
De lo anterior surge una pregunta: ¿Qué se consideran aspectos secundarios o accesorios? El Tribunal de Justicia, en anterior Interpretación Prejudicial, ha respondido esta pregunta de la siguiente manera: “( ) una solicitud de registro de marca contiene dos clases de elementos o aspectos: unos que se estiman substanciales y otros que se estiman accesorios.
Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios esenciales de los elementos del signo comprendido en la solicitud de registro). Una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una solicitud nueva, independiente de la primera, sujeta al procedimiento de registro inicial y determinante, e 10 2.4. 2.5. 2.6. para efectos del derecho de prioridad, de una nueva fecha de presentación. Los aspectos accesorios o secundarios que pudiere contener la solicitud inicial para el registro de un signo, tales como tamaño, tipo de letra en algunos casos, faltas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación o, en general, todos aquellos que al cambiarse no alteren el aspecto general del signo solicitado, pueden, en cambio, ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la inicial.
Es requisito de procedibilidad de estos cambios que ellos no denoten para el público la presencia de un signo diferente en sus aspectos esenciales, al contenido en una primera solicitud de registro”. (Proceso 104-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 1015 de 27 de noviembre de 2003). En relación a la facultad del interesado para modificar la solicitud en cualquier estado del trámite, este Tribunal manifiesta que “En relación con el tiempo durante el cual el peticionario puede pedir que se modifique su solicitud, el párrafo primero del Artículo 143 señala que la petición podrá formularse 'en cualquier momento del trámite".
Por su parte, el párrafo segundo del artículo 143 de la Decisión 486 atribuye facultad a ta oficina nacional competente para sugerir modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite, caso en el cual la oficina deberá notificar las sugerencias al solicitante en el plazo señalado en el Artículo 144 ejusdem, en el entendido de que las propuestas no podrán estar dirigidas al cambio de aspectos sustantivos del signo, ni a la ampliación de los productos o servicios que constituyan su objeto?”, Y el párrafo cuarto de la disposición citada remite a la norma nacional de los Países Miembros la posibilidad de establecer tasas que graven la petición de modificaciones.
Cabe reiterar, por virtud del principio de primacía de la norma comunitaria, que “las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria'18, 17 18 Proceso 130-1P-2004, Revisar procesos: 10-IP-94, de 17 de marzo de 1995, publicado en la G.O.A.C. 177 de 20 de abril del mismo año, 182-1P-2005, publicado en la G.O.A.C. 1278 de 15 de diciembre de 2005. 11 g q 2.7. 2.8. 2.9. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.
En el caso en concreto la titular de la marca concedida FIGURATIVA una vez concluido el trámite, solicitó a la autoridad que se revoque parcialmente la Resolución que concedió el registro, toda vez que en la misma no se incluyó el color azul que amparaba el signo solicitado. La norma andina enuncia que en cualquier estado del trámite el solicitante puede requerir modificaciones que no afecten sustancialmente el signo, por lo que se debe verificar si en efecto la modificación en relación con el color no es un aspecto esencial del signo para que pueda ser admitido.
De conformidad con lo anterior, se deberá tener en cuenta si las modificaciones realizadas a la solicitud, se efectuaron bajo los requisitos contemplados en la normativa comunitaria, para de esta manera, poder confirmar o revocar la resolución que aceptó la petición de modificatoria en la cual se incluyeron los colores reivindicados. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad.
Los signos de uso común. Indica Tecnoquímicas S.A. que se concedió un signo carente de distintividad en razón de lo cual se analizará esta causal. El registro contemplado en el Artículo 134 de la Decisión 486 es que un signo para ser admitido como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica.
La aptitud distintiva, es precisamente uno de los elementos constitutivos de la marca, es un requisito esencial para su registro y, por tanto, no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. Por su parte, el literal a) del articulo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.
De igual manera, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Artículo 135, literal b) que hace referencia específica a la distintividad intrínseca que debe tener un signo en el mercado para ser admitido a registro como marca. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo FIGURATIVO, cumple con los requisitos del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no 12 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. se encuentra dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el Artículo 135 literal y b) de la referida Decisión. Irregistrabilidad de formas de uso común. Los colores delimitados por una forma y su uso común Afirma Tecnoquímicas S.A. que la solicitud de registro de la marca FIGURATIVA, viola lo dispuesto por el artículo 135 literal c) de la Decisión 486 ya que es evidente que dicha marca consiste en la forma usual de los productos que identifica que son productos farmacéuticos.
Además, asegura la actora que se concedió el color usual para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Irregistrabilidad de formas de uso común El Artículo 135 literal c) de la Decisión 486, prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios.
Advierte el Tribunal que, en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los productos. Las formas de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada?*.
Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común puedan ser utilizadas únicamente por un titular de una marca, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse, pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios?, El Tribunal advierte que las formas de uso común deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar.
Es decir, lo que es de uso común en una clase determinada puede no 19 20 Y Proceso 24-1P-2013. Proceso 132-1P-2012. 13 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. serlo así en otra; por ejemplo, la forma de una silla puede no ser necesaria para las prendas de vestir. Los colores delimitados por una forma y su USO común La norma comunitaria, especificamente el literal e) del Artículo 134 de la Decisión 486, prevé el registro de un color delimitado por una forma, o una combinación de colores, es decir, que cuando el mismo se encuentra comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro como marca, al igual que cuando el color que se desea registrar se plasme o sea parte integrante de un signo tridimensional o figurativo, ya registrado o solicitado, obviamente, siempre que éste no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad?”.
Contrario sensu, la Decisión 486 en su Artículo 135 literal h) prohíbe el registro de un color aisladamente considerado. La prohibición contemplada en el literal h) del Artículo 135 de la Decisión 486 se refiere, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del arco iris, prohibición que se apoya en la circunstancia de que el número de los colores fundamentales y puros es ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y elementos gráficos.
De donde se sigue que, si através de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado”. Los efectos obstruccionistas derivados de la concesión de una marca sobre un color fundamental o puro serían particularmente palpables en la hipótesis de que el color fuese necesariamente común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase.
La mencionada prohibición abarca además a los colores puros que por su cromatismo son fácilmente identificables, así como, a los colores secundarios, fruto de combinaciones que en todo caso son limitadas”. Hay que considerar que la prohibición bajo análisis no es absoluta, pues ella sólo opera cuando el color no se encuentra “delimitado por una forma especifica”, es decir, como se tiene dicho, se permite el registro de colores debidamente delimitados por una forma. 21 zz Proceso 132-1P-2012.
Proceso 111-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. N” 1809 de 22 de marzo de 2010, marca: Un espejo o reilejo de agua con reivindicación de los colores azul oscuro y azul claro. Ibídem. 14 4.11. La prohibición está encaminada a que no se monopolicen los colores individualmente considerados, por el hecho de estar delimitados por una forma, la norma permite que se los registre, toda vez que los productos no se identifican por su color, sino por la marca que los diferencia, el color en sí para ser registrable debe estar incorporado en una figura o forma para que el consumidor la pueda identificar, evidentemente dejando a un lado los casos de distintividad adquirida que no es materia de análisis en este caso. 4.12.
Por lo antes referido, se deberá analizar si en efecto la marca FIGURATIVA es una forma de uso común para productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y es requerido por los comerciantes de estos productos para identificar sus mercancías o si en su defecto es un signo apto para registro e identifica sus productos sin vulnerar la libre competencia en el mercado.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2004-00013, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación de! Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. WI..O Cecilia Luisa A: leí Quinteros MAGISTRADA Herná ero Zara, TRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 15 SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 16