Año XXXIII – Número 2857 Lima, 9 de noviembre de 2016 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 217-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2012-00365. Referencia: Marcas involucradas VELOX (mixta) y MARLBORO (mixta), FIGURATIVAS PROCESO 225-IP-2016 Interpretación Prejudicial.
Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2014-00465. Referencia: Patente de invención titulada “PREPARACIÓN SÓLIDA QUE CONTIENE ALOGLIPTINA Y PIOGLITAZONA” PROCESO 230-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.
Expediente interno del Consultante: 2015-184846. Referencia: Signos involucrados AMAREY NOVA MEDICAL, NOVA MEDICAL (denominativos) y NOVAMEDICA (denominativa) Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 9/11/2016 2 de 54 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016 Proceso 217-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 2012-00365 Referencia Marcas involucradas VELOX (mixta) MARLBORO (mixta), FIGURATIVAS Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac y VISTOS El Oficio 1953 del 16 de mayo de 2016, recibido vfa correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 201200365; y, El Auto del 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 1 9/11/2016 GACETA OFICIAL 2. 3 de 54 Demandado Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Tercero interesado: TABACALERA HERNANDARIAS S.A. Hechos relevantes: 2.1. El 24 de noviembre de 2009, TABACALERA HERNANDARIAS S.A. (en adelante, HERNANDARIAS) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro de la marca VELOX (mixta) 1 para distinguir productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 VhOx
2.2. PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. (en adelante, PHILIP MORRIS) presentó oposición3 contra la solicitud de registro en base a sus marcas: a) MARLBORO (mixta): previamente registrada en Colombia bajo el Certificado 338437, para distinguir productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 4 iilat� Marlborn-- 1 Expediente administrativo 09 133669. 2 Clase 34: Tabaco; artículos para fumadores; cerillas. 3 No se verifica la fecha de presentación de la referida oposición. 4 Clase 34: Tabaco, crudo o procesado; productos de tabaco, induyendo cigarros, cigarrillos, tabaco para enrollar sus propios cigarrillos, tabaco de pipa, tabaco para mascar, tabaco para oler, krelek; sustitutos del tabaco (no para propósilos médicos); artículos para fumador, incluyendo papel y tubos para cigarrillo, filtros para cigarrillo, latas de tabaco, cajas para cigarrillos y ceniceros no de metales preciosos, sus aleaciones o recubiertos con los mismos, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores; fósforos. 2 GACETA OFICIAL 9/11/2016 4 de 54 b) FIGURATIVA: previamente registrada en Colombia bajo el Certificado 326073, para distinguir productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 5 e) FIGURATIVA: previamente registrada en Colombia bajo el Certificado 160511, para distinguir productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.6 2.3.
Por Resolución 57708 del 25 de octubre de 2010, la Dirección de Signos Distintivos (antes División de signos Distintivos) de la SIC declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro de la marca VELOX (mixta), considerando lo siguiente: 5 a /J e a) Entre las denominaciones VELOX y MARLBORO no existe riesgo de confusión, toda vez que cada uno de ellos es distintivo para individualizar cada uno de tos productos que amparan. b) Las figuras que conforman a las marcas, descritas como pollgonos son de uso común para la Clase 34. c) Los signos confrontados analizados en conjunto y sucesivamente no son confundibles.
Clase 34: Tabaco, en bruto o manufacturado, incluyendo cigarros, cigarrillos delgados, tabaco para enrollar sus propios cigarrillos, tabaco para pipas, tabaco para mascar, tabaco en polvo, sustitutos del tabaco (no para propósitos médicos); artlculos para fumadores, incluyendo papel y tubos para cigarrillo, filtros para cigarrillos, latas de tabaco, cigarreras y ceniceros no de metales preciosos, sus aleaciones o revestimientos para todo lo anterior; pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores; fósforos.
No se aprecian los productos en la página web de la SIC. 3 GACETA OFICIAL d) 9/11/2016 5 de 54 No es necesario evaluar el carácter notorio de las marcas base de la oposición toda vez que los signos confrontados no generan riesgo de confusión.
2.4. PHILIP MORRIS interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 57708. 2.5. Por Resolución 73054 del 27 de diciembre de 2010, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición interpuesto confirmando la Resolución 57708. 2.6. Por Resolución 36412 del 15 de junio de 2012, el Superintendente Delegado para la Propiedad Intelectual de la SIC resolvió el recurso de apelación interpuesto, señalando lo siguiente: a) Reconociendo la notoriedad de la marca MARLBORO, para distinguir cigarrillos, productos comprendidos en la Clase 34, para el periodo entre los años 1999 a 2007. b) Confirmando la decisión contenida en la Resolución 57708.
2.7. PHILIP MORRIS presentó demanda ante el Consejo de Estado de la República de Colombia a fin de anular las resoluciones administrativas antes mencionadas. 2.8. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió a trámite la demanda y dispuso que se notifique a la SIC, a HERNANDARIAS y a la Agencia Nacional de Defensa Jurldica del Estado. 3.
Argumentos de la demanda de PHILIP MORRIS: 3.1. La marca MARLBORO y su elemento gráfico conocido como el diseño del techo tienen un altísimo nivel de notoriedad. 3.2. La SIC expresamente reconoce que tos elementos gráficos de la marca VELOX (mixta) tiene ciertas similitudes con el elemento gráfico conocido como el diseño del techo. 3.3. La marca VELOX (mixta) utiliza una figura geométrica irregular, la cual busca parecerse al diseño del techo. 3.4.
La marca VELOX (mixta) tiene la misma arquitectura que la de los registros mixtos de MARLBORO. 3.5. Existen elementos probatorios que le permiten a la SIC establecer que la concepción del diseño de la marca VELOX (mixta) es una imitación y reproducción parcial de las MARLBORO (mixtas) y MARLOBORO 4 GACETA OFICIAL 9/11/2016 6 de 54 LIGTHS (mixtas) y de imitación y reproducción totaf de la marca FIGURATIVA (diseño del techo). 3.6.
La marca VELOX (mixta) busca aprovechar el reconocimiento y posicionamiento de las marcas MARLBORO para generar una asociación entre los consumidores y asl capitalizar el reconocimiento y prestigio adquirido por PHILIP MORRIS en sus marcas. 4. Argumentos de la contestación de la SIC: 4.1. Se concedió el registro de la marca VELOX (mixta) al considerar, entre otras razones, que no se encontraba incursa en causal alguna de irregistrabilid ad. 4.2.
La marca VELOX (mixta) no genera riesgo real o potencial alguno de asociación y/o confusión frente a los signos opositores. 4.3. Cada uno de los signos materia de controversia cuenta con la suficiente fuerza distintiva como para ser considerada susceptible de registro. 4.4. Desde el punto de vista figurativo no se presenta riesgo alguno ya que la composición de los signos difiere sustancialmente entre unos y otros. 4.5.
Ni la expresión VELOX ni MARLBORO gozan de significación en la lengua castellana, por lo cual son, desde el punto de vista denominativo, consideradas como marcas de fantasía. 4.6. Desde el punto de vista gráfico la marca demandada presenta diferencias en su composición ya que va acompañada de un tipo especial de letras y está compuesta por figuras geométricas claramente diferenciables de las marcas opositoras. 4.7.
El signo de la accionante se caracteriza por la inclusión de la representación gráfica de un escudo y además, al igual que la marca demandada, por una fuente particular que las diferencia del signo demandado. 4.8. El signo solicitado no constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido, toda vez que para el 25 de octubre de 201 O la marca MARLBORO no era un signo distintivo notoriamente conocido. 5.
Argumentos del tercero interesado, HERNANDARIAS: No obra en el expediente la contestación de HERNANADARIAS. 5 GACETA OFICIAL 9/11/2016 7 de 54 B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.7 Procede la interpretación del referido artículo, debido a que la controversia radica en una presunta causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión con una marca notoriamente conocida. 2.
De oficio se interpretará el Literal a) del Artfculo 136 de la referida normaª, en la medida que la controversia radica en una presunta causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión con marcas registradas. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas mixtas. Comparación entre marcas mixtas y figurativas. La marca notoriamente conocida. Análisis de registrabilidad cuando el signo opositor es una marca notoria pero de uso común. 2. 3. 4. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 7 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina •• "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( } h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean /os productos o servicios a /os que se aplique et signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.· 8 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina."Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de /os cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(...r 6 GACETA OFICIAL 9/11/2016 8 de 54 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si la marca VELOX (mixta)9 y las marcas MARLBORO (mixta)10 y figurativas11, son confundibles o no, es pertinente analizar el Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) ( )" sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 1.2.
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. 12 9 10 11 12 a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de • � "� y ' Ver Interpretaciones Prejudiciales recafdas en los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 7 /} GACETA OFICIAL 9/11/2016 9 de 54 dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. 1.4. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca. 1.5.
Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 13 a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las ralees o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las rafees, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. e) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.
Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 14 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta 13 Ibídem. 14 lbldem. 8 GACETA OFICIAL 9/11/2016 10 de 54 su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. e) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.7. Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podrla incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.
Comparación entre marcas mixtas 2.1. La éontroversia radica en la presunta confusión entre la marca VELOX (mixta) y la marca MARLBORO (mixta), por ello es necesario que se proceda a comparar los signos teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos y gráficos. 2.2. En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.
Asl, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 15 2.3.
Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, se deberá tomar en cuenta lo siguiente 16: 15 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016 y 418-lP-2015 de fecha 13 de junio de 2016. 16 lbldem. 9 GACETA OFICIAL a) 9/11/2016 11 de 54 Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferencíadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podrfa ser evidente.
(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) e) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. I 10 ó GACETA OFICIAL 9/11/2016 12 de 54 2.4.
Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 3. Comparación entre marcas mixtas y figurativas 3.1. Como uno de los extremos de la controversia radica en la presunta confusión entre la marca VELOX (mixta) y las marcas" (figurativa) y � (figurativa), es necesario que se proceda a comparar los signos teniendo en cuenta que están conformados por elementos mixtos y gráficos. 3.2.
Las marcas gráficas son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo predominante en esta clase de marca, es el sujeto escogido en su forma gráfica. 3.3. Además, sobre este tipo de marcas el Tribunal ha manifestado que las marcas gráficas, llamadas también visuales, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas.
La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de lineas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir. 11 3.4.
Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir tres elementos, a saber: 17 a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. c) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores especificas como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y Ver Interpretación Prejudicial en el Proceso 09-IP-94 de fecha 24 de mar.zo de 1995. 11 GACETA OFICIAL 9/11/2016 13 de 54 el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro1e. 3.5.
El cotejo de marcas mixtas y figurativas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, denominativo e ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación de los elementos antes mencionados, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, en la idea o concepto que la marca suscite en la mente de quien la observe, o en los colores que contienen; teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 3.6.
Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas, se debe tomar en cuenta lo senalado en el literal b) del numeral 2.3. de la sección D referido a las reglas para comparar marcas mixtas. Al comparar marcas figurativas, se debe, no obstante, aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas. 3. 7.
Sobre la base de los criterios expuestos se deberá establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre la marca VELOX (mixta) y las marcas,-.. (figurativa) y � (figurativa), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca. 4.
La marca notoriamente conocida. Análisis de registrabilidad cuando el signo opositor es una marca notoria pero de uso común 4.1. MARLBORO alegó que sus marcas MARLBORO (mixta),,-.. (figurativa) y � (figurativa) son notoriamente conocidas, sin embargo, no se le ha concedido la protección especial que supone dicha calidad. Sobre el particular, la SIC consideró que los signos en conflicto son diferentes, por lo que no se configura et riesgo de confusión; además, señala que las figuras de poligonos son de uso común para la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.
En ese sentido, resulta pertinente tener en cuenta el Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal h), cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...) 18 Ver Interpretación Prejudicial en el Proceso 161-IP-2015 de fecha 27 de octubre de 2015. 12 GACETA OFICIAL h) 9/11/2016 14 de 54 constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a /os que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios: un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario." 4.2.
Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusíón o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.19 4.3.
El Articulo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier pais miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Articulo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca. 20 4.4.
La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, asi como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aque11a 21, concluyéndose que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de la especialidad y territorialidad. 4.5.
Igualmente, la protección que otorga el Artículo 227 de la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el Literal b) del Articulo 229 de la Decisión 486 dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el pals miembro. 22 19 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016. 20 lbldem. 21 lbldem. 22 De modo referencial, ver Proceso 67-1P-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 12. 13 GACETA OFICIAL 9/11/2016 15 de 54 4.6.
La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición23. El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Articulo 228 de la Decisión 486. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el artículo previamente citado. 24 4.7.
Resulta esencial que se determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca. 25 4.8. En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia deberá tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con el Literal h) del Articulo 136 y los Literales a), b), y c) del Articulo 226 de la Decisión 486.
Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario: 26 a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión 23 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 472-IP-2015 del 1 O de junio de 2016. 24 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna."Art/cu/o 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utifización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pafs Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a /os que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano intemacional como en el del Pals Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distinlividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pals Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintívo en el Pals Miembro o en el extranjero.
" 25 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016. 26 lbidem. 14 GACETA OFICIAL 9/11/2016 16 de 54 directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. c) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: ªEn efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia". 27 Es importante tener en cuenta que en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado. 28 d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Este supuesto se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.29 4.9. En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es necesario que se establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de 27 MONTEAGUDO, Montiano. La Protección de la Marca Renombrada.
Civitas, Madrid, 1995, p. 283. 2B De modo referencial, ver Proceso 66-IP-2015, p. 19. 29 Ibídem. 15 GACETA OFICIAL 9/11/2016 17 de 54 notoriedad. La determinación de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos, como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, asi como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.
Jo 4.1O. Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4.11. Por lo expuesto, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumidor. 4.12.
Por otro lado, se deberá determinar si las figuras de las marcas de MARLBORO son de uso común en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que esto podria afectar el análisis de registrabilidad que se realice. Esto es una variable de mucho peso al analizar el poder de oposición de una marca notoria. 4.13. En consecuencia, se deben analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2012-00365, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. 30 De modo referencial, ver Proceso 151-IP-2014 del 2 de enero de 2015, p. 26. 16 9/11/2016 GACETA OFICIAL 18 de 54 MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente ta presente Interpretación Prejudicial et Presidente y el Secretario.
Notifiquese a la Corte consultante y remítase copia de ta presente Interpretación Prejudicial a ta Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en ta Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17 GACETA OFICIAL 9/11/2016 19 de 54 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016 Proceso 225-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 2014-00465 Referencia Patente de invención titulada "PREPARACIÓN SÓLIDA QUE CONTIENE ALOGLIPTINA Y PIOGLITAZONA" Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 1964 del 16 de mayo de 2016, recibido vla correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 201400465; y, El Auto del 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Takeda Pharmaceutical Company Limited 1 9/11/2016 GACETA OFICIAL Demandado 20 de 54 Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Tercero Interesado: Laboratorios Synthesis S.A.S. (antes Gynopharm S.A.S.) 2. Hechos relevantes: 2.1. Mediante escrito presentado el 28 de agosto de 2009, ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC), Takeda Pharmaceutical Company Limited. (en adelante, Takeda) ingresó a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "PREPARACIÓN SÓLIDA QUE CONTIENE n ALOGLIPTINA Y PIOGLITAZONA, que corresponde a la Solicitud Internacional PCT/JP 2008/051900 del 30 de enero de 2008. 1 2.2.
El 30 de noviembre de 2009, la solicitud de patente de invención fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 61 O. 2.3. El 25 de febrero de 201 O, Laboratorios Synthesis S.A.S. (en adelante, Synthesis) formuló oposición objetando el nivel inventivo de la patente solicitada. 2.4. Mediante Oficio 2793, la División de Nuevas Creaciones de la SIC puso en conocimiento de Takeda el resultado de patentabilidad en el cual se hicieron objeciones al nivel inventivo de la patente solicitada. 2.5.
El 28 de junio de 2013, Takeda respondió las objeciones formuladas, adjuntando un nuevo capítulo reivindicatorio y una solicitud de división de la materia en relación con la solicitud original. 2.6. Por Resolución 47999 del 14 de agosto de 2013, el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC resolvió rechazar la solicitud divisional, declaró fundada la oposición formulada por Synthesis y denegó la patente de invención titulada "PREPARACIÓN SÓLIDA QUE CONTIENE ALOGLIPTINA Y PIOGLITAZONA", considerando que dicha invención carecía del requisito de nivel inventivo. 2.7.
El 3 de noviembre de 2010, Takeda interpuso recurso de reposición contra la Resolución 47999. 2.8. Por Resolución 9956 del 21 de febrero de 2014, el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución 47999. Expediente administrativo PCT/09-086944. 2 GACETA OFICIAL 9/11/2016 21 de 54 2.9.
Takeda presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado, a fin de que se declare la nulidad de las Resoluciones 47999 y 9956. 2.1O. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda. 2.11. Mediante Auto del 29 de setiembre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.
Argumentos de la demanda de Takeda: 3.1. El objeto de la invención cuenta con el nivel inventivo requerido por la normativa comunitaria para merecer protección via patente. 3.2. La SIC realizó una lectura parcial de la patentabilidad y concluyó que la obtención de composiciones farmacéuticas que contienen alogliptina y pioglitazina ya se encontraban reveladas en los documentos 012 y D23, de tal manera que resultaba obvia.
Asimismo, la SIC señaló que no existe ningún efecto técnico sorprendente e inesperado en la invención. 3.3. Los documentos D1 y D2 no contienen enseñanzas que resulten evidentes a una persona del oficio normalmente versada. 3.4. El documento D1 describe la combinación de inhibidor DPP-IV (vildagliptina) y glitazona (poliglitazona), no describe o sugiere la combinación del compuesto 1 (alogliptina y pioglitazona de la invención solicitada). 3.5.
El documento D1 no tiene en cuenta los problemas a resolver planteados por la invención solicitada, esto es, prevenir la interacción de dos ingredientes activos en términos de estabilidad de almacenamiento degradada, tal como el tiempo de descomposición de ingredientes activos, disminución de la actividad y similares, estabilidad de disolución degradada, tal como el tiempo de cambios de patrón de disolución del ingrediente activo y similares. 3.6.
El documento D2 describe una tableta que comprende atorvastina cálcica y pioglitazona HCI y manitol, que están ubicados en capas concéntricas separadas en el núcleo del dispositivo osmótico, pero no revela un fármaco de combinación que comprenda alogliptina y pioglitazona. 2 D1:"DIRECT COMPRENSSION FORMULATION ANO PROCESS", publicado el 21 de diciembre de 2006. 3 02: "DUAL CONTROLLED RELEASE DOSAGE FORM", publicado el 14 de setiembre de 2006. 3 GACETA OFICIAL 4. 9/11/2016 22 de 54 Argumentos de la contestación de la SIC: 4.1.
La solicitud denegada no implica un progreso con lo ya conocido, con el agravante que durante la etapa administrativa no se demostraron las ventajas inesperadas de dicha composición con respecto al estado del arte previo. 4.2. Al carecer la patente de invención solicitada de novedad y nivel inventivo, los actos administrativos están acordes con el ordenamiento jurldico. 4.3.
Los actos administrativos materia de nulidad fueron motivados con los documentos del estado del arte (01 y 02) que desvirtúan la patentabilidad de la materia reivindicada, documentos publicados con anterioridad a la solicitud estudiada lo que desvirtúa el riesgo de caer en un examen retrospectivo o de tipo ex post facto. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artlculos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina4.
Procede la interpretación solicitada por ser materia de controversia. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. 4. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Nivel inventivo y estado de la técnica. Combinación de elementos conocidos. Proscripción del análisis tipo uhindsight" o "ex post facto".
D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial 1.1. El Articulo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto 4 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna."Art/culo 14.- Los Palses Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologla, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial� "Articulo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica·. 4 GACETA OFICIAL 9/11/2016 23 de 54 o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.
Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. 1.2. A la pregunta ¿qué se entiende por invención?, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: "( ) el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico -y por tanto no se deriven de manera evidente del 'estado de la técnica'- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier Upo de industria. •,s 1.3.
Ahora bien, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica6; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento. 1.4.
Respecto del nivel inventivo, la invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, que permita alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención. 5 Proceso N º 21-IP-2000.
Interpretación prejudicial del 21 de octubre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N ° 631, del 10 de enero de 2001. 6 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna."Art/culo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el arlfculo 40. • 5 GACETA OFICIAL 9/11/2016 24 de 54 1.5.
Respecto del requisito de susceptibilidad de aplicación industrial, es necesario que para que un invento pueda ser protegido a través de una patente pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios1. 2. Nivel inventivo y estado de la técnica 2.1. En relación al requísito de nivel inventivo, el Articulo 1 B de la Decisión 486 establece lo siguiente: "Articulo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica." 2.2.
Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existfan al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente. a 2.3.
En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.9 2.4.
Para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invención el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Palses de la Comunidad Andina señala los siguientes criterios 10: El nivel inventivo implica un proceso creativo, por lo que la materia técnica de la invención reivindicada cuya protección se pretende no 7 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 182-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, p. 17.
B Ibídem, p.12. 9 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 141-lP-2015 de fecha 20 de julio de 2015. p. 11 10 Cfr. Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Palses de la Comunidad Andina. Secretaria General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes.
Segunda edición, editorial Abya Yala, Quito, 2004, pp. 76-78. Disponible en: http://www.comunidadandina.org/publiapatentes.pdf. (Consulta: 18 de agosto de 2016). 6 GACETA OFICIAL 9/11/2016 25 de 54 debe derivar del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.
El examinador debe determinar si la invención reivindicada es inventiva o no; no hay respuestas intermedias. La existencia o inexistencia de alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no el nivel inventivo. El examinador al efectuar el análisis debe evitar cualquier tipo de subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales.
En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano. Si se ha determinado que la solicitud de patente de invención no cumple con el requisito de novedad, ya no será necesario evaluar el nivel inventivo, debido a que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica.
En la mayorf a de los casos, el estado de la técnica más cercano al que debe recurrir el examinador para evaluar el nivel inventivo, se encuentra en el mismo campo de la invención reivindicada o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. 2.5. Cabe precisar que el Manual antes citado, establece que para determinar si la invención reivindicada deriva de manera evidente del estado de la técnica, se debe recurrir en lo posible al método problema � solución, el cual contempla las siguientes etapas: (i) Identificación del estado de la técnica más cercano: En esta etapa el examinador debe plantearse la siguiente pregunta: ¿qué problema resuelven /as diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? (ii) Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad: Las diferencias, en términos de caracterfsticas técnicas, que advierta el examinador entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano constituye la solución al problema técnico que plantea la invención. (iii) Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano: 7 GACETA OFICIAL 9/11/2016 26 de 54 - Para definir el problema técnico no se debe incluir elementos de la solución, porque ello determinaría que la solución sea evidente. - En determinadas circunstancias, el problema técnico deberá ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda de anterioridades, debido a que el estado de la técnica del cual partió el solicitante puede ser diferente al estado de la técnica más cercano utilizado por el examinador para evaluar el nivel inventivo.
"(... ) La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).
Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la caracterlstica técnica que se está analizando debe buscarse en el mísmo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio considerarla de todos modos ( )". 11 - La búsqueda de información y/o documentos técnicos considerados como antecedentes que se efectúa debe ser a posteriori, tomando como referencia la misma invención. Ello implica que el examinador deberá hacer el esfuerzo intelectual de ponerse en el lugar que tuvo el técnico con conocimientos técnicos en la materia en un momento en que la invención no era conocida; es decir, antes del desarrollo de la invención. - La invención debe ser considerada en su conjunto.
Tratándose de una combinación de elementos, no se puede alegar que cada uno es obvio de manera aislada, pues la invención reivindicada puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. " La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas caracterfsticas ".12 - " Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto 11 lbldem. 12 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 141-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015. p. 11. 8 GACETA OFICIAL 9/11/2016 27 de 54 inesperado.
Si el efecto se reduce a la suma de /os efectos de A y B, no habrá nivel inventivo ".13 - En tal sentido, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: • • • ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica; y ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo. 2.6.
En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica -sin que llegue a ser una persona altamente especializada- pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente. 3.
Combinación de elementos conocidos 3.1. La demandante señala que si bien el documento D1 describe la combinación de inhibidor DPP-IV (vildagliptina) y glitazona (poliglitazona) no describe o sugiere la combinación del compuesto 1 (alogliptina o pioglitazona de la invención solicitada). 3.2. Sobre el particular cabe señalar que con relación a los requisitos atinentes al nivel inventivo y a la novedad de la invención, se presentan algunos casos dudosos que merecen un análisis especial, toda vez que al aplicar las reglas previamente citadas no resulta tan sencillo determinar su novedad y su altura inventiva. 14 3.3.
Uno de esos casos es el que se relaciona con la combinación o mezcla de medios o elementos conocidos, que impone que en primer lugar el examinador establezca si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos. Sobre el particular, cabe señalar que: "Se podría diferenciar la combinación de elementos de la simple agregación. La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se 13 lbldem. 14 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 153-IP-2015 de fecha 4 de febrero de 2016, pp. 14-15. 9 GACETA OFICIAL 9/11/2016 28 de 54 genera uno nuevo con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento sólo es resultado de dicha combinación sin que puedan determinarse /os elementos por separado; la segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros, es decir, no hay una sinergia o combinación intrínseca de los elementos". 15 3.4.
Con relación a la combinación o mezclas de elementos conocidos no puede llegarse a priori a una conclusión, ya que no se puede predicar instantáneamente falta de nivel inventivo de una o de otra, porque en ambos cabe analizar siempre el caso concreto. 3.5. Daniel R. Zuccherino, en su libro "Patentes de Invención", trata el tema y reconoce la complejidad en determinar un nuevo resultado: "Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas.
Claro está que en la práctica, resulta a veces difícil determinar si existe un 'nuevo resultado', porque éste puede consistir incluso en un resultado mejor que el conocido (por ejemplo, la calidad sonora de un disco compacto con un disco de vinilo). Si el aporte implica un adelanto y se ha hecho alguna contribución novedosa y útil, se considera que hay invento.
"16 3.6 De manera que la oficina de patentes respectiva, al realizar un análisis del nivel inventivo de agregaciones o de combinaciones o mezclas de elementos conocidos debe establecer si con el estado de la técnica al momento de la solicitud, dicho producto, así sea por combinación de elementos conocidos, no es obvio ni evidente para un técnico medio en la materia.
No resulta acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de un simple análisis consistente en que si el producto se genera de elementos conocidos, se concluya per se que no tiene nivel inventivo. 3.7 Una combinación de elementos conocidos, dependiendo del caso particular, debe ser novedosa, con altura inventiva y susceptible de aplicación industrial, es decir, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria, sin que quepa necesariamente hacer dicho análisis en relación con cada componente cuando se trata de patentar este tipo de mezclas o combinaciones. 3.8 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el tema, ha sostenido lo siguiente: is Esta distinción la podemos encontrar en cursos sobre patentes dictados por la Doctora ZAMUDIO, Teodora, profesora de la Universidad de Buenos Aires.
Publicado en la página www.dpi.bioelica.org/patfondo. htm. 16 ZUCCHERINO, Daniel R. Patentes de Invención. Gráfica Laf S.R.L. Buenos Aires, 1998, p. 72. 10 GACETA OFICIAL 9/11/2016 29 de 54 "La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de las componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente.
En efecto, ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la «materia prima" para desarrollar un nuevo producto o procedimiento. En este sentido, el invento constituye una derivación del estado de la técnica, pero, para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación na resulta evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica.
Surge, por consiguiente, un requisito adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente.
Específicamente en el área de los inventos qufmicos y biotecnológicos sucede con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso." (Proceso N º 21-IP-2000.
Interpretación Prejudicial del 27 de octubre de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Carlagena Nº 631, del 10 de enero de 2001). 3.9 Es conveniente señalar que la normativa andina sobre patentes no consagra de manera expresa lo referente al tema, como si lo hacen otras legislaciones como el Literal f) del artículo 6 de la Ley de Patentes argentina.
De ello no se desprende que con base en las normas que regulan la materia, "/as oficinas de patentes puedan hacer un análisis a la ligera de la altura inventiva en casos como el de combinación de elementos conocidos para denegar la patente de invención". 17 3.1 O En ese sentido, al realizar el análisis del nivel inventivo de agregaciones o de combinaciones o mezclas de elementos conocidos, se deberá establecer, tomando en consideración el estado de la técnica al momento de la solicitud, si lo que se pretende proteger no resulta obvio o evidente para un técnico medio en la materia. 4.
Proscripción del análisis tipo 11 hindsight" o "ex post facto" 4.1. En el proceso interno, la SIC sostiene que los actos administrativos materia de nulidad fueron motivados con los documentos del estado del arte (01 y 02) que desvirtúan la patentabilidad de la materia reivindicada, 11 Ver a modo de referencia la interpretación prejudicial recalda en el Proceso 182·1P·2005 de 26 de octubre de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 1278, de 15 de diciembre de 2005. 11 9/11/2016 GACETA OFICIAL 30 de 54 documentos publicados con anterioridad a la solicitud estudiada lo que desvirtúa el riesgo de caer en un examen retrospectivo o de tipo ex post facto 4.2.
En razón a ello, se procederá a desarrollar el tema de la proscripción del análisis tipo hindsight o ex post facto. 4.3. El Tribunal, en el Proceso 141-1 P-2015 de 20 de julio de 2015, acogiendo el pronunciamiento adoptado en el Proceso 258-1 P-2014 de 22 de abril de 2015, ha considerado que es importante resaltar el papel del técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. nLo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la "media normal" en la materia que se trate.
Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista "obviedad", y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la "ficción" para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.
Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre; es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en día" pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.
Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo. 4.4. En tal sentido, el análisis de tipo hindsight o ex post facto es uno de los inconvenientes que se plantea durante la evaluación de una solicitud de patentes, para determinar si esta cumple con el requisito de nivel inventivo; debido a que el análisis que efectúa el técnico medio en la materia es particularmente subjetivo 1 ª siendo necesario que los conocimientos en el estado del arte que este posee sea determinado al momento de la solicitud de patente de la invención o de la fecha prioridad y no cuando se efectúa el análisis del nivel inventivo., 18 Cfr. Hindsight Bias in Patent Law: Comparing the USPTO and the EPO, por Zacary Quinlan, publicado en Fordham lnternational Law Journal (2014) Volume 37, lssue 6, Article 3.
New York, pp. 1794-1795. Disponible en http:1/ir.lawnel fordham.edu/cgi/viewcontent. cgi?article=2360&context=ilj. (Consulta: 18 de agosto de 2016). 12 GACETA OFICIAL 9/11/2016 31 de 54 GACETA OFICIAL 9/11/2016 32 de 54 Notiflquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 14 GACETA OFICIAL 9/11/2016 33 de 54 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 21 de septiembre de 2016 Proceso 230-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 2015-184846 Referencia Signos involucrados AMAREY NOVA MEDICAL, NOVA MEDICAL (denominativos) y NOVAMEDICA (denominativa) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 1003-143, de fecha 2 de mayo de 2016, recibido vla courrier el 19 de mayo de 2016, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2015-184846.
El Auto del 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: 1 2. 34 de 54 9/11/2016 GACETA OFICIAL Demandante Amarey Nova Medica! S.A. Demandado Nova Medica Ltda. Hechos relevantes: 2.1. El 1 O de agosto de 2015, Amarey Nova Medica! S.A. (en adelante, Amarey) interpuso demanda por infracción de derechos de propiedad industrial en contra de Nova Medica Ltda. (en adelante, Nova), en base a los siguientes signos de su titularidad: TIPO DE SIGNO Marca mixta SIGNO CERTIFICADO 151398 CLASE 42 �-l'IWCAL Enseña comercial Nombre comercial Marca mixta NOVA MEDICAL AMAREYNOVA MEDICAL *"'MKl'Nil--tlZDIC"Al Marca mixta 8148 15136 285525 3, 5, 10, 35y44 44 285518 35 285517 10 288454 3 337419 5 *"�""Mf'ICW"A&.
Marca mixta *-'w.it'"-flttl('AL Marca mixta *l\'lliMYflrrlMtt:rr_ Marca mixta *"-,u,rr,,..nenii:.. 2.2. La demandante alegó que el 14 de diciembre de 1995 se constituyó la sociedad NOVA MEDICA LTDA. para el desarrollo de la actividad económica de venta, reparación y mantenimiento de equipos médicos, quirúrgicos hospitalarios, mediante el uso del nombre comercial NOVA MÉDICA, que infringe los derechos que ostenta sobre el uso exclusivo 2 GACETA OFICIAL 9/11/2016 35 de 54 que tiene sobre las marcas NOVA MEDICAL y AMAREY NOVA MEDICAL. 2.3.
Mediante Oficio 1003-143 del 2 de mayo de 2016, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda de Amarey: 3.1. Entre los días 20 y 24 de abril del 201O, se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, la "JI Feria Internacional de Salud - Meditech 2010" en la cual participó ofreciendo sus productos y servicios a los asistentes mediante el uso de las marcas mixtas AMAREY NOVA MEDICAL, NOVA MEDICAL y el nombre comercial AMAREY NOVA MEDICAL; feria en la que además participó la demandada ofreciendo equipos médicos, quirúrgicos hospitalarios y servicios a los asistentes, mediante el uso del nombre comercial NOVAMEDICA. 3.2.
El 26 de mayo de 2010, remitió un requerimiento a la sociedad demandada solicitando el cese de uso del nombre comercial NOVAMEDICA debido a que infringía sus derechos sobre el uso exclusivo que tiene sobre las marcas NOVA-MEDICAL y AMAREY NOVA MEDICAL, requerimiento que fue contestado por la demandada manifestando que procedió a suspender el uso del nombre comercial NOVAMEDICA. 3.3.
Entre los días 13 y 15 de agosto de 2014, se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, la "IV Feria Internacional de Salud-Meditech 2014", en la cual participó la socledad demandada, promocionando equipos médicos, quirúrgicos, hospitalarios y servicios a los asistentes con el nombre comercial NOVAMEDICA, en dicha feria participó su empresa constatando la infracción cometida. 3.4.
Posteriormente, pudo constatar en la pagina web www.novamedicaltda.com de la demandada su participación en diversos eventos promocionando productos y servicios haciendo uso del nombre comercial NOVAMEDICA. 3.5. En la actualídad, la sociedad demandada promociona sus productos y servicios en el sitio web www.novamedicaltda.com en la cual se identifica con el nombre comercial NOVAMEDICA. 3 ( GACETA OFICIAL 4. 9/11/2016 36 de 54 Argumentos de la contestación de Nova: 4.1.
Rechaza que la demandante se abrogue un derecho absoluto, urnco y excluyente de los términos NOVA y MEDICAL soslayando que son débiles e inapropiables, por lo que el uso que viene efectuando de su razón social NOVA MEDICA LTDA. es legal pues contiene elementos suficientes para ser distinguidos de cualquier signo distintivo existente en el mercado. 4.2.
Recuérdese que la razón social y el nombre comercial son conceptos diferentes, aunque a veces la razón social y el nombre comercial sean los mismos. 4.3. El giro ordinario de los negocios y el objeto social de su empresa se da a conocer mediante sus marcas registradas "OVAMEDICAn y "OVAMEDICA MEJOR EQUIPO MEJOR RESULTADO", siendo las expresiones NOVA y MÉDICA parte de su razón social, pero no se emplean a título de marca ni de ningún otro signo distintivo. 4.4.
No tuvo conocimiento de la existencia de los registros de la demandante y de su explotación en el mercado antes de la oposición que esta formuló a la solicitud de registro de su marca OVAMEDICA, tramitada bajo Expediente 10-91842. 4.5. La demandante parte de un análisis fraccionado del nombre comercial olvidando que el cotejo debe ser íntegro y en conjunto.
Además, soslaya intencionalmente el carácter evocativo y débil de las construcciones lingüísticas "NOVA" y "MEDICA". 4.6. El uso que viene efectuando de la denominación NOVA MEDICA es como razón social y se encuentra amparado en el Artículo 157 de la Decisión 486, cumpliéndose los presupuestos para la aplicación del referido artículo, dado que el uso de las expresiones NOVA y MEDICA ha sido de buena fe, lo que se verifica con la inscripción de más de 20 razones sociales y establecimientos de comercio que llevan dichas particulas, el uso es no constitutivo a título de marca, está limitado a propósito de información para informar a los consumidores sobre el importador y distribuidor de los productos y además es incapaz de inducir a confusión a los consumidores. 4.7.
La expresión materia de controversia es evocativa y por ende de carácter débil dado que forma parte de diversos registros marcarías en la Clase 1o (que cubre equipos médicos) a nombre de diferentes titulares, coexistiendo pacíficamente en el mercado y careciendo de respaldo juridico para impedir el uso de la razón social de su empresa. b 4.8.
Los clientes de la demandante son compradores con conocimientos técnicos en equipos médicos para el diagnóstico y tratamiento de ( 4 GACETA OFICIAL 9/11/2016 37 de 54 patologias, constituyendo consumidores especializados, lo que destierra cualquier riesgo de confusión entre AMAREY NOVA MEDICAL S.A. y NOVA MEDICA LTDA. 4.9. La demandante no tiene manera de demostrar el daño debido a que éste no se ha dado, toda vez que las utilidades logradas por su empresa no han sido producto del empleo de las expresiones NOVA y MEDICA como marca, pues para identificar los productos que importa, ha registrado como marcas y usado otras denominaciones. 4.10.
La demandante adolece de falta de legitimación en la causa activa y pasiva, debido a que el uso efectuado no es de un signo distintivo. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicita la interpretación prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.
Del análisis de lo actuado en la demanda por infracción de marca, así como de lo solicitado, solo procede la interpretación prejudicial del Literal d) del Artf culo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 1, así como de los Artículos 157, 190, 191, 192, 193 y 200 de la referida Decisión2, por ser materia de controversia en el proceso interno. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna."Artfculo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (,'.)". 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna."Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del títular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a fa especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras caracterlsticas de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a titulo de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.
El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar fa marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y 5 () f GACETA OFICIAL 9/11/2016 38 de 54 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3.
El nombre comercial. La enseña comercial y su ámbito de protección. Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El derecho al uso exclusivo de una marca. Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. Excepción al derecho al uso exclusivo de una marca.
El uso de la marca a título de identificación e información. Las marcas evocativas. Preguntas formuladas por la Entidad consultante: 4. 5. 6. 7. (i) ¿Cuáles son los criterios para determinar que una marca cuenta con elementos denominativos genéricos? (ii) ¿Cómo se diferencia el uso a título de marca y el uso a título de razón social? no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servícios respectivos". ·Articulo 190.· Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.
Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurldicas, pudiendo ambas coexistir.
Articulo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. La acción por infracción prescribirá a los dos at1os contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco aoos contados desde que se cometió la infracción por última vez Articulo 192.-EI titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando elfo pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.
En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un dat1o económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artlculos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada Pafs Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente.
El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el Articulo 191". "Articulo 200.-La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercíal, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro". 6 ú. f GACETA OFICIAL 9/11/2016 D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.
El nombre comercial 39 de 54 1.1. En el presente caso, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado al nombre comercial, en virtud a que la demandante sustentó su demanda en el mejor derecho que ostentaría su nombre comercial AMAREY NOVA MEO/CAL registrado para distinguir actividades económicas vinculadas con la importación, distribución, fabricación, comercialización y venta de productos y servicios relacionados con las clases 3, 5, 10, 35 y 44; y además alegó un supuesto uso no autorizado de la denominación NOVA MEDICA S.A. como nombre comercial.
Por su parte, la demandada ha sostenido que el uso que viene efectuando de la denominación NOVA MEDICA S.A. es como razón social. 1.2. El Artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como "cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil (... )", por lo que se puede indicar que el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial correspondiente y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes.
Características del nombre comercial 1.3. El Tribunal se ha pronunciado reiteradamente sobre las características del nombre comercial y ha manifestado lo siguiente3: El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a una cuestión conceptual.
El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se encuentra plasmado en el Título XI de la Decisión 486. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial Ver de modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 96-IP-2009, publicado en la G.0.A.C. Nº 1796 del 18 de enero de 2010, marca: TRANSPACK (mixta).
¡;, f 7 GACETA OFICIAL 9/11/2016 40 de 54 idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que ta razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social. 1.4. La razón social da cuenta de la naturaleza y la existencia del comerciante en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles, mientras que el nombre comercial, como se verá más adelante, se adquiere con su primer uso. 1.5.
No se puede concebir a una sociedad o persona jurídica actuando dentro de la vida jurldica sin una identificación que constituye la razón social, el que nace por el medio más comúnmente utilizado que es la inscripción en el registro mercantil. Protección del nombre comercial 1.6. Los Artículos 191, 192 y 193 establecen el sistema de protección al nombre comercial.
El Articulo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial. Por su parte, el Articulo 193 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo sólo se adquiere probando et uso constante, real y efectivo del nombre comercial. 1.7.
El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: "Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurfdica para los competidores". 4 1.8.
Este Tribunal también ha manifestado que: "(...) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las Ver de modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 45-IP-98, publicado en la Gaceta Oficial Nº 581, del 12 de julio de 2000. 8 I GACETA OFICIAL 9/11/2016 41 de 54 actividades económicas para las cuales se pretende el registro (...).
Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro". 5 1.9. Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional "que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ).
La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario". 6 1.1O. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo a la legislación de cada pals miembro.
Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial son las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 1.11.
Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 2.
La enseña comercial y su ámbito de protección 2.1. En el caso de estudio, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado a la enseña comercial, en virtud a que la demanda se presentó sobre la base de la enseña comercial NOVA MEDICAL registrada en Colombia. 2.2. La Decisión 486 no define la enseña comercial; sin embargo, el Tribunal ha analizado el tema de la enseña comercial de manera independiente al del nombre comercial7, y de esta manera sobre la base de la doctrina ha I (J 5 lbidem. 6 Ver de modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 3-IP-98. 7 Ver de modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 40-IP-2013 de fecha 19 de junio de 2013. 9 GACETA OFICIAL 9/11/2016 42 de 54 manifestado que "La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil". 8 2.3.
El anterior concepto de enseña, se encuentra enmarcado dentro de lo dispuesto en el Artículo 190 de la Decisión 486 sobre nombre comercial, ya que éste se refiere también a cualquier signo que identifique a un establecimiento mercantil, señalando lo siguiente: "Articulo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.
(...)" 2.4. Sin embargo, cabe aclarar que el nombre comercial y la enseña comercial no son lo mismo, pues el primero identifica la actividad comercial de un empresario determinado, mientras que el segundo identifica, únicamente, un establecimiento mercantil. 2.5. El Tribunal advierte que "la intención del legislador fue diferenciar la figura del nombre comercial, de la del rótulo o enseña comercial; por tal motivo, introdujo dos Títulos diferentes, X y XI, para tratar las figuras de manera independiente.
El legislador comunitario, incurrió en una imprecisión al extender el concepto de nombre comercial, tal y como se determinó en el mencionado articulo 190". 9 2.6. Pese a esta independencia conceptual de la enseña comercial, la Decisión 486 en su Articulo 200 habla sobre la protección que se debe dar a la enseña comercial y de esta manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que: Para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la prueba de su uso real, efectivo y constante en el comercio, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar.
Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega. Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida en el público consumidor. a Pachón Muñoz, Manuel. Manual de Propiedad lndustnal. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1984, pág. 127.
Ver de modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 96-IP-2009, publicado en la Gaceta oficial Nº 1796, del 18 de enero de 2010. 10 f GACETA OFICIAL 3. 9/11/2016 43 de 54 Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El derecho al uso exclusivo de una marca 3.1. En el presente caso, Amarey interpuso demanda ante la SIC por supuesta infracción de derechos de Propiedad Intelectual contra Nova. 3.2.
En ese sentido, se procederá a analizar lo establecido en el Articulo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. n 3.3. La disposición citada establece el principio "registra!" en el campo del derecho de marcas.
Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro de marcas, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. En efecto, una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.
Así, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: 10 a) Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. b) Negativa (ius prohibend1): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registra! o en el mercado.
(i) En el ámbito registra!, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible. (ii) En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. 3.4. De conformidad con lo anterior, se debe tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 10 /J f De modo referencial, ver Procesos 346-IP-2015, p.6. 11 GACETA OFICIAL 4. 9/11/2016 44 de 54 Acción por infracción de derechos.
Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar 4.1. En el presente caso, teniendo en cuenta la materia controvertida, resulta necesario analizar lo establecido en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente: "Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (...) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; ( )". 4.2. Cabe precisar que el mencionado artículo resulta de aplicación para el caso de los nombres comerciales, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 192 de la Decisión 486, que establece lo siguiente: "Articulo 192. ( ) Será aplicable al nombre comercial /o dispuesto en los artlculos 155, 156, 157 y 158 según corresponda". 4.3.
Previamente a realizar el análisis del Artículo 155 de la Decisión 486, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características: 11 a) b) Sujetos activos. Dicha condición recae en: (i) El titular del derecho protegido: El titular puede ser una persona natural o jurídica.
(ii) El Estado: Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los países miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: (i) 11 b f Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 367-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. 12 GACETA OFICIAL (ii) 9/11/2016 45 de 54 Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. 4.4.
El Artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, teniendo en cuenta los hechos denunciados es de especial interés lo estipulado en el Literal d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor respectivamente. 4.5.
En efecto, en el Literal d) del Artículo 155 antes mencionado, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor 12.
A continuación se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo uusar". Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.
La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado 13• 12 De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015, p.5. 13 Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el •...riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que 13 ó I GACETA OFICIAL c) 9/11/2016 46 de 54 Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. 4.6.
Los mencionados derechos de exclusión pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión. 14 4.7.
Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ius prohibendi no es ilimitado. La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma. 15 4.8.
Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público. Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que "su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria". 16 4.9.
En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para poder determinar si dicho uso se encuadra dentro de alguno de los supuestos actos de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. realmente posee (confusión indirecta); mientras que el •...riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las man:as en conflicto y et origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica·.
(Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, recaída en el Proceso 70-IP-2008). Ver de modo referencial, la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 101-IP-2013, p.7. 15 Ver de modo referencial, la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 346-IP-2015, pp.7-8. 16 Ver de modo referencial, la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 37-IP-2015, del 13 de mayo de 2015, p.8. 14 ó r GACETA OFICIAL 5. 9/11/2016 47 de 54 Excepción al derecho al uso exclusivo de una marca.
El uso de la marca a título de identificación e información 5.1. En el presente caso. Nova alegó que el uso que viene efectuando en el mercado de la denominación NOVA MEDICAL S.A. es a titulo de razón social, encontrándose amparada por la excepción contemplada en el Articulo 157 de la Decisión 486. 5.2. El titular de una marca si bien posee el derecho exclusivo de uso y de impedir que terceros sin su autorización promocionen, vendan, etiqueten, expendan, usen entre otros actos su signo en el mercado, existen limitaciones por las cuales no se requieren de la autorización del titular del signo para usarlo en el mercado, la cuales están contempladas en el Articulo 157 de la Decisión 486, el cual enuncia lo siguiente: "Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras caracterlsticas de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de /os productos o servicios.
(...)" 5.3. De conformidad con el articulo transcrito, el titular de una marca registrada al momento de insertarla en el mercado, puede acompañarla de elementos que den cuenta de los atributos o características de los productos o servicios que ampara, que bien pueden ser expresiones, palabras, dibujos, etc. Estos pueden ser genéricos, descriptivos o de uso común, así como pueden hacer referencia a otras marcas registradas, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones para no afectar a terceros o al público consumidor. 5.4.
Los actos o usos permitidos, enunciados en dicho primer párrafo, tienen que ver con el hecho del uso de los mismos por parte de terceros conforme se detalla a continuación 17: a) 17 Su propio nombre, domicilio o seudónimo. Esta limitación responde a la necesidad de lograr un equilibrio entre el interés del De modo referencia, ver Proceso 69-IP-2011 de fecha 20 de junio de 2012, p. 11 y Proceso 101IP-2013 de fecha 22 de mayo de 2013, pp. 8-9. 15 I GACETA OFICIAL 9/11/2016 48 de 54 titular registra! y el interés de un tercero en identificarse bajo su propio nombre en el tráfico económico18. b) Un nombre geográfico.
En este supuesto, nos encontramos frente a la misma necesidad de conciliar intereses de diversa f ndole, por un lado, el del titular registra! y, por otro lado, el interés público que necesita del uso general de ese nombre geográfico 19. c) Cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de estos.
Este último supuesto está dirigido a impedir que los titulares imposibiliten la utilización de la referencia a estas indicaciones, restringiendo sensiblemente el libre desarrollo de las actividades empresariales, privando de esta manera al consumidor de un mecanismo informativo importante20. 5.5. Cualquier indicación cierta relativa a cualquier característica del correspondiente producto o servicio podrá constituir una excepción al derecho de uso exclusivo sobre la marca, siempre que se cumplan tas condiciones del uso contempladas en el precitado Artículo 157 de la Decisión 486 que establece tas siguientes condiciones relativas al referido uso, necesarias para ta procedencia de la excepción comentada: 21 a) Que se haga de buena fe.
Para que un uso se realice de buena fe es necesario que se trate de un uso previo, que existan pruebas suficientes que acrediten el desconocimiento del registro previo de la marca o que la referencia a la marca ajena sea efectuada proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios22.
En otras palabras, debe ser leal no solo con respecto a los legítimos intereses del titular de la marca sino también respecto al interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado. En tal virtud, el referido uso no podrá constituir un aprovechamiento de la marca registrada, ni ser susceptible de causar ',a Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
Seminario de la OMPI para los Pafses Andinos sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en Frontera: Alcance y Limitaciones de los Derechos de Propiedad Industrial. Documento OMPI/PI/SEM/800/02/1, Bogotá, 1O y 11 de julio de 2002, p. 13. \9 lbldem. 20 lbldem. 2\ De modo referencial, ver Proceso 415-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, pp. 5-8. 22 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
Seminario de la OMPI para los Pafses Andinos Op. Cit., p. 8. 16 6 f GACETA OFICIAL 9/11/2016 49 de 54 la dilución de una marca notoriamente conocida, ni tampoco podrá tener otros fines que los previstos en la norma comunitaria, esto es, identificaclón o información23• b) Que no constituya uso a titulo de marca. El uso en el comercio no puede darse a manera de signo distintivo, es decir, la indicación de la respectiva característica del correspondiente producto o servicio debe limitarse a servir de referencia, por cuanto su uso no debe generar riesgo de confusión respecto de signos distintivos previamente solicitados o registrados.
En tal sentido, la indicación que identifica o informa acerca de determinadas características de los productos o servicios ofrecidos debe ser accesoria o complementaria de eventuales signos distintivos usados para distinguir tales productos o servicios. Adicionalmente, toda referencia a un signo distintivo ajeno deberá efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios24. c) Que se limite a propósitos de identificación o de información. La indicación debe tener como fin, exclusivamente, la identificación o información de alguna característica del producto o servicio correspondiente.
En términos generales, este requisito apunta a que las indicaciones relativas a características del correspondiente producto o servicio deben respetar la buena fe comercial, los usos y prácticas honestas y a que deben ser percibidos como tales por los consumidores. d) Que no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.
El uso en el comercio de la respectiva indicación no debe generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Este último requisito tíene relación principalmente con la protección de una de la función esencial de la marca, cual es la de indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distlnguidos.
En tal sentido, se requiere que el uso no sea susceptíble de generar un riesgo de confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial de un determinado producto o servicio; por lo tanto, de existir un signo distintivo previamente solicitado o reglstrado, el uso de la indicación no podría darse a titulo de signo distintivo. I 23 De modo referencial, ver Proceso 69-IP-2000 de fecha 6 de julio de 2001, p. 7. 24 lbldem. 17 GACETA OFICIAL 9/11/2016 50 de 54 Adicionalmente, el uso tampoco debe dar la impresión que determinados productos provienen de una empresa o empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros muchos supuestos. 5.6.
Finalmente, es preciso indicar que, las mencionadas condiciones deben presentarse de modo concurrente, es decir, para la configuración de la excepción o limitación objeto de la presente interpretación, es indispensable que el uso en el comercio del respectivo signo, cumpla con todas las condiciones previamente explicadas. 5. 7. En virtud de lo expuesto precedentemente, se deberá verificar que, efectivamente, la excepción estudiada no haya sido aplicable en el caso concreto, es decir, que no se cumplan las condiciones detalladas en el presente acápite (es decir: buena fe. que no se utilice a titulo de marca, que tenga un propósito de identificación o información y que no cause confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial de los productos o servicios). ó I 6.
Las marcas evocativas 6.1 En vista de que en el caso concreto, la demandada ha sostenido que la expresión materia de controversia es evocativa y por ende de carácter débil dado que forma parte de diversos registros marcarios en la Clase 1 O (que cubre equipos médicos) a nombre de diferentes titulares, coexistiendo pacíficamente en el mercado y careciendo de respaldo jurídico para impedir el uso de la razón social de su empresa, el Tribunal abordará el tema de las marcas evocativas. 6.2 Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia.
Las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial caracteristica o cualidad del producto o servicio; es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo.25 6.3 Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables.
No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de 25 De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015, de fecha 19 de mayo de 2016, p. 12. 18 GACETA OFICIAL 9/11/2016 51 de 54 uso común, toda vez que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 26 6.4 Un supuesto diferente ocurre cuando no existe una fuerte proximidad entre el signo y el producto o serv1c10 que se pretende distinguir.
En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. 27 6.5 En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de las denominaciones que conforman los signos registrados a favor de la demandante. 7. Preguntas formuladas por la Entidad consultante Antes de dar una respuesta a las preguntas formuladas por la Entidad consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 7.1.
¿ Cuáles son los criterios para determinar que una marca cuenta con elementos denominativos genéricos? Teniendo en consideración que la marca es aquel signo que tiene como finalidad distinguir productos o servicios de otro u otros semejantes, de modo tal que constituye una importante fuente de información que permite no sólo que el consumidor pueda elegir con facilidad el producto o servicio de su preferencia sino que el empresario pueda diferenciarse de sus competidores.
En ese sentido, el titular de una marca tiene el derecho al uso exclusivo de ella, por lo que tiene facultad de accionar contra aquellos que pretendan usar o usen su signo sin su autorización, o cualquier otro que pueda producir confusión con el suyo, afectando su derecho de exclusiva. Sin embargo, ese derecho de exclusiva no es absoluto, siendo que la normativa comunitaria recoge ciertos limites, tales como el empleo de expresiones de carácter genérico que tengan un propósito referencial.
Sobre el particular se precisa que la denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se ( 26 Ibídem. 27 lbldem. 19 GACETA OFICIAL 9/11/2016 52 de 54 crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.
La genericidad de un signo, debe ser agreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. 8 Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por si sólo pueda servir para identificarlo. 29 En efecto un signo compuesto por expresiones genéricas es débil, ya que tiene un poder muy bajo de oposición en relación con dichas palabras y, además, tiene bajo nivel de acción para alegar infracción en relación con dichos elementos genéricos.
Asl, una expresión de carácter genérico no puede estar sometida a la apropiación exclusiva de un solo titular pues ello impedirla el uso libre y legitimo de tal expresión por los demás competidores. Sin embargo, los signos confrontados en una acción por infracción, compuestos por elementos genéricos, deben ser evaluados en relación con los demás elementos que le otorguen distintividad al signo. 7.2.
¿Cómo se diferencia el uso a titulo de marca y el uso a titulo de razón social? Con relación a la interrogante de la Entidad consultante, tal como se mencionó anteriormente en el numeral 1 del apartado D de la presente interpretación prejuidicial, mientras que la razón social da cuenta de la naturaleza y existencia del comerciante en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles; el nombre comercial identifica una actividad económica, una empresa o un establecimiento mercantil o comercial30, y su protección se adquiere con su primer uso en el mercado.
En atención a lo anterior, este Tribunal considera que el empleo de una determinada denominación debe estar condicionado a la identificación e información del comerciante en el giro de su negocio y no con la finalidad de identificar o distinguir productos, servicios o actividades económicas en el mercado. Es decir, es posible que un comerciante pueda utilizar en el mercado su razón social, siempre que dicho uso no este destinado a la identificación de productos, servicios o actividades económicas, no resulte confundible 28 De modo referencial, ver Proceso 110-IP- 2015 de 5 de fecha 5 de septiembre de 2015, p.8. 29 Ibídem. 30 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina."Attlculo 190.- Se entandará por nombre comercial cualquier signo que identifique una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.
(...)" 20 b I GACETA OFICIAL 9/11/2016 53 de 54 con signos distintivos registrados a favor de terceros y no induzca a error al público consumidor respecto del origen empresarial. Asimismo, resulta necesario que ese uso se limite a informar al consumidor sobre la existencia del comerciante como persona jurídica. Sin embargo, tal como se mencionó en el numeral 1 de la Sección O de la presente interpretación, es posible que un comerciante tenga una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, recayendo en la Entidad consultante la facultad de decidir si el uso efectuado infringe o no derechos de terceros.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el Proceso Interno 2015-184846, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artf culo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artfculo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. Vt� C Cecilia Luisa Ay� MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (E) y el Secretario. 21 f GACETA OFICIAL 9/11/2016 54 de 54 CeciliaUi�os PRESIDENTA (E) Notiffquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 22