TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016 Proceso: 225-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2014-00465 Referencia: Patente de invención titulada “PREPARACIÓN SÓLIDA QUE CONTIENE ALOGLIPTINA Y PIOGLITAZONA” Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 1964 del 16 de mayo de 2016, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2014- 00465; y, El Auto del 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Takeda Pharmaceutical Company Limited 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Tercero Interesado: Laboratorios Synthesis S.A.S. (antes Gynopharm S.A.S.) Hechos relevantes: Mediante escrito presentado el 28 de agosto de 2009, ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC), Takeda Pharmaceutical Company Limited. (en adelante, Takeda) ingresó a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “PREPARACIÓN SÓLIDA QUE CONTIENE ALOGLIPTINA Y PIOGLITAZONA”, que corresponde a la Solicitud Internacional PCT/JP 2008/051900 del 30 de enero de 2008.1 El 30 de noviembre de 2009, la solicitud de patente de invención fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial N* 610.

El 25 de febrero de 2010, Laboratorios Synthesis S.A.S. (en adelante, Synthesis) formuló oposición objetando el nivel inventivo de la patente solicitada. Mediante Oficio 2793, la División de Nuevas Creaciones de la SIC puso en conocimiento de Takeda el resultado de patentabilidad en el cual se hicieron objeciones al nivel inventivo de la patente solicitada.

El 28 de junio de 2013, Takeda respondió las objeciones formuladas, adjuntando un nuevo capitulo reivindicatorio y una solicitud de división de la materia en relación con la solicitud original. Por Resolución 47999 del 14 de agosto de 2013, el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC resolvió rechazar la solicitud divisional, declaró fundada la oposición formulada por Synthesis y denegó la patente de invención titulada "PREPARACIÓN SÓLIDA QUE CONTIENE ALOGLIPTINA Y PIOGLITAZONA”, considerando que dicha invención carecía del requisito de nivel inventivo.

El 3 de noviembre de 2010, Takeda interpuso recurso de reposición contra la Resolución 47999. Por Resolución 9956 del 21 de febrero de 2014, el Superintendente de industria y Comercio de la SIC resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución 47999. Expediente administrativo PCT/09-086944, 2.9. Takeda presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado, a fin de que se declare la nulidad de las Resoluciones 47999 y 9956. 2.10.La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 2.11. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda. Mediante Auto del 29 de setiembre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda de Takeda: El objeto de la invención cuenta con el nivel inventivo requerido por la normativa comunitaria para merecer protección vía patente.

La SIC realizó una lectura parcial de la patentabilidad y concluyó que la obtención de composiciones farmacéuticas que contienen alogliptina y pioglitazina ya se encontraban reveladas en los documentos D1? y D2, de tal manera que resultaba obvia. Asimismo, la SIC señaló que no existe ningún efecto técnico sorprendente e inesperado en la invención. Los documentos D1 y D2 no contienen enseñanzas que resulten evidentes a una persona del oficio normalmente versada.

El documento D1 describe la combinación de inhibidor DPP-IW (vildagliptina) y glitazona (poliglitazona), no describe o sugiere la combinación del compuesto 1 (alogliptina y pioglitazona de la invención solicitada). El documento D1 no tiene en cuenta los problemas a resolver planteados por la invención solicitada, esto es, prevenir la interacción de dos ingredientes activos en términos de estabilidad de almacenamiento degradada, tal como el tiempo de descomposición de ingredientes activos, disminución de la actividad y similares, estabilidad de disolución degradada, tal como el tiempo de cambios de patrón de disolución del ingrediente activo y similares.

El documento D2 describe una tableta que comprende atorvastina cálcica y pioglitazona HCI y manitol, que están ubicados en capas concéntricas separadas en el núcleo del dispositivo osmótico, pero no revela un fármaco de combinación que comprenda alogliptina y pioglitazona. D1:"DIRECT COMPRENSSION FORMULATION AND PROCESS”, publicado el 21 de diciembre de 2006.

D2: “DUAL CONTROLLED RELEASE DOSAGE FORM”, publicado el 14 de setiembre de 2006. 3 4.2. 4.3. 1.1. Argumentos de la contestación de la SIC:. La solicitud denegada no implica un progreso con lo ya conocido, con el agravante que durante la etapa administrativa no se demostraron las ventajas inesperadas de dicha composición con respecto al estado del arte previo.

Al carecer la patente de invención solicitada de novedad y nivel inventivo, los actos administrativos están acordes con el ordenamiento jurídico. Los actos administrativos materia de nulidad fueron motivados con los documentos del estado del arte (D1 y D2) que desvirtúan la patentabilidad de la materia reivindicada, documentos publicados con anterioridad a la solicitud estudiada lo que desvirtúa el riesgo de caer en un examen retrospectivo o de tipo ex post facto.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada por ser materia de controversia. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de invención y requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

Nivel inventivo y estado de la técnica. Combinación de elementos conocidos. Proscripción del análisis tipo “hindsight” o “ex post facto”. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de invención y requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial El Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 14.- Los Palses Miembros olorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

“Articulo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, sí para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. 4 LL / 1.2. 1.3. 1.4. o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. A la pregunta ¿qué se entiende por invención”, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: *( ) el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del “estado de la técnica— y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria. ”? Ahora bien, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnicaS; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento.

Respecto del nivel inventivo, la invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, que permita alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención. Proceso N” 21-IP-2000.

Interpretación prejudicial del 21 de octubre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 631, del 10 de enero de 2001. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40." 5 1.5.

Respecto del requisito de susceptibilidad de aplicación industrial, es necesario que para que un invento pueda ser protegido a través de una patente pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios?. 2. Nivel inventivo y estado de la técnica 2.1. En relación al requisito de nivel inventivo, el Artículo 18 de la Decisión 486 establece lo siguiente: “Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.” 2.2.

Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existian al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.? 2.3.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.* 2.4.

Para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invención el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina señala los siguientes criterios%0: El nivel inventivo implica un proceso creativo, por lo que la materia técnica de la invención reivindicada cuya protección se pretende no y De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 182-1P-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, p. 17. y Ibídem, p.12. 9 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 141-1P-2015 de fecha 20 de julio de 2015. p. 11 10 Cfr. Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina.

Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes, Segunda edición, editorial Abya Yala, Quito, 2004, Pp. 76-78, Disponible en: http://www.comunidadandina.org/publicípatentes.pdf. (Consulta: 18 de agosto de 2016). 6 2.5, debe derivar del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

El examinador debe determinar si la invención reivindicada es inventiva o no; no hay respuestas intermedias. La existencia o inexistencia de alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no el nivel inventivo. El examinador al efectuar el análisis debe evitar cualquier tipo de subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales.

En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano. Si se ha determinado que la solicitud de patente de invención no cumple con el requisito de novedad, ya no será necesario evaluar el nivel inventivo, debido a que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica.

En la mayoría de los casos, el estado de la técnica más cercano al que debe recurrir el examinador para evaluar el nivel inventivo, se encuentra en el mismo campo de la invención reivindicada o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Cabe precisar que el Manual antes citado, establece que para determinar si la invención reivindicada deriva de manera evidente del estado de la técnica, se debe recurrir en lo posible al método problema - solución, el cual contempla las siguientes etapas: 0 (ii) (iii) Identificación del estado de la técnica más cercano: En esta etapa el examinador debe plantearse la siguiente pregunta: ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad: Las diferencias, en términos de características técnicas, que advierta el examinador entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano constituye la solución al problema técnico que plantea la invención. Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano: - Para definir el problema técnico no se debe incluir elementos de la solución, porque ello determinaría que la solución sea evidente.

En determinadas circunstancias, el problema técnico deberá ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda de anterioridades, debido a que el estado de la técnica del cual partió el solicitante puede ser diferente al estado de la técnica más cercano utilizado por el examinador para evaluar el nivel inventivo. “( ) La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la maleria a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos (.J07 La búsqueda de información y/o documentos técnicos considerados como antecedentes que se efectúa debe ser a posteriori, tomando como referencia la misma invención. Ello implica que el examinador deberá hacer el esfuerzo intelectual de ponerse en el lugar que tuvo el técnico con conocimientos técnicos en la materia en un momento en que la invención no era conocida; es decir, antes del desarrollo de la invención. La invención debe ser considerada en su conjunto.

Tratándose de una combinación de elementos, no se puede alegar que cada uno es obvio de manera aislada, pues la invención reivindicada puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. “ La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características ”.*? “ Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto 1 12 Ibidem.

De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 141-1P-2015 de fecha 20 de julio de 2015. p. 41 8 2.6. 3.1. 3.2. 3.3. inesperado. Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo ”.13 - En tal sentido, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: e ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?;

¿de resolverlo en la forma en que se reivindica; y ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo. En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia.

Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente. Combinación de elementos conocidos La demandante señala que si bien el documento D1 describe la combinación de inhibidor DPP-IV (vildagliptina) y glitazona (poliglitazona) no describe o sugiere la combinación del compuesto 1 (alogliptina o pioglitazona de la invención solicitada).

Sobre el particular cabe señalar que con relación a los requisitos atinentes al nivel inventivo y a la novedad de la invención, se presentan algunos casos dudosos que merecen un análisis especial, toda vez que al aplicar las reglas previamente citadas no resulta tan sencillo determinar su novedad y su altura inventiva. !* Uno de esos casos es el que se relaciona con la combinación o mezcla de medios o elementos conocidos, que impone que en primer lugar el examinador establezca si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos.

Sobre el particular, cabe señalar que: “Se podría diferenciar la combinación de elementos de la simple agregación. La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se Ibidem. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 153-1P-2015 de fecha 4 de febrero de 2016, pp. 14-15 9 3.4. 3.5. 3.6 3.7 3.8 genera uno nuevo con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento sólo es resultado de dicha combinación sin que puedan determinarse los elementos por separado; la segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros, es decir, no hay una sinergia o combinación intrínseca de los elementos".

Con relación a la combinación o mezclas de elementos conocidos no puede llegarse a priorí a una conclusión, ya que no se puede predicar instantáneamente falta de nivel inventivo de una o de otra, porque en ambos cabe analizar siempre el caso concreto. Daniel R. Zuccherino, en su libro "Patentes de Invención", trata el tema y reconoce la complejidad en determinar un nuevo resultado: "Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas.

Claro está que en la práctica, resulta a veces difícil determinar si existe un 'nuevo resullado', porque éste puede consistir incluso en un resultado mejor que el conocido (por ejemplo, la calidad sonora de un disco compacto con un disco de vinilo). Si el aporte implica un adelanto y se ha hecho alguna contribución novedosa y útil, se considera que hay invento.”'6 De manera que la oficina de patentes respectiva, al realizar un análisis del nivel inventivo de agregaciones o de combinaciones o mezclas de elementos conocidos debe establecer si con el estado de la técnica al momento de la solicitud, dicho producto, así sea por combinación de elementos conocidos, no es obvio ni evidente para un técnico medio en la materia.

No resulta acorde con el espiritu de la normativa sobre patentes, que de un simple análisis consistente en que si el producto se genera de elementos conocidos, se concluya per se que no tiene nivel inventivo. Una combinación de elementos conocidos, dependiendo del caso particular, debe ser novedosa, con altura inventiva y susceptible de aplicación industrial, es decir, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria, sin que quepa necesariamente hacer dicho análisis en relación con cada componente cuando se trata de patentar este tipo de mezclas o combinaciones.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el tema, ha sostenido lo siguiente: 15 16 Esta distinción la podemos encontrar en cursos sobre patentes dictados por la Doctora ZAMUDIO, Teodora, profesora de la Universidad de Buenos Aires. Publicado en la página www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm. ZUCCHERINO, Daniel R. Patentes de invención. Gráfica Laf S.R.L, Buenos Aires, 1998, p. 72. 10 “La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente.

En efecto, ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la «matería prima» para desarrollar un nuevo producto o procedimiento. En este sentido, el invento constituye una derivación del estado de la técnica, pero, para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica.

Surge, por consiguiente, un requisito adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente.

Específicamente en el área de los inventos químicos y biotecnológicos sucede con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia. Por ello, el juicio del nivel ínventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso." (Proceso N* 21-IP-2000.

Interpretación Prejudicial del 27 de octubre de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 631, del 10 de enero de 2001). 3.9 Es conveniente señalar que la normativa andina sobre patentes no consagra de manera expresa lo referente al tema, como si lo hacen otras legislaciones como el Literal f) del artículo 6 de la Ley de Patentes argentina.

De ello no se desprende que con base en las normas que regulan la materia, "las oficinas de patentes puedan hacer un análisis a la ligera de la altura inventiva en casos como el de combinación de elementos conocidos para denegar la patente de invención". *? 3.10 En ese sentido, al realizar el análisis del nivel inventivo de agregaciones o de combinaciones o mezclas de elementos conocidos, se deberá establecer, tomando en consideración el estado de la técnica al momento de la solicitud, si lo que se pretende proteger no resulta obvio o evidente para un técnico medio en la materia.

Proscripción del análisis tipo “hindsight” o “ex post facto” En el proceso interno, la SIC sostiene que los actos administrativos materia de nulidad fueron motivados con los documentos del estado del arte (D1 y D2) que desvirtúan la patentabilidad de la materia reivindicada, Ver a modo de referencia la interpretación prejudicial recaida en el Proceso 182-1P-2005 de 26 de octubre de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N" 1278, de 15 de diciembre de 2005. 11 4.2. 4.3. 4.4. documentos publicados con anterioridad a la solicitud estudiada lo que desvirtúa el riesgo de caer en un examen retrospectivo o de tipo ex post facto En razón a ello, se procederá a desarrollar el tema de la proscripción del análisis tipo hindsight o ex post facto.

El Tribunal, en el Proceso 141-1P-2015 de 20 de julio de 2015, acogiendo el pronunciamiento adoptado en el Proceso 258-1P-2014 de 22 de abril de 2015, ha considerado que es importante resaltar el papel del técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. nLo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: - El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la "media normal" en la materia que se trate.

Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista “obviedad”, y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. - El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la “ficción” para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.

Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre; es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de “hoy en día” pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.

Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraido del nivel inventivo. En tal sentido, el análisis de tipo hindsight o ex post facto es uno de los inconvenientes que se plantea durante la evaluación de una solicitud de patentes, para determinar si esta cumple con el requisito de nivel inventivo; debido a que el análisis que efectúa el técnico medio en la materia es particularmente subjetivo, siendo necesario que los conocimientos en el estado del arte que este posee sea determinado al momento de la solicitud de patente de la invención o de la fecha prioridad y no cuando se efectúa el análisis del nivel inventivo. 18 Cfr. Hindsight Bias in Patent Law: Comparing the USPTO and the EPO, por Zacary Quintan, publicado en Fordham International Law Journal (2014) Volume 37, Issue 6, Article 3, New York, pp. 1794-1795.

Disponible en http:/fir.tawnet.fordham.edu/cgifviewcontent.cgi?article=23608contextsilj, (Consulta: 18 de agosto de 2016). 12 4.5. En correlación con lo antes expuesto, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se use la figura del técnico medio en la materia y un análisis retrotraído del nivel inventivo, que no resulte a posteriori; esto es, hindsight o ex post facto.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por ta Corte consultante al resolver el proceso interno 2014-00465, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. wn Cecilia Luisa AyllórTuinteros MAGISTRADA Hernán R ano. Hugo Ramiro Gómez Apac MA: DO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 13 SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 14