TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016 Proceso +: 217-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2012-00365 Referencia: Marcas involucradas VELOX (mixta) y MARLBORO (mixta), FIGURATIVAS Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 1953 del 16 de mayo de 2016, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Literal h) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2012- 00365; y, El Auto del 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 4. Partes en el Proceso Interno: Demandante: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 2.1. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Tercero interesado: TABACALERA HERNANDARIAS S.A. Hechos relevantes: El 24 de noviembre de 2009, TABACALERA HERNANDARIAS S.A. (en adelante, HERNANDARIAS) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro de la marca VELOX (mixta)! para distinguir productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.? Vox 2.2.
PHILIP. MORRIS PRODUCTS S.A. (en adelante, PHILIP. MORRIS) presentó oposición? contra la solicitud de registro en base a sus marcas: a) MARLBORO (mixta): previamente registrada en Colombia bajo el Certificado 338437, para distinguir productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.* e Marlboro—-- Expediente administrativo 09 133669.
Clase 34: Tabaco, artículos para fumadores; cerillas. No se verifica la fecha de presentación de la referida oposición. Clase 34: Tabaco, crudo o procesado; productos de tabaco, incluyendo cigarros, cigarrillos, tabaco para enrollar sus propios cigarrillos, tabaco de pipa, tabaco para mascar, tabaco para oler, kretek; sustitutos del tabaco (no para propósitos médicos); artículos para fumador, incluyendo papel y tubos para cigarrillo, filtros para cigarrillo, latas de tabaco, cajas para cigarrillos y ceniceros no de metales preciosos, sus aleaciones o recubiertos con los mismos, pipas, aparatos de bolsitio para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos. 2 b) FIGURATIVA: previamente registtada en Colombia bajo el Certificado 326073, para distinguir productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.*5 c) FIGURATIVA: previamente registrada en Colombia bajo el Certificado 160511, para distinguir productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.$ emo rajo 2.3.
Por Resolución 57708 del 25 de octubre de 2010, la Dirección de Signos Distintivos (antes División de signos Distintivos) de la SIC declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro de la marca VELOX (mixta), considerando lo siguiente: a) Entre las denominaciones VELOX y MARLBORO no existe riesgo de confusión, toda vez que cada uno de ellos es distintivo para individualizar cada uno de los productos que amparan. b) Las figuras que conforman a las marcas, descritas como poligonos son de uso común para la Clase 34. c) Los signos confrontados analizados en conjunto y sucesivamente no son confundibles.
E Clase 34: Tabaco, en bruto o manufacturado, incluyendo cigarros, cigarrillos delgados, tabaco para enrollar sus propios cigarrillos, tabaco para pipas, tabaco para mascar, tabaco en polvo, sustitutos del tabaco (no para propósitos médicos); articulos para fumadores, incluyendo papel y tubos para cigarrillo, filttos para cigarrillos, latas de tabaco, cigarreras y ceniceros no de metales preciosos, sus aleaciones o revestimientos para todo lo anterior; pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos. $ No se aprecian los productos en la página web de la SIC. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. d) No.es necesario evaluar el carácter notorio de las marcas base de la oposición toda vez que los signos confrontados no generan riesgo de confusión. PHILIP.
MORRIS interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 57708. Por Resolución 73054 del 27 de diciembre de 2010, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición interpuesto confirmando la Resolución 57708. Por Resolución 36412 del 15 de junio de 2012, el Superintendente Delegado para la Propiedad Intelectual de la SIC resolvió el recurso de apelación interpuesto, señalando lo siguiente: a) Reconociendo la notoriedad de la marca MARLBORO, para distinguir cigarrillos, productos comprendidos en la Clase 34, para el periodo entre los años 1999 a 2007. b) Confirmando la decisión contenida en la Resolución 57708.
PHILIP. MORRIS presentó demanda ante el Consejo de Estado de la República de Colombia a fin de anular las resoluciones administrativas antes mencionadas. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió a trámite la demanda y dispuso que se notifique a la SIC, a HERNANDARIAS y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Argumentos de la demanda de PHILIP MORRIS:. La marca MARLBORO y su elemento gráfico conocido como el diseño del techo tienen un altísimo nivel de notoriedad. La SIC expresamente reconoce que los elementos gráficos de la marca VELOX (mixta) tiene ciertas similitudes con el elemento gráfico conocido como el diseño del techo. La marca VELOX (mixta) utiliza una figura geométrica irregular, la cual busca parecerse al diseño del techo.
La marca VELOX (mixta) tiene la misma arquitectura que la de los registros mixtos de MARLBORO. Existen elementos probatorios que le permiten a la SIC establecer que la concepción del diseño de la marca VELOX (mixta) es una imitación y reproducción parcial de las MARLBORO (mixtas) y MARLOBORO 4 3.6. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8.
LIGTHS (mixtas) y de imitación y reproducción total de la marca FIGURATIVA (diseño del techo). La marca VELOX (mixta) busca aprovechar el reconocimiento y posicionamiento de las marcas MARLBORO para generar una asociación entre los consumidores y así capitalizar el reconocimiento y prestigio adquirido por PHILIP MORRIS en sus marcas. Argumentos de la contestación de la SIC: Se concedió el registro de la marca VELOX (mixta) al considerar, entre otras razones, que no se encontraba incursa en causal alguna de irregistrabilidad.
La marca VELOX (mixta) no genera riesgo real o potencia! alguno de asociación y/o confusión frente a los signos opositores. Cada uno de los signos materia de controversia cuenta con la suficiente fuerza distintiva como para ser considerada susceptible de registro. Desde el punto de vista figurativo no se presenta riesgo alguno ya que la composición de los signos difiere sustancialmente entre unos y otros.
Ni la expresión VELOX ni MARLBORO gozan de significación en la lengua castellana, por lo cual son, desde el punto de vista denominativo, consideradas como marcas de fantasía. Desde el punto de vista gráfico la marca demandada presenta diferencias en su composición ya que va acompañada de un tipo especial de letras y está compuesta por figuras geométricas claramente diferenciables de las marcas opositoras.
El signo de la accionante se caracteriza por la inclusión de la representación gráfica de un escudo y además, al igual que la marca demandada, por una fuente particular que las diferencia del signo demandado. El signo solicitado no constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido, toda vez que para el 25 de octubre de 2010 la marca MARLBORO no era un signo distintivo notoriamente conocido.
Argumentos del tercero interesado, HERNANDARIAS: No obra en el expediente la contestación de HERNANADARIAS. Pon NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.” Procede la interpretación del referido artículo, debido a que la controversia radica en una presunta causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión con una marca notoriamente conocida.
De oficio se interpretará el Literal a) del Artículo 136 de la referida norma, en la medida que la controversia radica en una presunta causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión con marcas registradas. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas mixtas. Comparación entre marcas mixtas y figurativas. La marca notoriamente conocida. Análisis de registrabilidad cuando el signo opositor es una marca notoria pero de uso común. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo _136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (..) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero O con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(y 6 1.1. 1.2. En vista de que en el proceso interno se discute si la marca VELOX (mixta)? y las marcas MARLBORO (mixta)? y figurativas*!, son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(..)" Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, 12 a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de 10 vox ne pl Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 7 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca.
Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:13 a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 14 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta Ibídem. Ibidem. 1.7. 2.1. 2.2. 2.3. su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre marcas mixtas La controversia radica en la presunta confusión entre la marca VELOX (mixta) y la marca MARLBORO (mixta), por ello es necesario que se proceda a comparar los signos teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos y gráficos.
En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.15 Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, se deberá tomar en cuenta lo siguiente16: 16 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 de fecha 13 de junio de 2016.
Ibidem. a) b) c) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
(ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (ii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 10 2.4. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.
Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. Comparación entre marcas mixtas y figurativas Como uno de los extremos de la controversia radica en la presunta confusión entre la marca VELOX (mixta) y las marcas de (figurativa) y (figurativa), es necesario que se proceda a comparar los signos teniendo en cuenta que están conformados por elementos mixtos y gráficos.
Las marcas gráficas son definidas corno un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo predominante en esta clase de marca, es el sujeto escogido en su forma gráfica. Además, sobre este tipo de marcas el Tribunal ha manifestado que las marcas gráficas, llamadas también visuales, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas.
La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir.” Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto.
En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir tres elementos, a saber: a) Eltrazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. c) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y Ver Interpretación Prejudicial en el Proceso 09-1P-94 de fecha 24 de marzo de 1995. 11 3.5. 3.6. 3.7. 4.1. el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro?8, El cotejo de marcas mixtas y figurativas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, denominativo e ideológico.
En el análisis deberá efectuarse una comparación de los elementos antes mencionados, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, en la idea o concepto que la marca suscite en la mente de quien la observe, o en los colores que contienen; teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.
Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas, se debe tomar en cuenta lo señalado en el literal b) del numeral 2.3. de la sección D referido a las reglas para comparar marcas mixtas. Al comparar marcas figurativas, se debe, no obstante, aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas.
Sobre la base de los criterios expuestos se deberá establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre la marca VELOX (mixta) y las marcas Pa (figurativa) y Pa (figurativa), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.
La marca notoriamente conocida. Análisis de registrabilidad cuando el signo opositor es una marca notoria pero de uso común MARLBORO alegó que sus marcas MARLBORO (mixta), y» (figurativa) y PS (figurativa) son notoriamente conocidas, sin embargo, no se le ha concedido la protección especial que supone dicha calidad. Sobre el particular, la SIC consideró que los signos en conflicto son diferentes, por lo que no se configura el riesgo de confusión; además, señala que las figuras de polígonos son de uso común para la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.
En ese sentido, resulta pertinente tener en cuenta el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal h), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (-.-) Ver Interpretación Prejudicial en el Proceso 161-1P-2015 de fecha 27 de octubre de 2015. 12 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceplible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero oO con sus productos oO servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.*9 El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.
El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca.?0 La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella?!, concluyéndose que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de la especialidad y territorialidad.
Igualmente, la protección que otorga el Artículo 227 de la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el Literal b) del Artículo 229 de la Decisión 486 dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el país miembro.?2 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016.
Ibidem. Ibídern. De modo referencial, ver Proceso 67-1P-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 12. 13 4.6. 4.7. 4.8. La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición23, El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486.
En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el artículo previamente citado. 24 Resulta esencial que se determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca.25 En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia deberá tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con el Literal h) del Artículo 136 y los Literales a), b), y c) del Artículo 226 de la Decisión 486.
Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario:?6 a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión 23 24 25 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de fos productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, í) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca prolección; $) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigdedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016.
Ibidem. 14 4.9. b) d) directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.27 Es importante tener en cuenta que en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado.?8 El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Este supuesto se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.?2 En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es necesario que se establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de 27 28 29 MONTEAGUDO, Montiano. La Protección de la Marca Renombrada.
Civitas, Madrid, 1995, p. 283. De modo referencial, ver Proceso 66-IP-2015, p. 19. Ibidem. 15 notoriedad. La determinación de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos, como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc,30 4.10.
Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4.11. Por lo expuesto, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumidor. 4.12.Por otro lado, se deberá determinar si las figuras de las marcas de MARLBORO son de uso común en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que esto podria afectar el análisis de registrabilidad que se realice.
Esto es una variable de mucho peso al analizar el poder de oposición de una marca notoria. 4.13.En consecuencia, se deben analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2012-00365, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Eu) De modo referencial, ver Proceso 151-1P-2014 del 2 de enero de 2015, p. 26. 16 H) Cecilia de AE Guunteros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17