Año XXXIII – Número 2878 Lima, 24 de noviembre de 2016 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 05-IP-2016 Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2011-00241Referencia: Signos involucrados: TECNODIESEL (mixta) y TECNODIESEL (denominativo) PROCESO 42-IP-2016 Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima (Perú) Expediente interno del Consultante: 05899-2014-0-1801-JR-CA26 Referencia: Marcas involucradas DOLFLAMED (denominativa) y DOLOFLAM (denominativa) PROCESO 56-IP-2016 Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2014-00136 Referencia: Marcas involucradas: EASYFLY.COM.CO (mixta) Vs. EASYJET (denominativa) Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 224/11/2016 2 de 48 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 5 de septiembre de 2016 Proceso: 05-IP-2016 Asunto: 1 nterpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia.
Expediente interno del Consultante: 2011-00241 Referencia: Signos involucrados: TECNODIESEL (mixta) y TECNODIESEL (denominativo) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 024, recibido el 13 de enero de 2016, mediante el cual Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b}, 136 literal b) y 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2011-00241; y, El Auto de 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: TECNODIESEL LIMITADA 1 GACETA OFICIAL Demandado: 224/11/2016 33 de 48 Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero interesado: Guillermo García Simijaca 2. Hechos relevantes 2.1. El 22 de marzo de 2005, GUILLERMO GARCIA SIMIJACA solicitó el registro de la marca TECNODIESEL (mixta)1 para distinguir servicios comprendidos en la Clase 372 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
TECNO DIESEL 2.2. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, TECNODIESEL LTOA. presentó oposición fundamentada en el uso previo del nombre comercial TECNODIESEL (denominativo). 3 2.3. El 16 de julio de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 24515, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca TECNODIESEL (mixta). 2.4.
TECNODIESEL LTDA. presentó recurso de apelación en contra de la Resolución 24515. 2.5. El 9 de septiembre de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 45884, resolvió confirmar la Resolución 24515.
2.6. TECNODIESEL LTOA interpuso acción de nulidad en contra de las resoluciones 24515 y 45884. 2.7. El 25 de junio de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la 1 Expediente interno No. 05-26144. 2 Servicio de reparación y mantenimiento de motores diésel, repuestos para motores diésel, servicios de reparación de bombas, inyectores y turbos diésel. 3 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo. 2 GACETA OFICIAL 224/11/2016 4 de 48 interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b), 136 literal b) y 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.
Argumentos de la demanda TECNODIESEL LTOA. interpuso demanda en la que manifestó que: 3.1. TECNODIESEL LTDA., se constituyó el 10 de marzo de 1979 bajo el nombre EQUIPOS TÉCNICOS LIMITADA EQUITEC CQT siglas C.Q.R., luego el 16 de diciembre de 1982, cambió su nombre a EQUIPOS TÉCNICOS L TOA. DE PEREIRA (EQUITEC C.Q.R.) EQUITEC C.Q.R. y finalmente el 24 de mayo de 2002, cambió su nombre a TECNODIESEL LIMITADA. 3.2.
El 5 de diciembre de 1996, se autorizó la apertura de una sucursal en la ciudad de Cali, la cual se denominó TECNODIESEL L TOA-SUCURSAL CALI, la que realizó el primer uso del nombre comercial TECNODIESEL. 3.3. Sobre la base del primer uso del nombre comercial TECNODIESEL, debe negarse el registro del signo TECNODIESEL (mixto) solicitado. 3.4.
Demostró durante el proceso el uso del nombre comercial con facturas de venta, las cuales son anteriores a la solicitud de registro del señor GUILLERMO SOSA SIMIJACA. 3.5. No se valoraron las pruebas presentadas y que probaron el uso del nombre comercial TECNODIESEL. 4. Argumentos de la contestación a la demanda 4.1. La SJC presentó contestación a la demanda señalando que: 4.1.1.
Pese a que la sociedad opositora se presentó en el mercado bajo el nombre comercial TECNODIESEL, según las pruebas aportadas, las mismas no pueden tenerse como prueba suficiente de la existencia del nombre comercial, ya que, para efectos de la prosperidad de una oposición, se requiere conforme la norma andina, prueba de uso que sea pública y continua, situación que no se advierte en el proceso de referencia. 4.1.2.
La mayoría de documentos aportados se refieren al año 1997, sin que se mencionen periodos de tiempo posteriores a fin de acreditar un uso continuo del nombre comercial, por lo cual no es procedente una oposición de un signo solicitado en el año 2005. 3 GACETA OFICIAL 224/11/2016 5 de 48 4.1.3. Si bien como complemento de información se agregó al expediente 32 facturas el 15 de agosto de 2008, estas fueron muy pocas por lo que no es significativo como para acreditar el uso del nombre comercial. 4.1.4.
Al no haberse probado el uso del nombre comercial, no es pertinente comparar los signos en conflicto. 4.2. El señor GUILLERMO GARCÍA SIMIJICA contestó a la demanda en los siguientes términos: 4.2.1. Se opone a las pretensiones de la demanda y se adhiere a los argumentos expuestos por la Superintendencia de Industria y Comercio. 4.2.2. De las pruebas aportadas por la actora, no se demuestra el uso real y efectivo del nombre comercial, debido a que su alcance se limita a acreditar el estado de la compañía desde el punto de vista societario. 4.2.3.
El signo solicitado no incurre en ninguna prohibición legal ya que sólo protege servicios y no vende productos. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134,135 literal b}, 136 literal b} y 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina4 • Procede la interpretación solicitada, excepto la del Artículo 134 y 135 literal b) ya que en el objeto de la controversia no se discute el concepto de marca, ni se trata un tema de distintividad. 2.
De oficio se interpretarán los artículos 192 y 193 de la Decisión 4865, al tratarse de un tema de nombre comercial. 4 "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;, r "Articulo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa·.
J "Articulo 192.- El titular de un nombre comercial podra impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. 4 GACETA OFICIAL C. 224/11/2016 6 de 48 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. El nombre comercial y su prueba de uso. 3. Comparación entre signos denominativos y mixtos. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 1.1. Como en el proceso interno se discute si los signos TECNODIESEL (mixto) y TECNODIESEL (denominativo) son confundibles, es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal b), manifiesta que: ''Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
( )" 1.2. Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales6• Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los arlfculos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda•.
MArticulo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el arliculo 191". 6 Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-JP-2006;
Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del 5 ó ¡ GACETA OFICIAL 224/11/2016 7 de 48 1.3. En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee7• 1.4.
En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económicaª. 1.5. Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante9 • 1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos 10: Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24IP-2009. 7 e Proceso 397-IP-2015. lbldem. 9 Ibídem. 10 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de 6 GACETA OFICIAL 224/11/2016 8 de 48 1.6.1.
La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta por lo que al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza que identifica el signo solicitado. 1.7.
En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.8. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. 1.9.
En el caso concreto, deberá verificarse en primer lugar la similitud o identidad entre los signos en conflicto, para luego analizar si los servicios que pretende proteger el signo solicitado, son confundibles con las actividades del nombre comercial opositor. octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 7 GACETA OFICIAL 2. 224/11/2016 9 de 48 El nombre comercial y su prueba de uso 2.1.
La sociedad demandante afirma que es titular del nombre comercial TECNODIESEL por lo que la marca solicitada, fue concedida en violación del literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486, en razón de lo cual se analizará este tema 2.2. El Artículo 136, literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial 1 1. 2.3.
El Artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones: • El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. • Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.
El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión( ). • Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. • El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. • El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social 12·,, 12 Proceso 40-IP-2013.
Si bien la nonna hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el titulo XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión que será tratada en el literal F. de la presente Interpretación Prejudicial.
GACETA OFICIAL 224/11/2016 10 de 48 Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial 2.4. Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. 2.5. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso.
Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.
El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: "El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercia/ que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (...) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.
Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia( ) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro." {Proceso 45-IP-98.
Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N ª 581, de 12 de julio de 2000). c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. 9 GACETA OFICIAL 224/11/2016 11 de 48 d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. 2.6.
El uso constante teniendo en cuenta la naturaleza de los productos comercializados. El uso real es aquel que se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del intercambio de bienes y servicios. Y es efectivo aquel que corresponde con la naturaleza del producto y su modalidad de comercialización. 2.7. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.
Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. 2.8. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabria ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor. 2.9.
La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro Marcario haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que, de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro Marcario al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados13. 2.10.
En tal ·sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse o contables, documentos mediante facturas comerciales, certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 2.11. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo comerciales o documentos publicaciones, publicidad, en 13 Revisar Proceso 99-IP-2014. 10 GACETA OFICIAL 224/11/2016 12 de 48 comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 2.12.
Dentro del proceso interno, se deberá verificar que el nombre comercial opositor, fue utilizado de manera real y efectiva, de acuerdo a lo determinado en la presente interpretación prejudicial. Protección en relación con signos idénticos y similares 2.13. El Artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que, en relación con derechos de terceros, un signo no podrá registrarse como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión o de asociación. 2.14.
Por lo anterior, quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera generar riesgo de confusión o de asociación, teniendo como base una protección nacional de dicho nombre comercial, tal y como se plasmó en el acápite anterior. 2.15.
Por otro lado, el Artículo 192 de la misma Decisión consagra la protección del nombre comercial en relación con el uso de signos distintivos idénticos o similares a éste, pero atendiendo siempre a que se configure el riesgo de asociación o de confusión, y a que se pruebe el uso real y efectivo del nombre comercial en parte o todo el territorio nacional. 2.16.
Es importante advertir, que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para así determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.
De la conclusión a que se arribe dependerá, entre otros requisitos, la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. 3. Comparación entre signos denominativos y mixtos 3.1. Como la controversia informa de la presunta confusión entre signos denominativos y mixtos, es necesario que se analice los parámetros de comparación. 11 GACETA OFICIAL 224/11/2016 13 de 48 3.2.
Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se encuentran conformados por secuencias lingüísticas o gramaticales, formadas por una o varias letras, palabras y/o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: 14 a) Sugestivos, que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; o, b) Arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. 3.3.
En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos, el Tribunal consultante debe realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 15 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. {ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.4.
En congruencia con el desarrollo de la presente interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo entre los signos denominativos en conflicto de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, 14 /bid. 15 Véase. a modo referencial, la interpretación prejudicial pronunciada en el Proceso 88-IP-2015, pp. 10-11. 12 GACETA OFICIAL 224/11/2016 14 de 48 con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos confrontados. 3.5.
Cuando se realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y mixtos, se deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto '116. 3.6. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, "en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que(...) suscita en el consumidor( ) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores"t7. 3.7.
Con base a estos criterios se deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos, de acuerdo a las reglas de comparación ya indicadas.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2011-00241, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 16 Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). 17 Fernández-Novoa, Carlos, "Fundamentos de Derecho de Marcas·.
Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239. 13 GACETA OFICIAL 224/11/2016 15 de 48 La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. /tv' t Cecilia L: yl�eros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente ta presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 14 GACETA OFICIAL 224/11/2016 16 de 48 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016 Proceso: 42-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima (Perú) Expediente interno del Consultante: 05899-2014-0-1801-JR-CA-26 Referencia: Marcas involucradas DOLFLAMED (denominativa) y DOLOFLAM (denominativa) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio No. 5899-2014-0/StaSECA-CSJLI-PJ, recibido el 27 de enero de 2016, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno Nº 05899-2014-01801-JR-CA-26.
El Auto de 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno 1 224/11/2016 GACETA OFICIAL 2. 17 de 48 Demandante: JOHNSON & JHONSON Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú. Tercero interesado: ALBIS S.A. Hechos relevantes 2.1. El 27 de abril de 2012, ALBIS S.A. (en adelante, ALBIS) solicitó el registro de la marca DOLFLAMED (denominativa), para distinguir "productos farmacéuticos", productos comprendidos en la Clase 5 de la "Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas", instituida por el Arreglo de Niza (en lo sucesivo, "la Clasificación Internacional de Niza") 1. 2.2.
Publicada la referida solicitud en el Diario Oficial El Peruano, JOHNSON & JOHNSON formuló oposición, el 20 de junio de 2012, fundamentada en el registro previo de su marca DOLOFLAM 2 (denominativa) para amparar productos de la Clase 53 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.3. El 20 de marzo de 2013, mediante Resolución 0848-2013/CSD INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el INDECOPI) declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo DOLFLAMED (denominativo). 2.4.
El 17 de abril de 2013, JOHNSON & JOHNSON interpuso recurso de apelación contra la Resolución 0848-2013/CSD-INDECOPI, en el extremo en el que se declaró infundada su oposición. 2.5. El 2 de abril de 2014, mediante Resolución 0258-2014frPI-INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la Resolución 0848-2013/CSD-INDECOPI.
Expediente administrativo 491747-2012/DSO. 2 Certificado 16866. 3 Productos fannacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o anímales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos: fungicidas, herbicidas. 2 GACETA OFICIAL 224/11/2016 18 de 48 2.6.
El 2 de julio de 2014, JOHNSON & JOHNSON interpuso demanda contencioso administrativa en contra de las Resoluciones 08482013/CSD-INDECOPI y 0258-2014/TPI-INDECOPI. 2.7. El 10 de agosto de 2015, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda. 2.8.
El 20 de agosto de 2015, JOHNSON & JOHNSON presentó recurso de apelación contra la Sentencia de 10 de agosto de 2015. 2.9. El 25 de enero de 2016, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emita interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 3.
Argumentos de la demanda contencioso administrativa de JOHNSON & JOHNSON: 3.1. Es evidente el poco esfuerzo empleado por la solicitante de la marca DOLFLAMED (denominativa) ya que tan solo difiere de la vocal "O" respecto de la marca registrada DOLOFLAM, agregando las letras ED al final que no le brindan diferenciación alguna. 3.2. No es posible la coexistencia pacifica de los signos denominativos DOLFLAMED y la marca DOLOFLAM por su similitud gráfica, por lo que debe denegarse su registro. 3.3.
No puede desconocerse que, en el mercado de productos farmacéuticos, no se aplica una rigurosa medida de control para el expendio de medicinas, ya que, en la mayoría de casos, al no contar con personal idóneo no se exige la presentación de recetas médicas. 3.4. La solicitud de registro está incursa en el Artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 4.
Argumentos de la contestación a la demanda por parte de INDECOPI: 4.1. Las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los signos en conflicto establecen que sea posible la coexistencia pacifica de los mismos. 4.2. El signo solicitado cuenta con los elementos particulares que lo diferencian de la marca de propiedad de la actora. 3 GACETA OFICIAL 224/11/2016 19 de 48 4.3.
Desde el punto de vista fonético, los signos en conflicto, difieren en la secuencia de vocales (0-0-A/0-A-E) y si bien presentan distinta secuencia de consonantes, dada la diferente conformación de sílabas que los conforman (DO-LO-FLAM/ DOL-FLA-MED} se concluye que la pronunciación y entonación es distinta en cada signo. 4.4. Desde el punto de vista gráfico, si bien los signos comparten algunas de sus letras, difieren por la presencia adicional de las letras O, E y D lo que determina que los signos susciten impresiones visuales diferentes en su conjunto. 4.5.
Respecto al expendio de productos farmacéuticos sin receta, esto no significa que el consumidor medio deje de examinar el producto después de haber sido adquirido para verificar si coincide con el que solicita. Contestación por parte de ALBIS: 4.6. No se encontró copia del escrito de contestación a la demanda contencioso administrativa por parte de ALBIS, tercero interesado en el proceso interno. 5.
Fundamentos de la sentencia de primera instancia La sentencia de primera instancia judicial declaró infundada la demanda al considerar fundamentalmente lo siguiente: 5.1. Las partículas DOLO y FLAM se encuentran dentro del contexto de varias marcas registradas a favor de terceros tales como: DOLO DIF, DOLO G& R, DOLO G& R, DOLO VITAFLAM, DOLOFLU, DOLOGINA, ARCOFLAM, ARTRIFLAM, BETAFLAM, BUCOFLAM, CATAFLAM entre otras. 5.2.
El signo solicitado DOLFLAMED y la marca registrada DOLOFLAM suscitan impresiones diferentes desde los planos gráfico y fonético, ya que difieren en sus secuencias vocálicas, en sus sílabas tónicas, en sus terminaciones todo to que genera que sean pronunciadas de manera diferente y que tengan impactos visuales distintos. ! 5.3. No existe riesgo de confusión y de asociación entre los signos confrentados. 6.
Argumentos del recurso de apelación de sentencia expuestos por JOHNSON & JOHNSON: 6.1. Enunció los mismos argumentos contenidos en la demanda contencioso administrativa. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 4 GACETA OFICIAL 224/11/2016 20 de 48 El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la interpretación solicitada4• C. TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos denominativos. Análisis de registrabilidad de marcas farmacéuticas. Las partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas. 2. 3. 4.
D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. 1.1. Se analizará este tema en virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo solicitado DOLFLAMED (denominativo) respecto de la marca registrada DOLOFLAM (denominativa). 1.2.
En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. •Articulo 136.· No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) (... )". sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 5 GACETA OFICIAL (...)". 224/11/2016 21 de 48 respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 1.3.
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor5. a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.4.
Al resolver la controversia, se debe examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados6. b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, 5 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-IP-2015, pp. 9-10. 6 Véase, por ejemplo. las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 15-IP2013, p. 5; y del Proceso 519-IP-2015, p. 6. 6 GACETA OFICIAL 224/11/2016 22 de 48 la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia7. c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan 8 • d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante9. 1.5.
Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 10 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.6. En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará 7 lbld. e Asi, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-IP-2015, pp. 11-12. 9 lbld. 10 Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-IP-2015, p. 8. 7 GACETA OFICIAL 224/11/2016 23 de 48 en la imagen imperfecta que conserva en la memoria 1 1.
Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles 12. Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento 13• 1.7.
Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor14 • 1.8.
Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibi/idad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir 15. De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro.
En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican 11 Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-IP-2014, p. 12; el Proceso 14-IP-2009, p. 6: y el Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (fJCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00. 12 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI e/ Shaker. asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és KereskedeJmi KFT e/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26. 1:J Véase, en ese sentido, la interprelación prejudicial recaída en el Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Sarilla e/ OHMI - Brauerei SchlOsser (AUXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone e/ EUIPO- Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18.
Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso "Mars·. asunto C-470/93, apartado 24; citada en ta Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmelics e/ Lancaster Group, asunto c. 220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas e/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Artículos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamento", en el cual el TJCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: "El Gobierno alemán considera que /as soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor norma/mente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas�. 14 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial dictada dentro del Proceso 316-IP-2015. 1S En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 512-IP-2014 de 15 de julio de 2015. 8 GACETA OFICIAL 224/11/2016 24 de 48 productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables16. 1.9.
De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2. Comparación entre signos denominativos 2.1.
Como la controversia discutida en el proceso interno radica en parte en la posibilidad de confusión entre el signo solicitado DOLFLAMED (denominativo), solicitado, con la marca registrada DOLOFLAM (denominativa), es necesario que se proceda a compararlos, teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto 17• 2.2.
Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se encuentran conformados por secuencias lingüísticas o gramaticales, formadas por una o varias letras, palabras y/o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: 18 2.3. a) Sugestivos, que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; o, b) Arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, se debe tomar en cuenta los siguientes criterios: 2.3.1. Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función 16 Así, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-IP-2015, ya citada. 17 Véase, por ejemplo, la inlerpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 529-IP-2015 de 19 de mayo de 2016. 18 /bid. 9 GACETA OFICIAL 224/11/2016 25 de 48 diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.2.
Se debe tener en cuenta, la silaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.3. Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.4. Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4 En congruencia con el desarrollo de la presente interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo entre los signos denominativos en conflicto de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos DOLFLAMED (denominativo), y DOLOFLAM (denominativo). 3.
Análisis de registrabilidad de marcas farmacéuticas 3.1. Los signos en conflicto amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, es pertinente tratar el examen de los signos que distinguen productos farmacéuticos. 3.2. El examen de los signos que amparan productos destinados a la salud humana y animal, merecen mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores.
Por lo tanto, en estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. 3.3. Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaría, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad 19. ' 3.4.
Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura 'curativa personal', según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la 19 Proceso 8-IP-2013. 10 GACETA OFICIAL 224/11/2016 26 de 48 automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos20. 3.5.
Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno21. 3.6.
Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas22. 3.7.
Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y que, además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente23. 3.8.
De conformidad con lo anterior, se debe determinar la registrabilidad del signo DOLFLAMED (denominativo), examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados temas tan sensibles como la salud y la vida. 20 Ibídem. 21 Proceso 30-IP-2000. 22 Proceso N º 68-IP-2001.
Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena W 765, de 27 de febrero de 2002. Proceso 183-IP-2011. 11 GACETA OFICIAL 4. 224/11/2016 27 de 48 Las partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas 4.1. Se afirma en la sentencia de primera instancia que las partículas DOLO y FLAM se encuentran en varias marcas registradas a favor de terceros.
Por lo antes expuesto, se analizará lo relacionado a las partículas de uso común dentro de las marcas farmacéuticas. 4.2. En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.
Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación24. 4.3. No obstante, si la exclusión de las partículas o palabras de uso común, llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional dichos elementos, bajo la premisa que el signo opositor tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 4.4.
En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia "la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto de la marca25• 4.5.
Una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre una partícula de uso común. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.
Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos 24 Proceso 30-IP-2000. 25 Proceso 78-IP-2003, publicado en la G.0.A.C. 998 de 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET. 12 GACETA OFICIAL 224/11/2016 28 de 48 entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente, teniendo en cuenta la previsión plasmada en el punto 4.3. 26 4.6.
En atención a todo lo expuesto, se deberá determinar si las partículas "DOLO" y "FLAM" son de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y si debe o no ser descartada del análisis de los signos en conflicto. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 05899-2014-0-1801-JR CA-26, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magis dos que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el últim del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. MJJ Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hugo MAGISTRADO ac De acuerdo con -el.A:rtfc� 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretació u cial el Presidente y el Secre io..
J: ero Z brano, 4>RES1rDENTE 26 13 Proceso 31-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 965 de 8 de agoslo de 2003, marca: & MIXTA GACETA OFICIAL 224/11/2016 29 de 48 Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 14 224/11/2016 GACETA OFICIAL 30 de 48 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de septiembre de 2016 Proceso: 56-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2014-00136 Referencia: Marcas involucradas: EASYFLY.COM.CO (mixta) Vs. EASYJET (denominativa) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 0210 recibido el 28 de enero de 2016, mediante la cual Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita interpretación prejudicial de los artículos 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2014-00136; y, El Auto de 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: EASYGROUP IP LICENSING LIMITED 1 GACETA OFICIAL 2. 224/11/2016 31 de 48 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero interesado: EMPRESA AÉREA DE SERVICIOS Y FACILITACIÓN LOGISTICA INTEGRAL S.A. -EASYFLY S.A. Hechos Relevantes EMPRESA AÉREA DE SERVICIOS Y 2.1.
El 4 de agosto de 2008, FACILITACIÓN LOGISTICA INTEGRAL S.A. -EASYFLY S.A. (en adelante, EASYFLY) solicitó el registro de la marca EASYFLY.COM.CO (mixta) 1 para distinguir servicios comprendidos en la Clase 392 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.2.
Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 597, no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 2.3. El 11 de febrero de 2009, mediante Resolución 5573 la SIC concedió el registro de la marca EASYFLY.COM.CO (mixta) para distinguir servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.
2.4. EASYGROUP IP LICENSING LIMITED (en adelante, EASYGROUP) presentó acción de nulidad en contra de la Resolución 5573, fundamentando su demanda en el hecho de ser titular de la marca EASYJET (denominativa) en Francia desde el año 1995 y como marca comunitaria en Europa desde el año 2002, además de la marca en Colombia, solicitada el 16 de septiembre de 2009 y concedida mediante Resolución 51425 de 27 de septiembre de 2010. 2.5.
EASYFL Y, contestó la acción de nulidad presentada en su contra. Expediente interno 08-080767_ 2 Transporte; embalaje y almacenaje de mercancias; organización de viajes, en especial; servicios de venia de tiquetes aéreos, renta de automóviles, venta de planes de cruceros. 2 GACETA OFICIAL 224/11/2016 32 de 48 2.6. El 25 de junio de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del Artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486. 3.
Argumentos de la demanda EASYGROUP interpuso demanda en la que manifestó que: 3.1. A la fecha en que se solicitó el registro de la marca EASYFLY.COM.CO (mixta) en Colombia, ya se encontraba registrada en Francia y renovada a nombre de EASYGROUP la marca EASYJET (denominativa) a favor de EASYGROUP. 3.2. Considerando la confundibilidad que existe entre la marca EASY JET (denominativa) y el signo EASYFLY.COM.CO (mixto) en Colombia, no se la debió conceder, ya que se vulneraron los derechos que le asisten a EASYGROUP, en virtud de la Convención Colombo-Francesa de 1901, al contar con el registro de su marca EASYJET (denominativa) en Francia. 3.3.
En virtud del registro de la marca EASYJET (denominativa) en Francia y de los artículos 1, 2 y 3 de la Convención sobre Propiedad Industrial entre Colombia y Francia de 1901, EASYGROUP indiscutiblemente tenia sobre dicha marca un derecho previamente adquirido en Francia que fue quebrantado por la concesión del registro de la marca EASYFLY.COM.CO (mixta) para la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.4.
Pese a que coexisten las marcas en Colombia, ya que la SIC aparentemente no las consideró confundibles al otorgar la marca posteriormente solicitada EASYJET (denominativa), ello no obsta para que se demande la nulidad del registro de la marca EASYFLY.COM.CO (mixta) dada la confundibilidad con la marca EASY JET (denominativa) en Francia. 3.5.
Ambas marcas están escritas en idioma inglés, compartiendo ortográfica y conceptualmente el signo EASY como prefijo, el cual traducido al español significa "fácil" de gran recordación en la mente del consumidor. 3.6. Ambos signos están acompañados de otros términos como son "FLY" y "JET", muy similares desde el punto de vista conceptual. 3.7.
Los consumidores por el uso común del inglés en lo relacionado a transporte aéreo de personas y mercancías, viajes y turismo, las asumirán como relacionadas, sin poder diferenciar uno y otro signo, ni sus orígenes empresariales, o bien pudiéndolos diferenciar, podrían 3 GACETA OFICIAL 224/11/2016 33 de48 asumir que existe un vínculo económico o jurídico entre sus titulares, lo cual no corresponde a la realidad. 3.8.
Los signos identifican los mismos servicios, por lo que existe un riesgo de confusión directo e innegable, así como un riesgo de asociación entre los orígenes empresariales. 3.9. EASYJET (denominativa) es una marca notoriamente conocida para servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza en Colombia, por efecto de la magnitud de su uso en la industria de aviación, no solo para los consumidores finales, como los viajeros, sino para comercializadores de los servicios como agencias de viaje y competidores, por efecto del tamaño de la operación de los servicios que presta. 3.10.
Es titular de la marca EASYJET (denominativa) en cincuenta y un palses diferentes. 4. Argumentos de la contestación a la demanda 4.1. La SIC presentó contestación a la demanda señalando en lo principal lo siguiente: I 6� 4.1.1. El signo solicitado era apto para registro y no existe violación del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 4.1.2.
La marca EASYJET (denominativa) está compuesto por una sola palabra conformada por 7 letras, en tanto que el signo EASYFLY.COM.CO conformada por tres palabras separadas cada una de ellas por un punto, la primera palabra compuesta por 7 letras, la segunda por 3 letras y la última por 2 letras. 4.1.3. Aun cuando comparten la partlcula "EASY", la cual traducida al español es "fácil" por lo que hay que tener en cuenta que el resto de su conjunto la hace diferente del signo que se le opone. 4.1.4.
No existe riesgo de confusión por ser diferentes, su composición fonética, y su pronunciación es distinta. 4.1.5. Las marcas en conflicto presentan unidades lingülsticas que se diferencian al terminar una en JET y la otra en FLY.COM.CO, permitiendo al consumidor singularizar una de otra. 4 GACETA OFICIAL 224/11/2016 34 de 48 4.2. EASYFLY por su parte, contestó la demanda en los siguientes términos: 4.2.1.
La Convención de Propiedad Intelectual entre Colombia y Francia de 1901 sólo es aplicable a los ciudadanos franceses y a los ciudadanos colombianos. 4.2.2. En el presente caso EASYGROUP es una sociedad constituida en Inglaterra y Gales, por lo que no entra dentro de la categoría de ciudadano francés. 4.2.3. El registro de la marca EASYFLY.COM.CO (mixta) fue legalmente concedida. 4.2.4.
Ya es titular de la marca EASYFLY (denominativa) para amparar servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.5. EASYFLY.COM.CO es una marca notoriamente conocida al tratarse de una aerolínea nacional. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La autoridad consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 3de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la interpretación solicitada. 2. De oficio se interpretarán los artículos 224, 225, 226, 228 y 229 de la Decisión 4864 para tratar el tema de la notoriedad de los signos en conflicto. 3 ·Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(...) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario". 4 "Articulo 224.• Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pals Miembro por el sector perlinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido".
"Articulo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Titulo, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del Pals Miembro". 5 GACETA OFICIAL 224/11/2016 35 de 48 "Articulo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el usa del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticas o similares a los que se aplique.
También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de tos efectos siguientes: a) Riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) Daño económico o comercial injusto al titular del signa por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitaria del signo; o, c) Aprovechamiento injusta del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier media de comunicación, incluyendo los electrónicos·.
( )" "Articulo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: 6 I9- a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro; b) La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pafs Miembro; c) La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en la que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plana internacional como en el del Pals Miembro en el que se pretende la protección; f) El grado de distinlividad inherente o adquirida del signa; g) El valor cantable del signo como activo empresarial; h) El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado temtorio; o, i) La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) Los aspectos del comercio intemacional; o, k) La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pals Miembro o en el extranjero·.
"Articulo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo par el solo hecha que: a) No esté registrado o en trámite de registro en el Pafs Miembro o en el extranjero; 6 GACETA OFICIAL 224/11/2016 36 de 48 C. TEMAS OBJETO DE ANÁLISIS 1. 3. 4. 5. 6. Prevalencia del Ordenamiento Juridico Comunitario en relación con normas de carácter internacional. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Similitud ortográfica, gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos y denominativos. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad. La marca notoriamente solicitada a registro. Marcas en idioma extranjero.
D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Prevalencia del Ordenamiento Jurídico Comunitario en relación con normas de carácter internacional 2. 1.1. La demandante argumentó que es titular de la marca EASYJET (denominativa) en Francia, por lo que con la concesión del registro de la marca EASYFLY.COM.CO se vulneró lo establecido en el Convención Colombo - Francesa de 1901. 1.2.
De conformidad con lo anterior, es pertinente referirse a la prevalencia de la normativa comunitaria andina en relación con las normas de carácter internacional. 1.3. El Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino tiene como pnnc1p10 fundamental el de "Supremacía del Derecho Comunitario Andino". Dicho principio se encuentra soportado en otros tres principios: el de "Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino", el de "Aplicación Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino", y el de "Autonomia del Ordenamiento Jurídico Andino". 1.4.
El Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las Normas de Derecho Internacional, teniendo en cuenta las materias transferidas para la regulación por el legislador comunitario. En este marco, ha establecido que, en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que se configurara entre el Derecho Comunitario y las normas de derecho internacional.
No significa esto que la normativa interna sea derogada por la normativa comunitaria f 6� b) No haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Pals Miembro; o, e) No sea notoriamente conocido en el extranjero". (...r. 7 GACETA OFICIAL 224/11/2016 37 de 48 andina, sino que para el caso concreto la primera se convierte en inaplicable por el operador jurídico nacional5. 1.5.
Un punto fundamental al analizar el tema de la Supremacía del Derecho Comunitario Andino, como se dijo anteriormente, es el principio de "Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino". Este principio consagra como un verdadero "sistema jurídico" al Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, es decir, lo presenta como un todo coherente dotado de unidad, soportado en un conjunto de principios y reglas estructurales que se derivan de él mismo, sin que necesite de ningún otro ordenamiento juridico6• 1.6.
En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad -tanto el primario como el derivado- no depende ni se encuentra subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países.
En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, Convención Colombo- Francesa de 1901, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales7. 1.7.
Lo anterior, sin perjuicio de que los Países Miembros habilitados por la norma comunitaria, regulen determinados aspectos donde no existe regulación comunitaria (principio de complemento indispensable). 2. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión 5 Para mayor referencia de este tema revisar las siguientes interpretaciones prejudiciales: Proceso 11B-Al-2003.
Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-Al-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N" 1156, de 1O de mayo de 2005; Proceso 43-Al-20DO. Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N ° 1079, de 7 de junio de 2004;
Proceso 34-Al-2001. Sentencia de 21 de agosto de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N ° 839, de 25 de septiembre de 2002; Proceso 7-Al-98. Sentencia de 21 de julio de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N ° 490, de 4 de octubre de 1999; Proceso 2-IP-90. Interpretación Prejudicial de 20 de septiembre de 1990, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 69, de 11 de octubre de 1990;
Proceso 2-JP-88. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 33, de 26 de junio de 1998; Proceso 02-AN-86. Sentencia de 16 de abril de 1986, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 21, de 15 de julio de 198 7. entre otras. t b {)--: 6 lbldem. 7 Proceso 01·Al-2001.
Sentencia de 27 de junio de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 818, de 23 de julio de 2002. 8 GACETA OFICIAL 224/11/2016 38 de 48 directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 2.1. En vista de que en el proceso interno se discute si los signos EASYFL Y.COM.CO (mixto) y la marca EASYJET (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) ( )" 2.2. 2.3. e sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. 8 a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá verificar si en el examen realizado entre los signos confrontados se observó la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 1 O de junio de 2016. 9 6 GACETA OFICIAL 224/11/2016 39 de 48 (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 9 a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
Entre estas similitudes o semejanzas que pueden presentarse al cotejarse los signos en conflicto, para el caso concreto de los signos EASYFLY.COM.CO (mixto) y EASYJET (denominativo) asume relevancia la comparación que se haga del aspecto conceptual o ideológico (las ideas que evocan los signos) y del aspecto fonético. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal. d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. lbidem. 10 GACETA OFICIAL 2.4. 224/11/2016 40 de 48 Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 10 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 2.5. En el presente caso, se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 3.
Comparación entre signos mixtos y denominativos 3.1. En el caso en análisis se discute la posible confusión entre los signos confrontados EASYFL Y.COM.CO (mixto) y la marca EASYJET (denominativa), por lo que en este acápite se revisará este tema. 3.2. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 11 10 Ibídem. 11 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 472-JP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 11 GACETA OFICIAL 224/11/2016 41 de 48 3.3.
En consecuencia, al realizar la comparac1on entre marcas denominativas y mixtas. se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial 12, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 13 b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 14 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. I ó� 12 lbidem. 13 En lo que concíeme al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el Literal c), la siguiente precisión: "salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusión H. Dicha precisión no fue tomada en cuenta en pronunciamientos previos del Tribunal, en los que solo se indicaba lo siguiente: "Si al realizarla comparación se detennina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacfficamente en el ámbito comerciar.
Lo adicionado mediante la presente interpretación prejudicial resulta pertinente adicíonar debido a que uno de los supuestos en los que podria suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que, sin perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrían evocar una misma cosa, caracteristica o idea, lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de la otra marca. 14 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 12 GACETA OFICIAL 224/11/2016 42 de 48 (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras 15, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 16 3.4. a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma 15 Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. 16 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 13 6 GACETA OFICIAL 224/11/2016 43 de 48 una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. 3.5.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos EASYFLY.COM.CO (mixta) y la marca EASY JET (denominativa). Para su análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. 4. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad 4.1. Afirman tanto la compañía actora como la demandada que sus marcas son notoriamente conocidas, por lo que se analizará este aspecto. 4.2. Al respecto, la Decisión 486 en su Articulo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. 4.3.
En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente. 4.4.
El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca, estos factores influyen decisivamente para que adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria. b f !- 4.5.
Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. 14 GACETA OFICIAL 224/11/2016 44 de 48 4.6.
La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende -caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella. 4.7.
La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición. En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status. 4.8.
Reconocer la notoriedad corresponde a la autoridad nacional competente con fundamento en el Artículo 228 de la Decisión 486. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro; La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
El grado de distintividad inherente o adquirida del signo; El valor contable del signo como activo empresarial; El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
Los aspectos del comercio internacional; o, 15 GACETA OFICIAL k) 224/11/2016 45 de 48 La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. 4.9. Asimismo, este Tribunal considera que, dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca. 17 4.1 O. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgos: el de confusión y el de asociación, aunque actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. 4.11.
En efecto, la Decisión 486 ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad con los artículos 136 literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. 4.12. El riesgo de confusión, es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). 4.13.
El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 4.14. El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 4.15.
Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 17 Proceso 17-IP-96, publicado en la G.O.A.C. 253 de 7 de marzo de 1997.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 16 224/11/2016 GACETA OFICIAL 46 de 48 4.16. En relación con los riesgos de confusión y de asociación, se pretende evitar que el público consumidor (i) Al adquirir determinado producto crea que está adquiriendo otro; (ii) No tenga claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido;
(iii) Piense que las empresas productoras tienen algún grado de vinculación. 4.17. La marca notoria será protegida si además de probar la notoriedad se demuestra alguno de los riesgos antes mencionados. Se deberá analizar los medios probatorios presentados a fin de determinar la notoriedad o no de las marcas en conflicto. 5. La marca notoriamente solicitada a registro 5.1.
Dentro del proceso interno, el solicitante del signo afirma que EASYFLY.COM.CO es una marca notoriamente conocida al tratarse de una aerolínea nacional, en razón de lo que se abordará este tema. 5.2. El examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario, sin embargo, lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente. 5.3.
Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva en el comercio subregional o en un país sujeto a reciprocidad y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar. 1 ª 5.4.
Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente: "En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión'119. 18 No es lo mismo un análisis en relación con marcas que protegen productos farmacéuticos que con otro tipo de marcas. 19 OTAMENDI, Jorge.
"DERECHO DEMARCAS". Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 195. 17 GACETA OFICIAL 224/11/2016 47 de 48 5.5. En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio20 • 5.6.
Dentro del proceso interno, se deberán analizar los argumentos y pruebas sobre la base de los cuales el solicitante argumenta la notoriedad de su signo y si está de acuerdo con la normativa de la Decisión 486. 6. Marcas en idioma extranjero 6.1. En atención a que el signo solicitado para registro se encuentra conformado por la expresión EASY21, se hace necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de una marca. 6.2.
Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 6.3. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si, además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar. 6.4.
Cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en el idioma castellano al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local22. 6.5. Al momento de analizar el signo solicitado, se deberá analizar si en efecto la palabra EASY es de conocimiento entre el público consumidor y que se lo identifica como FÁCIL.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la 20 Proceso 159-1P·2014. 21 Traducción de EASY es FÁCIL, fuente: https://translate.google.comnhl=es#en/es/easy. 22 Proceso N º 69-IP·2001. Interpretación Prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N" 759, de 6 de febrero de 2002. 18 GACETA OFICIAL 224/11/2016 48 de 48 Autoridad consultante al resolver el proceso interno 2014-00136, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hugo Ra · · m z Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Notifiquese a la Autoridad consultante y remltase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 19