TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de septiembre de 2016 Proceso: 56-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2014-00136 Referencia: Marcas involucradas: EASYFLY,COM.CO (mixta) Vs. EASYJET (denominativa) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 0210 recibido el 28 de enero de 2016, mediante la cual Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita interpretación prejudicial de los artículos 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N* 2014-00136; y, El Auto de 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: EASYGROUP IP LICENSING LIMITED 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero interesado: EMPRESA AÉREA DE SERVICIOS Y FACILITACIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL S.A. -EASYFLY S.A. Hechos Relevantes El 4 de agosto de 2008, EMPRESA AÉREA DE SERVICIOS Y FACILITACIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL S.A. -EASYFLY S.A. (en adelante, EASYFLY) solicitó el registro de la marca EASYFLY.COM.CO (mixta)! para distinguir servicios comprendidos en la Clase 39? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
EASY «COM/CD Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 597, no se presentaron oposiciones por parte de terceros. El 11 de febrero de 2009, mediante Resolución 5573 la SIC concedió el registro de la marca EASYFLY.COM.CO (mixta) para distinguir servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.
EASYGROUP IP LICENSING LIMITED (en adelante, EASYGROUP) presentó acción de nulidad en contra de la Resolución 5573, fundamentando su demanda en el hecho de ser titular de la marca EASYJET (denominativa) en Francia desde el año 1995 y como marca comunitaria en Europa desde el año 2002, además de la marca en Colombia, solicitada el 16 de septiembre de 2009 y concedida mediante Resolución 51425 de 27 de septiembre de 2010.
EASYFLY, contestó la acción de nulidad presentada en su contra. Expediente interno 08-080767. Transporte; embalaje y almacenaje de mercancias; organización de viajes, en especial; servicios de venta de tiquetes aéreos, renta de automóviles, venta de planes de cruceros. 2.6. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. El 25 de junio de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del Artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486.
Argumentos de la demanda EASYGROUP interpuso demanda en la que manifestó que: A la fecha en que se solicitó el registro de la marca EASYFLY.COM.CO (mixta) en Colombia, ya se encontraba registrada en Francia y renovada a nombre de EASYGROUP la marca EASYJET (denominativa) a favor de EASYGROUP. Considerando la confundibilidad que existe entre la marca EASYJET (denominativa) y el signo EASYFLY.COM.CO (mixto) en Colombia, no se la debió conceder, ya que se vulneraron los derechos que le asisten a EASYGROUP, en virtud de la Convención Colombo-Francesa de 1901, al contar con el registro de su marca EASYJET (denominativa) en Francia. En virtud del registro de la marca EASYJET (denominativa) en Francia y de los artículos 1, 2 y 3 de la Convención sobre Propiedad Industrial entre Colombia y Francia de 1901, EASYGROUP indiscutiblemente tenía sobre dicha marca un derecho previamente adquirido en Francia que fue quebrantado por la concesión del registro de la marca EASYFLY.COM.CO (mixta) para la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.
Pese a que coexisten las marcas en Colombia, ya que la SIC aparentemente no las consideró confundibles al otorgar la marca posteriormente solicitada EASYJET (denominativa), ello no obsta para que se demande la nulidad del registro de la marca EASYFLY.COM.CO (mixta) dada la confundibilidad con la marca EASYJET (denominativa) en Francia. Ambas marcas están escritas en idioma inglés, compartiendo ortográfica y conceptualmente el signo EASY como prefijo, el cual traducido al español significa “fácil” de gran recordación en la mente del consumidor..
Ambos signos están acompañados de otros términos como son “FLY” y “JET”, muy similares desde el punto de vista conceptual.. Los consumidores por el uso común del inglés en lo relacionado a transporte aéreo de personas y mercancias, viajes y turismo, las asumirán como relacionadas, sin poder diferenciar uno y otro signo, ni sus orígenes empresariales, o bien pudiéndolos diferenciar, podrían 3 3.8. 3.9. asumir que existe un vínculo económico o jurídico entre sus titulares, lo cual no corresponde a la realidad.
Los signos identifican los mismos servicios, por lo que existe un riesgo de confusión directo e innegable, así como un riesgo de asociación entre los origenes empresariales. EASYJET (denominativa) es una marca notoriamente conocida para servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza en Colombia, por efecto de la magnitud de su uso en la industria de aviación, no solo para los consumidores finales, como los viajeros, sino para comercializadores de los servicios como agencias de viaje y competidores, por efecto del tamaño de la operación de los servicios que presta. 3.10.
Es titular de la marca EASYJET (denominativa) en cincuenta y un países 4.1. diferentes. Argumentos de la contestación a la demanda La SIC presentó contestación a la demanda señalando en lo principal lo siguiente: 4.1.1. El signo solicitado era apto para registro y no existe violación del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 4.1.2.
La marca EASYJET (denominativa) está compuesto por una sola palabra conformada por 7 letras, en tanto que el signo EASYFLY.COM.CO conformada por tres palabras separadas cada una de ellas por un punto, la primera palabra compuesta por 7 letras, la segunda por 3 letras y la última por 2 letras. 4.1.3. Aun cuando comparten la partícula “EASY”, la cual traducida al español es "fácil" por lo que hay que tener en cuenta que el resto de su conjunto la hace diferente del signo que se le opone. 4.1.4.
No existe riesgo de confusión por ser diferentes, su composición fonética, y su pronunciación es distinta. 4.1.5. Las marcas en conflicto presentan unidades lingúísticas que se diferencian al terminar una en JET y la otra en FLY.COM.CO, permitiendo al consumidor singularizar una de otra. 4.2. EASYFLY por su parte, contestó la demanda en los siguientes términos: 4.2.1.
La Convención de Propiedad Intelectual entre Colombia y Francia de 1901 sólo es aplicable a los ciudadanos franceses y a los ciudadanos colombianos. 4.2.2. En el presente caso EASYGROUP es una sociedad constituida en Inglaterra y Gales, por lo que no entra dentro de la categoría de ciudadano francés. 4.2.3. El registro de la marca EASYFLY.COM.CO (mixta) fue legalmente concedida. 4.2.4.
Ya es titular de la marca EASYFLY (denominativa) para amparar servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.5. EASYFLY.COM.CO es una marca notoriamente conocida al tratarse de una aerolínea nacional. NORMAS A SER INTERPRETADAS La autoridad consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 “de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la interpretación solicitada. De oficio se interpretarán los artículos 224, 225, 226, 228 y 229 de la Decisión 486* para tratar el tema de la notoriedad de los signos en conflicto. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(..) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.
“Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. “Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro”. 5 a) b) c) a) b) c) lu) e) 9 h) Y) D k) “Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.
También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: Riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, aclividades, productos o servicios;
Daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, Aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos”. (JP “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano intemacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
El grado de distintividad inherente o adquirida del signo; El valor contable del signo como activo empresañial; El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado temitorio; o, La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento porel titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
Los aspectos del comercio intemacional; o, La existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pals Miembro o en el extranjero". “Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) No esté registrado o en trámite de registro en el Pais Miembro o en el extranjero; > 0 oonI2u 1.1. 1.2. 1.3.
1.4. TEMAS OBJETO DE ANÁLISIS Prevalencia del Ordenamiento Jurídico Comunitario en relación con normas de carácter internacional. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
Comparación entre signos mixtos y denominativos. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad. La marca notoriamente solicitada a registro. Marcas en idioma extranjero. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Prevalencia del Ordenamiento Jurídico Comunitario en relación con normas de carácter internacional La demandante argumentó que es titular de la marca EASYJET (denominativa) en Francia, por lo que con la concesión del registro de la marca EASYFLY.COM.CO se vulneró lo establecido en el Convención Colombo — Francesa de 1901.
De conformidad con lo anterior, es pertinente referirse a la prevalencia de la normativa comunitaria andina en relación con las normas de carácter internacional. El Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino tiene como principio fundamental el de "Supremacía del Derecho Comunitario Andino”. Dicho principio se encuentra soportado en otros tres principios: el de "Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de “Aplicación Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino", y el de "Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.
El Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las Normas de Derecho Internacional, teniendo en cuenta las materias transferidas para la regulación por el legislador comunitario. En este marco, ha establecido que, en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que se configurara entre el Derecho Comunitario y las normas de derecho internacional.
No significa esto que la normativa interna sea derogada por la normativa comunitaria b) c) No haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, No sea notoriamente conocido en el extranjero”. (Jr. 1.5. 1.6. 1.7. andina, sino que para el caso concreto la primera se convierte en inaplicable por el operador juridico nacional*.
Un punto fundamental al analizar el tema de la Supremacía del Derecho Comunitario Andino, como se dijo anteriormente, es el principio de "Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino". Este principio consagra como un verdadero “sistema jurídico” al Ordenamiento Juridico Comunitario Andino, es decir, lo presenta como un todo coherente dotado de unidad, soportado en un conjunto de principios y reglas estructurales que se derivan de él mismo, sin que necesite de ningún otro ordenamiento jurídicoS, En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad.
Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento juridico de la Comunidad —tanto el primario como el derivado- no depende ni se encuentra subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países. En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, Convención Colombo — Francesa de 1901, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales”.
Lo anterior, sin perjuicio de que los Países Miembros habilitados por la norma comunitaria, regulen determinados aspectos donde no existe regulación comunitaria (principio de complemento indispensable). Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión Para mayor referencia de este tema revisar las siguientes interpretaciones prejudiciales: Proceso 118-Al-2003.
Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-Al-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1156, de 10 de mayo de 2005; Proceso 43-Al-2000. Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1079, de 7 de junio de 2004;
Proceso 34-Al-2001. Sentencia de 21 de agosto de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 839, de 25 de septiembre de 2002; Proceso 7-Al-98. Sentencia de 21 de julio de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 490, de 4 de octubre de 1999; Proceso 2-(P-90. Interpretación Prejudicial de 20 de septiembre de 1990, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 69, de 11 de octubre de 1990;
Proceso 2-IP-88. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 33, de 26 de junio de 1998; Proceso 02-AN-86. Sentencia de 16 de abril de 1986, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 21, de 15 de julio de 1987, entre otras. Ibidem. Proceso 01-Al-2001. Sentencia de 27 de junio de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 818, de 23 de julio de 2002. 8 directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 2.1.
En vista de que en el proceso interno se discute si los signos EASYFLY.COM.CO (mixto) y la marca EASYJET (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, especificamente la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 2.2.
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.* a) Elriesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 2.3.
Se deberá verificar si en el examen realizado entre los signos confrontados se observó la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión L Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo p de 2016, 466-IP-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 9 (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede.9 ser: a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
Entre estas similitudes o semejanzas que pueden presentarse al cotejarse los signos en conflicto, para el caso concreto de los signos EASYFLY.COM.CO (mixto) y EASYJET (denominativo) asume relevancia la comparación que se haga del aspecto conceptual o ideológico (las ideas que evocan los signos) y del aspecto fonético. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal.
Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 10 2.4. 2.5. 3.1. 3.2. Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:!? a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En lla comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. En el presente caso, se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación, Comparación entre signos mixtos y denominativos En el caso en análisis se discute la posible confusión entre los signos confrontados EASYFLY.COM.CO (mixto) y la marca EASYJET (denominativa), por lo que en este acápite se revisará este tema.
Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.! Ibídem.
Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 11 3.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente. a) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial*?, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusión.?3 b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:* (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(ii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. 14 Ibidem. En lo que concierne al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el Literal c), la siguiente precisión: “salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión”.
Dicha precisión no fue tomada en cuenta en pronunciamientos previos del Tribunal, en los que solo se indicaba lo siguiente: “Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comerciaf.
Lo adicionado mediante la presente interpretación prejudicial resulta pertinente adicionar debido a que uno de los supuestos en los que podría suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que, sin perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrían evocar una misma cosa, característica o idea, lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de la otra marca.
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 12 3.4, b) d) (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras!*, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:!* Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor, Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podria tener mayor impacto en la mente del consumidor.
Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.
Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos Compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 13 3.5. 4.1. 4.2. 4.3. 44. 4.5. una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos EASYFLY.COM.CO (mixta) y la marca EASYJET (denominativa).
Para su análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad Afirman tanto la compañía actora como la demandada que sus marcas son notoriamente conocidas, por lo que se analizará este aspecto.
Al respecto, la Decisión 486 en su Artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los circulos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.
El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca, estos factores influyen decisivamente para que adquiera el carácter de notoria, ya que asi el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.
Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. 14 4.6. 4.7. 4.8. La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella.
La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición. En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status.
Reconocer la notoriedad corresponde a la autoridad nacional competente con fundamento en el Artículo 228 de la Decisión 486. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f El grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) El valor contable del signo como activo empresarial; h) El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pais Miembro en que se busca protección; ) Los aspectos del comercio internacional: o, 15 k) La existencia y antigiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. 4.9.
Asimismo, este Tribunal considera que, dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca.!? 4.10.
En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgos: el de confusión y el de asociación, aunque actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. 4.11.En efecto, la Decisión 486 ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad con los artículos 136 literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. 4.12.El riesgo de confusión, es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). 4.13.
El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 4.14.El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 4.15.
Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 1 Proceso 17-IP-96, publicado en ta G.O.A.C. 253 de 7 de marzo de 1997.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 16 4.16. En relación con los riesgos de confusión y de asociación, se pretende evitar que el público consumidor (i) Al adquirir determinado producto crea que está adquiriendo otro; (ii) No tenga claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido; (iji) Piense que las empresas productoras tienen algún grado de vinculación. 4.17.La marca notoria será protegida si además de probar la notoriedad se 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. demuestra alguno de los riesgos antes mencionados.
Se deberá analizar los medios probatorios presentados a fin de determinar la notoriedad o no de las marcas en conflicto. La marca notoriamente solicitada a registro Dentro del proceso interno, el solicitante del signo afirma que EASYFLY.COM.CO es una marca notoriamente conocida al tratarse de una aerolínea nacional, en razón de lo que se abordará este tema.
El examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario, sin embargo, lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.
Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva en el comercio subregional o en un país sujeto a reciprocidad y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar. 18 Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente: “En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión”9, 18 No es lo mismo un análisis en relación con marcas que protegen productos farmacéuticos que con otro tipo de marcas. 19 OTAMENDI, Jorge.
"DERECHO DEMARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 195. 17 5.5. 5.6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio?0.
Dentro del proceso interno, se deberán analizar los argumentos y pruebas sobre la base de los cuales el solicitante argumenta la notoriedad de su signo y si está de acuerdo con la normativa de la Decisión 486. Marcas en idioma extranjero En atención a que el signo solicitado para registro se encuentra conformado por la expresión EASY?!, se hace necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de una marca, Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.
No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si, además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar. Cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en el idioma castellano al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local?2.
Al momento de analizar el signo solicitado, se deberá analizar si en efecto la palabra EASY es de conocimiento entre el público consumidor y que se lo identifica como FÁCIL. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la 20 21 Proceso 159-1P-2014.
Traducción de EASY es FÁCIL, fuente: https://translate.google.com/?hl=esfen/es/easy. Proceso N” 69-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N' 759, de 6 de febrero de 2002. 18 Autoridad consultante al resolver el proceso interno 2014-00136, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. A JA Ñ Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Notifíquese a la Autoridad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 19