AN TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016 Proceso: 42-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima (Perú) Expediente interno del Consultante: 05899-2014-0-1801-JR-CA-26 Referencia: Marcas involucradas DOLFLAMED (denominativa) y DOLOFLAM (denominativa) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio No. 5899-2014-0/5taSECA-CSJLI-PJ, recibido el 27 de enero de 2016, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno N* 05899-2014-0- 1801-JR-CA-26.

El Auto de 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. — Partes en el proceso interno 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Demandante: JOHNSON 8. JHONSON Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOP!), República del Perú. Tercero interesado: ALBIS S.A. Hechos relevantes El 27 de abril de 2012, ALBIS S.A. (en adelante, ALBIS) solicitó el registro de la marca DOLFLAMED (denominativa), para distinguir “productos farmacéuticos”, productos comprendidos en la Clase 5 de la “Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas”, instituida por el Arreglo de Niza (en lo sucesivo, "la Clasificación Internacional de Niza”)!.

Publicada la referida solicitud en el Diario Oficial El Peruano, JOHNSON 8 JOHNSON formuló oposición, el 20 de junio de 2012, fundamentada en el registro previo de su marca DOLOFLAM2 (denominativa) para amparar productos de la Clase 5% de la Clasificación Internacional de Niza. El 20 de marzo de 2013, mediante Resolución 0848-2013/CSD- INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el INDECOPI) declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo DOLFLAMED (denominativo).

El 17 de abril de 2013, JOHNSON 8, JOHNSON interpuso recurso de apelación contra la Resolución 0848-2013/CSD-INDECOPI, en el extremo en el que se declaró infundada su oposición. El 2 de abril de 2014, mediante Resolución 0258-2014/TPI-INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la Resolución 0848-2013/CSD-INDECOPI.

Expediente administrativo 491747-2012/DSD. Certificado 16866. Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés: complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, 2 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2, El 2 de julio de 2014, JOHNSON 8 JOHNSON interpuso demanda contencioso administrativa en contra de las Resoluciones 0848- 2013/CSD-INDECOP! y 0258-2014/TPI-INDECOPI.

El 10 de agosto de 2015, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda. El 20 de agosto de 2015, JOHNSON 8 JOHNSON presentó recurso de apelación contra la Sentencia de 10 de agosto de 2015. El 25 de enero de 2016, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emita interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda contencioso administrativa de JOHNSON 8. JOHNSON: Es evidente el poco esfuerzo empleado por la solicitante de la marca DOLFLAMED (denominativa) ya que tan solo difiere de la vocal “O” respecto de la marca registrada DOLOFLAM, agregando las letras ED al final que no le brindan diferenciación alguna. No es posible la coexistencia pacífica de los signos denominativos DOLFLAMED y la marca DOLOFLAM por su similitud gráfica, por lo que debe denegarse su registro.

No puede desconocerse que, en el mercado de productos farmacéuticos, no se aplica una rigurosa medida de control para el expendio de medicinas, ya que, en la mayoría de casos, al no contar con personal idóneo no se exige la presentación de recetas médicas. La solicitud de registro está incursa en el Artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

Argumentos de la contestación a la demanda por parte de INDECOPI: Las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los signos en conflicto establecen que sea posible la coexistencia pacífica de los mismos. El signo solicitado cuenta con los elementos particulares que lo diferencian de la marca de propiedad de la actora. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 5.1. 5.2.

Desde el punto de vista fonético, los signos en conflicto, difieren en la secuencia de vocales (O-O-A/O-A-E) y si bien presentan distinta secuencia de consonantes, dada la diferente conformación de silabas que los conforman (DO-LO-FLAM/ DOL-FLA-MED) se concluye que la pronunciación y entonación es distinta en cada signo. Desde el punto de vista gráfico, si bien los signos comparten algunas de sus letras, difieren por la presencia adicional de las letras O,E y Dlo que determina que los signos susciten impresiones visuales diferentes en su conjunto.

Respecto al expendio de productos farmacéuticos sin receta, esto no significa que el consumidor medio deje de examinar el producto después de haber sido adquirido para verificar si coincide con el que solicita. Contestación por parte de ALBIS: No se encontró copia del escrito de contestación a la demanda contencioso administrativa por parte de ALBIS, tercero interesado en el proceso interno. Fundamentos de la sentencia de primera instancia La sentencia de primera instancia judicial declaró infundada la demanda al considerar fundamentalmente lo siguiente: Las partículas DOLO y FLAM se encuentran dentro del contexto de varias marcas registradas a favor de terceros tales como: DOLO DIF, DOLO G4 R, DOLO G8.

R, DOLO VITAFLAM, DOLOFLU, DOLOGINA, ARCOFLAM, ARTRIFLAM, BETAFLAM, BUCOFLAM, CATAFLAM entre otras. El signo solicitado DOLFLAMED y la marca registrada DOLOFLAM suscitan impresiones diferentes desde los planos gráfico y fonético, ya que difieren en sus secuencias vocálicas, en sus sílabas tónicas, en sus terminaciones todo lo que genera que sean pronunciadas de manera diferente y que tengan impactos visuales distintos..

No existe riesgo de confusión y de asociación entre los signos confrontados. Argumentos del recurso de apelación de sentencia expuestos por JOHNSON 8. JOHNSON: - Enunció los mismos argumentos contenidos en la demanda contencioso administrativa. NORMAS A SER INTERPRETADAS on 1.1. 1.2. El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada!. TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos denominativos. Análisis de registrabilidad de marcas farmacéuticas. Las partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas.

ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. Se analizará este tema en virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo solicitado DOLFLAMED —(denominativo) respecto de la marca registrada DOLOFLAM (denominativa).

En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(PP. 1.3. 1.4. respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor”, a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Al resolver la controversia, se debe examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados$, b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-1P-2015, pp. 9-10.

Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 15-1P- 2013, p. 5; y del Proceso 519-1P-2015, p. 6, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia”. c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan?, d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante?. 1.5.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 0 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual. b) Enla comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.6. En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará 7 tbid. O Asi, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-1P-2015, pp. 11-12.

El tbid. 10 Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-IP-2015, p. 8. 7 1.7. 1.8. en la imagen imperfecta que conserva en la memoria!!. Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles*?. Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoria de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento!3, Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor**, Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir'S. De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro.

En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican ”n 12 13 15 Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-1P-2014, p. 12; el Proceso 14-1P-2009, p. 6; y el Proceso 92-1P-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00.

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 475-1P-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI c/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT el Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26.

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 475-1P-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Barilla c/ OHMI — Brauerei Schlósser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone c/ EUIPO — Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18.

Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso “Mars”, asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics c/ Lancaster Group, asunto C- 220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas c/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Artículos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamento", en el cual el TJCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: “El Gobierno alernán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curalivas”.

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial dictada dentro del Proceso 316-1P-2015. En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 512-1P-2014 de 15 de julio de 2015. 1.9. 2.1. 2.2. 2.3. productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables?6. De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre signos denominativos Como la controversia discutida en el proceso interno radica en parte en la posibilidad de confusión entre el signo solicitado DOLFLAMED (denominativo), solicitado, con la marca registrada DOLOFLAM (denominativa), es necesario que se proceda a compararlos, teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto*”?.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se encuentran conformados por secuencias lingúísticas o gramaticales, formadas por una o varias letras, palabras y/o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en:?8 a) Sugestivos, que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; o, b) Arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, se debe tomar en cuenta los siguientes criterios: 2.3.1. Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función 18 Asi, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-1P-2015, ya citada.

Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016. tbid. 2.4 3.1. 3.2. 3.3, 3.4. diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.2. Se debe tener en cuenta, la silaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.3.

Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.4. Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. En congruencia con el desarrollo de la presente interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo entre los signos denominativos en conflicto de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos DOLFLAMED (denominativo), y DOLOFLAM (denominativo).

Análisis de registrabilidad de marcas farmacéuticas Los signos en conflicto amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, es pertinente tratar el examen de los signos que distinguen productos farmacéuticos. El examen de los signos que amparan productos destinados a la salud humana y animal, merecen mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores.

Por lo tanto, en estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaría, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.

Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura “curativa personal”, según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la Proceso 8-1P-2013. 10 automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos? 3.5.

Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno?!. 3.6.

Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas”. 3.7.

Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el de su hogar sin asistencia técnica permanente”, caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y que, además, va a utilizar el producto dentro del ámbito 3.8.

De conformidad con lo anterior, se debe determinar la registrabilidad del signo DOLFLAMED (denominativo), examinando cuidadosamente la 20 farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados temas tan sensibles como la salud y la vida. posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos Ibidem. 21 Proceso 30-1P-2000. 2 23 Proceso N* 68-IP-2001.

Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 765, de 27 de febrero de 2002. Proceso 183-1P-2011, 11 4.1. 4.2. 4.3. 4.4, 4.5. Las partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas Se afirma en la sentencia de primera instancia que las partículas DOLO y FLAM se encuentran en varias marcas registradas a favor de terceros.

Por lo antes expuesto, se analizará lo relacionado a las partículas de uso común dentro de las marcas farmacéuticas. En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación?. No obstante, si la exclusión de las partículas o palabras de uso común, llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional dichos elementos, bajo la premisa que el signo opositor tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia "la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto de la marca?*, Una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre una partícula de uso común. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.

Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos 24 25 Proceso 30-1P-2000. Proceso 78-IP-2003, publicado en la G.O.A.C 998 de 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET. 12 entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente, teniendo en cuenta la previsión plasmada en el punto 4.3,26 4.6.

En atención a todo lo expuesto, se deberá determinar si las partículas “DOLO” y “FLAM” son de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y si debe o no ser descartada del análisis de los signos en conflicto. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 05899-2014-0-1801-JR- CA-26, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el últimp párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. | | A = q | A A / A Cecilia Lisa Ayllón Quinteros Hugo Rami Ó ac MAGISTRADA MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secre 7 (Ls, 7 dl Gustavo Gapíia Brito SECRETARIO Hernán ero Zambfano_ 26 Proceso 31-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 965 de 8 de agosto de 2003, marca: 8 MIXTA. 13 Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de interpretación prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. la presente Andina para 14