Año XXXIV – Número 2898 Lima, 26 de enero de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 337-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2014-138894. Referencia: Marcas involucradas LIBRE INVERSIÓN ORO CRÉDITO (mixta) y ORO CRÉDITO DINERO AL INSTANTE (mixta) PROCESO 341-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito de la República de Ecuador. Expediente interno del Consultante: 17811-2013-12033.

Referencia: Patente de invención para “COMPOSICIONES CELECOXIB” PROCESO 359-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 035712013-0-1801-JR-CA-08.

Referencia: Marcas involucradas NEGOCAINA (denominativa) y MEBOCAINA (denominativa) Para nosotros la Patria es América 26/01/2017 GACETA OFICIAL 2 de 42 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 18 de octubre de 2016 Proceso 337-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Jurisdiccionales la de Asuntos Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 2014-138894 Referencia Marcas involucradas LIBRE INVERSIÓN ORO CRÉDITO (mixta) y ORO CRÉDITO DINERO AL INSTANTE (mixta) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 1003-185 del 7 de junio de 2016, recibido vía courrier el 17 de junio del mismo año, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicita la Interpretación Prejudicial del Literal d) del Articulo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2014138894; y, El Auto del 5 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: 1 26/01/2017 GACETA OFICIAL 2. Demandante FUNDACION DELAMUJER Demandado VIRGINIA PRADA DE CLAVIJO 3 de 42 Hechos relevantes: 2.1. El 27 de junio de 2014, FUNDACION DELAMUJER interpuso denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial contra VIRGINIA PRADA DE CLAVIJO (en adelante, la señora Prada), basándose en la titularidad que ostenta sobre la marca LIBRE INVERSIÓN ORO CRÉDITO (mixta), registrada con Certificado 3458961, para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza 2, manifestando lo siguiente: a) Ha venido utilizando la marca LIBRE INVERSIÓN ORO CRÉDITO (mixta) desde muchos años antes de su registro. b) En el año 2012 tuvo conocimiento de la existencia de una serie de establecimientos de comercio de propiedad de la señora Prada, en los que se utiliza la marca ORO CRÉDITO AL INSTANTE (mixta) para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza3, la cual es muy similar a su marca registrada, por lo que se origina confusión en los usuarios. 2.2.

Mediante Auto 37100 del 11 de mayo de 2016, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) de la República de Colombia dejó constancia que la señora Prada contestó la demanda4; asimismo, dispuso solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a fin de obtener un pronunciamiento en cuanto al siguiente aspecto: ¿ Cómo debe hacerse el análisis del Literal d) del Articulo 155 de la Decisión 486, si el uso presuntamente infractor se realiza con anterioridad a la concesión al registro de la marca infringida o, incluso, si eventualmente existe un derecho de propiedad industrial en cabeza del presunto infractor? Confonne a la documentación que obra en el expediente, dicha marca habrla sido solicitada el 11 de mayo de 2007 y concedida mediante Resolución 37860 del 19 de noviembre del mismo año. 2 Clase 36: seguros, negocios financieros, negocios monetarios y negocios inmobiliarios. 3 Clase 36: servicios financieros.

No obra en el expediente la contestación de la senora Prada. (J 2 GACETA OFICIAL 26/01/2017 4 de 42 B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. Por Auto 37100 del 11 de mayo de 2016 y Oficio 1003-185 del 7 de junio de 2016, el Órgano consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinas, en cuanto al siguiente punto: ¿ Cómo debe hacerse el análisis del Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, si el uso presuntamente infractor se realiza con anterioridad a la concesión al registro de la marca infringida o, incluso, si eventualmente existe un derecho de propiedad industrial en cabeza del presunto infractor? 2.

Procede interpretar el Literal d) del Articulo 155 de la norma antes citada, conforme a lo solicitado. 3. De oficio, procede interpretar el Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina6, toda vez que para absolver la cuestión planteada resulta pertinente analizar el momento en el que se adquieren derechos de exclusiva sobre una marca. 5 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna."Artículo 155.• El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar. sin su consentimiento, los siguientes actos: a} b} c) d) e) f) 8 aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos: suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, as/ como comercializar o detentar tales materiales; usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando elfo pudiese causar al lílular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.· Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna."Art/cu/o 154.· El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.• 3 GACETA OFICIAL 26/01/2017 5 de 42 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3.

Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El derecho al uso exclusivo de una marca. Acción por infracción de derechos. Preguntas formuladas por el Órgano consultante. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El derecho al uso exclusivo de una marca 1.1.

En el presente caso, se advierte que para dar respuesta a la pregunta formulada es necesario establecer el momento en el que se adquiere el derecho al uso exclusivo de una marca, a efectos de determinar cuándo este derecho puede ser oponible a terceros; en ese sentido, se procederá a analizar el Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 154.· El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente." 1.2.

La disposición citada establece el principio "registra!" en el campo del derecho de marcas. Sobre la base de dicho principio básico se sustenta el sistema atributivo del registro de marca, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. En ese sentido se debe tener en cuenta lo siguiente:7 a) Se hace referencia a derecho exclusivo, en la medida que una vez registrada la marca, su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. b) De conformidad con lo anterior, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: Facultad positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla.

Facultad negativa (ius prohibendij: esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registra! o en el mercado. (i) 7 ó f� ' En el ámbito registra!, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible. Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 555-IP-2015 del 18 de agosto de 2016. 4 GACETA OFICIAL (ii) 26/01/2017 6 de 42 En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. 1.3.

De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio una marca idéntica o similar en relación con cualquier producto o servicio, siempre que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Ese derecho nace a partir del registro de la marca. 2.

Acción por infracción de derechos 2.1. La acción por infracción de derechos se encuentra regulada en el Titulo XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Los sujetos que intervienen en esta acción, conforme a lo establecido en el Artículo 238 de la norma antes citada, son los siguientes: a) b) Suieto activo, persona que puede interponer la acción: (i) El titular del derecho protegido: El titular puede ser una persona natural o jurídica.

Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado: Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los pafses miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de Derechos de Propiedad Industrial. Suieto pasivo, persona sobre la cual recae la acción: (i) Cualquiera que infrinja el Derecho de Propiedad Industrial.

(ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los Derechos de Propiedad Industrial. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se verifique, sino que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. 2.2. El objeto de la acción por infracción es precautelar los Derechos de Propiedad Industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, asi como la adopción de ciertas medidas para el efecto.8 2.3.

En virtud de lo antes expuesto, la acción por infracción solo puede ser interpuesta por el titular de una marca registrada u otro signo usado previamente, siempre que tal uso sea generador de derechos -como B De modo referencial, ver Proceso 263-IP-2015 del 25 de febrero de 2016, p. 13. 5 GACETA OFICIAL 26/01/2017 7 de 42 sucede con el nombre comercial o signos que hayan alcanzado el carácter de notorios9-, o por el estado, de ser el caso, y tiene por finalidad impedir que personas no autorizadas hagan uso de signos idénticos o similares a los señalados inicialmente, por generar confusión o asociación en el público pertinente o ser susceptible de ello. 2.4.

El Articulo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar terceros sin el consentimiento del titular de la marca.10 2.5. Respecto al Literal d), con esta prohibición se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello utilice en el comercio un signo idéntico o similar con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.11 2.6.

El Literal d) mencionado es una causal general, en la medida que extiende la infracción al uso en el comercio de un signo idéntico o simílar a la marca registrada, de conformidad con los siguientes elementos para calificar la conducta establecida en dicho literal: 12 a) La conducta se califica mediante el verbo uusar". Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar alguna actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. b) La conducta se debe realizar en el comercio.

Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. c) Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. d) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es 9 De conformidad con lo establecido en los Artículos 224 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios en cualquiera de los palses miembros, aunque no se encuentren registrados o no hayan sido usados en el territorio donde se solicita la protección. 10 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 460.IP-2015 del 7 de julio de 2016, p. 9. 11 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 460.IP-2015 del 7 de julio de 2016, p. 11-12. 12 Ibídem. 6 GACETA OFICIAL 26/01/2017 8 de 42 necesario que se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. e) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. 2.7.

En aquellos casos en los que verifique la coexistencia de los signos en conflicto, es importante tener en cuenta que si la coexistencia pacifica entre los mismos revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configurarla la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción. 3.

Preguntas formuladas por el Órgano consultante Antes de dar respuesta a la pregunta formulada, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurf dico de la Comunidad Andina, asf como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 3.1.

¿ Cómo debe hacerse el análisis del Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, si el uso presuntamente infractor se realiza con anterioridad a la concesión al registro de la marca infringida o, incluso, si eventualmente existe un derecho de propiedad industrial a favor del presunto infractor? Habiéndose desarrollado, en los Apartados 1 y 2 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial, el marco teórico respectivo, se procederá a dar respuesta a las dos interrogantes que comprende la pregunta anterior, sin limitarlas al contenido de lo dispuesto por el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, por no ser necesario.

Si el uso presuntamente infractor se realiza con anterioridad al registro de la marca sustento de la acción De verificarse que los hechos denunciados se han realizado con anterioridad al registro de la marca supuestamente infringida, el titular de dicha marca (sujeto activo) no tendrá legitimidad para accionar respecto de tales hechos, en tanto que los mismos tuvieron lugar en un momento en el que no ostentaba la facultad de impedir que terceros sin su consentimiento realizaran los actos contemplados en el Artfculo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 13 13 Resulta importante reiterar que el registro de una marca es constitutivo de los derechos que ésta otorga, conforme lo dispone el Articulo 154 de la Decisión 486; en ese sentido, el uso de la misma 7 GACETA OFICIAL 26/01/2017 9 de 42 Cabe precisar que solo en aquellos casos en los que estemos ante una marca notoriamente conocida, reconocida como tal en alguno de los países miembros, podrá protegerse la misma durante un periodo anterior a su registro, siempre que se haya demostrado que la marca ya ostentaba tal carácter al momento en que se cometieron los actos presuntamente infractores, conforme se desprende de lo regulado en el Título XIII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Si eventualmente existe un Derecho de Propiedad Industrial a favor del presunto infractor El órgano consultante no ha especificado a qué Derecho de Propiedad Industrial se refiere; no obstante, de conformidad con la documentación obrante en el expediente 14, el procedimiento que sustenta el pedido de interpretación versa sobre marcas; por tanto, se responderá la pregunta con relación a ese tema.

En caso de verificarse que la marca cuyo uso ha sido denunciado se encuentra registrada a favor del presunto infractor y ha sido utilizada por éste o por una persona autorizada luego de su registro con relación a los productos o servicios que la misma distingue, se establece que dicho uso será legítimo, pues se deriva de los derechos conferidos por su registro; por tanto, mientras la marca mantenga su vigencia, no podrían configurarse y, por ende, sancionarse los actos a los que se refiere el Artículo 155 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Si la marca señalada presenta variaciones esenciales en su conformación o distingue productos o servicios distintos a los que ampara su registro, no se podrá afirmar lo expuesto precedentemente; por tanto, la autoridad competente deberá efectuar el cotejo respectivo entre las marcas en conflicto y el análisis entre los productos o servicios que distinguen y, a partir de ello, determinar si se ha configurado o no alguno de los actos estipulados en el Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El registro de una marca supone un examen de registrabilidad previo, en el que la autoridad competente determinó que dicha marca no contraviene el ordenamiento jurídico ni el derecho de terceros, por lo que debe presumirse su validez; no obstante, el registro podrá ser por si solo no confiere ningún derecho sobre ésta. Asimismo, resulta pertinente anadir que quien considere que el registro de una marca ha sido solicitado de mala fe podrá cuestionar la validez del mismo a través de la acción de nulidad prevista por el Articulo 172 de la norma en comentario, aportando para tal efecto los medios probatorios que estime pertinentes a fin de probar su alegato.

El resultado de un procedimiento de nulidad iniciado contra una marca que sustenta una acción por infracción podrá ser determinante para decidir la comisión o no de una infracción. 14 f J_. Descrita en el Apartado de la Sección A de la presente Interpretación Prejudicial. 8 GACETA OFICIAL 26/01/2017 10 de 42 cuestionado, de oficio o a solicitud de parte, mediante la acción de nulidad regulada en el Articulo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por contravención a lo dispuesto en los Artículos 134, 135 o 136 de la Decisión antes citada o si el registro fue obtenido de mala fe.

De ser el caso, la autoridad competente deberá tener presente el procedimiento en el que se discuta la validez de alguna o todas las marcas en conflicto, en la medida que sea relevante a efectos de emitir un pronunciamiento respecto de una presunta infracción. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el Proceso Interno 2014-138894, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal... �tt-t Cecilia Luisa AytfiSnaurnteros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 9 GACETA OFICIAL 26/01/2017 11 de 42 Notiflquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretarla General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10 GACETA OFICIAL 26/01/2017 12 de 42 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 18 de octubre de 2016 Proceso 341-JP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N º 1 de Quito de la República de Ecuador Expediente interno del Consultante 17811-2013-12033 Referencia Patente de invención para "COMPOSICIONES CELECOXIB" Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 5419-TCA-DQ-COO del 16 de junio de 2016, recibido vía courrier el 20 de junio de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N º 1 de Quito de la República de Ecuador solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 14, 16, 17, 18, 19, Literal d) del Artículo 20, Artículo 30 y Articulo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-12033; y, El Auto del 5 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante G.D. Searle & Co. Demandados Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual; Comité de Propiedad Intelectual, Industrial GACETA OFICIAL 26/01/2017 13 de 42 y Obtenciones Vegetales; Procurador General del Estado. Tercero interesado: 2. Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Asociados Hechos relevantes: 2.1.

El 30 de noviembre de 1998, G.D. Searle & Co. (en adelante, G.D. & Co.) solicitó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (en adelante, el IEPI), la patente de invención titulada �COMPOSICIONES DE CELECOXIB". 1 2.2. En el mes de enero de 1999, se publicó un extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 408, siendo objetada por Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Asociados (en adelante, ALAFAR) el 17 de junio de 1999, señalando que la misma no cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo. 2.3.

El 10 de abril de 2003 la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI notificó el examen de patentabilidad formulando observaciones. 2.4. El 22 de julio de 2003, G.D. & Ca. contestó las objeciones e incluyó un nuevo capítulo reivindicatorio. 2.5. Por Resolución 03-504 del 24 de noviembre de 2003, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI resolvió denegar la patente en cuestión, toda vez que consideró que dicha invención carece de los requisitos de novedad y nivel inventivo. 2.6.

El 29 de diciembre de 2003, G.D. & Co. presentó ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI recurso de apelación contra la Resolución 03-504. 2.7. Por Resolución del 18 de mayo de 2007, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución 03-504. 2.8.

El 20 de junio de 2007, G.D. & Ce. presentó demanda de plena jurisdicción ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito. 2.9. El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito admitió la demanda. 2 Expediente SP-98-2761. 2 De la documentación remitida no es posible advertir la fecha en que fue admitida la demanda. 2 GACETA OFICIAL 26/01/2017 14 de 42 2.1O.

Mediante Auto del 14 de junio de 2016, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda de G.D. & Co.: 3.1. La invención cumple con el requisito de nivel inventivo y una persona versada en la materia no encontraría obvio o derivado del estado del arte de la invención los beneficios positivos de preparar las referidas composiciones de celecoxib con las cantidades reivindicadas de croscarmelosa de sodio que se emplea con excipiente, en vista de cualquiera de los documentos mencionados en la resolución o cualquier otra información que se encuentre en el estado de la técnica. 3.2.

En la resolución se afirma que la invención no tiene actividad inventiva por cuanto "señalar un rango determinado de croscarmelosa de sodio, no significa que la misma posee nivel inventivo más aún si en la totalidad de las reivindicaciones dependientes que señala la cantidad de croscarmelosa reclaman un porcentaje muy cercano al señalado por el estado de la técnica", conclusión que resulta errada ya que el Manual Andino establece que el examinador no debe determinar qué "cantidad" de actividad inventiva existe. 3.3.

La actividad inventiva existe o no existe, no hay respuestas intermedias. En consecuencia, la apreciación de que la solicitud no tiene altura inventiva suficiente como para que se considere patentable es un error conceptual. 3.4. Del análisis del caso se desprenderá que el celecoxib, como ingrediente activo era conocido previamente en el estado del arte (patentes citadas con los números US 5,466,823 y US 5,756,529) al igual que la croscarmelosa de sodio como excipiente (Tesis Doctoral de Alva Bazalar y Norma Fabiola) usada por la autoridad para indirectamente referirse a otras publicaciones; sin embargo, la combinación de ambos no es mostrada en ningún documento del arte anterior. 3.5.

Si bien las concentraciones del ingrediente activo se encuentran en el entorno establecido por el arte anterior (de 1O mg a 1000 mg) ni su combinación con croscarmelosa de sodio, ni el rango particular de este excipiente empleado (de 0,2 al 30% en peso con respecto al peso de la composición total) se encuentran sugeridos previamente, de aqui que no resultará obvia la invención. Como se notará, la determinación de la formulación adecuada para este principio activo, requirió de experimentación adicional (ejemplos de la solicitud) que corroboraran que la selección realizada era la correcta. 3 GACETA OFICIAL 26/01/2017 15 de 42 3.6.

Se señala en la resolución que la Tesis Doctoral de Alva Bazalar y Norma Fabiola, perteneciente al estado del arte, sugiere que el rango ideal para utilizar la croscarmelosa de sodio es de aproximadamente entre 0,2 y 10% y más preferiblemente entre 0,5 y 5%, y que las concentraciones empleadas en algunas reivindicaciones de la solicitud denegada están muy cercanas al rango anterior, de aqul la carencia del nivel inventivo; sin embargo, deberá notarse que el ingrediente activo utilizado en la referencia citada es hioscina-n-butil bromuro, muy diferente desde el punto de vista de sus propiedades físico-químicas al celecoxib, objeto de la solicitud denegada. 3. 7.

Los documentos citados se refieren a diferentes formulaciones probadas para determinar la mejor entre ellas, relativas particularmente al ingrediente hioscina-n-butil bromuro; concluyéndose que la formulación que contiene croscarmelosa de sodio es menos estable (mayor variación en la estabilidad en cuanto a la disolución del ingrediente activo y a su dosificación), que otra de las formulaciones probadas en la tesis que no contiene este excipiente. 3.8.

Debe considerarse que la hioscina-n-butil bromuro, como ingrediente activo, difiere mucho del celecoxib empleado en las formulaciones de la solicitud denegada. La hioscina-n-butil bromuro tiene una solubilidad de 1 en 1 en agua; es decir, es altamente soluble, en tanto, el celecoxib es un fármaco categorizado dentro de la Clase 11, según el Sistema de Clasificación de Biofarmacéuticos, que incluye aquellos fármacos con alta permeabilidad pero de baja solubilidad en medio acuoso, insuficiente para que la dosis total sea disuelta en los contenidos gastrointestinales bajo condiciones usuales. 3.9.

La Tesis Doctoral citada por el Comité, contrario a lo que se debería esperar, demuestra que la formulación que contiene croscarmelosa de sodio como desintegrante, no es la que mejor estabilidad tiene en cuanto a la dosificación y solubilidad del ingrediente activo. Si además de esto el experto conoce que el celecoxib tiene una solubilidad extremadamente baja, entonces nunca hubiera elegido la croscarmelosa de sodio para formular el celecoxib. 3.1 O. Lo que se deberla esperar según lo revelado por el estado del arte es que la combinación de celecoxib y croscarmelosa no funcionarían pues un ingrediente activo ya de por si poco soluble se podría hacer aún más insoluble durante su almacenamiento, encontrando que al combinar ambos, celecoxib y croscarmelosa de sodio en una tableta o cápsula, esta presenta una desintegración apropiada para lograr un perfil fármaco­ cinético aceptable para este principio activo.

Por tanto, se demuestra que la solicitud no se deriva de manera obvia del estado de la técnica. 3.11. Hasta el momento del surgimiento de la invención, el celecoxib sólo habla sido mencionado en el estado del arte como compuesto qulmico inhibidor 4 GACETA OFICIAL 26/01/2017 16 de 42 de la enzima ciclooxigenasa-2 y, por lo tanto, potencialmente útil como antiinflamatorio.

No existían antecedentes de cómo formularlo, para poder obtener composiciones farmacéuticas con estabilidad, biodisponibilidad, peñil de disolución y tiempo de desintegración apropiados. La invención denegada significa por tanto un aporte considerable al estado del arte y, en consecuencia, merece que le sea otorgado un derecho exclusivo. 3.12.

Dentro del trámite ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI, se demostró que la literatura citada por la autoridad como antecedentes para esta invención, no fue revisada físicamente. 3.13. Del análisis total de los documentos citados como antecedentes, se desprende que el contenido de ninguno de ellos afecta el nivel inventivo de la invención solicitada, por cuanto estos documentos no hacen obvias las composiciones de la presente invención, ni describen ni sugieren los aspectos beneficiosos de las composiciones de celecoxib y croscarmelosa de sodio.

Por lo tanto, una persona experta no podrla encontrar que la invención sea obvia en base a dichos documentos. 4. Argumentos de la contestación del Presidente del IEPI: 4.1. Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 4.2. Alega expresamente la legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la Ley de la materia. 4.3.

La demanda es improcedente por carecer de fundamento legal las pretensiones de la actora. 4.4. Impugna la prueba que llegara a presentar la actora en todo cuanto tuviera de ilegal e improcedente. 4.5. Ratifica la legalidad y validez del acto administrativo contenido en la resolución emitida por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI. 5.

Argumentos de la contestación del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales de IEPI: No obra en el expediente la contestación del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI. 6. Argumentos de la contestación del Procurador General del Estado: No obra en el expediente la contestación del Procurador General del Estado. 5 6 GACETA OFICIAL 7. 26/01/2017 17 de 42 Argumentos de la contestación de ALAFAR, tercero interesado: 7.1.

Las resoluciones impugnadas están acordes a derecho dado que la solicitud de patente de invención no cumple con el requisito de novedad ya que pretende proteger de manera exclusiva una composición farmacéutica que comprende el principio activo denominado CELECOXIB el cual ya se encontraba en el estado de la técnica antes de la presentación de la solicitud. 7.2.

Los informes periciales emitidos por la D1rección de Patentes determinaron que la reivindicación 76 del capitulo reivindicatorio constituye un uso, el cual no es factible de protección por patentes y además las reivindicaciones 28 y 29 son métodos terapéuticos, los cuales no son patentables conforme a lo dispuesto en el Literal d) del Artículo 20 de la Decisión 486. 7.3.

Con relación a lo sostenido por la demandante, respecto a que existe un error conceptual en la resolución cuestionada, se aprecia una interpretación tergiversada por parte de la demandante, dado que en ningún momento se utiliza en la resolución la palabra "suficiente". Así, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI manifiesta simplemente que la solicitud de registro de patente no goza de nivel inventivo y, por ello, no es susceptible de ser registrada. 7.4.

Si en efecto, la demandante lograra demostrar que de manera específica las concentraciones del ingrediente activo, su combinación con croscarmelosa y el rango del excipiente, no se encontraban en el estado de la técnica a la fecha de la solicitud, en realidad lo que estaría demostrando es que la solicitud gozaba de novedad, más no de nivel inventivo. 7.5.

Al emplear la demandante en el segundo párrafo de la pagina 5 la expresión "encontró" se demuestra que lo manifestado constituye un descubrimiento3 y tanto en la legislación nacional como en la legislación andina no se consideran invenciones a los descubrimientos. 3 Al respecto cabe senalar que el Articulo 15 de la Decisión 486 establece que no se consideran invenciones los descubrimientos; sin embargo, conforme fluye del expediente la invención para "COMPOSICIONES DE CELECOXIB" no fue objetada en virtud a lo dispuesto en el Articulo 15 de la Decisión 486; sino por no cumplir con el requisito de nivel inventivo definido en el Articulo 18 de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde realizar la interpretación del Articulo 15 de la Decisión 486. 6 GACETA OFICIAL 26/01/2017 18 de 42 B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.

La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Articules 14, 16, 17, 18, 19, Literal d) del Artículo 20, Articules 30 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.4 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.- "Art/cu/o 14.- Los Palses Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologla, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. • "Articulo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido et plazo previsto en el articulo 40.

Articulo 17.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación ocurrida dentro del a/fo precedente a la fecha de ta presentación de la solicitud en el Pals Miembro o dentro del año precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de: a) el inventor o su causahabiente: b) una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; o, e) un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventar o su causahabiente.

Articulo 18.• Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. Articulo 19.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industna, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.

Artículo 20.• No serán patentables: ( ) d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, as/ como /os métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales. ( r "Articulo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser índependientes o dependientes.

Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple. r r "Articulo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial. 7 GACETA OFICIAL 2. 26/01/2017 19 de 42 No procede la Interpretación Prejudicial de los siguientes artículos: a) Los Artf culos 16 y 17 de la Decisión 486, referidos al requisito de novedad dado que la resolución impugnada es la emitida por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI que determinó que la invención cumple con el requisito de novedad; sin embargo, no cumple con el requisito de nivel inventivo. b) El Articulo 19 de la Decisión 486, referido al requisito de aplicación industrial dado que la resolución impugnada emitida por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI no se pronunció respecto a dicho requisito, al no haberse superado la etapa referida al nivel inventivo. e) El literal d) del Artículo 20 de la Decisión 486, referido a las invenciones que no serán patentables y el Artículo 30 de la Decisión 486, referido al requisito de claridad y concisión, al no ser materia controvertida, dado que conforme se señaló anteriormente la resolución impugnada es la emitida por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI que determinó que la invención no cumple con el requisito de nivel inventivo. d) El Articulo 46 de la Decisión 486, referido al informe de expertos, dado dicho extremo no ha sido cuestionado en la demanda. 3.

Procede la interpretación prejudicial de tos Artículos 14 y 18 de la Decisión 486. De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de fas solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabifidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro titulo de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro titulo de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artfculo la oficina nacional competente denegará la patente·. 8 GACETA OFICIAL 26/01/2017 20 de 42 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3.

Concepto de invención y requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Nivel inventivo y estado de la técnica. Combinación de elementos conocidos. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial 1.1.

El Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. 1.2.

A la pregunta ¿qué se entiende por invención?, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: "(...) el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevas productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico -y por tanto no se deriven de manera evidente del 'estado de la técnica'- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria. 5 1.3.

Ahora bien, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnicaª; es decir, que antes de la 5 Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso N º 21-IP-2000 del 21 de octubre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 631, de110 de enero de 2001. 6 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina "Articulo 16.• Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá lodo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación da la novedad, también se considerará dentro del estado de fa técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud da fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el articulo 40. • GACETA OFICIAL 26/01/2017 21 de 42 fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento. 1.4.

Respecto del nivel inventivo, la invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, que permita alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos especlficos en el campo de la invención. 1.5.

Respecto del requisito de susceptibilidad de aplicación industrial, es necesario que para que un invento pueda ser protegido a través de una patente pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios7 • 2. Nivel inventivo y estado de la técnica 2.1. La demandante sostiene que la invención cumple con el requisito de nivel inventivo y una persona versada en la materia no encontrarla obvio o derivado del estado del arte de la invención los beneficios positivos de preparar las referidas composiciones de celecoxib con las cantidades reivindicadas de croscarmelosa de sodio que se emplea con excipiente, en vista de cualquiera de los documentos mencionados en la resolución o cualquier otra información que se encuentre en el estado de la técnica. 2.2.

En relación al requisito de nivel inventivo, el Artículo 18 de la Decisión 486 establece lo siguiente: "Articulo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

" 2.3. Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existian al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate; 7 Ver a modo referencia la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 182-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, p. 17. 10 GACETA OFICIAL 26/01/2017 22 de 42 es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente. 8 2.4.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. 9 2.5.

Para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invención el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina señala los siguientes criteríos10: a) El nivel inventivo implica un proceso creativo, por lo que la materia técnica de la invención reivindicada cuya protección se pretende no debe derivar del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida. b) El examinador debe determínar si la invención reivíndicada es inventiva o no; no hay respuestas intermedias.

La existencia o inexistencia de alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no el nivel inventivo. c) El examinador al efectuar el análisis debe evitar cualquier tipo de subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales. En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano. d) Si se ha determinado que la solicitud de patente de invención no cumple con el requisito de novedad, ya no será necesario evaluar el nivel inventivo, debido a que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. 8 lbldem, p.12. 11 De modo referencial, ver lnterprelación Prejudicial expedida en el Proceso 141-IP-2015 de fecha20 dejulio de2015.p.11. 10 Cfr. Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Palses de la Comunidad Andina.

Secretarla General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Segunda edición, editorial Abya Yala, Quito, 2004, pp. 76-78. Disponible en: http://www.comunidadandina.org/publiclpatentes.pdf. (Consulla: 18 de agosto de2016). 11 GACETA OFICIAL e) 26/01/2017 23 de 42 En la mayorla de tos casos, el estado de la técnica más cercano al que debe recurrir el examinador para evaluar el nivel inventivo, se encuentra en el mismo campo de la invención reivindicada o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. 2.6.

Cabe precisar que el Manual antes citado, establece que para determinar si la invención reivindicada deriva de manera evidente del estado de la técnica, se debe recurrir en lo posible al método problema - solución, el cual contempla las siguientes etapas: Identificación del estado de la técnica más cercano: En esta etapa el examinador debe plantearse la siguiente pregunta: ¿ qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? Identificación de las caracterfsticas técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad: Las diferencias, en términos de caracterfsticas técnicas, que advierta el examinador entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano constituye la solución al problema técnico que plantea la invención. Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano: - Para definir el problema técnico no se debe incluir elementos de la solución, porque ello determinarla que la solución sea evidente. - En determinadas circunstancias, el problema técnico deberá ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda de anterioridades, debido a que el estado de la técnica del cual partió el solicitante puede ser diferente al estado de la técnica más cercano utilizado por el examinador para evaluar el nivel inventivo.

"( ) La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la caracterfstica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio considerarla de todos modos 12 GACETA OFICIAL 26/01/2017 24 de 42 (..•)". t t - La búsqueda de información y/o documentos técnicos considerados como antecedentes que se efectúa debe ser a posteriori, tomando como referencia la misma invención. Ello implica que el examinador deberá hacer el esfuerzo intelectual de ponerse en el lugar que tuvo el técnico con conocimientos técnicos en la materia en un momento en que la invención no era conocida; es decir, antes del desarrollo de la invención. - La invención debe ser considerada en su conjunto.

Tratándose de una combinación de elementos, no se puede alegar que cada uno es obvio de manera aislada, pues la invención reivindicada puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. " La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características ". 12 - "...

Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado. Si el efecto se reduce a la suma de /os efectos de A y B, no habrá nivel inventivo ". 13 - En tal sentido, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: • • • ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?;

¿de resolverlo en la forma en que se reivindica; y ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo. 2.7. En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia.

Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica -sin que llegue a ser una persona altamente especializada- pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente. 11 lbldem. 12 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 141-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015. p. 11. 13 lbldem. 13 GACETA OFICIAL 3. 26/01/2017 25 de 42 Combinación de elementos conocidos 3.1.

La demandante sostiene que del análisis del caso se desprenderá que el celecoxib, como ingrediente activo era conocido previamente en el estado del arte (patentes citadas con los números US 5.466,823 y US 5,756,529) al igual que la croscarmelosa de sodio como excipiente (Tesis Doctoral de Alva Bazalar y Norma Fabiola) usada por la autoridad para indirectamente referirse a otras publicaciones; sin embargo, la combinación de ambos no es mostrada en ningún documento del arte anterior 3.2.

Sobre el particular cabe señalar que con relación a los requisitos atinentes al nivel inventivo y a la novedad de la invención, se presentan algunos casos dudosos que merecen un análisis especial, toda vez que al aplicar las reglas previamente citadas no resulta tan sencillo determinar su novedad y su altura inventiva. 14 3.3. Uno de esos casos es el que se relaciona con la combinación o mezcla de medios o elementos conocidos, que impone que en primer lugar el examinador establezca si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos.

Sobre el particular, cabe señalar que: "Se podria diferenciar la combinación de elementos de la simple agregación. La primera es la sinergia de /os elementos de forma tal que se genera uno nuevo con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento sólo es resultado de dicha combinación sin que puedan determinarse los elementos por separado; la segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros, es decir, no hay una sinergia o combinación intrinseca de /os e/ementos". 15 3.4.

Con relación a la combinación o mezclas de elementos conocidos no puede llegarse a priori a una conclusión, ya que no se puede predicar instantáneamente falta de nivel inventivo de una o de otra, porque en ambos cabe analizar siempre el caso concreto. 3.5. Daniel R. Zuccherino, en su libro "Patentes de Invención", trata el tema y reconoce la complejidad en determinar un nuevo resultado: "Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas.

Claro está que en la práctica, resulta a De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 153-IP-2015 de fecha 4 de febrero de 2016, pp. 14-15. Esta distinción la podemos encontrar en cursos sobre patentes dictados por la Doctora ZAMUDIO, Teodora, profesora de la Universidad de Buenos Aires. Publicado en la página www.dpi.bioetica.org/palfondo.htm. 14 GACETA OFICIAL 26/01/2017 26 de 42 veces dificil determinar si existe un 'nuevo resultado', parque éste puede consistir incluso en un resultada mejor que el conocido (par ejemplo, la calidad sonora de un disco compacto con un disco de vinilo).

Si el aporte implica un adelanto y se ha hecho alguna contribución novedosa y útil, se considera que hay invento.,,,& 3.6 De manera que la oficina de patentes respectiva, al realizar un análisis del nivel inventivo de agregaciones o de combinaciones o mezclas de elementos conocidos debe establecer si con el estado de la técnica al momento de la solicitud, dicho producto, asl sea por combinación de elementos conocidos, no es obvio ni evidente para un técnico medio en la materia.

No resulta acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de un simple análisis consistente en que si el producto se genera de elementos conocidos, se concluya per se que no tiene nivel inventivo. 3.7 Una combinación de elementos conocidos, dependiendo del caso particular, debe ser novedosa, con altura inventiva y susceptible de aplicación industrial; es decir, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria, sin que quepa necesariamente hacer dicho análisis en relación con cada componente cuando se trata de patentar este tipo de mezclas o combinaciones. 3.8 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el tema, ha sostenido lo siguíente: "La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente.

En efecto, ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, /os cuales constituirán la «materia prima» para desarrollar un nuevo producto o procedimiento. En este sentido, el invento constituye una derivación del estado de la técnica, pero, para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica.

Surge, por consiguiente, un requisito adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente.

Especlficamente en el área de los inventos químicos y biotecnológicos sucede con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso." (Proceso N° 16 ZUCCHERINO, Daniel R. Patentes de Invención. Gráfica Laf S.R.L, Buenos Aires. 1998, p. 72. 15 GACETA OFICIAL 26/01/2017 27 de 42 21-IP-2000.

Interpretación Prejudicial del 27 de octubre de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N ª 631, del 10 de enero de 2001). 3.9 Es conveniente señalar que la normativa andina sobre patentes no consagra de manera expresa lo referente al tema, como si lo hacen otras legislaciones como el Literal f) del Articulo 6 de la ley de Patentes argentina.

De ello no se desprende que con base en las normas que regulan la materia, "/as oficinas de patentes puedan hacer un análisis a la ligera de la altura inventiva en casos como el de combinación de elementos conocidos para denegar la patente de invención". 17 3.1 O En ese sentido, al realizar el análisis del nivel inventivo de agregaciones o de combinaciones o mezclas de elementos conocidos, se deberá establecer, tomando en consideración el estado de la técnica al momento de la solicitud, si lo que se pretende proteger no resulta obvio o evidente para un técnico medio en la materia.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-12033, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. la presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

Cecilia L�)iJ.eros MAGISTRADA 17 Ver a modo de referencia la Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 182-IP-2005 de 26 de octubre de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nª 1278, de 15 de diciembre de 2005. 16 26/01/2017 GACETA OFICIAL --'. 28 de 42 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. -------- ) e Notiffquese a la Corte consultante y remltase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17 GACETA OFICIAL 26/01/2017 29 de 42 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso 359-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante 03571-2013-0-1801-JR-CA-08 Referencia NEGOCAINA involucradas Marcas (denominativa) y MEBOCAINA (denominativa) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 3571-2013-0/S'ªSECA-CSJLI-PJ del 22 de junio de 2016, recibido el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita Interpretación Prejudicial del Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 035712013-0-1801-JR-CA-08; y, El Auto del 5 de setiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: 1 Proceso 359-IP·2016 26/01/2017 GACETA OFICIAL 2. 30 de 42 Demandante SOCIEDAD VETIPHARM LABORATORIOS COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Demandados Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Tercero interesado: NOVARTIS AG Hechos relevantes: 2.1.

El 6 de octubre de 2006, LABORATORIOS VETIPHARM S.R.L. (en adelante, VETIPHARM) solicitó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el lndecopi) el registro de la marca NEGOCAINA (denominativa) 1 para distin�uir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.

El 14 de diciembre de 2006 NOVARTIS AG (en adelante, NOVARTIS) presentó oposición contra la solicitud de registro en base a su marca MEBOCAINA (denominativa) registrada previamente en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza3, con Certificado 11830. 2.3. El 15 de junio de 2007 mediante Resolución 9888-2007/0SD-INDECOPI, la Oficina de Signos Distintivos del lndecopi declaró fundada la oposición formulada, y denegó el registro del signo solicitado, por considerar que resulta confundible con la marca registrada MEBOCAINA. 2.4.

El 12 de julio de 2007 VETIPHARM interpuso recurso de apelación contra la Resolución 9888-2007/0SD-INDECOPI. 2.5. El 29 de enero de 2008 mediante Resolución 250-2008/TPI-INDECOPI la Sala de Propiedad Intelectual del lndecopi suspendió la tramitación del procedimiento hasta que se resuelva el Expediente 315293-2007, correspondiente a la acción de cancelación de la marca MEBOCAINA (Certificado 11830) interpuesta por Gulf Pharmaceutical Industries Jullpar. 2.6.

El 30 de enero de 2013 mediante Resolución 333-2013/TPI-INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (antes Sala de Propiedad Intelectual), señaló lo siguiente: a) Levantó la suspensión ordenada mediante Resolución 2502008/TPI-INDECOPI de fecha 29 de enero de 2008, y; Expediente administrativo 293390-2006. 2 Clase 5: Productos farmacéuticos de uso humano y veterinarios. l Clase 5: Preparaciones farmacéuticas. 2 Proceso 359-IP-2016 GACETA OFICIAL b) 26/01/2017 31 de 42 Confirmó la Resolución 9888-2007/0SD-INDECOPI que denegó el registro de la marca NEGOCAINA (denominativa). 2.7.

El 7 de mayo de 2013 VETIPHARM presentó demanda contencioso administrativa contra la Resolución 333-2013/TPI-INDECOPI ante el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, señalando lo siguiente: a) No existe conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos objeto de análisis, ya que NEGOCAINA (denominativa) distingue un anestésico local para uso veterinario y MEBOCAINA (denominativa) distingue un desinfectante bucal de la boca y garganta para uso humano. b) Las marcas en controversia no protegen productos de la misma naturaleza. 2.8.

Mediante escrito del 7 de agosto de 2013 el lndecopi contestó la demanda señalando lo siguiente: a) La demandante no cuestiona la semejanza existente entre los signos. b) El signo NEGOCAINA (denominativo) pretende distinguir productos que comprenden a aquellos que distingue la marca MEBOCAINA (denominativa). c) La marca MEBOCAINA (denominativa) distingue preparaciones farmacéuticas de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que en relación a estos productos debe efectuarse el examen de registrabilidad. d) El examen de registrabilidad en materia de marcas es un examen de derecho, no de hecho.

Por eso para efectos registrales se considera exclusivamente la información que brinda el propio registro. 2.9. NOVARTIS contesta la demanda en los siguientes términos: 4 4 a) Los signos materia de conflicto si son confundibles al distinguir algunos de los mismos productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, y al ser similares tanto fonética como gráficamente. b) Los signos en controversia presentan una idéntica secuencia de vocales y semejante secuencia de consonantes.

No se verifica en el expediente la fecha de presentación del referido escrito. 3 Proceso 359-IP-2016 GACETA OFICIAL c) 26/01/2017 32 de 42 Las denominaciones que conforman los signos en cuestión presentan la misma extensión (9 grafías). 2.1 O. Mediante Resolución 9 del 26 de agosto de 2016 el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado declaró infundada la demanda. 2.11.

El 6 de octubre de 2015 VETI PHARM interpuso recurso de apelación contra la sentencia emitida por el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado. 2.12. El 27 de mayo de 2016 la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima suspendió el proceso, y dispuso solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda de VETIPHARM: 3.1. Los signos en controversia distinguen productos distintos. 3.2. Se ha acreditado que la marca solicitada identifica un producto veterinario en forma exclusiva. 4. Argumentos de la contestación del lndecopi: No obra en el expediente la contestación del lndecopi. 5. Argumentos del tercero interesado, NOVARTIS: No obra en el expediente la contestación de NOVARTIS.

B. NORMA A SER INTERPRETADA 1. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 5 2. Procede la interpretación de la referida norma, en la medida que la controversia radica en una presunta causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión con una marca registrada. 5 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna."Art/cu/o 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o se,vicios, o para productos o se,vidos respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)" Proceso 359-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/01/2017 33 de 42 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 5. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas denominativas simples.

Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos. Conexión competitiva entre los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Preguntas formuladas por la Corte consultante. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 2. 3. 4. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si la marca NEGOCAINA (denominativa) y la marca MEBOCAINA (denominativa), son confundibles o no, es pertinente analizar el Artf culo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) (...)" sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para /os mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 1.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrlnsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. 6 a) 11 El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad Ver Interpretaciones Pre¡udiciales recaldas en los Procesos 691-IP-2015 de fecha 21 de julio de 2016, 648-IP-2015 y 668-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016. 5 Proceso 359-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/01/2017 34 de 42 de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.

Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. 1.4. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca. 1.5.

Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 7 7 a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. lbldem. 6 Proceso 359-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/01/2017 35 de 42 1.6.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 8 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica {o figurativa} y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.7. Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.

Comparación entre marcas denominativas simples 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre la marca NEGOCAINA {denominativa) y la marca MEBOCAINA (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que ambos signos están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una palabra pronunciable dotada o no de un significado o concepto. 9 2.2.

Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener 8 Ibídem. 9 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 7 Proceso 359·1P·2016 GACETA OFICIAL 26/01/2017 36 de 42 significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 10 2.3.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo de conformidad siguiendo las siguientes reglas: 11 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre la marca NEGOCAINA (denominativa) y la marca MEBOCAINA (denominativa). 3. Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos 3.1 En el presente caso, los signos confrontados distinguen productos farmacéuticos/preparaciones farmacéuticas de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que deviene necesario hacer ID lbldem. 11 lbldem. 8 Proceso 359-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/01/2017 37 de 42 referencia al análisis de registrabilidad entre signos que amparan productos farmacéuticos. 3.2 El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de riesgo de confusión entre los consumidores.

En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso12. 3.3 Lo que se trata de proteger evitando la confusión entre marcas, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.

Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático, las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. 3.4 Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros paf ses sobre la cultura 'curativa personal', según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y; sin embargo, la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. 3.5 Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. 13 3.6 Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas. 14 12 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso B-IP-2013 del 15 de marzo de 2013. 13 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 30-IP-2000 del 2 de junio de 2000. 14 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 48-IP-2000 del 28 de julio de 2000. 9 Proceso 359-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/01/2017 38 de 42 3.7 Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.

El criterio comentado, insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente. 3.8 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar la registrabilidad de la marca NEGOCAINA (denominativa), tomando en cuenta que de incurrir en error podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida. 4.

Conexión competitiva entre los productos de las Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza 4.1. En ta controversia planteada se discute si existe o no conexión competitiva entre los productos que refieren los signos objeto de análisis en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. En ese sentido, resulta necesario que se realice et análisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexión competitiva entre los productos de la Clase 5 que distinguen la marca NEGOCAINA (denominativa) y la marca MEBOCAINA (denominativa). 4.2.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Articulo 151 de la Decisión 486. 15 4.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así 15 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna."Articu/o 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicias para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente." (Subrayado agregado) 10 Proceso 359-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/01/2017 39 de 42 como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 16 4.4.

Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre si.

La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre si. b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. e) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de íunio de 2016. 11 Proceso 359-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/01/2017 40 de 42 La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podrla darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnologia empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterf as) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De all[ que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 4.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro. 5.

Preguntas formuladas por la Corte consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la Corte consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurldico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 12 Proceso 359-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/01/2017 41 de 42 5.1.

¿ Qué criterios deben emplearse para juzgar si los productos veterinarios que pretende distinguir el signo solicitado NEGOCAINA y los productos farmacéuticos que distingue la marca registrada MEBOCAINA se encuentran vinculados competitivamente? Para determinar la conexión competitiva entre productos o serv1c1os corresponde tomar en consideración los criterios desarrollados en el Numeral 4.4 del Apartado 4 de la Sección O de la presente Interpretación Prejudicial.

Es importante precisar que el criterio "sustituibilidad o intercambiabilidad", asf como el de "complementariedad", por si mismos son suficientes para acreditar conexión competitiva. En cambio, los otros criterios (la pertenencia a la misma clase, los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; etc.) por sí mismos son insuficientes para aseverar la existencia de conexión competitiva.

La autoridad tendrá que verificar la concurrencia de varios de ellos, y si esta concurrencia permite afirmar que un consumidor razonable podría considerar que la empresa que produce un producto o servicio también produce el otro. 5.2. En el análisis de la identidad o vinculación competitiva de los productos ¿ es relevante el uso que se da a estos? El uso que se dé a los productos es el elemento fáctico relevante al momento de analizar el criterio de "complementariedad".

Asimismo, dicho uso es uno de los elementos fácticos a tener presente en el criterio "sustituibilidad o intercambiabilidad". En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 03571-2013-0-1801-JR-CA-08, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artf culo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. 13 Proceso 359-IP-2016 26/01/2017 GACETA OFICIAL 42 de 42 �J Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA - Hugo Ramiro Gómez pac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notiflquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 14