Po TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 18 de octubre de 2016 Proceso Asunto Consultante Expediente interno del Consultante Referencia Magistrado Ponente VISTOS 337-1P-2016 Interpretación Prejudicial Grupo de Trabajo de Competencia Deslea! y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia 2014-138894 Marcas involucradas LIBRE INVERSIÓN ORO CRÉDITO (mixta) y ORO CREDITO DINERO AL INSTANTE (mixta) Hugo Ramiro Gómez Apac El Oficio 1003-185 del 7 de junio de 2016, recibido vía courrier el 17 de junio del mismo año, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicita la Interpretación Prejudicial del Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2014- 138894; y, El Auto del 5 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 4. Partes en el Proceso Interno: 2.1. 2.2. Demandante E FUNDACION DELAMUJER Demandado E VIRGINIA PRADA DE CLAVIJO Hechos relevantes: El 27 de junio de 2014, FUNDACION DELAMUJER interpuso denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial contra VIRGINIA PRADA DE CLAVIJO (en adelante, la señora Prada), basándose en la titularidad que ostenta sobre la marca LIBRE INVERSIÓN ORO CRÉDITO (mixta), registrada con Certificado 345896*, para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza?, manifestando lo siguiente: a) Ha venido utilizando ta marca LIBRE INVERSIÓN ORO CRÉDITO (mixta) desde muchos años antes de su registro. b) En el año 2012 tuvo conocimiento de la existencia de una serie de establecimientos de comercio de propiedad de la señora Prada, en los que se utiliza la marca ORO CRÉDITO AL INSTANTE (mixta) para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza?, la cual es muy similar a su marca registrada, por lo que se origina confusión en los usuarios.
Mediante Auto 37100 del 11 de mayo de 2016, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) de la República de Colombia dejó constancia que la señora Prada contestó la demanda; asimismo, dispuso solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a fin de obtener un pronunciamiento en cuanto al siguiente aspecto: - ¿Cómo debe hacerse el análisis del Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, sí el uso presuntamente infractor se realiza con anterioridad a la concesión al registro de la marca infringida o, incluso, si eventualmente existe un derecho de propiedad industrial en cabeza del presunto infractor? Conforme a la documentación que obra en el expediente, dicha marca habria sido solicitada el 11 de mayo de 2007 y concedida mediante Resolución 37860 del 19 de noviembre del mismo año. Clase 36: seguros, negocios financieros, negocios monetarios y negocios inmobiliarios.
Clase 36: servicios financieros. No obra en el expediente la contestación de la señora Prada. NORMAS A SER INTERPRETADAS Por Auto 37100 del 11 de mayo de 2016 y Oficio 1003-185 del 7 de junio de 2016, el Órgano consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinas, en cuanto al siguiente punto: - ¿Cómo debe hacerse el análisis del Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, si el uso presuntamente infractor se realiza con anterioridad a la concesión al registro de la marca infringida o, incluso, si eventualmente existe un derecho de propiedad industrial en cabeza del presunto infractor? Procede interpretar el Literal d) del Artículo 155 de la norma antes citada, conforme a lo solicitado.
De oficio, procede interpretar el Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinaf, toda vez que para absolver la cuestión planteada resulta pertinente analizar el momento en el que se adquieren derechos de exclusiva sobre una marca. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar eliquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o delentar lales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el litular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
Í) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” 1.1.
1.2. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El derecho al uso exclusivo de una marca. Acción por infracción de derechos. Preguntas formuladas por el Órgano consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El derecho al uso exclusivo de una marca En el presente caso, se advierte que para dar respuesta a la pregunta formulada es necesario establecer el momento en el que se adquiere el derecho al uso exclusivo de una marca, a efectos de determinar cuándo este derecho puede ser oponible a terceros; en ese sentido, se procederá a analizar el Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” La disposición citada establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas.
Sobre la base de dicho principio básico se sustenta el sistema atributivo del registro de marca, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. En ese sentido se debe tener en cuenta lo siguiente:? a) Se hace referencia a derecho exclusivo, en la medida que una vez registrada la marca, su titular tiene la facultad de explotaria e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento, b) De conformidad con lo anterior, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: Facultad positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla.
Facultad negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el mercado. (i) En el ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible. 7 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 555-1P-2015 del 18 de agosto de 2016, 1.3. 2.1. 2.2. 2.3.
(1) En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio una marca idéntica o similar en relación con cualquier producto o servicio, siempre que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.
Ese derecho nace a partir del registro de la marca. Acción por infracción de derechos La acción por infracción de derechos se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Los sujetos que intervienen en esta acción, conforme a lo establecido en el Artículo 238 de la norma antes citada, son los siguientes: a) Sujeto activo, persona que puede interponer la acción: (i) El titular del derecho protegido: El titular puede ser una persona natural o jurídica.
Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado: Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los países miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de Derechos de Propiedad Industrial. b) Sujeto pasivo, persona sobre la cual recae la acción: (1) Cualquiera que infrinja el Derecho de Propiedad Industrial.
(ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los Derechos de Propiedad Industrial. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se verifique, sino que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. El objeto de la acción por infracción es precautelar los Derechos de Propiedad Industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto.8 En virtud de lo antes expuesto, la acción por infracción solo puede ser interpuesta por el titular de una marca registrada u otro signo usado previamente, siempre que tal uso sea generador de derechos —como De modo referencial, ver Proceso 263-1P-2015 del 25 de febrero de 2016, p. 13. 2.4. 2.5. 2.6. sucede con el nombre comercial o signos que hayan alcanzado el carácter de notoriosó—, o por el estado, de ser el caso, y tiene por finalidad impedir que personas no autorizadas hagan uso de signos idénticos o similares a los señalados inicialmente, por generar confusión o asociación en el público pertinente o ser susceptible de ello.
El Artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar terceros sin el consentimiento del titular de la marca.1? Respecto al Literal d), con esta prohibición se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello utilice en el comercio un signo idéntico o similar con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.?! El Literal d) mencionado es una causal general, en la medida que extiende la infracción al uso en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca registrada, de conformidad con los siguientes elementos para calificar la conducta establecida en dicho literal:12 a) La conducta se califica mediante el verbo “usar”.
Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar alguna actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. b) La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. c) Prevé una protección más allá del principio de especialidad.
Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. d) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es 0 n 2 De conformidad con lo establecido en los Artículos 224 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios en cualquiera de los paises miembros, aunque no se encuentren registrados o no hayan sido usados en el territorio donde se solicita la protección. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 460-IP-2015 del 7 de julio de 2016, p. 9.
De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 460-1P-2015 del 7 de julio de 2016, p. 11-12. Ibidem. 2.7. 3.1. necesario que se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. e) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales.
En aquellos casos en los que verifique la coexistencia de los signos en conflicto, es importante tener en cuenta que si la coexistencia pacífica entre los mismos revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraria la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción. Preguntas formuladas por el Órgano consultante Antes de dar respuesta a la pregunta formulada, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.
¿Cómo debe hacerse el análisis del Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, si el uso presuntamente infractor se realiza con anterioridad a la concesión al registro de la marca infringida o, incluso, si eventualmente existe un derecho de propiedad industrial a favor del presunto infractor? Habiéndose desarrollado, en los Apartados 1 y 2 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial, el marco teórico respectivo, se procederá a dar respuesta a las dos interrogantes que comprende la pregunta anterior, sin limitarlas al contenido de lo dispuesto por el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, por no ser necesario. - Si el uso presuntamente infractor se realiza con anterioridad al registro de la marca sustento de la acción De verificarse que los hechos denunciados se han realizado con anterioridad al registro de la marca supuestamente infringida, el titular de dicha marca (sujeto activo) no tendrá legitimidad para accionar respecto de tales hechos, en tanto que los mismos tuvieron lugar en un momento en el que no ostentaba la facultad de impedir que terceros sin su consentimiento realizaran los actos contemplados en el Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 13 13 Resulta importante reiterar que el registro de una marca es constitutivo de los derechos que ésta otorga, conforme lo dispone el Artículo 154 de la Decisión 486; en ese sentido, el uso de la misma 7 Cabe precisar que solo en aquellos casos en los que estemos ante una marca notoriamente conocida, reconocida como tal en alguno de los países miembros, podrá protegerse la misma durante un periodo anterior a su registro, siempre que se haya demostrado que la marca ya ostentaba tal carácter al momento en que se cometieron los actos presuntamente infractores, conforme se desprende de lo regulado en el Título XIIl de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - Si eventualmente existe un Derecho de Propiedad Industrial a favor del presunto infractor El Órgano consultante no ha especificado a qué Derecho de Propiedad Industrial se refiere; no obstante, de conformidad con la documentación obrante en el expediente**, el procedimiento que sustenta el pedido de interpretación versa sobre marcas, por tanto, se responderá la pregunta con relación a ese tema.
En caso de verificarse que la marca cuyo uso ha sido denunciado se encuentra registrada a favor del presunto infractor y ha sido utilizada por éste o por una persona autorizada luego de su registro con relación a los productos o servicios que la misma distingue, se establece que dicho uso será legítimo, pues se deriva de los derechos conferidos por su registro; por tanto, mientras la marca mantenga su vigencia, no podrían configurarse y, por ende, sancionarse los actos a los que se refiere el Artículo 155 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Si la marca señalada presenta variaciones esenciales en su conformación o distingue productos o servicios distintos a los que ampara su registro, no se podrá afirmar lo expuesto precedentemente; por tanto, la autoridad competente deberá efectuar el cotejo respectivo entre las marcas en conflicto y el análisis entre los productos o servicios que distinguen y, a partir de ello, determinar si se ha configurado o no alguno de los actos estipulados en el Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
El registro de una marca supone un examen de registrabilidad previo, en el que la autoridad competente determinó que dicha marca no contraviene el ordenamiento jurídico ni el derecho de terceros, por lo que debe presumirse su validez; no obstante, el registro podrá ser por sí solo no confiere ningún derecho sobre ésta. Asimismo, resulta pertinente añadir que quien considere que el registro de una marca ha sido solicitado de mala fe podrá cuestionar la validez del mismo a través de la acción de nulidad prevista por el Artículo 172 de la norma en comentario, aportando para tal efecto los medios probatorios que estime pertinentes a fin de probar su alegato.
El resultado de un procedimiento de nulidad iniciado contra una marca que sustenta una acción por infracción podrá ser determinante para decidir la comisión o no de una infracción. Descrita en el Apartado de la Sección A de la presente Interpretación Prejudicial. cuestionado, de oficio o a solicitud de parte, mediante la acción de nulidad regulada en el Artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por contravención a lo dispuesto en los Artículos 134, 135 o 136 de la Decisión antes citada o si el registro fue obtenido de mala fe.
De ser el caso, la autoridad competente deberá tener presente el procedimiento en el que se discuta la validez de alguna o todas las marcas en conflicto, en la medida que sea relevante a efectos de emitir un pronunciamiento respecto de una presunta infracción. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el Proceso Interno 2014-138894, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Notifíquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10