GACE2903 — Comunidad Andina · Micelio Jurídico

Año XXXIV – Número 2903 Lima, 26 de enero de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 444-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2009-00191. Referencia: Patente: “FORMULACIÓN DE INSECTICIDAS EN FORMA DE UNA EMULSIÓN DEL TIPO DE ACEITE EN AGUA” PROCESO 511-IP-2015 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2013-00009. Referencia: Signos MARLBORO ICE BLAST / KOOL MIDNIGTH BLAST y MIDNIGTH BLAST PROCESO 517-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2009-00295. Referencia: Marcas involucradas FRUTTÉ y FRUTI Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 26/01/2017 2 de 48 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de septiembre de 2016 Proceso: 444-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: Referencia: 2009-00191 Patente: " FORMULACIÓN DE INSECTICIDAS EN FORMA DE UNA EMULSIÓN DEL TIPO DE ACEITE EN AGUA,,. Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 2864, recibido el 3 de septiembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 15 literal b), 18, 25 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N º 2009-00191; y, El auto de 19 de mayo de 2016 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: b r BAYER CROPSCIENCE S.A. 1 GACETA OFICIAL Demandada:

2. LA NACIÓN COLOMBIANA SUPERINTENDENCIA COMERCIO- 26/01/2017 DE 3 de 48 INDUSTRIA Y Hechos Relevantes: 2.1. El 29 de mayo de 2003, BAYER CROPSCIENCE S.A. presentó una solicitud de patente de invención titulada "FORMULACIÓN DE INSECTICIDAS EN FORMA DE UNA EMULSIÓN DEL TIPO DE ACEITE EN AGUA". (Expediente Administrativo PCT 03 045533). 2.2.

Una vez publicada no se presentaron oposiciones de terceros. 2.3. El Superintendente de Industria y Comercio realizó el examen de fondo de la solicitud, estableciendo que debía: "i) aclararse cuál era el agente formador de la pe/lcula espesante, ii) que las reivindicaciones no se encontraban enteramente sustentadas en la descripción, en lo referente a /os formadores de pe/lcula y/o espesantes y al sistema emulsionante y iii) en /as reivindicaciones 1O, 11 y 12 se reclama el uso de una formulación, objeto no patentable, en tanto solamente los son /os productos o los procedimientos". 2.4.

El 4 de diciembre de 2007, BAYER CROPSCIENCE S.A. radicó ante la Superintendencia de Industria y Comercio su respuesta a los requerimientos formulados indicando que: "i) los agentes formadores de pellculas si se encontraban debidamente sustentados, ii) los formadores de pellcula hacen parte esencial de la formulación reivindicada, tal como han sido definidos: como polivinilpirrolidonas en una concentración de O. 1 a O. 5% en peso; iii) se incluyeron los componentes del sistema emulsionante; iv) y se eliminaron las reivindicaciones 1 O, 11 y 12". 2.5.

El 28 de diciembre de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Oficio 16787, comunicó a la solicitante que el objeto de la solicitud carecía de nivel inventivo, en tanto que los documentos D3 y D1 en combinación con D2 afectaba también su nivel inventivo. 2.6. El 31 de julio de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución 27532, denegó la patente de invención solicitada.

2.7. BAYER CROPSCIENCE S.A. presentó recurso de reposición contra el anterior acto administrativo. 2.8. El 21 de noviembre de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución 47045, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto administrativo recurrido. r 2 GACETA OFICIAL 26/01/2017 4 de 48

2.9. BAYER CROPSCIENCE S.A. presentó ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos mencionados. 2.1O. El 2 de septiembre de 2015, la Sección Primera del Consejo de Estado mediante Oficio 2864, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la Demanda presentados por BAYER CROPSCIENCE S.A.: 3.1. Indicó que la Superintendencia no aceptó los datos comparativos presentados junto con la respuesta al examen de fondo, ni tuvo en cuenta que estos se recabaron de acuerdo con los protocolos oficiales para la evaluación de irritabilidad ocular; el test se realizó de acuerdo con las directivas OECD 405 de 24 de febrero de 1987; adicionalmente, los ensayos se llevaron acabo de conformidad con las regulaciones de las buenas prácticas de laboratorio. 3.2.

Manifestó que se logró sustentar aún más el nivel inventivo adjuntando copia del IPER (Reporte Internacional Preliminar sobre Patentabilidad), por lo cual la oficina demandada debió haber tenido en cuenta los resultados de este examen llevado a cabo en fase internacional. 3.3. Agregó que los anteriores documentos no fueron entregados extemporáneamente como lo afirma la entidad demandada, sino que los mismos fueron entregados junto con la respuesta a las objeciones dentro del término legal; por lo tanto, deben ser aceptados. 3.4.

Argumentó que la formulación reivindicada presenta nivel inventivo de acuerdo con las disposiciones del Manual Andino de Patentes (MAP), toda vez que la formulación reivindicada es ligeramente irritante para los ojos. Esto último es un mejoramiento en relación con el problema de irritabilidad ocular. 4. Argumentos de la Contestación presentados por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: 4.1.

Sostuvo que la solicitud se presentó con el objetivo de reducir el perfil de toxicidad de los ingredientes activos de la formulación. Sin embargo, en la descripción original no se encontró ni un sólo dato que permitiera concluir que dicho problema se hubiera resuelto. 4.2. Manifestó que la sola inclusión de un agente formador de película no hace inventiva una formulación pesticida volátil, ya que la persona medianamente versada en la materia sabría que con dicho formador de película se disminuye la volatilidad y, por tanto, la capacidad de irritar los ojos. ll f 3 GACETA OFICIAL 26/01/2017 5 de 48 4.3.

Esgrimió que en el documento 03 se indica que la formulación puede contener espesantes de la misma manera que en la solicitud estudiada. El solicitante usó un polímero de vinilpirrolidona como formador de película y, por lo tanto, un técnico medianamente versado en la materia habría derivado de manera evidente el objeto de la solicitud a partir del documento 03. 4.4.

Indicó que una invención debe representar un salto cualitativo en la técnica y no simplemente cuantitativo. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 15 literal b), 18, 25 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No obstante, no se interpretarán los artículos 15 literal b) y 25.

El primero porque no se está debatiendo una patente de seres vivos. El segundo porque el presente caso no es un asunto que tenga que ver con la unidad de la invención. Se interpretarán, en consecuencia, los artículos 18 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. De oficio, se interpretará el articulo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que este artículo consagra los plazos para responder a la notificación de la oficina de patentes al realizar el examen de patentabilidad 1.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. "( ) Articulo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. ( } Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente.

Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior.

Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple. ( ) Articulo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta dlas contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta dlas adicionales. Cuando ta oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabílidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o sí a pesar de la respuesta subsistieran tos impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente9. ( r. 4 ( GACETA OFICIAL 26/01/2017 6 de 48 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Requisitos de patentabilidad. El análisis de nivel inventivo y el estado de la técnica.

El papel del técnico medio en la materia. La susceptibilidad de aplicación industrial. Las reivindicaciones y el examen de patentabilidad. Respuesta a los requerimientos de la oficina nacional competente en el marco del articulo 45 de la Decisión 486. Plazos. 2. 3. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Requisitos de patentabilidad.

El análisis de nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia. 1.1. Como en el proceso interno se discute si el objeto de la solicitud de patente presentada por BAYER CROPSCIENCE S.A. cumple con el requisito de nivel inventivo, se abordará el tema planteado reiterando los antecedentes jurisprudenciales sobre la materia2. 1.2.

Según lo dispuesto por el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, son tres los requisitos para que una invención sea considerada patentable: ser novedosa, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. De la novedad de la invención: 1.3. El articulo 16 de la Decisión 486 señala que "una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica".

Para el ordenamiento andino la novedad debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial.3 1.4. Para calificar adecuadamente la novedad debemos tener en cuenta los siguientes conceptos: 1.4.1. fj ¡ f 2 3 Invención: aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implique un avance técnico.

Ver Interpretaciones Prejudiciales 12-IP-98 del 20 de mayo de 1998; 46-IP-2012 del 20 de julio de 2012; 157-IP.2013 del 21 de mayo de 2014; y 183-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015. Sobre el concepto de novedad absoluta se puede ver la sentencia del 30 de octubre de 1996, expedida en el marco del proceso 1-Al-1996. 5 GACETA OFICIAL 1.4.2. 26/01/2017 7 de 48 Estado de la Técnica: es la información que, a la fecha de presentación o de prioridad, hubiese sido accesible al público4 por cualquier medio y en cualquier lugar. 1.5.

Ahora bien, una invención no está comprendida en el estado de la técnica, si antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no fueron accesibles al público, por cualquier medio y en cualquier lugar, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento. 1.6.

Para determinar la novedad se deben seguir las siguientes reglas: 1.6.1. Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que finalmente determinarán este aspecto. 1.6.2. Precisar la fecha sobre la base de la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. 1.6.3.

Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. 1.6.4. Finalmente, deberá compararse la invención con la regla técnica. Del nivel inventivo y estado de la técnica: 1.7. De conformidad con el artículo 18 de la Decisión 4865, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o normalmente versada en la materia. 1.8.

Ahora bien, para los efectos del artículo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente plasmar las siguientes definiciones: 1.8.1. Obvio: es una situación muy clara o que se muestra sin dificultad. 4 5 Persona o grupo de personas que no estén obligadas a mantener la confidencialidad de la información relacionada con la invención objeto de la solicitud de patente.

Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en fa materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. 6 GACETA OFICIAL 26/01/2017 8 de 48 1.8.2. Evidente: certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar''6• Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. 1.8.3.

Persona del oficio normalmente versada en la materia: es el técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: 1.8.3.1. El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la "media normal" en la materia que se trate.

Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista "obviedad", y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. 1.8.3.2. El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la "ficción" para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.

Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en día" pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.

Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo. En este sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de la invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que no serían otra cosa que aquellos mediados por conocimientos retrospectivos obtenidos de la propia invención o del estado actual de la técnica.

En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia, y se hizo un análisis retrotraído del nivel inventivo, es decir, no a posteriori, ex post facto o hindsight. 6 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.

Vigésima Segunda Edición. Madrid - Espal'\a. 2001. "DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO". Págs. 686 y 1089. 7 GACETA OFICIAL 26/01/2017 9 de 48 1.9. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. 1.1 O. De ser posible, para determinar el nivel inventivo se deben seguir las siguientes del análisis del problema solución7: 1.10.1.

Identificación del estado de la técnica más cercano. 1.10.2. Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad. 1.10.3. Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. 1.10.4. Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.

El examinador debe plantearse las siguientes preguntas: ¿Estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema? ¿De resolverlo en la forma en que se reivindica? ¿De prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo. De la susceptibilidad de aplicación industrial. 1.11.

Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 19 de la norma comunitaria que se interpreta. 7 Ver Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Palses de la Comunidad Andina.

Secretarla General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Págs. 76 a 78. Disponible en http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf. 8 f • GACETA OFICIAL 26/01/2017 10 de 48 1.12. Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten; por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica. 2.

Las reivindicaciones y el examen de patentabilidad 2.1. Como en el proceso interno se discute si las reivindicaciones se encontraban sustentadas en la descripción, se abordará el tema planteado reiterando la línea jurisprudencia! trazada por el Tribunal para este asuntoª. 2.2. Las reivindicaciones son las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección jurídica mediante el otorgamiento de la patente.

Son fundamentales para el análisis de registrabilidad y para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción (artículo 30 de la Decisión 486), 9 que finalmente sirve como parámetro interpretativo de aquellas. Además, es importante resaltar que la descripción pueda estar compuesta por dibujos (artículos 26 literal d) y 28 literal d), y complementada con el depósito del material biológico, de conformidad con lo expresado en el artículo 29 de la Decisión 486.

Lo anterior, ciertamente impone sobre el examinador la carga de mirar la solicitud de patente de manera integral y sistemática. 2.3. Como las reivindicaciones definen la invención a proteger, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin. Por lo tanto, el examinador debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo. 2.4.

En adición, se debe tener en cuenta que el requisito de claridad se cumple si se hace una apropiada interpretación de éstas, esto es, soportándola en la descripción y en sus complementos. Si una vez realizado esto no se observan nítidamente las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección, estaríamos en frente de unas reivindicaciones que no cumplen con el requisito de claridad.

B 9 Ver las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 165-IP-2013 de 4 de septiembre de 2013: 243-IP2013 de 2 de abril de 2014; y 7-IP-2015 de 12 de noviembre de 2015. "Articulo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes.

Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple". 9 ( GACETA OFICIAL 26/01/2017 11 de 48 2.5.

Es conveniente transcribir lo que se establece en el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina: Las reivindicaciones son la parle más importante de la solicitud, pues definen la invención a proteger y delimitan el alcance de esa protección (Arl. 51).

Es fundamental que sean claras y concisas (Arl. 30), para que: M 1. Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y 2. Puedan determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan /os derechos del titular de la patente. El requisito de claridad y concisión se aplica a cara reivindicaciones individualmente consideradas, as/ como al conjunto de todas". 2.6.

Es oportuno mencionar que el requisito de concisión va de la mano con el de claridad. Las reivindicaciones son concisas si son precisas, si están escritas en un lenguaje específicamente orientado a definir la invención. La concisión se dirige a establecer la simplicidad en el entendimiento del objeto a patentarse, teniendo en cuenta un análisis individual de cada una de ellas, como un análisis sistemático y en conjunto. 2.7.

Para el caso particular se deberá utilizar la descripción para interpretar las reivindicaciones de forma sistemática, de conformidad con lo planteado en la presente providencia. 3. Respuesta a los requerimientos de la oficina nacional competente en el marco del articulo 45 de la Decisión 486. Plazos 3.1. Como en el caso particular se discute si el documento IPER fue entregado dentro del plazo del articulo 45 de la Decisión 486, se abordará el tema planteado reiterando los antecedentes jurisprudenciales sobre la materia. 10 El esquema operativo tanto del solicitante como de la oficina de patentes en el marco de los requerimientos de mencionado articulo 45, es el siguiente: 3.2.1.

Antes del vencimiento del plazo de sesenta (60) para contestar el análisis de la oficina en relación con el no cumplimiento de los requisitos, el solicitante debe pedir por escrito que el mencionado plazo sea prorrogado por los treinta (30) días que prevé el primer párrafo del articulo 45. Esto quiere decir, que si la solicitud se presenta por fuera de los 60 días se 10 Ver la Interpretación Prejudicial 43-IP-2014 del 18 de junio de 2014. 10 GACETA OFICIAL 26/01/2017 12 de 48 debe aplicar el párrafo tercero del artículo 45, es decir, la denegación de la patente. 3.2.2.

La oficina competente deberá analizar, de conformidad con las circunstancias del caso, es decir, de acuerdo con su complejidad. necesidad y demás circunstancias particulares, si concede o no la prórroga solicitada. 3.2.3. En cualquier caso, debe notificar su decisión al solicitante. Esto, además de garantizar los principios básicos de "transparencia", "publicidad de los actos administrativos" y del "debido proceso", define la situación del solicitante en relación con su pedido.

De una aplicación sistemática de los artículos 411 y 45 de la Decisión 486, se deben contar los treinta (30) días de prórroga desde la notificación del acto que la concede. Una interpretación en sentido contrario seria soportar el esquema en el marco de la indefinición para el solicitante, o lo que es lo mismo, sobre una clara vulneración del debido proceso; es decir, si se sostiene que el plazo de prórroga debe ser contado desde el día siguiente de la finalización del plazo de sesenta (60) días, habría un espacio vacío donde el solicitante no sabría qué acción tomar: seguir trabajando en su contestación o recurrir si no está de acuerdo con la decisión de la oficina.

Por esta razón, el plazo de los treinta (30) días de prórroga debe contarse desde que se notifica la concesión de dicha prórroga. 3.3. En consecuencia con lo manifestado, se deberá determinar si el documento IPER fue entregado dentro de los plazos previstos en el articulo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2009-00191, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 11 Articulo 4.- Los plazos relativos a trámites previstos en la presente Decisión sujetos a notificación o publicación se contarán a partir del día siguiente a aquel en que se realice la notificación o publicación del acto de que se trate, salvo disposición en contrario de la presente Decisión. 11 GACETA OFICIAL 26/01/2017 13 de 48 La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Notifiquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 1 PROCESO 444-IP-2015 1 12 26/01/2017 GACETA OFICIAL 14 de 48 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 19 de agosto de 2016 Proceso: 511-IP-2015' Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de Jo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: Referencia: 2013-00009 Signos MARLBORO ICE BLAST / KOOL MIDNIGTH BLAST y MIDNIGTH BLAST Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 3259, recibido el 6 de octubre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 2013-00009; y, El auto de 1O de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: PHILLIPS MORRIS BRANDS SARL 26/01/2017 GACETA OFICIAL Demandada: LA NACIÓN SUPERINTENDENCIA COMERCIO (SIC) 15 de 48 COLOMBIANA DE INDUSTRIA Y Tercero Interesado: BRITISH AMERICAN TABACCO (BRANDS) INC 2. Hechos Relevantes: 2.1. El 25 de noviembre de 2010, PHILLIPS MORRIS BRANDS SARL (en adelante PHILLIPS MORRIS), solicitó el registro de la marca mixta MARLBORO ICE BLAST, para identificar los siguientes productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza: "tabaco crudo o procesado; productos de tabaco, incluyendo cigarrillos, cigarretes, cigarrillos, tabaco para enrollar sus propios cigarrillos, tabaco de pipa, tabaco para mascar, tabaco para oler, kretek, sustitutos de tabaco (no para propósitos médicos); artículos para fumador, incluyendo papel y tubos para cigarrillo ( ) y demás productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional Niza" (Expediente administrativo 1 O 148459).

AZUL TONOS FONDO NEGRO CON RAYAS AZUL BLANCO AZUL Y VERDE 2.2. La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 624 del 20 de enero de 2011. Estando dentro del término legal, BRITISH AMERICAN TABACCO (BRANDS) INC. (en adelante BRITISH AMERICAN), presentó oposición argumentando ser titular de la marca denominativa MIDNIGHT BLAST (Certificado 323037), y mixta KOOL MIDNIGHT BLAST (Certificado 324972), ambas para amparar los siguientes productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional Niza "tabaco crudo o procesado; productos de tabaco, incluyendo cigarrillos, cigarretes, cigarrillos, tabaco para enrollar sus propios cigarrillos, tabaco de pipa, tabaco para mascar, tabaco para oler, kretek, sustitutos de tabaco'\ 2 26/01/2017 GACETA OFICIAL 16 de 48 KODL(� MIDHIGHT BLAST ',j ( •' SPECIAL EOITIOH c;� fil[ ur�•THOL:.uTUúHl7-, --- [MB 2.3.

El 30 de mayo de 2011, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 28445, resolvió declarar infundada la oposición presentada y conceder el registro solicitado.

2.4. BRITISH AMERICAN interpuso el recurso de reposición y en subsidio de apelación. 2.5. El 31 de agosto de 2011, la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 47366, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto administrativo impugnado y concediendo el recurso de apelación. 2.6.

El 22 de julio de 2012, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial mediante Resolución 37559, resolvió el recurso de apelación revocando el acto administrativo impugnado, declarando fundada la oposición y negando el registro de la marca solicitada.

2.7. PHILLIPS MORRIS presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el anterior acto administrativo. 2.8. El 6 de octubre de 2015, la Sección Primera del Consejo de Estado mediante Oficio 3259, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la Demanda presentados por PHILLIPS MORRIS BRANS SARL: 3.1.

Afirmó que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos ortográfico, fonético y visual y que los signos ideológicamente son diferentes MIDNIGTH BLAST evoca una idea diferente a ICE BLAST. 3.2. Manifestó que la autoridad administrativa prescindió arbitrariamente de los elementos gráficos y denominativos de los signos, centrando su análisis en la palabra BLAST. 3 GACETA OFICIAL 26/01/2017 17 de 48 3.3.

Expresó que la marca solicitada está compuesta por distintos colores, una serie de trazos particulares y se presenta un tipo de figura característico. 3.4. Agregó que el término BLAST se usa para informar del efecto intenso en los sentidos al consumidor. ICE BLAST informa al consumidor sobre una intensa explosión de mentol. Por lo tanto, la palabra BLAST es débil.

Además, que existen muchas marcas registradas que contienen la palabra BLAST. 3.5. Sostuvo que la marca MARLBORO y el diseño de techo son notoriamente conocidas en Colombia y el mundo. Esto genera que el signo sea completamente distintivo y que en Chile se resolvió un caso similar. 4. Argumentos de la Contestación presentados SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: por la 4.1.

Indicó que los signos en conflicto son confundibles desde el punto de vista gráfico, fonético, ortográfico y conceptual. 4.2. Adujo que la expresión BLAST es un signo en idioma extranjero. No puede ser considerada como de conocimiento generalizado por el usuario promedio y, por lo tanto, cabe considerarla como de fantasía. 4.3. Expresó que la palabra BLAST es uno de los elementos característicos de la marca registrada y, en consecuencia, el público consumidor puede caer en error en relación con la marca solicitada. 4.4.

Sostuvo que la labor de la Superintendencia es autónoma e independiente en relación con decisiones tomadas en otros países. 5. Del Tercero Interesado, BRITISH AMERICAN TABACCO (BRANDS) INC.: 5.1. En el informe de la Corte Consultante se manifestó lo siguiente: La sociedad BRITISH AMERICAN TABACCO (BRANNDS} no presentó escrito de intervención a pesar de haberse notificado en debida forma.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial del articulo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente y de oficio, se () 4 GACETA OFICIAL 26/01/2017 18 de 48 interpretará el artículo 150 de la misma normativa 1, toda vez que es la norma que establece ciertas características de registrabilidad.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. La confusión ideológica. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos compuestos. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta.

Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras descriptivas o de uso común. El examen de registrabilidad que realiza la oficina de marcas. Autónomo, integral, motivado y de oficio. 2. 3. 4. 5. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos.

La confusión ideológica 1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo MARLBORO ICE BLAST (mixto) es confundible con las marcas MIDNIGHT BLAST (denominativa) y KOOL MIDNIGTH BLAST (mixta), el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2, del siguiente tenor literal: uArticulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos slgnos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. "( ) Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( ) Articulo 150.- Vencido el plazo establecido en el articulo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (... ) 2 I Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-IP-2013, del 8 de mayo de 2013 y Interpretación Prejudicial 114-lP-2013, del 29 de agosto de 2013. 5 GACETA OFICIAL a) 26/01/2017 19 de 48 sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o seivicios, o para productos o seivicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )". 1.2. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza. 1.3.

De ahí que la norma prohiba el acceso al registro de algún signo idéntico 3 o semejante4 a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca. 1.4.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 1.5. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.6.

Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si 3 4 Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto.

Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrían pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. (} 6 GACETA OFICIAL 26/01/2017 20 de 48 ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.7. Entre estas similitudes o semejanzas que pueden presentarse al cotejarse los signos en conflicto, para el caso concreto de los signos MARLBORO ICE BLAST (mixto)/ MIDHIGHT BLAST (denominativo) y KOOL MIDNIGTH BLAST (mixto), asume relevancia la comparación que se haga del aspecto conceptual o ideológico (las ideas que evocan los signos) y del aspecto fonético. 1.8.

Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal. 1.9.

En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos5: 5 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009. 7 GACETA OFICIAL 2. 26/01/2017 21 de 48 1.9.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.9.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.9.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.9.4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencia\mente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.

Comparación entre signos mixtos con parte compuesta y denominativos compuestos denominativa 2.1. De otra parte como la controversia informa de la presunta confusión entre el signo mixto MARLBORO ICE BLAST con el signo denominativo MIDNIGHT BLAST, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los denominativos pueden estar conformados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual, mientras que los mixtos se compone de este elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc. 2.2.

Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. ó 8 GACETA OFICIAL 26/01/2017 22 de 48 2.3.

Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.2.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.2.3.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.2.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.3.2.5. Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 2.4.

En el presente asunto, como el elemento denominativo de los signos es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros7: 6 7 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-IP-2014.

Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-IP-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-IP-2015. 9 GACETA OFICIAL 26/01/2017 23 de 48 2.4.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 2.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 2.4.5. Analizar si la palabra es gener1ca, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.

Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Para el caso particular, se deberá determinar si la palabra MARLBORO es notoriamente conocida, y con esta información establecer su incidencia en el conjunto marcaría y, por ende, la distintividad del signo MARLBORO ICE BLAST, teniendo en cuenta todos los parámetros mencionados en la presente providencia. 2.4.6.2.

Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 10 GACETA OFICIAL 2.4.6.3. 26/01/2017 24 de 48 Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 2.5.

De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo del signo mixto MARLBORO ICE BLAST y el denominativo MIDNIGTH BLAST en conflicto para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta interpretación, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollaran a continuación en esta providencia. 3.

Comparación compuesta. entre signos mixtos con parte denominativa 3.1. Como la controversia también informa de la presunta confusión entre los signos mixtos MARLBORO ICE BLAST y KOOL MIDNIGHT BLAST, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 3.2. Se deberá establecerse cuál es el elemento predominante de los signos mixtos, aplicando posteriormente las siguientes reglasª de comparación: 3.2.1.

Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habria riesgo de confusión. 3.2.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el B Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84IP-2007: e Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-IP-2014. 11 GACETA OFICIAL 26/01/2017 25 de 48 concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.

Además, teniendo en cuenta que el demandante argumentó que el diseño de techo es notoriamente conocido, se deberá determinar si dicho elemento es una marca notoriamente conocida, para posteriormente identificar la incidencia que tendría en todo el conjunto marcario, y con dicha información establecer la distintividad del signo mixto MARLBORO ICE BLAST, teniendo en cuenta todos los parámetros establecidos en la presente providencia. 3.2.3.

Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, determinadas en el acápite precedente. 3.3. Por lo tanto, se deberá aplicar los mencionados parámetros, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos mixtos MARLBORO ICE BLAST y KOOL MIDNIGTH BLAST, cuyo análisis pueda permitirle a la vez identificar, para el efecto, si existe un elemento compartido y preponderante o relevante en ambos signos. 4.

Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras o expresiones descriptivas o de uso común. 4.1. Como se argumentó en el proceso interno que la palabra BLAST es descriptiva y de uso común, el Tribunal abordará este tema siguiendo su línea jurisprudencia! al respecto9 y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes del Régimen de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina. 4.2.

El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como gráficos, palabras, expresiones o partículas, y alguno o varios de estos componentes pueden catalogarse como de uso común en relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, razón por la cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 4.3.

De ahí que el literal g) del articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohíba el registro de signos de uso común en los siguientes términos: 9 /) Enlre otras, en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2006 dentro del Proceso 151-IP-2006; Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2010 dentro del Proceso 22-lp-2010, Interpretación Prejudicial del 20 de mayo de 2015 del Proceso 184-IP2014 y Ja Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2016 del Proceso 327-IP-2015. 12 GACETA OFICIAL 26/01/2017 26 de 48 "No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país". 4.4.

La norma trascrita prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales del producto o servicio, cuya prohibición no debe comprenderse referida únicamente a los signos denominativos, pues los elementos gráficos también pueden llegar así a expresarlo, y por lo tanto de representar el signo gráfico o mixto en su total estructura una designación común o usual del producto, se adecuaría a esta causal de irregistrabilidad, constitutiva a la vez de causal de nulidad absoluta de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 172 contenido en la misma Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina. 4.5.

Sin embargo, es posible que palabras, expresiones o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.

En todo caso debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las palabras o particulas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 4.6. En cuanto a los signos exclusivamente descriptivos, estos tampoco pueden ser registrables como marcas al tenor de la prohibición contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en los siguientes términos: uNo podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, ta procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios". p 13 GACETA OFICIAL 26/01/2017 27 de 48 4. 7.

Los signos descriptivos, de acuerdo con la noción conceptual de los mismos en el Derecho de Marcas, corresponde a aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. 4.8.

En línea de principio, los signos exclusivamente descriptivos, al igual que los de uso común atrás considerados, carecen de distintividad, y por consiguiente no procede su registro como marca de acuerdo con lo previsto en la norma ya citada. Sin embargo, excepcionalmente como acontece con los de uso común, es posible que expresiones, palabras o partículas primigeniamente descriptivas, al ser transformadas o empleadas en unión, combinación o adición con otras, puedan llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan formar en su conjunto un signo con aptitud distintiva, de cuya evaluación en este sentido proceda su registro. 4.9.

De todos modos, en forma similar a lo ya expuesto respecto de los signos que involucran gráficos, partículas o expresiones de uso común, el titular de una marca que incluya elementos descriptivos no puede impedir que los mismos sean utilizados por otros empresarios, y en esas condiciones su marca puede llegar a ser considerada débil, porque igualmente los gráficos, palabras o expresiones descriptivas deben ser excluidas al realizar el cotejo de marcas. 4.11.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común o descriptivos) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintitividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto. ó 14 GACETA OFICIAL 26/01/2017 28 de 48 4.12.

Como el expediente informa que el elemento denominativo del signo solicitado a registro se encuentra conformado por palabras en idioma extranjero, el Tribunal se referirá a este tema sobre el cual ha trazado en múltiples pronunciamientos las pautas generales de interpretación que ha considerado atendibles para analizar este componente en los casos pertinentes. 4.14.

Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, pueden ser considerados signos de fantasía y, en consecuencia, proceder su registro como marcas 1°. 4.15. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuarios y, si además se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables11• 4.16.

El derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, y por lo tanto como en cualquier otra disciplina jurídica resulta atendible el principio de primacía de la realidad sobre las formas. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, le corresponde a la autoridad nacional competente examinar si los consumidores destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado, comprenden o no dichas palabras.

En el supuesto de ser entendidas perfectamente por los consumidores el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. 4.17. En consecuencia, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero cuyo significado sea de conocimiento generalizado en el sector del público al cual se encuentran dirigidos los productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, para luego determinar si dicha palabra o 10 11 b / Se destaca la Interpretación Prejudicial en ef Proceso 57-IP-2015, del fecha 13 de mayo de 2015, p. 12.

Se puede consultar la Interpretación Prejudicial en el Proceso 146-IP-2013, del 25 de septiembre de 2013, p. 12. 15 GACETA OFICIAL 26/01/2017 29 de 48 palabras resultan o no descriptivas, genéricas o de uso común de los mismos productos. 5. El examen de registrabilidad que realiza la oficina de marcas. Autónomo, integral, motivado y de oficio 5.1.

Como la demandante argumentó que se resolvió un caso similar en Chile, y teniendo en cuenta que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO indicó que es autónoma e independiente en relación con las decisiones tomadas en otros países, el Tribunal se referirá al tema, reiterando lo que ha sostenido sobre el particular en múltiples asuntos12 • 5.2.

El artículo 150 de la Decisión 486 prevé que la oficina nacional competente, una vez vencido en plazo para presentar oposiciones (artículo 148), deberá realizar el examen de registrabilidad. Dicho examen tiene las siguientes características: 5.2.1. Es autónomo: sus decisiones son independientes, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras entidades de registro de marcas, como en relación con las emitidas por la propia oficina.

Significa esto que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares. Lo anterior no tiene el alcance de afirmar que las oficinas de registro de marcas no tengan límites en sus actuaciones, o que no pueda referirse a sus propios precedentes en el desarrollo de sus funciones, sino que tiene la obligación al hacer el análisis de registrabilidad, de estudiar cada caso en particular, considerando todas sus características y teniendo en cuenta las pruebas que obren en el respectivo trámite, y desde luego las Normas Comunitarias aplicables.

Por lo mismo, el limite de sus actuaciones está dado por el Derecho Comunitario, en concordancia con las garantías procesales consagradas en las respectivas legislaciones de los Países a través de las acciones judiciales correspondientes para conocer de la legalidad de los actos administrativos que en el desarrollo de su función emitan. 12 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004;

Interpretación Prejudicial del 9 de marzo de 2005 en el Proceso 03-JP-2005; Interpretación Prejudicial del 16 de noviembre de 2005, en el Proceso 167-IP-2005. Interpretación Prejudicial del 10 de abril de 2013 en el Proceso 17-IP-2013. 16 GACETA OFICIAL 26/01/2017 30 de 48 5.2.2. Es de oficio: se debe realizar aunque no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 5.2.3.

Es integral: Se debe hacer un examen total del signo solicitado para registro, lo cual implica analizar si incurre en las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas previstas en los artículos 134, 135, 136, 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 5.2.4. Es motivado: debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas.

Esto quiere decir que la oficina nacional debe fundamentarlo y no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2013-00009, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto el Tribunal. Cecilia Lu�i�ros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez pac MAGISTRADO 17 GACETA OFICIAL 26/01/2017 31 de 48 De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 511-IP-2015 18 26/01/2017 GACETA OFICIAL 32 de 48 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 18 de agosto de 2016 Proceso: 517-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2009-00295 Referencia: Marcas involucradas FRUTTÉ y FRUTI Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 3249 recibido el 6 de octubre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135, 136, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 2009-00295; y, El auto de 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: MEALS DE COLOMBIA S.A. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA -SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO (SIC)- INDUSTRIA Y 26/01/2017 GACETA OFICIAL Tercero Interesado: 2. 33 de 48 DÁVILA ARBONA S.A. Hechos Relevantes: 2.1. El. 27 de octubre de 2006, DÁVILA ARBONA S.A. (en adelante DAVILA), solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superin!endencia de Industria y Comercio, el registro de la marca mixta FRUTTE para identificar los siguientes productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: "Te, infusiones de frutas y mates".

(Expediente administrativo 06 109657). 2.2. La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad lnduslrial 570 del 30 de noviembre de 2006. Estando dentro del término legal MEALS DE COLOMBIA S.A. (en adelante MEALS), presentó oposición sobre la base de su marca mixta FRUTI, registrada bajo el Certificado 260029, para amparar los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: "hielo, paletas y helados comestibles".,,t l (••t l. K4t ·"'.1'1 l H'-f t HO 2.3.

El 29 de diciembre de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 56059 resolvió declarar infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca solicitada. 2.4. MEALS interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación. f 2 34 de 48 26/01/2017 GACETA OFICIAL 2.5.

El 30 de enero de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 04434 resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo impugnado y concediendo el recurso de apelación interpuesto. 2.6. El 27 de febrero de 2009, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 10288 resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto administrativo impugnado. 2.7.

MEALS presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las anteriores resoluciones. 2.8. El 6 de octubre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante Oficio 3249 solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de COLOMBIA S.A.: la Demanda presentados por MEALS DE 3.1. Adujo que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos gráfico, ortográfico, fonético y conceptual, teniendo en cuenta que el elemento relevante es el denominativo. 3.2. Expresó además que los elementos que componen la marca solicitada son descriptivos y que los signos en conflicto despiertan la misma idea en el público consumidor. 3.3.

Sostuvo que mientras la marca opositora FRUTI, previamente registrada, termina en letra "i", la marca solicitada posteriormente FRUTEÉ termina con una "e", indicando la misma composición ortográfica. 3.4. Agregó que los productos que amparan los signos en conflicto tienen conexión competitiva. 4. Argumentos de la Contestación presentados Superintendencia de Industria y Comercio: por la 4.1.

Adujo que los signos en conflicto no son confundibles ni por el aspecto denominativo ni por el gráfico y además que el signo solicitado es distintivo en su conjunto. 6 f 4.2. De otra parte, que la partícula FRUT es de uso común y no puede sE:r apropiable por ningún empresario, y que la marca concedida FRUTTE, atendiendo a la tilde que se incluye en la letra "E", conlleva a que el consumidor se genere la idea no solo de "fruta" sino de TÉ de frutas. 3 GACETA OFICIAL 5. 26/01/2017 35 de 48 Del Tercero Interesado DÁVILA ARBONA S.A.: 5.1.

En el informe remitido por la Corte Consultante no se da cuenta de la contestación del tercero interesado. Tampoco se remitió con los documentos anexos a la solicitud. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135, 136, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede interpretar frente al caso concreto el artículo 136 literal a) que contempla la causal de irregistrabilidad frente a la cual debe estudiarse la nulidad materia de la Litis, y aunque no se discute dentro del mismo una causal de nulidad absoluta, las cuales se encuentran previstas en el artículo 135 de la misma Decisión en concordancia con lo previsto en el primer párrafo del articulo 172 ibídem, el Tribunal al referirse en esta providencia al análisis de registrabilidad de los signos compuestos por elementos de uso común y descriptivos, en razón de discutirse estos aspectos dentro del proceso, habrá de referirse también a las causales de irregistrabilidad previstas en los literales e) y g) del artículo 135 solicitado 1.

Las demás disposiciones no se interpretarán, porque en relación con el artículo 134, no se discute dentro del proceso el concepto de marca para que proceda la interpretación de esta norma, ni se está debatiendo un asunto procesal relacionado con la figura de la oposición a lo cual se refiere el artículo 148 ibídem, ni tampoco se Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. ( ) "Articulo 135 No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) consistan exclusivamente en un sígno o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaclones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dlcho signo o lndicación, incluidas las expreslones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

( ) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual g) del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país\ (... ) Articulo 136 "No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicltada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, º para producto� o.. servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un nesgo de confus1on o de asociación".

( )". 4 GACETA OFICIAL 26/01/2017 36 de 48 discute la operatividad del examen de registrabilidad relacionado con el articulo 150 ibídem. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 4. 5. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos.

La confusión ideológica. Comparación entre signos mixtos. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por elementos gráficos y partículas de uso común y descriptivas. Los signos en idioma extranjero. La conexión competitiva de productos de la misma Clase 30. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. La confusión ideológica 2. 3. 1.1. Como en el proceso interno se discute si los signos mixtos FRUTTÉ y FRUTI son confundibles, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2, del siguiente tenor literal: MArtículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero. en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente sollcitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )". 1.2. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcaría, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios 2 Sobre esta causal se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-IP-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-IP-2013, del 29 de agosto de 2013. 5 GACETA OFICIAL 26/01/2017 37 de 48 que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza. 1.3.

De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico3 o semejante4 a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca. 1.4.

Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 3 4 1.6.1.

Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos tos elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes. que podrían pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 6 GACETA OFICIAL 26/01/2017 38 de 48 1.6.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1. 7. Entre estas similitudes o semejanzas que pueden presentarse al cotejars� los signos en conflicto, para el caso concreto de los signos FRUTTE y FRUTI, asume relevancia la comparación que se haga del aspecto conceptual o ideológico (las ideas que evocan los signos) y del aspecto fonético. 1.8.

En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos 5: () b f s 1.9.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.9.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.9.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009. 7 GACETA OFICIAL 1.9.4. 2. 26/01/2017 39 de 48 Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.

Comparación entre signos mixtos 2.1. De otra parte, como la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos mixtos, FRUTTÉ y FRUTI, debe tenerse en cuenta al compararlos que este tipo de signos se componen de un elemento denominativo que a su vez puede ser simple o compuesto y de uno gráfico. El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual.

El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc. 2.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.

En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas6 para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión. 2.3.2. Si el elemento gráfico es el preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. 6 f Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-IP2014. 8 GACETA OFICIAL 26/01/2017 40 de 48 - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 2.3.3. Si por el contrario el elemento denominativo es el preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, a saber: 2.3.3.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.3.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.3.3.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.3.3.5. Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 2.4.

De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto FRUTTÉ y FRUTI para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta interpretación, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollaran a continuación en esta providencia. 9 GACETA OFICIAL 3. 26/01/2017 41 de 48 Análisis de registrabilidad de signos compuestos por elementos gráficos y partículas de uso común y descriptivas 3.1.

Como en el proces? interno se discute si los elementos gráficos del signo mixto FRUTIE son descriptivos, y si la partícula FRUT es de uso común, el Tribunal abordará este tema siguiendo su línea jurisprudencia! al respecto7 y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes del Régimen de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina. 3.2. El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como gráficos, palabras, expresiones o partículas, y alguno o varios de estos componentes pueden catalogarse como de uso común en relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, razón por la cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 3.3.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: "No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país". 3.4. La norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales del producto o servicio, cuya prohibición no debe comprenderse referida únicamente a los signos denominativos, pues los elementos gráficos también pueden llegar así a expresarlo, y por lo tanto de representar el signo gráfico o mixto en su total estructura una designación común o usual del producto, se adecuaría a esta causal de irregistrabilidad, constitutiva a la vez de causal de nulidad absoluta de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del articulo 172 contenido en la misma Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.5.

Sin embargo, es posible que los gráficos, palabras, expresiones o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otros elementos, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la 7 Se destaca la siguiente provídencía: Interpretación Prejudicial del 25 de septiembre de 2015 en el Proceso 112·1 P-2015. 10 GACETA OFICIAL 26/01/2017 42 de 48 configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.

De todos modos, el titular de la misma no podria impedir que los elementos de uso común sean utilizados por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque los gráficos, expresiones, palabras y partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 3.6. En cuanto a los signos exclusivamente descriptivos, estos tampoco pueden ser registrables como marcas al tenor de la prohibición contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en los siguientes términos: "No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios". 3.7.

¡.f} 3.8. En línea de principio, los signos exclusivamente descriptivos, al igual que los de uso común atrás considerados, carecen de distintividad, y por consiguiente no procede su registro como marca de acuerdo con lo previsto en la norma ya citada. Sin embargo, excepcionalmente como acontece con los de uso común, es posible que expresiones, palabras o partículas primigeniamente descriptivas, al ser transformadas o empleadas en unión, combinación o adición con otras, puedan llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan formar en su conjunto un signo con aptitud distintiva, de cuya evaluación en este sentido proceda su registro. 3.9.

En otra hipótesis, puede suceder que un elemento descriptivo respecto de determinados productos o servicios, se proyecte en un sentido distinto y pueda tener la capacidad de generar un resultado novedoso, como 11 GACETA OFICIAL 26/01/2017 43 de 48 cuando se vincula para distinguir determinados productos o servicios que no guardan ninguna relación con la expresión propia a la cual corresponde su significado, en cuya apreciación cabe la regla de la percepción que le atribuya el consumidor medio. 3.1 O. De todos modos, en forma similar a lo ya expuesto respecto de los signos que involucran gráficos, partículas o expresiones de uso común, el titular de una marca que incluya elementos descriptivos no puede impedir que los mismos sean utilizados por otros empresarios, y en esas condiciones su marca puede llegar a ser considerada débil, porque igualmente los gráficos, palabras o expresiones descriptivas deben ser excluidas al realizar el cotejo de marcas. 3.11.

Para finalizar el tema comprendido en este punto, los elementos de uso común o descriptivos en una clase determinada, pueden no ser así en otra. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. 3.13. De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación, se deberá determinar si los elementos gráficos del signo mixto FRUTTÉ, y si la partícula FRUT, son de uso común o descriptivos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y seguidamente realizar la comparación excluyendo los elementos de uso común o descriptivos que hubiere llegado a determinar, considerando, de ser pertinente y dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo 3.11. 4. -·--- l Los signos en idioma extranjero 4.1.

Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, pueden ser considerados signos de fantasía y, en consecuencia, proceder su registro como marcas8. 4.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuarios y, si además se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables9• 4.4.

En el supuesto de ser entendidas perfectamente por los consumidores el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. 4.5. En consecuencia, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero cuyo significado sea de conocimiento generalizado en el sector del público al cual se encuentran dirigidos los productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, para luego determinar si dicha palabra o palabras resultan o no descriptivas, genéricas o de uso común de los mismos productos. 5.

La conexión competitiva de productos de la misma Clase 30 5.1. Como el signo mixto FRUTTÉ se solicitó para amparar "té, infusiones de frutas y mates" de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y la opositora se encuentra registrada para amparar "hielo, paletas y helados comestibles" de la misma Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, se abordará el tema propuesto. 5.2.

De no probarse la notoriedad de las marcas mixtas FRUTTÉ y FRUTI, se deberá proceder a analizar la conexión competitiva en el presente asunto, considerando los referentes jurisprudenciales en los cuales ha 6 9 Se destaca la Interpretación Prejudicial en el Proceso 57-IP-2015, del fecha 13 de mayo de 2015, p. 12. Se puede consultar la Interpretación Prejudicial en el Proceso 146-IP-2013, del 25 de septiembre de 2013, p. 12. 13 GACETA OFICIAL 26/01/2017 45 de 48 tratado el tema10, pues al efecto ha señalado algunos criterios y factores que contribuyen a establecerlo como seguidamente se explican. 5.3.

En principio, pueden existir en el mercado marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases. La regla de la especialidad se ha matizado y se han generado excepciones específicas en el campo de la conexión competitiva y la protección de los signos notoriamente conocidos11. 5.4.

Si estamos en frente de productos y/o servicios registrados en diferentes clases es preciso que se matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para de esta manera poder establecer la posibilidad de error en el público consumidor. 5.5.

Para el efecto, se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, ni la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes (párrafo segundo del artículo 151 de la Decisión 48612 ). 5.6.

Por lo tanto, para apreciar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, es de tener en cuenta entre otros criterios, los siguientes: 5.6.1. 10 11 12 La inclusión de productos diferentes en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. En esta hipótesis se está frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos y/o servicios diferentes de una misma clase.

Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003 en el Proceso 114-IP-2003; Interpretación Prejudicial del 15 de julio de 2015 en el Proceso 324-IP-2014. El principio de especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: el derecho al uso exclusivo de una marca se circunscribe a los productos y servicios determinados en el registro respectivo, los cuales hacen parte de una misma clase en relación con la Clasificación Internacional de Niza.

El objetivo de la regla de especialidad consiste establecer un parámetro inicial para evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios también idénticos o similares. Para garantizar esto al solicitante, de conformidad con el articulo 139 literal f). se le pide que indique ta clase a ta cual corresponden los productos o servicios.

Sobre el principio de especialidad se puede consultar la interprelación prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida dentro del Proceso 148-IP-2005. Articulo 151 "( ) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anlerior no delerminaran la similitud ni ta disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente: 14 GACETA OFICIAL 26/01/2017 46 de 48 que en caso de figurar registrados en marcas similares o idénticas, la vinculación o relación entre productos y/o servicios se presume y consecuencialmente se presume también la conexidad competitiva, en cuyo evento la prueba para desvirtuarla -(que no existe conexidad}- le corresponderá al titular de la marca a la cual se le atribuya dicha presunción. 5.6.2.

Canales de comercialización. Para determinar la conexión competitiva se deben analizar los canales de comercialización de los productos y/o serv1c1os. Por ejemplo, la comercialización en grandes cadenas y tiendas por departamentos o supermercados, tendria poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios.

En cambio, habría mayor incidencia en tiendas o almacenes especializados, así como en pequeños sitios de expendio, donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud o relación. 5.6.3. Similares medios de publicidad. Si los productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa}, la incidencia de conexión competitiva sería mayor.

Por el contrario, si la difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. Si comparten los mismos medios de publicidad especializados, también podríamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado aisladamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto. 5.6.4.

Mismo género de los productos. Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayor incidencia de conexión competitiva. Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir. 5.6.5. El grado de sustitución (o intercambiabilidad) complementariedad de los productos. o En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 15 GACETA OFICIAL 26/01/2017 47 de 48 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro13.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 5.7. De conformidad con los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.

Sin embargo, con el fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades ylo son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad.

Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva 14. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2009-00295, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 13 t IJ I 14 En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOM{A. n MICROECONOMfA. [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: "El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelta más barato en términos relativos".

Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<https://books.google.com.ec/books?id=ld8168bW3eoC&pg=PA247&dg=microeconomia +efecto+sustilucion&hl=es&sa=X&ved=OahUKEwjQmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXc06AEJJTA C#v=onepage&g=microeconomia%20efecto%20sustitucion&f=false> (visitado el 9 de mayo de 2016).

Ver Interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 16 GACETA OFICIAL 26/01/2017 48 de 48 La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatut del Tribunal.

M� Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Notifiquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 517-IP�2015 17

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