de eS TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 19 de agosto de 2016 Proceso: 511-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consuitante: 2013-00009 Referencia: Signos MARLBORO ICE BLAST / KOOL MIDNIGTH BLAST y MIDNIGTH BLAST Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 3259, recibido el 6 de octubre de 2015, mediante el cua! la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 2013-00009; y, El auto de 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: PHILLIPS MORRIS BRANDS SARL 2.1. 2.2. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA a SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) Tercero Interesado: BRITISH AMERICAN TABACCO (BRANDS) INC Hechos Relevantes: El 25 de noviembre de 2010, PHILLIPS MORRIS BRANDS SARL (en adelante PHILLIPS MORRIS), solicitó el registro de la marca mixta MARLBORO ICE BLAST, para identificar los siguientes productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación internacional de Niza: “fabaco crudo o procesado; productos de tabaco, incluyendo cigarrillos, cigarretes, cigarrillos, tabaco para enrollar sus propios cigarrillos, tabaco de pipa, tabaco para mascar, tabaco para oler, kretek, sustitutos de tabaco (no para propósitos médicos); artículos para fumador, incluyendo papel y tubos para cigarrillo ( ) y demás productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional Niza” (Expediente administrativo 10 148459).
AZUL TONOS FONDO Ma rl oro A PAE BLAST VERDE La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 624 del 20 de enero de 2011. Estando dentro del término legal, BRITISH AMERICAN TABACCO (BRANDS) INC. (en adelante BRITISH AMERICAN), presentó oposición argumentando ser titular de la marca denominativa MIDNIGHT BLAST (Certificado 323037), y mixta KOOL MIDNIGHT BLAST (Certificado 324972), ambas para amparar los siguientes productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional Niza “tabaco crudo o procesado; productos de tabaco, incluyendo cigarrillos, cigarretes, cigarrillos, tabaco para enrollar sus propios cigarrillos, tabaco de pipa, tabaco para mascar, tabaco para oler, kretek, sustitutos de tabaco”.
DIES 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. KGOÓL-A MIDNIGHT BLAST SPECIAL EDI DY ue rntmoL COR | mMB_ El 30 de mayo de 2011, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 28445, resolvió declarar infundada la oposición presentada y conceder el registro solicitado. BRITISH AMERICAN interpuso el recurso de reposición y en subsidio de apelación. El 31 de agosto de 2011, la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 47366, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto administrativo impugnado y concediendo el recurso de apelación. El 22 de julio de 2012, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial mediante Resolución 37559, resolvió el recurso de apelación revocando el acto administrativo impugnado, declarando fundada la oposición y negando el registro de la marca solicitada.
PHILLIPS MORRIS presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el anterior acto administrativo. El 6 de octubre de 2015, la Sección Primera del Consejo de Estado mediante Oficio 3259, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la Demanda presentados por PHILLIPS MORRIS BRANS SARL: Afirmó que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos ortográfico, fonético y visual y que los signos ideológicamente son diferentes MIDNIGTH BLAST evoca una idea diferente a ICE BLAST.
Manifestó que la autoridad administrativa prescindió arbitrariamente de los elementos gráficos y denominativos de los signos, centrando su análisis en la palabra BLAST. 3.3, 3.4. 3.5. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5.1. Expresó que la marca solicitada está compuesta por distintos colores, una serie de trazos particulares y se presenta un tipo de figura característico.
Agregó que el término BLAST se usa para informar del efecto intenso en los sentidos al consumidor. ICE BLAST informa al consumidor sobre una intensa explosión de mentol. Por lo tanto, la palabra BLAST es débil. Además, que existen muchas marcas registradas que contienen la palabra BLAST. Sostuvo que la marca MARLBORO y el diseño de techo son notoriamente conocidas en Colombia y el mundo.
Esto genera que el signo sea completamente distintivo y que en Chile se resolvió un caso similar. Argumentos de la Contestación presentados por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: Indicé que los signos en conflicto son confundibles desde el punto de vista gráfico, fonético, ortográfico y conceptual. Adujo que la expresión BLAST es un signo en idioma extranjero.
No puede ser considerada como de conocimiento generalizado por el usuario promedio y, por lo tanto, cabe considerarla como de fantasía. Expresó que la palabra BLAST es uno de los elementos característicos de la marca registrada y, en consecuencia, el público consumidor puede caer en error en relación con la marca solicitada. Sostuvo que la labor de la Superintendencia es autónoma e independiente en relación con decisiones tomadas en otros países.
Del Tercero Interesado, BRITISH AMERICAN TABACCO (BRANDS) INC.: En el informe de la Corte Consultante se manifestó lo siguiente: La sociedad BRITISH AMERICAN TABACCO (BRANNDS) no presentó escrito de intervención a pesar de haberse notificado en debida forma. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente y de oficio, se 1.1. interpretará el artículo 150 de la misma normativa!, toda vez que es la norma que establece ciertas caracteristicas de registrabilidad.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. La confusión ideológica. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos compuestos. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta.
Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras descriptivas o de uso común. El examen de registrabilidad que realiza la oficina de marcas. Autónomo, integral, motivado y de oficio. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos.
La confusión ideológica Como en el proceso interno se discute si el signo MARLBORO ICE BLAST (mixto) es confundible con las marcas MIDNIGHT BLAST (denominativa) y KOOL MIDNIGTH BLAST (mixta), el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, del siguiente tenor literal: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo Uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro O registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos O servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión O de asociación;
( ) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoría del registro de la marca mediante resolución, ( ) Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-1P-2013, del 8 de mayo de 2013 y Interpretación Prejudicial 114-1P-2013, del 29 de agosto de 2013. 1.2. 1.3. 1.4. a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )”. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.
De ahi que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico? o semejante? a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaria la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.
En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto.
Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrian pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. AS 1.7. 1.8. 1.9. ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Entre estas similitudes o semejanzas que pueden presentarse al cotejarse los signos en conflicto, para el caso concreto de los signos MARLBORO ICE BLAST (mixto) / MIDHIGHT BLAST (denominativo) y KOOL MIDNIGTH BLAST (mixto), asume relevancia la comparación que se haga del aspecto conceptual o ideológico (las ideas que evocan los signos) y del aspecto fonético.
Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal.
En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos*: Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-1P-2009. 2.2. 1.9.1.
La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.9.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.9.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.9.4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.
Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos compuestos De otra parte como la controversia informa de la presunta confusión entre el signo mixto MARLBORO ICE BLAST con el signo denominativo MIDNIGHT BLAST, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los denominativos pueden estar conformados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual, mientras que los mixtos se compone de este elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, iconos, etc.
Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3. 2.4.
En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas! para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 2.3.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 2.3.2.1.
Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.2.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente. 2.3.2.3.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.2.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.3.2.5. Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. En el presente asunto, como el elemento denominativo de los signos es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros”: Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-1P-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-1P-2014.
Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-1P-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-1P-2015. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. 2.4.6.
Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes O preponderantes. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.
Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.4.6.1. Sila palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Para el caso particular, se deberá determinar si la palabra MARLBORO es notoriamente conocida, y con esta información establecer su incidencia en el conjunto marcario y, por ende, la distintividad del signo MARLBORO ICE BLAST, teniendo en cuenta todos los parámetros mencionados en la presente providencia. 2.4.6.2.
Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 10 DS 2.5. 3.1. 3.2. 2.4.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo del signo mixto MARLBORO ICE BLAST y el denominativo MIDNIGTH BLAST en conflicto para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta interpretación, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos especificos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollaran a continuación en esta providencia. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta.
Como la controversia también informa de la presunta confusión entre los signos mixtos MARLBORO ICE BLAST y KOOL MIDNIGHT BLAST, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta los siguientes parámetros: Se deberá establecerse cuál es el elemento predominante de los signos mixtos, aplicando posteriormente las siguientes reglas? de comparación: 3.2.1.
Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habria riesgo de confusión. 3.2.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso B4- 1P-2007; e Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-1P-2014, 11 3.3. 4.1. 4.2. 4.3. concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.
Además, teniendo en cuenta que el demandante argumentó que el diseño de techo es notoriamente conocido, se deberá determinar si dicho elemento es una marca notoriamente conocida, para posteriormente identificar la incidencia que tendría en todo el conjunto marcario, y con dicha información establecer la distintividad del signo mixto MARLBORO ICE BLAST, teniendo en cuenta todos los parámetros establecidos en la presente providencia. 3.2.3.
Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, determinadas en el acápite precedente. Por lo tanto, se deberá aplicar los mencionados parámetros, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos mixtos MARLBORO ICE BLAST y KOOL MIDNIGTH BLAST, cuyo análisis pueda permitirle a la vez identificar, para el efecto, si existe un elemento compartido y preponderante o relevante en ambos signos. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras o expresiones descriptivas o de uso común. Como se argumentó en el proceso interno que la palabra BLAST es descriptiva y de uso común, el Tribuna! abordará este tema siguiendo su línea jurisprudencial al respecto? y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes del Régimen de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina.
El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como gráficos, palabras, expresiones o partículas, y alguno o varios de estos componentes pueden catalogarse como de uso común en relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, razón por la cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.
De ahí que el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohíba el registro de signos de uso común en los siguientes términos: Entre otras, en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2006 dentro del Proceso 151-IP-2006; Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2010 dentro del Proceso 22-Ip-2010, interpretación Prejudicial del 20 de mayo de 2015 del Proceso 184-1P- 2014 y la Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2016 del Proceso 327-IP-2015. 12 4.4. 4.5. 4.6.
“No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. La norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales del producto o servicio, cuya prohibición no debe comprenderse referida únicamente a los signos denominativos, pues los elementos gráficos también pueden llegar así a expresarlo, y por lo tanto de representar el signo gráfico o mixto en su total estructura una designación común o usual del producto, se adecuaría a esta causal de irregistrabilidad, constitutiva a la vez de causal de nulidad absoluta de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del articulo 172 contenido en la misma Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina.
Sin embargo, es posible que palabras, expresiones o particulas de uso común al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.
En todo caso debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las palabras o particulas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. En cuanto a los signos exclusivamente descriptivos, estos tampoco pueden ser registrables como marcas al tenor de la prohibición contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en los siguientes términos: “No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”. 13 4.7. 4.8. 4.9.
Los signos descriptivos, de acuerdo con la noción conceptual de los mismos en el Derecho de Marcas, corresponde a aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus caracteristicas, cualidades o propiedades según se trate.
En línea de principio, los signos exclusivamente descriptivos, al igual que los de uso común atrás considerados, carecen de distintividad, y por consiguiente no procede su registro como marca de acuerdo con lo previsto en la norma ya citada. Sin embargo, excepcionalmente como acontece con los de uso común, es posible que expresiones, palabras o partículas primigeniamente descriptivas, al ser transformadas O empleadas en unión, combinación o adición con otras, puedan llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan formar en su conjunto un signo con aptitud distintiva, de cuya evaluación en este sentido proceda su registro.
En otra hipótesis, puede suceder que un elemento descriptivo respecto de determinados productos o servicios, se proyecte en un sentido distinto y pueda tener la capacidad de generar un resultado novedoso, como cuando se vincula para distinguir determinados productos o servicios que no guardan ninguna relación con la expresión propia a la cual corresponde su significado, en cuya apreciación cabe la regla de la percepción que le atribuya el consumidor medio. 4.10.De todos modos, en forma similar a lo ya expuesto respecto de los 4.11. signos que involucran gráficos, partículas o expresiones de uso común, el titular de una marca que incluya elementos descriptivos no puede impedir que los mismos sean utilizados por otros empresarios, y en esas condiciones su marca puede llegar a ser considerada débil, porque igualmente los gráficos, palabras o expresiones descriptivas deben ser excluidas al realizar el cotejo de marcas.
No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común o descriptivos) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintitividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicio. 14 4.12.
Para finalizar el tema comprendido en este punto, los elementos de uso común o descriptivos en una clase determinada, pueden no ser asi en otra. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Signos en idioma extranjero 4.13.Como el expediente informa que el elemento denominativo del signo solicitado a registro se encuentra conformado por palabras en idioma extranjero, el Tribunal se referirá a este tema sobre el cual ha trazado en múltiples pronunciamientos las pautas generales de interpretación que ha considerado atendibles para analizar este componente en los casos pertinentes. 4.14.Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, pueden ser considerados signos de fantasia y, en consecuencia, proceder su registro como marcas?0. 4.15.
Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuarios y, si además se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables?!, 4.16.El derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, y por lo tanto como en cualquier otra disciplina jurídica resulta atendible el principio de primacia de la realidad sobre las formas.
En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, le corresponde a la autoridad nacional competente examinar si los consumidores destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado, comprenden o no dichas palabras. En el supuesto de ser entendidas perfectamente por los consumidores el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. 4.17.En consecuencia, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero cuyo significado sea de conocimiento generalizado en el sector del público al cual se encuentran dirigidos los productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, para luego determinar si dicha palabra o 10 ” Se destaca la Interpretación Prejudicial en el Proceso 57-IP-2015, del fecha 13 de mayo de 2015, p. 12.
Se puede consultar la Interpretación Prejudicial en el Proceso 146-1P-2013, del 25 de septiembre de 2013, p. 12. 15 5.1. 5.2. palabras resultan o no descriptivas, genéricas o de uso común de los mismos productos. El examen de registrabilidad que realiza la oficina de marcas. Autónomo, integral, motivado y de oficio Como la demandante argumentó que se resolvió un caso similar en Chile, y teniendo en cuenta que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO indicó que es autónoma e independiente en relación con las decisiones tomadas en otros paises, el Tribunal se referirá al tema, reiterando lo que ha sostenido sobre el particular en múltiples asuntos??2, El artículo 150 de la Decisión 486 prevé que la oficina nacional competente, una vez vencido en plazo para presentar oposiciones (artículo 148), deberá realizar el examen de registrabilidad.
Dicho examen tiene las siguientes características: 5.2.1. Es autónomo: sus decisiones son independientes, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras entidades de registro de marcas, como en relación con las emitidas por la propia oficina. Significa esto que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.
Lo anterior no tiene el alcance de afirmar que las oficinas de registro de marcas no tengan límites en sus actuaciones, o que no pueda referirse a sus propios precedentes en el desarrollo de sus funciones, sino que tiene la obligación al hacer el análisis de registrabilidad, de estudiar cada caso en particular, considerando todas sus características y teniendo en cuenta las pruebas que obren en el respectivo trámite, y desde luego las Normas Comunitarias aplicables.
Por lo mismo, el límite de sus actuaciones está dado por el Derecho Comunitario, en concordancia con las garantías procesales consagradas en las respectivas legislaciones de los Países a través de las acciones judiciales correspondientes para conocer de la legalidad de los actos administrativos que en el desarrollo de su función emitan. Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-1P-2004;
Interpretación Prejudicial del 9 de marzo de 2005 en el Proceso 03-IP-2005; Interpretación Prejudicial del 16 de noviembre de 2005, en el Proceso 167-1P-2005. Interpretación Prejudicial del 10 de abril de 2013 en el Proceso 17-IP-2013, 16 5.2.2. Es de oficio: se debe realizar aunque no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 5.2.3.
Es integral: Se debe hacer un examen total de! signo solicitado para registro, lo cual implica analizar si incurre en las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas previstas en los artículos 134, 135, 136, 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 5.2.4. Es motivado: debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas.
Esto quiere decir que la oficina nacional debe fundamentarlo y no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2013-00009, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatutodal Tribunal, Cecilia Luisa Ayllor Quinteros Martha a Merchán MAGISTRADA ol ero Zambrano Hugo Ramiro Gómez Apac AGISTRADO MAGISTRADO Herná 17 De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 511-1P-2015 | 18