Año XXXIV – Número 2897 Lima, 26 de enero de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 70-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado (Colombia). Expediente interno del Consultante: 2011-00318. Referencia: Marcas ULTRAGAS (denominativa) y GAS EVOLUTION JEANS (denominativa), nombre comercial GAS (mixto) PROCESO 79-IP-2016 Interpretación Prejudicial.
Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2011-00334. Referencia: Diseño Industrial para “PRODUCTO DE CONFITERÍA” PROCESO 102-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia.
Expediente interno del Consultante: 110013199001201341749 01. Referencia: Infracción de derechos de propiedad industrial de diseño industrial Para nosotros la Patria es América ' GACETA OFICIAL 26/01/2017 2 de 57 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de septiembre de 2016 Proceso: 70-IP-2016 Asunto: 1 nterpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado (Colombia) Expediente interno del Consultante: 2011-00318 Referencia: Marcas ULTRAGAS (denominativa) y GAS EVOLUTION JEANS (denominativa), nombre comercial GAS (mixto) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 336, recibido el 4 de febrero de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado de la República de Colombia, solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 135 literales a) e i) y 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 201100318.
El Auto de 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno 26/01/2017 GACETA OFICIAL 2. 3 de 57 Demandante: Gas Evolution Jeans Ltda. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero interesado: Ultragas S.A. E.S.P. Hechos relevantes 2.1. El 30 de julio de 2008, Ultragas S.A. E.S.P. (en lo sucesivo, Ultragas) solicitó el registro de la marca ULTRAGAS (denominativa), para distinguir "servicios de importación, exportación, comercialización, compra y venta, representación y distribución de productos tales como aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado; metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vlas férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales; vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; vestidos, calzados, sombrerería, especialmente uniformes", de la Clase 35 de la "Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas", instituida por el Arreglo de Niza (en adelante, Clasificación Internacional de Niza) 1. 2.2.
El 31 de octubre de 2008, se publicó el extracto de la referida solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 597. 2.3. Dentro del plazo legal, Gas Evolution Jeans Ltda. (en adelante, Gas Jeans), presentó oposición con fundamento en la confundibilidad del signo solicitado con los siguientes signos distintivos de su titularidad: a) Marca GAS EVOLUTION JEANS (denominativa), registrada mediante certificado 326700, para distinguir "vestidos, calzado y sombrerería", de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; b) Enseña comercial GAS (mixta), registrada mediante certificado 12713, para identificar "establecimientos comerciales dedicados a actividades o negocios relacionados con su objeto social y principalmente con todos los productos comprendidos en las clases 18, 23, 24, 25 y servicios de distribución al por mayor y al detal, Expediente administrativo: 08 79286. 2 26/01/2017 GACETA OFICIAL 4 de 57 relacionados con la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza"; y, c) Nombre comercial GAS (mixto), registrado mediante certificado 12677, para amparar actividades "servicios de comunicaciones incluyendo los servicios a través de páginas internet o de cualquier manera -vía internet o vía- correo electrónico y cualquier otro sistema electrónico", de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.,,-- ( 1 '- §,\1 1.,, 2.4.
El 30 de septiembre de 2009, mediante Resolución 50905, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) declaró infundada la oposición planteada y denegó el registro solicitado por falta de distintividad intrínseca, por cuanto el prefijo ULTRA sería una palabra de uso común y GAS una palabra genérica. 2.5.
Ultragas y Gas Jeans interpusieron recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución Administrativa 50905. 2.6. El 30 de noviembre de 2009, mediante Resolución 60940, la División de Signos Distintivos de la SIC, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 50905. 2.7. El 29 de marzo de 2011, mediante Resolución 16973, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, al resolver el recurso de apelación, revocó el Artículo Segundo de la Resolución 50905 y concedió el registro del signo solicitado ULTRAGAS (denominativo). 2.8.
En 2011, Gas Jeans interpuso, ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, demanda de nulidad 3 GACETA OFICIAL 26/01/2017 5 de 57 y restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones 50905, 60940 y 16973. 2.9. El 3 de mayo de 2012, la SIC presentó contestación a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. 2.1 O. El 30 de junio de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado de la República de Colombia suspendió el proceso a fin de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 135 literales a) e i) y 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.
Argumentos de la demanda de Nulidad Gas Jeans presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en la que expuso los siguientes argumentos: 3.1. El nombre y enseña comercial GAS (mixtos), de titularidad de Gas Jeans se encontraban y encuentran debidamente protegidos de conformidad con la legislación colombiana, con anterioridad a la época en que se concedió el registro de la marca ULTRAGAS (mixta) y aun con anterioridad a la época en que se solicitó el registro, no solo porque dentro de la entidad reposan los depósitos correspondientes, sino porque además se relacionan pruebas tendientes a demostrar el mencionado uso, tal y como quedó establecido en la resolución cuya nulidad se pretende. 3.2.
La expresión ULTRAGAS se confunde con la marca, nombre y enseña comercial GAS; en esa medida la División de Signos Distintivos de la SIC violó el Artículo 136 literal b) de la Decisión 486 al conceder el registro de una marca confundible con un nombre y enseña comercial de cuya existencia tenía pleno conocimiento. 3.3. La marca solicitada ULTRAGAS incluye una raíz descriptiva, un adjetivo calificativo (ULTRA), por lo tanto, se debe concluir necesariamente que el signo a registrar no era otro que GAS, el cual es idéntico a la marca y enseña comercial de Gas Jeans. 3.4.
Existió una clara violación al Artículo 136 literal b) de la Decisión 486 al omitir la SIC su aplicación, siendo evidente la identidad entre algunas de las actividades protegidas a favor de Gas Jeans a través del nombre y enseña comercial GAS (mixtos) y los servicios que figuran en la resolución cuya nulidad se pretende. 4 GACETA OFICIAL 4. 26/01/2017 6 de 57 Argumentos de la contestación a la demanda de Nulidad 4.1.
La SIC presentó contestación a la demanda sosteniendo lo siguiente: a) La marca solicitada ULTRAGAS (denominativa), para distinguir servicios en la Clase 35, y la marca opositora previamente registrada GAS EVOLUTION JEANS (denominativa), para identificar productos en la Clase 25, cuyo titular es Gas Jeans, no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o inducir al público consumidor a error y, si bien el signo solicitado ULTRAGAS (denominativo) está conformado por dos palabras que aisladamente pueden ser consideradas genéricas (ULTRA y GAS), vistas en conjunto, se traducen en una expresión que se constituye en una entidad nueva, perceptible, visual, fonética y conceptualmente de una manera distinta e individualizada, que además guarda relación con los productos sobre tos cuales recaen los servicios, recordación que produce el signo sin describirlos ni explicar característica alguna de los mismo. b) No existe riesgo de confusión entre las marcas cotejadas ULTRAGAS (denominativa) y GAS EVOLUTION JEANS (denominativa), en la medida en que la primera cubre los servicios en la Clase 35, especialmente referida a importación, exportación, comercialización, compra y venta, representación y distribución de productos relacionados, entre otros, con combustibles y gas, que corresponden a las actividades del titular de la marca; mientras que la marca opositora GAS EVOLUTION JEANS (denominativa) cubre, en cambio, los productos de la Clase 25, referidos a vestidos, calzados y sombrerería, de lo cual se desprende la ausencia de conexidad entre unos y otros, y que pueden coexistir en el mercado debido a que sus elementos diferenciadores permiten al consumidor realizar una distinción clara y objetiva sobre el origen empresarial de los productos y servicios ofrecidos. c) Contrario a lo que alega el accionante, la marca ULTRAGAS (denominativa) además de reunir los requisitos necesarios para constituirse como marca por cuanto se trata de una marca apta para distinguir productos o servicios en el mercado, no se encuentra comprendida en las causales de irregistrabilidad establecidas en el Artículo 135 literales a), b) e i) de la Decisión 486. 4.2.
Ultragas, tercero interesado en el proceso interno, presentó contestación a la demanda en los términos siguientes: a) Entre los signos ULTRAGAS (denominativo) y GAS EVOLUTION JEANS (denominativo), no se presenta ningún tipo de similitud. En 5 GACETA OFICIAL 26/01/2017 7 de 57 efecto, el primero se compone únicamente de una palabra, mientras que el segundo de tres. b) No existe prueba de uso continuo e ininterrumpido del signo GAS EVOLUTION JEANS (denominativo). c) No existe conexión competitiva entre las actividades de Gas Jeans y los servicios que identifica la marca ULTRAGAS (denominativa). d) La marca ULTRAGAS (denominativa) es un signo distintivo y registrable para identificar servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto no se encuentra incurso en ninguna causal de irregistrabilidad.
B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 135 literales a) e i) y 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2. No procede la interpretación del Artículo 134 ni del literal a) del Articulo 135 de la citada Decisión, por cuanto la controversia discutida ante el Tribunal consultante no versa precisamente sobre la aptitud distintiva intrínseca del signo solicitado, sino respecto de la extrínseca.
No procede la interpretación del Artículo 135 literal i) de la misma Decisión, toda vez que el demandante no alega que el signo solicitado sea un signo engañoso. 3. En consecuencia, procede únicamente la interpretación del Artículo 136 literal b) de la Decisión 4862. De oficio, se interpretará el literal a) del referido artículo, por cuanto uno de los signos opositores es una marca previamente registrada 3• 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. •Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) b) ( )". 3 sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.• "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o setvicios, o para productos o 6 b GACETA OFICIAL 26/01/2017 8 de 57 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. 4. 5. 6. lrregistrabilidad de slgnos por identidad o similitud.
Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. El nombre comercial, su protección y su prueba. La enseña comercial. Comparación entre signos denominativos. Comparación entre signos denominativos y mixtos. Conexión competitiva las clases 35 y 25. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1. Se abordará el presente tema en virtud de que, en el proceso interno, se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre la marca ULTRAGAS (denominativa), solicitada por Ultragas, y la marca GAS EVOLUTION JEANS (denominativa), registradas a favor de Gas Jeans, sobre la base de la cual se presentó la oposición, que fue finalmente declarada infundada. 1.2.
En consecuencia, es pertinente analizar el Artf culo 136 de la Declsión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabllidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 136.· No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero. en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de /os cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(...)". 1.3. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar servicios respecto de fos cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión (...r. o de asociación;
GACETA OFICIAL 26/01/2017 9 de 57 riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor4. a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.
Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.4.
Al resolver la controversia, se debe examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados5 • b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia6. 4 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-IP-2015, pp. 9-10. 5 Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 15-IP-2013, p. 5; y el Proceso 519-IP-2015, p. 6. 6 /bid. 8 GACETA OFICIAL 26/01/2017 10 de 57 c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan7 • d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejanteª. 1.5.
Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 9 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. · 1.6. En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria 10 • Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a 7 e En ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-IP-2015, pp. 11-12. lbld. g Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-lP-2015, p. 8. 10 Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-IP-2014, p. 12;
Proceso 14-IP-2009, p. 6; Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00. 9 GACETA OFICIAL 26/01/2017 11 de 57 examinar los diferentes detalles11. Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz12• 1.7.
Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor 13. 1.8.
Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de su identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir14. De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro.
En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables15 • 11 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI e/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT e/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26. 12 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Sarilla e/ OHMI - Brauerei SchlOsser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone e/ EUIPO - Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18.
Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso "Mars·. asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics e/ Lancaster Group, asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas e/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de tos Articules 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamento", en el cual el TJCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: "él Gobierno alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que fas soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas". 13 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 316-IP-2015. 14 En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 512-IP-2014 de 15 de julio de 2015. 15 Asi, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-IP-2015, ya citado. 10 GACETA OFICIAL 26/01/2017 12 de 57 1.9.
De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que, al analizar el caso concreto, se determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2. El nombre comercial, su protección y su prueba 2.1.
En el presente caso, Gas Jeans alega la confundibilidad del signo solicitado ULTRAGAS (denominativo) con el nombre comercial GAS (mixto}, registrado a su favor. En tal virtud, el Tribunal estima necesario referirse al presente tema. 2.2. Se reitera la posición asumida por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2013, expedida en el marco del Proceso 40IP-2013: "El Artículo 136, literal b),junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial.
El Artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones: 16 • El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. 16 • Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.
El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el titulo XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incu"e en una imprecisión( ). • Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comercia/es. • El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.
El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el titulo Xl de la Decisión 486. 11 GACETA OFICIAL 26/01/2017 13 de 57 comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comercia/es diferentes de ella. • El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social." Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial 2.3.
Los Artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. 2.4. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: a) El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo.
El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b) De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante. El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: "El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para /os competidores (...) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.
Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (...) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la 12 GACETA OFICIAL 26/01/2017 14 de 57 identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro." 17 c) Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. d) Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. 2.5.
A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo, constante y sustancial. 2.6.
El uso es constante teniendo en cuenta la naturaleza de los productos comercializados. El uso real es aquel que se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del intercambio de bienes y servicios. Y efectivo es aquel que corresponde con la naturaleza del producto y su modalidad de comercialización. 2.7. El requisito relativo al uso sustancial se refiere a que un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho.
Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabria ningún derecho sobre el primero, aunque podría variar en aspectos secundarios, no sustanciales ni esenciales. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor. 2.8.
La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la oficina de registro de marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que, de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la oficina de registro de marcas al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados18. b 17 Interpretación prejudicial de 31 de mayo de 2000, pronunciada dentro del Proceso 45-IP-98. 18 Véase, al respecto, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 99-IP-2014. 13 GACETA OFICIAL 26/01/2017 15 de 57 2.9.
En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 2.1 O. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
Protección en relación con signos idénticos y similares 2.11. El Artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que, en relación con derechos de terceros, un signo no podrá registrarse como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión o de asociación. 2.12.
Por lo anterior, quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera generar riesgo de confusión o de asociación, teniendo como base una protección nacional de dicho nombre comercial, tal y como se plasmó en el acápite anterior. 2.13.
Es importante advertir, que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para así determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.
De la conclusión a que se arribe dependerá, entre otros requisitos, la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. 2.14. Adicionalmente, la jurisprudencia emanada de este Tribunal ha señalado que se considera a un nombre comercial plenamente válido cuando cumple con las siguientes condiciones: 19 19 En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 03-IP-99; citada en el Proceso 36-IP-99 de 8 de octubre de 1999, pp. 13-14. 14 GACETA OFICIAL 26/01/2017 16 de 57 a) Distintividad.- Tanto intrínseca (capacidad distintiva propia) como extrínseca (no constituir un signo idéntico o similar a un nombre comercial o social, una marca u otro signo previamente usado o registrado por un tercero).
El nombre comercial no debe ser confundible con otro previamente usado ni con una marca registrada u otros signos que puedan servir de fundamento para una oposición. b) Licitud.- Con lo cual se pretende que el nombre comercial no esté constituido por signos proscritos por ley, ni contrarios a las buenas costumbres y la moral; que no sea engañoso, que no contravenga el principio de veracidad, que no implique un riesgo de confusión, asociación, dilución o parasitismo respecto de otros signos distintivos (i.e., que no atente contra el derecho de terceros). 2.15.
Además, existen ciertas características que debe reunir el uso de un nombre comercial: 2º a) Personal.- La utilización y el ejercicio de la actividad que se identifica debe realizarse por parte de su propietario; b) Público.- Debe ser exteriorizado, es decir, salir de la esfera privada; c) Ostensible.- Debe poder ser advertido por cualquiera; y, d) Continuo.- Debe darse de manera ininterrumpida, ya que el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso, que debe ser definitivo y no ocasional (e.g., el cierre de un negocio por inventarios). 2.16.
Finalmente, es preciso tener en cuenta que, según el Artículo 194, no podrá registrarse como nombre comercial un signo que se encuentre comprendido en cualquiera de los siguientes supuestos: 2º a) Cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden público; b) Cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre; lb(d. 15 GACETA OFICIAL 26/01/2017 17 de 57 c) Cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o, d) Cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior. 2.17.
En el presente caso, se deberá atender a los criterios señalados precedentemente, a efectos de poder determinar si el nombre comercial solicitado a registro cumple con las características requeridas para poder acceder al mismo. 3. La enseña comercial 3.1. En el caso bajo estudio, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado a la enseña comercial, en virtud de que uno de los signos sobre la base de los cuales se planteó la oposición al registro del signo solicitado ULTRAGAS (denominativo) y, posteriormente, se interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, es una enseña comercial. 3.2.
Si bien la Decisión 486 no provee ningún concepto sobre la enseña comercial, el Tribunal ha desarrollado el tema de la enseña comercial de manera independiente al del nombre comercial. De esta manera, sobre la base de Jo desarrollado previamente por la doctrina ha manifestado que: "La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantif'21• 3.3.
El anterior concepto de enseña comercial se encuentra enmarcado dentro de lo dispuesto en el Articulo 190 de ta Decisión 486 sobre nombre comercial, ya que este se refiere también a cualquier signo que identifique a un establecimiento mercantil. 3.4. Sin embargo, cabe aclarar que el nombre comercial y la enseña comercial no son lo mismo, pues el primero identifica la actividad comercial de un empresario determinado, mientras que el segundo identifica, únicamente, un establecimiento mercantil.
Por lo que el Tribunal advierte que "la intención del legislador fue diferenciar la figura del nombre comercial, de la del rótulo o enseña comercial; por tal motivo, introdujo dos Títulos diferentes, X y XI, para tratar las figuras de manera independiente. El legislador comunitario, incurrió en una imprecisión al 21 PACHÓN MUI\JOZ, Manuel.
"Manual de Propiedad Industrial". Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1984, p. 127. 16 GACETA OFICIAL 26/01/2017 18 de 57 extender el concepto de nombre comercial, tal y como se determinó en el mencionado Artículo 190"22. 3.5. Pese a esta independencia conceptual de la enseña comercial, es preciso destacar la remisión realizada a través del Artículo 200 de la Decisión 486, que trata sobre la protección que se debe dar a la enseña comercial, estableciendo que la misma se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial. 3.6.
En el caso concreto, a efectos de poder determinar la pertinencia de integrar al cotejo entre signos la enseña comercial cuyo uso y registro previo alega Gas Jeans, se debe verificar si la enseña comercial opositora GAS, ha sido efectivamente usada en el comercio con anterioridad a la solicitud de registro del signo ULTRAGAS (denominativo). 4.
Comparación entre signos denominativos 4.1. En virtud de que la presente controversia radica en la posibilidad de confusión entre el signo ULTRAGAS (denominativo), solicitado por Ultragas, y la marca GAS EVOLUTION JEANS (denominativa), registrada a favor de Gas Jeans, es necesario que se proceda a compararlos, teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual23. 4.2.
Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se encuentran conformados por secuencias lingüísticas o gramaticales, formadas por una o varias letras, palabras y/o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: 24 22 a) Sugestivos, que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; o, b) Arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Asl, interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 96-IP-2009 de 12 de noviembre de 2009, p. 17. Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 529-IP-2015 de 19 de mayo de 2016. 24 /bid. 17 GACETA OFICIAL 26/01/2017 19 de 57 4.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos, se debe realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 25 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 4.4. 25 Como en caso en análisis el signo opositor es mixto con parte denominativa compuesta, es decir, está integrado por dos palabras26, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 27 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 88-IP2015, pp. 10-11.
Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. 27 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 18 GACETA OFICIAL 26/01/2017 20 de 57 c} Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d} Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, ta palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e} Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f} Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. 4.5.
En congruencia con el desarrollo de la presente interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo entre los signos denominativos en conflicto de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos ULTRAGAS (denominativo) y GAS EVOLUTION JEANS (denominativo). 5.
Comparación entre signos denominativos y mixtos 5.1. El Tribunal desarrollará el presente tema en virtud del tipo de signos distintivos en conflicto, es decir, de la marca ULTRAGAS (denominativa), solicitada por Ultragas, y el nombre y enseña comercial GAS (mixtos), registrados a favor de Gas Jeans, sobre la base de los cuales se presentó la oposición al registro y, posteriormente, se interpuso la demanda de nulidad. 5.2.
Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras 19 GACETA OFICIAL 26/01/2017 21 de 57 características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 5.3.
En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento preponderante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 5.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión28; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 5.3.2.
Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos: 29 a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 5.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos.
El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 30 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o 28 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida en el Proceso 129-IP-2015 de 20 de julio de 2015, p. 1O. 29 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 81-IP-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11. 30 Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 1-IP2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7: y el Proceso 12-IP-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11. 20 GACETA OFICIAL 26/01/2017 22 de 57 muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 5.4. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
Como en caso en análisis el signo solicitado es mixto con parte denominativa compuesta, es decir, está integrado por dos o más palabras 31, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 32 a) b) c) d) e) f) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.
Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.
Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un 31 Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. 32 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 21 GACETA OFICIAL 26/01/2017 23 de 57 signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. 5.5.
Finalmente, es preciso citar al tratadista Fernández-Novoa, quien explica que: "el recuerdo subsistente en la mente del consumidor vendrá determinado no por la totalidad de los elementos componentes de la marca, sino más bien por un elemento concreto; aquel que por su originalidad, carácter llamativo o situación dentro del conjunto provoque la impresión global de la marca en el consumidor (... ) la pauta de visión global tiene que combinarse con la pauta ulterior: la de supremacía del elemento dominante que impregna la visión en conjunto de una marca" 33. 5.6.
En consecuencia, el principio o regla de la impresión o visión global tiene que combinarse con la pauta de la de supremacía del elemento predominante. En otras palabras, se deberá dar preponderancia o prevalencia a un determinado elemento -denominativo o gráfico- de un signo mixto, sin dejar de aplicar la regla general del cotejo entre signos distintivos de la visión global o de apreciación del signo en su conjunto. 5.7.
En congruencia con el desarrollo de la presente interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto. Para su análisis, se debe tener en cuenta las palabras o partículas que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Asimismo, deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. 6. Conexión competitiva entre las clases 35 y 25 6.1. Se abordará el presente tema en virtud de que, en el proceso interno, la SIC alega que no existiría conexión competitiva entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado ULTRAGAS (denominativo) y tos "vestidos, calzado y sombrerería", productos comprendidos en ta Clase 33 Cf.
FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. "Tratado sobre Derecho de Marcas", 2da edición, Madrid: Gómez Acebo & Rombo, Marcial Pons, 2004. p. 311. El citado autor refiere asimismo que: "en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que( ) suscita en el consumidor( ) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidory que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores".
FERNANDEZ-NOVOA, Carlos, "Fundamentos de Derecho de Marcas", Ed. Montecorvo, Madrid, 1984, pp. 237-239; citado en la interpretación prejudicial expedida en el Proceso 45-IP-2015 de 19 de agosto de 2015, p. 9. 22 26/01/2017 GACETA OFICIAL 24 de 57 25 que distingue la marca opositora GAS EVOLUTION JEANS (denominativa). 6.2. Ante todo, se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Articulo 151 de la Decisión 48634. 6.3.
Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y. en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes3s. 6.4.
Para apreciar la conexión competitiva entre productos o serv1c1os corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución productos o servicios (intercambiabilidad) entre los Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, tos canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. 34 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. "Artículo 151.- Para clasificarlos productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Setvicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.� / (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 23 GACETA OFICIAL 26/01/2017 25 de 57 La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. e) La pertenencia a una misma clase de productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorias disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.
Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá 24 GACETA OFICIAL 26/01/2017 26 de 57 conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. Dos productos completamente disímiles (e.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (e.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (e.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.
De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. Los grandes distribuidores (e.g., supermercados) no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. A diferencia de ello, sí es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas si este criterio se combina con otros criterios.
Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro. 6.5.
En el caso concreto, se debe determinar si existe conexión competitiva entre los servicios comprendidos en la Clase 35 que pretende distinguir el signo solicitado ULTRAGAS (denominativo), y los productos que distingue la marca opositora GAS EVOLUTJON JEANS (denominativa). En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno 2011-00318, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 25 b GACETA OFICIAL ld(w 26/01/2017 27 de 57 Cecilia Luisa AylfófÍCluÍnteros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente ·Rterpfefacio rejudicial el Presidente y el Secretar".
Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 26 26/01/2017 GACETA OFICIAL 28 de 57 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 18 de octubre de 2016 Proceso 79-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 2011-00334 Referencia Diseño Industrial CONFITERÍA" Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac para "PRODUCTO DE VISTOS El Oficio 0455 del 8 de febrero de 2016, recibido vía correo electrónico el 9 de febrero de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2011-00334; y, El Auto del 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante f: Colombina S.A. 1 26/01/2017 GACETA OFICIAL Demandado 29 de 57: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Tercero interesado: Mars, lncorporated. 2. Hechos relevantes: 2.1. El 30 de junio de 2004, Mars, lncorporated (en adelante, Mars) solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro del diseño industrial para "PRODUCTO DE CONFITERIA" 1 ---.._,-. --v,---, --- 2.2.
La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 551 del 29 de abril de 2005 y dentro del término legal fue objetada por Colombina S.A. (en adelante, Colombina) pues consideró que el diseño industrial solicitado para "PRODUCTO DE CONFITERIA" carecla de toda novedad para ser registrado por cuanto en el mercado ya se encuentran diseños similares que han sido accesibles al público por diversos medios, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud. 2.3.
Mediante Resolución 52458 del 19 de octubre de 2009, la División de Nuevas Creaciones de la SIC declaró infundada la oposición presentada por Colombina y concedió a favor de Mars el registro del diseño industrial para "PRODUCTO DE CONFITERIA". 2.4. Colombina presentó recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos por la Dirección de Nuevas Creaciones del SIC y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, respectivamente, mediante las Resoluciones 44685 del 25 de agosto de 2009 y 16959 del 29 de marzo de 2009, confirmando la decisión contenida en la Resolución 52458 concediendo el registro del diseño industrial "PRODUCTO DE CONFITERIA". 2.5.
Colombina presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado, a fin de anular las Resoluciones 52458, 44685 y 16959. 2.6. La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda y ordenó notificar a la entidad demandada la SIC, al Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa y a Mars, este último como tercero interesado.
Radicación 04-62396. GACETA OFICIAL 26/01/2017 30 de 57 2.7. Mediante Auto del 8 de febrero de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial a este Tribunal. 3. Argumentos de la demanda de Colombina: 3.1.
El diseño industrial para "PRODUCTO DE CONFITERIA" carece completamente de novedad pues constituye la apariencia usual de los chocolates en barra y la forma cómo estos productos han venido siendo comercializados en el mercado y al comparar el diseño solicitado con otros chocolates en barra es posible concluir que las diferencias que se presentan entre ellos son secundarias y, por ello, el diseño industrial carece de novedad. 3.2.
La forma en que se han venido presentando desde hace tantos años las chocolatinas y barras de chocolate es un hecho notorio que en principio no deberla requerir prueba, pues es de público conocimiento que a nivel mundial la presentación de estos productos y la apariencia de los mismos es casi idéntica. 3.3. Solicitar que se pruebe y acredite la fecha exacta de aparición de esta forma en el mercado resultaría tan absurdo como solicitar que se demuestre la fecha exacta en la cual apareció el chupete en el mercado, cuando apenas es obvio que ningún competidor se puede apropiar de ella en la medida que constituye la apariencia usual y común de este confite a nivel mundial. 3.4.
El diseño industrial solicitado para registro no le otorga a la barra de chocolate una apariencia novedosa ni presenta una diferencia estética para este producto. La gran mayoría de chocolates en barra tienen una apariencia muy similar y el hecho de que unas estén divididas en 4, 6, 8 o 1 o pastillas, tengan forma rectangular y sean más grandes o más pequeñas constituyen diferencias mínimas y secundarias que representan por eso la imposibilidad de constituir un diseño industrial. 3.5.
Diferente sería el escenario, si Mars pretendiera registrar el diseño industrial de un chocolate con forma geométrica poco común o de un tamaño y color novedoso, pues se le estaría imprimiendo a la apariencia del producto un elemento estético adicional que le permitirla ser registrado, pero en este caso es imposible predicar la novedad del diseño solicitado pues las diferencias que le imprimen al producto son casi imperceptibles. 4.
Argumentos de la contestación de la SIC: 4.1. Con respecto al diseño industrial para "PRODUCTO DE CONFITERIA" que se cuestiona, como resultado del examen de registrabilidad se encontró que el diseño industrial presenta características de objeto novedoso. En efecto, en el estudio de registrabilidad se realizó una búsqueda en el estado 3 GACETA OFICIAL 26/01/2017 31 de 57 de la técnica en diferentes bases de datos del mundo y no se encontró documento alguno que desvirtuara la novedad del producto. 4.2.
A pesar de no presentar una fecha de publicación que variara la prueba presentada por Colombina se llevó a cabo un análisis comparativo entre las pruebas presentadas y el diseno solicitado y se encontró que aunque los diseños son en efecto barras de chocolate divididas en pastillas, cada una de éstas presenta características de tipo formal que lo dotan de una apariencia muy diferente. 4.3.
La concesión del diseño industrial para "PRODUCTO DE CONFITERIAfl contempla única y exclusivamente la forma particular de este producto de confitería y no la forma común de las barras de chocolate divididas en pastillas rectangulares. 4.4. Al realizar una comparación gráfica de los signos es evidente que las diferencias no son insignificantes toda vez que son perceptibles claramente al comparar una a una las formas expuestas. 5.
Argumentos de la contestación de Mars, tercero interesado: No obra en el expediente la contestación de Mars. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2. Procede la interpretación de dichos artículos, toda vez que son materia de la controversia. 2.
De oficio se interpretará el Artículo 129 de la Decisión 486 3, al estar vinculado a la materia de controversia en el presente caso. 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.• ·Articulo 113.• Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión d8 lineas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, linea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto. • "Articulo 115.- Serán registrables diselfos industriales que sean nuevos.
Un diseño industrial no es nuevo si antes de fa fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio. 3 Un diser,o industrial no es nuevo por el mero hecho qua presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.• Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- 4 fg GACETA OFICIAL 26/01/2017 32 de 57 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.
Definición y naturaleza del diseño industrial. Requisitos y efectos de su registro. La novedad como requisito de registrabilidad: Las formas usuales. Las diferencias secundarias. 2. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Definición y naturaleza del diseño industrial. Requisitos y efectos de su registro 1.1. El Tribunal interpretará el presente tema, en virtud a que el proceso interno versa sobre la solicitud de registro del diseño industrial para �PRODUCTO DE CONFITERIA". 1.2.
El Artículo 113 de la Decisión 486, define al diseño industrial de la siguiente manera: "Articulo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de lineas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, linea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto". 1.3.
La jurisprudencia del Tribunal ha manifestado que: "La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; asl, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos.
En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos".4 1.4. En tal sentido, tomando el concepto del Articulo 113 de la Decisión 486, encontramos que la reunión de lineas, combinación de colores y demás "Articulo 129.-EI registro de un diseflo industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. én tal virlud, el lilular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial.
El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseno sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseflo protegido o cuya apariencia sea igual a ésta.• Ver a modo referencial la Interpretación prejudicial expedida en el Proceso 71-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1235 de 23 de agosto de 2005, Diseno Industrial: BLOQUE DE CONEXIÓN 5 GACETA OFICIAL 26/01/2017 33 de 57 opciones, sólo deberán poseer una finalidad estética, dado que si la innovación se realiza respecto de la "finalidad" del producto, no se estaría configurando la figura del diseño industrial, sino del modelo de utilidad.
En este sentido, serán sólo los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorgan al diseño industrial su categoría. 1.5. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) define a los diseños industriales como "el derecho garantizado (...) para proteger /os originales, decorativos y no funcionales caracteres distintivos de un arllculo o producto industrial que resulte de una actividad del diseño". 5 1.6.
Las caracterlsticas elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética. A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un articulo industrial; es decir, a un producto con utilidad industrial. 6 Requisitos y efectos del registro 1.7.
De acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal la esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la Propiedad Industrial.
En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo.7 1.8. Una vez reconocido por la Ley, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa el Artículo 129 de la Decisión 486: "Articulo 129.- El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio 5 Diseilo Industrial en Propiedad Intelectual, Material de Lectura, en Doc.
WIPO, Publication Nº 476 (E) ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p. 229. 6 Ver a modo referencial la Interpretación prejudicial expedida en el Proceso 135-IP-2007, publicado en la G.0.A.C. Nº. 1585 de 13 de febrero de 2008, marca: ENVASE CARACTERISTICO gráfico. Jurisprudencia recalcada en los Procesos 150-IP-2011, 122-IP-2012, 140-IP-2013, entre otros. 7 Ver a modo referencial la Interpretación prejudicial expedida en el Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.0.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002. 6 fr¡, 6 GACETA OFICIAL 26/01/2017 34 de 57 o utilice comercia/mente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial.
" 1.9. El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad, sobre la base del Articulo 115, el Tribunal entiende, que un diseño industrial será nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la prioridad invocada no se hubiera hecho accesible al público, en cualquier tiempo y lugar, ya sea mediante su descripción utilización, comercialización o cualquier otro medio.
Igualmente, un diseño industrial no será considerado nuevo cuando se sustenta en diferencias secundarias con otros diseños industriales. 1.1 O. Ahora bien, el tema acerca del diseño industrial ha sido analizado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPl)8 en el cual se sostiene que existen una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber: 8 (i) Visibilidad.
Los diseños industriales deben ser vlsualmente perceptibles; siendo esta una condición para que puedan ser reconocidos. El diseño debe, además, quedar a la vista durante el uso normal del producto por su usuario. Ese aspecto es particularmente importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso normal. Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto.
Análogamente, la forma de un sofá-cama en posición plegada y en posición extendida deben considerarse como parte del diseño del producto. La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, automóviles o electrodomésticos. (ii) Apariencia especial.
El diseño le otorga al producto en el que está incorporado una apariencia partlcular. Además, hace que un articulo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y lineas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie.
(iii) Aspectos no técnicos. Los diseños industriales deben dejar de lado las características técnicas o funcionales del mismo. Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las caracteristicas del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a tltulo de diseño. El aspecto exterior Con motivo de la Novena Sesión de la OMPI, titulada ·comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geograficas· Ginebra, Octubre, 2002.
GACETA OFICIAL 26/01/2017 35 de 57 puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (caracterlsticas bidimensionales), de la forma del producto (caracterlsticas tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de caracterlsticas. (iv) Incorporación en un articulo utilitario. Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artf culos utilitarios, es decir, productos que tienen finalidades útiles y funcionales.
Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado. En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o tipo para la fabricación de un producto industrial o que tenga aplicación industrial.
En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanla. 2. La novedad como requisito de registrabilidad: Las formas usuales. Las diferencias secundarias La novedad como requisito de registrabllidad 2.1. La demandante señaló que el diseño industrial solicitado carece de novedad ya que constituye la apariencia común de los chocolates en barra y la forma como estos productos han venido siendo comercializados en el mercado y al comparar el diseño solicitado con otros chocolates en barra es posible concluir que las diferencias que se presentan entre ellos son secundarias. 2.2.
Al respecto, la SIC ha sostenido que el diseño industrial para �PRODUCTO DE CONFITERIA" presenta características de objeto novedoso. 2.3. El requisito de la novedad constituye una cualidad intrlnseca y esencial para la protección del diseño industrial. 2.4. Como se dijo precedentemente, un diseño industrial es nuevo si antes de la fecha de su solicitud o antes de la fecha de la prioridad invocada no hubiese sido accesible al público mediante su descripción, utilización, comercialización o cualquier otro medio.
Igualmente, un diseño industrial es nuevo cuando no presente únicamente diferencias secundarias respecto diseño industrial. 2.5. Para determinar la novedad de un diseño industrial, se establecen los siguientes criterios9: 9 Reflexiones sobre el concepto de novedad en los modelos industriales. Actas de Derecho lndustnal. Tomo 5, Madrid 1979, pp. 371 y ss. 8 GACETA OFICIAL a) b) c) 26/01/2017 36 de 57 Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento;
Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado; Considerar como nuevo lo que se diferencia de Jo que existe en un determinado momento. En el criterio a), se infiere que el principio de novedad es el correspondiente al caso de la registrabilidad de Invenciones y Modelos de Utilidad; es decir, que no se encuentre anticipado por el estado de la técnica a nivel mundial.1 º En el caso del criterio b), sólo se puede tomar como nuevo lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industrial 11, mientras que en el criterio c), un diseño industrial será nuevo si en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad; es decir, un circulo especializado. 2.6.
De esta manera, para juzgar la novedad de un diseño industrial "(...) habrá que comparar /as creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el patrimonio de /as formas estéticas existente en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva.
En el caso contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación perjudicial para la novedad' 12. 2.7. El Artículo 115 señala que los antecedentes sobre los cuales deberá ser analizada la novedad, podrán consistir en diseños industriales que hayan sido accesibles al público por descripciones, usos, comercialización o cualquier otro medio.
Las formas usuales 2.8. Colombina ha sostenido que en cuanto a la novedad el diseño industrial solicitado para registro PRODUCTO DE CONFITERIA carece por completo de este requisito, en la medida que corresponde a una apariencia usual que tienen los chocolates en barra, correspondiendo así a la forma en que desde hace varias décadas se viene presentando el chocolate. 10 Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como ·novedad objetiva·. 11 Ibídem. 12 OTERO LASTRES, José Manuel.
El Modelo Industrial. Editorial Montecorvo, Primera Edición, Madrid, 1977, p. 359. 9 GACETA OFICIAL 26/01/2017 37 de 57 2.9. En lo que se refiere a las formas usuales, este Tribunal ha señalado: "A diferencia de la Decisión 344 (articulo 58, último párrafo), la Decisión 486 no extiende las causales de irregistrabilidad de las marcas a /os diseños industriales.
La intención del legislador comunitario era separar las dos figuras. No obstante lo anterior, el legislador comunitario pasó por alto la distintividad que debe tener el diseño industrial para ser registrado. Es decir, además de ser novedoso, el diseño industrial no puede consistir en formas usuales de los productos, tampoco ser confundible con otros signos distintivos previamente registrados.
Por ejemplo, si existiera una marca tridimensional previamente registrada o solicitada para registro, un diseño industrial semejante y confundible con dicha marca no podría ser registrado. Esto es coherente con los principios básicos del derecho de propiedad industrial: permitir la transparencia en el mercado y la protección del público consumidor de productos y servicios.
De permitirse diseños industriales confundibles con otros signos distintivos, se estaría generando un defecto irreparable en el comercio subregional". 13 2.1 O. Por lo anterior, el diseño industrial además de ser novedoso debe ser distintivo. En este caso la distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca o extrínseca del diseño industrial para diferenciarse de otros diseños industriales o signos distintivos en el mercado. 2.11.
En este sentido, para la comparación entre diseños industriales se aplicará lo dispuesto para la comparación entre una marca tridimensional y un diseño industrial, la cual indica que deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas del diseño, relieves y forma característica del producto, para establecer si el signo que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al diseño industrial registrado, para evitar así la confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del producto identificado con el signo tridimensional que se pretende registrar. 2.12.
En tal comparación, no se debe tener en cuenta los elementos accesorios, secundarios ni de uso común. Las diferencias secundarias 2.13. En el proceso interno, Colombina sostiene que el diseño industrial solicitado para registro no le otorga a la barra de chocolate una apariencia novedosa ni presenta una diferencia estética para este producto.
La gran mayoría de chocolates en barra tienen una apariencia muy similar y el hecho de que unas estén divididas en 4, 6, 8 o 10 pastillas, tengan forma rectangular y sean más grandes o más pequeñas constituyen diferencias mínimas y 13 Ver a modo referencial la Interpretación prejudicial expedida en el Proceso 99-IP-2012, publicado en la G.0.A.C. Nº. 2138 de 18 de enero de 2013, marca tridimensional: EXHIBIDOR DE CHUPETAS. 10 GACETA OFICIAL 26/01/2017 38 de 57 secundarias que representan por eso la imposibilidad de constituir un diseño industrial. 2.14.
El citado Artículo 115 señala que las diferencias que debe poseer el diseño solicitado en relación a diseños anteriores deben ser sustanciales y no meramente secundarias sin que se refieran a otra clase de productos, ya que ello no lo librará de ser confundible y por lo tanto, de ser irregistrable. 2.15. Al respecto, el Tribunal ha señalado en reiterada jurisprudencia que para determinar si un diseño industrial posee novedad, será necesario que su comparación se realice partiendo de la impresión en conjunto del diseño con otros que se encuentre en el estado de la técnica, considerándose en dicha comparación que no es nuevo no sólo un diseño que sea idéntico a otro, sino uno sustancialmente igual a otro o que difiera de este sólo en caracterlsticas secundarias. 14 2.16.
Las diferencias secundarias sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales.
En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado.15 2.17. Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio.
Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes; sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciates16. 2.18.
En tal sentido, se deberá examinar el caso concreto y determinar si los elementos que presenta el diseño industrial le dan a éste una apariencia estética otorgándole la novedad suficiente para acceder al registro. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Ver a modo referencial la Interpretación prejudicial expedida en el Proceso 208-IP-2015, de fecha 7 de diciembre de 2015. 15 16 lbldem.
Ver a modo referencial la Interpretación prejudicial expedida en el Proceso 71-IP-2005 de fecha 6 de julio de 2005. 11 GACETA OFICIAL 39 de 57 26/01/2017 consultante al resolver el proceso interno 2011-00334, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artlculo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. Hugo Ramiro pac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 12 GACETA OFICIAL 26/01/2017 40 de 57 Notiffquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretarla General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 13 26/01/2017 GACETA OFICIAL 41 de 57 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de octubre de 2016 Proceso: 102-JP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 110013199001201341749 01 Referencia: Infracción de derechos de propiedad industrial de diseño industrial Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS La comunicación SECQT16-071 recibida el 22 de febrero de 2016, mediante la cual se remite el Exhorto 001 de 29 de enero de 2016 por el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los artículos 113, 114, 115, 116, 128, 129, 130, 131, 241, 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Interno a fin de resolver el Proceso Comunidad Andina, º N 110013199001201341749 01; y, El Auto de 22 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. � A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno GACETA OFICIAL 26/01/2017 42 de 57 Demandante: OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A.S. Demandados: INTECPLAST S.A. TECNOQUfMICAS S.A. 2. Hechos Relevantes 2.1. El 1O de octubre de 2013, OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A.S. (en adelante, OTC) presentó, ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, "la SIC"), demanda por infracción de derechos de propiedad industrial-infracción de diseño industrial 1 en contra de INTECPLAST S.A. (en adelante, INTECPLAST) y TECNOQUfMICAS S.A. (en adelante, TECNOQUÍMICAS), por uso no autorizado del frasco en el que se envasa el producto MINOXIDIL MK, el cual incorpora el diseño industrial protegido bajo la solicitud 05-019435 y con el certificado 5837 del cual es titular. 2.2.
El 16 de octubre de 2013, mediante Resolución 32817 la SIC inadmitió la demanda solicitando que en el término de 5 días la subsane en los siguientes aspectos: a) Se excluya de la demanda las pretensiones relacionadas a registros sanitarios, toda vez que la SIC no es competente para dicha área. b) Aclare si pretende una indemnización por perjuicios. c) En caso de pretenderse el pago de una indemnización, cancele el arancel judicial correspondiente. d) Aporte copias del escrito de subsanación para el archivo y traslado para la demandada. 2.3.
El 24 de octubre de 2013, OTC presentó escrito subsanando la demanda. Radicación 13-241749-00000-0000. 2 GACETA OFICIAL 26/01/2017 43 de 57 2.4. El 20 de noviembre de 2013, mediante Auto 36156 la Delegatura para asuntos jurisdiccionales de la SIC, resolvió admitir la demanda formulada por OTC y notificar a los demandados. 2.5. El 18 de marzo de 2014, INTECPLAST contestó a la demanda planteada en su contra. 2.6.
El 1 de julio de 2014, mediante Auto 30943, la Delegatura para asuntos jurisdiccionales de la SIC, cita a las partes a audiencia. 2. 7. El 9 de julio de 2014, TECNOQUf MICAS presentó recurso de reposición, argumentando que no había sido notificado en debida forma con el auto admisorio de la demanda. 2.8. El 9 de julio de 2014, mediante Auto 32243 la Delegatura para asuntos jurisdiccionales de la SIC, declaró sin valor el Auto 30943. 2.9.
El 24 de noviembre de 2014, TECNOQUÍMICAS contestó la demanda planteada en su contra. 2.1O. El 8 de agosto de 2014, OTC presentó ante el Grupo de Competencia Desleal y Asuntos Jurisdiccionales de la SIC, reforma de la demanda de infracción de derechos de propiedad industrial -infracción de diseño industrial que fuera presentada en contra de las sociedades INTECPLAST y TECNOQUÍMICAS. 2.11.
El 4 de septiembre de 2013, mediante Auto 39251, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC, corrió traslado a OTC para que subsane los siguientes aspectos: a) Estime la suma pretendida como perjuicios. b) Aporte copias del escrito de subsanación para el archivo y el traslado de la demandada. 2.12. El 15 de septiembre de 2014, OTC dio contestación al Auto 39251. 2.13.
El 25 de septiembre de 2014, mediante Auto 42630, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC. rechazó la reforma de la demanda, ordenándose que se continúe con la demanda inicialmente admitida. 2.14. El 1 de octubre de 2014, OTC presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, en contra del Auto 42630. 2.15. EI 7 de noviembre de 2014, mediante Auto 47543, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC resolvió revocar el Auto 42630. 2.16.
El 24 de noviembre de 2014, TECNOQUÍMICAS, contestó a la reforma de la demanda. 3 GACETA OFICIAL 26/01/2017 44 de 57 2.17. El 14 de enero de 2015, mediante Auto 842, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC enunció que se tenga en cuenta que la sociedad demandada INTECPLAST no hizo pronunciamiento alguno, frente a la reforma de la demanda que presento la demandante. 2.18.
El 21 de agosto de 2015, se llevó a cabo la audiencia entre las partes. 2.19. El 26 de agosto de 2015, mediante Acta 235, la SIC resolvió denegar las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte demandante. Dentro de la misma diligencia en que se dictó la decisión, OTC presentó recurso de apelación en contra del Acta 235. 2.20.
El 25 de septiembre de 2015, mediante providencia la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia, suspendió el proceso y solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 113, 114, 115, 116, 128, 129, 130, 131, 241, 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda de infracción planteada por OTC 3.1.
OTC es titular del diseño industrial registrado bajo el Certificado 5837 vigente hasta el 2 de marzo de 2015. 3.2. De acuerdo con el Artículo 129 de la Decisión 486, el registro de un diseño industrial, confiere a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del diseño y por Jo tanto su titular estará legitimado para actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento lo utilice. 3.3.
De acuerdo con el Artículo 238 de la Decisión 486, el titular de un derecho, puede acudir ante la autoridad nacional competente y plantear acción en contra de la persona que infrinja su derecho. 3.4. OTC tuvo conocimiento de que TECNOQUÍMICAS es titular del registro sanitario del producto farmacéutico MINOXIDIL MK el cual lo envasa en un frasco que incorpora y representa el diseño industrial protegido por OTC. 3.5.
La apariencia del frasco del producto MINOXIDIL MK es igual al del diseño industrial del que es titular OTC. 3.6. El frasco del producto MINOXIDIL MK, es fabricado y producido por INTECPLAST. 3.7. INTECPLAST, fabrica y produce el frasco para TECNOQUÍMICAS, el cual es igual al diseño industrial protegido previamente. 4 GACETA OFICIAL 26/01/2017 45 de 57 3.8.
OTC no ha conferido autorización alguna ni a TECNOQUÍMICAS ni a INTECPLAST para que utilice su diseño industrial. 4. Argumentos de la Contestación por parte de TECNOQUÍMICAS 4.1. A la fecha de la presentación de la demanda por infracción de derechos de propiedad industrial, esto es, el 11 de octubre de 2005, el titular y fabricante del producto MINOXIDIL MK en Colombia era TECNOFAR TQ S.A. y no TECNOQUÍMICAS. 4.2.
TECNOQUÍMICAS no ha infringido ningún derecho de propiedad industrial y la acción se encuentra prescrita. 4.3. El caso en discusión se trata de un frasco que por su función técnica cuenta como todos los de su género con características necesarias e inapropiables tales como: i) ser un recipiente en el que se encuentra su contenido; ii) una boca por donde se introduce el contenido y se extrae el mismo y; iii) una tapa que permite liberar el contenido y que el mismo no se riegue. 4.4.
La acción contemplada en el Artículo 244 de la Decisión 486 debe interponerse en los plazos que en dicha norma se establecen y en el caso en particular ha operado la prescripción de la misma. 4.5. OTC no enuncia en su demanda la fecha desde la cual se concedió el registro del diseño industrial. 4.6. No es cierto que el envase que fabrica INTECPLAST Jo haga para TECNOQUÍMICAS. 4.7.
No es cierto que el envase que utilizo TECNOQUÍMICAS en el año 2004 incorpore y represente el diseño industrial de OTC. 4.8. El uso del envase del producto MINOXIDIL MK por parte de TECNOQUIMICAS, fue anterior a la solicitud de diseño industrial y se lo hizo de buena fe. 4.9. Debe aplicarse la excepción contenida en el Artículo 55 de la Decisión 486 la cual enuncia que los derechos conferidos por el diseño industrial no podrán hacerse valer contra una tercera persona que de buena fe y antes de la fecha de prioridad o de presentación de la solicitud sobre la que se concedió el diseño industrial, ya se encontraba utilizándolo o explotándolo. 4.10.
TECNOQUÍMICAS uso del envase del producto MINOXIDIL MK se lo realizó durante los años 2004 y 2005, y tal uso conforme al Artículo 55 5 GACETA OFICIAL 26/01/2017 46 de 57 de la Decisión 486, es una excepción a la acción que se presenta en su contra. 4.11. TECNOQUÍMICAS dejó de ser titular del registro sanitario del producto MINOXIDIL MK, al menos 9 años antes de la presentación de la demanda y en el año 2004, dejó de ordenar la fabricación del envase en el que se encuentra el contenido del producto, lo cual se demuestra con los registros sanitarios.
B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La autoridad consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 113, 114, 115, 116, 128, 129, 130, 131, 241, 244 de la Decisión 4862 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. "Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de lineas o combinación de colores, o de cualquier forma extema bidimensional o tridimensional, llnea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto".
"Articulo 114.- El derecho al registro de un diseño industrial pertenece al diseñador. Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vfa sucesoria. Los titulares del registro podrán ser personas naturales o jurídicas. Si varias personas hicieran conjuntamente un diseño industrial, el derecho al registro corresponde en común a todas ellas.
Si varias personas hicieran el mismo diseño industrial, independientemente unas de otras, el registro se concederá a aquella o a su causahabiente que primero presente la solicitud correspondiente o que invoque la prioridad de fecha más antigua". "Articulo 115.- Serán registrables diseños Industriales que sean nuevos. Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente Invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comerclalización o por cualquier otro medio.
Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dlchas realizaciones". "Articulo 116.- No serán registrables: a) los diseños industriales cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro en que se solicita el registro deba impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden público.
A estos efectos la explotación comercial de un diseño Industrial no se considerará contraria a la moral o al orden público sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohiba o que regule dicha explotación; b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; y, c) los diseños industriales que consista únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que Incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte.
Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular". ( ) "Articulo 128.- El registro de un diseño industrial tendrá una duración de diez años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro". 6 GACETA OFICIAL 2. 26/01/2017 47 de 57 Procede la interpretación de las normas solicitada, excepto de los artículos 116 y 128, ya que no se discute en el proceso interno sobre las prohibiciones de registro de un diseño industrial ni sobre el tiempo de su protección. "Articulo 129.- El registro de un diseño Industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular de1 registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, Introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan e1 diseño industrial.
El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialtce un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta". "Articulo 130.- La protección conferida a un diseño Industrial no se extenderá a los elementos o características del diseño dictados enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorporen ningún aporte arbitrario del diseñador.
La protección conferida a un diseño industrial no comprenderá aquellos elementos o características cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que Incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta limitación no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular".
"Articulo 131.- El registro de un diseño industrial no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto que incorpore o reproduzca ese diseño, después de que ese producto se hubiese Introducido en el comercio en cualquier pals por su titular o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él. A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación del diseño industrial, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas".
( ) "Articulo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: a) el cese de los actos que constituyen la Infracción; la indemnización de daños y perjuicios; b) c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material Impreso o de publicidad u otros materiales, asi como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; d) la prohibición de la Importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior, e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al Importe de la indemnización de daños y perjuicios: la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la f) infracción, Incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o, g) 1a publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas Interesadas, a costa del infractor.
Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente. Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca·.
( ) "Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez". 7 GACETA OFICIAL 26/01/2017 48 de 57 3. De oficio de se interpretará el Artículo 238 de la Decisión 486 3, para tratar el tema de infracción de derechos de propiedad industrial, materia del caso en análisis.
C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. 4. El diseño industrial. Requisito de novedad y protección. Derecho a excluir a terceros de la explotación del diseño industrial. La acción por infracción de derechos. Prescripción de la acción por infracción. Reglas para el cotejo de un diseño industrial y un envase. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN 1.
El diseño industrial. Requisito de novedad y protección 1.1. En el proceso interno se discute respecto a la presunta infracción de un diseño industrial concedido a favor de OTC, por lo que se analizará la figura del diseño industrial y sus requisitos. 1.2. El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad.
El articulo 115 de la Decisión 486 establece que un diseño industrial no será nuevo si antes de la fecha de solicitud o de la prioridad invocada, se hubiere hecho accesible al público, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio; además, se señala que no será nuevo aquel diseño que presente simplemente diferencias secundarias con realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones4. 1.3.
El artículo 113 de la Decisión 486 señala que se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.
Según el artículo 114 de la Decisión 486, el derecho al registro pertenece al diseñador y puede ser transferido por acto entre vivos y por vía sucesoria. En caso varias personas hicieran el mismo diseño industrial, el registro se t f 3 "Articulo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.
También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del Pais Miembro lo permite, la auloridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares". 4 Proceso 122-IP-2012. 8 GACETA OFICIAL 26/01/2017 49 de 57 concederá a aquel que presente primero la solicitud o que invoque la prioridad de fecha más antigua5 • 1.4.
El tema sobre el diseño industrial ha sido analizado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual del cual se ha tomado los principales puntos que son transcritos a continuación: "Elementos comunes en la definición de diseño industrial En las definiciones de diseño industrial que figuran en los textos jurídicos ( ) se aprecia una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber: a) Visibilidad.
Se parte de la base de que los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles. La visibilidad es una condición para que el diseño industrial sea reconocido. Al incorporarlos en un producto específico, la forma o la apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser "visualmente apreciados". Se exige también que el diseño quede a la vista durante el uso normal del producto por su usuario.
Ese aspecto es particularmente importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso normal. Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto. Análogamente, la forma de un sofá-cama en posición plegada y en posición extendida deben considerarse como parte del diseño del producto.
La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, automóviles o electrodomésticos. A ese respecto, en la Directiva de la Unión Europea6 se establece que sólo se considerará que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo reúne las condiciones para ser protegido si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último.
Se aclara también que por "utilización normal" se entiende la utilización por parte del consumidor final. sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. A tenor de esa condición, la forma de partes y piezas del motor de un automóvil que no sean visibles durante 5 lbldem. e Directiva de la Unión Europea, Artículo 3.3.).
En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (Artículo 4.2) figura una disposición idéntica. 9 GACETA OFICIAL 26/01/2017 50 de 57 la utilización normal del vehículo quedaría fuera del alcance de la protección de los diseños. 1.5. 7 b) Apariencia especial. El diseño concede al producto en el que está incorporado una apariencia particular.
Además, hace que un artículo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie. c) Aspectos no técnicos.
Los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo. Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de características. d) Incorporación en un artículo utilitario.
Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios, es decir, productos que tienen finalidades útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado.
En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o tipo para la fabricación de un producto industrial o que tenga aplicación industrial. En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanía"7• El Tribunal ha señalado, "en relación a la esencia del derecho sobre los diseños industriales, que consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario Novena Sesión de la OMPI, titulada "Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas· Ginebra, octubre, 2002. 10 GACETA OFICIAL 26/01/2017 51 de 57 establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la Propiedad Industrial.
En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo. Una vez reconocido por la Ley, el Titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa la normativa andina ( en consideración a las repercusiones económicas que los mismos tienen, aplicables a la marca figurativa, caso en cuestión."ª 1.6.
Se advierte, asimismo, que el titular del diseño industrial está facultado para actuar contra terceras personas que intenten o efectúen cambios sobre su diseño industrial, cuando no se ha producido ninguna transferencia o cesión de derechos respecto del diseño9• 1. 7. Por lo tanto, en el caso en análisis, el titular de un diseño industrial, está facultado para iniciar acciones en contra de terceros, tal como se analizará a continuación. 2.
Derecho a excluir a terceros de la explotación del diseño industrial. La acción por infracción de derechos 2.1. En el presente caso, OTC presentó, ante la SIC" demanda por infracción de derechos de propiedad industrial-infracción de diseño industrial en contra de INTECPLAST y TECNOQUÍMICA por uso no autorizado del frasco en el que se envasa el producto MINOXIDIL MK, el cual incorporar el diseño industrial, por lo que el Tribunal abordará este tema.
Derecho a excluir a terceros de la explotación del diseño industrial 2.2. El Articulo 131 de la Decisión 486 no faculta al titular de un diseño industrial a impedir a terceros con su consentimiento realicen actos de comercio respecto de un producto que incorpore o reproduzca su diseño, después de que el producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país ya sea por el titular o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él. 2.3.
Sin embargo, no es susceptible de usurpación un diseño que es creación de otro, quedando además prohibida su explotación por parte de terceros en los casos que no exista autorización expresa de su titular. 8 Proceso 12-1 P-2007 9 Proceso 12-1 P-2007. 11 26/01/2017 GACETA OFICIAL 2.4. El derecho de explotación, plasmadas en esta materia según 52 de 57 concepciones doctrinarias [E]s el derecho exclusivo que pertenece al autor de determinar las condiciones de toda clase, incluidas las económicas, conforme a las cuales habrá de tener lugar la comunicación pública, difusión y publicación de su creación. En la Práctica -puesto que normalmente el autor no es explotante- se traduce en un negocio jurídico en el que el autor presta su consentimiento a la publicación o difusión de su obra por parte de un empresario; autorización vinculada al cumplimiento de las condiciones convenidas (contrato de explotación, en sus diversas modalidades de edición, representación, ejecución, exposición, etc.) 10. 2.5.
Por su parte el Artículo 129 segundo párrafo de la Decisión 486 manifiesta que: "El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarías con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta" 2.6. El titular está en consecuencia facultado para actuar contra terceras personas que intenten o efectúen cambios sobre su diseño industrial, y que se trate únicamente de diferencias secundarias. 2.7.
Cabe la pena aclarar que de acuerdo con el Artfculo 130 de la Decisión 486, la protección conferida a un diseño industrial no se extiende a: 2. 7.1. Elementos o características del diseño dictados enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorporen ningún aporte arbitrario del diseñador. 2. 7.2.
Elementos o características cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Limitación que no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular. 2.8. 10 Por lo antes expuesto, al analizar la eventual infracción, se deberá revisar si los elementos que forman parte del producto que incluye el BAYLOS CORROZA, Henneneglldo.
"Tratado de Derecho Industrial: Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica y Disciplfna de la Competencia Desleal". Ed. Civitas, segunda edición, Madrid-España, 1993, p. 627. 12 GACETA OFICIAL 26/01/2017 53 de 57 diseño, son arbitrarios o en su defecto formas de orden técnico que deben ser excluidas del análisis de acuerdo a la norma antes expuesta.
La acción por infracción de derechos 2.9. La acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486. Dicha acción cuenta con las siguientes características 11: 1. Sujetos activos. Pueden entablar la acción los siguientes sujetos: a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica.
Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará a cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (párrafo 3 del artículo 238). b. El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.
(párrafo 2 del artículo 238). 2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: a. Cualquier persona que infrinja el derecho de propiedad industrial. b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesaria que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial. 2.1O.
Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias de sus interpretaciones, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el proceso N º 116-IP-2004. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 1172, de 7 de marzo de 2005. 2.11.
El objeto de la acción es precautelar los derechos de propiedad industrial y, como efecto, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto. i r 2.12. El Artículo 238 de la Decisión 486 atribuye al titular de un derecho protegido en ella el poder de obrar ante la autoridad nacional 11 Proceso 140-IP-2013. 13 GACETA OFICIAL 26/01/2017 54 de 57 competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente 12 • 2.13.
El texto recoge el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes.
La norma también legitima para obrar al cotitular del derecho, sin necesidad, en este caso, del consentimiento de los demás cotitulares, salvo acuerdo en contrario. Además, para el supuesto de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia.
En lo que concierne al legitimado pasivo, se entiende que la tutela jurisdiccional no podrá ser concedida sino frente al destinatario del efecto o de los efectos en que la tutela se concreta, cual es, en el caso de las acciones que se examinan, el autor de la infracción o el ejecutor de los actos constitutivos de la amenaza. La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito13. 2.14.
A tenor de la disposición prevista en el artículo 241 eiusdem, el ejercicio de la acción puede estar dirigido a la obtención de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor 14 • 3.
Prescripción de la acción por infracción 3.1. Afirma TECNOQUÍMICAS que la acción interpuesta por OTC ha prescrito de acuerdo con el Artículo 244 de la Decisión 486, en razón de lo cual se analizará este tema. 12 Proceso 60·1P·2010. 13 Ibídem. 14 Ibídem. 14 GACETA OFICIAL 3.2. 26/01/2017 55 de 57 De acuerdo con el Artículo 244 de la Decisión 486, la acción por infracción tiene un término de prescripción de dos años, contado desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez.
De lo anterior, se desprende lo siguiente15: 3.2.1. Si el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se pude debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción. 3.2.2. El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término. 3.3.
Por lo antes expuesto, dentro del proceso interno, se deberá analizar los plazos contenidos en la norma previamente citada, y contabilizarlos dependiendo del caso, si opera desde que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en su defecto dentro de los cinco años desde que se cometió por última vez la actuación por parte del supuesto infractor. 4.
Reglas para el cotejo de un diseño industrial y un envase 4.1. Dentro del proceso interno la actora OTC afirma que las compañías INTECPLSAT y TECNOQUÍMICAS utilizan en el mercado un frasco en el que envasan el producto MINOXIDIL MK, el cual incorpora el diseño industrial de su propiedad. Por su parte TECNOQUÍMICAS enuncia que el frasco que utiliza en el mercado cuenta como todos los de su género con características necesarias e inapropiables tales como: i) recipiente en el que se encuentra su contenido; ii) una boca por donde se introduce el contenido y se extrae el mismo y; iii) una tapa que permite liberar el contenido y que el mismo no se riegue, en razón de lo cual es necesario enunciar este tema. 4.2.
Para comparar un diseño industrial debidamente protegido, respecto de un envase que incorpore sus elementos, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas: 4.2.1. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica, verificando la eventual similitud o identidad de los trazos, líneas, colores, figuras contenidas en el Diseño Industrial, respecto del envase materia de litigio. 4.2.2.
El diseño industrial protege la parte externa, ornamental del producto por lo que al analizarse con un envase deben 15 Proceso 140-IP-2013. 15 GACETA OFICIAL 26/01/2017 56 de 57 compararse entre ambos las formas, líneas, rasgos, pliegues de cada uno posee y si las formas arbitrarias del diseño industrial protegidas son las que se repiten en el recipiente que se coteja. 4.2.3.
Dentro de la comparación entre el diseño industrial y el envase materia del litigio, debe excluirse los elementos secundarios y los de uso común que son necesarios para el tipo de producto que se protege como diseño industrial y que son necesarios para el resto de comerciantes, por ejemplo toda botella va a tener un pico para poder verter el contenido del envase, una tapa, un cuello de botella, una base, elementos que evidentemente salen de la comparación a menos que se traten de forma arbitrarias que le doten de novedad al diseño protegido respecto de recipientes ordinarios en el mercado. 4.2.4.
El análisis entre el diseño industrial y el envase debe ser integral, el cual verificará si uno y otro poseen formas similares o idénticas que podrían determinar que en efecto el Diseño Industrial está siendo infringido. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Autoridad consultante al resolver el proceso interno 110013199001201341749 01, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. V!� Cecilia t.: ·sa Aylló� MAGISTRADA ---. MAGISTRADO 16 GACETA OFICIAL 26/01/2017 57 de 57 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. ambrano SIDENTE Notifíquese a la Autoridad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17