7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Quito, 13 de octubre de 2016 Proceso: 102-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 110013199001201341749 01 Referencia: Infracción de derechos de propiedad industrial de diseño industrial Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS La comunicación SECQT16-071 recibida el 22 de febrero de 2016, mediante la cual se remite el Exhorto 001 de 29 de enero de 2016 por el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los artículos 113, 114, 115, 116, 128, 129, 130, 131, 241, 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N*110013199001201341749 01; y, El Auto de 22 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno 2.1. 2.2. 2.3. Demandante: OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A.S. Demandados: INTECPLAST S.A. TECNOQUÍMICAS S.A. Hechos Relevantes El 10 de octubre de 2013, OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A.S. (en adelante, OTC) presentó, ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, “la SIC”), demanda por infracción de derechos de propiedad industrial-infracción de diseño industrial! en contra de INTECPLAST S.A. (en adelante, INTECPLAST) y TECNOQUÍMICAS S.A. (en adelante, TECNOQUÍMICAS), por uso no autorizado del frasco en el que se envasa el producto MINOXIDIL MK, el cual incorpora el diseño industrial protegido bajo la solicitud 05-019435 y con el certificado 5837 del cual es titular.
Minoxidil MK El 16 de octubre de 2013, mediante Resolución 32817 la SIC inadmitió la demanda solicitando que en el término de 5 días la subsane en los siguientes aspectos: a) Se excluya de la demanda las pretensiones relacionadas a registros sanitarios, toda vez que la SIC no es competente para dicha área. b) Aclare si pretende una indemnización por perjuicios. c) En caso de pretenderse el pago de una indemnización, cancele el arancel judicial correspondiente. d) Aporte copias del escrito de subsanación para el archivo y traslado para la demandada.
El 24 de octubre de 2013, OTC presentó escrito subsanando la demanda. Radicación 13-241749-00000-0000. 2.4. El 20 de noviembre de 2013, mediante Auto 36156 la Delegatura para asuntos jurisdiccionales de la SIC, resolvió admitir la demanda formulada por OTC y notificar a los demandados. 2.5. El 18 de marzo de 2014, INTECPLAST contestó a la demanda planteada en su contra. 2.6.
El 1 de julio de 2014, mediante Auto 30943, la Delegatura para asuntos jurisdiccionales de la SIC, cita a las partes a audiencia. 2.7. El 9 de julio de 2014, TECNOQUÍMICAS presentó recurso de reposición, argumentando que no había sido notificado en debida forma con el auto admisorio de la demanda. 2.8. El 9 de julio de 2014, mediante Auto 32243 la Delegatura para asuntos jurisdiccionales de la SIC, dectaró sin valor el Auto 30943. 2.9.
El 24 de noviembre de 2014, TECNOQUÍMICAS contestó la demanda planteada en su contra. 2.10. El 8 de agosto de 2014, OTC presentó ante el Grupo de Competencia Desleal y Asuntos Jurisdiccionales de la SIC, reforma de la demanda de infracción de derechos de propiedad industrial -infracción de diseño industrial que fuera presentada en contra de las sociedades INTECPLAST y TECNOQUÍMICAS. 2.11.El 4 de septiembre de 2013, mediante Auto 39251, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC, corrió traslado a OTC para que subsane los siguientes aspectos: a) Estime la suma pretendida como perjuicios. b) Aporte copias del escrito de subsanación para el archivo y el traslado de la demandada. 2.12.
El 15 de septiembre de 2014, OTC dio contestación al Auto 39251. 2.13. El 25 de septiembre de 2014, mediante Auto 42630, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC, rechazó la reforma de ta demanda, ordenándose que se continúe con la demanda inicialmente admitida. 2.14.El 1 de octubre de 2014, OTC presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, en contra del Auto 42630. 2.15.El 7 de noviembre de 2014, mediante Auto 47543, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC resolvió revocar el Auto 42630. 2.16.
El 24 de noviembre de 2014, TECNOQUÍMICAS, contestó a la reforma de la demanda. 3 2.17.El 14 de enero de 2015, mediante Auto 842, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC enunció que se tenga en cuenta que la sociedad demandada INTECPLAST no hizo pronunciamiento alguno, frente a la reforma de la demanda que presento la demandante. 2.18.El 21 de agosto de 2015, se llevó a cabo la audiencia entre las partes. 2.19, El 26 de agosto de 2015, mediante Acta 235, la SIC resolvió denegar las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte demandante.
Dentro de la misma diligencia en que se dictó la decisión, OTC presentó recurso de apelación en contra del Acta 235. 2.20.El 25 de septiembre de 2015, mediante providencia la Sala Civil del 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia, suspendió el proceso y solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 113, 114, 115, 116, 128, 129, 130, 131, 241, 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Argumentos de la demanda de infracción planteada por OTC. OTC es titular del diseño industrial registrado bajo el Certificado 5837 vigente hasta el 2 de marzo de 2015. De acuerdo con el Artículo 129 de la Decisión 486, el registro de un diseño industrial, confiere a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del diseño y por lo tanto su titular estará legitimado para actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento lo utilice.
De acuerdo con el Artículo 238 de la Decisión 486, el titular de un derecho, puede acudir ante la autoridad nacional competente y plantear acción en contra de la persona que infrinja su derecho. OTC tuvo conocimiento de que TECNOQUÍMICAS es titular del registro sanitario del producto farmacéutico MINOXIDIL MK el cual lo envasa en un frasco que incorpora y representa el diseño industrial protegido por OTC.
La apariencia del frasco del producto MINOXIDIL MK es igual al del diseño industrial del que es titular OTC. El frasco del producto MINOXIDIL MK, es fabricado y producido por INTECPLAST. INTECPLAST, fabrica y produce el frasco para TECNOQUÍMICAS, el cual es igual al diseño industrial protegido previamente. 3.8. 4.2. 4.3. 4.4, 4.5. 4.6. 4.7. 4.8.
OTC no ha conferido autorización alguna ni a TECNOQUÍMICAS ni a INTECPLAST para que utilice su diseño industrial. Argumentos de la Contestación por parte de TECNOQUÍMICAS. Ala fecha de la presentación de la demanda por infracción de derechos de propiedad industrial, esto es, el 11 de octubre de 2005, el titular y fabricante del producto MINOXIDIL MK en Colombia era TECNOFAR TQ S.A. y no TECNOQUÍMICAS.
TECNOQUÍMICAS no ha infringido ningún derecho de propiedad industrial y la acción se encuentra prescrita. El caso en discusión se trata de un frasco que por su función técnica cuenta como todos los de su género con características necesarias e inapropiables tales como: i) ser un recipiente en el que se encuentra su contenido; ¡i) una boca por donde se introduce el contenido y se extrae el mismo y; iii) una tapa que permite liberar el contenido y que el mismo no se riegue.
La acción contemplada en el Artículo 244 de la Decisión 486 debe interponerse en los plazos que en dicha norma se establecen y en el caso en particular ha operado la prescripción de la misma. OTC no enuncia en su demanda la fecha desde la cual se concedió el registro del diseño industrial. No es cierto que el envase que fabrica INTECPLAST lo haga para TECNOQUÍMICAS.
No es cierto que el envase que utilizo TECNOQUÍMICAS en el año 2004 incorpore y represente el diseño industrial de OTC. El uso del envase del producto MINOXIDIL MK por parte de TECNOQUIMICAS, fue anterior a la solicitud de diseño industrial y se lo hizo de buena fe.. Debe aplicarse la excepción contenida en el Artículo 55 de la Decisión 486 la cual enuncia que los derechos conferidos por el diseño industrial no podrán hacerse valer contra una tercera persona que de buena fe y antes de la fecha de prioridad o de presentación de la solicitud sobre la que se concedió el diseño industrial, ya se encontraba utilizándolo o explotándolo. 4.10.
TECNOQUÍMICAS uso del envase del producto MINOXIDIL MK se lo, Y realizó durante los años 2004 y 2005, y tal uso conforme al Artículo 55 5 de la Decisión 486, es una excepción a la acción que se presenta en su contra. 4.11. TECNOQUÍMICAS dejó de ser titular del registro sanitario del producto MINOXIDIL MK, al menos 9 años antes de la presentación de la demanda y en el año 2004, dejó de ordenar la fabricación del envase en el que se encuentra el contenido del producto, lo cual se demuestra con los registros sanitarios.
B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La autoridad consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 113, 114, 115, 116, 128, 129, 130, 131, 241, 244 de la Decisión 486? de la Comisión de la Comunidad Andina. 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. “Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.
“Artículo 114.- El derecho al registro de un diseño industrial pertenece al diseñador. Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria. Los titulares del registro podrán ser personas naturales o jurídicas. Si varias personas hicieran conjuntamente un diseño industrial, el derecho al registro corresponde en común a todas ellas.
Si varias personas hicieran el mismo diseño industrial, independientemente unas de otras, el registro se concederá a aquella o a su causahabiente que primero presente la solicitud corespondiente o que invoque la prioridad de fecha más antigua”. “Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos. Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.
Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones”. “Artículo 116.- No serán registrables: a) los diseños industriales cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro en que se solicita el registro deba impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden público.
A estos efectos la explotación comercial de un diseño industrial no se considerará contraria a la moral o al orden público sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación; b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador, y, c) los diseños industriales que consista únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte.
Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular”. ( ) “Artículo 128.- El registro de un diseño industrial tendrá una duración de diez años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro”. 6 Procede la interpretación de las normas solicitada, excepto de los artículos 116 y 128, ya que no se discute en el proceso interno sobre las prohibiciones de registro de un diseño industrial ni sobre el tiempo de su protección. “Artículo 129.- El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, Introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial.
El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta”. “Artículo 130.- La protección conferida a un diseño industrial no se extenderá a los elementos o características del diseño dictados enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorporen ningún aporte arbitrario del diseñador.
La protección conferida a un diseño industrial no comprenderá aquellos elementos o características cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta limitación no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular”.
“Artículo 131.- El registro de un diseño industrial no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto que incorpore o reproduzca ese diseño, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por su titular o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él. A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación del diseño industrial, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas”.
( ) “Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: a) el cese de los actos que constituyen la infracción; b) la indemnización de daños y perjuicios; c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior, e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios; 1] la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal 0) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o, 9) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.
Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente. Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca”.
(-) “Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez”. 7 s o N—= 1.2. 1.3. De oficio de se interpretará el Artículo 238 de la Decisión 486%, para tratar el tema de infracción de derechos de propiedad industrial, materia del caso en análisis.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El diseño industrial. Requisito de novedad y protección. Derecho a excluir a terceros de la explotación del diseño industrial. La acción por infracción de derechos. Prescripción de la acción por infracción. Reglas para el cotejo de un diseño industrial y un envase. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN El diseño industrial.
Requisito de novedad y protección En el proceso interno se discute respecto a la presunta infracción de un diseño industrial concedido a favor de OTC, por lo que se analizará la figura del diseño industrial y sus requisitos. El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad. El artículo 115 de la Decisión 486 establece que un diseño industrial no será nuevo si antes de la fecha de solicitud o de la prioridad invocada, se hubiere hecho accesible al público, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio; además, se señala que no será nuevo aquel diseño que presente simplemente diferencias secundarias con realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones!, El artículo 113 de la Decisión 486 señala que se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de lineas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.
Según el artículo 114 de la Decisión 486, el derecho al registro pertenece al diseñador y puede ser transferido por acto entre vivos y por vía sucesoria. En caso varias personas hicieran el mismo diseño industrial, el registro se 3 “Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.
También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares”. 4 Proceso 122-1P-2012.
L, 1.4. concederá a aquel que presente primero la solicitud o que invoque la prioridad de fecha más antigua*. El tema sobre el diseño industrial ha sido analizado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual del cual se ha tomado los principales puntos que son transcritos a continuación: “Elementos comunes en la definición de diseño industrial En las definiciones de diseño industrial que figuran en los textos jurídicos ( ) se aprecia una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber: a) Visibilidad.
Se parte de la base de que los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles. La visibilidad es una condición para que el diseño industrial sea reconocido. Al incorporarlos en un producto específico, la forma o la apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser “visualmente apreciados”. Se exige también que el diseño quede a la vista durante el uso normal del producto por su usuario.
Ese aspecto es particularmente importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso normal. Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto. Análogamente, la forma de un sofá-cama en posición plegada y en posición extendida deben considerarse como parte del diseño del producto.
La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, automóviles o electrodomésticos. A ese respecto, en la Directiva de la Unión Europeaf se establece que sólo se considerará que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo reúne las condiciones para ser protegido si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último.
Se aclara también que por “utilización normal” se entiende la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. A tenor de esa condición, la forma de partes y piezas del motor de un automóvil que no sean visibles durante 5 6 Ibidem. Directiva de la Unión Europea, Artículo 3.3.).
En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (Artículo 4.2) figura una disposición idéntica. 9 A Y 1.5. b) d) la utilización normal del vehículo quedaria fuera del alcance de la protección de los diseños. Apariencia especial. El diseño concede al producto en el que está incorporado una apariencia particular. Además, hace que un artículo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial.
La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie. Aspectos no técnicos. Los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las caracteristicas técnicas o funcionales del mismo.
Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de características.
Incorporación en un artículo utilitario. Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios, es decir, productos que tienen finalidades útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado.
En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o tipo para la fabricación de un producto industrial o que tenga aplicación industrial. En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanía””. El Tribunal ha señalado, “en relación a la esencia del derecho sobre los diseños industriales, que consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario Novena Sesión de la OMPI, titulada “Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas" Ginebra, octubre, 2002. 10 1.6. 1.7. 2.1. 2.2. 2.3. establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la Propiedad Industrial.
En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo. Una vez reconocido por la Ley, el Titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa la normativa andina (en consideración a las repercusiones económicas que los mismos tienen, aplicables a la marca figurativa, caso en cuestión.”? Se advierte, asimismo, que el titular del diseño industrial está facultado para actuar contra terceras personas que intenten o efectúen cambios sobre su diseño industrial, cuando no se ha producido ninguna transferencia o cesión de derechos respecto del diseño?.
Por lo tanto, en el caso en análisis, el titular de un diseño industrial, está facultado para iniciar acciones en contra de terceros, tal como se analizará a continuación. Derecho a excluir a terceros de la explotación del diseño industrial. La acción por infracción de derechos En el presente caso, OTC presentó, ante la SIC” demanda por infracción de derechos de propiedad industrial-infracción de diseño industrial en contra de INTECPLAST y TECNOQUÍMICA por uso no autorizado del frasco en el que se envasa el producto MINOXIDIL MK, el cual incorporar el diseño industrial, por lo que el Tribunal abordará este tema.
Derecho a excluir a terceros de la explotación del diseño industrial El Artículo 131 de la Decisión 486 no faculta al titular de un diseño industrial a impedir a terceros con su consentimiento realicen actos de comercio respecto de un producto que incorpore o reproduzca su diseño, después de que el producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país ya sea por el titular o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él. Sin embargo, no es susceptible de usurpación un diseño que es creación de otro, quedando además prohibida su explotación por parte de terceros en los casos que no exista autorización expresa de su titular.
Proceso 12-1P-2007 Proceso 12-1P-2007. 11 24. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. El derecho de explotación, según concepciones doctrinarias plasmadas en esta materia [E]s el derecho exclusivo que pertenece al autor de determinar las condiciones de toda clase, incluidas las económicas, conforme a las cuales habrá de tener lugar la comunicación pública, difusión y publicación de su creación. En la Práctica —puesto que normalmente el autor no es explotante— se traduce en un negocio jurídico en el que el autor presta su consentimiento a la publicación o difusión de su obra por parte de un empresario; autorización vinculada al cumplimiento de las condiciones convenidas (contrato de explotación, en sus diversas aaa de edición, representación, ejecución, exposición, etc.)1, Por su parte el Artículo 129 segundo párrafo de la Decisión 486 manifiesta que: “El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta” El titular está en consecuencia facultado para actuar contra terceras personas que intenten o efectúen cambios sobre su diseño industrial, y que se trate únicamente de diferencias secundarias.
Cabe la pena aclarar que de acuerdo con el Artículo 130 de la Decisión 486, la protección conferida a un diseño industrial no se extiende a: 2.7.1. Elementos o características del diseño dictados enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorporen ningún aporte arbitrario del diseñador. 2.7.2.
Elementos o características cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Limitación que no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radica en una forma destinada a permitir el montaje o ta conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular.
Por lo antes expuesto, al analizar la eventual infracción, se deberá revisar si los elementos que forman parte del producto que incluye el 10 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. “Tratado de Derecho Industrial: Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica y Disciplina de la Competencia Desleal”. Ed. Civitas, segunda edición, Madrid-España, 1993, p. 627. 12 diseño, son arbitrarios o en su defecto formas de orden técnico que deben ser excluidas del análisis de acuerdo a la norma antes expuesta.
La acción por infracción de derechos 2.9. La acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486. Dicha acción cuenta con las siguientes caracteristicas*?: 1. Sujetos activos. Pueden entablar la acción los siguientes sujetos: a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica.
Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará a cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (párrafo 3 del artículo 238). b. El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.
(párrafo 2 del artículo 238). 2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: a. Cualquier persona que infrinja el derecho de propiedad industrial. b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesaria que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial. 2.10.
Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias de sus interpretaciones, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el proceso N” 116-IP-2004, Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1172, de 7 de marzo de 2005. 2.11.
El objeto de la acción es precautelar los derechos de propiedad industrial y, como efecto, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto. 2.12. El Artículo 238 de la Decisión 486 atribuye al titular de un derecho protegido en ella el poder de obrar ante la autoridad nacional 31 Proceso 140-1P-2013. 13 a 5 2.13. 2.14. 3.1. competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente??.
El texto recoge el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes.
La norma también legitima para obrar al cotitular del derecho, sin necesidad, en este caso, del consentimiento de los demás cotitulares, salvo acuerdo en contrario. Además, para el supuesto de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia.
En lo que concierne al legitimado pasivo, se entiende que la tutela jurisdiccional no podrá ser concedida sino frente al destinatario del efecto o de los efectos en que la tutela se concreta, cual es, en el caso de las acciones que se examinan, el autor de la infracción o el ejecutor de los actos constitutivos de la amenaza. La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito?3, A tenor de la disposición prevista en el artículo 241 ejusdem, el ejercicio de la acción puede estar dirigido a la obtención de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometeria; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor!?, Prescripción de la acción por infracción Afirma TECNOQUÍMICAS que la acción interpuesta por OTC ha prescrito de acuerdo con el Artículo 244 de la Decisión 486, en razón de lo cual se analizará este tema. 12 13 14 Proceso 60-IP-2010.
Ibídem. Ibídem. 14 3.2. De acuerdo con el Articulo 244 de la Decisión 486, la acción por infracción tiene un término de prescripción de dos años, contado desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez. De lo anterior, se desprende lo siguiente*5: 3.2.1.
Si el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se pude debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción. 3.2.2. El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término. 3.3.
Por lo antes expuesto, dentro del proceso interno, se deberá analizar los plazos contenidos en la norma previamente citada, y contabilizarlos dependiendo del caso, si opera desde que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en su defecto dentro de los cinco años desde que se cometió por última vez la actuación por parte del supuesto infractor. 4.
Reglas para el cotejo de un diseño industrial y un envase 4.1. Dentro del proceso interno la actora OTC afirma que las compañias INTECPLSAT y TECNOQUÍMICAS utilizan en el mercado un frasco en el que envasan el producto MINOXIDIL MK, el cual incorpora el diseño industrial de su propiedad. Por su parte TECNOQUÍMICAS enuncia que el frasco que utiliza en el mercado cuenta como todos los de su género con características necesarias e inapropiables tales como: i) recipiente en el que se encuentra su contenido;
¡¡) una boca por donde se introduce el contenido y se extrae el mismo y; iii) una tapa que permite liberar el contenido y que el mismo no se riegue, en razón de lo cual es necesario enunciar este tema. 4.2. Para comparar un diseño industrial debidamente protegido, respecto de un envase que incorpore sus elementos, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas: 4.2.1.
En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica, verificando la eventual similitud o identidad de los trazos, líneas, colores, figuras contenidas en el Diseño Industrial, respecto del envase materia de litigio. 4.2.2. El diseño industrial protege la parte externa, ornamental del producto por lo que al analizarse con un envase deben É 15 Proceso 140-1P-2013. 15 compararse entre ambos las formas, líneas, rasgos, pliegues de cada uno posee y si las formas arbitrarias del diseño industrial protegidas son las que se repiten en el recipiente que se coteja. 4.2.3.
Dentro de la comparación entre el diseño industrial y el envase materia del litigio, debe excluirse los elementos secundarios y los de uso común que son necesarios para el tipo de producto que se protege como diseño industrial y que son necesarios para el resto de comerciantes, por ejemplo toda botella va a tener un pico para poder verter el contenido del envase, una tapa, un cuello de botella, una base, elementos que evidentemente salen de la comparación a menos que se traten de forma arbitrarias que le doten de novedad al diseño protegido respecto de recipientes ordinarios en el mercado. 4.2.4.
El análisis entre el diseño industrial y el envase debe ser integral, el cual verificará si uno y otro poseen formas similares o idénticas que podrían determinar que en efecto el Diseño Industrial está siendo infringido. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Autoridad consultante al resolver el proceso interno 110013199001201341749 01, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 0. Cecilia le sa Ano Guinteros MAGISTRADA MAGISTRADO 16 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Notifíquese a la Autoridad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17