GACE2955 — Comunidad Andina · Micelio Jurídico

Año XXXIV – Número 2955 Lima, 8 de marzo de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 419-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Estado Plurinacional de Bolivia. Expediente interno del Consultante: 156898-C. Referencia: Marca involucrada GLORIA (mixta) PROCESO 434-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2014-00259. Referencia: Marcas involucradas ESTRELLA LIGHT (mixta) y ESTRELLA DAMM (denominativa) PROCESO 438-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2012-00225. Referencia: Marcas involucradas CLUB COLOMBIA (mixta) y CLUB COLOMBIA (mixta), CLUB COLOMBIA (denominativa) Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 08/03/2017 2 de 52 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso 419-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Estado Plurinacional de Bolivia Expediente interno del Consultante 156898-C Referencia Marca involucrada GLORIA (mixta) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio CAR/SNP/DGE/DPI N 004/2016 del 10 de junio de 2016, recibido vía courier el 28 de julio de 2016, mediante el cual el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Estado Plurinacional de Bolivia solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 156898-C; y, El Auto del 9 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. '\ A.

ANTECEDENTES 1. b Partes en el Proceso Interno: Demandante SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Demandado GLORIA S.A. Proceso 419-IP-2016 GACETA OFICIAL 2. 08/03/2017 3 de 52 Hechos relevantes: 2.1. El 22 de octubre de 2015, SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. (en adelante, NESTLÉ) solicitó al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Estado Plurinacional de Bolivia (en adelante, el SENAPI) la nulidad de la marca GLORIA (mixta), inscrita con Certificado 156898-C, a favor de GLORIA S.A.1, que distingue productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza2. 2.2.

Como argumentos de la nulidad, NESTLÉ manifestó lo siguiente: a) La marca cuya nulidad se solicita fue concedida en contravención de lo dispuesto en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que es titular de las siguientes marcas: MARCA CLASE 29 29 29 29 PRODUCTOS Todos los productos de la clase. Productos lechería. de Leche evaporada.

Leche evaporada y productos lácteos. CERTIFICADO 40540-C 1431-C 62521-C 88436-C b) Si bien sus marcas han sido canceladas en la vía administrativa, el pronunciamiento emitido por el SENAPI fue impugnado en la vía judicial; en ese sentido, no debió haberse otorgado el registro de la marca GLORIA (mixta}, toda vez que hay procesos que actualmente no cuentan con sentencia al encontrarse en litigio. c) Si bien la oposición que presentó en el expediente de registro de la marca cuya nulidad se pretende fue efectuada fuera del plazo legal, el deber de realizar el examen de registrabilidad no correspondía ser dejado de lado.

Dicha marca fue concedida el 19 de enero de 2015, según se advierte en la documentación obrante en el expediente. Clase 29: productos de lechería. 2 Proceso 419-1P-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 4 de 52 2.3. El 24 de diciembre de 2015, NESTLÉ requirió al SENAPI solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la Interpretación Prejudicial del Artículo 150 de la Decisión 486, a fin de obtener un pronunciamiento respecto de los siguientes aspectos: (i) ¿Para realizar un examen de registrabilidad a cargo de la oficina nacional competente es condición la presentación de una oposición? (ii) ¿El rechazo o falta de presentación de una oposición es causal para efectuar el examen de registrabilidad? (iii) ¿El examen de registrabilidad resulta ser una obligación de la oficina nacional competente antes de conceder el registro de una marca? (iv) ¿Corresponde conceder una marca cuando existe otro u otros signos marcarios idénticos y/o similares aun cuando la oposición haya sido presentada fuera de plazo? 2.4.

El 28 de diciembre de 2015, el SENAPI realizó una consulta facultativa al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a efectos de obtener la interpretación del Artículo 150 de la Decisión 486 y un pronunciamiento respecto de las preguntas formuladas por NESTLÉ. 2.5. El 5 de mayo de 2016, el Director de la Propiedad Industrial del SENAPI, además, dispuso solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina un pronunciamiento respecto del siguiente aspecto: ¿El hecho de que una solicitud se constituya en una marca derivada, significa que el solicitante tenga un derecho indefectible al registro o si, por el contrario, se debe realizar el análisis ordenado por el Artículo 150 para verificar si la solicitud es apta para acceder al registro, esto es, si cumple con lo dispuesto en el Artículo 134 de la Decisión 486 y no está inmersa en ninguna de las causales de irregistrabilidad de los Artículos 135 y 136 de la misma norma comunitaria andina? 2.6.

Mediante Oficio CAR/SNP/DGE/DPI N 004/2016 del 1O de junio de 2016, el SENAPI solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. B. NORMA A SER INTERPRETADA 1. El órgano consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina3, en cuanto a obtener un pronunciamiento respecto de los siguientes aspectos: 3 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- '\ 3 ( Proceso 419-1P-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 5 de 52 (i) ¿Para realizar un examen de registrabilidad a cargo de la oficina nacional competente es condición la presentación de una oposición? (ii) ¿El rechazo o falta de presentación de una oposición es causal para efectuar el examen de registrabilidad? (iii) ¿El examen de registrabilidad resulta ser una obligación de la oficina nacional competente antes de conceder el registro de una marca? (iv) ¿Corresponde conceder una marca cuando existe otro u otros signos marcarios idénticos y/o similares aun cuando la oposición haya sido presentada fuera de plazo? (v) ¿El hecho de que una solicitud se constituya en una marca derivada, significa que el solicitante tenga un derecho indefectible al registro o si, por el contrario, se debe realizar el análisis ordenado por el Artículo 150 para verificar si la solicitud es apta para acceder al registro, esto es, si cumple con lo dispuesto en el Artículo 134 de la Decisión 486 y no está inmersa en ninguna de las causales de irregistrabilidad de los Artículos 135 y 136 de la misma norma comunitaria andina? 2.

Procede interpretar la norma solicitada, por ser pertinente a los temas a los que se refieren las preguntas formuladas. c. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. 4. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos. La marca derivada. Comparación entre marcas mixtas. Preguntas formuladas por el Órgano consultante. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos 1.1. Conforme a lo solicitado por el Órgano consultante y a efectos de desarrollar el marco teórico pertinente para dar respuesta a las consultas formuladas, corresponde analizar lo establecido en el Artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: ' 1 i /' (� "Artículo 150.· Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, ta oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución." 4 Proceso 419-1P-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 6 de 52 "Artículo 150.Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución". 1.2. A la oficina nacional competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun cuando se presenten o no oposiciones.

La autoridad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 150 de la referida Decisión, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el Artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones de los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486.4 1.3.

El acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de estas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. 5 1.4.

La oficina nacional competente realiza el examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina. Esto en razón a que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

Lo señalado no supone que la oficina no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.6 1.5. La resolución que emita la oficina nacional competente tiene que ser motivada y expresar los fundamentos en los que se basó. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros de marcas, este Tribunal ha manifestado que dichos actos 4 De modo referencial, ver Proceso 242-IP-2013 de fecha 20 de febrero de 2014, p.20-22.

Ibídem. r, 6 Ibídem. 5 Proceso 419-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 7 de 52 requieren de motivación para su validez y además la resolución que los contenga podría quedar afectada de nulidad absoluta si por falta de motivación se lesiona el derecho de defensa de los administrados.7 1.6. En consecuencia, el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas.

Es decir, la oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos. 2.

La marca derivada 2.1. Dado que una de las preguntas a ser absueltas en la presente interpretación prejudicial guarda relación con la figura de la marca derivada 8, corresponde abordar este tema. 2.2. La Decisión 486 no consagra la figura de la marca derivada; sin embargo, atendiendo al manejo que en la práctica se da a dicho fenómeno, el Tribunal ha adoptado criterios doctrinarios sobre el tema y ha reconocido la figura en nuestro régimen normativo. 9 2.3.

En congruencia con lo señalado en el párrafo precedente, el Tribunal ha establecido que las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, en el que el distintivo preponderante sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan. 10 2.4.

Cabe señalar que el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la autoridad competente deberá establecer si el nuevo signo solicitado cumple con todos los Ibídem. Resulta pertinente precisar que las marcas que conforman una familia de marcas pueden encontrarse inscritas para identificar productos o servicios de diferentes clases, a diferencia del caso de las marcas derivadas cuyo registro debe ser en relación con los mismos productos o servicios que distingue la marca anteriormente registrada.

Del mismo modo, se debe tener en cuenta que, si bien en una familia de marcas se conserva un elemento común, se admite que entre las marcas que la conforman existan variaciones significativas, lo cual no sucede en el caso de marcas derivadas, en cuyo caso sólo se admiten variaciones no sustanciales. 9 De modo referencial, ver Procesos 439-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015, p.22, y 140-IP-2007 del 4 de diciembre de 2007, p.15. 10 Ibídem.

¿.J- 6 Proceso 419-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 8 de 52 requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadra en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. 11 2.5. Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de ellas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al estar este ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión.12 2.6.

Sobre la base de los criterios expuestos se establecerá si un signo solicitado a registro constituye o no una variación de las marcas previamente inscritas, teniendo en cuenta que la nueva solicitud debe comprender a la misma marca con variaciones no sustanciales, y que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los productos amparados por las marcas ya registradas.

Asimismo, cabe recalcar que la solicitud de registro de un signo derivado de una marca inscrita con anterioridad no le otorga a su titular el derecho indefectible a que se le conceda el registro solicitado, debido a que toda nueva solicitud de registro de marca se encuentra sujeta al análisis de registrabilidad que corresponde realizar a la autoridad competente. 3.

Comparación entre marcas mixtas 3.1. De acuerdo a lo alegado por la demandante, la marca GLORIA (mixta) no debió registrarse puesto que resulta confundible con las marcas GLORIA (mixtas) inscritas a su favor. 3.2. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 3.3. De acuerdo con la doctrina especializada, "en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en tos consumidores". 13 3.4.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, 11 De modo referencial, ver Proceso 439-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015, p.24. 12 Ibídem, pp.24-25. 13 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 46-IP-2008 del 14 de mayo de 2008.

Marca: "PAN AMERICAN ASSISTANCE" (mixta). 7 Proceso 419-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 9 de 52 ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 14 3.5. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.

Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 1 s 3.6.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente 16: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 17 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto: es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario 18. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas. 14 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 15 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016. 16 Ibídem. 17 Ibídem. 18 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de "lexema": Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo terr, en enterráis. 8 Proceso 419-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 10 de 52 Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. 19 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: (iii) • Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) 4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Preguntas formuladas por el Órgano consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 4.1 ¿Para realizar un examen de registrabilidad a cargo de la oficina nacional competente es condición la presentación de una oposición? 19 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de "morfema": Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y - es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s. -ero. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 9 Proceso 419-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 11 de 52 No, el examen de registrabilidad es obligatorio en todos los casos, conforme lo señalado en el Apartado 1 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial; en ese sentido, debe realizarse cuando haya o no oposición contra el registro del signo solicitado, según lo establece el Artículo 150 de la Decisión 486, a fin de determinar el otorgamiento o denegatoria del signo solicitado a registro.

Se precisa que aún en los casos en los que se declare infundada la oposición, se podrá realizar la denegatoria de oficio del signo solicitado, de verificarse un posible riesgo de confusión o asociación con otro signo distintivo registrado o solicitado a registro con anterioridad. 4.2 ¿El rechazo o falta de presentación de una oposición es causal para efectuar el examen de registrabilidad? Como se señaló previamente en el Apartado 1 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial y al dar respuesta a la pregunta del numeral 3. 1. de este Apartado, la inexistencia de oposición contra el registro de un signo distintivo no exime a la autoridad nacional competente de realizar el examen de registrabilidad respectivo, el cual tiene como finalidad determinar que el signo solicitado se encuentra o no comprendido en alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los Artículos 134, 135 o 136 de la Decisión 486 o si el registro del signo solicitado busca perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal, conforme lo dispone el Artículo 137 de la norma en comentario. 4.3 ¿El examen de registrabilidad resulta ser una obligación de la oficina nacional competente antes de conceder el registro de una marca? Sí, el pronunciamiento sobre la concesión o no de una marca es el resultado de un examen de registrabilidad previo, conforme el desarrollo del Apartado 1 de la Sección D de la presente Interpretación Prejuidicial.

Tal pronunciamiento deberá reflejar todos los hechos que la autoridad tomó en cuenta para decidir el otorgamiento o la denegatoria del signo solicitado a registro. 4.4 ¿ Corresponde conceder una marca cuando existe otro u otros signos marcarías idénticos y/o similares aun cuando la oposición haya sido presentada fuera de plazo? De conformidad con el desarrollo de la presente Interpretación Prejudicial, específicamente en el Apartado 1 de la Sección D, el que una oposición haya sido presentada fuera del plazo no exonera a la autoridad nacional competente de la realización del examen de registrabilidad correspondiente. 10 Proceso 419-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 12 de 52 Si como consecuencia del examen de registrabilidad se determina la existencia del registro a favor de terceros de signos distintivos idénticos o semejantes a la marca solicitada a registro para distinguir los mismos productos o servicios o productos o servicios vinculados competitivamente al grado de generar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, no corresponderá conceder la marca solicitada a registro. 4.5 ¿El hecho de que una solicitud se constituya en una marca derivada, significa que el solicitante tenga un derecho indefectible al registro o si, por el contrario, se debe realizar el análisis ordenado por el Articulo 150 para verificar si la solicitud es apta para acceder al registro, esto es, si cumple con lo dispuesto en el Articulo 134 de la Decisión 486 y no está inmersa en ninguna de las causales de irregistrabilidad de los Artículos 135 y 136 de la misma norma comunitaria andina? No, la autoridad nacional competente tiene la obligación de analizar que cada solicitud de registro de marca se encuentre conforme con lo dispuesto en los artículos que se refieren para establecer el acceso o no a su registro, incluso cuando se trata de marcas derivadas, conforme lo desarrollado en el Apartado 1 de la Sección D de la presente Interpretación Prejuidicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el proceso interno 156898-C, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 1 I! /!/ / Í l ( � -· v Cecilia Luisa Ayllón Quinteros ¡ ¡ ! (51 MAGISTRADA -��-e_, MA 11 Proceso 419-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 13 de 52 "\ / 1. 1 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.:· ¡ Notifíquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12 GACETA OFICIAL 08/03/2017 14 de 52 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de octubre de 2016 Proceso 434-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 2014-00259 Referencia Marcas involucradas ESTRELLA LIGHT (mixta) y ESTRELLA DAMM (denominativa) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 3386 del 29 de julio de 2016, recibido vía correo electrónico el 16 de agosto de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 134, del Literal b) del Artículo 135 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2014-00259; y, El Auto del 9 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM 1 GACETA OFICIAL 2. 08/03/2017 15 de 52 Demandado Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Tercero interesado PORTO INMOBILIARIAS INVERSIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA INVERPORTO S.A.S. Hechos relevantes: 2.1. El 20 de junio de 2011, INVERSIONES INMOBILIARIAS PORTO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - INVERPORTO S.A.S. (en adelante, PORTO) solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) el registro de la marca ESTRELLA LIGHT (mixta)1 para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.2 oc:o ht"10 'f,100 ii:..o a e.toa,ut v.a Y.J QCO MO V:100 K12

2.2. SOCIEDAD ANONIMA DAMM (en adelante, DAMM) formuló opos1c1on contra el registro del signo solicitado3, basándose en la titularidad que ostenta sobre la marca ESTRELLA DAMM (denominativa), previamente registrada con Certificado 380048, que distingue productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.4 2.3. Por Resolución 39068 del 27 de junio de 2012, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición y denegó el registro de la marca ESTRELLA LIGHT (mixta), considerando lo siguiente: El elemento dominante en los signos en conflicto es el denominativo. b) El signo solicitado reproduce en su totalidad uno de los elementos esenciales de la marca registrada (ESTRELLA).

La expresión LIGHT y el elemento gráfico en el signo solicitado no resultan suficientes para diferenciarlo de la marca registrada. Expediente administrativo 11-204455. L· 12 a) Clase 32: cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de fruta; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. De la documentación obrante en el expediente no se advierte la fecha de interposición de la oposición. Clase 32: cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de fruta; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.,f 2 GACETA OFICIAL 08/03/2017 16 de 52 c) Los signos en conflicto presentan evidentes similitudes desde los aspectos ortográfico, fonético y conceptual, semejanzas que los hacen confundibles en el mercado. d) El signo solicitado pretende distinguir los mismos productos que ampara la marca registrada, por lo que se encuentran relacionados competitivamente, compartiendo los mismos canales de publicidad y comercialización. e) El signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad estipulada en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 2.4.

PORTO interpuso recurso de apelación contra la Resolución 39068.5 2.5. Por Resolución 56354 del 23 de septiembre de 2013, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación revocando lo decidido en la Resolución 39068. Al respecto, manifestó lo siguiente: a) Los signos en conflicto no resultan confundibles, toda vez que si bien ambos presentan la denominación ESTRELLA en su conformación, esta refiere cuerpos celestes que brillan de noche, además de hacer referencia a una categoría que alude a algo que sobresale entre otros de su misma especie; en consecuencia, evoca una característica del producto que pretende identificar. b) La presencia de elementos denominativos y gráficos adicionales en cada uno de los signos cotejados permiten concluir que el consumidor no se vería inducido a error respecto del origen empresarial de los mismos. c) Dado que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no corresponde pronunciarse sobre la relación entre los productos que identifican tales signos. d) El signo solicitado no se encuentra comprendido en la causal de irregistrabilidad estipulada en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

En ese sentido, declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo ESTRELLA LIGHT (mixta) a favor de PORTO. 2.6. DAMM interpuso acción de nulidad contra la Resolución 56354.6 De la documentación obrante en el expediente no se advierte la fecha de interposición de este recurso. 3, ó <-/ GACETA OFICIAL 08/03/2017 17 de 52 2.7.

Mediante Auto del 25 de junio de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda y ordenó notificar a la SIC y a PORTO, este último en su calidad de tercero interesado. 2.8. El 14 de junio de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda de DAMM: 3.1. Al evaluar la registrabilidad del signo solicitado no se tuvo en cuenta que para que un signo pueda ser registrado como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado. 3.2. Los signos en conflicto presentan identidad parcial desde los puntos de vista ortográfico, fonético y visual, al compartir la denominación ESTRELLA, lo cual genera confusión en el público consumidor; por tanto, el signo solicitado no cumple con el requisito de distintividad exigido por el Artículo 134 y el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 3.3.

La expresión LIGHT debe considerarse descriptiva con relación a los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, por ser la traducción al inglés de ligero y aludir a un producto bajo en grasas, en calorías, en azúcar y que no engorda. 3.4. Los signos cotejados amparan los mismos productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza; por tanto, tienen la misma naturaleza, finalidad, canales de comercialización y de publicidad, y están dirigidos a un mismo púbico consumidor. 3.5.

Debido a la similitud entre los signos y la identidad entre los productos que aluden, se causará en el público consumidor riesgo de confusión; en consecuencia, el signo solicitado incurre en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 4. Argumentos de la contestación de la SIC: 4.1 El signo solicitado está conformado por elementos denominativos y gráficos; asimismo, la marca registrada está conformada por elementos denominativos; en ese sentido, los signos en conflicto constituyen marcas de naturaleza compleja. 6 De la documentación obrante en el expediente no se advierte la fecha de interposición de la acción de nulidad. 4 /7 GACETA OFICIAL 08/03/2017 18 de 52 4.2 La denominación ESTRELLA refiere cuerpos celestes que brillan de noche, además de hacer referencia a una categoría que alude a algo que sobresale entre otros de su misma especie.

En consecuencia, dicha denominación, presente en los signos cotejados, evoca una característica de los productos a los que aluden los signos en mención. 4.3 La denominación en inglés LIGHT constituye una expresión descriptiva de las características de los productos que pretende identificar el signo solicitado, en tanto que es fácilmente asociada por el público consumidor con los conceptos de ligero o bajo en calorías. 4.4 El elemento gráfico del signo solicitado consiste en una grafía y configuración cromática particular, y la figura de una estrella corresponde a la representación gráfica del contenido semántico de dicha denominación; por su parte, la denominación DAMM, presente en la marca registrada, carece de significado. 4.5 En virtud de lo anterior, la SIC concluyó que los signos en conflicto no son confundibles. 5.

Argumentos de la contestación de PORTO: 5.1. Como consecuencia de un procedimiento iniciado por PORTO, la SIC canceló totalmente la marca ESTRELLA DAMM por no uso. DAMM no formuló apelación contra dicho pronunciamiento, por lo que este quedó firme7. En tal virtud, los argumentos en los que DAMM basa la confundibilidad entre los signos en conflicto han dejado de ser un obstáculo. 5.2.

La marca ESTRELLA LIGHT (mixta) goza de distintividad y no informa al consumidor acerca de las características, calidad y otras propiedades de los productos que protege. Asimismo, de ninguna manera se está apropiando del término ESTRELLA, ya que el consumidor medio va a solicitar los productos como ESTRELLA LIGHT, en su conjunto, no de manera fraccionada. 5.3.

La combinación de todos los elementos de marca ESTRELLA LIGHT (mixta) logran la distintividad requerida para su registro. 5.4. La SIC ha concedido marcas con la denominación ESTRELLA en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de diversos titulares, toda vez que el conjunto marcario de las mismas es novedoso. Por tanto, Teniendo en cuenta que en el resumen del proceso efectuado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, obrante en el expediente, y en la solicitud de Interpretación Prejudicial no se hace mención de la supuesta cancelación de la marca sustento de la oposición, este Tribunal no emitirá un pronunciamiento al respecto.

No obstante ello, resulta importante destacar que la cancelación de una marca por falta de uso constituye una forma de extinguir administrativamente el derecho derivado del registro de la misma. 5 LLYJ GACETA OFICIAL 08/03/2017 19 de 52 se concluye que estrella es un término común para la clase, por lo que no debe ser tomado en cuenta como un elemento determinante al momento de establecer si existe o no confusión. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.

La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 134, del Literal b) del Artículo 135 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 8 2. No procede la Interpretación Prejudicial del Artículo 134 ni del Literal b) del Artículo 135 de la norma antes citada, en tanto que no es materia de controversia aquello que puede constituir marca ni la falta de distintividad intrínseca del signo solicitado. 3.

Procede interpretar el Literal a) del Artículo 136, por ser materia de controversia el riesgo de confusión del signo solicitado con una marca previamente registrada. Adicionalmente, se interpretará de oficio los Literales e) y g) del Artículo 135 de la Decisión 486, por ser materia de controversia el uso de un signo descriptivo y común 9. 8 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina."Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, tos siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de tos productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores." "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:( ) b) carezcan de distintividad;

(...)" "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;(...)" 9 L� f / Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina."Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:( ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; ( )" 6:. V.:;;._¡-- GACETA OFICIAL 08/03/2017 20 de 52 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 4. 5. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre una marca mixta y una denominativa, ambas con parte denominativa compuesta. Marcas conformadas por denominaciones descriptivas o de uso común. La marca débil.

Palabras en idioma extranjero. Marcas evocativas. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 2. 3. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si la marca solicitada ESTRELLA LIGHT (mixta) y la marca registrada ESTRELLA DAMM (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)" 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. 9 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 691-IP-2015 del 21 de julio de 2016 y 648-IP-2015 y 668-IP-2015 del 25 de julio de 2016. 7 �j ) ¡> l GACETA OFICIAL 08/03/2017 21 de 52 a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio determinado, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o quien presta el servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. 1.4. Un signo es idéntico a otro cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que lo constituyen. 1.5.

Se deberá verificar si entre los signos confrontados se observa la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 10 10 a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

Ibídem. 8 GACETA OFICIAL d) 08/03/2017 22 de 52 Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6. Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 11 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.7. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.

Comparación entre una marca mixta y una denominativa, ambas con parte denominativa compuesta 2.1. Como la controversia radica en la confusión entre la marca solicitada ESTRELLA LIGHT (mixta) y la marca registrada ESTRELLA DAMM (denominativa), es necesario que se verifique la comparación entre ambas teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro. 11.,�i efi Ibídem. 9 GACETA OFICIAL 08/03/2017 23 de 52 2.2.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 12 2.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 13 2.4.

De acuerdo con la doctrina especializada, "en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores". 14 2.5.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 1 s 2.6.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente: 16 a).··// L /- Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría 12 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 691-IP-2015 del 21 de julio de 2016. 13 De modo referencial, ver Proceso 12-IP-2014 del 14 de marzo del 2014, p. 1O. 14 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos.

Fundamentos del Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 239 y 240. 15 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 648-IP-2015 y 668-IP-2015 del 25 de julio de 2016 16 Ibídem. 10 GACETA OFICIAL 08/03/2017 24 de 52 lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 17 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.7.

Como el elemento denominativo en las marcas en conflicto es compuesto 18, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 19 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 17 Ibídem. 18 Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. 19 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 691-IP-2015 del 21 de julio de 2016 y 648-IP-2015 y 668-IP-2015 del 25 de julio de 2016. 11 GACETA OFICIAL 08/03/2017 25 de 52 c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. 2.8.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre las marcas ESTRELLA LIGHT (mixta) y ESTRELLA DAMM (denominativa). Para su análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. 3. Marcas conformadas por denominaciones descriptivas o de uso común. La marca débil 3.1. En el presente caso, se ha señalado que la marca solicitada ESTRELLA LIGHT (mixta) se encuentra conformada por un término de uso común (ESTRELLA) y uno descriptivo (LIGHT) respecto de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

En consecuencia, corresponde analizar este tema. 3.2. Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente 12 GACETA OFICIAL 08/03/2017 26 de 52 a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. 20 3.3.

El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone lo siguiente: "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (...) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir e) en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

( )" 3.4. La norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. 3.5.

Como se desprende de la disposición citada, no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.2 1 3.6.

De otro lado, el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone lo siguiente: "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (...) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una g) designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

( )" 3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o 20 De modo referencial, ver Proceso 336-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015. 21 De modo referencial, ver Proceso 11 O-IP-2015 del 25 setiembre de 2015. 13 GACETA OFICIAL 08/03/2017 27 de 52 partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.22 3.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.23 3.9.

En tal sentido, se debe determinar si el término ESTRELLA es o no de uso común y si el término LIGHT es o no descriptivo en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente, considerando, de ser pertinente, la excepción que se ha señalado en el numeral 3.7. precedente. 4.

Palabras en idioma extranjero 4.1. En atención a que la marca solicitada ESTRELLA LIGHT (mixta) se encuentra conformada por una denominación en idioma extranjero (LIGHT), resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. 4.2. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 24 4.3.

Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o 22 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-IP-2015 del 23 de junio de 2016. 23 De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2016, p.12. 24 De modo referencial, ver Proceso 57-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 12. 14 GACETA OFICIAL servicios que registrables. 25 se pretende identificar, dichos 08/03/2017 28 de 52 signos serán no 4.4.

Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras.

Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. 4.5. Se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público al que se encuentran dirigidos los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, para luego determinar si dicha palabra o palabras resultan o no descriptivas de los productos precitados. 5.

Marcas evocativas 5.1. Considerando que la SIC alegó que el término ESTRELLA, que corresponde a uno de los elementos denominativos de los signos en conflicto, es evocativo de las características de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza a los que se refieren los signos en conflicto, es pertinente analizar el tema. 5.2.

Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo.26 5.3.

Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de 25 De modo referencial, ver Proceso 146-IP-2013 del 25 de septiembre de 2013, p. 12. 26 De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2016, p. 12. · t-./ \ ) p 15 GACETA OFICIAL 08/03/2017 29 de 52 uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 27 5.4.

Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. 2 ª 5.5. En ese sentido, se deberá establecer si los signos en conflicto contienen un elemento evocativo o no y, de ser el caso, el grado evocativo de este y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2014-00259, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. !\ / ) Gv Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA ----- L / Hugo R�rtrGémeJpac MAGISTRADO 27 Ibídem. 28 Ibídem. 16 GACETA OFICIAL 08/03/2017 30 de 52 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. �--. ) ·, / l__)/ Hernán mero Zamhrano )RESIDE�- /� Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17 GACETA OFICIAL 08/03/2017 31 de 52 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 28 de noviembre de 2016 Proceso 438-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 2012-00225 Referencia Marcas involucradas CLUB COLOMBIA (mixta) y CLUB COLOMBIA (mixta), CLUB COLOMBIA ( denominativa) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 3378 del 29 de julio de 2016, recibido vía correo electrónico el 17 de agosto de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Literal h) del Artículo 136 y del Artículo 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00225; y, El Auto del 15 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante,/ (} ¡f ASOCIACIÓN CIVIL SIN ÁNIMO DE LUCRO CLUB COLOMBIA 1 Proceso 438-IP-2016 GACETA OFICIAL 2. 08/03/2017 32 de 52 Demandado SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero interesado BAVARIA S.A. Hechos relevantes: 2.1. El 9 de febrero de 2005, ASOCIACIÓN CIVIL SIN ANIMO DE LUCRO CLUB COLOMBIA (en adelante, LA ASOCIACIÓN) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro de la marca CLUB COLOMBIA (mixta)1 para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.2 " CLuB CO�Ol'ik:.ilA 2.2.

BAVARIA S.A. (en adelante, BAVARIA) presentó oposición3 contra la solicitud de registro en base a sus marcas: a) CLUB COLOMBIA (mixta): previamente registrada en Colombia bajo el Certificado 80195, para distinguir cerveza, de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. b) CLUB COLOMBIA (mixta): previamente registrada en Colombia bajo el Certificado 157160, para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. r Expediente administrativo 05 11657.

Clase 41 Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales. No se verifica en el expediente la fecha de presentación de la referida oposición. 2 Proceso 438-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 33 de 52 c) CLUB COLOMBIA (denominativa): previamente registrada en Colombia bajo el Certificado 153130, para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza4. d) CLUB COLOMBIA (denominativa): previamente registrada en Colombia bajo el Certificado 164888, para distinguir productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza5. 2.3.

La Dirección de Signos Distintivos de la SIC mediante Resolución 24333 del 7 de mayo de 201 O declaró infundada la oposición presentada y otorgó el registro de la marca CLUB COLOMBIA (mixta). 2.4. Mediante escrito del 8 de junio de 201 O BAVARIA interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 24333. 2.5. Mediante Resolución 43185 del 20 de agosto de 2010, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, resolvió el recurso de reposición interpuesto confirmando la Resolución 24333. 2.6.

Mediante Resolución 47764 del 6 de septiembre de 2011, el Superintendente Delegado para la Propiedad Intelectual de la SIC, resolvió el recurso de apelación interpuesto: i) reconociendo la notoriedad de la marca CLUB COLOMBIA, con registro 153130, para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, ii) revocando la decisión contenida en la Resolución 24333, iii) declarando fundada la oposición presentada por BAVARIA, y iv) denegando el registro del signo CLUB COLOMBIA (mixto) para la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.7. LA ASOCIACIÓN mediante escrito de fecha 28 de junio de 2012 presentó demanda ante el Consejo de Estado de la República de Colombia a fin de anular la Resolución Administrativa 47764. 2.8. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió a trámite la No se aprecian los productos en la página web de la SIC.

No se aprecian los productos en la página web de la SIC. 3 Proceso 438-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 34 de 52 demanda y dispuso que se notifique a la SIC y a BAVARIA, como tercero interesado. 2.9. La SIC contestó6 ASOCIACIÓN. la demanda de nulidad presentada por LA 2.10. El 4 de septiembre de 2014, BAVARIA presentó escrito de contestación en su calidad de tercero interesado. 2.11.

Mediante Auto del 9 de junio de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda de LA ASOCIACIÓN: 3.1. Utiliza el nombre comercial CLUB COLOMBIA desde 1920. 3.2.

El signo CLUB COLOMBIA ha coexistido en el mercado con el signo CLUB COLOMBIA de BAVARIA sin generarse confusión. 3.3. La marca notoria no se puede proteger respecto de productos que no tienen relación, como sucedió en el presente caso que se denegó el signo solicitado aun cuando entre los servicios y productos de las marcas en controversia no existe conexidad. 4.

Argumentos de la contestación de la SIC: 4.1. El signo CLUB COLOMBIA (mixto) se encuentra inmerso en las causales de irregistrabilidad contempladas en la Decisión 486. 4.2. Existe un inminente riesgo de confundibilidad entre los signos en controversia al ser iguales en su composición fonética. 5. Argumentos del tercero interesado, BAVARIA: 5.1.

La SIC concluyó que la marca CLUB COLOMBIA es una marca notoria. 5.2. La denominación CLUB COLOMBIA es el elemento de mayor fuerza, recordación y es la reproducción absoluta del elemento distintivo de la marca notoria. l 5.3. Existe una relación de complementariedad entre los servicios y productos que distinguen las marcas en controversia. r- -�,� f ('.¡;j 6 No se verifica en el expediente la fecha de presentación de la referida oposición. 4 Proceso 438-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 35 de 52 B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.

La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal h) del Artículo 136 y del Artículo 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.7 2. No procede la interpretación del Artículo 235 de la citada normativa por no resultar pertinente, debido a que la causal de cancelación a la que se refiere la norma citada no es materia de la controversia discutida. 3.

Procede la interpretación del Literal h) del Artículo 136 de la norma citada, en la medida que la controversia radica en una presunta causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión con una marca notoriamente conocida. 4. De oficio se interpretará el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina8, toda vez que la controversia radica en una presunta causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión con marcas registradas.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina."Artículo 136.· No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario." "Artículo 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro." 8 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina."Artícu/o 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )" o 5 Proceso 438-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 36 de 52 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas mixtas.

Comparación entre marcas mixtas y denominativas. Solicitud de marca previamente utilizada como nombre comercial. Coexistencia de hecho de marcas. La marca notoriamente conocida, su protección. Conexión competitiva entre los servicios de la Clase 41 y productos de las Clases 32 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si la marca CLUB COLOMBIA (mixta) y las marcas CLUB COLOMBIA (mixta) y CLUB COLOMBIA (denominativa), son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)" 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.9 Ver Interpretaciones PreJudiciales recaídas en los Procesos 691-1 P-2015 de fecha 21 de julio de 2016, 648-IP-2015 y 668-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016. 6 Proceso 438-1P-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 37 de 52 a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. 1.4. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca. 1.5.

Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1º 10 a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

Ibídem. 7 Proceso 438-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 38 de 52 Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. d) 1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 11 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.7. Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.

Comparación entre marcas mixtas 2.1. De acuerdo a lo alegado por la SIC y BAVARIA, existiría confusión entre la marca CLUB COLOMBIA (mixta) y la marca CLUB COLOMBIA (mixtas). 2.2. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 11 _,.,.., J Ibídem. 8 Proceso 438-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 39 de 52 2.3.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 1 3 2.5.

En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 1 4 2.6.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente 1 5: a) L b I Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 16 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Los primeros son la base y el elemento 12 Proceso 46-IP-2008. Marca: "PAN AMERICAN ASSISTANCE" (mixta), 14 de mayo de 2008. 13 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 1O de junio de 2016. 14 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 de fecha 1O de junio de 2016 y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016. 15 Ibídem. 16 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 1O de junio de 2016. 9 Proceso 438-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 40 de 52 que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario 17.

Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. 1 8 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 17 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de "lexema": Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo terr, en enterráis. 18 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de "morfema": Unidad mínima aislable en análisis morfológico.

La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mas contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 10 () Proceso 438-IP-2016 GACETA OFICIAL b) c) 08/03/2017 41 de 52 Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso: (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. 19 Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión20, salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 2.7.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre la marca CLUB COLOMBIA (mixta) y la marca CLUB COLOMBIA (mixtas). 3. l; \ 1/: L-_i Comparación entre marcas mixtas y denominativas 3.1.

Como una de las controversias radica en la presunta confusión entre la marca CLUB COLOMBIA (mixta) y la marca CLUB COLOMBIA (denominativas), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro. 19 De modo referencial, ver Proceso 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015, p. 1 O. 20 Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 129-IP-2015 del 20 de julio de 2015, p. 1O. 11 Proceso 438-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 42 de 52 3.2.

Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.21 3.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 3.4.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en las marcas mixtas, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.22 3.5.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas mixtas y denominativas, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente. a) Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos señaladas en el numeral 2.6. de la presente sección. 21 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 22 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 12 Proceso 438-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 43 de 52 3.6.

En ese sentido, se deberá verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre la marca CLUB COLOMBIA (mixta) y la marca CLUB COLOMBIA (denominativas). 4. Solicitud de marca previamente utilizada como nombre comercial 4.1.

En el presente caso LA ASOCIACIÓN alegó que utiliza el nombre comercial CLUB COLOMBIA desde 1920. 4.2. Al respecto, este Tribunal ha señalado que si bien la normativa comunitaria otorga protección al nombre comercial en relación con el registro de marcas idénticas o similares, esto no le da el derecho inexorable a su titular para registrarlo como marca.

El titular de un nombre comercial debe someterse al análisis de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario, en el cual intervienen muchos factores y lo convierten en un análisis complejo y autónomo; en este proceso se deben analizar factores como la confusión o riesgo de asociación del signo que se pretende registrar como marca, la notoriedad del signo a registrar, la distintividad intrínseca del signo, entre muchos otros. 23 5.

Coexistencia de hecho de marcas

5.1. LA ASOCIACIÓN señaló que la marca CLUB COLOMBIA (mixta) y las marcas CLUB COLOMBIA (mixta) y CLUB COLOMBIA (denominativa) coexisten desde hace varios años en Colombia, y a la fecha no se ha presentado ninguna clase de conflicto. En tal virtud, resulta pertinente abordar el tema de la "coexistencia de hecho de marcas" o "coexistencia pacífica de signos". 5.2.

El fenómeno denominado la "coexistencia pacífica de signos" consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos. r 5.3. Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos. 5.4.

Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en 23 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 156-IP-2012 de fecha 6 de febrero de 2013, p. 17. 13 Proceso 438-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 44 de 52 el sentido de evaluar si los consumidores podrían incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro.

Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores. 5.5. La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado). 5.6.

En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión. 5.7.

En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación. b) La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual, es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica. c) Debe darse por un periodo prolongado de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor.

El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que con productos suntuarios. d) La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. 14 Proceso 438-IP-2016 GACETA OFICIAL e) 6. 08/03/2017 45 de 52 La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

La marca notoriamente conocida, su protección 6.1. Tomando en consideración que BAVARIA formuló oposición alegando la notoriedad de su marca CLUB COLOMBIA, resulta pertinente tener en cuenta el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal h), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en panicular cuando: (...) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario." 6.2.

Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.24 6.3.

El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca25. 6.4.

La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la 6 1/P L; / 24 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 del 1 O de junio de 2016. 25 Ibídem. 15 Proceso 438-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 46 de 52 reputación de aquella26, concluyéndose que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de la especialidad y territorialidad. 6.5.

Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el Literal b) del Artículo 229 de la Decisión 486 dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el país miembro. 2 7 6.6.

La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición28. El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el artículo previamente citado. 29 6.7.

Resulta esencial que se determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien 26 Ibídem. 27 De modo referencial, ver Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 12. 28 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016. 29 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina."Artícu/o 228. - Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d} el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique, e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección, j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero." 16 !J ¡t ¡l I / Proceso 438-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 47 de 52 para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca. 30 6.8.

En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia deberá tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con el Literal h) del Artículo 136 y los Literales a), b), y c) del Artículo 226 de la Decisión 486, los cuales se detallan a continuación: 31 a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. c) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: "En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia". 32 Es importante tener en cuenta que en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado. 33 ó 30 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 del 1 O de junio de 2016. 31 Ibídem. 32 MONTEAGUDO, Montiano. La Protección de ta Marca Renombrada.

Civitas, Madrid, 1995, p. 283. 33 De modo referencial, ver Proceso 66-IP-2015 del 29 de abril de 2015, p. 19. 17 Proceso 438-IP-2016 GACETA OFICIAL d) 08/03/2017 48 de 52 El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Este supuesto se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.34 6.9. En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es necesario que se establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad.

La determinación de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos, como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.35 6.1O.

Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 6.11. Por lo expuesto, a efectos de que una marca registrada merezca protección contra los riesgos que se han detallado precedentemente, previamente deberá haberse determinado que se trata de una marca notoriamente conocida, conforme a los requisitos que exige la normativa andina para efectuar tal declaración. De ser este el caso, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumidor.

Consecuentemente, se deben analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. 34 Ibídem. 35 De modo referencial, ver Proceso 151-IP-2014 del 2 de enero de 2015, p. 26. 18 Proceso 438-IP-2016 GACETA OFICIAL 7. 08/03/2017 49 de 52 Conexión competitiva entre los servicios de la Clase 41 y productos de las Clases 32 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza 7.1.

En la controversia planteada BAVARIA señala que entre los productos que distinguen sus marcas CLUB COLOMBIA (mixta) y CLUB COLOMBIA (denominativa) en las Clases 32 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza y los servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional que distingue la marca CLUB COLOMBIA (mixta) existe una relación de complementariedad.

En ese sentido, resulta necesario que se realice el análisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexión competitiva entre los productos de las Clases 32 y 33 que distinguen las marcas CLUB COLOMBIA (mixta) y CLUB COLOMBIA (denominativa) y los servicios de la Clase 41 que distingue la marca CLUB COLOMBIA (mixta). 7.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.36 7.3.

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 37 7.4.

Para apreciar la conexión competitiva entre productos o serv1c1os corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) 36 El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina."Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente." (Subrayado agregado) 37 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 19 Proceso 438-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 50 de 52 Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la 20 Proceso 438-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 51 de 52 tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 7.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2012-00225, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 22

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