TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de octubre de 2016 Proceso 434-IP-2016 Asunto Interpretacion Prejudicial Consultante Secci6n Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la RepUblica de Colombia Expediente interno del Consultante 2014-00259 Referencia Marcas involucradas ESTRELLA LIGHT (mixta) y ESTRELLA DAMM (denominativa) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gomez Apac VISTOS El Oficio 3386 del 29 de julio de 2016, recibido via correo electronic° el 16 de agosto de 2016, mediante el cual la Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de Colombia solicita la Interpretacion Prejudicial del Articulo 134, del Literal b) del Articulo 135 y del Literal a) del Articulo 136 de la Decision 486 de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2014-00259; y, El Auto del 9 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admiti6 a tramite la presente Interpretacion Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante SOCIEDAD ANIONIMA DAMM 1 Demandado Superintendencia de Industria y Comercio de la RepOblica de Colombia Tercero interesado: INVERSIONES INMOBILIARIAS PORTO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA INVERPORTO S.A.S. 2. Hechos relevantes: 2.1. El 20 de junio de 2011, INVERSIONES INMOBILIARIAS PORTO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - INVERPORTO S.A.S. (en adelante, PORTO) solicito a la Superintendencia de Industria y Comercio de Ia RepOblica de Colombia (en adelante, la SIC) el registro de la marca ESTRELLA LIGHT (mixta)1 para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificacion Internacional de Niza.2 ❑ CA.1100 Y,100 R.0 • CAO P.m Y.0 Y.3 DCA MO Y.100 RA
2.2. SOCIEDAD ANONIMA DAMM (en adelante, DAMM) formulo oposicion contra el registro del signo solicitado3, basandose en Ia titularidad que ostenta sobre la marca ESTRELLA DAMM (denominativa), previamente registrada con Certificado 380048, que distingue productos de Ia Clase 32 de la Clasificacion Internacional de Niza.4 2.3. Por ResoluciOn 39068 del 27 de junio de 2012, la DirecciOn de Signos Distintivos de Ia SIC declar6 fundada la oposicion y denegO el registro de la marca ESTRELLA LIGHT (mixta), considerando lo siguiente: a) El elemento dominante en los signos en conflicto es el denominativo. b) El signo solicitado reproduce en su totalidad uno de los elementos esenciales de la marca registrada (ESTRELLA).
La expresi6n LIGHT y el elemento grafico en el signo solicitado no resultan suficientes para diferenciarlo de la marca registrada. Expediente administrativo 11-204455. 2 Clase 32: cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcoholicas; bebidas y zumos de fruta; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. 3 De la documentaciOn obrante en el expediente no se advierte la fecha de interposiciOn de la oposicion. 4 Clase 32: cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcoholicas; bebidas y zumos de fruta; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. 2 c) Los signos en conflicto presentan evidentes similitudes desde los aspectos ortografico, fonetico y conceptual, semejanzas que los hacen confundibles en el mercado. d) El signo solicitado pretende distinguir los mismos productos que ampara Ia marca registrada, por lo que se encuentran relacionados competitivamente, compartiendo los mismos canales de publicidad y comercializaciOn. e) El signo solicitado se encuentra incurso en Ia causal de irregistrabilidad estipulada en el Literal a) del Articulo 136 de la Decision 486 de la Comunidad Andina. 2.4.
PORTO interpuso recurso de apelaciOn contra la Resolucion 39068.5 2.5. Por Resolucion 56354 del 23 de septiembre de 2013, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de Ia SIC resolvio el recurso de apelaciOn revocando lo decidido en Ia Resolucion 39068. Al respecto, manifest6 lo siguiente: a) Los signos en conflicto no resultan confundibles, toda vez que si bien ambos presentan la denominaciOn ESTRELLA en su conformaci6n, esta refiere cuerpos celestes que brillan de noche, adernas de hacer referencia a una categoria que alude a algo que sobresale entre otros de su misma especie; en consecuencia, evoca una caracteristica del producto que pretende identificar. b) La presencia de elementos denominativos y graficos adicionales en cada uno de los signos cotejados permiten concluir que el consumidor no se veria inducido a error respecto del origen empresarial de los mismos. c) Dado que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusion o asociaciOn, no corresponde pronunciarse sobre la relaciOn entre los productos que identifican tales signos. d) El signo solicitado no se encuentra comprendido en Ia causal de irregistrabilidad estipulada en el Literal a) del Articulo 136 de Ia Decision 486 de la Comunidad Andina.
En ese sentido, declaro infundada Ia oposicion y concediO el registro del signo ESTRELLA LIGHT (mixta) a favor de PORTO. 2.6. DAMM interpuso acciOn de nulidad contra Ia Resolucion 56354.6 5 De la documentaciOn obrante en el expediente no se advierte la fecha de interposiciOn de este recurso. 3 2.7. Mediante Auto del 25 de junio de 2014, la Secci6n Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la RepOblica de Colombia admiti6 la demanda y orden6 notificar a Ia SIC y a PORTO, este ultimo en su calidad de tercero interesado. 2.8.
El 14 de junio de 2016, la Secci6n Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la RepOblica de Colombia decidio solicitar InterpretaciOn Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de Ia demanda de DAMM: 3.1. Al evaluar la registrabilidad del signo solicitado no se tuvo en cuenta que para que un signo pueda ser registrado como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado. 3.2.
Los signos en conflicto presentan identidad parcial desde los puntos de vista ortografico, fonetico y visual, al compartir la denominacion ESTRELLA, lo cual genera confusiOn en el publico consumidor; por tanto, el signo solicitado no cumple con el requisito de distintividad exigido por el Articulo 134 y el Literal b) del Articulo 135 de Ia Decision 486 de la Comunidad Andina. 3.3.
La expresion LIGHT debe considerarse descriptiva con relacion a los productos de la Clase 32 de la Clasificacion Internacional de Niza, por ser la traducci6n al ingles de ligero y aludir a un producto bajo en grasas, en calorias, en azucar y que no engorda. 3.4. Los signos cotejados amparan los mismos productos de la Clase 32 de la Clasificacion Internacional de Niza; por tanto, tienen Ia misma naturaleza, finalidad, canales de comercializacion y de publicidad, y estan dirigidos a un mismo pubico consumidor. 3.5.
Debido a la similitud entre los signos y la identidad entre los productos que aluden, se causara en el publico consumidor riesgo de confusi6n; en consecuencia, el signo solicitado incurre en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal a) del Articulo 136 de la Decision 486 de la Comunidad Andina. 4. Argumentos de Ia contestaciOn de Ia SIC: 4.1 El signo solicitado esta conformado por elementos denominativos y graficos; asimismo, la marca registrada esta conformada por elementos denominativos; en ese sentido, los signos en conflicto constituyen marcas de naturaleza compleja. 6 De la documentacion obrante en el expediente no se advierte la fecha de interposicion de la accion de nulidad. 4 4.2 La denominaci6n ESTRELLA refiere cuerpos celestes que brillan de noche, ademas de hacer referencia a una categoria que alude a algo que sobresale entre otros de su misma especie.
En consecuencia, dicha denominacion, presente en los signos cotejados, evoca una caracteristica de los productos a los que aluden los signos en mencion. 4.3 La denominaci6n en ingles LIGHT constituye una expresion descriptiva de las caracteristicas de los productos que pretende identificar el signo solicitado, en tanto que es facilmente asociada por el publico consumidor con los conceptos de ligero o bajo en calorfas. 4.4 El elemento grafico del signo solicitado consiste en una grafia y configuracion cromatica particular, y Ia figura de una estrella corresponde a la representacion grafica del contenido sernantico de dicha denominacion; por su parte, la denominacion DAMM, presente en la marca registrada, carece de significado. 4.5 En virtud de lo anterior, Ia SIC concluy6 que los signos en conflicto no son confundibles. 5.
Argumentos de Ia contestaci6n de PORTO: 5.1. Como consecuencia de un procedimiento iniciado por PORTO, la SIC cancelo totalmente la marca ESTRELLA DAMM por no uso. DAMM no formulo apelacion contra dicho pronunciamiento, por lo que este quedo firme7. En tal virtud, los argumentos en los que DAMM basa Ia confundibilidad entre los signos en conflicto han dejado de ser un obstaculo. 5.2.
La marca ESTRELLA LIGHT (mixta) goza de distintividad y no informa al consumidor acerca de las caracteristicas, calidad y otras propiedades de los productos que protege. Asimismo, de ninguna manera se esta apropiando del termino ESTRELLA, ya que el consumidor medio va a solicitar los productos como ESTRELLA LIGHT, en su conjunto, no de manera fraccionada. 5.3.
La combinacion de todos los elementos de marca ESTRELLA LIGHT (mixta) logran Ia distintividad requerida para su registro. 5.4. La SIC ha concedido marcas con la denominaciOn ESTRELLA en Ia Clase 32 de la ClasificaciOn Internacional de Niza a favor de diversos titulares, toda vez que el conjunto marcario de las mismas es novedoso. Por tanto, Teniendo en cuenta que en el resumen del proceso efectuado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de Colombia, obrante en el expediente, y en la solicitud de InterpretaciOn Prejudicial no se hace menci6n de la supuesta cancelacion de la marca sustento de la oposicion, este Tribunal no emitira un pronunciamiento al respecto.
No obstante ello, resulta importante destacar que la canceled& de una marca por falta de uso constituye una forma de extinguir administrativamente el derecho derivado del registro de la misma. 5 se concluye que estrella es un termino cornCin para la clase, por lo que no debe ser tornado en cuenta como un elemento determinante al momento de establecer si existe o no confusi6n.
B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicita la InterpretaciOn Prejudicial del Articulo 134, del Literal b) del Articulo 135 y del Literal a) del Articulo 136 de la Decision 486 de la Comisi6n de Ia Comunidad Andina.8 2. No procede Ia InterpretaciOn Prejudicial del Articulo 134 ni del Literal b) del Articulo 135 de Ia norma antes citada, en tanto que no es materia de controversia aquello que puede constituir marca ni la falta de distintividad intrinseca del signo solicitado. 3.
Procede interpretar el Literal a) del Articulo 136, por ser materia de controversia el riesgo de confusion del signo solicitado con una marca previamente registrada. Adicionalmente, se interpretara de oficio los Literales e) y g) del Articulo 135 de Ia Decision 486, por ser materia de controversia el uso de un signo descriptivo y comun9. 8 Decision 486 de Ia Comision de Ia Comunidad Andina."Articulo 134.- A efectos de este regimen constituira marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podran registrarse como marcas los signos susceptibles de representacion grafica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningOn caso sera obstaculo para su registro. Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinaciOn de palabras; b) las imagenes, figuras, simbolos, graficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los numeros; e) un color delimitado por una forma, o una combinaciOn de colores; f) la forma de los productos, sus en vases o envolturas; g) cualquier combinaci6n de los signos o medios indicados en los apartados anteriores." "Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad;
( )" "Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean identicos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusi6n o de asociaciOn;( )" 9 Decision 486 de Ia Comision de Ia Comunidad Andina."Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos que: ( ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicacion que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geografica, la epoca de producci6n u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicacion, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designacion comOn o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pais; ( )" 6 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. 2. 3. 4. 5. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonetica, ortografica, conceptual y figurativa.
Riesgo de confusi6n directa, indirecta y de asociacion. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. ComparaciOn entre una marca mixta y una denominativa, ambas con parte denominativa compuesta. Marcas conformadas por denominaciones descriptivas o de uso comOn. La marca debil. Palabras en idioma extranjero. Marcas evocativas. D. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonetica, ortografica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusion directa, indirecta y de asociaci6n. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si la marca solicitada ESTRELLA LIGHT (mixta) y Ia marca registrada ESTRELLA DAMM (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el Articulo 136 de la Decision 486 de la Comision de Ia Comunidad Andina, especificamente en Ia causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean identicos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociaci6n;
( )" 1.2. Como se desprende de esta disposiciOn, no es registrable un signo que sea identico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusion (directa o indirecta) y/o riesgo de asociaciOn en el pCiblico consumidor.9 9 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 691-IP-2015 del 21 de julio de 2016 y 648-IP-2015 y 668-IP-2015 del 25 de julio de 2016. 7 a) El riesgo de confusiOn, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusi6n directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que este adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusion indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio determinado, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociaciOn, consiste en Ia posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o quien presta el servicio y otra empresa tienen una relacion o vinculacion econ6mica. 1.3.
Se debera examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusion (directo o indirecto) o de asociacion en el pUblico consumidor. 1.4. Un signo es identico a otro cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que lo constituyen. 1.5.
Se debera verificar si entre los signos confrontados se observa la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusiOn (directo o indirecto) o de asociaci6n en el pOblico consumidor, teniendo en cuenta en esta valoracion que la similitud entre dos signos puede ser:1° 10 a) Fonetica: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinaciOn de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tonica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, deben tenerse tambien en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusion entre los signos confrontados. b) Ortografica: se refiere a Ia semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuraciOn; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, Ia longitud de Ia o las palabras, el numero de silabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusi6n sea más palpable u obvia. c) Conceptual o ideolOgica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor identico y/o semejante.
Ibidem. 8 d) Grafica (o figurativa): se refiere a Ia semejanza de los elementos graficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6. Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se debera observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:11 a) La comparaci6n debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una vision de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonetica, ortografica, grafica (o figurativa) y conceptual o ideolOgica. b) En Ia comparacion se debe emplear el metodo del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y despues el otro.
No es procedente realizar un analisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observara los signos al mismo tiempo, sino que lo hara en momentos diferentes. c) El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusiOn o asociacion. d) Al realizar la comparacion es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cOmo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la poblacion en general. 1.7. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se debera verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideracion los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo de confusi6n y/o de asociaciOn. 2.
Comparacion entre una marca mixta y una denominativa, ambas con parte denominativa compuesta 2.1. Como la controversia radica en Ia confusion entre la marca solicitada ESTRELLA LIGHT (mixta) y la marca registrada ESTRELLA DAMM (denominativa), es necesario que se verifique Ia comparaci6n entre ambas teniendo en cuenta que estan conformadas por un elemento denominativo y uno grafico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro. 11 Ibidem. 9 2.2.
Los signos denominativos, Ilamados tambien nominales o verbales, utilizan expresiones acOsticas o foneticas, formadas por una o varias letras, palabras o nOmeros, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotacign conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexion alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.12 2.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento grafico (una o varias imagenes). La combinaci6n de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demas existentes en el mercado.13 2.4.
De acuerdo con Ia doctrina especializada, "en el analisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimension más caracteristica de la misma: la dimensiOn que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresi6n general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores".14 2.5.
Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el grafico, ya sea que, por su tamallo, color, diseno u otras caracteristicas, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.15 2.6.
En consecuencia, al realizar Ia comparacion entre marcas denominativas y mixtas, se debe constatar que se haya identificado, cual de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en Ia mente del consumidor, si el denominativo o el grafico, teniendo en cuenta lo siguiente:16 a) Si al realizar Ia comparaci6n se determina que en Ia marca mixta predomina el elemento grafico frente al denominativo, no habria 12 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 691-IP-2015 del 21 de julio de 2016. 13 De modo referencial, ver Proceso 12-IP-2014 del 14 de marzo del 2014, p. 10. 14 FERNANDEZ-NOVOA, Carlos.
Fundamentos del Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 239 y 240. 15 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 648-IP-2015 y 668-IP-2015 del 25 de julio de 2016. 16 Ibidem. 10 lugar a la confusiOn entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacificamente en el ambito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusi6n. b) Si en Ia marca mixta predomina el elemento denominativo, debera realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:17 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonetica.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una funciOn diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender c6mo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta Ia silaba tOnica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posicion, es identica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente.
(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumiran una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominacion. (iv) Se debe determinar el elemento que impacts de una manera más fuerte en Ia mente del consumidor, pues esto mostraria corn° es captada Ia marca en el mercado. 2.7.
Como el elemento denominativo en las marcas en conflicto es compuesto18, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en Ia distintividad del conjunto de Ia marca, en cuya direcci6n son aplicables los siguientes parametros:19 a) Ubicacion de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordaci6n en el pOblico consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extension de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 17 Ibidem. 18 Dentro de los signos denominativos estan los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. 19 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 691-IP-2015 del 21 de julio de 2016 y 648-IP-2015 y 668-IP-2015 del 25 de julio de 2016. 11 c) Impacto en Ia mente del consumidor de conformidad con Ia sonoridad de Ia palabra.
Entre más fuerte sea Ia sonoridad de la palabra, esta podria tener mayor impacto en Ia mente del consumidor. d) Analizar si Ia palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendra un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra debil no tendria relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es generica, descriptiva o de uso comun. Las palabras genericas, descriptivas o de uso comun se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de Ia palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si Ia palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendra mayor relevancia. Si Ia palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendra mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situaciOn que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. 2.8.
En congruencia con el desarrollo de esta Interpretacion Prejudicial, se debera verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusi6n y/o asociaci6n que pudiera existir entre las marcas ESTRELLA LIGHT (mixta) y ESTRELLA DAMM (denominativa). Para su analisis, se debera tener en cuenta las palabras que poseen una funciOn diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudara a entender cam° el signo es percibido en el mercado.
Asimismo, se debera establecer cual es Ia palabra que genera más poder de recordaci6n en el pUblico consumidor. 3. Marcas conformadas por denominaciones descriptivas o de uso comun. La marca debil 3.1. En el presente caso, se ha senalado que la marca solicitada ESTRELLA LIGHT (mixta) se encuentra conformada por un termino de uso comun (ESTRELLA) y uno descriptivo (LIGHT) respecto de los productos de la Clase 32 de Ia ClasificaciOn Internacional de Niza.
En consecuencia, corresponde analizar este tema. 3.2. Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente 12 a las caracteristicas de los productos o de los servicios que buscan identificar.2° 3.3.
El Literal e) del Articulo 135 de la Decision 486 de Ia Comision de la Comunidad Andina dispone lo siguiente: "Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos que: ( ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicaciOn que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geografica, la epoca de producciOn u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicaci6n, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; 3.4.
La norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las caracteristicas de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernandez-Novoa senala que el signo descriptivo debe tener Ia virtualidad de comunicar las caracteristicas (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. 3.5.
Como se desprende de Ia disposiciOn citada, no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas caracteristicas no puede impedir la utilizacion del elemento descriptivo y, por tanto, su marca serfa considerada debil.21 3.6.
De otro lado, el Literal g) del Articulo 135 de la Decision 486 de la Comisi6n de la Comunidad Andina dispone lo siguiente: "Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos que: (• •.) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designacion coman o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pais;
( )" 3.7. Si bien la norma transcrita prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o 20 De modo referencial, ver Proceso 336-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015. 21 De modo referencial, ver Proceso 110-IP-2015 del 25 setiembre de 2015. 13 particulas de uso comun al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.
En este Ultimo caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso comun puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es debit porque tiene una fuerza limitada de oposiciOn, toda vez que las particulas genericas o de uso comun se deben excluir del cotejo de Ia marca.22 3.8. No obstante, si la exclusion de los componentes de esas caracteristicas (de uso comun) Ilegare a reducir el signo de tat manera que resultara imposible hacer una comparacion, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendria un grado de distintividad debit, en cuyo escenario se debera analizar los signos en su conjunto, Ia percepcion del publico consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.23 3.9.
En tat sentido, se debe determinar si el termino ESTRELLA es o no de uso comun y si el termino LIGHT es o no descriptivo en la Clase 32 de la Clasificacion Internacional de Niza, para establecer su caracter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos o de uso comun, siendo que su presencia no impedira el registro de Ia denominacion en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente, considerando, de ser pertinente, la excepciOn que se ha senalado en el numeral 3.7. precedente. 4.
Palabras en idioma extranjero 4.1. En atencion a que la marca solicitada ESTRELLA LIGHT (mixta) se encuentra conformada por una denominacion en idioma extranjero (LIGHT), resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformaciOn de signos. 4.2. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento comun son considerados signos de fantasia y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.24 4.3.
Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de Ia mayoria del public° consumidor o usuario y, si edemas, se trata exclusivamente de vocablos genericos, descriptivos o de uso comun en relaciOn con los productos o 22 Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 536-IP-2015 del 23 de junio de 2016. 23 De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2016, p.12. 24 De modo referencial, ver Proceso 57-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 12. 14 servicios que se pretende identificar, dichos signos no seran registrables.25 4.4.
Es importante tener presente que el derecho de Ia propiedad industrial toma en consideracion lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina juridica el llamado principio de primacia de la realidad. En este sentido, tratandose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras.
Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento sera similar al que se da al idioma castellano. 4.5. Se debera determinar si el signo solicitado esta conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del pCiblico al que se encuentran dirigidos los productos de la Clase 32 de la Clasificacion Internacional de Niza, para luego determinar si dicha palabra o palabras resultan o no descriptivas de los productos precitados. 5.
Marcas evocativas 5.1. Considerando que la SIC aleg6 que el termino ESTRELLA, que corresponde a uno de los elementos denominativos de los signos en conflicto, es evocativo de las caracteristicas de los productos de Ia Clase 32 de la ClasificaciOn Internacional de Niza a los que se refieren los signos en conflicto, es pertinente analizar el tema. 5.2.
Un signo posee capacidad evocativa si tiene Ia aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relacion con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial caracteristica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga use de la imaginacion para Ilegar a relacionarlo con aquel a traves de un proceso deductivo.26 5.3.
Los signos evocativos cumplen Ia funcion distintiva de Ia marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podra ser considerado como un signo marcadamente debil y, en consecuencia, su titular tendria que soportar el registro de signos que en algOn grado se asemejen a su signo distintivo.
Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genericos, descriptivos o de 25 De modo referencial, ver Proceso 146-IP-2013 del 25 de septiembre de 2013, p. 12. 26 De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2016, p. 12. 15 use comOn, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.27 5.4.
Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendra que hacer una deducci6n no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.28 5.5. En ese sentido, se debera establecer si los signos en conflicto contienen un elemento evocativo o no y, de ser el caso, el grado evocativo de este y, posteriormente, realizar el respectivo analisis de registrabilidad.
En los terminos expuestos, el Tribunal de Justicia de Ia Comunidad Andina deja consignada Ia presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2014-00259, la que debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretaci6n prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopcion de acuerdo con lo dispuesto en el ultimo parrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. / L Cecilia Luisa AyllOn Quinteros MAGISTRADA Martha R d- erchan MA TRADA fi a-Miro-Gem Hugo IRpa c MAGISTRADO 27 Ibidem. 28 Ibidem. 16 De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretacion Prejudicial el Presidente y el Secretario. mero Zatiibrano Hernán /RESIDENT Notifiquese a la Corte consultante y remitase copia de la presente Interpretacion Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicaciOn en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17