TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 28 de noviembre de 2016 Proceso: 438-IP-2016 Asunto: Interpretacion Prejudicial Consultante: Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la RepOblica de Colombia Expediente interno del Consultante: 2012-00225 Referencia: Marcas involucradas CLUB COLOMBIA (mixta) y CLUB COLOMBIA (mixta), CLUB COLOMBIA (denominativa) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gomez Apac VISTOS El Oficio 3378 del 29 de julio de 2016, recibido via correo electronic° el 17 de agosto de 2016, mediante el cual la Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de Colombia solicita Interpretacion Prejudicial del Literal h) del Articulo 136 y del Articulo 235 de la Decision 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00225; y, El Auto del 15 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitiO a tramite la presente Interpretacion Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante ASOCIACION CIVIL SIN ANIMO DE LUCRO CLUB COLOMBIA 1 Proceso 438-IP-2016 Demandado SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero interesado: BAVARIA S.A. 2. Hechos relevantes: 2.1. El 9 de febrero de 2005, ASOCIACION CIVIL SIN ANIMO DE LUCRO CLUB COLOMBIA (en adelante, LA ASOCIACION) solicito ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro de la marca CLUB COLOMBIA (mixta)1 para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificacion Internacional de Niza.2 2.2.
BAVARIA S.A. (en adelante, BAVARIA) presento oposicion3 contra la solicitud de registro en base a sus marcas: a) CLUB COLOMBIA (mixta): previamente registrada en Colombia bajo el Certificado 80195, para distinguir cerveza, de la Clase 32 de la ClasificaciOn Internacional de Niza. IAVA 14 I • tAA1, A.01:-.1)1' t4411,'■ b) CLUB COLOMBIA (mixta): previamente registrada en Colombia bajo el Certificado 157160, para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 32 de la ClasificaciOn Internacional de Niza.
Expediente administrativo 05 11657. 2 Clase 41: EducaciOn; formaciOn; esparcimiento; actividades deportivas y culturales. 3 No se verifica en el expediente la fecha de presentaci6n de la referida oposicion. 2 Proceso 438-IP-2016 •`,-..•-,-• c) CLUB COLOMBIA (denominativa): previamente registrada en Colombia bajo el Certificado 153130, para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificacion Internacional de Niza4. d) CLUB COLOMBIA (denominativa): previamente registrada en Colombia bajo el Certificado 164888, para distinguir productos de Ia Clase 33 de la Clasificacion Internacional de Niza5. 2.3.
La Dirección de Signos Distintivos de la SIC mediante Resolucion 24333 del 7 de mayo de 2010 declaro infundada la oposici6n presentada y otorg6 el registro de la marca CLUB COLOMBIA (mixta). 2.4. Mediante escrito del 8 de junio de 2010 BAVARIA interpuso recurso de reposici6n y, en subsidio, de apelacion contra la Resolucion 24333. 2.5. Mediante ResoluciOn 43185 del 20 de agosto de 2010, Ia DirecciOn de Signos Distintivos de la SIC, resolvio el recurso de reposicion interpuesto confirmando la Resolucion 24333. 2.6.
Mediante Resolucion 47764 del 6 de septiembre de 2011, el Superintendente Delegado para la Propiedad Intelectual de Ia SIC, resolvi6 el recurso de apelacion interpuesto: i) reconociendo Ia notoriedad de la marca CLUB COLOMBIA, con registro 153130, para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificacion Internacional de Niza, ii) revocando la decisi6n contenida en Ia Resolucion 24333, iii) declarando fundada Ia oposici6n presentada por BAVARIA, y iv) denegando el registro del signo CLUB COLOMBIA (mixto) para la Clase 41 de la Clasificacion Internacional de Niza.
2.7. LA ASOCIACION mediante escrito de fecha 28 de junio de 2012 presento demanda ante el Consejo de Estado de Ia RepOblica de Colombia a fin de anular la Resolucion Administrativa 47764. 2.8. La Secci6n Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la RepUblica de Colombia admiti6 a tramite Ia 4 No se aprecian los productos en la pagina web de la SIC. 5 No se aprecian los productos en la pagina web de la SIC. 3 Proceso 438-IP-2016 demanda y dispuso que se notifique a la SIC y a BAVARIA, como tercero interesado. 2.9.
La SIC contesto6 Ia demanda de nulidad presentada por LA ASOCIACION. 2.10. El 4 de septiembre de 2014, BAVARIA presentO escrito de contestaciOn en su calidad de tercero interesado. 2.11. Mediante Auto del 9 de junio de 2016, la SecciOn Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la RepOblica de Colombia, decidio suspender el proceso y solicitar InterpretaciOn Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.
Argumentos de Ia demanda de LA ASOCIACION: 3.1. Utiliza el nombre comercial CLUB COLOMBIA desde 1920. 3.2. El signo CLUB COLOMBIA ha coexistido en el mercado con el signo CLUB COLOMBIA de BAVARIA sin generarse confusion. 3.3. La marca notoria no se puede proteger respecto de productos que no tienen relaciOn, como sucedi6 en el presente caso que se denegO el signo solicitado aun cuando entre los servicios y productos de las marcas en controversia no existe conexidad. 4.
Argumentos de Ia contestaci6n de Ia SIC: 4.1. El signo CLUB COLOMBIA (mixto) se encuentra inmerso en las causales de irregistrabilidad contempladas en la Decision 486. 4.2. Existe un inminente riesgo de confundibilidad entre los signos en controversia al ser iguales en su composiciOn fonetica. 5. Argumentos del tercero interesado, BAVARIA: 5.1.
La SIC concluy6 que la marca CLUB COLOMBIA es una marca notoria. 5.2. La denominacion CLUB COLOMBIA es el elemento de mayor fuerza, recordacion y es la reproduccion absoluta del elemento distintivo de Ia marca notoria. 5.3. Existe una relacion de complementariedad entre los servicios y productos que distinguen las marcas en controversia. 6 No se verifica en el expediente la fecha de presentaci6n de la referida oposici6n. 4 Proceso 438-IP-2016 B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.
La Corte consultante solicito Ia Interpretacion Prejudicial del Literal h) del Articulo 136 y del Articulo 235 de la Decision 486 de la Comisi6n de Ia Comunidad Andina.7 2. No procede Ia interpretaci6n del Articulo 235 de la citada normativa por no resultar pertinente, debido a que la causal de cancelacion a la que se refiere la norma citada no es materia de la controversia discutida. 3.
Procede la interpretaciOn del Literal h) del Articulo 136 de la norma citada, en la medida que la controversia radica en una presunta causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusion con una marca notoriamente conocida. 4. De oficio se interpretara el Literal a) del Articulo 136 de la Decision 486 de la ComisiOn de Ia Comunidad Andina8, toda vez que la controversia radica en una presunta causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusiOn con marcas registradas. 7 Decision 486 de Ia Comision de Ia Comunidad Andina."Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: h) constituyan una reproduccion, imitaciOn, traduccion, transliteracion o transcripciOn, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusiOn o de asociaciOn con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilucion de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario." "Articulo 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelaciOn pre vistas en los articulos 165 y 169, en caso que las normas nacionales asi lo dispongan, la oficina nacional competente cancelara el registro de una marca, a peticion del titular legitimo, cuando Osta sea identica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislaciOn vigente, al momento de solicitarse el registro." 8 Decision 486 de Ia Comision de Ia Comunidad Andina."Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean identicos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociacion; 5 9 Proceso 438-IP-2016 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusion directa, indirecta y de asociacion. Similitud fonetica, ortografica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparacion entre marcas mixtas. ComparaciOn entre marcas mixtas y denominativas. Solicitud de marca previamente utilizada como nombre comercial.
Coexistencia de hecho de marcas. La marca notoriamente conocida, su proteccion. ConexiOn competitiva entre los servicios de la Clase 41 y productos de as Clases 32 y 33 de la Clasificacion Internacional de Niza. D. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusiOn directa, indirecta y de asociacion.
Similitud fonetica, ortografica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si la marca CLUB COLOMBIA (mixta) y las marcas CLUB COLOMBIA (mixta) y CLUB COLOMBIA (denominativa), son confundibles o no, es pertinente analizar el Articulo 136 de la DecisiOn 486 de la Comisi6n de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idanticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusi6n o de asociacion;
(-..)" 1.2. Como se desprende de esta disposici6n, no es registrable un signo que sea identico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusion (directa o indirecta) y/o riesgo de asociacion en el public° consumidor.9 9 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 691-IP-2015 de fecha 21 de julio de 2016, 648-IP-2015 y 668-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016. 6 Proceso 438-IP-2016 a) El riesgo de confusiOn, que puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusiOn directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que esta adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusiOn indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociacion, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relacian o vinculacion econOmica. 1.3.
Se debera examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusion (directo o indirecto) o de asociacion en el pUblico consumidor. 1.4. Un signo es identico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca. 1.5.
Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoracion que la similitud entre dos signos puede ser:1° 10 a) Fonetica: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinacion de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tonica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, deben tenerse tambien en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe Ia posibilidad real de confusi6n entre los signos confrontados. b) Ortografica: Se refiere a Ia semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuraci6n; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, Ia longitud de la o las palabras, el numero de silabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusi6n sea más palpable u obvia. c) Conceptual o ideologica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor identico y/o semejante.
Ibidem 7 6 Proceso 438-IP-2016 d) Grafica (o figurative): Se refiere a la semejanza de los elementos graficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se debera observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:11 a) La comparaci6n debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una vision de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonetica, ortografica, grafica (o figurativa) y conceptual o ideolOgica. b) En la comparacion se debe emplear el metodo del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y despues el otro.
No es procedente realizar un analisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observara los signos al mismo tiempo, sino que lo hara en momentos diferentes. c) El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusion o asociaci6n. d) Al realizar la comparaciOn es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cam° el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la poblaciOn en general. 1.7. Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se debera determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo de confusion y/o de asociaci6n. 2.
Comparaci6n entre marcas mixtas 2.1. De acuerdo a lo alegado por la SIC y BAVARIA, existiria confusion entre la marca CLUB COLOMBIA (mixta) y la marca CLUB COLOMBIA (mixtas). 2.2. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento grafico (una o varias imagenes). La combinacion de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demas existentes en el mercado. 11 Ibidem. 8 Proceso 438-IP-2016 2.3.
De acuerdo con la doctrina especializada, "en el analisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensiOn más caracteristica de la misma: la dimensiOn que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresiOn general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores".12 2.4.
Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el grafico, ya sea que, por su tamario, color, diseflo u otras caracteristicas, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.13 2.5.
En el analisis de signos mixtos se debera determinar que elemento, sea denominativo o grafico, penetra con mayor profundidad en Ia mente del consumidor. Asi, la autoridad competente debera determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más caracteristico, o si lo es el elemento grafico, o ambos, teniendo en cuenta, Ia capacidad expresiva de las palabras y el tamano, color y colocaciOn de los elementos graficos, y tambien si estos Oltimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.14 2.6.
Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente16: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, debera realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:16 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonetica.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una funcion diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender cam° el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento 12 Proceso 46-IP-2008. Marca: "PAN AMERICAN ASSISTANCE" (mixta), 14 de mayo de 2008. 13 Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 14 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016. 15 Ibidem. 16 Ver InterpretaciOn Prejudicial recaida en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 9 Proceso 438-IP-2016 que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista lexica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario17.
Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deportistas, deport-Ologo, deport-e, deport-ivo, deport-istas. Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definicion.18 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz lexica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un analisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema esta ubicada la silaba tonica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podria generarse riesgo de confusi6n ideologica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideologic° debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusion en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la silaba t6nica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posicion, es identica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente.
(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumiran una importancia decisiva para fijar Ia sonoridad de Ia denominaci6n. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraria corn° es captada la marca en el mercado. 17 REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE).
Diccionario de la RAE. DefiniciOn de "lexema": Unidad minima con significado lexico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo sol; o que poseyendolos prescinde de ellos por proceso de segmentaciOn, por ejemplo terr, en enterrais. 18 REAL ACADEMIA ESPANOLA (RAE). Diccionario de la RAE. DefiniciOn de "morfema": Unidad minima aislable en analisis morfologico.
La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y es. Por oposiciOn a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad minima de significado. La terminaciOn verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y nOrnero, plural. 10 0 Proceso 438-IP-2016 b) Si resultare que el elemento caracteristico de los signos mixtos es el grafico, se deben utilizar las reglas de comparacion para los signos puramente graficos o figurativos, segiin sea el caso: (i) Se debe realizar una comparacion grafica y conceptual, ya que la posibilidad de confusiOn puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino tambien en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
(ii) Entre los dos elementos de la marca grafica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideologica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusion. (iii) Si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente grafico, al efectuar el respectivo analisis de registrabilidad debera tenerse en cuenta la combinacion de colores y el grafico que la contiene, puesto que este elemento podrIa generar capacidad de diferenciacion del signo solicitado a registro.19 c) Si el elemento grafico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habria riesgo de confusion29, salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 2.7.
Sobre Ia base de los criterios expuestos, se debera determinar el elemento caracteristico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusi6n y/o asociaci6n que pudiera existir entre Ia marca CLUB COLOMBIA (mixta) y Ia marca CLUB COLOMBIA (mixtas). 3.
ComparaciOn entre marcas mixtas y denominatives 3.1. Como una de las controversias radica en la presunta confusi6n entre la marca CLUB COLOMBIA (mixta) y la marca CLUB COLOMBIA (denominativas), es necesario que se verifique la comparacion entre ambos teniendo en cuenta que estan conformados por un elemento denominativo y uno grafico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro. 19 De modo referencia', ver Proceso 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015, p. 10. 20 InterpretaciOn Prejudicial recaida en el Proceso 129-IP-2015 del 20 de julio de 2015, p. 10. 11 Proceso 438-IP-2016 3.2.
Las marcas denominativas, Ilamadas tambien nominales o verbales, utilizan expresiones acOsticas o foneticas, formadas por una o varias letras, palabras o nOmeros, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotaciOn conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexion alguna entre su significado y Ia naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.21 3.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento grafico (una o varias imagenes). La combinaciOn de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demas existentes en el mercado. 3.4.
Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en las marcas mixtas, dado que las palabras impactan más en Ia mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el grafico, ya sea que, por su tamano, color, diseno u otras caracteristicas, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.22 3.5.
En consecuencia, al realizar la comparacion entre marcas mixtas y denominativas, se debe constatar que se haya identificado, cual de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el grafico, teniendo en cuenta lo siguiente. a) Si al realizar Ia comparacion se determina que en la marca mixta predomina el elemento grafico frente al denominativo, no habria lugar a la confusion entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacificamente en el ambito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusi6n. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debera realizarse el cotejo de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos senaladas en el numeral 2.6. de Ia presente secciOn. 21 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 22 Ver InterpretaciOn Prejudicial recaida en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 12 Proceso 438-IP-2016 3.6.
En ese sentido, se debera verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusion y/o asociacion que pudiera existir entre la marca CLUB COLOMBIA (mixta) y la marca CLUB COLOMBIA (denominativas). 4. Solicitud de marca previamente utilizada como nombre comercial 4.1.
En el presente caso LA ASOCIACION alegO que utiliza el nombre comercial CLUB COLOMBIA desde 1920. 4.2. Al respecto, este Tribunal ha senalado que si bien Ia normativa comunitaria otorga proteccion al nombre comercial en relacion con el registro de marcas identicas o similares, esto no le da el derecho inexorable a su titular para registrarlo como marca.
El titular de un nombre comercial debe someterse al analisis de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario, en el cual intervienen muchos factores y lo convierten en un analisis complejo y autonomo; en este proceso se deben analizar factores como la confusion o riesgo de asociacion del signo que se pretende registrar como marca, la notoriedad del signo a registrar, la distintividad intrinseca del signo, entre muchos otros.23 5.
Coexistencia de hecho de marcas
5.1. LA ASOCIACION sefial6 que la marca CLUB COLOMBIA (mixta) y las marcas CLUB COLOMBIA (mixta) y CLUB COLOMBIA (denominativa) coexisten desde hace varios afios en Colombia, y a la fecha no se ha presentado ninguna clase de conflicto. En tal virtud, resuita pertinente abordar el tema de Ia "coexistencia de hecho de marcas" o "coexistencia pacifica de signos". 5.2.
El fen6meno denominado la "coexistencia pacifica de signos" consiste en que los signos en disputa, pese a ser identicos o similares e identificar productos tambien identicos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusi6n entre ellos. 5.3. Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permits el registro de signos identicos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos. 5.4.
Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar Ia registrabilidad de un signo, realizan un analisis prospectivo en 23 De modo referencial, ver InterpretaciOn Prejudicial recaida en el Proceso 156-IP-2012 de fecha 6 de febrero de 2013, p. 17 13 Proceso 438-IP-2016 el sentido de evaluar si los consumidores podrian incurrir en confusion entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro.
Este analisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habra o no confusiOn para los consumidores. 5.5. La coexistencia pacifica de los signos por varios arios, si bien no es concluyente por si misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusi6n o asociaci6n en el pOblico consumidor, podria tomarse como indicio desde un analisis retrospectivo (mirar el pasado). 5.6.
En ese sentido, la coexistencia pacifica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total conviccion de que el pitlico consumidor no incurrira en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podra aportar otros elementos como analisis estadisticos de diferenciaci6n en el pUblico consumidor y en las personas que participan en los canales de distribuci6n, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusion. 5.7.
En conclusiOn, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el analisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Debe ser pacifica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusiOn y/o asociaci6n. b) La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado fisico o virtual, es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geografico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser asi no podria hablarse de coexistencia pacifica. c) Debe darse por un periodo prolongado de tiempo para su efectiva incidencia en la percepci6n del pt.liblico consumidor.
El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relaciOn a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el analisis en relaciOn con productos basicos que con productos suntuarios. d) La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. 14 6 Proceso 438-IP-2016 e) La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total conviccion de la inexistencia de riesgo de confusi6n o asociaci6n en el pOblico consumidor. 6.
La marca notoriamente conocida, su protecciOn 6.1. Tomando en consideraci6n que BAVARIA formula oposiciOn alegando la notoriedad de su marca CLUB COLOMBIA, resulta pertinente tener en cuenta el Articulo 136 de la Decision 486 de la Comisi6n de la Comunidad Andina, concretamente Ia causal de irregistrabilidad prevista en su Literal h), cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) h) constituyan una reproduccion, imitaciOn, traducciOn, transliteraciOn o transcripciOn, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusion o de asociaciOn con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la diluciOn de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario." 6.2.
Como se advierte de la disposicion citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusi6n o de asociaci6n, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilucion de su fuerza distintiva o de su valor comercial.24 6.3.
El Articulo 224 de la Decisi6n 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier pais miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Articulo 228 de la misma Decisi6n analiza algunos factores que se deberan tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca25. 6.4.
La protecci6n especial que se otorga a Ia marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusiOn por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que hays sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputaci6n de la marca notoria, asi como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la 24 Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016. 25 Ibidem. 15 6 Proceso 438-IP-2016 reputaciOn de aquella26, concluyendose que Ia protecciOn de la marca notoria va más alla de los principios basicos de la especialidad y territorialidad. 6.5.
Igualmente, la protecci6n que otorga la Decisi6n 486 a la marca notoria va más alla de Ia exigencia del uso real y efectivo de las marcas, Ia cual sustenta figuras como la cancelacion del registro de la marca por no uso. En efecto, el Literal b) del Articulo 229 de la Decision 486 dispone que no se negara el caracter de notorio de un signo por el solo hecho de que no se haya usado o no se este usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el pais miembro.27 6.6.
La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condicion28. El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Articulo 228 de la Decisi6n 486. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el articulo previamente citado.29 6.7.
Resulta esencial que se determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnaci6n sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien 26 Ibidem. 27 De modo referencial, ver Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 12. 28 Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016. 29 DecisiOn 486 de Ia Comision de Ia Comunidad Andina."Articulo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomara en consideraciOn entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro; b) la duraciOn, amplitud y extension geografica de su utilizaciOn, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro; c) la duracion, amplitud y extension geografica de su promoci6n, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentaci6n en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversion efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de yentas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el piano internacional como en el del Pais Miembro en el que se pretende la proteccion; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricaciOn, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pais Miembro en que se busca protecci6n; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigOedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero." 16 Proceso 438-IP-2016 para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca.30 6.8.
En relacion con la proteccion de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia debera tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con el Literal h) del Articulo 136 y los Literales a), b), y c) del Articulo 226 de Ia Decisi6n 486, los cuales se detallan a continuacion:31 a) El riesgo de confusi6n es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que esta adquiriendo otro (confusi6n directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusion indirecta). b) El riesgo de asociacion es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relaciOn o vinculaciOn econornica. c) El riesgo de diluciOn es Ia posibilidad de que el use de otros signos identicos o similares cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningun grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Sobre el riesgo de diluciOn, que por lo general ha estado ligado con la proteccion de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: "En efecto, la proteccion frente al riesgo de diluciOn se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posici6n cornpetitiva de su legItimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a traves de la propia eficiencia".32 Es importante tener en cuenta que en el actual regimen comunitario andino de propiedad intelectual no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protecci6n contra los diferentes riesgos en el mercado.33 )1 I 30 Ver InterpretaciOn Prejudicial recaida en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016. 31 Ibidem. 32 MONTEAGUDO, Montiano. La Proteccion de la Marca Renombrada.
Civitas, Madrid, 1995, p. 283. 33 De modo referencial, ver Proceso 66-IP-2015 del 29 de abril de 2015, p. 19. 17 Proceso 438-IP-2016 d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acciOn se realice sobre productos o servicios que no tengan ningt:in grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Este supuesto se diferencia del riesgo de dilucion en que la finalidad del competidor parasitario es Onicamente un aprovechamiento de la reputaci6n, sin necesidad de presentar un debilitamiento de Ia capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.34 6.9. En relacion con el riesgo de dilucion y uso parasitario, es necesario que se establezca Ia exposicion del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad.
La determinacion de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantacion que el signo notorio tenga en el pUblico consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordaci6n y suficiente inserci6n en sectores diferentes podria estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de diluciOn. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos, como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, asi como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atencion como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.35 6.10.
Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Articulo 136 de Ia Decisi6n 486 de la Comisi6n de la Comunidad Andina. 6.11. Por lo expuesto, a efectos de que una marca registrada merezca protecci6n contra los riesgos que se han detallado precedentemente, previamente debera haberse determinado que se trata de una marca notoriamente conocida, conforme a los requisitos que exige la normativa andina para efectuar tal declaracion.
De ser este el caso, se debera hacer un analisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podria tolerar conductas parasitarias, la afectaciOn del desarrollo empresarial, y la generaci6n de error el pUblico consumidor. Consecuentemente, se deben analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusiOn, asociacion, dilucion y uso parasitario. 34 Ibidem. 35 De modo referencial, ver Proceso 151-IP-2014 del 2 de enero de 2015, p. 26. 18 Proceso 438-IP-2016 7.
Conexiston competitiva entre los servicios de la Clase 41 y productos de las Clases 32 y 33 de la Clasificacion Internacional de Niza 7.1. En Ia controversia planteada BAVARIA senala que entre los productos que distinguen sus marcas CLUB COLOMBIA (mixta) y CLUB COLOMBIA (denominativa) en las Clases 32 y 33 de Ia Clasificacion Internacional de Niza y los servicios de la Clase 41 de la Clasificacion Internacional que distingue la marca CLUB COLOMBIA (mixta) existe una relacion de complementariedad.
En ese sentido, resulta necesario que se realice el analisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexi6n competitiva entre los productos de las Clases 32 y 33 que distinguen las marcas CLUB COLOMBIA (mixta) y CLUB COLOMBIA (denominativa) y los servicios de la Clase 41 que distingue la marca CLUB COLOMBIA (mixta). 7.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusion de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de analisis, tal y como se indica expresamente en el segundo parrafo del Articulo 151 de Ia Decision 486.36 7.3.
Es por ello que se debe matizar la regla de Ia especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculaciOn o relacion competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el pOblico consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o use de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, asi como la ubicacion de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.37 7.4.
Para apreciar Ia conexi6n competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideracion, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustituciem (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. 36 Decisi6n 486 de Ia ComisiOn de la Comunidad Andina.Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Raises Miembros utilizaran la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificacion Internacional referida en el parrafo anterior no determinaran la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente." (Subrayado agregado) 37 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 19 Proceso 438-IP-2016 Existe conexion competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestiOn resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre si.
La sustituciOn se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideracion el precio de dichos bienes o servicios, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribuciOn o de comercializacion, etc.
La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratandose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anis, el cedrOn, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre si. b) La cornplementariedad de los productos o servicios Existe conexion competitiva cuando el consumo de un producto genera Ia necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Asi, el use de un producto supone el use del otro.
Esta complementariedad se puede presentar tambien entre productos y servicios. Asi, por ejemplo, Ia crema o pasta dental o de dientes (dentifrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enserianza. c) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de Ia ClasificaciOn Internacional de Niza La inclusiOn de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexion competitiva entre los productos o servicios objeto de analisis.
En efecto, podria darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorias o subcategorias disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la ClasificaciOn Internacional de Niza. Por tanto, para determinar Ia existencia de conexion competitiva, este criterio debera complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento, distribuciOn o de comercializaciOn; los medios de publicidad empleados;
Ia 20 Proceso 438-IP-2016 tecnologia empleada; Ia finalidad o funciOn; el mismo genero; o Ia misma naturaleza de los productos o servicios. Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexion competitiva. Asi, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o genero, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habra conexion competitiva entre ellos.
De lo contrario, si habra conexion competitiva. Dos productos completamente disimiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercializaciOn (v.g., ferreterias) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexion competitiva entre ambos.
De alli que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar Ia existencia de conexion competitiva. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existira conexion competitiva. 7.5. Por tal razor), para establecer la existencia de conexion competitiva entre dos productos (o servicios) sobre Ia base de estos criterios, se requerira la concurrencia de varios de ellos en funci6n a que un consumidor razonable podria considerar que el que produce uno tambien produce el otro.
En los terminos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente InterpretaciOn Prejudicial para ser aplicada por Ia Corte consultante al resolver el proceso interno 2012-00225, la que debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creaci6n del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretacion Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopcion de acuerdo con lo dispuesto en el Ultimo parrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa AyllOn Quinteros MAGISTRADA Proceso 438-IP-2016 Hernan I ero ZamIkano AGISTRADO Hugo Ramiro G6mez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente Ia presente InterpretaciOn Prejudicial el Presidente y el Secretario. fl Hernán omero Zambrano P1 rito SE RETA 10 Notifiquese a Ia Corte consultante y remitase copia de la presente InterpretaciOn Prejudicial a la Secretaria General de Ia Comunidad Andina para su publicaciOn en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 22