Año XXXIV – Número 2959 Lima, 9 de marzo de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 233-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2010-00019-00. Referencia: Signos involucrados: STRIDES DALTREX (mixto) I TRIDEX (mixto) PROCESO 249-IP-2015 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente Interno del Consultante: 055522010-0-1801-JR-CA-05. Referencia: Signo FINANCIERA EDYFICAR y logotipo (mixto) y marcas previamente registradas EDIFICA y logotipo (mixta) y EDIFICA INVERSIONES (denominativa) PROCESO 261-IP-2015 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2009-00597. Referencia: Cancelación por falta de uso de la marca MELODY NATURAL POWDER (denominativa) Para nosotros la Patria es América 09/03/2017 GACETA OFICIAL 2 de 48 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de novimbre de 2016 Proceso: 233-IP-2015 Asunto: 1 nterpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2010-00019-00 Referencia: Signos involucrados: STRlDES DALTREX (mixto) / TRIDEX (mixto) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 1466 de 14 de mayo del 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vla correo electrónico, mediante el cual, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00019-00; y, El Auto de 15 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Las Partes en el proceso interno Demandante: TRIDEX FARMACEÚTICA S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC). REPÚBLICA DE COLOMBIA. Tercero Interesado: STRIDES ARCOLAB LIMITES Proceso 233-IP-2015 09/03/2017 GACETA OFICIAL 2. 3 de 48 Hechos Relevantes 2.1. El 4 de diciembre de 2007, STRIDES ARCOLAB LIMITES, (en adelante, STRIDES) solicitó el registro como marca del signo STRIDES DALTREX (mixto) 1 para distinguir productos comprendidos en la Clase 52 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza).:iurP.:.:x 2.2.

Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad TRIDEX FARMACEÚTICA S.A (en adelante, TRIDEX), presentó oposición con base de su marca registrada TRIDEX (mixta)3, de la Clase 54 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.3. El 25 de julio de 2008, por Resolución 25886, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición y, otorgó el registro de la marca STRIDES DALTREX (mixta). 2.4.

Dentro de término legal, la sociedad TRIDEX presentó Recurso de Reposición y, en subsidio el de Apelación en contra de la decisión contenida en la Resolución 25886 de 25 de julio de 2008, por considerar existente el riesgo de confusión con su marca registrada TRIDEX (mixta). ' Expediente 07126178 2 Clase 5: Productos farmacéuticos a base de clidam,cma. i Certificado 315688. 4 Clase 5: Productos farmacéuticos, vetennarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, emplastos. material para apósitos, matenal para empastar los dientes y moldes dentales. desinfectantes y productos para la destrvcclón de animales da/linos. tJ 2 Proceso 233-1 P-2015 09/03/2017 GACETA OFICIAL 4 de 48 2.5.

El 26 de agosto de 2008, mediante Resolución 30957 se resolvió el Recurso de Reposición presentado por la sociedad TRI DEX el cual confirmó la Resolución 25886 de 25 de julio de 2008. 2.6. El 30 de septiembre de 2008, mediante Resolución 38283, se resolvió el Recurso de Apelación presentado por TRIDEX, por la cual se confirmó la Resolución inicial 25886 de 25 julio de 2008, que concedió el registro de la marca STRIDES DALTREX (mixta). 2.7.

El 5 de febrero del 2010, la sociedad TRIDEX presentó Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de las Resoluciones 25886, 30957 y 38283. 2.8. El 3 de mayo del 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio, presentó contestación a la demanda presentada por la sociedad TRIDEX. 2.9. El 3 de mayo del 2011, la sociedad STRIDES en calidad de tercero interesado presentó contestación a la demanda presentada por la sociedad TRIDEX. 2.1 O. Mediante providencia de 10 de abril del 2014, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 3.

Argumentos contenidos en Restablecimiento del Derecho la Acción de Nulidad y TRIDEX en su escrito de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. "(...) la falta del examen de fondo prevenido por la normatividad marcarla, hace de las Resoluciones de la Superintendencia, actos administrativos ilegales, puesto que fueron dictados sin tener los motivos y las razones precisas requeridas para tomar tal decisión, asf que aparte de haber violentado normas de carácter superior, como /o son /as disposiciones supranacionales de la Comunidad Andina, dichas Resoluciones contienen una equivocada motivación" 3.2.

"(...) la marca solicitada por la sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED, es completamente confundible con la marca TRIDEX debidamente registrada por mí poderdante ya que incluye la expresión STRIDES aunque pretenda desviar su semejanza agregando la denominación DAL TREX". 3.3. "( ) la marca solicitada cuenta con unos círculos, que no le otorgan ninguna distintividad al signo solicitado, siendo /o preponderante la parte denominativa identificada con la expresión STRIDES, por otro lado la expresión DALTREX está escrita en un tamaño sustancialmente menor, por lo que es evidente que pareciera una parte explicativa de STRIDES". 3 Proceso 233-IP-2015 GACETA OFICIAL 09/03/2017 5 de 48 3.4.

"La gramática y la ortografla tienen de común que su preocupación estriba en la correcta escritura de /as palabras, lo que aqul importa es el estudio de la escritura de /as expresiones en conflicto TR/DEX (registrado) y STRIDES DAL TREZ (otorgada irregularmente). Observamos que la escritura de TRIDEX y STRIDES DAL TREX, tienen grandes semejanzas que generan riesgos de confundibilidad" 4.

Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho La SIC, en su contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1. "( ) en conjunto y evitando /os fraccionamientos conforme lo refiere la jurisprudencia y la doctrina marcarla STRIDES DAL TREX + GRAFICO, no sólo cuenta en su parte denominativa, con una mayor extensión, la cual la hace visible, ortográfica y fonéticamente diferente de TRIDEX + GRAFICO y TRIDEX, sino que también cuenta con su parte gráfica, con unas figuras diferentes y diferenciales de /as utilizadas en las marcas TRIDEX (mixtas) asf, STRIDES DAL TREX + GRAFICO, se compone gráficamente de cuatro cfrculos de tamaño considerable en su parte superior en diferentes tonalidades y las expresiones STRIDES DAL TREX en un tipo de letra convencional y mayúscula en /as parte inferior por su parte, TRIDEX (mixto) se compone en su lado izquierdo de un triángulo con marco claro y fondo oscuro que en su interior contiene una cruz en fondo claro y en el lado derecho la expresión TRIDEX en letra especial y diferenciable ahora, frente a TRIDEX nominativa, salta a la vista, la diferenciación existente entre la marca concedida STRIDES DAL TREX + GRAFICO y TRIDEX, precisamente, por /os elementos adicionales ya mencionados, de la primera" 4.2.

"( ) entre la marca concedida STRIDES DAL TREX (mixta) Clase 5 internacional y la marca TRIDEX (mixta) Clase 5, no existe similitud alguna susceptible de generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor quién, al encontrar/as en el mercado, podrá claramente, identificarlas y diferenciarlas por lo cual no se desconoce, ni el interés general de los consumidores, ni el interés y derechos de la sociedad TRIDEX FARMACEÚTICA S.A". 4.3.

"(...) la marca concedida STRIDES DALTREX (mixta) cuenta con otros elementos que la hacen diferente y diferenciable por lo tanto, no es susceptible de inducir al consumidor, en error, ni respecto a los productos que ampara, ni respecto al origen empresarial de dichos productos" 5. Argumentos del Tercero Interesando STRIDES, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4 ó Proceso 233-lP-2015 GACETA OFICIAL 09/03/2017 6 de 48 5.1.

"Entre las marcas STRIDES DAL TREX y TRIDEX, no existen semejanzas que puedan inducir al consumidor en error, por consiguiente, estas marcas pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el público consumidor, es decir que la marca STRIDES DAL TREX, no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del articulo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina". 5.2.

"Al comparar las expresiones STRIDES DAL TREX con TRIDEX, debe analizarse el conjunto total de la expresión y no las partes separadas, porque la distintividad de la marca la constituye el conjunto y no sus partes analizadas individualmente" 5.3. "No existe confusión desde el punto de vista fonético, por cuanto la marca STRIDES DAL TREX, es de dos palabras mientras que TRIDEX, es de una sola palabra" B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial los Artículos 136 Literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de las cuales se interpreta únicamente el Artículo 136 Literal a) 5• No procede la interpretación del Articulo 150 de la norma en mención por cuanto el examen de oficio de la registrabilidad de un signo no es materia de la controversia.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. lrregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y/o de asociación. Similitud gráfica, fonética, figurativa e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. Las marcas farmacéuticas. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

Riesgo de confusión o de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o de asociación entre la marca previamente registrada TRIDEX (mixta) y el signo solicitado a registro STRIDES DALTREX (mixto). � Artículo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara mdebtdamenle un derecho de tercero, en perticuler cuando. a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anterionnente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servidos respecto de los cuales el uso de le marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 5 Proceso 233-IP-2015 GACETA OFICIAL 09/03/2017 7 de 48 "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;( )" 1.2.

Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo que sea idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. 1.3. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.

En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante a otro solicitado anteriormente o registrado cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.

A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. L\ fJ rl 1.4. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y si existe correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir. 6 Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume.

Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrán ser peñectamente registrables. 6 Proceso 512-IP•2014, de 15 de julio de 2015.

Caso: "LOCKHEED MARTIN". 6 Proceso 233-IP-2015 GACETA OFICIAL 09/03/2017 8 de 48 La identidad o la semejanza de los signos pueden dar lugar a dos tipos de riesgos de confusión: 1.4.1. Riesgo de confusión directa e indirecta, la primera caracterizada porque el vinculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, la segunda caracterizada porque el citado vinculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se Je ofrecen, un origen empresarial común. 7 1.4.2.

Riesgo de confusión por asociación, que acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.5. Al resolver la acción planteada se deberá verificar si en el acto impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.

Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 7 Proceso 89-IP.2005, de 20 de julio de 2005. Caso: ·ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR� 7 b ¡f Proceso 233-IP-2015 GACETA OFICIAL 09/03/2017 9 de 48 1.6.

Igualmente, se verificará que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4.

Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. 1.7. Es importante que se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podría caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación. 1.8.

Se deberá proceder a verificar si el cotejo se hizo de conformidad con las reglas y pautas antes expuestas, teniendo en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, deben corresponder al resultado de un análisis integral, conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de ser considerados los productos o servicios que se identifican con la marca, en este caso los productos amparados con el signo TRIDEX (mixta) (denominativo) y STRIDES DALTREX (mixto). 2.

Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta 2.1. El Tribunal analizará el presente tema en virtud de que, el signo solicitado STRIDES DALTREX es mixto con una parte denominativa compuesta y en el caso de la marca opositora TRJDEX es mixta. D <();f 2.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras 8 Proceso 233-IP-2015 GACETA OFICIAL 09/03/2017 10 de 48 características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 8 2.4. Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc. De hecho no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico. 9 2.5.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas mixtas con parte denominativa compuesta, se debe identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el grafico, teniendo en cuenta lo siguiente: 10 a) Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir paclficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Proceso 378-IP-2015, p 11. ' Proceso 13•IP•2001, pp. 8-9. 'º Proceso 88-IP-2015, pp. 10-11. 9 JJ Proceso 233-IP-2015 GACETA OFICIAL 09/03/2017 11 de 48 (ii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. 2.6. Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras11, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 12 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podrf a tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendrla relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 2.7. Si por el contrario el elemento grafico es el característico o que sobresale en los signos, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas: 11 Dentro de los signos denominativos están tos signos denomlnetwos compuestos. que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

Ver Proceso 12-IP-2014, p.10. u Proceso 118·/P-2015, p. 12. Jf 10 Proceso 233-IP-2015 GACETA OFICIAL 09/03/2017 12 de 48 2.7.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión 13; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 2.7.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir tres elementos: 14 a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. c) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podria generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro 1s.

En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, asl como en la disposición de los mismos en el conjunto marcarlo, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 2.8.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se debe proceder a verificar si se realizó el cotejo de los signos mixtos con parte denominativa compuesta en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos STRIDES DALTREX (mixta) solicitado por STRIDES y el signo TRIDEX (mixta) registrado a favor de TRIDEX. 13 Proceso 129-IP-2015, de 20 de julio de 2015, p. 10.

" Proceso 81./P-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11. 15 Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015. 11 Proceso 233-IP-2015 GACETA OFICIAL 3. 09/03/2017 13 de 48 Las marcas farmacéuticas 3.1. Los signos en conflicto amparan productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, es pertinente referirse al tema de las marcas farmacéuticas. 3.2.

El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de riesgo de confusión entre los consumidores, puesto que estos podrían adquirir un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias podrla causar un dano irreparable en su salud, más aun tomando en consideración que, en muchos establecimientos, aún se comercializan medicamentos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. 3.3.

Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas qulmicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente. 3.4.

Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores. Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por u/as peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales"16.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno 2010-00019-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. 16 Proceso 48-IP-2000, publlcado en la G.O.A.C. 594, de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN. 12 o Proceso 233-IP-2015 GACETA OFICIAL 09/03/2017 14 de 48 Cecilia L�fJter� MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. otifiquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 13 09/03/2017 GACETA OFICIAL 15 de 48 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016 Proceso: 249-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente Interno del Consultante: 05552-2010-0-1801-J R-CA-05 Referencia: Signo FINANCIERA EDYFICAR y logotipo (mixto) y marcas previamente registradas EDIFICA y logotipo (mixta) y EDIFICA INVERSIONES (denominativa) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 05552-2010-0/StaSECA-CSJLI-PJ, recibido el 27 de mayo del 2015 vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, mediante el cual solicita la interpretación prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 05552-2010-0-1801-JR-CA-05; y, El Auto del 5 de noviembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: Financiera Edyficar 1 /; GACETA OFICIAL Demandado: 09/03/2017 16 de 48 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (lndecopi) de la República del Perú. 2. Hechos relevantes 2.1. El 14 de julio de 2009, Financiera Edyficar (en adelante, Edyficar) solicitó, ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el lndecopi) de la República del Perú, el registro de la marca de servicio constituida por la denominación FINANCIERA EDYFICAR y logotipo (mixta) para distinguir negocios financieros de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza1. fiÉovFicAR 2.2.

El 18 de agosto de 2009, se publicó en el Diario Oficial UEI Peruano" el extracto de la solicitud, sin que terceros hayan presentado oposiciones. 2.3. El 17 de noviembre de 2009, la Oficina de Signos Distintivos dictó la Resolución 18686/DSD-INDECOPI que denegó de oficio el registro de la marca FINANCIERA EDYFICAR y logotipo (mixta) al considerarla confundible con las marcas EDIFICA y logotipo (mixta) y EDIFICA INVERSIONES (denominativa) registradas la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

EDIFICA 2.4. El 15 de diciembre de 2009, FINANCIERA EDYFICAR interpuso Recurso de Reconsideración. 1 b Clase 36: '( } Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias: negocios inmobiliarios'. 2 GACETA OFICIAL 09/03/2017 17 de 48 2.5. Mediante proveido del 16 de diciembre de 2009, la Dirección de Signos Distintivos del lndecopi dispuso considerar como recurso de apelación, el recurso de reconsideración interpuesto por Financiera Edyficar. 2.6.

El 12 de mayo de 2010, mediante Resolución 1037-2010/TPI-INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Industrial del lndecopi confirmó la Resolución 18686/DSD-INDECOPI de 17 de noviembre de 2009, que denegó el registro de la marca de servicio constituida por la denominación FINANCIERA EDYFICAR y logotipo (mixta). 2.7. El 19 de abril de 2010, Edyficar planteó Demanda Contencioso Administrativa. 2.8.

El 17 de octubre de 2014, el Vigésimo Sexto Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima mediante Sentencia signada como Resolución número Dieciocho resolvió declarar fundada la demanda. 2.9. El 23 de octubre de 2014 el lndecopi presentó Recurso de Apelación. 2.1 O. Mediante providencia de 18 de marzo de 2015 la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos contenidos en la Demanda Contenciosa Administrativa Edyficar en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. La marca solicitada FINANCIERA EDYFICAR y logotipo (mixta) no es confundible con las marcas EDIFICA y logotipo (mixta) ni con la marca EDIFICA INVERSIONES (denominativa). 3.2. Las marcas en cuestión están destinadas a distinguir servicios diferentes. 3.3.

Fonéticamente los signos en cuestión son distintos debido a que la denominación FINACIERA EDYFICAR está constituida por dos palabras, mientras que la marca registrada EDIFICA lo está por sólo una. 3.4. La marca FINANCIERA EDYFICAR corresponde a la denominación social y al nombre comercial de FINANCIERA EDYFICAR, empresa líder en el mercado, microfinanciera desde el año 1997 y a nivel nacional. 3.5.

En la antigüedad, la amplitud de sus servicios sumado a la cantidad e importancia de sus colocaciones han hecho de FINANCIERA EDYFICAR 3 GACETA OFICIAL 09/03/2017 18 de 48 un nombre comercial ampliamente conocido por el consumidor en el mercado microfinanciero. 3.6. De concederse la marca FINANCIERA EDYFICAR ésta será apreciada por el público como una marca que distingue los servicios que brinda la reconocida empresa FINANCIERA EDYFICAR y de ninguna manera será vinculada con alguna empresa que brinde servicios inmobiliarios o a una marca que distinga servicios inmobiliarios como los signos EDIFICA INVERSIONES y EDIFICA y logotipo. 4.

Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa El lndecopi de la República del Perú, en su contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1. Los signos en cotejo son indiscutiblemente semejantes al grado de generar riesgo de confusión. 4.2. La norma tiene por finalidad proteger el interés público de los consumidores, librándolo de aquellas semejanzas o igualdades entre marcas que los induzcan a confusión y menoscaben con ello, su derecho a libre elección de las mercaderlas. 4.3.

La confusión a la que puede ser inducido el consumidor es de dos tipos: la primera, de manera directa cuando productos o servicios se encuentran marcados por signos iguales o similares; y la segunda de manera indirecta no está referida a productos o servicios sino al origen empresarial de los mismos, es decir que el consumidor aun diferenciando claramente los productos o servicios podría creer que el signo solicitado es una variación de la marca registrada o pensar que el nuevo signo distingue una línea de productos fabricados por su titular. 4.4.

Es importante tener en consideración que el criterio de "apreciación en conjunto" no debe ser entendido como una obligación de valorar por igual a todos los elementos de las marcas comparadas. Antes bien, se deberá atender al aspecto dominante dentro de cada signo y en especial el que sirve para identificar el origen empresarial de los signos confrontados. 5.

Sentencia de Primera Instancia El Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda al considerar que al ser evocativa la palabra EDIFICA para los servicios inmobiliarios y ser la denominación dominante de las marcas base de la denegatoria, las toma débiles.

En cuanto mayor sea la distintividad de la marca anterior, mayor será la probabilidad de riesgo de confusión. Ha quedado establecido que el consumidor medio de los servicios en cuestión presentará un especial grado de atención al 4 /J GACETA OFICIAL 09/03/2017 19 de 48 momento de contratar los serv1c1os en cuestión, por lo cual el cotejo marcario puede ser más benévolo a comparación de las marcas en las que la atención del consumidor será menor; que el signo solicitado a registro tiene elementos que le aportan suficiente distintividad para diferenciarse de las marcas registradas y su coexistencia con las marcas EDIFICA y logotipo y EDIFICA INVERSIONES no generaría riesgo de confusión ni riesgo de asociación en el público consumidor.

En consecuencia, se advierte que el signo FINANCIERA EDYFICAR y logotipo no se encuentra incurso en la causal de prohibición establecida en el Articulo 136 literal a) de la Decisión 486, debiendo proceder a su registro. 6. Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación. El lndecopi en su recurso de apelación, en lo principal, manifiesta lo siguiente: 6.1.

Lo que determina que una marca se deniegue, no es el hecho que existan diferencias, si no la presencia de semejanzas; pero no sólo ellos, sino que lo importante al final es que si a las semejanzas de los signos, se aúna al hecho de que identifican productos o servicios idénticos o similares, dado lo que la ley prohíbe no es que las marcas sean iguales o semejantes, si no que esa igualdad o semejanza sea capaz de inducir a confusión a los consumidores. 6.2.

El consumidor a la hora de acudir al mercado tendrá a la vista la marca FINANCIERA EDYFICAR, la que cotejará con el recuerdo que posee de las marcas registradas EDIFICA Y EDIFICA FINANCIERA, dejándose llevar por la impresión general de las mismas. 6.3. Al tratarse de signos similares que identifican serv1c1os vinculados competitivamente, se configura el riesgo de confusión de los mismos, por lo que lo resuelto en la sentencia apelada resulta incorrecto con los parámetros de registro previsto en la Decisión 486.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante ha solicitado la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2, el cual se interpretará por ser pertinente su análisis al resolver la demanda contenciosa administrativa incoada en el proceso interno. 2 "Arlfculo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en parlicular cuando: ( ) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente soficitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuafes el uso de fa marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(•.. r. 5 09/03/2017 GACETA OFICIAL 20 de 48 De oficio se interpretará el último árrafo del Articulo 135 de la referida Decisión 4863, pues la distintividad adquirida ha sido argumentada dentro del proceso interno y la Corte ca sultante ha formulado una pregunta relacionada con este tema. La Corte consultante especlficame te ha solicitado el pronunciamiento de este Tribunal en lo relativo a: - "(...) Criterios para determinar el riesgo de confusión entre signos mixtos cuyos términos deno nativos relevantes son semejantes, evocan un mismo concepto, pe enecen a la misma clase y distinguen ¡ servicios vinculados". - ¿El uso anterior y reconocido, e un nombre comercial otorga a su titular mejor derecho para acced r al registro del mismo como marca? 1 "Criterios para determinar si el s,igno solicitado a registro ha adquirido distintividad respecto de los s9J:;cios a los cuales se aplica, como comercial". consecuencia de su uso como n �l�bre - "Criterios para determinar cuá?do una marca mixta que distingue servicios inmobiliarios de la e/as�_ 36 de la Clasificación Internacional es débil, si para el servicio que qistingue es única, pero en servicios vinculados como son los negoc¡os inmobiliarios el término del signo denominativo relevante es de us� co ún". � TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION c. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud.

Similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa e ideológica o conceptual. Riesgo de confusión y de asociación. Comparación entre marcas mixtas Y, entre marcas mixtas y denominativas. Conexión competitiva entre servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. El signo solicitado y anteriormente utilizado como nombre comercial.

La distintividad adquirida o Secondary Meaning. Palabras de uso común y genéricas en la conformación de marcas. Signos evocativos. Respuestas a las preguntas formuladas por la Corte consultante. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN D. 3 "Articulo 135. - No podrán registrarse como mamas los signos que:.. ( ) No obstante fo previsto en fos literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante to hubiese estado usando constantemente en ef Pals Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servfcios a los cuales se aplica". 6 /¡ GACETA OFICIAL 1. 09/03/2017 21 de 48 lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud.

Similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa e ideológica o conceptual. Riesgo de confusión y de asociación. 1.1. En el proceso interno se discute si el signo FINANCIERA EDYFICAR y logotipo (mixto) y las marcas previamente registradas EDIFICA y logotipo (mixta) y EDIFICA INVERSIONES (denominativa) son confundibles, por lo que es pertinente analizar el contenido del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)". 1.2. Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. ' 1.3.

Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante a la registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.

A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. 7 f; GACETA OFICIAL 09/03/2017 22 de 48 1.4. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y si existe correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir.4 Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión seria manifiestamente evidente.

Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrán ser perfectamente registrables. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: 1.4.1.

La confusión directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, Jo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, 1.4.2. La confusión indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 5 1.5.

En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.6. Al resolver la acción planteada se deberá verificar si en el acto impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 4 5 Ver a modo de referencía el Proceso 512-IP-2014, de 15 de julio de 2015.

Caso: "LOCKHEED MARTIN". Ver a modo de referencia el Proceso 89-lp-2005, de 20 de Julio de 2005. Caso: "ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR". 8 GACETA OFICIAL 09/03/2017 23 de 48 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.

Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1. 7. Igualmente, se verificará que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.7.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1. 7.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.7.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.7.4.

Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. 1.8. Es importante que al resolver la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podría caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería procedente basar la posible confundibilidad únicamente en la similitud en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe abarcar un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, incluido el examen de los productos amparados respectivamente por el signo FINANCIERA EDYFICAR y logotipo (mixto) y las marcas previamente registradas EDIFICA y logotipo (mixta) y EDIFICA INVERSIONES 9 GACETA OFICIAL 09/03/2017 24 de 48 (denominativa) son confundibles, sea que se trate de los mismos productos o de productos vinculados competitivamente. 2.

Comparación entre marcas mixtas y entre marcas mixtas y denominativas 2.1. Como la controversia radica sobre la supuesta confusión entre el signo FINANCIERA EDYFICAR y logotipo (mixto) y las marcas previamente registradas EDIFICA y logotipo (mixta) y EDIFICA INVERSIONES (denominativa), resulta necesario que al compararlos se proceda teniendo en cuenta que el signo mixto está compuesto de un elemento denominativo y uno gráfico.

El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual. El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, etcétera. 2.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras caracteristicas puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.6 2.3.

En consecuencia, luego de que se haya determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberán tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habria riesgo de confusión. 2.3.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta para la comparación: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.7 El cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 6 7 Ver a manera de referencia la Interpretación Prejudicial del Proceso 470-IP-2015.

Proceso 68-IP-2012, de 11 de julio de 2012. Marca: FIGURATIVA. 10 GACETA OFICIAL 09/03/2017 25 de 48 2.4. Se deberá tener en cuenta que, si el elemento gráfico es el preponderante en el signo mixto, en principio no habría riesgo de confusión salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto, pero si resulta que el elemento denominativo es el preponderante en ambos signos distintivos.

El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas ª para el cotejo de signos denominativos: 2.4.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.4.2.

Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.4.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.4.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.5.

Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 2.5.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. 2.5.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.5.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.5.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ª Estas reglas han sido adopladas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en diferentes interpretaciones, entre las que se destacan: lnlerpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-IP-2007; e, lnlerpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-lP-2014. 11 Í GACETA OFICIAL 09/03/2017 26 de 48 ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 2.5.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 2.5.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 2.6.

Se deberá verificar la realización del respectivo cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de que se determine el posible riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo FINANCIERA EDYFICAR y logotipo {mixto) y las marcas previamente registradas EDIFICA y logotipo (mixta) y EDIFICA INVERSIONES {denominativa). 3.

Conexión competitiva entre serv1c1os de la Clasificación Internacional de Niza Clase 36 de la 3.1. En la controversia planteada si bien se advierte que tanto el signo FINANCIERA EDYFICAR y logotipo (mixto) como las marcas previamente registradas EDIFICA y logotipo (mixta) y EDIFICA INVERSIONES (denominativa pretende distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, Edyficar en su demanda contenciosa administrativa ha manifestado que "(...) las marcas en cuestión están destinadas a distinguir servicios diferentes", por lo que es pertinente abordar el tema de la conexión competitiva entre servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.2.

En ese sentido, resulta necesario que se realice el análisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexión competitiva entre los diferentes servicios de la Clase 36 que pretenden distinguir los signos en conflicto. 3.3. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. 9 9 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.• "Articulo 151.- Para clasmcar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros utilizarán la Clasificación lntemacionef de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. 12 tJ GACETA OFICIAL 09/03/2017 27 de 48 3.4.

Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, deberá analizarse la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 10 3.5.

Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza11 Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines 12, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.

Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Las clases de la Clasif,cación Internacional referida en el párrafo anterior no determinaran la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.· (Subrayado agregado) 10 11 12 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472,IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomencllllor. Véase, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8;

Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada denlro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13. 13 GACETA OFICIAL 09/03/2017 28 de 48 Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (intercambiabilidad) complementariedad de los productos13 o En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 14 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro15 • Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 3.6.

Conforme los criterios señalados, de deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para 13 14 15 Esto es, tomando en cuenta las caracterfslicas, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios.

De modo referencfal ver, Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNANDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAW. Testimonio Comunitario. Doctrina · Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de Juslicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta ro señalado por Paul Krugman y Robín Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOM{A. MICROECONOM{A". [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. - Barcelona. 2007, p. 247), en el sentido de que: "El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en ténninos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en ténninos relativos".

Es decir, ar aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto suslitución. Véase:<htt11s://books.google.com.ec/books?id=ld8168bWJeoC&pg=PA247&dq=microeconomin+efecto+sustitucion&hl"'Cs&s n=X&ved =OnhUKEwjOmbyUusJMAhXIHR4KHRXZAXc06AEJJTAC#V5>nepage&g"'l]]icroeconomiao/o20efectoo/o20sustituc ion&f-fülsc> (visitado el 9 de mayo de 2016). 14 GACETA OFICIAL 09/03/2017 29 de 48 establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.

Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva. 16 4.

El signo solicitado y anteriormente utilizado como nombre comercial 4.1. El Tribunal procede a interpretar el presente tema en virtud a que Edyficar en su escrito de demanda manifiesta que la marca FINANCIERA EDYFICAR corresponde a la denominación social y al nombre comercial de FINANCIERA EDYFICAR, empresa lfder en el mercado, microfinanciera desde el año 1997 y a nivel nacional, signo que ahora solicita como marca. 4.2.

El nombre comercial, es aquel signo distintivo que hace posible diferenciar la actividad empresarial de un comerciante en el mercado. 4.3. A diferencia, de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el sistema de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.

Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. 4.4. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado deber ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor17. 4.5.

La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro Marcario haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro Marcario al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados. 18 Ver Interpretaciones prejudiciales recaldas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 17 Ver a modo de referencia la Interpretación Prejudicial dictada en el Proceso 6-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. Nº 1855 de 19 de julio de 2010, marca: "TEXAS STATION" denominativa.

J b 15 GACETA OFICIAL 09/03/2017 30 de 48 4.6. Si bien la normativa comunitaria otorga protección al nombre comercial en relación con el registro de marcas idénticas o similares, esto no le da el derecho inexorable a su titular para registrarlo como marca. El titular de un nombre comercial debe someterse al análisis de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario, en el cual intervienen muchos factores y lo convierten en un análisis complejo; en este proceso se deben analizar factores como la confusión o riesgo de asociación del signo que se pretende registrar como marca, la notoriedad del signo a registrar, la distintividad intrínseca del signo, el uso en el mercado del nombre comercial, entre muchos otros. 4. 7.

En la misma línea el tratadista Jorge Otamendi comenta: "La solicitud de la marca de un signo que ha sido antes utilizado como nombre comercial, no le da al solicitante derecho al registro marcarlo, frente a una marca anterior con la que es confundible. Desde luego, un intenso uso anterior del nombre comercial, su notoriedad, la falta de casos concretos de confusión, son todos factores que deberán tenerse en cuenta para determinar si la confundibilidad existe". 18 5.

La distintividad adquirida o Secondary Meaning 5.1. Financiera Edyficar en su escrito de demanda ha manifestado que la "( ) marca FINANCIERA EDYFICAR corresponde a la denominación social y al nombre comercial de FINANCIERA EDYFICAR, empresa llder en el mercado, microfinanciera desde el año 1997 y a nivel nacional", añadiendo que "( ) la amplitud de sus servicios sumado a la cantidad e importancia de sus colocaciones han hecho de FINANCIERA EDYFICAR un nombre comercial ampliamente conocido por el consumidor en el mercado microfinanciero", por lo que resulta pertinente tratar el tema de la distintividad adquirida consagrada en el Artículo 135, último párrafo de la Decisión 486.

"Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) No obstante lo previsto en los literales b), e ), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de /os productos o servicios a los cuales se aplica". 5.2.

Se ha reiterado permanentemente en que la figura de la distintividad adquirida descansa principalmente en el principio de la protección al esfuerzo empresarial y de esta manera fomentar una sana competencia, 18 Citado en la Interpretación Prejudicial dictada en el Proceso 6-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. Nº 1855 de 19 de julio de 2010, marca: "TEXAS STATION" denominativa. 16 p GACETA OFICIAL 09/03/2017 31 de 48 lo que se traduce en evitar el aprovechamiento comercial del prestigio y del trabajo ajeno. 5.3.

En anteriores interpretaciones19, citando al tratadista Alberto Bercovitz, se ha establecido que si bien el efecto constitutivo de la inscripción en el registro, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable. 5.4.

En consecuencia, un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica, supuesto conocido en el Derecho norteamericano como de adquisición por el término genérico de un "secondary meaning" (significado secundario) que confiere al signo el carácter distintivo propio de la marca'. 5.5.

Si bien, en el último párrafo del Articulo 135 se establece la distintividad sobrevenida para antes de la solicitud del registro de un signo, sin embargo, haciendo una interpretación extensiva, el Tribunal ha entendido que la distintividad sobrevenida puede darse después de la solicitud del registro del signo y después del registro mismo. 5.6.

Para que opere la figura de la distintividad sobrevenida se debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo, al respecto el Tribunal ha señalado que se deben analizar en conjunto las pruebas presentadas y considerar si un grupo importante de consumidores correspondientes al Pais Miembro, reconoce el signo usado real, efectiva y constantemente en el mercado como distintivo del producto o servicio respectivo y, en consecuencia, como determinador de su origen empresarial. 20 5.7.

Al momento de decidir el registro de un signo distintivo, debe prestar gran atención a tal circunstancia, sobre la base del recaudo de pruebas dirigido a determinar que aunque el signo no era distintivo se ha convertido en tal por su uso constante, real y efectivo en el mercado. 6. 19 Palabras de uso común y genéricas en la conformación de marcas (FINANCIERA/ INVERSIONES) En particular el Proceso 92-IP-2004 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.::o Proceso 54-IP-2007 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 17 GACETA OFICIAL 09/03/2017 32 de 48 6.1.

Resulta pertinente abordar el tema de las palabras de uso común en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, en este caso, de las expresiones FINANCIERA e INVERSIONES. 6.2. En nuestro ordenamiento jurídico21 se ha prohibido el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, sin embargo, las palabras o particulas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintos, caso en el que se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por otros empresarios, lo cual significa que su marca será débil al tener una fuerza limitada de oposición, pues las palabras y las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. 22 6.3. Conforme a lo manifestado, se deberá determinar si existe algún elemento de uso común en la Clase 36 de la Clasificación Internacional en la conformación del signo a cuyo registro se han presentado oposiciones en el proceso interno, para establecer si posee carácter distintivo y, a continuación, verificar que se haya realizado el respectivo cotejo con la exclusión de aquellos elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá que el registro de la denominación cuando se verifique que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de suficiente distintividad. 6.4.

Por lo tanto, se deberá determinar si las expresiones FINANCIERA e INVERSIONES son de uso común para la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la partlcula de uso común. 7. Signos evocativos (EDIFICA) 7.1. En la Sentencia de primera instancia, consta que el juez a quo habría declaró fundada la demanda al considerar "(...) que al ser evocativa la palabra EDIFICA para los servicios inmobifíarios y ser la denominación dominante de fas marcas base de la denegatoria, las torna débíles; que en cuanto mayor sea la distintividad de fa marca anterior, mayor será fa probabilidad de riesgo de confusión", en consecuencia, es pertinente analizar el tema, empezando por advertir que un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara.

Sin embargo, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo a través de un proceso deductivo. 21 22 Articulo 135 Literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Proceso 93-IP-2015. 18 GACETA OFICIAL 09/03/2017 33 de 48 7.2.

Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por lo tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 3 l-l 8. Respuestas a las preguntas formuladas por la Corte consultante La Corte consultante especificamente ha solicitado el pronunciamiento de este Tribunal en lo relativo a: "( ) Criterios para determinar el riesgo de confusión entre signos mixtos cuyos términos denominativos relevantes son semejantes, evocan un mismo concepto, pertenecen a la misma clase y distinguen servicios vinculados".

Los criterios a los que alude la pregunta formulada han sido debidamente desarrollados al tratar el primer, segundo y tercer tema de la presente interpretación prejudicial. ¿El uso anterior y reconocido de un nombre comercial otorga a su titular mejor derecho para acceder al registro del mismo como marca? La respuesta es no, conforme se desprende del contenido del quinto tema de la presente interpretación prejudicial, pues si bien la normativa comunitaria otorga protección al nombre comercial en relación con el registro de marcas idénticas o similares, hemos dicho que esto no le da el derecho inexorable a su titular para registrarlo como marca.

El titular de un nombre comercial debe someterse al análisis de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario, en el cual intervienen muchos factores y lo convierten en un análisis complejo; en este proceso se deben analizar factores como la confusión o riesgo de asociación del signo que se pretende registrar como marca, la notoriedad del signo a registrar, la distintividad intrinseca del signo, el uso en el mercado del nombre comercial, entre muchos otros "Criterios para determinar si el signo solicitado a registro ha adquirido distintividad respecto de los servicios a los cuales se aplica, como consecuencia de su uso como nombre comercial". 23 Revisar a modo de reíerencia la interpretación prejudicial emilida dentro del Proceso 41 O-IP-2015, de íecha 25 de febrero de 2015, marcas FRUTIBOM y FRUTI. 19 GACETA OFICIAL 09/03/2017 34 de 48 Como se ha dejado dicho al desarrollar el quinto tema de la presente interpretación prejudicial, para que opere la figura de la distintividad sobrevenida se debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo, al respecto el Tribunal ha señalado que se deben analizar en conjunto las pruebas presentadas y considerar si un grupo importante de consumidores correspondientes al Pafs Miembro, reconoce el signo usado real, efectiva y constantemente en el mercado como distintivo del producto o servicio respectivo y, en consecuencia, como determínador de su origen empresarial.

"Criterios para determinar cuándo una marca mixta que distingue servicios Inmobiliarios de la clase 36 de la Clasificación Internacional es débil, si para el servicio que distingue es única, pero en servicios vinculados como son los negocios inmobiliarios el término del signo denominativo relevante es de uso común". La respuesta a esta pregunta ha sido desarrollada al tratar el sexto tema de la presente interpretación prejudicial, al que deberá remitirse el Consultante.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 05552-2010-0-1801-JR-CA-05, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artf culo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último p del Articulo 90 del Esta o del Tribunal. /. r Cecilia L�(t�eros MAGISTRADA ---·-- Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO 20 GACETA OFICIAL 09/03/2017 35 de 48 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación P · dicial el Presidente y el Secret ·o. Dr. Notifíquese a la Sala Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 21 09/03/2017 GACETA OFICIAL 36 de 48 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 14 de octubre de 2016 Proceso: 261-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2009-00597 Referencia: Cancelación por falta de uso de la marca MELODY NATURAL POWDER (denominativa) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 1626, recibido el 26 de mayo de 2015, mediante la cual, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135, 136, 155 y 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00597; y, El Auto de 15 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: LABORATORIOS COSMÉTICOS Y QUIMICOS S.A. LABORATORIOS COSQUIM S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA COMERCIO, REPÚBLICA DE COLOMBIA. Y GACETA OFICIAL 2. 09/03/2017 37 de 48 Hechos relevantes 2.1. El 20 de abril de 2007, la sociedad WILCOS S.A., presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) solicitud de cancelación total por no uso de la marca MELODY NATURAL POWDER (denominativa)1 cuyo titular es la compañia LABORATORIOS COSMETICOS Y QUIMICOS S.A. LABORATORIOS COSQUIM S.A. (en adelante, COSQUIM) la cual protege productos de la Clase 32 del Arreglo de Niza Relativa a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza). 2.2.

El 28 de septiembre de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante Resolución 32379 decide cancelar de forma total la marca MELODY NATURAL POWDER (denominativa). 2.3. El 18 de octubre de 2007, COSQUIM presenta Recurso de Reposición y en Subsidio el de Apelación en contra de la Resolución 32379. 2.4. El 28 de marzo de 2008 el Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante Resolución 09486 resuelve el Recurso de Reposición, revocando la Resolución 32379 en consecuencia se niega la cancelación de la marca MELODY NATURAL POWDER (denominativa). 2.5.

El 9 de mayo de 2008, WILCOS S.A., presentó Recurso de Apelación en contra de la Resolución 09486 solicitando que la marca MELODY NATURAL POWDER (denominativa) cuyo titular es COSQUIM, sea cancelada como se habfa requerido dentro de la demanda de cancelación presentada el 20 de abril de 2007. 2.6. El 24 de julio de 2009 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, mediante Resolución 36789 resolvió el Recurso de Apelación interpuesto por WILCOS S.A., revocando las resoluciones 32379 y 09486 en consecuencia cancela parcialmente la marca MELODY NATURAL POWDER (denominativa) cuyo titular es COSQUIM, excluyendo de la protección los siguientes productos: "Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, y dentlfricos ". ' Certificado 472623. 2 Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar. pulir. desengrasar y pulimentar. jabones: peñumerla, aceites esencia/es, cosmélicos, lociones para el cabello; denllfricoS" 2 09/03/2017 GACETA OFICIAL 38 de 48 2.7.

El 5 de noviembre de 2009, COSQUIM presentó Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, solicitando se declare nula la Resolución 36789. 2.8. El 28 de noviembre de 2011, la SIC dio respuesta a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho manifestando la legalidad de los actos administrativos emitidos. 2.9. Mediante auto de 14 de julio 2012, la Sección Prlmera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos contenidos en Restablecimiento del Derecho la Acción de Nulidad y La sociedad LABORATORIOS COSQUIM S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. Se han violado los artículos 134, 135, 136 y el tercer inciso del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

3.2. LABORATORIOS COSQUIM S.A. ha sido titular de la marca MELODY NATURAL POWDER (denominativa) desde hace varios años para distinguir; preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengranar y pulimentar, jabines; aceites esenciales, cosméticos; lociones capilares; perfumerla y dentlfricos, productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.3.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de manera errada e ilegal decidió en el acto administrativo acusado, decretar oficiosamente la cancelación parcial por no uso de la marca MELODY NATURAL POWDER (nominativa), manteniendo el registro únicamente para identificar: 'Jabones; perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello". 3.4.

El acto administrativo acusado al ser eliminados además de otros productos, "DENTIFRICOS n de la cobertura de los productos de la marca MELODY NATURAL POWDER (denominativa) hubo una total inobservancia del inciso tercero del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues en éste expresamente se dispone que únicamente se puede cancelar parcialmente una marca, suponiendo evidentemente que se hubiese presentado una solicitud de cancelación parcial por no uso de la marca por parte de WILCOS S.A., decretando para ello la reducción de la lista de productos comprendidos en el registro de la marca, siempre y cuando no exista una identidad o similitud de los productos comprendidos en el registro marcario, siempre y cuando no 3 ó ff l GACETA OFICIAL 09/03/2017 39 de 48 exista una identidad o similitud de los productos eliminados de registro con los que continúan siendo amparados con el mismo. 3.5.

Se debe recalcar que los consumidores de los productos de la marca MELODY NATURAL POWDER (denominativa), son niños, cuya vida, integridad personal y salud se verán en grave e inmediatamente en peligro, de existir otra marca MELODY NATURAL POWDER totalmente idéntica en el mercado. 4. Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho La Superintendencia de Industrias y Comercio, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1.

Se demostró el uso del signo MELODY NATURAL POWDER (denominativa) únicamente para amparar jabones, champus, peñumerla, aceites y talcos. Consecuentemente, se entiende que deben limitarse los productos amparados por la marca registrada que tengan la misma naturaleza y finalidad. 4.2. Por no haberse demostrado su utilización de manera clara en el mercado la Autoridad decide acertadamente, excluir de los productos reivindicados originalmente por la marca MELODY NATURAL POWDER (denominativa) los siguientes: preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar y dentffricos.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 135, 136, 155 y 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación de los artlculos 134 y 135 por cuanto no está en controversia la capacidad intrínseca de los signos; de la misma forma no se interpreta el Artículo 136 al no estar en controversia la irregistrabilidad por afectar el derecho de un tercero. Tampoco es pertinente la interpretación del Articulo 155 por no estar frente a la acción por infracción. 4 lf GACETA OFICIAL 09/03/2017 40 de 48 Se interpretará únicamente el artículo 165 de la Decisión 486 y de oficío los Artículos 166 y 1673 de la norma en mención por ser aplicables a la controversia.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. 4. Cancelación por falta de uso. Legitimación para plantear la Acción de Cancelación. Régimen probatorio. Cancelación parcial de una marca. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Cancelación por falta de uso 1.1. WILCOS S.A. solicitó la cancelación por falta de uso de la marca MELODY NATURAL POWDER (mixta) propiedad de COSQUIM la cual distingue: "preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones; perfumerfa; aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos" de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 3 "Articulo 165.· La oficina nacional competen/e cancelará el registro de une merca a solicitud de persone interesada, cuando sin motivo justificado le man:e no se hubiese utilizado en al menos uno de los Palses Miembros, por su titular, por un licencie/ario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie Is acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la man;a también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse ta acción de cancelación antes de transcunidos tres aflos contados a partir de la feche de notificación de la resolución que agote el procedimiento de regislro de la man;a respectiva en la vla administrativa. Cuando ta falta de uso de una man:;a sólo afectara e uno o s algunos de los productos o setviclos para los cuales estuviese registrada la merca. se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o setvicios comprendidos en el registro de la man:;a, eliminando aquéllos respecto de los cuales la merca no se hubiese usado. para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o setvicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falla de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Articulo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando /os productos o servicios que ella dis/ingue han sido puestos en el comen:;10 o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa man:;a, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o setv1c1os y las modalidades ba10 /as cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclus,vamente productos que son exportados desde cualquiera de los Palses Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada Sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. no motivará la cancelación del registro por falla de uso, ni disminuirá la pro/acción que corresponda a la marca, Articulo 167.- La carga de la pruebe del uso de la man:a correspondera al titular del registro El uso de la marca podra demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regulanded y la cantidad de la comercialización de las mercancfas identificadas con la man:;a, entre otros. 5 ó jf GACETA OFICIAL 09/03/2017 41 de 48 1.2.

Los Artlculos 165 a 170, salvo el 169 de la Decisión 486, establecen las caracterlsticas, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de una marca. 1.3. Para que opere la cancelación del registro de marca por no uso, de conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Palses Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Se considera que una marca se encuentra en uso sí los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. Tomando en cuenta la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá plasmarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

Por ello establece la presunción de que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado. 1.4. El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: 1.4.1.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 1.4.2.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores 6 6 GACETA OFICIAL 09/03/2017 especializados y que se comercializan especializadas, o bajo catálogo, etc. en 42 de 48 tiendas 1.5.

Por su parte, el párrafo tercero de la norma estudiada, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. 1.6. Por lo tanto, si el signo usado en el mercado mantiene las caracterlsticas sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso. 1.7.

Una vez analizado lo anterior, se deberá establecer si la marca MELODY fue usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente interpretación. 2. Legitimación para plantear la acción de cancelación 2.1. Dentro del expediente interno se verifica que WILCOS S.A. justifica su legitimo interés para solicitar la cancelación de la marca MELODY NATURAL POWDER {denominativa) en el hecho de ser solicitante del mismo signo MELODY NATURAL POWDER (Expediente 07 127089). 2.2.

El trámite de cancelación por falta de uso de una marca se inicia a solicitud de parte, es decir. que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente 4 • Esta acción puede ser presentada por cualquier persona que demuestre un interés real en la cancelación de la marca respectiva, el mismo que será evaluado por la Oficina Nacional Competente.

Respecto al interés real se traduce en la intención de registrar una marca idéntica o similar a una registrada que no está en el comercio y que impide su uso a una persona que si está dispuesta a utilizarla en el comercio. 2.3. El juzgador no debe confundir la razón de ser de la acción de cancelación, la cual está enfocada a eliminar registros que no se utilizan 4 a Arrlculo 165.- La oficina nagonal competente cancelará el registro de una marc:a solicitud de persona interesada cuando sin molivo justifrcado la marc:a no se hubiese utilizado en al menos uno de los Paises Miembros, por su titular. por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres anos consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. (.) 7 GACETA OFICIAL 09/03/2017 43 de 48 y obstaculizan el mercado, y no eliminar una marca por confusión y más aún, cuando han estado ambas conviviendo en el mercado durante años.

El legítimo interés como tal, debe enfocarse en prácticas honestas y leales, por lo que justificar que su interés para cancelar la marca es el hecho de que causa confusión y asl eliminar del mercado a su competencia, no es una práctica apegada a derecho. 2.4. Cuando la autoridad cancela una marca por falta de uso, de conformidad con el Artículo 168 de la Decisión 486, se confiere a favor del solicitante el derecho preferente a solicitar el registro de la marca que canceló, derecho que puede invocarse a partir de la presentación de la accíón de cancelación y hasta dentro de tres meses posteriores a la fecha de que la resolución quede en firme. 2.5.

Se deberá analizar este aspecto y determinar si en la aclara contaba con interés real y legítimo para plantear la acción de cancelación de la marca MELODY NATURAL POWDER (denominativa). 3. Régimen probatorio 3.1. La demandada tiene la facultad de limitar oficiosamente el alcance de un registro marcario cuando dadas las pruebas no sea procedente acceder a la cancelación total solicitada, pero le sea preciso hacer cumplir las normas sobre el régimen andino de propiedad industrial cuya aplicación le fue encomendada, en defensa del interés general, entrando a analizar si en el caso se articulan la función distintiva que tienen las marcas con la obligación de uso efectivo, real y constante para decir que la marca cumple con su función en el mercado haciendo que el consumidor la perciba como signo distintivo que identifica unos productos o servicios en el mercado. 3.2.

La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca y en el caso en concreto, al titular que ostentaba dicha calidad a la fecha de incorporar los documentos probatorios.

Estando acorde con el Articulo 167 de la Decisión 486 que establece: "Articulo 167. - La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la 8 GACETA OFICIAL 09/03/2017 44 de 48 comercialización de las mercanclas identificadas con la marca, entre otros". 3.3.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros. 3.4. Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. 3.5.

Por tal motivo, se deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable, verificando el uso de la marca por su titular dentro de los tres años precedentes a la presentación de la acción de cancelación, y que las pruebas soporten el uso de la marca en el mercado en las cantidades pertinentes. 4. Cancelación parcial de una marca 4.1.

En el caso en concreto de conformidad con el Articulo 165 inciso tercero de la Decisión 486, al no haber podido probar su titular el uso en toda la lista de sus productos, canceló parcialmente la marca MELODY NATURAL POWDER (denominativa) eliminando de su listado "Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, y dentlfricos".

La disposición antes citada es clara, en el sentido de que cabe la cancelación parcial de una marca, siempre y cuando la falta de uso afecte a uno o algunos de los productos o servicios contenidos en el certificado de registro, y tomando en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. 4.2. Para que proceda la cancelación parcial de una marca se establecen los siguientes requisitos: el no uso que los productos o servicios o que tales productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los autorizados.

Que sean similares supondría, como expresa la jurisprudencia, que sean "conexos" o "relacionados" coloquialmente hablando- y, entonces, el Tribunal enuncia: "Si por un lado la norma impide el registro de signos que amparen productos conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con productos conexos o relacionados" 5. 4.3.

La figura de la acción de cancelación parcial debe ser entendida bajo el presupuesto de que es pertinente siempre y cuando los productos o servicios a cancelarse, no posean conexión competitiva respecto de los 'Proceso 18CHP-2006 del 4 de dtciembre de 2006. 9 GACETA OFICIAL 09/03/2017 45 de 48 productos o servicios que quedan vigentes, para el efecto se recomienda tener en cuenta los siguientes criterios: 4.3.1.

SI los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza6 Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer ta similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorf as o subcategorfas disfmíles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3.2.

Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines7, la tecnologfa empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, tos grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.

Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. 4.3.3.

El grado de sustitución (o intercambiabilidad) complementariedad de los productos8 o En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre si para las mismas finalidades, o la 8 Ef Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de fa especialidad, fa identificación de dichoS productos en fas solicitudes COITBspondientes y su ubicación en el nomenclátor.

Véase. por ejemplo, Proceso 67-fP-2002 de 15 de noviembre de 2002. p. B; Proceso 441-fP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. 1 Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13. • Eslo es, tomando en cuenta las csracterlslicas, finalidad. similitudes de género y el precio de los productos o servicios. 10 GACETA OFICIAL 09/03/2017 46 de 48 complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.9 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podrla decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro1º Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc.. 4.4.

El derecho preferente que le confiere la ley al solicitante de una acción de cancelación, por más que consiga que se cancele parcialmente el registro, el día de mañana al presentar la solicitud de registro puede ser objeto de oposición por parte del titular de la marca cancelada, argumentado riesgo de confusión por tratarse de productos relacionados. o en su defecto la propia autoridad de oficio puede denegarla por falta de distintividad en aplicación del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 4.5.

Hay que enfatizar que el derecho preferente no le confiere en sí a la persona que obtuvo la resolución favorable, el derecho a ser titular directo de la marca cancelada, ya que necesariamente debe someterse al proceso normal de registro, para lo cual debemos recordar que el Articulo 136 literal a) enuncia como prohibición para el registro de una marca que sea idéntica o similar a una marca anterior sea solicitada o registrada, ya sea para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar riesgo de confusión o asociación. • De modo referencial ver, Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAW. Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación. Jurisprudencia. Tribunal de Jusllcla de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. •0 En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robln Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOMIA.

MICROECONOM/A". fVersión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: "El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos·.

Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocuniendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<https:l/books.qooqle.com.ec/books?id=ld8168bW3eoC&pg=PA247&dq=microeconomia+erecto+sustituc lon&hl=es&sa=X&ved•OahUKEwjQmbyUus3MAhXIHR4KHRKZAXc06AEIJTAC#v=ooepage&q=microeconom1a %20erecto%2Qsust itueíon&f:zfalse> (visitado el 9 de agosto de 2016). 11 GACETA OFICIAL 09/03/2017 47 de 48 4.6.

Para cancelar parcialmente un reglstro, necesariamente la autoridad debe analizar todos estos aspectos y asl se evitarán inoficiosas solicitudes de registro que pueden ser rechazadas o en su defecto crear riesgo de confusión en el público consumidor. 4.7. Se deberá verificar si los productos "jabones; perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello" guardan o no conexión respecto de los productos "preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, y dentlfricos" y si en el caso de una cancelación parcial no va a existir el riesgo de confusión en el consumidor, principal afectado en el caso de permitirse que dos registros idénticos o similares identifiquen productos que pueden confundirlos.

En tos términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2009-00597, la que deberá adoptarla al emitir el correspondíente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artlculo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, con excepción del Magistrado Hugo Ramiro Gómez Apac, quién no participa de su adopción por disentir de la decisión de mayorla. 12 GACETA OFICIAL 09/03/2017 48 de 48 De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notiflquese al Tribunal consultante y remitase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 13