TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016 Proceso: 249-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub especialidad en Temas de Mercado de ta Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente Interno del Consultante: 05552-2010-0-1801-JR-CA-05 Referencia: Signo FINANCIERA EDYFICAR y logotipo (mixto) y marcas previamente registradas EDIFICA y logotipo (mixta) y EDIFICA INVERSIONES (denominativa) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 05552-2010-0/5taSECA-CSJLI-PJ, recibido el 27 de mayo del 2015 vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, mediante el cual solicita la interpretación prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 05552-2010-0-1801-JR-CA-05, y, El Auto del 5 de noviembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: Financiera Edyficar £ Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) de la República del Perú. 2. Hechos relevantes 2.1. El 14 de julio de 2009, Financiera Edyficar (en adelante, Edyficar) solicitó, ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el Indecopi) de la República del Perú, el registro de la marca de servicio constituida por la denominación FINANCIERA EDYFICAR y logotipo (mixta) para distinguir negocios financieros de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza".
Financiera EDYFICAR 2.2. El 18 de agosto de 2009, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el extracto de la solicitud, sin que terceros hayan presentado oposiciones. 2.3. El 17 de noviembre de 2009, la Oficina de Signos Distintivos dictó la Resolución 18686/DSD-INDECOPI que denegó de oficio el registro de la marca FINANCIERA EDYFICAR y logotipo (mixta) al considerarla confundible con las marcas EDIFICA y logotipo (mixta) y EDIFICA INVERSIONES (denominativa) registradas la Clase 36 de la Clasificación Internacional! de Niza, PER PIN EDIFICA 2.4.
El 15 de diciembre de 2009, FINANCIERA EDYFICAR interpuso Recurso de Reconsideración. 1 Clase 36: ( ) Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios”. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Mediante proveido del 16 de diciembre de 2009, la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi dispuso considerar como recurso de apelación, el recurso de reconsideración interpuesto por Financiera Edyficar.
El 12 de mayo de 2010, mediante Resolución 1037-2010/TPI-INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Industrial del Indecopi confirmó la Resolución 18686/DSD-INDECOPI de 17 de noviembre de 2009, que denegó el registro de la marca de servicio constituida por la denominación FINANCIERA EDYFICAR y logotipo (mixta). El 19 de abril de 2010, Edyficar planteó Demanda Contencioso Administrativa.
El 17 de octubre de 2014, el Vigésimo Sexto Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima mediante Sentencia signada como Resolución número Dieciocho resolvió declarar fundada la demanda. El 23 de octubre de 2014 el Indecopi presentó Recurso de Apelación. 2.10.Mediante providencia de 18 de marzo de 2015 la Quinta Sala 3.1. 3.2. 3.3. 3.4, 3.5.
Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos contenidos en la Demanda Contenciosa Administrativa Edyficar en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: La marca solicitada FINANCIERA EDYFICAR y logotipo (mixta) no es confundible con las marcas EDIFICA y logotipo (mixta) ni con la marca EDIFICA INVERSIONES (denominativa).
Las marcas en cuestión están destinadas a distinguir servicios diferentes. Fonéticamente los signos en cuestión son distintos debido a que la denominación FINACIERA EDYFICAR está constituida por dos palabras, mientras que la marca registrada EDIFICA lo está por sólo una. La marca FINANCIERA EDYFICAR corresponde a la denominación social y al nombre comercial de FINANCIERA EDYFICAR, empresa líder en el mercado, microfinanciera desde el año 1997 y a nivel nacional.
En la antiguedad, la amplitud de sus servicios sumado a la cantidad e importancia de sus colocaciones han hecho de FINANCIERA EDYFICAR 3 AS 3.6. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. un nombre comercial ampliamente conocido por el consumidor en el mercado microfinanciero. De concederse la marca FINANCIERA EDYFICAR ésta será apreciada por el público como una marca que distingue los servicios que brinda la reconocida empresa FINANCIERA EDYFICAR y de ninguna manera será vinculada con alguna empresa que brinde servicios inmobiliarios o a una marca que distinga servicios inmobiliarios como los signos EDIFICA INVERSIONES y EDIFICA y logotipo.
Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa El Indecopi de la República del Perú, en su contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Los signos en cotejo son indiscutiblemente semejantes al grado de generar riesgo de confusión. La norma tiene por finalidad proteger el interés público de los consumidores, librándolo de aquellas semejanzas o igualdades entre marcas que los induzcan a confusión y menoscaben con ello, su derecho a libre elección de las mercaderías.
La confusión a la que puede ser inducido el consumidor es de dos tipos: la primera, de manera directa cuando productos o servicios se encuentran marcados por signos iguales o similares; y la segunda de manera indirecta no está referida a productos o servicios sino al origen empresarial de los mismos, es decir que el consumidor aun diferenciando claramente los productos o servicios podría creer que el signo solicitado es una variación de la marca registrada o pensar que el nuevo signo distingue una línea de productos fabricados por su titular.
Es importante tener en consideración que el criterio de “apreciación en conjunto” no debe ser entendido como una obligación de valorar por igual a todos los elementos de las marcas comparadas. Antes bien, se deberá atender al aspecto dominante dentro de cada signo y en especial el que sirve para identificar el origen empresarial de los signos confrontados.
Sentencia de Primera Instancia El Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda al considerar que al ser evocativa la palabra EDIFICA para los servicios inmobiliarios y ser la denominación dominante de las marcas base de la denegatoria, las toma débiles.
En cuanto mayor sea la distintividad de la marca anterior, mayor será la probabilidad de riesgo de confusión. Ha quedado establecido que el consumidor medio de los servicios en cuestión presentará un especial grado de atención al 4 6.1. 6.2. 6.3. momento de contratar los servicios en cuestión, por lo cual el cotejo marcario puede ser más benévolo a comparación de las marcas en las que la atención del consumidor será menor; que el signo solicitado a registro tiene elementos que le aportan suficiente distintividad para diferenciarse de las marcas registradas y su coexistencia con las marcas EDIFICA y logotipo y EDIFICA INVERSIONES no generaría riesgo de confusión ni riesgo de asociación en el público consumidor.
En consecuencia, se advierte que el signo FINANCIERA EDYFICAR y logotipo no se encuentra incurso en la causal de prohibición establecida en el Artículo 136 literal a) de la Decisión 486, debiendo proceder a su registro. Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación. El Indecopi en su recurso de apelación, en lo principal, manifiesta lo siguiente: Lo que determina que una marca se deniegue, no es el hecho que existan diferencias, si no la presencia de semejanzas; pero no sólo ellos, sino que lo importante al final es que si a las semejanzas de los signos, se aúna al hecho de que identifican productos o servicios idénticos o similares, dado lo que la ley prohíbe no es que las marcas sean iguales o semejantes, si no que esa igualdad o semejanza sea capaz de inducir a confusión a los consumidores.
El consumidor a la hora de acudir al mercado tendrá a la vista la marca FINANCIERA EDYFICAR, la que cotejará con el recuerdo que posee de las marcas registradas EDIFICA Y EDIFICA FINANCIERA, dejándose llevar por la impresión general de las mismas. Al tratarse de signos similares que identifican servicios vinculados competitivamente, se configura el riesgo de confusión de los mismos, por lo que lo resuelto en la sentencia apelada resulta incorrecto con los parámetros de registro previsto en la Decisión 486.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante ha solicitado la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, el cual se interpretará por ser pertinente su análisis al resolver la demanda contenciosa administrativa incoada en el proceso interno. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (..) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marta pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )”. NN DO SIDA De oficio se interpretará el último párrafo del Artículo 135 de la referida Decisión 486”, pues la distintividad adquirida ha sido argumentada dentro del proceso interno y la Corte consultante ha formulado una pregunta relacionada con este tema. La Corte consultante específicamente ha solicitado el pronunciamiento de este Tribunal en lo relativo a: “( ) Criterios para determinar ¡el riesgo de confusión entre signos mixtos cuyos términos denominativos relevantes son semejantes, evocan un mismo concepto, pertenecen a la misma clase y distinguen servicios vinculados”. - ¿El uso anterior y reconocido de un nombre comercial otorga a su titular mejor derecho para acceder al registro del mismo como marca? - “Criterios para determinar si el signo solicitado a registro ha adquirido distintividad respecto de los servicios a los cuales se aplica, como consecuencia de su uso como nambre comercial". - “Criterios para determinar cuándo una marca mixta que distingue servicios inmobiliarios de la clase 36 de la Clasificación Internacional es débil, si para el servicio que distingue es única, pero en servicios vinculados como son los negocios inmobiliarios el término del signo denominativo relevante es de >| común”.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa e ideológica o conceptual. Riesgo de confusión y de asociación. Comparación entre marcas mixtas y entre marcas mixtas y denominativas. Conexión competitiva entre servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.
El signo solicitado y anteriormente utilizado como nombre comercial. La distintividad adquirida o Secondary Meaning. Palabras de uso común y genéricas en la conformación de marcas. Signos evocativos. Respuestas a las preguntas formuladas por la Corte consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (.) No obstante lo previsto en los literales b), e), A, g) y h), un signo podrá ser registrado como marca sí quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquindo aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”. 1.1. 1.2. 1.3.
Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa e ideológica o conceptual. Riesgo de confusión y de asociación. En el proceso interno se discute si el signo FINANCIERA EDYFICAR y logotipo (mixto) y las marcas previamente registradas EDIFICA y logotipo (mixta) y EDIFICA INVERSIONES (denominativa) son confundibles, por lo que es pertinente analizar el contenido del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor literal es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (..) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )”. Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.
En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante a la registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.
A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. DOS 1.4. 1.5. 1.6. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y si existe correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir.* Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión seria manifiestamente evidente.
Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrán ser perfectamente registrables. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: 1.4.1.
La confusión directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, 1.4.2. La confusión indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.? En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Al resolver la acción planteada se deberá verificar si en el acto impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicio. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 4 Ver a modo de referencia el Proceso 512-1P-2014, de 15 de julio de 2015.
Caso: "LOCKHEED MARTIN", Ver a mado de referencia el Proceso 89-Ip-2005, de 20 de julio de 2005. Caso: “ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR”. 8 1.7. 1.8. 1.9. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.
Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Igualmente, se verificará que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.7.1.
La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.7.2, En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.7.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.7.4.
Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. Es importante que al resolver la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de tos signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podría caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería procedente basar la posible confundibilidad únicamente en la similitud en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe abarcar un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, incluido el examen de los productos amparados respectivamente por el signo FINANCIERA EDYFICAR y logotipo (mixto) y las marcas previamente registradas EDIFICA y logotipo (mixta) y EDIFICA INVERSIONES 0 2.1. 2.2. 2.3.
(denominativa) son confundibles, sea que se trate de los mismos productos o de productos vinculados competitivamente. Comparación entre marcas mixtas y entre marcas mixtas y denominativas Como la controversia radica sobre la supuesta confusión entre el signo FINANCIERA EDYFICAR y logotipo (mixto) y las marcas previamente registradas EDIFICA y logotipo (mixta) y EDIFICA INVERSIONES (denominativa), resulta necesario que al compararlos se proceda teniendo en cuenta que el signo mixto está compuesto de un elemento denominativo y uno gráfico.
El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual. El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, etcétera. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.* En consecuencia, luego de que se haya determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberán tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 2.3.1.
Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión. 2.3.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta para la comparación: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.” El cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 6 Ver a manera de referencia la Interpretación Prejudicial del Proceso 470-1P-2015. 7 Proceso 68-IP-2012, de 11 de julio de 2012.
Marca: FIGURATIVA. 10 2.4. Se deberá tener en cuenta que, si el elemento gráfico es el preponderante en el signo mixto, en principio no habría riesgo de confusión salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto, pero si resulta que el elemento denominativo es el preponderante en ambos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas? para el cotejo de signos denominativos: 2.4.1.
Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.4.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.4.3.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.4.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.5. Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 2.5.1.
Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. 2.5.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.5.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.5.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que * Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en diferentes interpretaciones, entre tas que se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-IP-2007; e, Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-IP-2014. 11 Ss, ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 2.5.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 2.5.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 2.6.
Se deberá verificar la realización del respectivo cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de que se determine el posible riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo FINANCIERA EDYFICAR y logotipo (mixto) y las marcas previamente registradas EDIFICA y logotipo (mixta) y EDIFICA INVERSIONES (denominativa). 3.
Conexión competitiva entre servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza 3.1. En la controversia planteada si bien se advierte que tanto el signo FINANCIERA EDYFICAR y logotipo (mixto) como las marcas previamente registradas EDIFICA y logotipo (mixta) y EDIFICA INVERSIONES (denominativa pretende distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, Edyficar en su demanda contenciosa administrativa ha manifestado que “( ) las marcas en cuestión están destinadas a distinguir servicios diferentes”, por lo que es pertinente abordar el tema de la conexión competitiva entre servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.2.
En ese sentido, resulta necesario que se realice el análisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexión competitiva entre los diferentes servicios de la Clase 36 que pretenden distinguir los signos en conflicto. 3.3. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. ? 9 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.» “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros utilizarán ta Clasificación internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Ss. 3.4. Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, deberá analizarse la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.*” 3.5.
Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza!” Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorias disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines*”, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.
Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios, Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior_no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente,” (Subrayado agregado) 10 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
M1 El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor. Véase, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8;
Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. 12 Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13. 13 Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (intercambiabilidad) o complementariedad de los productos?? En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.'* Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro! Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 3.6.
Conforme los criterios señalados, de deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para 13 1 15 Esto es, tomando en cuenta las características, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios, De modo referencial ver, Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.
Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAVV. Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en "NTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA”, [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: "El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos”.
Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase: <https//bo0ks. te.com.ec/books?id=1d8168bW3coCg£pg=PA2478:dq=microeconomintefecto+sustituciondhl=eskcs a=Xéved=00HUKEwjQmbyUus3MANhXIHR4KHRxZAXcO6AEITACHv=onepages:q=microcconomia%o20efecto%2Osustituc ioné:f=false> (visitado el 9 de mayo de 2016). 14 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.
Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva. *$ El signo solicitado y anteriormente utilizado como nombre comercial El Tribunal procede a interpretar el presente tema en virtud a que Edyficar en su escrito de demanda manifiesta que la marca FINANCIERA EDYFICAR corresponde a la denominación social y al nombre comercial de FINANCIERA EDYFICAR, empresa líder en el mercado, microfinanciera desde el año 1997 y a nivel nacional, signo que ahora solicita como marca.
El nombre comercial, es aquel signo distintivo que hace posible diferenciar la actividad empresarial de un comerciante en el mercado. A diferencia, de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el sistema de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.
Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado deber ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor”.
La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro Marcario haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro Marcario al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados. 16 Ver Interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 17 Ver a modo de referencia la Interpretación Prejudicial dictada en el Proceso 6-1P-2010, publicado en la G.O.A.C. N* 1855 de 19 de julio de 2010, marca: “TEXAS STATION” denominativa. 15 4.6.
Si bien la normativa comunitaria otorga protección al nombre comercial en relación con el registro de marcas idénticas o similares, esto no le da el derecho inexorable a su titular para registrarlo como marca. El titular de un nombre comercial debe someterse al análisis de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario, en el cual intervienen muchos factores y lo convierten en un análisis complejo; en este proceso se deben analizar factores como la confusión o riesgo de asociación del signo que se pretende registrar como marca, la notoriedad del signo a registrar, la distintividad intrínseca del signo, el uso en el mercado del nombre comercial, entre muchos otros. 4.7.
En la misma línea el tratadista Jorge Otamendi comenta: “La solicitud de la marca de un signo que ha sido antes utilizado como nombre comercial, no le da al solicitante derecho al registro marcario, frente a una marca anterior con la que es confundible. Desde luego, un intenso uso anterior del nombre comercial, su notoriedad, la falta de casos concretos de confusión, son todos factores que deberán tenerse en cuenta para determinar si la confundibilidad existe”.** 5.
La distintividad adquirida o Secondary Meaning 5.1. Financiera Edyficar en su escrito de demanda ha manifestado que la “( ) marca FINANCIERA EDYFICAR corresponde a la denominación social y al nombre comercial de FINANCIERA EDYFICAR, empresa líder en el mercado, microfinanciera desde el año 1997 y a nivel nacional”, añadiendo que “( ) la amplitud de sus servicios sumado a la cantidad e importancia de sus colocaciones han hecho de FINANCIERA EDYFICAR un nombre comercial ampliamente conocido por el consumidor en el mercado microfinanciero”, por lo que resulta pertinente tratar el tema de la distintividad adquirida consagrada en el Artículo 135, último párrafo de la Decisión 486.
“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) No obstante lo previsto en los literales b), €), f), g) y h), un signo podrá ser regisirado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”. 5.2.
Se ha reiterado permanentemente en que la figura de la distintividad adquirida descansa principalmente en el principio de la protección al esfuerzo empresarial y de esta manera fomentar una sana competencia, 12 Citado en la Interpretación Prejudicial dictada en el Proceso 6-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. N' 1855 de 19 de julio de 2010, marca: “TEXAS STATION” denominativa. ”.
SS 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. lo que se traduce en evitar el aprovechamiento comercial del prestigio y del trabajo ajeno. En anteriores interpretaciones”, citando al tratadista Alberto Bercovitz, se ha establecido que si bien el efecto constitutivo de la inscripción en el registro, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable.
En consecuencia, un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica, supuesto conocido en el Derecho norteamericano como de adquisición por el término genérico de un “secondary meaning” (significado secundario) que confiere al signo el carácter distintivo propio de la marca".
Si bien, en el último párrafo del Artículo 135 se establece la distintividad sobrevenida para antes de la solicitud del registro de un signo, sin embargo, haciendo una interpretación extensiva, el Tribunal ha entendido que la distintividad sobrevenida puede darse después de la solicitud del registro del signo y después del registro mismo.
Para que opere la figura de la distintividad sobrevenida se debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo, al respecto el Tribunal ha señalado que se deben analizar en conjunto las pruebas presentadas y considerar si un grupo importante de consumidores correspondientes al País Miembro, reconoce el signo usado real, efectiva y constantemente en el mercado como distintivo del producto o servicio respectivo y, en consecuencia, como determinador de su origen empresarial.?% Al momento de decidir el registro de un signo distintivo, debe prestar gran atención a tal circunstancia, sobre la base del recaudo de pruebas dirigido a determinar que aunque el signo no era distintivo se ha convertido en tal por su uso constante, real y efectivo en el mercado.
Palabras de uso común y genéricas en la conformación de marcas (FINANCIERA / INVERSIONES) 19 En particular el Proceso 92-1P-2004 det Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2% Proceso 54-IP-2007 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 17 6.1. Resulta pertinente abordar el tema de las palabras de uso común en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, en este caso, de las expresiones FINANCIERA e INVERSIONES. 6.2.
En nuestro ordenamiento jurídico?* se ha prohibido el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, sin embargo, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintos, caso en el que se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por otros empresarios, lo cual significa que su marca será débil al tener una fuerza limitada de oposición, pues las palabras y las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario.?? 6.3.
Conforme a lo manifestado, se deberá determinar si existe algún elemento de uso común en la Clase 36 de la Clasificación Internacional en la conformación del signo a cuyo registro se han presentado oposiciones en el proceso interno, para establecer si posee carácter distintivo y, a continuación, verificar que se haya realizado el respectivo cotejo con la exclusión de aquellos elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá que el registro de la denominación cuando se verifique que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de suficiente distintividad. 6.4.
Por lo tanto, se deberá determinar si las expresiones FINANCIERA e INVERSIONES son de uso común para la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común. Signos evocativos (EDIFICA) 7.1. En la Sentencia de primera instancia, consta que el juez a quo habría declaró fundada la demanda al considerar “( ) que al ser evocativa la palabra EDIFICA para los servicios inmobiliarios y ser la denominación dominante de las marcas base de la denegatoria, las torna débiles; que en cuanto mayor sea la distintividad de la marca anterior, mayor será la probabilidad de riesgo de confusión”, en consecuencia, es pertinente analizar el tema, empezando por advertir que un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara.
Sin embargo, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionario a través de un proceso deductivo. 4 Artículo 135 Literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. % proceso 93-1P-2015. 18 7.2.
Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por lo tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.
Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.% Respuestas a las preguntas formuladas por la Corte consultante La Corte consultante especificamente ha solicitado el pronunciamiento de este Tribunal en lo relativo a: “( ) Criterios para determinar el riesgo de confusión entre signos mixtos cuyos términos denominativos relevantes son semejantes, evocan un mismo concepto, pertenecen a la misma clase y distinguen servicios vinculados”.
Los criterios a los que alude la pregunta formulada han sido debidamente desarrollados al tratar el primer, segundo y tercer tema de la presente interpretación prejudicial. ¿El uso anterior y reconocido de un nombre comercial otorga a su titular mejor derecho para acceder al registro del mismo como marca? La respuesta es no, conforme se desprende del contenido del quinto tema de la presente interpretación prejudicial, pues si bien la normativa comunitaria otorga protección al nombre comercial en relación con el registro de marcas idénticas o similares, hemos dicho que esto no le da el derecho inexorable a su titular para registrarlo como marca.
El titular de un nombre comercial debe someterse al análisis de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario, en el cual intervienen muchos factores y lo convierten en un análisis complejo; en este proceso se deben analizar factores como la confusión o riesgo de asociación del signo que se pretende registrar como marca, la notoriedad del signo a registrar, la distintividad intrínseca del signo, el uso en el mercado del nombre comercial, entre muchos otros “Criterios para determinar si el signo solicitado a registro ha adquirido distintividad respecto de los servicios a los cuales se aplica, como consecuencia de su uso como nombre comercial”. 23 Revisar a modo de referencia la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 410-1P-2015, de fecha 25 de febrero de 2015, marcas FRUTIBOM y FRUTI. 19 Como se ha dejado dicho al desarroliar el quinto tema de la presente interpretación prejudicial, para que opere la figura de la distintividad sobrevenida se debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo, al respecto el Tribunal ha señalado que se deben analizar en conjunto las pruebas presentadas y considerar si un grupo importante de consumidores correspondientes al País Miembro, reconoce el signo usado real, efectiva y constantemente en el mercado como distintivo del producto o servicio respectivo y, en consecuencia, como determinador de su origen empresarial.
“Criterios para determinar cuándo una marca mixta que distingue servicios inmobiliarios de la clase 36 de la Clasificación Internacional es débil, si para el servicio que distingue es única, pero en servicios vinculados como son los negocios inmobiliarios el término del signo denominativo relevante es de uso común”. La respuesta a esta pregunta ha sido desarrollada al tratar el sexto tema de la presente interpretación prejudicial, al que deberá remitirse el Consultante.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 05552-2010-0-1801-JR-CA-05, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Lhisa Enteros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO 20 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretari SECRETA! Notifíquese a la Sala Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 21