Año XXXIV – Número 2960 Lima, 10 de marzo de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 273-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno del Consultante: 2011-00041. Referencia: Signos involucrados: NEUROMAX (denominativo) y EUROMAX (denominativo) PROCESO 375-IP-2015 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 050362011. Referencia: Marcas Involucradas: MANFIN NAUTICA (mixta) y NAUTICA (mixta) PROCESO 390-IP-2015 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno del Consultante: 2008-00292. Referencia: Signos involucrados: PRESTIGE ITALIAN DESIGN (mixta) y PRESTIGE y PRESTIGIO (denominativos) Para nosotros la Patria es América 10/03/2017 GACETA OFICIAL 2 de 53 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre del 2016 Proceso: 273-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno del Consultante: 2011-00041 Referencia: Signos involucrados: NEUROMAX (denominativo) y EUROMAX (denominativo) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 1773 recibido el 1O de junio del 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de Jo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 Literales a) y b) y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2011-00041; y, El Auto del 12 de noviembre del 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: INVERSIONES EURO S.A. 1 (p 10/03/2017 GACETA OFICIAL 2. 3 de 53 Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Tercero interesado: HIGH NUTRITION COMPANY S.A.S. Hechos Relevantes 2.1. El 27 de agosto del 2009, HIGH NUTRITION COMPANY S.A.S. (en adelante, HNC) solicitó ante la División de Signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro del signo NEUROMAX (denominativo) 1 de la Clase 5 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas2 (en adelante Clasificación Internacional de Niza). 2.2.

Una vez publicada la solicitud en la Gaceta N º 590 de Propiedad Industrial, de fecha 30 de octubre del 2009, INVERSIONES EURO S.A. (en adelante, EURO), presentó oposición a la solicitud con base en el riesgo de confusión existente con sus marcas registradas EUROMAX (denominativas) para las Clases 29, 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.3.

El 17 de junio del 2010, mediante Resolución 30721 la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición y concedió, a favor de HNC, el registro como marca del signo NEUROMAX (denominativo) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.4. Inconforme con tal decisión, EURO presentó Recursos de Reposición y en subsidio de Apelación, los cuales fueron resueltos por la Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, mediante las Resoluciones 39276 de 29 de julio del 201O y 44373 de 25 de agosto del 201 O, ambas confirmando lo decidido en la Resolución 30721. 2.5.

El 21 de enero de 2011, EURO presentó Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de las Resoluciones 30721, 39276 y 44373 ante el Consejo de Estado. Expediente 09-090141. 2 Clase 5: º(•..) productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico. alimentos para bebés, emplastos, matenal para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales claillnos, fungicidas, herbicidas, complementos nutricionales para uso medico. suplementos nutricionales, suplementos dietarios. vitaminas y preparaciones de vitaminas y preparaciones farmacéuticas a base de recursos natura/as� 2 10/03/2017 GACETA OFICIAL 4 de 53 2.6.

Mediante Auto del 24 de abril del 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos contenidos en Restablecimiento del Derecho la Acción de Nulidad y EURO en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1.

Si bien es cierto que el signo NEUROMAX (denominativo), cumple con los requisitos de distintividad intrínseca en cuanto que el mismo no es genérico, ni descriptivo, ni se refiere a un objeto o servicio determinado, lo cierto es que el mismo no cumple con el requisito de distintividad extrínseca, entendida esta como la actitud del signo para ser registrado en virtud de no existir otro idéntico o similar anteriormente solicitado a registro o registrado, a favor de un tercero para distinguir productos similares, idénticos y relacionados, debido a que el mismo comparado en su conjunto, desde el punto de vista fonético, ortográfico y gráfico presenta suficientes similitudes que lo hacen confundible con las marcas registradas EUROMAX (denominativas) para las Clases 29, 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que en los mismos destacan dos expresiones muy similares como son NEUROMAX y EUROMAX. 3.2.

Mientras la marca solicitada NEUROMAX (denominativa) pretende amparar productos alimenticios de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, las marcas EUROMAX (denominativas), protegen también productos similares de las Clases 29, 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza3, lo que hace que se presente evidentemente posibilidad de confusión entre la marca solicitada y las marcas registradas. 3.3.

Entre ambos signos existen más semejanzas que diferencias, debido a que desde el punto de vista ortográfico todas las letras que hacen parte de las marcas oponentes se encuentran contenidas en la marca solicitada y en el mismo orden; desde el punto de vista visual entre las marcas comparadas se presenta confusión sobre la procedencia empresarial de productos que se venden en los mismos mercados, en 3 Clase 29: '( ) Came. pescado, aves y caza. e/Clractos de carne. frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos. leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles·.

Clase 30: "(.. ) Café, té, cacao. azúcar. arroz. tapioca, sagú, sucedáneos del café; hannas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitaría, halados comeslibles; miel. jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre. salsas; especias, hielo· Clase 31: '( ) productos agrícotas, hort/colas, forestales y granos. no comprendidos en otras Clases: animales vívos: frotas. legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales· 3 10/03/2017 GACETA OFICIAL 5 de 53 el sentido de que los consumidores al observar marcas similares las relacionan como provenientes de un mismo titular o fabricante. 4.

Argumentos de la Contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho La SIC en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1. No existe conexidad competitiva entre los productos que identifican ambos signos, pues las clases que los cobijan identifican productos distintos, lo que no genera un riesgo de confusión para los consumidores. 4.2.

Si bien existe similitud ortográfica y fonética entre las marcas, ambas evocan conceptos distintos, pues la expresión NEUROMAX evoca el concepto de neuronas mientras que EUROMAX alude a la ubicación geográfica de un continente, lo que permite la coexistencia de ambas marcas. 4.3. Los objetos de cada una de las marcas concedidas, no atienden a los factores de conexión competitiva desarrollados por vía legal y jurisprudencia! al advertirse que de las descripciones de ambas marcas y de la especificidad de sus actividades, no existe relación que pudiese llevar a error a un consumidor promedio de cualquiera de las dos marcas.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los Articules 134, 135 Literales a) y b) y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina4. de los cuales únicamente se 4 "( ) Artlculo 134.- A efectos de este regimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distingu,r productos o seNicios en el mercado.

Podran registrarse como marcas /os signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o seNiciO al cual se he de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podran constituir marcas, entre otros. los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) les imágenes, figuras, sfmbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos. etiquetas. emblemas y escudos: c) los sonidos y los o/ores; d) las letras y los números: e) un colar delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signas o medios indicados en los apartados enteliores.

Artículo 135.- No podran registrarse como marcas los signos que: 4 10/03/2017 GACETA OFICIAL 6 de 53 interpretará el Articulo 136 Literal a) de la referida Decisión 486 por ser pertinente su análisis en la resolución del caso concreto. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa e ideológica o conceptual.

Riesgo de confusión y de asociación de marcas. Reglas para el cotejo de marcas. 2. Comparación entre signos denominativos. 3. La conexión competitiva entre productos de la Clase 5 y de las Clases 29, 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud.

Similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa e ideológica o conceptual. Riesgo de confusión y de asociación de marcas. Reglas para el cotejo de marcas 1.1. En el proceso interno se discute si los signos NEUROMAX (denominativo) y EUROMAX (denominativo) son confundibles, por lo que es pertinente analizar el contenido del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor literal es el siguiente: "Articulo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de fa marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación (... )". a) no puedan constituir matra confonne al primer párrafo del articulo anterior. b) carezcan de distintividad;

(.) Artlcu/o 136.- No podrán registrarse como man:as aquellos signos cuyo uso en el comen:io afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una matra anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respedo de los cuales el uso de la matra pueda causar un riesgo de confusión o de asociación" i f b (J 5 10/03/2017 GACETA OFICIAL 7 de 53 1.2.

Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. 1.3.

Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante a la registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.

A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. 1.4. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y si existe correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir. 5 Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume.

Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrán ser perfectamente registrables. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de riesgos de confusión: 1.4.1.

La confusión directa y la indirecta, la primera caracterizada porque el vinculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la 5 Ver a modo de referencia el Proceso 512-IP-2014, de 15 de julio de 2015. Caso: "LOCKHEED MARTIN". 6 10/03/2017 GACETA OFICIAL 8 de 53 existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, la segunda caracterizada porque el citado vinculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.6 1.4.2.

El riesgo de confusión por asociación, que acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.5. Al resolver la acción planteada se deberá verificar si en el acto impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.

Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.6. Igualmente, se verificará que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.6.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 6 Ver a modo de referencia el Proceso 89-lp-2005. de 20 de julio de 2005. Caso: "ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR". 7 10/03/2017 GACETA OFICIAL 9 de 53 1.6.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor diflcilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4.

Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. 1.7. Es importante que se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podría caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación. 1.8.

Sin embargo, no sería procedente basar la posible confundibilidad únicamente en la similitud en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe abarcar un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, incluido el examen de los productos amparados respectivamente con la marca denominativa NEUROMAX y las denominativas EUROMAX, sea que se trate de los mismos productos o de productos vinculados competitivamente. 2.

Comparación entre signos denominativos 2.1. Como la controversia radica sobre la supuesta confusión entre el signo denominativo NEUROMAX y las marcas denominativas previamente registradas EUROMAX, resulta necesario que se proceda a compararlos. 2.2. Considerando que en el proceso interno se ha discutido la posibilidad de que pueda existir confusión entre los signos denominativos NEUROMAX y EUROMAX, se debe verificar que se los haya comparado teniendo en cuenta las siguientes reglas7: 2.1.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética, pero teniendo en cuenta las letras, silabas o palabras que posean una función diferenciadora 7 A modo de referencia se deberán tener en cuenta varias interpretaciones prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en las cuales se han adoptado las precUadas reglas, entre ellas las dictadas dentro de los Procesos 156-IP-2015, 200-IP-2013 y 438-IP-2015. 8 () GACETA OFICIAL 10/03/2017 10 de 53 en el conjunto, puesto que esto último ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.1.2.

Se debe tener en cuenta la sílaba tónica al realizar la comparación de los signos, pues si esta ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.1.3. Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. 2.1.4. Se debe detenninar cuál es el elemento que impacta más fuertemente en la mente del consumidor, pues esto revelarla cómo es captada la marca en el mercado. 2.3.

Al aplicar la presente interpretación en el caso concreto, se deberá verificar si al cotejar los signos en conflicto se realizó el cotejo de conformidad con las reglas y los parámetros expuestos con la finalidad de poder establecer la eventual existencia de confusión y/o de asociación entre los signos denominativos NEUROMAX y EUROMAX. 3. La conexión competitiva entre productos de la Clase 5 y de las Clases 29, 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Nlza 3.1.

En el presente caso, se discute si es que existe o no conexión competitiva entre los productos de las Clases 5 y los productos de las Clases 29, 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.2. Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos y servicios. 3.3.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto del análisis, tal y como se indica en el segundo párrafo del Articulo 151 de la Decisión 864, v.gr., "( ) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente". 3.4.

Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos o servicios a una misma clase no demuestra su f ó (J 10/03/2017 GACETA OFICIAL 11 de 53 semejanza, así como la ubicación de los productos y/o servicios en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.8 3.5.

Si estamos en frente de productos y/o serv1c1os registrados en diferentes clases o en la misma clase, es preciso que se ajuste la regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para de esta manera poder establecer la posibilidad de error en el público consumidor. 3.6.

Para el efecto, se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, pues la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, ni la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 3.7. Consecuentemente, para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios9: 3.7.1.

La inclusión de productos diferentes en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. En esta hipótesis se está frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos y/o servicios diferentes de una misma clase., que en caso de figurar registrados en marcas similares o idénticas, la vinculación o relación entre productos y/o servicios se presume y en consecuencia la conexidad competitiva, en cuyo evento la prueba para demostrar que no existe esta conexidad le corresponderá al titular de la marca a la cual se le atribuya dicha presunción. 3.7.2.

Canales de comercialización. Para determinar la conexión competitiva se deben analizar los canales de comercialización de los productos y/o servicios. Por ejemplo, la comercialización en grandes cadenas y tiendas por departamentos o supermercados, tendría poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios.

En cambio, habría mayor incidencia en tiendas o almacenes especializados, asf como en pequeños sitios de expendio, donde marcas similares pueden \ • De modo referencial ver Proceso 156-IP-2014. • Recogidos en anteriores interpretaciones como en la correspondiente al Proceso 441·IP-2015. 10 10/03/2017 GACETA OFICIAL 12 de 53 ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud o relación. 3.8.3.

Similares medios de publicidad. Si los productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), la incidencia de conexión competitiva serla mayor. Por el contrario, si la difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. Si comparte los mismos de publicidad especializados, también podrfamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado aisladamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto. 3.8.4.

Relación o vínculos entre productos. Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. Por ejemplo, si estamos en frente de bienes sustitos o complementarios la incidencia de conexión competitiva serla mayor, lo cual suele inscribirse también en el criterio de la intercambiabilidad. 3.8.5. Mismo género de los productos.

Pese a que pueden encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayor incidencia de conexión competitiva. Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir. 3.9. En relación con el grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos o servicios, se deben tomar en cuenta las caracterlsticas, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos, etc.

Efectivamente, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta criterios como el de intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sf para las mismas finalidades, o el de complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deban utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin et otro. 10 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, la Corte consultante debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que éste podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. 10 Ver a manera de referencia el Proceso 68-IP-2002. 11 10/03/2017 GACETA OFICIAL 13 de 53 3.1 O. Se deberá hacer uso de los criterios señalados para determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.

Sin embargo. con el fin de verificar la conexidad entre productos amparados, resulta necesario precisar las circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de aquellos sustituibles entre si para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad.

Bajo este último supuesto. se requerirá la concurrencia de otros criterios para establecer la existencia de conexión competitiva. 3.11. Para resolver se debe tener en cuenta que para establecer et posible riesgo de confusión entre dos marcas, debe atenderse el criterio del llamado Nconsumidor medio" o consumidor común y corriente de una determinada clase de producto, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes. 11 En los términos expuestos. el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 2011-00041, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. CdaLUtiros MAGISTRADA 11 Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso "DIOA". 12 ( 10/03/2017 GACETA OFICIAL 14 de 53 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

SECRETARIO Notif( uese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 13 10/03/2017 GACETA OFICIAL 15 de 53 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso: 375-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú Expediente Interno del Consultante: 05036-2011 Referencia: Marcas Involucradas: MANFIN NAUTICA (mixta) y NAUTICA {mixta} Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 5036-2011-0/StaSECA-CSJLI-PJ del 4 de agosto del 2015, recibido vfa correo electrónico el mismo df a, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicitó a este Tribunal la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literal a), 154, 165 y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 05036-2011.

El Auto del 15 de octubre del 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.

ANTECEDENTES. 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: ALEJANDRO RAMOS TERÁN GACETA OFICIAL 2. 10/03/2017 16 de 53 Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA DE Y COMPETENCIA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DE PERÚ. Tercero Interesado: NAUTICA APPAREL INC. Hechos relevantes 2.1. El 17 de enero del 2008, ALEJANDRO RAMOS TERÁN solicitó el registro como marca del signo MANFIN NAUTICA (mixto), ante la División de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI) para proteger productos de la Clase 25 1 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). � MANFIN 2.2.

El 31 de octubre del 2008, mediante Resolución 021953-2008/DSD­ INDECOPI se concede el registro de la marca MANFIN NAUTICA (mixto)2 2.3. El 02 de noviembre del 2009, NAUTICA APPAREL INC. presentó ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI una Acción de Nulidad alegando principalmente que es confundible principalmente con sus marcas:

2.3.1. NAUTICA COMPETITION (mixta), que distingue vestimenta para hombres, mujeres y niños, tales como calcetines, zapatos, zapatos ligeros, botas, mocasines, camisetas, calzoncillos, camisas, blusas, truzas, pantalones, chaquetas, abrigos, trajes, trajes de baño, batas de baño, zapatillas, shorts, corbatas, ' Clase 25: camisas, ternos, pantalones, corbatas, abrigos, sacos, pijamas, polos, chaquetas, bivirles. casacas, ponchos, capas para la lluvia, chalecos, chompas. chales, bufandas, eneguas, buzos, bennudas. jeans, shorts, pantalones cortos, overoles, sombreros, gorros. boinas, vestidos, pareos, trajes, blusas, sostenes. calcetines, medias pentis, ropas interiores, bikinis, trajes de baflo, ropa para gimnesia, pafluelos, pafio/etas, cfnturones de vestir, sandafias, zapatos, botas y zapatillas 2 Certificado 144650. 2 10/03/2017 GACETA OFICIAL 17 de 53 chalinas, bufandas, sombreros, gorros, guantes y todo tipo de vestimenta para toda estación, cinturones, tirantes y demás de la clase 25 de la Clasificación Internacional, inscrita con certificado Nº 41727, vigente hasta el 10 de diciembre del 2017.

El presente registro fue otorgado el 10 de diciembre del 1997. NAUTICA COMPl:í/TION 2.3.2. NAUTICA (mixta), que distingue vestidos y ropa en general, incluidos camisetas, shorts, de la clase 25 Clasificación Internacional, inscrita con certificado Nº 100789 de 24 de diciembre del 1992, vigente hasta el 24 de diciembre del 2012. nauita 2.4.

El 7 de enero del 201O, ALEJANDRO RAMOS TERAN contesta la Acción Nulidad, alegando que al momento de su inscripción el signo MANFIN NAUTICA (mixto) no se encontraba incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad, por cuanto la marca contaba con un "registro primigenio", otorgado mediante Certificado 71903 el 02 de diciembre del 1987, el cual fue cancelado3 y en aplicación del derecho preferente se concedió el registro de marca MANFIN NAUTICA (mixta), sin que al momento del otorgamiento existiera alguna observación. 2.5.

El 21 de julio del 2010, mediante Resolución 1576-2010/CSD­ INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del lndecopi declaró fundada la Acción de Nulidad interpuesta por la empresa NAUTICA APPAREL INC. y, en consecuencia, declaró nulo et registro de la marca MANFIN NAUTICA (mixta). 2.6. El 24 de agosto del 2010, ALEJANDRO RAMOS TERAN presentó Recurso de Apelación contra la Resolución antes mencionada. 3 El fecha 7 de abril del 2004, el seilor Alejandro Ramos Teran, mediante Expediente N" 207401-2004, solicitó la MamlWIIIN cancelación del registro MANFIN (mixta) ICi'I cuyo titular fue Roger Edgardo Herrera Torres.

Mediante Resolución N" 2009-20071rPl·INDECOPI de fecha 11 da octubre de 2007, la Sala de Propiedad Intelectual confirmó la Resolución N" 3651 2007/0SDINDECOPI de fecha 28 de febrero del 2007, que declaró fundada la acción de cancelac/6n y, en consecuencia, canceló e/ referido regis/ro. ó 10/03/2017 GACETA OFICIAL 18 de 53 2.7. El 13 de junio del 2011, mediante Resolución 1224-2011ffPI-INDECOPI, el Tribunal del lndecopi, confirmó la Resolución 1576-2010/CSD­ INDECOPI, en consecuencia declaró nulo el registro de marca MANFIN NAUTICA (mixta) de ALEJANDRO RAMOS TERÁN. 2.8.

El 23 de septiembre del 2011, el señor ALEJANDRO RAMOS TERAN, presentó Demanda Contencioso Administrativa ante la Corte Superior de Justicia de Lima, solicitando la nulidad de la Resolución 1224-2011ffPI­ INDECOPI. 2.9. El 11 de noviembre del 2011, el INDECOPI contestó a la demanda presentada por ALEJANDRO RAMOS TERÁN. 2.1O. El 1 O de enero del 2013, la empresa NAUTICA APPAREL INC. contestó la demanda. 2.11.

El 28 de noviembre del 2014, mediante Resolución Diez, el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda presentada por ALEJANDRO RAMOS TERÁN. 2.12. El 11 de diciembre del 2014, el señor ALEJANDRO RAMOS TERÁN, presentó Recurso de Apelación contra la Sentencia dictada. 2.13.

Mediante Auto del 8 de julio del 2015 la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos contenidos Administrativa en la Demanda Contencioso ALEJANDRO RAMOS TERAN en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1.

La nulidad se basa en la premisa errónea que la marca cancelada MAN FIN (mixta) y la marca registrada por el derecho preferente MAN FIN NAUTICA (mixta) la cual se pretende anular, son distintas, cuando lo cierto es que el signo solicitado a registro deriva de la marca cancelada, aun cuando se canceló como castigo al titular primigenio ROGER EDGARDO HERRERA TORRES, por no haber utilizado su marca. 3.2.

Al momento en que se registró la marca MANFIN NAUTICA (mixta), la administración al realizar el análisis de registrabilidad concluyó que no existía riesgo de confusión, siendo que dentro de uno de los parámetros de su análisis hace referencia al haber tenido a la vista a los signos 4 GACETA OFICIAL 10/03/2017 19 de 53 distintivos de la empresa NÁUTICA y pese a ello se concluyó que no existía riesgo de confusión, por lo que no correspondía que el Tribunal del lndecopi realice un nuevo análisis comparativo. 3.3.

Es falso decir que como consecuencia de la acción de nulidad de una marca se tenga que realizar el análisis de registrabilidad en los casos en los que previamente la administración, de oficio ya ha realizado un examen donde se concluye que la marca no incurre en causal de irregistrabilidad. 4. Argumentos de la contestación a la Demanda Contenciosa Administrativa El INDECOPI, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1.

La marca MAN FIN NAUTICA (mixta) se encuentra vigente a partir de su registro en el año 2008 y no desde antes de su concesión ya que esta marca MANFIN NAUTICA (mixta) no es la misma que la marca MANFIN (mixta) la cual fue cancelada, por lo que no resulta cierto que los signos hayan coexistido hace más de 20 años. 4.2. Los signos en conflicto NAUTICA MAN FIN y NAUTICA son susceptibles de generar riesgo de confusión puesto que ambos signos comparten la denominación NAUTICA y no existen otros titulares que utilicen la denominación en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza para distinguir sus productos. 5.

Argumentos de la contestación a la Demanda por parte del Tercero Interesado La empresa NAUTICA APPAREL INC. contestó la demanda en los siguientes términos: 5.1. Tanto la marca materia de nulidad como la marca registrada previamente comparten la denominación NAUTICA, advirtiendo que ésta constituye el único elemento que conforma la marca de la accionante. 5.2.

Las marcas registradas a favor de NAUTICA APPAREL INC., se concedieron en los años 1992 y 1997. 5.3. Conforme se aprecia en el registro, la marca materia de la nulidad MANFIN NAUTICA (mixta) certificado 144650 vigente desde 31 de octubre del 2008, no es anterior a las marcas NAUTICA COMPETITION (mixta) certificado 41727 vigente desde diciembre de 1997 y NAUTICA (mixta) certificado 100789 vigente desde el 24 de diciembre de 1992. s ó tr,1 GACETA OFICIAL 10/03/2017 20 de 53 5.4.

La acción de nulidad no recae sobre la marca MANFIN, la cual fue cancelada en el año 2007, sino que recae sobre la marca MANFIN NAUTICA (mixta) con fecha de registro 13 de octubre del 2008, la cual si es susceptible de ser anulada en aplicación del Articulo 172 de la Decisión 486 ya que la referida marca contraviene lo estipulado en el Articulo 136 de la Decisión 486, puesto que ambos signos vistos en su conjunto y en forma sucesiva son semejantes. 6.

Sentencia de Primera Instancia El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda por las siguientes consideraciones: 6.1. El derecho preferente únicamente implica que el demandante tuviera prelación en relación a las demás solicitudes que se pudieron haber presentado luego que la marca MAN FIN (mixta) fuera cancelada por falta de uso.

El registro de una marca es susceptible de ser impugnada a través de la acción de nulidad si al momento de la concesión del registro de marca el signo incurre en causal de prohibición establecida en la Decisión 486. 6.2. Existe identidad entre los productos de la marca cuya nulidad se pretende y los productos que distinguen las marcas de la empresa NAUTICA. 6.3.

La presencia del término NAUTICA en cada una de las marcas da lugar a que el público consumidor las asocie con un solo origen empresarial, por lo que se genera el riesgo de confusión, y por ello declaró infundada la demanda. 7. Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación ALEJANDRO RAMOS TERÁN en su Recurso de Apelación manifiesta lo siguiente: 7.1.

La acción de cancelación busca usar el mismo signo, la misma marca registrada y no utilizada, por lo que el signo cancelado y el signo que se registró por derecho preferente son los mismos, ya que existe un tracto sucesivo que opera en los casos de cancelación de marca entre el titular del signo cancelado y el nuevo titular. 7.2. El análisis del riesgo de confusión únicamente procedió a establecer que los signos comparados comparten la denominación NAUTICA y en base a ello declaró válida la nulidad; sin embargo la administración no ha tomado en cuenta que a efecto de configurarse la prohibición del Articulo 136 de la Decisión 486 también debe evaluarse si el uso en el comercio 6 GACETA OFICIAL 10/03/2017 21 de 53 del signo cuestionado afecta indebidamente los derechos de un tercero, hecho que tampoco ha sido valorado por el Juez. 8.

Argumentos contenidos en la contestación del Recurso de Apelación Después de la correspondiente rev1s1on del expediente no se ha encontrado la respectiva contestación al Recurso de Apelación. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS: La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literal a), 154, 165 y 168 de la Decisión 4864 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales serán interpretados por ser aplicables en el proceso interno excepto el Artículo 165 por cuanto no está en discusión la acción de cancelación por falta de uso.

De oficio se interpreta el Segundo Párrafo del Artículo 1725 de la Decisión 486 por cuanto la controversia se inició por una Acción de Nulidad en contra de una marca registrada. Además se realiza las siguientes preguntas: 1. ¿Cómo deberá interpretarse y/o aplicarse el Articulo 136 Literal a) de la Decisión 486? en lo referido a: a. En el caso el análisis del riesgo de confusión que se origine en virtud de una acción de nulidad contra una marca, ¿cómo influye el que la marca cuestionada sea igual o similar a una marca que anteriormente fue materia de cancelación y que en su oportunidad accedió al registro, teniendo en cuenta que la marca cuestionada 4 Articulo 136.· No podrán registrarse como mamas aquellos signos cuyo uso en el comemio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o selVicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )" Articulo 1 S4.· El derecho al uso exdusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Articulo 168.• La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente el registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de le solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de le feche en que le resolución de cancelación quede firme en le vla administrativa. sArticulo 172.- ( ) La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de man:a cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en e/ articulo 136 o cuando este se hubiera efectuado de msla fe.

Esta acción prescribirá a los cinco anos contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. 7 GACETA OFICIAL 10/03/2017 22 de 53 fue obtenida en aplícaclón del derecho preferente generado por la cancelación? b. En el caso de una marca cancelada que en virtud al derecho preferente fue reinscrita por una tercera persona, ¿se puede decir respecto de ellas que son diferentes entre sf asi éstas (la marca cancelada y la nueva marca) sean percibidas por los consumidores como iguales o similares en el mercado? c. ¿Cuándo una marca cambia de titular por efecto de la cancelación (se produce un nuevo registro con un signo igual cancelado), se podrfa interpretar que sigue siendo el mismo signo pese a que el nuevo registro genera un nuevo certificado? d. Para los efectos del riesgo de confusión, ¿qué incidencia tendría en el análisis de riesgo el hecho que para un consumidor una marca que ha cambiado de titular (y de número de registro) mantenga las mismas caracteristicas visuales? 2.

¿Cómo debe interpretarse el Artículo 154 de la Decisión 486? En lo referido a: a. En los casos en los que el riesgo de una marca es derivado del ejercicio de un derecho preferente por una acción de cancelación de marca, el derecho de uso exclusivo de la marca se retrotrae a la fecha de registro primigenio, o por el contrario el nuevo registro implica una nueva fecha desde la cual se puede hablar de dicho derecho exclusivo? 3.

¿Cómo debe interpretarse los Artículos 165 y 168 de la Decisión 486?, en lo referido a: a. ¿Si el derecho preferente al registro derivado de una acción de cancelación irroga a quien obtiene el registro de la marca los mismos derechos de la marca que fue cancelada? b. ¿El derecho preferente con el que se realiza el nuevo registro otorga el derecho al reconocimiento de un tracto sucesivo entre el registro cancelado y el nuevo registro?".

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. Derecho al uso exclusivo de la marca. La acción de nulidad. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. Riesgo de confusión o de asociación. Reglas para realízar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos. Derecho preferente en la cancelación de una marca registrada. 3. 4. 8 GACETA OFICIAL 10/03/2017 5.

Absolución de las preguntas realizadas por el Consultante. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Derecho al uso exclusivo de la marca. La acción de nulidad 23 de 53 1.1. En el proceso interno consta que el 2 de noviembre del 2009, NAUTICA APPAREL INC. requirió a la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI la nulidad de la marca MANFIN NAUTICA (mixta) otorgada mediante Resolución 021953-2008/DSD-INDECOPI del 31 de octubre del 2008, alegando confusión con su marca NAUTICA (mixta), consecuentemente, resulta pertinente el análisis del derecho del uso exclusivo y como consecuencia la acción de nulidad en el marco de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.2.

El Artículo 154 de la Decisión 486 establece el principio "registra!" en el campo del derecho de marcas. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo de registro, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de regístro. 1.3. Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. 1.4.

De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: - Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. - Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registra! o en el campo del mercado.

En relación con la primera, el títular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. 1.5. Respecto al ius prohibendi el titular de una marca puede accionar frente a solicitudes que pretenden el registro, para el efecto, la norma faculta la posibilidad de presentar una oposición y de la misma forma presentar una acción de nulidad cuando el signo sea confundible con el suyo. 1.6.

En el ejercicio de la acción de nulidad se distlnguen: la nulidad absoluta concebida para proteger el ordenamiento jurldico comunitario, y no de un tercero determinado; lo cual puede ser ejercida por cualquier persona 9 GACETA OFICIAL 10/03/2017 24 de 53 y en cualquier tiempo; y, la nulidad relativa, que tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado y puede ser ejercida por cualquier persona, antes de su prescripción, esto es dentro del plazo especifico de 5 años, contados a partir de la fecha de concesión del registro impugnado. 1.7.

De conformidad con lo anterior y en relación con los actos administrativos que conceden o deniegan registros marcarías, son inaplicables las normas locales que establezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto, como se advirtió, es regulado por la normativa comunitaria. 1.8. Cuando la norma comunitaria utiliza el término "acción", se está refiriendo a cualquier acción judicial que tenga por finalidad anular o declarar la ilegalidad de los actos administrativos que conceden o deniegan el registro marcario; por lo tanto, es muy común que en derecho interno se le dé otras denominaciones, de conformidad con su régimen contencioso administrativo; se pueden llamar: recurso de anulación, recurso objetivo o de nulidad, acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o simplemente acción contenciosa.

Lo importante en este asunto, es que el procedimiento general que se aplica a dichas acciones es el establecido por las normas contencioso administrativas de cada Pals Miembro, respetando eso si, los parámetros regulados por la normativa comunitaria. 1.9. Lo anterior convierte a las acciones interpuestas en "acciones especiales", por los siguientes motivos: 1.9.1.

El procedimiento en general, lo que incluye la denominación de la acción, es regulado por la normativa interna. 1.9.2. Asuntos procesales específicos, como la prescripción de la acción y la legitimación activa, son regulados por la normativa comunitaria y, en consecuencia, la normativa interna en estos aspectos es inaplicable. 1.9.3. La normativa sustancial aplicable, por lo general, es la comunitaria andina.

De conformidad con los dos puntos anteriores, el juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea dejar sin efecto o anular el acto administrativo que concede o deniega el registro marcaría, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una "acción especial", soportada, por un lado, en las normas 10 GACETA OFICIAL 10/03/2017 25 de 53 procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas. 1.11.

La Autoridad Nacional Competente para conocer de esta acción no está limitada a la rama judicial, ya que dicha función jurisdiccional podrla ser atribuida a una autoridad administrativa, si así lo dispone la legislación interna de los Palses Miembros. Esta posición está en concordancia con el segundo párrafo del Artículo 273 de la Decisión 486, que establece: UAsimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia". 1.12.

Al respecto, el Artículo 172 de la Decisión 486 señala que: "La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado". 1.13.

Si bien el INDECOPI dejó a salvo el derecho de la solicitante de iniciar las acciones legales que creyese pertinentes, al haber tenido en su poder los elementos suficientes de prueba podla iniciar de oficio una nulidad en contra de un signo conferido en contravención de las prohibiciones del Artículo 136 de la Decisión 486. 2. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

Riesgo de confusión o de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos 2.1. En el proceso interno consta que el 31 de octubre de 2008, se otorgó el registro de la marca MANFIN NAUTICA (mixta), a favor de ALEJANDRO RAMOS TERÁN, posteriormente fue anulada por ser confundible con la marca NAUTICA (mixta) cuyo titular es de NAUTICA APPAREL INC. consecuentemente, resulta pertinente analizar el contenido del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor literal es el siguiente: "Articulo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;(...)" 11 GACETA OFICIAL 10/03/2017 26 de 53 2.2.

Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda inducir al consumidor a error, es decir, causar riesgo de confusión o de asociación. 2.3.

Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas ante los ojos de un consumidor. 2.4. En este sentido un signo solicitado para registro anterior puede considerarse idéntico o semejante a la registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Si todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Si los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva. 2.5.

Al respecto el Tribunal advierte de la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en primer momento determinar la existencia de identidad o similitud y en el segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno pretenda distinguir. 6 2.6. Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume de acuerdo con el Artículo 155 Literal d) de la Decisión 486.

Al tratarse de una similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición pero identificados en clases distintas podrán ser perfectamente registrables. 2.7. En cuanto al Riesgo de Confusión, igualmente se ha sostenido que éste puede ser directo e indirecto.

El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 6 Proceso 512-IP-2014, de 15 de julio de 2015. Caso: ºLOCKHEED MARTIN� 12 b �I GACETA OFICIAL 10/03/2017 27 de 53 2.8.

En cuanto al Riesgo de Asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 7 2.9. Cuando se analice la posible semejanza entre signos, se observará los siguientes riesgos de confusiones: 2.9.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 2.9.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 2.9.3.

Figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.9.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante ª. 2.1 O. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: e a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor diffcilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 7 Proceso 89-IP-2005, de 20 de julio de 2005. Ceso· "ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR". • Proceso 15-IP-2013, de 06 de marzo de 2013. caso: "KOLKANA (mixtar ª Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 13 GACETA OFICIAL 10/03/2017 28 de 53 c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 2.11. Se deberá proceder a verificar si el cotejo se hizo de conformidad con las reglas y pautas antes expuestas, teniendo en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, deben corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de ser considerados los productos o servicios que se identifican con la marca, en este caso los productos amparados con los signos NAUTICA (mixta) y NAUTICA MANFIN (mixta). 3.

Comparación entre signos mixtos 3.1. El Tribunal analizará el presente tema en virtud de que, tanto la marca MANFIN NAUTICA como la marca NAUTICA son mixtas. 3.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras caracterlsticas que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 3.3.

En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 3.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habrla riesgo de confusión10; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 3.3.2.

Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos: 1 1 10 Proceso 129-IP•2015 de20 dejuliode2015, p. 10. 11 Proceso81·1P·2015de20dejuliode2015,pp.10.11. 14 GACETA OFICIAL 10/03/2017 29 de 53 a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la obseiva.

Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. e) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro 12.

En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 3.3.3.

Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 13 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 12 Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015. 13 Procesos 1-IP-2005 de 9 de ma,zo de 2005, p. 7: 12-IP-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11. 15 /J GACETA OFICIAL 10/03/2017 30 de 53 c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.4.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el supuesto riesgo de confusión y/o asociación que pudiere existir entre las marcas MANFIN NAUTICA (mixta), perteneciente al senor ALEJANDRO RAMOS TERAN y la marca NAUTICA (mixta) de NAUTICA APPAREL INC. 4.

Derecho preferente en la cancelación de una marca registrada 4.1. En virtud de que ALEJANDRO RAMOS TERAN presentó sus descargos a la demanda de nulidad, alegando que al momento de su inscripción el signo no se encontraba incurso en alguna de las causales de prohibición para registro, por cuanto la marca MANFIN NAUTICA (mixta), contaba con un registro primigenio, otorgado mediante Certificado Nº PI0071903 el 02 de diciembre de 1987, el cual fue cancelado como consecuencia de la acción de cancelación de marca promovida por ALEJANDRO RAMOS y en aplicación del derecho preferente le fue concedido, sin que al momento del otorgamiento existiera alguna observación por parte de la administración o de un tercer interesado. 4.2.

En este sentido es importante tener en cuenta lo dispuesto en el Artf culo 168 de la Decisión 486 donde se consagra el derecho preferente derivado de la acción de cancelación por no uso de una marca. Así, el mencionado artículo dispone que: ª( ) la persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vla administrativa". 4.3.

Cabanellas concibe al Derecho de Preferencia (jus preferend1) como sinónimo de derecho de prelación; y a éste como aquel que le asiste a una persona para ser preferida en sus derechos en concurrencia con otras, y a veces con total exclusión de ellas 14. 14 CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO ENCICLOP�DICO DE DERECHO USUAL Editorial Heliasta S.RL, Buenos Aires-Argentina, Vigésimo Octava Edición, Tomo 111, 2003, p. 125. 16 GACETA OFICIAL 10/03/2017 31 de 53 4.4.

El principal efecto de la cancelación del registro de una marca es extinguir para su titular el derecho sobre la misma, de manera que ésta queda disponible para que terceros interesados en ella la obtengan. 4.5. A la luz del mencionado Articulo 168, el derecho preferente para solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero solicite su registro. 4.6.

La prelación que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada con base en el derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro, deriva en que la marca solicitada sea considerada prioritaria a las solicitudes de terceros en curso, incluso anteriores a la solicitud de cancelación (es decir, prioritarias); de esta manera, el titular de la solicitud de cancelación tiene, a pesar de la posterioridad de la solicitud en la que invoca la prelación, un "derecho preferente", a obtener el registro, que aquel derecho que puede tener cualquier solicitante anterior. 4. 7.

Por último, es necesario tener en cuenta que este derecho preferente no otorga al accionante el derecho al registro automético del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro -se entiende durante el lapso que dura el derecho preferente-, ésta deberá ser sometida al examen de registrabilidad respectivo. 4.8.

Las características principales del derecho preferente que surge como consecuencia de la cancelación de un registro marcaría por no uso, son las siguientes: 4.8.1. Titular del derecho. El titular del derecho preferente es aquel que ha promovido el procedimiento de cancelación por no uso y ha logrado dicha cancelación. 4.8.2. Objeto del derecho preferente.

Si lo que se pretende, al iniciar un procedimiento de cancelación por no uso, es posibilitar el posterior registro de una marca semejante o similar a la marca que se pretende cancelar, si se obtiene la cancelación, se debe invocar el derecho preferente para lograr el registro del signo solicitado, dentro del término previsto en la norma comunitaria.

Para entender el término de que dispone el titular del derecho preferente para su ejercicio, se debe precisar en qué momento nace el derecho preferente. 17 GACETA OFICIAL 10/03/2017 32 de 53 El derecho preferente, de conformidad con lo anteriormente anotado, nace en el momento en que la Resolución de cancelación del registro de la marca por no uso queda en firme.

Es en este momento en que el titular del derecho preferente puede ejercer su derecho, situación ésta que debe acompasarse con la redacción del Articulo 168 de la Decisión 486. Cuando este articulo dispone que dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, no está afirmando que el derecho preferente se pueda ejercer desde la fecha de presentación de la solicitud, ya que no se puede ejercer un derecho que no ha nacido.

Sin embargo, dicho derecho se retrotrae al momento de la presentación de la solicitud de cancelación. Por eso, lo que prevé la norma es que el solicitante de la cancelación por no uso pueda, desde la presentación de la solicitud dar aviso a la Oficina de Registro Marcario de su intención de utilizar el derecho preferente, de manera que la administración lo tenga en cuenta al momento de recepcionar y de tramitar otras solicitudes de registro del signo que se pretende cancelar.

Lo anterior tiene total lógica, si se piensa que existe la posibilidad de que cualquier persona pueda solicitar registro del mismo o semejante signo antes de que el solicitante de la cancelación pudiera ejercer su derecho preferente y, en consecuencia, en caso de lograr la cancelación por no uso se haría negatoria la consagración del referido derecho.

Además, el solicitante de la cancelación por falta de uso de una marca podrla presentar oposiciones a la solicitud de registro de signos idénticos o semejantes a la marca que pretende cancelar, o solicitar la suspensión de su trámite hasta tanto se defina el relativo a ta cancelación. Aclarando lo anterior, el derecho preferente se puede ejercer en el plazo de tres meses contados desde que queda en firme la resolución de cancelación, sin perjuicio, como ya se anotó, que desde el mismo momento en que se hace la solicitud de cancelación por falta de uso del registro marcario, se informe a ta Oficina Nacional del interés de hacer uso en su momento de tal derecho preferente. 4.8.3.

Efectos del derecho preferente. Un efecto obvio de la figura del derecho preferente es la facultad que tiene el solicitante de la cancelación de registro marcario por falta de uso, de actuar dentro del trámite de registro de signos idénticos o semejantes a la marca que pretende cancelar o que se canceló, presentado las respectivas oposiciones. 18 GACETA OFICIAL 10/03/2017 33 de 53 En segundo lugar, el titular del derecho preferente, al solicitar para registro la marca que ha sido cancelada, logra que su solicitud tenga prelación en relación a las demás solicitudes presentadas ya que opera el informe enviado a la Oficina Nacional de que va a hacer uso de tal derecho, con el fin de que se tome nota en relación con posibles solicitudes de registro de signos idénticos o similares a aquél que se ha solicitado cancelar.

Pero, como se deduce de lo anteriormente expuesto, esto no significa que el ejercicio del derecho preferente implique un derecho indiscutible e indefectible de lograr el registro de la marca cancelada a su nombre, ya que la Oficina de Registro Marcario deberá realizar el respectivo análisis de registrabilidad, analizando los diferentes requisitos de registrabilidad y las oposiciones que sean presentadas.

En consecuencia, el efecto del ejercicio del derecho preferente es que la solicitud presentada con base en dicho derecho sea tramitada con prelación a las demás que se presenten, por lo que se debe informar a la Oficina Nacional que se hará uso de dicho Derecho a fin de que la Oficina Nacional pueda establecer el derecho preferente respecto de la fecha de presentación de otras solicitudes de registro. 4.9.

Se deberá analizar si en las decisiones administrativas se consideró las fechas de presentación de los signos y las acciones de cancelación presentadas, con el fin de que se aplique objetivamente el derecho preferente. 5. Absolución de las preguntas realizadas por el Consultante 1. ¿Cómo deberá interpretarse y/o aplicarse el Artículo 136 literal a) de la Decisión 486?, en lo referido a: a. En el caso el análisis del riesgo de confusión que se origine en virtud de una acción de nulidad contra una marca, ¿cómo influye el que la marca cuestionada sea igual o similar a una marca que anteriormente fue materia de cancelación y que en su oportunidad accedió al registro, teniendo en cuenta que la marca cuestionada fue obtenida en aplicación del derecho preferente generado por la cancelación? Un signo solicitado a registro como marca, sea que este se haya originado por el ejercicio de un derecho preferente o no, estará siempre sometido al examen de registrabilidad autónomo e independiente por parte de las Oficinas Nacionales Competentes, atendiendo a las circunstancias y particularidades de cada caso. 19 GACETA OFICIAL 10/03/2017 34 de 53 b. En el caso de una marca cancelada que en virtud al derecho preferente fue reinscrita por una tercera persona, ¿se puede decir respecto de ellas que son diferentes entre sf asf éstas (la marca cancelada y la nueva marca) sean percibidas por los consumidores como iguales o similares en el mercado? El signo objeto del derecho preferente tiene que ser idéntico o, en todo caso, contener modificaciones de carácter secundario o accesorio a la marca que se canceló. Asimismo, debe distinguir los mismos productos o servicios que correspondían a la marca cancelada, aunque podría identificar menos productos o servicios comprendidos en la misma Clase Internacional.

Por tanto se puede decir que son las mismas marcas, por ende la figura de la cancelación está destinada a extinguir los derechos de la marca que no está siendo utilizada para que otra persona pueda utilizarla y asl poner a disposición del público los productos o servicios identificados con la marca. c. ¿Cuándo una marca cambia de titular por efecto de la cancelación (se produce un nuevo registro con un signo igual cancelado), se podria interpretar que sigue siendo el mismo signo pese a que el nuevo registro genera un nuevo certificado? La solicitudes de marca tiene un carácter autónomo por ende cada uno recibe un tratamiento particular respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, teniendo de igual forma su fecha inscripción y vigencia. Puede que en apariencia siga siendo igual pero el registro es de otro titular y su derecho inicia a partir de la fecha de concesión del nuevo registro. d. Para los efectos del riesgo de confusión, ¿qué incidencia tendría en el análisis de riesgo el hecho que para un consumidor una marca que ha cambiado de titular (y de número de registro) mantenga las mismas características visuales? Conforme a las legislaciones de los países miembros el cambio de titular de una marca se deberá realizar por un acto de cesión, transferencia o fusión el mismo que deberá ser inscrito para que surta efecto frente a terceros.

La acción de cancelación no tiene como fin el cambio de nombre de un titular. Si el signo ha cambiado de titular, pero se mantiene igual en su conformación el consumidor va a pensar que se trata del mismo signo. 2. ¿Cómo debe interpretarse el Artículo 154 de la Decisión 486? En lo referido a: 20 GACETA OFICIAL 10/03/2017 35 de 53 a. En los casos en los que el registro de una marca es derivado del ejercicio de un derecho preferente por una acción de cancelación de marca, el derecho de uso exclusivo de la marca se retrotrae a la fecha de registro primigenio, o por el contrario el nuevo registro implica una nueva fecha desde la cual se puede hablar de dicho derecho exclusivo? El nuevo registro implica una nueva fecha a partir de la cual se ejercerán todos los derechos conferidos por la normativa correspondiente, se debe tener en cuenta que la acción de cancelación prevista en el Articulo 165 de la Decisión 486 produce la extinción del derecho de la marca cancelada por su falta de uso.

Cada solicitud de registro de un signo está sometido al examen de registrabilidad, por tanto cuenta con una fecha de solicitud, de concesión y de vigencia de forma autónoma, independientemente de que, el registro se haya obtenido como consecuencia del ejercicio del derecho preferente. 3. ¿Cómo debe interpretarse los Artículos 165 y 168 de la Decisión 486?, en lo referido a: a. ¿Si el derecho preferente al registro derivado de una acción de cancelación irroga a quien obtiene el registro de la marca los mismos derechos de la marca que fue cancelada? SI, quién obtuvo a su favor la cancelación por falta de uso de una marca, y hace uso del derecho preferente solicitando el registro a su favor, obtiene a partir de su registro el derecho de uso exclusivo por un tiempo determinado teniendo además la posibilidad de prohibir el uso no autorizado de un signo idéntico o similar de conformidad con el Articulo 155 de la Decisión 486. b. ¿El derecho preferente con el que se realiza el nuevo registro otorga el derecho al reconocimiento de un tracto sucesivo entre el registro cancelado y el nuevo registro? La acción de cancelación tiene como consecuencia sustituir el derecho que poseía el titular de una marca, por ende desaparece todos sus efectos.

El registro de todos los signos distintivos tiene un carácter autónomo y cuentan con su propia fecha de concesión y vigencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el Proceso Interno 05036-2011., la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la 21 10/03/2017 GACETA OFICIAL 36 de 53 Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia L�Áeros MAGISTRADA mez Apac Hugo Ram1r MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretarla General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 22 GACETA OFICIAL 10/03/2017 37 de 53 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre del 2016 Proceso: 390-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno del Consultante: 2008-00292 Referencia: Signos involucrados: PRESTIGE 1T ALIAN DESIGN (mixta) y PRESTIGE y PRESTIGIO (denominativos) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 2603 del 11 de agosto del 2015, recibido por este Tribunal vía correo electrónico el 11 de agosto del 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2008-00292; y, El Auto de 21 de enero del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: ASIA PRODUCTS S.A. Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. 1 10/03/2017 GACETA OFICIAL 38 de 53 Tercero Interesado: MANUFACTURAS ELIOT S.A. 2. Hechos Relevantes 2.1. El 3 de octubre del 2006, Asia Products S.A. (en adelante, ASIA), solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), el registro como marca del signo PRESTIGE ITALIAN DESIGN (mixto) 1, para distinguir productos comprendidos en la Clase 20 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza)2.

PRESTIGE IR�1A�( es gt*l 2.2. Una vez publicada la solicitud de registro en la Gaceta de Propiedad Industrial N º 570, de fecha 30 de noviembre del 2006, no se presentaron oposiciones. 2.3. El 18 de mayo del 2007, mediante Resolución 014207, la SIC denegó el registro del signo solicitado, manifestando que al ser comparado con las marcas previamente registradas PRESTIGE (nominativas) que distinguen productos comprendidos en las Clases 22, 23, 24 y 26 de la Clasificación Internacional de Niza y PRESTIGIO (denominativa) que distingue productos comprendidos en las Clases 23, 24 y 26 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta confundible y semejante al grado que generaría una confusión indirecta sobre el origen empresarial de los productos que distinguen. 2.4.

ASIA presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la resolución 14207. 2.5. El 28 de febrero del 2008, mediante Resolución 6072, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición, confirmando en todos sus extremos la decisión contenida en la Expediente Administrativo N º 06 099461. 2 Clase 20: "(..) Muebles, espejos, marcos; productos no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas". 2 10/03/2017 GACETA OFICIAL 39 de 53 resolución recurrida, manifestando que el signo solicitado PRESTIGE ITALIAN DESIGN (mixto) y las marcas PRESTIGE (denominativa) y PRESTIGIO (denominativa) previamente registradas guardan similitudes susceptibles de generar confusión e inducir a error al público consumidor, asimismo respecto de los productos que comercializan, estos son complementarios y comparten los mismos canales de comercialización y publicidad. 2.6.

El 27 de marzo del 2008, mediante Resolución 8921 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión contenida en la Resolución 14207 y de esta manera se agotó la vía gubernativa. 2.7. ASIA presentó Demanda de Acción de Nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 14207, 6072 y 8921. 2.8.

Mediante Auto del 13 de agosto del 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos contenidos en Restablecimiento del Derecho la Demanda de Nulidad y ASIA en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1.

El signo solicitado es PRESTIGE ITALIAN DESIGN sin embargo la entidad demandada para negar el registro lo seccionó en dos expresiones PRESTIGE e ITALIAN DESIGN, considerando que las expresiones ITALIAN DESIGN no le imprimen distintividad suficiente y requerida para acceder al registro, asimismo, tampoco tuvo en cuenta la parte gráfica que acompaña el signo solicitado. 3.2.

Este fraccionamiento realizado por la entidad demandada ha sido prohibido en reiteradas jurisprudencias por el Consejo de Estado y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, señalando que los signos cotejados deben tomarse como un todo, es decir que no pueden ser fraccionados o divididos como sucedió en este caso, donde la expresión PRESTIGE por sí misma no constituye el signo del cual se predica la posibilidad de confusión. 3.3.

En ese sentido el examen de registrabilidad debió realizarse en conjunto, considerando todos los elementos que lo integran sin descalificar anticipadamente la distintividad de palabras y figuras, toda vez que se pretende registrar la expresión PRESTIGE ITALIAN DESIGN (mixta) y no las expresiones PRESTIGE o ITALIAN DESIGN. 3 GACETA OFICIAL 10/03/2017 40 de 53 3.4.

Entre las marcas y el signo solicitado a registro en conflicto, no existe similitud o riesgo de confusión dadas sus evidentes diferencias visuales, fonéticas y conceptuales, pudiendo coexistir pacíficamente. 3.5. Existen diferencias visuales entre las marcas registradas PRESTIGE y PRESTIGIO por cuanto están compuestas por una palabra, en cambio el signo PRESTIGE ITALIAN DESIGN (mixto) está compuesto por tres palabras, otra diferencia es que las marcas registradas son denominativas, y el signo que se solicita registrar es mixto. 3.6.

Fonéticamente la pronunciación que se hace de una y otra es completamente diferente y conceptualmente las diferencias son evidentes por cuanto los consumidores no confundirían los signos porque las expresiones ITALIAN DESIGN hace que el signo solicitado sea conceptualmente disímil. 3.7. En cuanto a los productos que identifica el signo solicitado, estos se encuentran en la Clase 20, en cambio, los productos que distinguen las marcas PRESTIGE y PRESTIGIO, pertenecen a las clases 22, 23, 24 y 26 por esto, su naturaleza y finalidad son totalmente disimiles, además no guardan relación y no comparten los mismo canales de comercialización, de esta manera considera que el signo solicitado tiene capacidad para distinguir productos de la clase 20 en el mercado por cuanto no se confunde con las marcas PRESTIGE y PRESTIGIO. 4.

Argumentos de la contestación a la Demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho La SIC en su escrito de contestación a la acción de nulidad expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1. Las decisiones que constan en las resoluciones impugnadas se soportan observando lo siguiente: las leyes aplicables sobre la materia atendiendo lo dispuesto en los Artículos 134, 135 y 136 de la Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina, la defensa de las normas de propiedad industrial que obligan a proteger el derecho preexistente de terceros, y la causal de irregistrabilidad que en reiteradas jurisprudencias emitidas por el Tribunal de Justicia de Comunidad Andina manifiestan la importancia y finalidad del examen de registrabilidad que se le practica a un signo distintivo que se pretende registrar. 4.2.

Se determinó que la coexistencia en el mercado de las marcas PRESTIGE ITALIAN DESIGN (mixta), PRESTIGE (denominativa) y PRESTIGIO (denominativa) y sus productos, crean confusión en el público consumidor porque presentan semejanzas sobre el origen 4 GACETA OFICIAL 10/03/2017 41 de 53 empresarial, a pesar de tratarse de un signo mixto y dos denominativos. 4.3.

Se tomó en cuenta el elemento gráfico del signo solicitado frente a las marcas nominativas y se determinó que el signo en mención las reproducía en su totalidad. 4.4. Se genera la idea de una asociación entre los consumidores porque quienes fabrican productos de la Clase 20 también fabrican y comercializan productos comprendidos en las Clases 24 y 26. 4.5.

Respecto de la conexión competitiva de los productos comprendidos en las clases 20, 24 y 26 se llegó a la conclusión de que se trata de productos complementarios que comparten los mismos canales de comercialización y publicidad, toda vez que los muebles de decoración, se exhiben en almacenes de cadenas y especializados en decoración junto con aquellos productos amparados en las marcas registradas por lo tanto el consumidor no podría diferencia el origen empresarial de uno y otro presupuesto. 4.6.

La conexión competitiva unida a la semejanza denominativa de los signos implica un riesgo de confusión o de asociación que hace irregistrable el signo PRESTIGE ITALIAN DESIGN por incursión en la causal de irregistrabilidad del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 5. Argumentos de la Contestación a la Acción de Nulidad por parte del Tercero Interesado Después de la correspondiente rev1s1on del expediente no se ha encontrado la contestación a la demanda de la sociedad Manufacturas Eliot S. A B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 135 Literal b) y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina3.

Del análisis de los antecedentes del presente proceso, no procede la interpretación de los Artículos 134 y 135 Literal b) de la Decisión 486, pues no se debaten los requisitos para que un signo pueda ser registrado como marca ni se trata de un caso de prohibición absoluta de registro. Procede únicamente la 3 "(..) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando.· a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación" f 5 GACETA OFICIAL 10/03/2017 42 de 53 interpretación del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues en el proceso interno se debate la irregistrabilidad de un signo por una causal de prohibición relativa.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 4. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa e ideológica o conceptual. Riesgo de confusión y de asociación de marcas. Reglas para el cotejo de marcas. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos.

Conexión competitiva entre producto de las Clases 20 y 22, 23, 24 y 26. Las palabras en idioma extranjero. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa e ideológica o conceptual. Riesgo de confusión y de asociación de marcas.

Reglas para el cotejo de marcas. 2. 3. 1.1. En el proceso interno se discute si los signos PRESTIGE ITALIAN DESIGN (mixto), PRESTIGE (denominativo) y PRESTIGIO (denominativo) son confundibles, por lo que es pertinente analizar el contenido del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) L� V �! sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para /os mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de /os cuales el uso de ta marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )". 1.2. Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. 1.3.

Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la 6 GACETA OFICIAL 10/03/2017 43 de 53 marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante a la registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.

A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. 1.4. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y si existe correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir. 4 Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume.

Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrán ser perfectamente registrables. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de riesgo de confusión: 1.4.1.

Riesgo de confusión directa y la indirecta, la primera caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, la segunda caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 5 4 5 Ver a modo de referencia el Proceso 512-IP-2014, de 15 de julio de 2015.

Caso: "LOCKHEED MARTIN". Ver a modo de referencia el Proceso 89-lp-2005, de 20 de julio de 2005. Caso: "ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR". 7 e GACETA OFICIAL 10/03/2017 44 de 53 1.4.2. Riesgo de confusión por asociación, que acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.5.

Al resolver la acción planteada se deberá verificar si en el acto impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.

Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.6. Igualmente, se verificará que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.6.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 8 GACETA OFICIAL 10/03/2017 45 de 53 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4.

Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. 1.7. Es importante que se verifique en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podría ser inducido a algún riesgo de confusión y/o de asociación. 1.8.

Sin embargo, no sería procedente basar la posible confundibilidad únicamente en la similitud en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe abarcar un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, incluido el examen de los productos amparados respectivamente con los signos PRESTIGE ITALIAN DESIGN (mixto), PRESTIGE (denominativo) y PRESTIGIO (denominativo), sea que se trate de los mismos productos o de productos vinculados competitivamente. 2.

Comparación entre signos compuesta y denominativos mixtos con parte denominativa 2.1. Como la controversia radica sobre la supuesta confusión entre el signo mixto PRESTIGE ITALIAN DESIGN y las marcas denominativas previamente registradas PRESTIGE (denominativa) y PRESTIGIO (denominativa), resulta necesario que se proceda a compararlos, teniendo en cuenta que el signo mixto está compuesto de un elemento denominativo y uno gráfico.

El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual. El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, etcétera. 2.2. Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, 9 GACETA OFICIAL 10/03/2017 46 de 53 producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 6 2.3.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 2.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en las marcas mixtas, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 7 2.5.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente. 6 7 8 f. f � a) Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 8 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 1 O de junio de 2016.

Ibídem. Ibídem. 10 GACETA OFICIAL 10/03/2017 47 de 53 muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.6.

Como el elemento denominativo en los signos compuestos está integrado por dos o más palabras9, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 10 l t r, 9 \ a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos. que son aquellos que se componen de dos o más palabras. ', 10 f Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 1 O de junio de 2016. 11 GACETA OFICIAL 10/03/2017 48 de 53 marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. 2.7.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo mixto PRESTIGE ITALIAN DESIGN y las marcas denominativas previamente registradas PRESTIGE (denominativa) y PRESTIGIO (denominativa).

Para su análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. 3. Conexión competitiva entre producto de las Clases 20 y 22, 23, 24 y 26 3.1.

En el proceso interno, la SIC en su contestación a la demanda sostiene que respecto "de la conexión competitiva de los productos comprendidos en las clases 20, 24 y 26 se llegó a la conclusión de que se trata de productos complementarios que comparten los mismos canales de comercialización y publicidad, toda vez que los muebles de decoración, se exhiben en almacenes de cadenas y especializados en decoración junto con aquellos productos amparados en las marcas registradas por lo tanto el consumidor no podría diferencia el origen empresarial de uno y otro presupuesto", añadiendo que "(...) la conexión competitiva unida a la semejanza denominativa de tos signos implica un riesgo de confusión o de asociación que hace irregistrab/e el signo PREST/GE /TALIAN DESIGN por incursión en ta causal de irregistrabilidad del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina".

En consecuencia, resulta pertinente abordar el tema de la conexión competitiva entre producto de las Clases 20 y 22, 23, 24 y 26 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.2. Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos y servicios. \ \ 3.3.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto del análisis, tal y como se indica en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 864, v.gr., "(... ) Las clases de la Clasificación Internacional referida en 12 e GACETA OFICIAL 10/03/2017 49 de 53 el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente". 3.5.

Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos o servicios a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos y/o servicios en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 11 3.6.

Si estamos en frente de productos y/o servicios registrados en diferentes clases o en la misma clase, es preciso que se ajuste la regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para de esta manera poder establecer la posibilidad de error en el público consumidor. 3.7.

Para el efecto, se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, pues la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, ni la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 3.8. Consecuentemente, para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios12: 3.8.1.

La inclusión de productos diferentes en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. En esta hipótesis se está frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos y/o servicios diferentes de una misma clase., que en caso de figurar registrados en marcas similares o idénticas, la vinculación o relación entre productos y/o servicios se presume y en consecuencia la conexidad competitiva, en cuyo evento la prueba para demostrar que no existe esta conexidad le corresponderá al titular de la marca a la cual se le atribuya dicha presunción. L 11 De modo referencial ver Proceso 156-IP-2014. 12 Recogidos en anteriores interpretaciones como en la correspondiente al Proceso 441-IP-2015. 13 GACETA OFICIAL 10/03/2017 50 de 53 3.8.2.

Canales de comercialización. Para determinar la conexión competitiva se deben analizar los canales de comercialización de los productos y/o servicios. Por ejemplo, la comercialización en grandes cadenas y tiendas por departamentos o supermercados, tendría poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios.

En cambio, habría mayor incidencia en tiendas o almacenes especializados, así como en pequeños sitios de expendio, donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud o relación. 3.8.3. Similares medios de publicidad. Si los productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), la incidencia de conexión competitiva sería mayor.

Por el contrario, si la difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. Si comparte los mismos de publicidad especializados, también podríamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado aisladamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto. 3.8.4.

Relación o vínculos entre productos. Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. Por ejemplo, si estamos en frente de bienes sustitos o complementarios la incidencia de conexión competitiva sería mayor, lo cual suele inscribirse también en el criterio de la intercambiabilidad. 3.8.5. Mismo género de los productos.

Pese a que pueden encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayor incidencia de conexión competitiva. Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir. 3.9. En relación con el grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos o servicios, se deben tomar en cuenta las características, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos, etc.

Efectivamente, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta criterios como el de intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o el de complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deban utilizarse en conjunto, o que el uso 14 GACETA OFICIAL 10/03/2017 51 de 53 de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 13 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que éste podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. 3.1O.

Se deberá hacer uso de los criterios señalados para determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, con el fin de verificar la conexidad entre productos amparados, resulta necesario precisar las circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de aquellos sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.

Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para establecer la existencia de conexión competitiva. 3.11.

Para resolver la acción de nulidad se debe tener en cuenta que, para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, debe atenderse el criterio del llamado "consumidor medio" o consumidor común y corriente de una determinada clase de producto, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes. 14 4.

Las palabras en idioma extranjero 4.1. En atención a que el signo denominativo mixto cuyo registro se solicitó y una de las marcas denominativas previamente registradas sobre la base de la cual la autoridad denegó el registro se encuentran conformadas por palabras perteneciente al idioma inglés (PRESTIGE ITALIAN DESIGN y PRESTIGE), resulta pertinente ahondar en el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de marcas. 4.2.

En tal sentido, es importante tener presente que anteriores interpretaciones se ha dicho que los signos formados por una o más palabras y/o partículas en idioma extranjero que no sean parte del 13 14 f # Ver a manera de referencia el Proceso 68-IP-2002. Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Tomo IV. p. 97, caso "DIDA". 15 GACETA OFICIAL 10/03/2017 52 de 53 conocimiento común son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 15 4.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha vuelto de conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 16 4.4.

Para resolver la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto por ASIA, se deberá verificar si se tuvo en cuenta que cuando las palabras y/o partículas en idioma extranjero (PRESTIGE, ITALIAN y DESIGN) que conforman el signo solicitado a registro, PRESTIGIO, ITALIANO y DISEÑO, son de conocimiento generalizado o común en el sector del público al que se encuentran dirigidos los productos distinguidos, debiéndose además determinar si dichas palabras o partículas son de uso común o no en la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para 2008-00292, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal..! •1 / 1 r, I, L G �--l 0 Cecilia Luisa �lórfQuinteros MAGISTRADA 15 16 Revisar a modo de referencia el Proceso 57-IP-2015, marca "BABYLAC3 F1 F2 F3 CALCIO HIERRO COLINA" (mixta), de fecha 13 de mayo del 2015, Pág. 12.

Ibídem. 16 GACETA OFICIAL 10/03/2017 53 de 53 ( �-- -·... ' Hernán.·mero, /- brano A RADO "'-� Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Pr ·udicial el Presidente y el Secretario. �-.. Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17