TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre del 2016 Proceso: 390-IP-2015 Asunto: Interpretacion Prejudicial Consultante: Seccion Primera de Ia Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la RepOblica de Colombia. Expediente Interno del Consultante: 2008-00292 Referencia: Signos involucrados: PRESTIGE ITALIAN DESIGN (mixta) y PRESTIGE y PRESTIGIO (denominativos) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 2603 del 11 de agosto del 2015, recibido por este Tribunal via correo electronic° el 11 de agosto del 2015, mediante el cual Ia Secci6n Primera de Ia Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de Ia Republica de Colombia solicita Ia interpretaci6n prejudicial de los Articulos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decision 486 de Ia ComisiOn de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2008-00292; y, El Auto de 21 de enero del 2016, mediante el cual este Tribunal admitio a tramite Ia presente InterpretaciOn Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: ASIA PRODUCTS S.A. Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. 1 Tercero Interesado: MANUFACTURAS ELIOT S.A. 2. Hechos Relevantes 2.1. El 3 de octubre del 2006, Asia Products S.A. (en adelante, ASIA), solicitO ante Ia Division de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), el registro como marca del signo PRESTIGE ITALIAN DESIGN (mixto)1, para distinguir productos comprendidos en la Clase 20 del Arreglo de Niza relativo a Ia Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante ClasificaciOn Internacional de Niza)2.

PRESTIGE es gN • 2.2. Una vez publicada la solicitud de registro en Ia Gaceta de Propiedad Industrial N° 570, de fecha 30 de noviembre del 2006, no se presentaron oposiciones. 2.3. El 18 de mayo del 2007, mediante Resolucion 014207, la SIC denegO el registro del signo solicitado, manifestando que al ser comparado con las marcas previamente registradas PRESTIGE (nominativas) que distinguen productos comprendidos en las Clases 22, 23, 24 y 26 de la ClasificaciOn Internacional de Niza y PRESTIGIO (denominativa) que distingue productos comprendidos en las Clases 23, 24 y 26 de Ia ClasificaciOn Internacional de Niza, resulta confundible y semejante al grado que generaria una confusion indirecta sobre el origen empresarial de los productos que distinguen. 2.4.

ASIA presentO recurso de reposicion y, en subsidio, de apelacion contra la resoluciOn 14207. 2.5. El 28 de febrero del 2008, mediante ResoluciOn 6072, la Direcci6n de Signos Distintivos de Ia SIC resolvio el recurso de reposiciOn, confirmando en todos sus extremos Ia decision contenida en Ia 1 Expediente Administrativo N° 06 099461. 2 Clase 20: "( ) Muebles, espejos, marcos; productos no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caria, junco, mimbre, cuemo, hueso, marfil, ballena, concha, amber, nacar, espuma de mar, sucedaneos de todas estas materias o de materias plasticas". 2 resolucion recurrida, manifestando que el signo solicitado PRESTIGE ITALIAN DESIGN (mixto) y las marcas PRESTIGE (denominativa) y PRESTIGIO (denominativa) previamente registradas guardan similitudes susceptibles de generar confusion e inducir a error al pOblico consumidor, asimismo respecto de los productos que comercializan, estos son complementarios y comparten los mismos canales de comercializaciOn y publicidad. 2.6.

El 27 de marzo del 2008, mediante ResoluciOn 8921 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvi6 el recurso de apelacion, confirmando la decisi6n contenida en la Resolucion 14207 y de esta manera se agot6 la via gubernativa. 2.7. ASIA present6 Demanda de Accion de Nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 14207, 6072 y 8921. 2.8.

Mediante Auto del 13 de agosto del 2014, la Seccion Primera de Ia Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de Ia Republica de Colombia, decidi6 suspender el proceso y solicitO InterpretaciOn Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos contenidos en Ia Demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho ASIA en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1.

El signo solicitado es PRESTIGE ITALIAN DESIGN sin embargo la entidad demandada para negar el registro lo secciono en dos expresiones PRESTIGE e ITALIAN DESIGN, considerando que las expresiones ITALIAN DESIGN no le imprimen distintividad suficiente y requerida para acceder al registro, asimismo, tampoco tuvo en cuenta la parte grafica que acompana el signo solicitado. 3.2.

Este fraccionamiento realizado por la entidad demandada ha sido prohibido en reiteradas jurisprudencias por el Consejo de Estado y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, serialando que los signos cotejados deben tomarse como un todo, es decir que no pueden ser fraccionados o divididos como sucedio en este caso, donde la expresion PRESTIGE por si misma no constituye el signo del cual se predica la posibilidad de confusi6n. 3.3.

En ese sentido el examen de registrabilidad debio realizarse en conjunto, considerando todos los elementos que lo integran sin descalificar anticipadamente la distintividad de palabras y figuras, toda vez que se pretende registrar la expresi6n PRESTIGE ITALIAN DESIGN (mixta) y no las expresiones PRESTIGE o ITALIAN DESIGN. 3 3.4. Entre las marcas y el signo solicitado a registro en conflicto, no existe similitud o riesgo de confusi6n dadas sus evidentes diferencias visuales, foneticas y conceptuales, pudiendo coexistir pacificamente. 3.5.

Existen diferencias visuales entre las marcas registradas PRESTIGE y PRESTIGIO por cuanto estan compuestas por una palabra, en cambio el signo PRESTIGE ITALIAN DESIGN (mixto) esta compuesto por tres palabras, otra diferencia es que as marcas registradas son denominativas, y el signo que se solicita registrar es mixto. 3.6. Foneticamente Ia pronunciaciOn que se hace de una y otra es completamente diferente y conceptualmente las diferencias son evidentes por cuanto los consumidores no confundirian los signos porque las expresiones ITALIAN DESIGN hace que el signo solicitado sea conceptualmente disimil. 3.7.

En cuanto a los productos que identifica el signo solicitado, estos se encuentran en la Clase 20, en cambio, los productos que distinguen las marcas PRESTIGE y PRESTIGIO, pertenecen a las clases 22, 23, 24 y 26 por esto, su naturaleza y finalidad son totalmente disimiles, adernas no guardan relaciOn y no comparten los mismo canales de comercializacion, de esta manera considera que el signo solicitado tiene capacidad para distinguir productos de Ia case 20 en el mercado por cuanto no se confunde con las marcas PRESTIGE y PRESTIGIO. 4.

Argumentos de Ia contestaci6n a Ia Demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho La SIC en su escrito de contestaci6n a la acci6n de nulidad expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1. Las decisiones que constan en las resoluciones impugnadas se soportan observando lo siguiente: las leyes aplicables sobre la materia atendiendo lo dispuesto en los Articulos 134, 135 y 136 de la DecisiOn de la Comisi6n de la Comunidad Andina, la defensa de las normas de propiedad industrial que obligan a proteger el derecho preexistente de terceros, y la causal de irregistrabilidad que en reiteradas jurisprudencias emitidas por el Tribunal de Justicia de Comunidad Andina manifiestan la importancia y finalidad del examen de registrabilidad que se le practica a un signo distintivo que se pretende registrar. 4.2.

Se determin6 que la coexistencia en el mercado de las marcas PRESTIGE ITALIAN DESIGN (mixta), PRESTIGE (denominativa) y PRESTIGIO (denominativa) y sus productos, crean confusiOn en el public() consumidor porque presentan semejanzas sobre el origen 4 empresarial, a pesar de tratarse de un signo mixto y dos denominativos. 4.3. Se tome en cuenta el elemento grafico del signo solicitado frente a las marcas nominativas y se determine que el signo en menci6n las reproducia en su totalidad. 4.4.

Se genera la idea de una asociaci6n entre los consumidores porque quienes fabrican productos de la Clase 20 tambien fabrican y comercializan productos comprendidos en las Clases 24 y 26. 4.5. Respecto de la conexiOn competitiva de los productos comprendidos en las clases 20, 24 y 26 se Ilego a la conclusion de que se trata de productos complementarios que comparten los mismos canales de comercializacion y publicidad, toda vez que los muebles de decoraci6n, se exhiben en almacenes de cadenas y especializados en decoracion junto con aquellos productos amparados en las marcas registradas por lo tanto el consumidor no podria diferencia el origen empresarial de uno y otro presupuesto. 4.6.

La conexion competitiva unida a la semejanza denominativa de los signos implica un riesgo de confusi6n o de asociacion que hace irregistrable el signo PRESTIGE ITALIAN DESIGN por incursion en la causal de irregistrabilidad del Literal a) del Articulo 136 de la Decisi6n 486 de la Comisi6n de la Comunidad Andina. 5. Argumentos de Ia Contestaciem a Ia Accion de Nulidad por parte del Tercero Interesado Despues de la correspondiente revision del expediente no se ha encontrado la contestaci6n a la demanda de la sociedad Manufacturas Eliot S. A. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicita la interpretaci6n prejudicial de los Articulos 134, 135 Literal b) y 136 Literal a) de la Decision 486 de la Comisi6n de Ia Comunidad Andina3.

Del analisis de los antecedentes del presente proceso, no procede la interpretacion de los Articulos 134 y 135 Literal b) de la DecisiOn 486, pues no se debaten los requisitos para que un signo pueda ser registrado como marca ni se trata de un caso de prohibiciOn absoluta de registro. Procede Onicamente la 3 "( ) Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean identicos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusiOn o de asociacion". 5 C V interpretacion del Articulo 136 Literal a) de Ia Decision 486 de Ia Comisi6n de la Comunidad Andina, pues en el proceso interno se debate la irregistrabilidad de un signo por una causal de prohibici6n relativa.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. 2. 3. 4. Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Similitud fonetica, ortografica, grafica o figurativa e ideologica o conceptual. Riesgo de confusiOn y de asociaci6n de marcas. Reglas para el cotejo de marcas. Comparaci6n entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos.

ConexiOn competitiva entre producto de las Clases 20 y 22, 23, 24 y 26. Las palabras en idioma extranjero. D. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Similitud fon6tica, ortografica, grafica o figurativa e ideologica o conceptual. Riesgo de confusion y de asociaci6n de marcas.

Reglas para el cotejo de marcas. 1.1. En el proceso interno se discute si los signos PRESTIGE ITALIAN DESIGN (mixto), PRESTIGE (denominativo) y PRESTIGIO (denominativo) son confundibles, por lo que es pertinente analizar el contenido del Articulo 136 de Ia Decisi6n 486 de la Comision de Ia Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor literal es el siguiente: "Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean identicos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o seryicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusiOn o de asociaci6n;

( )". 1.2. SegOn la norma citada no podra registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser identico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusi6n o de asociacion. 1.3.

Un signo es identico a Ia marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen Ia 6 marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse identico o semejante a Ia registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendra en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son identicos o presentan conexi6n competitiva.

A Ia hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un analisis extensivo de la presunta identidad. 1.4. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y si existe correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir.4 Cuando los signos no solo sean identicos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusion se presume.

Al tratarse de una simple similitud, eI examen requiere de mayor profundidad, con eI objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos identicos en su composicion, pero identificados en clases distintas, ambos podran ser perfectamente registrables. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de riesgo de confusi6n: 1.4.1.

Riesgo de confusiOn directa y Ia indirecta, la primera caracterizada porque el vinculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que esta obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo tambien entre los productos o servicios; y, la segunda caracterizada porque el citado vinculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial comOn.5 4 5 Ver a modo de referencia el Proceso 512-IF'-2014, de 15 de julio de 2015.

Caso: "LOCKHEED MARTIN". Ver a modo de referenda el Proceso 89-Ip-2005, de 20 de julio de 2005. Caso: "ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR". 7 C 1.4.2 Riesgo de confusi6n por asociaci6n, que acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, at adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relacion o vinculacion econornica. 1.5.

Al resolver la acci6n planteada se debera verificar si en el acto impugnado se examin6 si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusion (directa o indirecta) y/o de asociacion en el public() consumidor, teniendo en cuenta en esta valoraciOn que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.

Fonetica: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silabica, vocal, consonante o tonica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusiOn se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortografica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuraci6n, esto es, tomando en cuenta la impresi6n visual de los signos en conflicto. 1.5.3.

Grafica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos graficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Ideologica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor identico y/o semejante. 1.6. Igualmente, se verificara que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.6.1.

La comparaciOn debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una vision de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonetica, ortografica, figurativa y conceptual. 1.6.2. En la comparacion se debe emplear el metodo del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y despues el otro.

No es procedente realizar un analisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observara los signos at mismo tiempo, sino que lo hara en momentos diferentes. 8 1.6.3. El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusiOn o de asociacion. 1.6.4.

Al realizar la comparaci6n es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir c6mo el producto o servicio es percibido por el consumidor. 1.7. Es importante que se verifique en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podria ser inducido a algun riesgo de confusi6n y/o de asociacion. 1.8.

Sin embargo, no seria procedente basar la posible confundibilidad Unicamente en la similitud en cualquiera de sus formas, pues el anelisis debe abarcar un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusiOn y/o asociacion en el pUblico consumidor, incluido el examen de los productos amparados respectivamente con los signos PRESTIGE ITALIAN DESIGN (mixto), PRESTIGE (denominativo) y PRESTIGIO (denominativo), sea que se trate de los mismos productos o de productos vinculados competitivamente. 2.

ComparaciOn entre signos mixtos con parte denominative compuesta y denominativos 2.1. Como Ia controversia radica sobre Ia supuesta confusion entre el signo mixto PRESTIGE ITALIAN DESIGN y las marcas denominativas previamente registradas PRESTIGE (denominativa) y PRESTIGIO (denominativa), resulta necesario que se proceda a compararlos, teniendo en cuenta que el signo mixto este compuesto de un elemento denominativo y uno grafico.

El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual. El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, etcetera. 2.2. Las marcas denominativas, Ilamadas tambien nominales o verbales, utilizan expresiones acUsticas o foneticas, formadas por una o varias letras, palabras o nOmeros, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotaci6n conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexiOn alguna entre su significado y Ia naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, 9 producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.6 2.3.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento grafico (una o varias imagenes). La combinaciOn de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demas existentes en el mercado. 2.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en las marcas mixtas, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el grafico, ya sea que, por su tame°, color, diserio u otras caracteristicas, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.7 2.5.

En consecuencia, al realizar la comparaci6n entre marcas denominativas y mixtas, se debe constatar que se haya identificado, cual de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en Ia mente del consumidor, si el denominativo o el grafico, teniendo en cuenta lo siguiente. a) Si al realizar la comparaciOn se determina que en Ia marca mixta predomina el elemento grafico frente al denominativo, no habha lugar a la confusi6n entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacificamente en el ambito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podhan incurrir en riesgo de confusi6n. b) Si en Ia marca mixta predomina el elemento denominativo, debera realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:8 (I) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonetica.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una funciOn diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender c6mo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la silaba t6nica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posicion, es identica o 6 7 Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

Ibidem. Ibidem. 10 muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente. (iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumiran una importancia decisiva para fijar la sonoridad de Ia denominaci6n. (iv) Se debe determinar el elemento que impacts de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraria cOmo es captada la marca en el mercado. 2.6.

Como el elemento denominativo en los signos compuestos esta integrado por dos o más palabras9, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en Ia distintividad del conjunto de Ia marca, en cuya direccion son aplicables los siguientes parametros:1° 9 10 a) Ubicaci6n de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera mss poder de recordacion en el pUblico consumidor. b) Impacto en Ia mente del consumidor de conformidad con Ia extension de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con Ia sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podria tener mayor impacto en Ia mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendra un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra debil no tendria relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es generica, descriptiva o de uso comOn. Las palabras genericas, descriptivas o de uso comOn se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendra mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una Dentro de los signos denominativos estan los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

Ver InterpretaciOn Prejudicial recaida en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 11 marca derivada, o es el elemento que conforms una familia de marcas, tendra mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situacion que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. 2.7. En congruencia con el desarrollo de esta interpretaci6n prejudicial, se debera verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusion y/o asociacion que pudiera existir entre el signo mixto PRESTIGE ITALIAN DESIGN y las marcas denominativas previamente registradas PRESTIGE (denominativa) y PRESTIGIO (denominativa).

Para su analisis, se debera tener en cuenta las palabras que poseen una funci6n diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudara a entender como el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se debera establecer cual es la palabra que genera más poder de recordaci6n en el public° consumidor. 3. ConexiOn competitiva entre producto de las Clases 20 y 22, 23, 24 y 26 3.1.

En el proceso interno, la SIC en su contestaci6n a la demanda sostiene que respecto "de la conexion competitiva de los productos cornprendidos en las clases 20, 24 y 26 se Ileg6 a la conclusiOn de que se trata de productos cornplementarios que comparten los mismos canales de comercializaciOn y publicidad, toda vez que los muebles de decoraciOn, se exhiben en almacenes de cadenas y especializados en decoraci6n junto con aquellos productos amparados en las marcas registradas por lo tan to el consumidor no podria diferencia el origen empresarial de uno y otro presupuesto", anadiendo que "( ) la conexion competitiva unida a la semejanza denominativa de los signos implica un riesgo de confusi6n o de asociaci6n que hace irregistrable el signo PRESTIGE ITALIAN DESIGN por incursion en la causal de irregistrabilidad del Literal a) del Articulo 136 de la Decisi6n 486 de la Comisi6n de la Comunidad Andina".

En consecuencia, resulta pertinente abordar el tema de la conexion competitiva entre producto de las Clases 20 y 22, 23, 24 y 26 de la Clasificacion Internacional de Niza. 3.2. Sobre este topic° la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden Ilevar a establecer o fijar cuando se da la conexion competitiva entre los productos y servicios. 3.3.

Se debe tomar en cuenta que la inclusiOn de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto del analisis, tal y como se indica en el segundo parrafo del Articulo 151 de la DecisiOn 864, v.gr., "( ) Las clases de la ClasificaciOn Internacional referida en 12 el parrafo anterior no determinaran la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente". 3.5.

Se debera matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculaciOn o relacion competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el public° consumidor, es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos o servicios a una misma clase no demuestra su semejanza, asi como la ubicaci6n de los productos y/o servicios en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.11 3.6.

Si estamos en frente de productos y/o servicios registrados en diferentes clases o en la misma clase, es preciso que se ajuste Ia regla de Ia especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculacion o relacion competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para de esta manera poder establecer Ia posibilidad de error en el pUblico consumidor. 3.7.

Para el efecto, se debera analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, pues la sola pertenencia de varios de estos a una misma clase de la Clasificacion Internacional de Niza no demuestra su semejanza, ni la ubicacion de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 3.8. Consecuentemente, para apreciar la conexion competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideracion, entre otros, los siguientes criterios12: 3.8.1.

La inclusion de productos diferentes en una misma clase de Ia Clasificacion Internacional de Niza. En esta hip6tesis se esta frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos y/o servicios diferentes de una misma clase., que en caso de figurar registrados en marcas similares o identicas, la vinculacian o relacion entre productos y/o servicios se presume y en consecuencia la conexidad competitiva, en cuyo evento la prueba para demostrar que no existe esta conexidad le correspondera al titular de la marca a la cual se le atribuya dicha presunci6n. 11 De modo referencia! ver Proceso 156-IP-2014. 12 Recogidos en anteriores interpretaciones como en la correspondiente al Proceso 441-IP-2015. 13 3.8.2.

Canales de comercializaciOn. Para determinar la conexiOn competitiva se deben analizar los canales de comercializaciOn de los productos y/o servicios. Por ejemplo, Ia comercializaciOn en grandes cadenas y tiendas por departamentos o supermercados, tendria poca incidencia en la conexiOn competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios.

En cambio, habria mayor incidencia en tiendas o almacenes especializados, asi como en pequefios sitios de expendio, donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan tambien una aparente similitud o relacion. 3.8.3. Similares medios de publicidad. Si los productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisiOn y prensa), Ia incidencia de conexion competitiva seria mayor.

Por el contrario, si la difusion se da mediante comunicacion directa, boletines, mensajes telefonicos, etc., la conexion competitiva seria menor. Si comparte los mismos de publicidad especializados, tambien podriamos encontrar una incidencia mayor de conexion competitive, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado aisladamente para orientar este analisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto. 3.8.4.

Relacion o vinculos entre productos. Cierta relacion entre los productos puede crear una conexion competitive. Por ejemplo, si estamos en frente de bienes sustitos o complementarios la incidencia de conexion competitiva seria mayor, lo cual suele inscribirse tambien en el criterio de la intercambiabilidad. 3.8.5. Mismo genero de los productos.

Pese a que pueden encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo genero habra mayor incidencia de conexion competitiva. Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir. 3.9. En relacion con el grado de sustituci6n (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos o servicios, se deben tomar en cuenta las caracteristicas, finalidad, similitudes de genero y el precio de los productos, etc.

Efectivamente, para analizar la conexiOn competitiva es pertinente tener en cuenta criterios como el de intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre si para las mismas finalidades, o el de complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deban utilizarse en conjunto, o que el use 14 de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.13 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideracion que existe conexion competitiva cuando los productos o servicios en cuestion resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. 3.10.

Se debere hacer use de los criterios serialados para determinar la existencia de conexion competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, con el fin de verificar Ia conexidad entre productos amparados, resulta necesario precisar las circunstancias en las que uno o dos criterios seran suficientes para establecer la conexion competitiva, tal es el caso de aquellos sustituibles entre si para las mismas finalidades y/o son complementarios.

Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no sera suficiente para establecer Ia conexion competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que Onicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este Ultimo supuesto, se requerira Ia concurrencia de otros criterios para establecer la existencia de conexion competitiva. 3.11.

Para resolver la acciOn de nulidad se debe tener en cuenta que, para establecer el posible riesgo de confusion entre dos marcas, debe atenderse el criterio del llamado "consumidor medio" o consumidor comOn y corriente de una determinada clase de producto, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepci6n corrientes.14 4.

Las palabras en idioma extranjero 4.1. En atencion a que el signo denominativo mixto cuyo registro se solicito y una de las marcas denominativas previamente registradas sobre Ia base de la cual la autoridad denego el registro se encuentran conformadas por palabras perteneciente al idioma ingles (PRESTIGE ITALIAN DESIGN y PRESTIGE), resulta pertinente ahondar en el tema de las palabras en idioma extranjero en Ia conformacion de marcas. 4.2.

En tal sentido, es importante tener presente que anteriores interpretaciones se ha dicho que los signos formados por una o más palabras y/o particulas en idioma extranjero que no sean parte del 13 14 Ver a manera de referenda el Proceso 68-IP-2002. Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso "DIDA". 15 conocimiento comCin son considerados signos de fantasia y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.15 4.3.

Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha vuelto de conocimiento de Ia mayoria del publico consumidor o usuario y se trata exclusivamente de vocablos genericos, descriptivos o de uso comCin, en relaciOn con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no seran registrables.16 4.4.

Para resolver Ia acci6n de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto por ASIA, se debera verificar si se tuvo en cuenta que cuando las palabras y/o particulas en idioma extranjero (PRESTIGE, ITALIAN y DESIGN) que conforman el signo solicitado a registro, PRESTIGIO, ITALIANO y DISENO, son de conocimiento generalizado o comun en el sector del pCiblico al que se encuentran dirigidos los productos distinguidos, debiendose adernas determinar si dichas palabras o particulas son de uso comCin o no en la Clase 20 de la Clasificacion Internacional de Niza.

En los terminos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretacion Prejudicial para 2008-00292, la que debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretacion Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopcion de acuerdo con lo dispuesto en el Ultimo parrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. ( LL Cecilia Luisa Aylkin Quinteros MAGISTRADA 15 16 da T erc an GISTRADA Revisar a modo de referencia el Proceso 57-IP-2015, marca "BABYLAC3 Fl F2 F3 CALCIO HIERRO COLINA" (mixta), de fecha 13 de mayo del 2015, Fag. 12.

Ibidem. 16 Hugo Ramiro G6mez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretacion Pr 'udicial el Presidente y el Secretario. Dr. Hern ambrano DENTE vo Gar Brito S RETARIO" Notifiquese a la Entidad Consultante y remitase copia de la presente InterpretaciOn Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicaciOn en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17