Año XXXIV – Número 2969 Lima, 16 de marzo de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 577-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima (Perú). Expediente interno del Consultante: 7267-2010-0-1801-JR-CA10.

Referencia: Marcas involucradas COFRA LATIN AMERICA UNITED UNIQUE (mixta), vs UNIQUE (denominativa) UNIQUE Y DISEÑO (mixta), RADIANTE UNIQUE (mixta), UNIQUE (mixta) y UNIQUE YANBAL (mixta) PROCESO 590-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 076672014-0-1801-JR-CA-26.

Referencia: Signos: SAN PELLEGRINO (denominativo) / SAN PELLEGRINO (denominativo); SANPELLEGRINO (mixto) PROCESO 669-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 201300263. Referencia: Decomiso, incautación, destrucción e inutilización de maquinaria pesada Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 16/03/2017 2 de 67 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de febrero de 2017 Proceso: 577-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima (Perú) Expediente interno del Consultante: 7267-2010-0-1801-JR-CA-1 O Referencia: Marcas involucradas COFRA LATIN AMERICA UNITED UNIQUE (mixta), vs UNIQUE (denominativa) UNIQUE Y DISEÑO (mixta), RADIANTE UNIQUE (mixta), UNIQUE (mixta) y UNIQUE YANBAL (mixta) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio No. 7267-2010-0/S taSECA-CSJLI-PJ, recibido el 30 de octubre de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno 72672010-0-1801-JR-CA-1O.

El Auto de 23 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. 1 Proceso 577-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno 2. 3 de 67 Demandante: JAFER LIMITED Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) Tercero interesado: COFRA HOLDING AG Hechos relevantes 2.1. El 5 de febrero de 2008, COFRA HOLDING AG solicitó el registro de la marca COFRA LATIN AMERICA UNITED UNIQUE (mixta), para distinguir "prendas de vestir, calzado y sombrerería", comprendidos en la Clase 25 de la "Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas" instituida por el Arreglo de Niza ( en lo sucesivo, "la Clasificación Internacional de Niza") 1. <>ge COFRA LATIN AMERICA UNITED UNIOUE 2.2.

La referida solicitud fue publicada en el diario oficial El Peruano. 2.3. El 24 de junio de 2008, JAFER LIMITED formuló oposición, al considerar que la marca solicitada resultaba confundible con las marcas de su titularidad previamente registradas: Marca Clase 25 UNIQUE UNIQUE DISEÑO Y Naturaleza/Gráfico Denominativa Certificado 92758 25 85057 RADIANTE UNIQUE 25 84911 UN1QUE 25 121090 LfN I O U E Productos Vestido, calzado y sombrerería Vestido, calzado y 1 sombrereria Vestidos, calzado y sombrerería de Prendas vestir, calzado, La referida solicitud de registro se tramitó mediante expediente administrativo 343371-2008.

Proceso 577-IP-2015 GACETA OFICIAL UNIQUE 25 16/03/2017 1 64529 1 1 1 UNIQUE YANBAL 25 Denominativa ¡ 123699 1 1 4 de 67 zapatillas, !1 sombrerería De la revisión en la página del web INDECOPI, este certificado 1 aparece como marca la INDISCRET y es de otro titular Prendas de vestir, calzado, zapatillas, 1 sombrerería 2.4.

El 31 de agosto de 2008, mediante Resolución 2369-2009/CSD­ INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en lo sucesivo, "el INDECOPI") declaró fundada la oposición formulada por JAFER LIMITED y, en consecuencia, denegó el signo solicitado. 2.5.

El 23 de septiembre de 2009, COFRA HOLDING AG interpuso recurso de apelación contra la Resolución 2369-2009/CSD-INDECOPI. 2.6. El 23 de agosto de 201O, mediante Resolución 1902-2010/TPI­ INDECOPI, el Tribunal de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI revocó la Resolución 2369-2009/CSD-INDECOPI y, en consecuencia, otorgó el registro de la marca solicitada GOFRA LATIN AMERICA UNITED UNIQUE (mixta). 2. 7.

El 15 de noviembre de 201O, JAFER LIMITED interpuso demanda contencioso administrativa en contra de la Resolución 1902-2010/TPI­ INDECOPI. 2.8. El 4 de febrero de 2011, el INDECOPI presentó contestación a la demanda contencioso administrativa. 2.9. El 1O de junio de 2011, mediante Resolución Nº 2, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo Subespecializado en Temas del Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima tuvo por contestada la demanda en rebeldía de la empresa GOFRA HOLDING AG. al no haber cumplido con absolver la demanda pese a haber sido debidamente notificada con la misma. 3 Proceso 577-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 5 de 67 2.1O.

El 30 de marzo de 2015, mediante Resolución Número Diez, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo Subespecializado en Temas de INDECOPI de la Corte Superior de Justicia declaró infundada la demanda. 2.11. El 1O de abril de 2015, JAFER LI MITED presentó recurso de apelación contra la Resolución Número Diez. 2.12. El 7 de octubre de 2015, mediante Resolución Nº 2, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Sub Especialidad en Temas de INDECOPI, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literal a) y 154 de la Decisión 486. 3.

Argumentos de la demanda planteada por JAFER LIMITED 3.1. La Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, en su Resolución 19022010/TPI-INDECOPI incurre en un grave error de interpretación y aplicación de la ley, en particular del inciso a) del Artículo 136 de la Decisión 486, lo que ha llevado a emitir un fallo nulo no solo por las contradicciones en que incurre y por su inconsistencia, sino además porque nace de una apreciación errada de la realidad y de una indebida aplicación del derecho (prohibición de registro por riesgo de confusión indirecta y de asociación). 3.2.

En la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, no existe ninguna otra marca previamente solicitada y/o registrada en favor de un tercero, compuesta por el término "UNIQUE". Por el contrario, las únicas marcas registradas y/o solicitadas en la Clase 25 que comprenden al término "UNIQUE" son las marcas registradas a favor de JAFER LIMITED, en las cuales se ha basado la oposición, lo que confirma la distintividad de dicho término para indicar un origen empresarial único e inequívoco de los servicios y productos ofrecidos por esta. 3.3.

La búsqueda de antecedentes ratifica no solo el elevado poder distintivo de la marca opositora UNIQUE (denominativa y mixtas), sino que además demuestra la exclusividad que goza JAFER LIMITED para el uso del fonema en la identificación de productos en la clase 25, siendo así la denominación "UNIQUE", el elemento más relevante y distintivo de la familia de marcas de la demandante. 3.4.

De allí que no se pueda sostener que "UNIQUE" es un fonema débil, ni de uso frecuente, menos aún carente de distintividad, sino todo lo contrario, se trata de una marca registrada con elevado poder distintivo, no solo debido a su arbitrariedad respecto a los servicios y productos a los cuales se aplica sino además debido a su elevado nivel de 4 Proceso 577-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 6 de 67 implantación en el mercado peruano, lo que permite que la misma sea identificada por los consumidores con un origen empresarial único e inequívoco. 3.5.

La marca UNIQUE (denominativa y mixtas), que goza de un amplio reconocimiento por parte de los consumidores, quienes la identifican no solo con servicios de altísima calidad sino con productos de elevada garantía y calidad procesados por JAFER LIMITED, identifica un único e inequívoco origen empresarial y es reconocida e identificada por los consumidores como el "apellido" de una familia de marcas que distinguen productos en la Clase 25, de calidad y eficiencia insuperables, de garantía superior y, en consecuencia, indicadora de un origen empresarial único. 3.6.

"UNIQUE" constituye el elemento distintivo de la familia de marcas UNIQUE e indica de manera inequívoca el origen empresarial de los servicios y productos ofrecidos por JAFER LIMITED. De allí su distintividad y, en consecuencia, su importancia al momento de efectuarse el examen comparativo, más aún si en la clase 25 la única empresa que posee marcas registradas con el término "UNIQUE" es JAFER LIMITED, ya que no existe ninguna otra marca previamente registrada y/o solicitada por un tercero que emplee dicho fonema. 4.

Argumentos de la contestación a la demanda por parte del INDECOPI 4.1. Para el caso presente, a nivel gráfico y fonético, el consumidor o usuario analizará la marca solicitada cotejándola con el vago recuerdo que posee de las marcas inscritas constituidas por la denominación "UNIQUE" y su aspecto gráfico, dejándose llevar por la impresión general de las marcas. 4.2.

El hecho que se haya reconocido una familia de marcas con la denominación "UNIQUE" no excluye del análisis comparativo de marcas, toda vez que se debe determinar cuál es la impresión que generan en conjunto. El Tribunal Andino ya ha emitido Interpretación Prejudicial en ese sentido y no ha establecido excepción alguna respecto a signos que contengan un elemento común de una familia de marcas. ' 4.3.

Al comparar los signos en cotejo, se debe identificar la dimensión con mayor fuerza y profundidad que es capaz de generar la impresión general en los consumidores. En el presente caso, si bien el signo solicitado presenta la denominación "UNIQUE" como parte de sus elementos, la frase "UNITED UNIQUE" se aprecia en letras pequeñas y la denominación que destaca y generará una impresión en la mente del consumidor es la denominación "GOFRA LATIN AMERICA", así como su distribución, por lo que es ese el elemento relevante que se debe tomar en consideración a efectos de efectuar el análisis comparativo. 5 Proceso 577-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 7 de 67 4.4.

Analizando los aspectos relevantes del signo solicitado GOFRA LATIN AMERICA {mixto) y de los signos registrados UNIQUE {denominativo y mixtos), a pesar de existir identidad entre algunos de los elementos que distinguen, atendiendo a las diferencias fonéticas y gráficas existentes, es posible su convivencia pacífica en el mercado sin inducir a confusión al consumidor respecto a su origen empresarial. 4.5.

El reconocimiento de la denominación "UNIQUE" como elemento común y característico de la familia de marcas que posee la demandante no está en discusión al haber sido reconocido por el Tribunal, pero el ser titular de una familia de marcas no implica que automáticamente se deba rechazar el registro de una nueva solicitud de marca si aparece en ella la denominación de uso común de una familia de marcas, toda vez que solo se rechazará si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y el término que conforma el elemento común de la familia de marcas, que en este caso es el término "UNIQUE". 4.6.

En el presente caso, "UNIQUE" no constituye un elemento relevante en el signo solicitado a registro, y su inclusión en el signo solicitado no nos hace pensar que constituya un signo más de la familia de marcas de la demandante, por lo que no corresponde rechazar el registro solicitado por contener la denominación común de la familia de marcas de la demandante, toda vez que su presencia no es capaz de inducir a error al consumidor respecto a su origen empresarial.

4.7. GOFRA HOLDING AG, tercero interesado en el proceso, fue declarado en rebeldía, al no haber cumplido con absolver oportunamente la demanda. 5. Fundamentos de la sentencia de primera instancia La sentencia de primera instancia judicial declaró infundada la demanda, al considerar principalmente lo siguiente: 5.1. Como sostiene la Doctrina y la Jurisprudencia comparada, la marca solicitada debe ser no solo similar a las marcas pertenecientes a la serie o familia de marcas, sino también tener características que pueda relacionarla con la misma.

Podría no ser este el caso, por ejemplo, cuando el elemento común a las marcas anteriores pertenecientes a la familia de marcas se utilice en la marca solicitada en una posición diferente de aquella en la que figura habitualmente en las marcas que pertenecen a la familia de marcas o con un contenido semántico distinto. 5.2. Si bien es cierto que al evaluar el riesgo de confusión deben apreciarse los signos en su aspecto conjunto o atendiendo a las impresiones de conjunto que suscitan, también lo es que dichas impresiones están 6 Proceso 577-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 8 de 67 determinadas por un solo elemento o por algunos y no por la totalidad de ellos, en los casos de signos complejos como los mixtos o denominativos compuestos.

En efecto, el INDECOPI o el juzgador deben esforzarse por encontrar el o los elementos que penetran con profundidad la mente del consumidor; ello en razón a que, los consumidores, quienes son el punto de referencia para determinar el riesgo de confusión, no necesariamente recordarán todos y cada uno de los elementos de las marcas, sino que al encontrarse expuestos a gran cantidad de marcas solo recordarán ciertos elementos que les ayuden a diferenciar los productos o servicios que estas distinguen, es decir, aquel o aquellos elementos más relevantes o que tengan mayor distintividad.

Por Jo tanto, la impresión de conjunto de los signos no siempre comprende a toda la marca. 5.3. Los elementos denominativos de la marca solicitada y de la registrada están constituidos por las siguientes frases: "COFRA LATIN AMERICA UNITED UNIQUE" y "UNIQUE RADIANTE", respectivamente. Al encontrarse en un tamaño muy pequeño en proporción a sus correspondientes signos, la frase "UNITED UNIQUE" y la palabra "RADIANTE" devienen en casi imperceptibles a la vista del consumidor y, en aplicación del principio de economía lingüística, los consumidores solicitarán los servicios empleando la menor cantidad de palabras posible; por tanto, serán impactados por la palabra "COFRA" en el signo solicitado y por "UNIQUE" en la marca registrada. 5.4.

La frase "LATIN AMERICA", si bien se encuentra en inglés, ello no impide que sea entendida por los consumidores dado que su escritura es muy parecida a su traducción al español. En consecuencia, dado que dicha frase hace alusión a la procedencia geográfica de los productos o a una característica de ellos, no resulta distintiva por tratarse de una frase descriptiva y el vocablo dominante de la marca solicitada será "COFRA". 5.5.

Se advierte que las marcas en cotejo suscitan impresiones fonéticas diferentes debido a que están conformadas por términos diferentes, los cuales evidentemente poseen distinta secuencia de vocales y de consonantes, así como diferentes sílabas tónicas, todo lo cual genera que tengan distintas pronunciaciones y entonaciones. Desde el aspecto gráfico, se advierte que las marcas suscitan diferentes impresiones de conjunto, dadas por: (i) la presencia de denominaciones distintas que difieren en su extensión y en su composición de letras;

(ii) la diferente distribución de los elementos en cada signo; y, (iii) los diferentes colores y figuras empleadas en los respectivos signos mixtos. 5.6. Aunque el término "UNIQUE" sea una palabra distintiva en la clase 25, dicho término no forma parte de la impresión de conjunto del signo solicitado, al encontrarse en un tamaño muy pequeño, al punto de ser 7 Proceso 577-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 9 de 67 casi imperceptible a la vista del consumidor y estar acompañado de una palabra más relevante o dominante en dicha marca.

Adicionalmente, resulta claro que un elemento casi imperceptible que incluso se encuentra al final del signo no puede ser parte de la impresión de conjunto de dicho signo. 6. Argumentos del recurso de apelación de sentencia por parte de JAFER LIMITED 6.1. El Juzgado se aparta de los criterios de comparación y realiza el examen comparativo empleando un criterio legal y doctrinalmente inaceptable: dar mayor relevancia a las diferencias que a las semejanzas.

Ello, aunado además a la ilegal exclusión del término "UNIQUE" del cotejo de signos, lo cual conduce a una errada conclusión respecto a la supuesta inexistencia del riesgo de confusión entre los signos enfrentados. 6.2. En la errada visión del Juzgado, el término "UNIQUE" no existiría dentro del signo solicitado por la contraparte, por la sola razón de estar escrito en caracteres más pequeños que el resto de los componentes que integran dicha marca.

Bajo esa errada premisa, será muy simple apropiarse de marcas ajenas, ya que bastará pedirlas a registro como parte de una marca compuesta por dos o más denominaciones y otros elementos gráficos, para hacerla pasar desapercibida dentro del conjunto. Ello supone abrir una puerta para la ilicitud, ya que se legalizará la apropiación por parte de terceros, de intangibles ajenos, mediante el empleo de vocablos y de componentes gráficos, lo cual resulta absolutamente inaceptable. 6.3.

El requisito indispensable y esencial para la calificación de un término como elemento relevante, distintivo y común de una familia de marcas es casualmente el hecho que no existan de por medio otras marcas registradas en la misma clase a favor de terceros que también hagan uso de aquel término. En consecuencia, se insiste en la ilegalidad del análisis llevado a cabo por el Juzgado respecto a la inclusión del término "UNIQUE" dentro del signo solicitado, por cuanto el propio Juzgado reconoce como apellido de la familia de marcas UNIQUE.

Ciertamente, el uso de "UNIQUE" en el signo en litis implica y conlleva el quebrantamiento de la familia de marcas UNIQUE, en la Clase 25, dado que uno de los requisitos para que se dé dicha calificación legal es casualmente que dicho término no forme parte de ninguna otra marca de terceros en la misma Clase 25. 6.4. El riesgo de confusión entre los signos enfrentados proviene de la presencia de la denominación "UNIQUE" dentro del signo solicitado, toda vez que su sola presencia es suficiente para ocasionar riesgo de asociación en el público consumidor.

En efecto, la presencia de "UNJQUE" en el signo solicitado podría motivar que los consumidores 8 Proceso 577-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 10 de 67 indebidamente le atribuyan a ambos signos el mismo origen empresarial, o que crean que el signo solicitado es una variación de alguna de las marcas UNIQUE (denominativa y mixtas), registradas en la clase 25, dada su relevancia y poder distintivo. 6.5.

En consecuencia, es evidente que la denominación "UNIQUE" se ha consolidado en el mercado nacional como una marca o parte integrante de una marca de calidad superior, que es empleada para distinguir una serie de productos en la Clase 25 y cuyo origen empresarial es asociado por el consumidor exclusivamente con JAFER LIMITED. Así las cosas, el uso del apellido "UNIQUE" por parte de terceros, ya sea de manera aislada o en la conformación de otros signos, inducirá ineludiblemente al público asumir que se encuentra ante un producto producido por JAFER LIMITED. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada2 • c. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 3. 4. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos. Comparación entre signos denominativos y mixtos con parte denominativa compuesta.

Familia de marcas. Preguntas formuladas por el consultante. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - 2. "Articulo 136.- Na podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) ( r. sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; •Articulo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente." 9 Proceso 577-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 11 de 67 1.1.

Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre la marca COFRA LATIN AMERICA UNITED UNIQUE (mixta), solicitada respecto de las marcas registradas UNIQUE (denominativa) UNIQUE Y DISEÑO (mixta), RADIANTE UNIQUE (mixta), UNIQUE (mixta) y UNIQUE YANBAL (mixta). 1.2. En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) ( )". sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 1.3.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor3. l'---b -&;s 3 a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-IP-2015, pp. 9-10. 10 Proceso 577-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 12 de 67 1.4. Al resolver la controversia, se debe examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados4• b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia5• c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan6 • d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante7• 1.5.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 8 a) 4 s La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.

Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 15-IP2013, p. 5; y del Proceso 519-IP-2015, p. 6. /bid. 6 Asi, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-IP-2015, pp. 11-12. 7 lbfd. 8 Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-IP-2015, p. B. 11 Proceso 577-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 13 de 67 b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. e) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.6. En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria9• Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles10• Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento1 1 • 9 Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-IP-2014, p. 12; el Proceso 14-IP-2009, p. 6; y el Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00.

Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI e/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT e/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26. 11 Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea(TJUE) de 23 de marzo de 2012, Sarilla e/ OHMI - Brauerei Schlosser(ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone e/ EUIPO- Mahou(B'lue), asunto T-803/14, apartado 18.

Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso "Mars", asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics e/ Lancaster Group, asunto C220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas e/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Artículos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamentofl, en el cual el T JCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: "El Gobierno alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas". 12 Proceso 577-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 14 de 67 1.7.

Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor12 • 1.8.

Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir 13. De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro.

En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables 14• 1.9. De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.

Comparación entre signos mixtos. Comparación entre signos denominativos y mixtos con parte denominativa compuesta 2.1. El Tribunal analizará el presente tema en virtud de que, tanto el signo COFRA LATIN AMERICA UNITED solicitado como las marcas opositoras UNIQUE Y DISEÑO, RADIANTE UNIQUE, UNIQUE y UNIQUE YANBAL, son mixtas y de igual manera el signo solicitado es mixto con parte denominativa compuesta y uno de los signos opositores UNIQUE es denominativo. 2.2.

Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 12 Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial dictada dentro del Proceso 316-IP-2015. 13 En ese sentido, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 512-IP-2014 de 15 de julio de 2015. 14 Así, la Interpretación Prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-IP-2015, ya citada. 13 Proceso 577-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 15 de 67 2.3.

En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión 15; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 2.3.2.

Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos: 16 a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 2.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos.

El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos 17• 2.4. Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, se debe tomar en cuenta los siguientes criterios: 2.4.1. Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 15 Véase, a modo referencial, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 129-IP-2015 de 20 de julio de 2015, p. 10. 16 Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 81-IP-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11. 17 Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 1IP-2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; y del Proceso 12-IP-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11. 14 Proceso 577-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 16 de 67 2.4.2.

Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.4.3. Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.4.4. Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4.5.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. 18 Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a lun lexema modifica su definición. 19 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: 2.4.6.

Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hace un análisis gramatical de los signos en conflicto. 2.4.7. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. 2.4.8. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 2 º 18 RAE: unidad mínima que significa léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación. P. ej.;

Terr. en Enterráis. 19 Proceso 308-IP-2015. 20 lbidem. 15 Proceso 577-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 17 de 67 2.5. En el presente asunto, como el elemento denominativo del signo solicitado es compuesto (conformado por dos o más palabras}, sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros21: 2.5.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 2.5.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.5.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.5.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 2.5.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 2.5.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.

Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 21 2.5.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 2.5.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudlcíal de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2015 e, Interpretación Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-IP-2015. 16 Proceso 577-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 18 de 67 conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.5.6.3.

Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 2.6. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos confrontados, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto. 3.

Familia de marcas. 3.1. Afirma JAFER LIMITED que el término UNIQUE es fuerte y con un elevado poder distintivo y se lo ha reconocido en la propia Resolución 1902-2010/TPI-INDECOPI materia de la demanda, como "apellido de marca" y elemento relevante de la familia de marcas UNIQUE, por lo que se analizará esta figura. 3.2. Debe primero aclararse que la figura legal para hacer mención a varias marcas que utilizan un término común que las identifica es la familia de marcas, el apellido como lo señala la Real Academia de la Lengua, es el "Nombre de familia con que se distinguen las personas; p. ej., Femández, Guzmán" 22, por lo que no se puede hablar de un apellido de marcas. sino de una familia de marcas. conforme se desarrollará a continuación. 3.3.

La familia de marcas es un conjunto de signos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial23 • 3.4. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.

El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el 22 Fuente: http://dle.rae.es/?id=37uMN0V 23 Proceso 80-IP-2006. 17 Proceso 577-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 19 de 67 consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión24. 3.5.

El fenómeno de la familia de marcas, se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario, sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común25• 3.6.

En relación con lo anterior, se deberá determinar si JAFER LIMITED posee una familia de marcas respecto del término UNIQUE o si se trata de un elemento de uso común, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor. 4. Preguntas formuladas por el consultante El Tribunal consultante solicita que este Tribunal se pronuncie respecto de: ¿Cómo debe interpretarse el Articulo 136 literal a) de la Decisión 486? lo anterior, en lo referido a: a) Criterios para el análisis de la relevancia de una palabra en un signo mixto cuyo aspecto denominativo sea compuesto y esté conformado por la conjunción de denominaciones comunes y de fantasía, para la distinción de productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Una marca puede estar conformada de varios elementos, puede usar palabras comunes, de fantasía, genéricas, gráficos, símbolos, entre otros. Si el signo es mixto y conformado por parte denominativa compuesta, es decir, varias palabras, el juzgador deberá seguir las reglas determinadas en el punto 2.5. de la presente Interpretación 24 Proceso 97-IP-2002. 25 Proceso 06-IP-2010. 18 ó Proceso 577-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 20 de 67 Prejudicial y así poder ver el grado de impacto de cada una de las palabras.

Tratándose de palabras de uso común, estas deben ser así catalogadas respecto de la Clase para la cual están destinadas, en este caso para productos de vestido, calzado y sombrerería, y en caso de ser comunes, se las debe descartar del cotejo y enfocarse en el resto de palabras. Para el caso de palabras de fantasía, estas son plenamente distintivas y en el análisis de los signos en conflicto, deberá analizarse si son confundibles o no. b) Relevancia en el análisis del riesgo de confusión de la dimensión y/o tamaño en el que se plasmen visualmente las palabras que conforman un signo mixto cuyo aspecto denominativo es compuesto.

Un signo al estar compuesto de palabras y gráficos utiliza distintos tamaños en gráficos y palabras, por lo que para analizar el eventual riesgo de confusión respecto del signo opositor, el juzgador deberá colocarse en la posición del consumidor y verificar cuál es la parte que más le impacta y cual palabra es la que llama más la atención, como ya se enunció, las palabras cortas son de más fácil recordación que las largas, por lo que hay que ver la posición de las palabras, y lo que visualmente llame más la atención. ¿ Cómo debe interpretarse el Artículo 154 de la Decisión 486? Lo anterior, en lo referido al criterio a tomar en los casos en los que el aspecto denominativo de una marca sea distintivo por ser identificador de una familia de marcas.

En dicho supuesto, ¿se genera una prohibición de uso respecto a dicha denominación distintiva respecto de terceros que deseen registrar una marca en la cual se incorpore la palabra "apellido" de la familia de marcas independientemente del grado de relevancia que tenga dicha palabra dentro de la marca solicitada? El Artículo 154 de la Decisión 486 hace referencia a infracción de derechos de marcas, por lo que no se analizará esta norma, al tratarse el presente caso de oposición de signo. En lo referente al caso en concreto y tal como se desarrolló en el punto 3 de la presente Interpretación Prejudicial, la familia de marcas es un conjunto de signos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre si y las relaciona con un mismo origen empresarial. 19 Proceso 577-lP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 21 de 67 Se debe analizar si el término UNIQUE forma parte de una familia de marcas, y por tanto analizar si incurre o no en la causal contemplada en el Artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 7267-2010-0-1801-JR-CA1 O, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los,rviagistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto e el último párrafo del Artíc s d to del Tñbunal. ¡j/:: t Cecilia Luisa Ay�ros MAGISTRADA is Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro orne MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente ta presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secret Cecilia ld!�s PRESIDENTA Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 20 GACETA OFICIAL 16/03/2017 22 de 67 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de febrero de 2017 Proceso: 590-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: Referencia: 07667-2014-0-1801-JR-CA-26 Signos: SAN PELLEGRINO (denominativo) / SAN PELLEGRINO (denominativo);

SANPELLEGRINO (mixto) Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 7667-2014-0-/S tªSECA-CSJLI-PJ, recibido el 5 de noviembre de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N º 076672014-0-1801-JR-CA-26; y El auto de 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: SANPELLEGRINO S.P.A. PROCESO 590-IP-2015 GACETA OFICIAL Demandados: 16/03/2017 23 de 67 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA INTELECTUAL PROPIEDAD -INDECOPI­ REPÚBLICA DEL PERÚ Y MOLITALIA S.A. 2. Hechos Relevantes: 2.1. El 10 de enero de 2012, MOLITALIA S.A. (en adelante MOLITALIA), solicitó el registro del signo SAN PELLEGRINO (denominativo), para amparar los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza 1, (Expediente administrativo 479197-2012/DSD) 2.2.

El 22 de marzo de 2012, una vez publicada la solicitud, SANPELLEGRINO S.P.A. (en adelante SANPELLEGRINO), presentó oposición argumentando riesgo de confusión con sus marcas SAN PELLEGRINO (denominativa) y SANPELLEGRINO (mixta), registradas para amparar los productos de Clase 32 la Clasificación Internacional Niza2, (Certificado 41706 y Certificado 179637, respectivamente) ·---- SAN PRLLiOll\tlO --- SANPELLEGRINO (mixta) ' 2 Clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas a base de cereales; pan, productos de pastelerla y confiterla, helados comestibles; caramelos, galletas y golosinas en general; levadura, polvos para esponjar; fideos; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias, y demás productos de la Clase 30 de la nomenclatura oficial.

Clase 32: cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; jarabes y otros preparados para hacer bebidas; agua sin gas, agua efervescente o agua carbonatada, agua tratada para el consuma humano, agua de manantial, agua mineral, agua saborizada; bebidas funcionales y/o que contengan nutrientes a base de agua, incluyendo bebidas que contengan vitaminas, minerales o hierbas; bebidas a base de agua con extractos de té; bebidas hechas a base de fruta o con sabor a fruta 2 PROCESO 590-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 24 de 67 2.3.

El 24 de mayo de 2012, MOLITALIA solicitó la limitación de productos a identificar con el signo solicitado a: "Azúcar, arroz; harinas y preparaciones hechas a base de cereales; pan, productos de pastelerla y confiterla; caramelos, galletas y golosinas en general; levadura, polvos para esponjar; fideos; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); y especies de la clase 30 lntemacionaf' 2.4.

El 21 de noviembre de 2012, SANPELLEGRINO presentó medios probatorios a fin de acreditar la notoriedad de su marca. 2.5. El 17 de diciembre de 2012, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI mediante Resolución 4018-2012/CSD-INDECOPI, declaró fundada la oposición formulada y denegó el registro solicitado. 2.6. El 18 de diciembre de 2012, MOLITALIA interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo, solicitando que se concediera el registro limitado a los productos antes referenciados. 2.7.

El 23 de mayo de 2014, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI mediante Resolución 1063-2014/TPI­ INDECOPI, resolvió el recurso de apelación revocando la Resolución 4018-2012/CSD-INDECOPI y concediendo la marca solicitada. 2.8. El 29 de agosto de 2014, SANPELLEGRINO presentó demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo. 2.9.

El 6 de octubre de 2014, el INDECOPI presentó escrito de contestación a la demanda interpuesta. 2.1O. El 19 de junio de 2015, el Vigésimo Sexto Juzgado de lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, mediante Sentencia signada como Resolución Número CINCO, declaró fundada la demanda. 2.11.

El 6 de julio de 2015, el INDECOPI presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. D 2.12. El 2 de noviembre de 2015, mediante Resolución Número 02 la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, dispuso la suspensión del proceso a efectos de solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda presentada por SANPELLEGRINO: (J 3 PROCESO 590-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 25 de 67 3.1. Indicó que los signos en conflicto son confundibles desde el punto de vista gráfico y fonético. 3.2. Señaló que aún con la limitación de productos realizada por MOLITALIA, la conexión competitiva entre los signos persiste, pues algunos de los productos que identifican los signos confrontados se encuentran vinculados, pues se comercializan en los mismos expendios y se pueden consumir de manera complementaria. 3.3.

Finalmente adujo que su marca denominativa SAN PELLEGRINO es notoriamente conocida. 4. Argumentos de la contestación a la demanda presentado por el INDECOPI: 4.1. Señaló que la Resolución de primera instancia en lo referente a la falta de prueba de notoriedad de la marca opositora, quedó consentida por las partes y, en consecuencia, a la administración no le correspondfa pronunciarse de nuevo sobre de ese punto y que, a pesar de las similitudes fonéticas y gráficas, los productos que distinguen las marcas en cuestión no tienen conexión competitiva. 4.2.

Asimismo, expresó que de conformidad con el principio de especialidad es posible la coexistencia de signos incluso idénticos, en tanto distingan productos y servicios diferentes. 5. Participación de MOLITALIA: Mediante resolución Dos se declaró rebelde a MOLITALIA. 6. Sentencia de primera instancia: 6.1. El Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Cinco de 19 de junio de 2015, declaró fundada la demanda, argumentando que: "(...)

VIGESIMO NOVENO: Teniendo en cuenta lo siguiente: i) que es una pauta primordial el poner mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias; ii) que no hay controversia en cuanto se ha determinado la identidad fonética entre el signo solicitado y las marr;;as registradas a favor de la demandante; iii) que tampoco se ha cuestionado que el signo solicitado y la marr;;a con certificado No 41706 generan la misma impresión visual; iv) que existe conexión competitiva ente los productos a los que están dirigidas las marcas en cotejo; se concluye de la interrelación de todos estos factores mencionados, que existe riesgo de confusión indirecta entre las marcas previamente registradas de la demandante y la marca solicitada; ya que los consumidores al encontrarlas en el mercado distinguiendo productos conexos, podrian 4 PROCESO 590-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 26 de 67 atribuirles a estos el mismo origen empresarial o al menos, creer que sus titulares tienen vinculaciones comerciales u organizativas; por Jo que el signo solicitado incurre en causal de prohibición de registro establecida en el literal a) del artículo 136 de la decisión 486, debiendo anularse el registro concedido a favor de Molitalia S.A(...) En consecuencia, al haberse determinado que existe registro de confusión entre el signo solicitado SAN PELLEGRINO con las marcas registradas previamente por la demandante; se concluye que su registro deviene en nulo. por lo expuesto y de las pruebas actuadas( ) incurrió en la causal de nulidad establecida en el artículo 1 O, inciso 1), de la ley No 27444 al haber contravenido la Decisión No 486, literal a) del artículo 136.

Por consiguiente, corresponde amparar la demanda, DECLARÁNDOLA FUNDADA en todos sus extremos". 7. Argumentos del recurso de apelación presentado por el INDECOPI: 7.1. Reiteró los argumentos expuestos en la demanda y además agrego que: i) La sentencia apelada incurrió en error a haber emitido un pronunciamiento extra petita, vulnerando el principio de congruencia procesal, el derecho de defensa y el debido proceso; ii) en la sentencia se observa una carencia de criterios objetivos para amparar la demanda, lo cual revela una motivación inexistente o deficiente que importa una vulneración del principio de razón suficiente.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literales a) y h) de la Decisión 486) 3 de la Comisión de la Comunidad 3 Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anterionnente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. ( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

( ) Articulo 224 ·se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pals Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. ( ) Articulo 228 ·Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro; 5 PROCESO 590-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 27 de 67 Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes para resolver la controversia en el presente asunto.

De oficio, se interpretarán los articules 224, 228 y 229 de la misma normativa, ya que regulan la protección de la marca notoriamente conocida. Dicho tema es importante en el presente asunto, ya que el demandante alega que su marca denominativa SAN PELLEGRINO es notoriamente conocida. Además, la Corte consultante solicita que el Tribunal se pronuncie sobre la marca notoria.

La Corte consultante solicita que el Tribunal se pronuncie sobre los siguientes temas: "Análisis e interpretación del riesgo de confusión entre signos que distinguen los mismos productos y otros vinculados de clases diferentes. Marca notoria Limitación de productos, para evitar la vinculación entre productos". C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. Comparación entre signos denominativos compuestos. 2. c) d) e} f) g} h) i) j) k) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pals Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pals Miembro en que se busca protección; los aspectos del comercio internacional; o, la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pals Miembro o en el extranjero.

Articulo 229 (} "No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pals Miembro o en el extranjero: b} no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Pals Miembro; o, n no sea notoriamente conocido en el extranjero. c) (...)". 8 PROCESO 590-IP-2015 GACETA OFICIAL 3. 16/03/2017 28 de 67 4. 5.

Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos con parte denominativa compuesta. Marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad. La conexión competitiva. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos 1.1.

Como en el proceso interno se discute si el signo SAN PELLEGRINO (denominativo) es confundible con las marcas SAN PELLEGRINO (denominativa) y SANPELLEGRINO (mixta), el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina4, del siguiente tenor literal: "Artículo 136.� No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en parlicular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;( )". 1.2.

El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza. 1.3.

De ahí que la norma prohiba el acceso al registro de algún signo idéntico 5 o semejanteª a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de 4 5 6 ó Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-IP-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-IP-2013, del 29 de agosto de 2013. Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales.

Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrlan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 7 PROCESO 590-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 29 de 67 registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida tendría la capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca. 1.4.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro y, el segundo, cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 1.5. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.6.

Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta Interpretación Prejudicial, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.7. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el (} 8 PROCESO 590-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 30 de 67 público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal. 1.8.

En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos7: 2. 1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.8.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.8.4.

Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoria de bienes o productos.

Comparación entre signos denominativos compuestos 2. 1. En consideración a que la controversia informa de la presunta confusión entre signos denominativos, se debe proceder a compararlos teniendo en cuenta las siguientes reglas8: 7 8 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009.

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 9 PROCESO 590-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 31 de 67 2.1.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.1.2. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y moñemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. 9 Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport­ istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición10 • Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: a) Por lo general, el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. b) Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. c) Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión entre los signos en conflicto. 2.1.3. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy 9 10 2005 del Proceso 156-1 P-2005; y la Interpretación Prejudicial del 22 de enero de 2014 dentro del Proceso 200-IP-2013.

RAE: unidad minima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej.. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: terr. En enterráis. RAE: 1. m. Gram. Unidad minima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y- es 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, ero. 3. m Gram.

Unidad minima de significado. La terminación verbal mas contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural V 10 PROCESO 590-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 32 de 67 dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.1.4. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.1.5.

Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. 2.1.6. Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 2.2. En el presente asunto, como los signos en conflicto son compuestos (conformado por dos o más palabras). sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros11: 11 t 2.2.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra. por lo general. genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 2.2.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas. por lo general. tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.2.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.2.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 2.2.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas. descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-IP-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-IP-2015. 11 PROCESO 590-IP-2015 GACETA OFICIAL 2.2.6. 16/03/2017 33 de 67 Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.

Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: a) Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. b) Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. c) Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 2.3.

De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar, el cotejo de los signos denominativos SAN PELLEGRINO para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta Interpretación Prejudicial, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos especificas que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollaran a continuación en esta providencia. 3.

Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos con parte denominativa compuesta 3.1. Como la controversia informa de la presunta confusión entre el signo denominativo SAN PELLEGRINO y el mixto SANPELLEGRINO, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los denominativos pueden estar conformados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual, mientras que los mixtos se componen de este elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc. 3.2.

Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. e 12 PROCESO 590-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 34 de 67 3.3.

En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, se deberán tener en cuenta las siguientes reglas 12 para el cotejo: 3.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 3.3.2. Si el elemento denominativo es el preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos determinadas en el acápite anterior. 3.4.

De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo entre el signo denominativo SAN PELLEGRINO y el mixto SANPELLEGRINO para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollarán a continuación en esta providencia. 4.

La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad 4.1. Teniendo en cuenta que en el proceso interno se argumentó que la marca opositora SAN PELLEGRINO es notoriamente conocida, y que la Corte consultante le solicitó al Tribunal un pronunciamiento sobre la marca notoria, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencia! trazada sobre la materia13.

Definición 4.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Titulo XII, bajo el cual los artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. 4.3. En efecto, el Articulo 224 determina el entendimiento que debe dársele al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: "Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido". 12 13 o Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunat de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-IP-2014.

Se destacan las siguientes providencias: Interpretaciones Prejudiciales de 21 de mayo de 2014 dentro del Proceso 256-IP-2013, y de 30 de noviembre de 2011 en el Proceso 124-IP-2011. 13 PROCESO 590-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 35 de 67 4.4. De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: 4.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente.

El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. e) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 4.4.2.

Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 4.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registra! y uso real y efectivo 4.5. La protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera amplia, es decir, más allá de los principios de especialidad, territorialidad, registra! y uso real y efectivo, de la siguiente manera: 4.5.1.

En relación con el principio de especialidad: la protección del signo notorio rompe el principio de especialidad. Ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y uno notoriamente conocido, establecerá el riesgo de confusión, asociación, de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notoriamente conocido. 4.5.2.

En relación con el principio de territorialidad: La protección del signo notorio rompe el principio de territorialidad. Ello implica que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros (Artículo 224 de la Decisión 486). 14 PROCESO 590-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 36 de 67 4.5.3.

En relación con el principio registra!: La protección del signo notorio rompe el principio registra!. Ello implica que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero (Artículo 229, literal a) de la Decisión 486). Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio asi no se encuentre registrado en el respectivo Pais Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. 4.5.4.

En relación con el principio de uso real y efectivo: La protección del signo notorio rompe el principio de uso real y efectivo. Ello implica que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro (Artículo 229, literal b) de la Decisión 486).

La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio que, aunque no se haya usado o no esté siendo usado en el respectivo País Miembro, continúe siendo notorio en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo en estos casos, deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, y de esta forma dar cumplimiento a lo indicado en el Artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En relación con los diferentes riesgos en el mercado 4.6. La Decisión 486 protege a los signos notoriamente conocidos de los riesgos de confusión, asociación, dilución y de uso parasitario, de conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y e), de la Decisión 486 14. Esto implica que para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestra la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: 4.6.1. 14 En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido.

Para determinar este tipo de riesgo se deben aplicar las reglas para el cotejo de Sobre el tratamiento quera Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo. "LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL". Revista Foro No. 6, 11 semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolivar, Quito, Ecuador. 15 PROCESO 590-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 37 de 67 signos distintivos determinadas en el acápite 1 de la presente providencia. 4.6.2.

En relación con el riesgo de asociac1on: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 4.6.3.

En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido 15. 4.6.4.

En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Esta conducta se podría presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido1s. Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. 4.7.

Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Prueba de la notoriedad 15 (; 16 Sobre este tipo de riesgo pueden verse: MONTEAGUDO, MONTIANO, "LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA".

Ed. Civltas, Madrid España, 1995. Pág. 283. Ibídem. Pág. 247. 16 PROCESO 590-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 38 de 67 4.8. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 4.9. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: "a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero". 4.10.

En consecuencia, la notoriedad puede ser probada utilizando los anteriores factores en el marco de cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna. 17 PROCESO 590-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 39 de 67 4.11. El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros.

En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben esgrimir todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular 17 • 4.12.

En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca denominativa SANPELLEGRINO era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo denominativo SAN PELLEGRINO, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. 5.

Conexión competitiva (Clases 30 y 32) 5.1. Como los signos en conflicto amparan productos de las Clases 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza, se abordará el tema planteado siguiendo los antecedentes jurisprudenciales que ha adoptado el Tribunal18. 5.2. Además, se abordarán en este acápite los siguientes asuntos indagados por la Corte consultante: Análisis e interpretación del riesgo de confusión entre signos que distinguen los mismos productos y otros vinculados de clases diferentes.

Limitación de productos para evitar la vinculación de productos. 5.3. Corresponde señalar que el análisis de conexión competitiva debe realizarse si no se prueba la notoriedad de la marca opositora SAN PELLEGRINO. 5.4. En principio, pueden existir en el mercado marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases.

La regla de la especialidad se ha matizado y se han generado excepciones 17 18 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-IP-2015 de 7 de julio de 2016. Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003 en el Proceso 114-IP-2003; Interpretación Prejudicial del 15 de julio de 2015 en el Proceso 324IP-2014. 18 PROCESO 590-IP-2015 e, GACETA OFICIAL 16/03/2017 40 de 67 específicas en el campo de la conexión competitiva y la protección de los signos notoriamente conocidos19• 5.5.

Si estamos en frente de productos y/o servicios registrados en diferentes clases es preciso que se matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para de esta manera poder establecer la posibilidad de error en el público consumidor. 5.6.

Para el efecto, se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, ni la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes (párrafo segundo del artículo 151 de la Decisión 4862º). 5.7.

Por lo tanto, para apreciar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, es de tener en cuenta entre otros criterios, los siguientes: 19 20 5.7.1. La inclusión de productos diferentes en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. En esta hipótesis se está frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos y/o servicios diferentes de una misma clase, que en caso de figurar registrados en marcas similares o idénticas, la vinculación o relación entre productos y/o servicios se presume y consecuencialmente se presume también la conexidad competitiva, en cuyo evento la prueba para desvirtuarla -(que no existe conexidad)- le corresponderá al titular de la marca a la cual se le atribuya dicha presunción. 5.7.2.

Canales de comercialización. Para determinar la conexión competitiva se deben analizar los canales de comercialización de los productos y/o servicios. Por ejemplo, la comercialización El principio de especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: el derecho al uso exclusivo de una marca se circunscribe a los productos y servicios determinados en el registro respectivo, los cuales hacen parte de una misma clase en relación con la Clasificación Internacional de Niza.

El objetivo de la regla de especialidad consiste establecer un parámetro inicial para evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios también idénticos o similares. Para garantizar esto al solicitante, de conformidad con el articulo 139 literal f), se le pide que indique la clase a la cual corresponden los productos o servicios.

Sobre el principio de especialidad se puede consultar la interpretación prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida dentro del Proceso 148-IP-2005. Articulo 151 "( } Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente: (} 19 PROCESO 590!.IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 41 de 67 en grandes cadenas y tiendas por departamentos o supermercados, tendría poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios.

En cambio, habria mayor incidencia en tiendas o almacenes especializados, así como en pequeños sitios de expendio, donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud o relación. 5.7.3. Similares medios de publicidad. Si los productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), la incidencia de conexión competitiva seria mayor.

Por el contrario, si la difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. Si comparten los mismos medios de publicidad especializados, también podríamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado aisladamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto. 5.7.4.

Mismo género de los productos. Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayor incidencia de conexión competitiva. Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir. 5.7.5. El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.

En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre si para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podrfa decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. la sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro21.

Para 21 En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo senalado por Paul Krugman y Robin Wells (en ·/NTRODUCCIÓN A LA ECONOM/A. MICROECONOMfA•. [Versión española traducida por Sonia Benito Muela) Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, 20 PROCESO 590-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 42 de 67 apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, de canales los finalidad, su características, sus aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 5.8.

De conformidad con los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, con el fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.

Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva22. 5.9.

En cuanto a la limitación de productos para evitar la conexión competitiva, es un asunto que deberá evaluar la Corte consultante de conformidad con los criterios arriba establecidos, es decir, se deberá analizar si el registro limitado elimina la conexión competitiva de los productos amparados por los signos en conflicto. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 07667-2014-0-1801-JR-CA26 la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 22 p. 247), en el sentido de que: "El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en fa cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en ténninos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en ténninos relativos·.

Es decir, ar aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<https://books.google.com.ec/books?id=ld8168bW3eoC&pg=PA247&dq=microeconomia +efecto+sustitucion&hl=es&sa=X&ved=OahUKEwjQmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXcQ6AEIJTA C#v=onepage&q =microeconomia%20efecto%20sustitucion&f=false> (visitado el 9 de mayo de 2016).

Ver Interpretaciones Prejudiciales en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 del 1 O de junio de 2016. 21 PROCESO 590-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 43 de 67 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. n tr /VJ Cecilia L�a Ayllón Quinteros MAGISTRADA Luis Ra ael Vergara Quintero MAGISTRADO Apac Hugo Ram1r MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. �l[ �t Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 590-IP-2015 22 GACETA OFICIAL 16/03/2017 44 de 67 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de febrero de 2017 Proceso 669-IP-2015 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 2013-00263 Referencia Decomiso, incautación, destrucción e inutilización de maquinaria pesada Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 4118 del 10 de diciembre de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo dla, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Articulo 6 de la Decisión 774 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en Reunión Ampliada con la Comisión de la Comunidad Andina a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00263; y, El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno 1 Proceso 669-IP-2015 GACETA OFICIAL Demandante 16/03/2017 45 de 67 Juan José Castaño Vergara Asociación de Mineros de Guamocó y el Nordeste Antioqueño - Asomigua Cooperativa Multiactiva de Mineros de Amalfí Ltda. - Coomina Demandados Ministerio de Defensa Nacional Ministerio de Justicia y Derecho Ministerio de Minas y Energía Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2.

Hechos relevantes 2.1 El señor Juan José Castaño Vergara (en adelante, el señor Castaño) presentó acción de nulidad por inconstitucionalidad ante el Consejo de Estado de la República de Colombia contra el Decreto 2235 de 2012 por el cual se reglamentó el Articulo 6 de la Decisión 774 y el Artículo 106 de la Ley 1450 de 2011 en lo relacionado al uso de maquinaria pesada y sus partes en actividades mineras sin autorizaciones y exigencias previstas en la ley. 1 2.2 Mediante Auto del 23 de agosto de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda a trámite y ordenó notificar al Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Justicia y Derecho, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 2.3 El Ministerio de Defensa Nacional presentó solicitud de nulidad procesal por cuanto el Auto admisorio del 23 de agosto de 2013 fue notificado a un correo electrónico erróneo, motivo por el cual no tuvo conocimiento de la demanda ni de la solicitud de suspensión provisional y no pudo absolver los traslados en el término adecuado. 2.4 El 9 de septiembre de 2013, el señor Castaño presentó solicitud de modificación de la acción de nulidad por inconstitucionalidad ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, a fin de que se modifiquen los hechos, pretensiones, anexos y pruebas de la acción presentada y se tenga como partes demandantes a la Asociación de Decreto 2235 de 2012 por el cual se reglamentan el Articulo 6 de la Decisión 774 del 30 de julio de 2012 de la Comunidad Andina y el Artículo 106 de la Ley 1450 de 2011 en relación al uso de maquinaria pesada y sus partes en actividades mineras sin las autorizaciones y exigencias previstas en la ley.

Publicado en el diario oficial el 30 de octubre de 2012. 2 Proceso 669-lP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 46 de 67 Mineros de Guamocó y el Noreste Antioqueño - Asomigua y a la Cooperativa Multiactiva de Mineros de Amalfl Ltda. - Coomina. 2.5 La Cooperativa Multiactiva de Mineros de Amalfí Ltda. - Coomina (en adelante, Cooperativa Multiactiva) solicitó participar como coadyuvante en la acción de nulidad por inconstitucionalidad presentada. 2.6 La Asociación de Mineros de Guamocó y el Noreste Antioqueño Asomigua (en adelante, la Asociación de Mineros) también solicitó participar como coadyuvante en la acción de nulidad por inconstitucionalidad presentada. 2.7 El 21 de septiembre de 2013, el Ministerio de Minas y Energia contestó la acción presentada. 2.8 El 6 de noviembre de 2013, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible contestó la acción presentada. 2.9 El 19 de diciembre de 2013, el Ministerio de Defensa Nacional contestó la acción presentada. 2.1O Mediante Auto del 28 de abril de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia negó la solicitud de nulidad procesal propuesta por el Ministerio de Defensa Nacional y admitió la solicitud de modificación de la acción de nulidad por inconstitucionalidad presentada por el señor Castaño. 2.11 El 27 de mayo de 2014, el Ministerio de Justicia y Derecho contestó la modificación a la acción solicitada. 2.12 El 9 de julio de 2014, el Ministerio de Minas y Energía contestó la modificación a la acción solicitada. 2.13 Mediante Auto del 5 de noviembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia dispuso suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la acción de nulidad por inconstitucionalidad del señor Castano 3.1 Al expedir el Decreto 2235 del 2012, el Gobierno Nacional sobrepasó el límite establecido en la Sentencia C-137 de 1996 y violó la cláusula general de competencia, puesto que era el Congreso al que correspondía expedir una norma que estableciera la medida de destrucción de maquinaria vinculada a la minarla ilegal. 3 Proceso 669-JP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 47 de 67 3.2 La motivación del Decreto 2235 se soporta en el Artf culo 6 de la Decisión 77 4 y, de esta manera, desconoce que la Corte Constitucional ha senalado que resulta inaceptable, desde el punto de vista constitucional, que se transfieran amplias facultades legislativas que tienen implicaciones respecto de bienes y derechos constitucionalmente tutelados a organismos que no responden a un proceso de integración supranacional. 3.3 Para la aplicación de la medida de destrucción de maquinaria pesada no existe en el ordenamiento jurídico colombiano un procedimiento previamente establecido.

El Decreto 2235 de 2012 desconoce que el procedimiento sancionatorio que se debe aplicar es el establecido por la Ley 1333 de 2009 y que, como consecuencia de ello, resultaba necesario que se modifique por la vía legislativa el procedimiento sancionatorio ambiental regulado por la Ley 1333 de 2009. 3.4 En la Sentencia C-252 de 1984, la Corte Constitucional manifestó que cuando los contenidos que informan al sistema normativo son cambiados en su esencia o implican modificaciones que comprometen su estructura normativa, necesariamente deben materializarse a través de una ley. 3.5 En la Sentencia C-149 de 2010, la Corte Constitucional ha reiterado que la Ley 1753, por la cual se expide el "Plan de Desarrollo 2014-2018", no puede ser utilizada para vaciar de contenido al legislador ordinario.

La inclusión de materias ajenas al objeto del Plan Nacional de Desarrollo conduce a la práctica de evadir el debate democrático que debe darse al momento de tramitar un proyecto de ley ordinaria, afectándose el principio de unidad de la materia. 3.6 Al excederse en sus funciones, el Gobierno Nacional vulneró bienes y derechos constitucionalmente tutelados como el derecho a la igualdad, el debido proceso, el derecho a la defensa, el principio del juez natural, el principio de legalidad, el derecho al buen nombre y a la honra y el derecho a la propiedad privada. 3.7 El Decreto 2235 de 2012 viola el derecho de igualdad, toda vez que las autoridades lo han aplicado solo respecto de quienes se encuentran en proceso de legalización y, de esa manera, han vulnerado el derecho a la igualdad de trato.

El Gobierno Nacional no ha destruido maquinaria pesada, herramientas o equipos de quienes, aun contando con título minero inscrito en el Registro Minero Nacional, actualmente exploran, realizan construcción y montajes mineros y/o explotan extensas áreas sin contar con la licencia ambiental respectiva. 3.8 Existe un tratamiento discriminatorio cuando a través de comunicados de prensa o intervenciones públicas, el Gobierno Nacional genera un manto de duda criminal sobre las personas que honradamente y, desde hace muchos años, se dedican a la actividad minera que fue abandonada a su suerte por el Estado.

Se ha catalogado de criminales a miles de 4 Proceso 669-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 48 de 67 colombianos honrados que se dedican a la minería vulnerando su buen nombre y su derecho a la honra; asimismo, se estigmatiza su actividad ancestral y se genera una constante zozobra ya que muchos de ellos tienen una reconocida reputación. 3.9 Mediante el Decreto 2235 de 2012 se viola el debido proceso administrativo, ya que dicha norma no establece un proceso adecuado que contenga los más elementales postulados del Estado de Derecho y que consagre sus elementos esenciales, tales como la garantía del juez natural, las garantías inherentes a la legitima defensa, la determinación y aplicación de trámites y plazos razonables y la garantía de la imparcialidad. 3.1O Al revisar la Ley 1333 de 2009 se aprecia que la Policía Nacional no es el juez natural para la imposición y ejecución de la medida prevista en el Decreto 2235 de 2012.

No existe garantía de imparcialidad de la actuación de la policía, toda vez que impone y ejecuta por sí misma la medida de destrucción. 3.11 La aplicación de la medida prevista en el Decreto 2235 de 2012 viola el derecho de defensa que tiene toda persona en las actuaciones sancionatorias administrativas llevadas a cabo por las autoridades del Estado.

La imposición de penas o medidas correccionales por la autoridad de policía debe sujetarse a las garantfas procesales del derecho de defensa y contradicción y, en especial, al principio constitucional de la presunción de inocencia. 3.12 El Decreto 2235 de 2012 viola el principio de legalidad, toda vez que en el ordenamiento jurídico colombiano, hasta antes de la expedición del Decreto 2235 de 2012, no se encontraba regulada la medida de destrucción de maquinaria pesada.

Al revisar el procedimiento sancionatorio ambiental establecido por la Ley 1333 de 2009, se aprecia que no se dispone la medida de destrucción de maquinaria pesada y sus partes utilizadas en actividades mineras. 3.13 Mediante la expedición del Decreto 2235 de 2012 se ha violado el principio de legalidad toda vez que nadie puede ser juzgado sino sobre la base de normas preexistentes al acto que se le imputa. 3.14 Se viola el derecho a la propiedad privada de quienes han adquirido en el mercado legal los equipos y elementos.

Además, se vulneran los derechos de terceros de buena fe cuando en el Artículo 1 del Decreto 2235 de 2012 se establece que la medida se aplica "independientemente de quien los tenga en su poder o los haya adquirido". 3.15 En Colombia, como en otros países de América Latina, la minería de hecho o informal (mal llamada ilegal) ha sido una forma ancestral de subsistencia para muchas comunidades y familias.

Ello conlleva el uso de 5 b Proceso 669-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 49 de 67 métodos empíricos de producción, altos costos de explotación y serios impactos ambientales. De los datos del censo minero 2009-2011 se concluye que existen 14 357 unidades de producción minera (UPM), de las cuales 56% declara no tener ningún tipo de titulo minero y de las que aproximadamente viven un promedio de 100 personas, entre las que se destacan las personas que trabajan directamente en los frentes mineros y quienes de manera indirecta se benefician de la actividad (transportadores, tiendas de comida, comercio formal en los municipios, talleres mecánicos, entre otros). 3.16 El entramado legal generado desde el Gobierno Nacional no ha contribuido al proceso de formalización de la mineria.

El Código Minero de 2001 impuso a los mineros informales requisitos exorbitantes para legalizarse. Asimismo, las asociaciones consiguieron que se les dieran tres años de plazo y 2 845 de ellos presentaron solicitudes formales, pero hasta el 2010 el gobierno sólo legalizó 23 minas. Ese mismo año, una nueva ley intentó formalizar la mineria de tradición, pero generó algunos vacíos, y no les sirvió a los mineros de buena fe, pues se impuso las mismas trabas.

Después de un año de más de 700 solicitudes sólo se habla legalizado una mina. 3.17 La normativa generada por el Gobierno Nacional describe la minerla informal como delincuencia! y no protege a los mineros tradicionales y se les niega la utilización de maquinaria adecuada para desarrollar una labor que data de años y de siglos. Las normas no tienen en cuenta el Estado social de derecho ni los fines esenciales del Estado, como son que el Estado debe servirle a la comunidad, promover la prosperidad general y la vigencia de un orden justo. 3.18 El Gobierno Nacional incumple el Principio de Confianza Legítima cuando por una parte llama a legalizarse a los mineros de pequeña y mediana escala que han mecanizado su actividad y, por la otra, expide una norma como el Decreto 2235 de 2012 que ordena la destrucción de los elementos, equipos y maquinaria que han venido utilizando. 4.

Argumentos de la contestación del Ministerio de Defensa Nacional 4.1 La Corte Constitucional de Colombia ha señalado que las Decisiones de la Comunidad Andina ingresan de manera directa al ordenamiento jurídico y tienen un efecto vinculante para los paises miembros. 4.2 En cumplimiento de lo previsto en la Decisión 774 y con la finalidad de contener los gravísimos e irreversibles efectos ambientales de la minería ilegal y detener los flujos de capital que producto de esta actividad alimentan las finanzas de los grupos armados ilegales, el Gobierno Nacional reglamentó la Decisión 774, entre otros, mediante la expedición del Decreto 2235 del 30 de octubre de 2012.

De esa manera, se 6 Proceso 669-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 50 de 67 establecieron controles a la importación y al uso de maquinaria en actividades mineras sin los permisos exigidos en la ley. 4.3 Ante la insuficiencia de las sanciones administrativas de incautación y decomiso previstas actualmente, y como reglamentación de la Decisión 774 se expidió el Decreto 2235 de 2012, que autoriza la destrucción de maquinaria cuando se realiza la actividad minera sin título minero o licencia ambiental.

La medida contempla la posibilidad de oponerse al momento de ejecutar la destrucción cuando el interesado exhiba un titulo o licencia, en tanto se verifica la información. 4.4 Si bien la legislación colombiana contempla las sanciones administrativas de incautación y decomiso de la maquinaria pesada utilizada en minería ilegal, estas medidas resultaron insuficientes para contener el fenómeno, toda vez que, de una parte, la maquinaria venia ingresando al país sin ningún tipo de control; y, de otro lado, en la mayoría de los casos resultaba imposible retirar dicha maquinaria del lugar de operación para efectos de incautación o decomiso debido a las dificultades logísticas, condiciones geográficas, condiciones de seguridad, difícil acceso y altos costos. 4.5 En muchos casos, la maquinaria ingresa por partes o abriendo caminos o trochas generando deforestación y haciendo imposible su retiro.

Ante la imposibilidad física de custodiar cada máquina decomisada, una vez que la autoridad que ordena la medida se retira del lugar, la máquina nuevamente entra en operación sin ningún tipo de control causando daños mayores al ambiente. 4.6 La medida adoptada en el Decreto 2235 de 2012 pretende complementar las herramientas jurldicas existentes hoy y que han resultado ineficaces ante el uso masivo de la maquinaria y el daño e inminente, irreversible irreparable que se causa con esta actividad.

En ese sentido, la expedición de dicho decreto no ha infringido las normas en que se funda, sino que ha sido consecuente con los mandatos constitucionales y legales que imponen al gobierno el deber de salvaguardar los bienes jurídicos del medio ambiente y la salud. 4. 7 El Decreto 2235 de 2012 busca garantizar los intereses de la comunidad en general y no los intereses de particulares que quieren continuar con la explotación de minerales sin cumplir los requisitos establecidos y generando daños irreparables en la salud humana y en el ambiente. 4.8 El ámbito de aplicación del Decreto 2235 de 2012 no es el sector de minería tradicional, sino aquellas personas que usan maquinaria para el ejercicio de cualquier tipo de actividad de extracción de minerales sin titulo minero debidamente inscrito en el Registro Minero Nacional.

La prohibición contenida en el Decreto 2235 es de carácter general, no hace ningún tipo de excepción. 7 Proceso 669·1P-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 51 de 67 4.9 La competencia que se deriva para el Gobierno Nacional a partir de la Decisión 774 de 2012 es de imperioso ejercicio y constituye un mandato de carácter supranacional que exige a las autoridades competentes de la rama ejecutiva tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la misma.

No llevar a cabo dicha obligación constituiría una omisión en el ejercicio de las funciones y una responsabilidad eventual frente a los daños irreparables al ambiente y a la salud humana. 4.1O Asimismo, teniendo en cuenta la afectación que las actividades de minería ilegal han generado al medio ambiente y a la biodiversidad del territorio nacional, así como el grave riesgo que representan para la salud de la población, el Articulo 106 de la Ley 1450 de 2011 prohíbe para el ejercicio de cualquier tipo de actividad de extracción de minerales el uso de maquinaria pesada sin título minero debidamente inscrito en el Registro Minero Nacional. 4.11 En cumplimiento del mandato de carácter supranacional y nacional y teniendo en cuenta que el Articulo 103 de la Ley 99 de 1993 dispone que qlas fuenas armadas velarán en todo el territorio nacional por la protección y defensa del medio ambiente y los recursos naturales renovables y el cumplimiento de las normas dictadas con el fin de proteger el patrimonio natural de la nación, como elemento integrante de la soberanla nacionar, el Ministro de Defensa tiene plena competencia para la expedición de normas reglamentarias destinadas a luchar integralmente contra la minería ilegal. 5.

Argumentos de la contestación del Ministerio de Minas y Energía 5.1 La minería ilegal puede ser reprochada simultáneamente por procedimientos no excluyentes: (i) un proceso sancionatorio de la autoridad ambiental por sus impactos negativos en el medio ambiente (Ley 1333 de 2009); (ii) el procedimiento policial en manos del alcalde municipal de la jurisdicción donde se encuentra la actividad ilegal (articulo 161 del Código de Minas);

(iii) el procedimiento penal cuando la actividad se tipifica como delito (Ley 599 de 2000); o, (iv) el procedimiento de destrucción de maquinaria previsto en el Decreto 2235 de 2012. Este último es una medida de control adicional a las demás facultades legales de incautación, decomiso, inmovilización, inutilización o neutralización de maquinaria pesada y sus partes, con el fin de contener los daños ambientales y criminales irreparables generados con este la actividad minera ilegal. 5.2 En la demanda se ha omitido mencionar las diferentes clases de minería que existen, así como sus características y limitaciones legales.

Es por ello que la demanda no es concreta en señalar los sujetos a quienes presuntamente les estarían violando sus derechos constitucionales, ya que hay mineros informales que realizan baraqueo, mineros informales 8 Proceso 669-lP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 52 de 67 que realizan minería tradicional, otros que son mineros informales ilegales y otros que realizan actividades ocasionales. 5.3 El concepto de Mminería tradicional" fue ampliado mediante el Decreto 933 del 9 de mayo de 2013.

Un minero tradicional que se encuentra dentro de la clasificación de minería informal debe acatar las regulaciones previas antes de iniciar una explotación minera, toda vez que aquellas obedecen a fines sociales de protección del medio ambiente, seguridad nacional, entre otros. 5.4 La explotación tradicional no es ilegal, por lo que para su adecuado control es necesario establecer su delimitación geográfica, así como que también se verifique los requisitos que sean necesarios.

Las zonas donde exista minería tradicional deben estar delimitadas de acuerdo con lo establecido en los Articulas 248 y 249 del Código de Minas. Asimismo, en la minería tradicional no está permitida el uso de dragas, minidragas, retroexcavadoras y demás equipos mecánicos pesados. 5.5 El Gobierno Nacional ha establecido como política estatal la formalización de la minerla tradicional, con la finalidad de evitar que intervengan personas que no ejerzan la minería tradicional y se lleguen a presentar los efectos que la minería ilegal produce a nivel económico, social, politice y ambiental.

Actualmente existe un procedimiento administrativo y un Programa Nacional de Formalización Minera para que los mineros tradicionales que no son considerados ilegales puedan obtener un titulo minero especial. 5.6 El Decreto 2235 de 2012 no está prohibiendo el desarrollo de actividades de minerla tradicional informal, sino que busca prohibir métodos ilegales utilizando maquinaria pesada para la explotación minera que cause graves daños al ambiente. 5.7 El Decreto 2235 de 2012 es concordante con lo previsto en el Articulo 106 de la Ley 1450 de 2011, en el que se prohibe la utilización de maquinaria pesada y de medios mecanizados en las actividades mineras sin titulo minero inscrito en el Registro Minero Nacional en todo el territorio nacional. 5.8 La destrucción de maquinaria es una medida proporcional y coercitiva que permite contrarrestar los efectos sociales, ambientales, pollticos y económicos de la minerla ilegal.

El decomiso o destrucción de los productos, maquinaria, elementos, medios e implementos utilizados para infringir las normas ambientales es una medida válida que evita la degradación del ambiente por parte de la minerla ilegal, atendiendo la función del social del Estado. 5.9 El Decreto 2235 de 2012 no viola el debido proceso. El procedimiento de destrucción de maquinarias contempla la posibilidad de oponerse siempre 9 Proceso 669-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 53 de 67 y cuando informen y exhiban a la policía el titulo minero y la licencia ambiental que ampare sus actividades.

En tal caso, la policla procederá a verificar la información suministrada y, de no coincidir con la información oficial, se procederá con la ejecución de la medida. 5.10 El Decreto 2235 de 2012 no es contrario a la Constitución Política, ya que protege derechos constitucionales como el derecho al medio ambiente sano. En el mismo sentido, tampoco se están violando los derechos a los mineros tradicionales o informales. 5.11 El demandante omite senalar que las normas objeto de estudio provienen de una norma supranacional que tiene preferencia y efecto directo sobre las normas nacionales (Decisión 774 que aprobó la Política Andina de Lucha contra la Minerla Ilegal).

Mediante dicha Decisión se busca controlar la maquinaria que es utilizada en la minería ilegal, formalizar la minería tradicional, concomitante con el respeto a un ambiente sano, y el cumplimiento del deber del Estado de planificar el manejo y aprovechar de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución, así como el deber de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental y la no afectación de cuencas hidrográficas. 5.12 La facultad para destruir la maquinaria proviene de una decisión supranacional, por lo que no es procedente declarar la nulidad del Decreto 2235 de 2012 que reglamentó tal facultad otorgada por un organismo supranacional. 6.

Argumentos de la contestación del Ministerio de Justicia y Derecho 6.1 Los mecanismos y procedimientos establecidos en el Decreto 2235 de 2012 son necesarios para hacer efectiva una de las medidas adoptadas por la Comunidad Andina para controlar y prevenir la minería ilegal que afecta gravemente a la comunidad que habita en la región andina de la cual hace parte Colombia. 6.2 En la medida que el uso de maquinaria pesada no es propio de la minería tradicional, no existe razón alguna para que las explotaciones mineras que dicen ser tradicionales utilicen dicha maquinaria.

En el caso de utilizar dichas maquinarias, resultaría indispensable contar con el respectivo titulo minero que garantiza la adopción de medidas técnicas y ambientales para la menor afectación del medio ambiente, la salud, ta economía y la seguridad. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 6 de la Decisión 774 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones 10 Proceso 669·1P·2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 54 de 67 Exteriores en Reunión Ampliada con la Comisión de la Comunidad Andina.2 2.

Procede la interpretación solicitada en vista de que se encuentra vinculado a la materia controvertida del caso. 3. De oficio, se interpretará el Artículo 3 de la Decisión 774 en lo referido a la definición de minería ilegal, la cual resulta relevante para el presente caso. 3 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Los principios del ordenamiento comunitario andino. El principio de preeminencia, de aplicación inmediata y de efecto directo.

La Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal aprobada por la Decisión 774 y su finalidad. Procedimientos de decomiso y/o incautación, destrucción e inutilización de bienes, maquinaria, equipos e insumos utilizados en la minería ilegal. 2. 3. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN 1. Los principios del ordenamiento comunitario andino. El principio de preeminencia, de aplicación inmediata y de efecto directo. 1.1 En atención a la solicitud formulada, resulta pertinente que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina analice en primer lugar la naturaleza y 2 Decisión n4 de la Comisión de Ministros de Relaciones Exteriores que aprueba la PolíUca Andina de Lucha contra la Minería Ilegal.•Articulo 6.• Procedimientos de decomiso y/o Incautación, destrucción e lnutlllzaclón de bienes, maquinaria, equipos e Insumos utilizados en la mlnerla Ilegal Los Palses Miembros se encuentran facultados para decomisar e incautar, inmovilizar, destruir, demoler, inutilizar y neutralizar, los bienes, maquinaria, equipos e insumos utilizados en la minarla ilegal, para lo cual los Gobiernos reglamentarán la oportunidad y el procedimiento respectivo, a fin de hacer efectivas estas medidas. • 3 Politlca Andina de Lucha contra la Minería Ilegal aprobada por Decisión 774 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en Reunión Ampliada con la Comisión de la Comunidad Andina.· •Articulo 3.- Definiciones A los fines de la presente Decisión, las expresiones que se indican a continuación tendrán la acepción que para cada una de ellas se sella/a: ( } Mlnerla Ilegal: Actividad minera ejercida por persona natural o jurldica, o grupo de personas, sin contar con las autorizaciones y exigencias establecidas en las normas nacionales., r 11 Proceso 669-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 55 de 67 atributos del ordenamiento jurídico comunitario andino, a fin de determinar cómo este vincula a los países miembros de la Comunidad Andina. 1.2 El Acuerdo de Cartagena, modificado por el Protocolo de Trujillo, creó la Comunidad Andina integrada por los países miembros y por los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración concediendo al proceso de integración subregional un esquema jurídico al que se le denomina "supranacional".

Ello involucra que los dispositivos comunitarios que se emite tienen efectos jurídicos directos y vinculantes en los países miembros desde la fecha de publicación en la Gaceta Oficial y sin necesidad de requerir algún procedimiento de aprobación previo. 1.3 El esquema jurídico supranacional ostenta particular relevancia para garantizar la validez y eficacia del ordenamiento jurídico comunitario y la propia existencia de la Comunidad Andina y ha contribuido de manera determinante para consolidar objetivos económicos y comerciales importantes para el proceso de integración, tales como la plena vigencia de una zona de libre comercio con reglas jurídicas claras y vigentes en los cuatro países miembros.

Todo ello bajo un esquema de cumplimiento también supranacional que resuelve en última instancia el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con sentencias directamente aplicables en cada uno de los países miembros.4 1.4 En esa línea de pensamiento, a través de su jurisprudencia, este Tribunal ha consolidado la aplicación de principios jurldicos como el de preeminencia, efecto directo y aplicación inmediata del ordenamiento jurí dice comunitario andino. 5 a. El principio de preeminencia 1.5 Por el principio de preeminencia, la normativa comunitaria prevalece sobre las normas internas o nacionales (incluyendo las normas constitucionales) 6 de cada uno de los países miembros de la Comunidad MENDOZA FARTINATO, Guido.

La supranacionalidad de la Comunidad Andina y la relevancia de la apuesta por la construcción de proyectos de largo plazo. Biblioteca Digital Andina. p.2. Ver en: http://www.comunidadandina.org/bda/docs/CAN-INT-0047.pdf 5 SALGADO ESPINOZA, Oswaldo. El ABC del Derecho para la Integración. El Surco de la Neo­ Integración. Ediciones y Distribuciones Latinoamericanas - EDISLAT, Cuenca, Colección 1 Sendero Suramericano del Siglo, 2010, p. 113. 6 Al respecto, la doctrina senara lo siguiente: ·cuando un Estado se adhiere a un sistema comunitario debe considerar y resolver los problemas de orden constitucional que se planteen.

Cada uno es dueflo de la solución que les dé, pero una vez que ha aceptado el compromiso internacional con tocla libertad, hay aqul un hecho histórico sobre el que ya no es posible volver[ ] Lo que resultar/a entonces inadmisible, porque se opone a la buena fe los tratados internacionales, serla que un Estado miembro, o una de sus autoridades, por ejemplo, una jurisdicción, tratara de poner en duda los compromisos aceptados invocando 'a posteriori', obstáculos constitucionales.

Tales actitudes se/Jalarían bien una imprevisión, bien la 12 p Proceso 669-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 56 de 67 Andina. Como consecuencia de ello, en los casos de incompatibilidad entre una norma comunitaria y una norma nacional, se deberá preferir la primera. Cabe indicar que ello no implica que la norma nacional deba ser derogada, sino que basta que sea inaplicada por el pafs miembro que corresponda. 1.6 Asimismo, la jurisprudencia del Tribunal ha sido clara al señalar que la circunstancia de que un pafs miembro pertenezca a un organismo internacional distinto a la Comunidad Andina no lo exime de obedecer las normas comunitarias andinas con el pretexto de que se está cumpliendo con las de dicho organismo; puesto que ello implicarla ªnegar la supremacla del ordenamiento comunitario andino que es preponderante no solo respecto de los ordenamientos jurldicos de los pafses miembros sino de los otros ordenamientos jurldicos internacionales a que pertenezcan". 7 1.7 Este Tribunal ha resaltado la importancia del principio de preeminencia de la normativa comunitaria, en los siguientes términos8: ªEl derecho de la integración, como tal, no puede existir si no se acepta el principio de su primacla o prevalencia sobre los derechos nacionales o internos de los Palses Miembros ( ) En los asuntos cuya regulación corresponde al derecho comunitario, según las normas fundamentales o básicas del ordenamiento integracionista, se produce automáticamente un desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador nacional al comunitario.

La Comunidad organizada invade u ocupa, por así decirlo, el terreno legislativo nacional, por razón de la materia, desplazando de este modo al derecho interno " (Subrayado agregado) 1.8 En ese sentido, en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 1IP-87 este órgano jurisdiccional enfatizó que el principio de preeminencia o aplicación preferente constituye una característica esencial del Derecho Comunitario y un requisito básico para la construcción integracionista.

Textualmente, señaló lo siguiente: mala fe. Un Estado no puede oponer. pues, una norma cualquiera de su derecho interno, incluida las normas constitucionales. para sustraerse a los compromisos que ha contra/do válidamente según el derecho internacional. • (Subrayado agregado) En: PESCATORE, Pierre. Aspectos Judiciales del Acervo Comunitario.

Revista de Instituciones Europeas. Madrid, 1981, pp. 348-349. Citado por NOVAK TALAVERA, Fabián. La Comunidad Andina y su ordenamiento jurídico. En: Derecho Comunitario Andino. Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2003, p. 76. 7 Sentencia de la acción de incumplimiento recalda en el Proceso 7-Al-98. 8 Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 2-IP-90. 13 Proceso 669-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 57 de 67 "2.

PREEMINENCIA DEL DERECHO ANDINO En primer término, se hace necesario puntualizar que el ordenamiento jurídico de la integración andina prevalece en su aplicación sobre las normas internas o nacionales, por ser característica esencial del Derecho Comunitario, como requisito básico para la construcción integracionista. Así lo reconoció la Comisión del Acuerdo de Cartagena integrada por los Plenipotenciarios de los Países Miembros, en el pronunciamiento aprobado durante su Vigésimo Noveno Período de Sesiones Ordinarias (Lima, 29 de mayo-5 de junio 1980) cuando declaró la 'validez plena' de /os siguientes conceptos: (...) b) el ordenamiento jurldico del Acuerdo prevalece, en el marco de sus competencias, sobre las normas nacionales sin que puedan oponerse a él medidas o actos unilaterales de los Palses Miembros " 1.9 Como se puede apreciar, el principio de preeminencia o aplicación preferente involucra que la normativa comunitaria debe prevalecer sobre cualquier disposición nacional o internacional a la que se encuentren vinculados los países miembros.

La aplicación de este principio constituye un requisito sumamente relevante para la consolidación de construcción integracionista y los fines y objetivos del Acuerdo de Integración Subregional Andino. 1.1 O Tomando en cuenta que la materia controvertida en el presente caso consiste en determinar si el gobierno colombiano se encontraba facultado o no para reglamentar el Artículo 6 de la Decisión 774, corresponde revisar con mayor amplitud los principios de aplicación inmediata y de efecto directo del ordenamiento jurídico comunitario andino. b. El principio de aplicación inmediata 1.11 El principio de aplicación inmediata asegura la vinculatoriedad y exigibilidad de la normativa comunitaria.

Asf, se refiere a las obligaciones que las disposiciones comunitarias generan en los palses miembros. 1.12 El principio de aplicación inmediata se encuentra previsto en el Artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tratado de Creación del TJCA) que establece lo siguiente: l­ cp "Articulo 3.- Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y /as Resoluciones de la Secretarla General serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior.

Cuando su texto así lo disponga, las Decisiones requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto expresa en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro." 1.13 La jurisprudencia de este Tribunal en varias ocasiones se ha pronunciado sobre la definición, alcances e importancia del principio de aplicación 14 Proceso 669-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 58 de 67 inmediata en el ordenamiento jurldico comunitario andino. Asl, en la Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 3-Al-96, citando a Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, este órgano jurisdiccional señaló lo siguiente: "La aplicabilidad inmediata significa que la norma comunitaria adquiere. automáticamente, de por si. estatuto de derecho positivo en el orden interno · de los Estados a que va dirigida.

Ello supone que la norma comunitaria tiene efectos en el orden interno, sin requerirse su incorporación al derecho nacional por acto interno y genera en todo juez nacional la obligación de aplicarla." (Subrayado agregado) 1.14 En este mismo pronunciamiento, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina resaltó la importancia de este principio precisando que la sola suposición de que las disposiciones comunitarias tuvieran que pasar por el tamiz legislativo de los países miembros, antes de su aplicación interna, conducirla a negar la existencia misma de un derecho comunitario andino. Tal como lo concibe este Tribunal, la existencia del derecho comunitario andino depende, entre otros principios, del atributo de aplicación inmediata de sus disposiciones. 1.15 En vinculación con ello, el Tribunal también ha destacado el carácter imperativo de las disposiciones del ordenamiento jurídico andino para los países miembros9, en los siguientes términos: "... ha de tenerse en cuenta, además, que el ordenamiento jurldico del Acuerdo de Cartagena es imperativo. de aplicación obligatoria en todos los Pafses Miembros. y que debe ser respetado y cumplido por todos ellos y por supuesto por los Órganos del Acuerdo. lo mismo que por todos /os organismos y funcionarios que ejercen atribuciones conforme a dicho ordenamiento, el cual regula el proceso de la integración que se cumple en una comunidad de derecho cual es la constituida en el Pacto Andino " (Subrayado agregado) 1.16 Asimismo, en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 2-IP-88, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina afianzó su criterio anterior precisando que los palses miembros se encuentran prohibidos de formular reservas o desistirse a aplicar las disposiciones comunitarias, escudándose en disposiciones de su orden interno. De manera textual, se señaló lo siguiente: " Estos [se refiere a los Estados Miembros] frente a la norma comunitaria. no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni 9 Este criterio fue esbozado en ta Sentencia de la acción de nulidad recaída en el Proceso 2-N-86 y ha sido ratificado en las Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 29-IP-95, 30-IP-95 y 32-IP-95. 15 Proceso 669-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 59 de 67 pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o prácticas usuales de su orden interno para iustificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario.

Na debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurldico andino, /os Países Miembros están comprometidos ·a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación· como de modo expreso preceptúa el articulo 5, segunda parte del Tratado de 26 de mayo de 1979, constitutivo de este Tribunal.

Las medidas de simple ejecución que en casos concretos pudiera adoptar un Pafs Miembro tampoco pueden servir de excusa válida para alterar el efecto directo y uniforme propio de tales regulaciones. La entrada en vigor de éstas, por tanto, ha de determinar automáticamente la inap/icabilidad del derecho interno que sea contrario a sus determinaciones o que, de alguna manera, /as desnaturalice, y ello en virtud de la primacla que tiene la norma comunitaria.

La posible colisión de normas, en consecuencia, ha de resolverse sin vacilaciones ni reticencias en favor del derecho de la integración." (Subrayado agregado) 1.17 Como se puede apreciar, el principio de aplicación inmediata implica que las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión de la Comunidad Andina y las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina son automáticamente incorporadas a la normativa interna de cada país miembro a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, sin que sea necesario pasar por un procedimiento de aprobación, recepción o incorporación previo.10 1.18 Como consecuencia de ello, la normativa comunitaria constituye fuente inmediata de derechos y obligaciones para sus destinatarios y genera en todo juez nacional la obligación de aplicarla directamente. 1.19 En sintonía con lo señalado previamente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia se ha pronunciado señalando que las normas supranacionales despliegan efectos especiales y directos sobre los ordenamientos internos de los países miembros del tratado de _j 10 Excepcionalmente, conforme al segundo párrafo del Articulo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las Decisiones requerirán ser incorporadas al derecho interno, cuando asl lo disponga su propio texto.

Dicha incorporación se llevará a cabo mediante acto expreso en el cual se debe indicar la fecha de entrada en vigor de la norma en cada pals miembro. PERDOMO PERDOMO, Leonor. El Ordenamiento Jurldico Comunitario Andino y el Bloque de Constitucionalidad. En PERDOMO PERDOMO, Leonor y otros. Revista Estudios de Derecho Comunitario Andino, Universidad Internacional SEK, 2014, p. 25. 16 Proceso 669-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 60 de 67 integración, los cuales no se derivan del común de las normas de derecho internaciona1.11 1.20 En suma, las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina, por regla general, son de aplicación incondicionada e inmediata a la realidad jurídica de cada uno de los países miembros y, en esa medida, constituyen mandatos imperativos cuyo cumplimiento no puede ser omitido o ignorado por sus destinatarios. c. El principio de efecto directo 1.21 Conjuntamente con el principio de aplicación inmediata, el principio de efecto directo asegura la vinculatoriedad y exigibilidad de la normativa comunitaria.

Asf, el principio de efecto directo se relaciona con tas acciones que los ciudadanos pueden ejercer en defensa de sus derechos para la debida aplicación de la norma comunitaria. 1.22 El principio de efecto directo se encuentra contemplado en el Artículo 2 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 2.- Las Decisiones obligan a los Pafses Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina." 1.23 Al respecto, en la Sentencia de la acción de nulidad recaída en el Proceso 3-Al-96 este órgano jurisdiccional señaló lo siguiente: "Mientras que el principio de la aplicación directa se refiere a la norma como tal, el del efecto directo se relaciona con las acciones que los suietos beneficiarios pueden eiercer para la debida aplicación de la norma comunitaria.

En otras palabras que sus efectos 'generan derechos y obligaciones para los particulares al igual que ocurre en las normas de los ordenamientos estatales', permitiendo la posibilidad de que aquellos puedan exigir directamente su observancia ante sus respectivos tribunales." (Subrayado agregado) 1.24 Como se puede apreciar, conforme al principio de efecto directo, desde la fecha de aprobación de las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión de la Comunidad Andina, los ciudadanos de los países miembros se encuentran facultados a exigir el cumplimiento de la normativa comunitaria promoviendo las acciones que corresponda ante los tribunales competentes. 11 Sentencia C - 137 de 1996.

Corte Constitucíonal de Colombia. Véase en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-137-96.htm 17 Proceso 669-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 61 de 67 1.25 La jurisprudencia de este Tribunal 12 ha afirmado que existe una conexión estrecha entre el principio de aplicabilidad directa (también llamado de aplicación inmediata) y el de efecto directo.

De manera textual, este órgano jurisdiccional señaló lo siguiente: "Entre el principio de la aplicabilidad directa y del efecto directo existe una conexión estrecha: la norma comunitaria andina al ser directamente aplicable en los Pafses Miembros tiene como efecto inmediato que los ciudadanos de la Subregión se sientan protegidos con y en /os derechos que esas normas /es confieran.

Es la forma legal de abrirles la posibilidad de exigir su cumplimiento ante /as justicias nacionales. En conclusión ( ) al pasar a formar parte del ordenamiento jurfdico andino, son de efecto y aplicación directa en todos los Pafses Miembros desde su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, lo que significa que son de obligatorio e inmediato cumplimiento por los Pafses Miembros, los órganos del Acuerdo y los particulares. n 1.26 Como se puede apreciar, por el principio de aplicación directa y el de efecto directo, la normativa comunitaria andina es de obligatorio cumplimiento tanto para los pafses miembros como para sus ciudadanos, los cuales se encuentran autorizados para hacer valer sus derechos ante los tribunales que corresponda. 1.27 En ese sentido, la Corte consultante deberá tomar en cuenta que, como parte del ordenamiento jurídico comunitario, el Artfculo 6 de la Decisión 774 ha sido incorporado de manera directa e incondicionada en la normativa nacional de cada uno de los países miembros y, en ese sentido, constituye un mandato obligatorio que no requiere pasar por un procedimiento de aprobación, recepción o incorporación previo. 2.

La PoHtica Andina de Lucha contra la Minería Ilegal aprobada por la Decisión 774 2.1. En el presente caso, el demandante señala que al expedir el Decreto 2235 por el cual se reglamentó el Artículo 6 de la Decisión 774, el gobierno colombiano se ha excedido en sus funciones y ha vulnerado bienes y derechos constitucionales generando un trato discriminatorio a las personas que participan en las actividades de minerla tradicional.

En ese sentido, resulta pertinente revisar el objeto y finalidad de la Decisión 774 y, en atención a ello, explicar los alcances del mandato previsto en su Artículo 6. 2.2. Un flagelo que azota a los cuatros países de la Comunidad Andina es la minería ilegal. Una minería que se desarrolla sin permisos, sin autorizaciones, sin estudios de impacto ambiental; una minerla que se desarrolla en zonas prohibidas, tales como ríos, zonas de 12 Sentencia de la acción de incumplimiento recalda en el Proceso 3-Al-96. 18 Proceso 669-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 62 de 67 amortiguamiento, áreas naturales protegidas; una minería que utiliza mercurio en los ríos, sustancia que esteriliza la tierra, envenena a los peces y enferma a las personas; una minerla que viene destruyendo los bosques de la Amazonía; una minería que no paga impuestos, que utiliza a niños como mano de obra, que promueve la prostitución y la trata de personas; una minerla gobernada por organizaciones criminales. 2.3.

Si bien el problema de la minería ilegal se aborda de manera diferente en cada país, teniendo en cuenta sus prioridades y diferentes circunstancias nacionales, surge la necesidad de tener una normativa común para todos los paises miembros de la Comunidad Andina. Y es que la minería ilegal tienen efectos transfronterizos. Los rios contaminados cruzan las fronteras.

La minería ilegal afecta las Zonas de Integración Fronteriza de la Comunidad Andina, en particular las cuencas hidrográficas compartidas. 2.4. Es por ello que mediante la Decisión 774, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores reunido en forma ampliada con los representantes titulares ante la Comisión de la Comunidad Andina aprobó la Política Andina de Lucha contra la Minería llegal 13.

A partir de su publicación, este importante instrumento pasó a formar parte de la normativa interna de cada uno de los palses miembros de la Comunidad Andina. 2.5. La Decisión 774 tiene la finalidad de enfrentar de manera integral la minería ilegal y sus actividades conexas, optimizar el control y vigilancia de todo tipo de transacción que resulte de esta actividad ilegal y desarrollar acciones de cooperación que contribuyan a la formalización minera, fomentando la responsabilidad social y ambiental en los países miembros de la Comunidad Andina.

Además, establece las medidas de prevención y control que cada país miembro debe adoptar para combatir los efectos de la minería ilegal y evitar el desarrollo de esta actividad; es decir, aquellas medidas legislativas, administrativas y operativas necesarias para garantizar la prevención y control de la minería ilegal. 2.6. En ese sentido, la voluntad polftica de la Decisión 774 es contrarrestar y erradicar la minería ilegal de los países miembros, tomando en cuenta que dicha actividad constituye una grave amenaza contra el medio ambiente, la salud de la población y los recursos naturales, pudiendo causar graves daños que, en muchos casos, resultan irreversibles.

Este razonamiento fue plasmado en la parte considerativa de la decisión precitada, en los siguientes términos: 13 Polltica Andina de Lucha contra la Minerla Ilegal, aprobada por Decisión 774 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en Reunión Ampliada con la Comisión de la Comunidad Andina. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2103 del 10 de octubre de 2012. 19 Proceso 669-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 63 de 67 ªQue la minerla ilegal es un problema de carácter multidimensional que en todos sus aspectos constituye una grave amenaza a la paz, la seguridad, la gobemabi/idad, la economla y la estabilidad de los Pafses Miembros, y atenta contra la aspiración de nuestras sociedades a alcanzar mayores niveles de desarrollo económico, social y ambiental sostenible;

Que la actividad minera ilegalmente desarrollada provoca graves daños. en muchos casos irreversibles, a la salud de la población. al medio ambiente y los recursos naturales, ocasionando, entre otros, la pérdida de la cobertura vegetal y el suelo fértil, la contaminación de recursos hldricos, la alteración de ecosistemas naturales y graves afectaciones a la biodiversidad; y (Subrayado agregado) 2.7.

Como se puede apreciar, la finalidad del legislador andino al aprobar la Decisión 774 fue proteger el medio ambiente. la salud de la población y los recursos naturales de los efectos negativos que genera la actividad minera ilegal en cada uno de los países miembros de la Comunidad Andina. En atención a ello, en su Articulo 3, dicha Decisión estableció una definición de minería ilegal: ªArticulo 3.- Definiciones ( ) Mlnerla ilegal: Actividad minera ejercida por persona natural o jurldica, o grupo de personas, sin contar con las autorizaciones y exigencias establecidas en las normas nacionales.

(...)". 2.8. Conforme a la disposición precitada, la minerla ilegal es la actividad realizada por una persona natural o jurídica sin contar con las autorizaciones y exigencias establecidas por las normas nacionales; esto es, sin cumplir con las garantías y estándares mínimos establecidos por los países miembros para preservar el medio ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad, los recursos naturales y la salud de la población. Corresponde a cada país determinar cuáles son esas autorizaciones y exigencias, cuya inobservancia origina que estemos ante la actividad de minería ilegal. 2.9.

En la medida que la minería ilegal es una actividad realizada en contravención al cumplimiento de las exigencias previstas por los países miembros, es altamente peligrosa y tiene la capacidad real y concreta de generar grave daño al ambiente, y a la propia salud de la población. 2.1 O. Es por ello que, en aplicación del principio de prevención 14 que caracteriza al Derecho Ambiental, los países regulan mecanismos y Este principio ha sido contemplado en los siguientes instrumentos normativos internacionales: - Declaraclón de Estocolmo adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, 16 de junio de 1972.- 20 {} Proceso 669·1P-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 64 de 67 medidas destinadas a prevenir, vigilar y evitar daños ambientales generados como consecuencia de la actividad minera ilegal, siendo legitimo, incluso, acudir a los instrumentos penales que resulte pertinente para tal efecto. 2.11.

Bajo esta lógica de protección ambiental, en la Decisión 774 también se ha buscado establecer mecanismos destinados a prevenir, vigilar y evitar la producción de daños ambientales. En atención a ello, cada una de las medidas previstas en la Decisión 774 deben ser interpretadas a la luz de su finalidad, la cual es controlar, prevenir y erradicar los daños (o amenaza de daño) al ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad, los recursos naturales y la vida y salud de la población. 3.

Procedimientos de decomiso y/o incautación. destrucción e inutilización de bienes, maquinaria, equipos e insumos utilizados en la minería ilegal 3.1. Conforme a lo señalado previamente, mediante el Articulo 6 de la Decisión 774 el legislador andino estableció lo siguiente: "Artículo 6.• Procedimientos de decomiso y/o incautación, destrucción e inutilización de bienes, maquinaria, equipos e insumos utilizados en la minería ilegal Los Países Miembros se encuentran facultados para decomisar e incautar, inmovilizar, destruir, demoler, inutilizar y neutralizar, los bienes, maquinaria, equipos e insumos utilizados en la minerfa ilegal, para /o cual /os Gobiernos reglamentarán la oportunidad y el procedimiento respectivo, a fin de hacer efectivas estas medidas." 3.2.

Como se puede apreciar, el Articulo 6 precitado contiene un doble mandato. Por un lado, prescribe que los países miembros de la Comunidad Andina se encuentran facultados para decomisar, incautar, "PRINCIPIO 21. De conformidad con la Carla de las Naciones Unidas y con los compromisos del derecho internacional, 5 los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia poi/tics ambiental y la obligación de asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional.• · Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, junio de 1992.• Principio 2 De conformidad con la Carla de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias po/lticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daflos al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los limites de la jurisdicción nacional.· 21 Proceso 669-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 65 de 67 inmovilizar, destruir, demoler, inutilizar y neutralizar los bienes, maquinaria, equipos e insumos utilizados en la minerla ilegal; y, por otro lado, senala que los gobiernos de dichos países deben reglamentar la oportunidad y el procedimiento necesario para hacer efectivas las medidas previamente mencionadas. 3.3.

Tomando en cuenta que el Artículo 6 de la Decisión 774 goza de los atributos (preeminencia, aplicación inmediata y efecto directo) que caracterizan al ordenamiento jurídico comunitario, tal disposición se ha incorporado de manera automática (desde su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena) e incondicionada (sin que sea necesario un procedimiento de aprobación o ratificación) en la normativa interna de cada país miembro. 15 Asimismo, los ciudadanos de dichos países miembros se encuentran autorizados para hacer valer sus derechos ante los tribunales que corresponda. 3.4.

De esta manera, conforme a lo prescrito en el Artfculo 6 de la Decisión 774, los países miembros de la Comunidad Andina se encuentran autorizados a decomisar, incautar, inmovilizar, destruir, demoler, inutilizar y neutralizar bienes, maquinaria, equipos e insumos utilizados en la minería ilegal. Para tal efecto, dichos países también pueden expedir normas reglamentarias en las que se desarrolle o precise algunos conceptos como qué se entiende por "maquinaria pesada", cuál es la autoridad competente para efectivizar las medidas mencionadas, entre otros aspectos. 3.5.

Conviene dejar claramente establecido que la disposición prevista en el Artículo 6 de la Decisión 774 tiene el objetivo de combatir y erradicar la minería ilegal. Como consecuencia de ello, en ningún caso, puede ser aplicada ni interpretada en el sentido de generar impunidad respecto de dicha actividad que provoca graves daños, en muchos casos irreversibles, a la salud de la población, al ambiente y los recursos naturales, que ocasiona la pérdida de la cobertura vegetal y el suelo fértil, que contamina los recursos hídricos, que altera los ecosistema naturales y que amenaza gravemente la biodiversidad.,; l·__ __, 3.6.

En efecto, no resulta posible considerar que, al amparo de lo previsto en el Articulo 6 de la Decisión 774, se deba establecer una suerte de protección respecto de las personas que realizan actividades de minerla a pequeña escala, tradicional o artesanal, pues ese no es el propósito de dicha disposición. Por el contrario, mediante el Artículo 6 precitado lo que se busca es generar herramientas más efectivas para combatir y erradicar la minería ilegal en cada uno de los países miembros y asl evitar los daños al ambiente, ecosistemas, biodiversidad, recursos naturales y a la vida y salud de la población.,s Confonne a su Articulo 10, la Decisión 774 entró en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 22 Proceso 669-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 66 de 67 3.7.

Ahora bien, en lo relativo a la parte en que el Artículo 6 de la Decisión 774 establece que ".../os Gobiernos reglamentarán la oportunidad y el procedimiento respectivo, a fin de hacer efectivas estas medidas" debe señalarse que los gobiernos nacionales o poderes ejecutivos de los países miembros están facultados para desarrollar normas reglamentarias que permitan hacer más efectivas las medidas de decomiso, incautación, destrucción e inutilización de bienes, maquinaria, equipos e insumos usados en la minerfa ilegal.

Tales normas reglamentarias {reglamentos administrativos) pueden ser aprobadas por decreto supremo {Perú y Bolivia), decreto reglamentario (Colombia), decreto ejecutivo {Ecuador) u otro tipo de norma reglamentaria, según la legislación interna de cada país. 3.8. En ese orden de ideas, no resulta necesario que una ley ordinaria (u otra norma con rango de ley) reglamente lo establecido en el Artículo 6 de la Decisión 774, sino que es suficiente que dicha reglamentación la realice el Gobierno Nacional o Poder Ejecutivo de cada país a través de una norma reglamentaria (reglamento administrativo); es decir, a través de los instrumentos normativos mencionados en el párrafo precedente. 3.9.

Conforme a lo expuesto, la Corte consultante deberá tener en cuenta que, en atención a la disposición prevista en el Artículo 6 de la Decisión 774, los países miembros de la Comunidad Andina sí se encuentran autorizados para decomisar e incautar, inmovilizar, destruir, demoler, inutilizar y neutralizar los bienes, maquinaria, equipos e insumos utilizados en la minería ilegal, para lo cual, también pueden expedir normas reglamentarias en las que se desarrolle los aspectos que resulten necesarios para hacer efectivas tales medidas.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2013-00263, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 23 ó Proceso 669-IP-2015 GACETA OFICIAL 16/03/2017 67 de 67 �i Cecilia u¿ll�ros MAGISTRADA Hugo Ramiro Góm Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Vi� Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretarla General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 24