TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de febrero de 2017 Proceso: 590-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de ta Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 07667-2014-0-1801-JR-CA-26 Referencia: Signos: SAN PELLEGRINO (denominativo) / SAN PELLEGRINO (denominativo), SANPELLEGRINO (mixto) Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 7667-2014-0-/5*SECA-CSJLI-PJ, recibido el 5 de noviembre de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N* 07667- 2014-0-1801-JR-CA-286; y El auto de 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: SANPELLEGRINO S.P.A. 2.2. PROCESO 590-1P-2015 Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL — -INDECOPI- REPÚBLICA DEL PERÚ Y MOLITALIA S.A. Hechos Relevantes:. El 10 de enero de 2012, MOLITALIA S.A. (en adelante MOLITALIA), solicitó el registro del signo SAN PELLEGRINO (denominativo), para amparar los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza!, (Expediente administrativo 479197-2012/DSD) El 22 de marzo de 2012, una vez publicada la solicitud, SANPELLEGRINO S.P.A. (en adelante SANPELLEGRINO), presentó oposición argumentando riesgo de confusión con sus marcas SAN PELLEGRINO (denominativa) y SANPELLEGRINO (mixta), registradas para amparar los productos de Clase 32 la Clasificación Internacional Niza?, (Certificado 41706 y Certificado 179637, respectivamente) ——SANPELLEO SANPELLEGRINO (mixta) Clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería, helados comestibles; caramelos, galletas y golosinas en general; levadura, polvos para esponjar; fideos; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias, y demás productos de la Clase 30 de la nomenclatura oficial.
Clase 32: cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas; agua sin gas, agua efervescente o agua carbonatada, agua tratada para el consumo humano, agua de manantial, agua mineral, agua saborizada; bebidas funcionales y/o que contengan nutrientes a base de agua, incluyendo bebidas que contengan vitaminas, minerales o hierbas; bebidas a base de agua con extractos de té; bebidas hechas a base de fruta o con sabor a fruta 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.
PROCESO 590-1P-2015 El 24 de mayo de 2012, MOLITALIA solicitó la limitación de productos a identificar con el signo solicitado a: “Azúcar, arroz; harinas y preparaciones hechas a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; caramelos, galletas y golosinas en general; levadura, polvos para esponjar; fideos; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); y especies de la clase 30 Internacional” El 21 de noviembre de 2012, SANPELLEGRINO presentó medios probatorios a fin de acreditar la notoriedad de su marca.
El 17 de diciembre de 2012, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI mediante Resolución 4018-2012/CSD-INDECOPI, declaró fundada la oposición formulada y denegó el registro solicitado. El 18 de diciembre de 2012, MOLITALIA interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo, solicitando que se concediera el registro limitado a los productos antes referenciados.
El 23 de mayo de 2014, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI mediante Resolución 1063-2014/TPI- INDECOPI, resolvió el recurso de apelación revocando la Resolución 4018-2012/CSD-INDECOPI y concediendo la marca solicitada. El 29 de agosto de 2014, SANPELLEGRINO presentó demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo.
El 6 de octubre de 2014, el INDECOPI presentó escrito de contestación a la demanda interpuesta. 2.10.El 19 de junio de 2015, el Vigésimo Sexto Juzgado de lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, mediante Sentencia signada como Resolución Número CINCO, declaró fundada la demanda. 2.11.
El 6 de julio de 2015, el INDECOPI presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 2.12.El 2 de noviembre de 2015, mediante Resolución Número 02 la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, dispuso la suspensión del proceso a efectos de solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la demanda presentada por SANPELLEGRINO: 3.1. 3.2. 3.3. 4.1. 4.2. 6.1. PROCESO 590-I1P-2015 Indicó que los signos en conflicto son confundibles desde el punto de vista gráfico y fonético. Señaló que aún con la limitación de productos realizada por MOLITALIA, la conexión competitiva entre los signos persiste, pues algunos de los productos que identifican los signos confrontados se encuentran vinculados, pues se comercializan en los mismos expendios y se pueden consumir de manera complementaria.
Finalmente adujo que su marca denominativa SAN PELLEGRINO es notoriamente conocida. Argumentos de la contestación a la demanda presentado por el INDECOP!: Señaló que la Resolución de primera instancia en lo referente a la falta de prueba de notoriedad de la marca opositora, quedó consentida por las partes y, en consecuencia, a la administración no le correspondía pronunciarse de nuevo sobre de ese punto y que, a pesar de las similitudes fonéticas y gráficas, los productos que distinguen las marcas en cuestión no tienen conexión competitiva.
Asimismo, expresó que de conformidad con el principio de especialidad es posible la coexistencia de signos incluso idénticos, en tanto distingan productos y servicios diferentes. Participación de MOLITALIA: Mediante resolución Dos se declaró rebelde a MOLITALIA. Sentencia de primera instancia: El Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Cinco de 19 de junio de 2015, declaró fundada la demanda, argumentando que: “( )
VIGESIMO NOVENO: Teniendo en cuenta lo siguiente: i) que es una pauta primordial el poner mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias; li) que no hay controversia en cuanto se ha determinado la identidad fonética entre el signo solicitado y las marcas registradas a favor de la demandante; ¡li) que tampoco se ha cuestionado que el signo solicitado y la marca con certificado No 41706 generan la misma impresión visual; iv) que existe conexión competitiva ente los productos a los que están dirigidas las marcas en cotejo; se concluye de la interrelación de todos estos factores mencionados, que existe riesgo de confusión indirecta entre las marcas previamente registradas de la demandante y la marca solicitada; ya que los consumidores al encontrarlas en el mercado distinguiendo productos conexos, podrían PROCESO 590-IP-2015 atribuirles a estos el mismo origen empresarial o al menos, creer que sus títulares tienen vinculaciones comerciales u organizativas; por lo que el signo solicitado incurre en causal de prohibición de registro establecida en el literal a) del artículo 136 de la decisión 486, debiendo anularse el registro concedido a favor de Molitalia S.A( ) En consecuencia, al haberse determinado que existe registro de confusión entre el signo solicitado SAN PELLEGRINO con las marcas registradas previamente por la demandante; se concluye que su registro deviene en nulo. por lo expuesto y de las pruebas actuadas ( ) incurrió en la causal de nulidad establecida en el artículo 10, inciso 1), de la ley No 27444 al haber contravenido la Decisión No 486, literal a) del artículo 136.
Por consiguiente, corresponde amparar la demanda, DECLARANDOLA FUNDADA en todos sus extremos”. Argumentos del recurso de apelación presentado por el INDECOPI: Reiteró los argumentos expuestos en la demanda y además agrego que: i) La sentencia apelada incurrió en error a haber emitido un pronunciamiento extra petita, vulnerando el principio de congruencia procesal, el derecho de defensa y el debido proceso; ii) en la sentencia se observa una carencia de criterios objetivos para amparar la demanda, lo cual revela una motivación inexistente o deficiente que importa una vulneración del principio de razón suficiente.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literales a) y h) de la Decisión 486)? de la Comisión de la Comunidad Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
(..) Artículo 224 “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pals Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. ( ) Artículo 228 “Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) ta duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro;
PROCESO 590-1P-2015 Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes para resolver la controversia en el presente asunto. De oficio, se interpretarán los artículos 224, 228 y 229 de la misma normativa, ya que regulan la protección de la marca notoriamente conocida. Dicho tema es importante en el presente asunto, ya que el demandante alega que su marca denominativa SAN PELLEGRINO es notoriamente conocida.
Además, la Corte consultante solicita que el Tribunal se pronuncie sobre la marca notoria. La Corte consultante solicita que el Tribunal se pronuncie sobre los siguientes temas: - “Análisis e interpretación del riesgo de confusión entre signos que distinguen los mismos productos y otros vinculados de clases diferentes. - Marca notoria - Limitación de productos, para evitar la vinculación entre productos”.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. Comparación entre signos denominativos compuestos. c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya noloriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; e) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; y) los aspectos del comercio intemacional; o, k) la existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.
Artículo 229 “No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero”.
CJ. 1.1. 1.2. PROCESO 590-1P-2015 Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos con parte denominativa compuesta. Marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad. La conexión competitiva. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos Como en el proceso interno se discute si el signo SAN PELLEGRINO (denominativo) es confundible con las marcas SAN PELLEGRINO (denominativa) y SANPELLEGRINO (mixta), el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*, del siguiente tenor literal: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, ( )”.
El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.
De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico? o semejante? a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-1P-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-IP-2013, del 29 de agosto de 2013. Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales.
Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrian pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. PROCESO 590-IP-2015 registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida tendría la capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.
En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro y, el segundo, cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta Interpretación Prejudicial, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el 1.8.
PROCESO 590-1P-2015 público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal.
En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos”: 1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.8.2.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.8.4.
Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.
Comparación entre signos denominativos compuestos En consideración a que la controversia informa de la presunta confusión entre signos denominativos, se debe proceder a compararlos teniendo en cuenta las siguientes reglas?: Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009.
Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. PROCESO 590-I1P-2015 Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.?2 Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas.
Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición?*, Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: a) Por lo general, el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. b) Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. c) Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión entre los signos en conflicto. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy 2005 del Proceso 156-1P-2005; y la Interpretación Prejudicial del 22 de enero de 2014 dentro del Proceso 200-1P-2013.
RAE: unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej.. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: terr. En enterráis. RAE: 1. 2. 3. m. Gram. Unidad minima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y - es m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, - ero. m Gram.
Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural 10 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. PROCESO 590-1P-2015 difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 2.2. En el presente asunto, como los signos en conflicto son compuestos (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros!!: 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4, 2.2.5.
Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-1P-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-1P-2015. 11 > l 2.3. 3.1. 3.2.
PROCESO 590-IP-2015 2.2.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: a) Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. b) Sila palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. c) Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.
De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar, el cotejo de los signos denominativos SAN PELLEGRINO para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta Interpretación Prejudicial, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollaran a continuación en esta providencia. Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos con parte denominativa compuesta Como la controversia informa de la presunta confusión entre el signo denominativo SAN PELLEGRINO y el mixto SANPELLEGRINO, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los denominativos pueden estar conformados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual, mientras que los mixtos se componen de este elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc.
Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 12 3.3. 3.4. 4.2. 4.3.
PROCESO 590-1P-2015 En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, se deberán tener en cuenta las siguientes reglas? para el cotejo: 3.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 3.3.2. Si el elemento denominativo es el preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos determinadas en el acápite anterior.
De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo entre el signo denominativo SAN PELLEGRINO y el mixto SANPELLEGRINO para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollarán a continuación en esta providencia. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad.
Teniendo en cuenta que en el proceso interno se argumentó que la marca opositora SAN PELLEGRINO es notoriamente conocida, y que la Corte consultante le solicitó al Tribunal un pronunciamiento sobre la marca notoria, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial trazada sobre la materiaí3. Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos.
En efecto, el Artículo 224 determina el entendimiento que debe dársele al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: "Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. an 9 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-1P-2014.
Se destacan las siguientes providencias: Interpretaciones Prejudiciales de 21 de mayo de 2014 dentro del Proceso 256-IP-2013, y de 30 de noviembre de 2011 en el Proceso 124-1P-2011, 13 PROCESO 590-IP-2015 4.4, De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: 4.5. 4.4.1. 4.42. 4.4.3. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente.
El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo La protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera amplia, es decir, más allá de los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, de la siguiente manera: 4.5.1. 4.5.2.
En relación con el principio de especialidad: la protección del signo notorio rompe el principio de especialidad. Ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y uno notoriamente conocido, establecerá el riesgo de confusión, asociación, de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notoriamente conocido.
En relación con el principio de territorialidad: La protección del signo notorio rompe el principio de territorialidad. Ello implica que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros (Artículo 224 de la Decisión 486). 14 4.6.
PROCESO 590-1P-2015 4.5.3. En relación con el principio registral: La protección del signo notorio rompe el principio registral. Ello implica que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero (Artículo 2209, literal a) de la Decisión 486).
Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. 4.5.4. En relación con el principio de uso real y efectivo: La protección del signo notorio rompe el principio de uso real y efectivo.
Ello implica que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro (Artículo 229, literal b) de la Decisión 486). La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio que, aunque no se haya usado o no esté siendo usado en el respectivo País Miembro, continúe siendo notorio en otros Países.
Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo en estos casos, deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, y de esta forma dar cumplimiento a lo indicado en el Artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En relación con los diferentes riesgos en el mercado La Decisión 486 protege a los signos notoriamente conocidos de los riesgos de confusión, asociación, dilución y de uso parasitario, de conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), de la Decisión 4861*, Esto implica que para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestra la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: 4.6.1.
En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. Para determinar este tipo de riesgo se deben aplicar las reglas para el cotejo de 14 Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo.
"LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL”. Revista Foro No. 6, ll semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. 15 4.6.2. 4.6.3. 4.6.4. PROCESO 590-1P-2015 signos distintivos determinadas en el acápite 1 de la presente providencia. En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica.
En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido'*, En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos.
El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y caracteristicas de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.
Esta conducta se podría presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido?6. Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. 4.7.
Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Prueba de la notoriedad Sobre este tipo de riesgo pueden verse: MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”.
Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283. Ibídem. Pág. 247. 16 PROCESO 590-IP-2015 4.8. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 4.9. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; 1) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, ) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; )) los aspectos del comercio internacional: o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”. 4.10.En consecuencia, la notoriedad puede ser probada utilizando los anteriores factores en el marco de cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna. 4, PROCESO 5901P-2015 4.11.
El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben esgrimir todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.
Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular”. 4.12.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá 5.2. 5.3. 5.4. determinar si la marca denominativa SANPELLEGRINO era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo denominativo SAN PELLEGRINO, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. Conexión competitiva (Clases 30 y 32).
Como los signos en conflicto amparan productos de las Clases 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza, se abordará el tema planteado siguiendo los antecedentes jurisprudenciales que ha adoptado el Tribunal!8, Además, se abordarán en este acápite los siguientes asuntos indagados por la Corte consultante: Análisis e interpretación del riesgo de confusión entre signos que distinguen los mismos productos y otros vinculados de clases diferentes.
Limitación de productos para evitar la vinculación de productos. Corresponde señalar que el análisis de conexión competitiva debe realizarse si no se prueba la notoriedad de la marca opositora SAN PELLEGRINO. En principio, pueden existir en el mercado marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases.
La regla de la especialidad se ha matizado y se han generado excepciones 17 1a Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-IP-2015 de 7 de julio de 2016. Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003 en el Proceso 114-1P-2003; Interpretación Prejudicial del 15 de julio de 2015 en el Proceso 324- 1P-2014, 18 5.5. 5.6. 5.7.
PROCESO 590-1P-2015 específicas en el campo de la conexión competitiva y la protección de los signos notoriamente conocidos??, Si estamos en frente de productos y/o servicios registrados en diferentes clases es preciso que se matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para de esta manera poder establecer la posibilidad de error en el público consumidor.
Para el efecto, se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, ni la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes (párrafo segundo del articulo 151 de la Decisión 48620), Por lo tanto, para apreciar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, es de tener en cuenta entre otros criterios, los siguientes: 5.7.1.
Lainclusión de productos diferentes en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. En esta hipótesis se está frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos y/o servicios diferentes de una misma clase, que en caso de figurar registrados en marcas similares o idénticas, la vinculación o relación entre productos y/o servicios se presume y consecuencialmente se presume también la conexidad competitiva, en cuyo evento la prueba para desvirtuarla -(que no existe conexidad)- le corresponderá al titular de la marca a la cual se le atribuya dicha presunción. 5.7.2.
Canales de comercialización. Para determinar la conexión competitiva se deben analizar los canales de comercialización de los productos y/o servicios. Por ejemplo, la comercialización 19 20 El principio de especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: el derecho al uso exclusivo de una marca se circunscribe a los productos y servicios determinados en el registro respectivo, los cuales hacen parte de una misma clase en relación con la Clasificación Internacional de Niza.
El objetivo de la regla de especialidad consiste establecer un parámetro inicial para evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios también idénticos o similares. Para garantizar esto al solicitante, de conformidad con el artículo 139 literal f), se le pide que indique la clase a la cual corresponden los productos o servicios.
Sobre el principio de especialidad se puede consultar la interpretación prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida dentro del Proceso 148-IP-2005. Artículo 151 “( ) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” 19 PROCESO 590:1P-2015 en grandes cadenas y tiendas por departamentos o supermercados, tendría poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios.
En cambio, habría mayor incidencia en tiendas o almacenes especializados, así como en pequeños sitios de expendio, donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud o relación. 5.7.3. Similares medios de publicidad. Si los productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), la incidencia de conexión competitiva sería mayor.
Por el contrario, si la difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. Si comparten los mismos medios de publicidad especializados, también podríamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado aisladamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto. 5.7.4.
Mismo género de los productos. Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayor incidencia de conexión competitiva. Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir. 5.7.5. El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.
En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir | adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se / presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro?!.
Para al En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en “INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA”. [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. — Barcelona, 2007, yu) O 5.8. 5.9. PROCESO 590-1P-2015 apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc.
De conformidad con los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, con el fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.
Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva??.
En cuanto a la limitación de productos para evitar la conexión competitiva, es un asunto que deberá evaluar la Corte consultante de conformidad con los criterios arriba establecidos, es decir, se deberá analizar si el registro limitado elimina la conexión competitiva de los productos amparados por los signos en conflicto. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada ta presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 07667-2014-0-1801-JR-CA- 26 la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. p. 247), en el sentido de que: “El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuello más barato en términos relativos”.
Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<https://books.google.com.ec/books?id=Id8I68bW3e0C8pg=PA2478dq=microeconomia +efecto+sustitucionghl=esésa=X8ved=0ahUKEw¡QmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXCOBAEIJTA Citv=onepage8:q=microeconomia%20efecto%20sustituciongf=false> (visitado el 9 de mayo de 2016).
Ver Interpretaciones Prejudiciales en los Procesos 472-IP-2015 y 473-1P-2015 del 10 de junio de 2016. 21 PROCESO 590-IP-2015 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. yy Cecilia Ldisa Ayllón Quinteros / MAGISTRADA: Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Apac Hugo Ramiro 6é MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicia!l la Presidenta y el Secretario. |) JA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros z PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 590-IP-2015 | 22