TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de febrero de 2017 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrada Ponente: VISTOS 577-1P-2015 Interpretación Prejudicial Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima (Perú) 7267-2010-0-1801-JR-CA-10 Marcas involucradas COFRA LATIN AMERICA UNITED UNIQUE — (mixta) vs UNIQUE (denominativa) UNIQUE Y DISENO (mixta), RADIANTE UNIQUE (mixta), UNIQUE (mixta) y UNIQUE YANBAL (mixta) Cecilia Luisa Ayllón Quinteros El Oficio No. 7267-2010-0/5*SECA-CSJLI-PJ, recibido el 30 de octubre de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno 7267- 2010-0-1801-JR-CA-10.
El Auto de 23 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. 2.1. 2.2. 2.3. Proceso 577-1IP-2015 ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: JAFER LIMITED Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) Tercero interesado: COFRA HOLDING AG Hechos relevantes El 5 de febrero de 2008, COFRA HOLDING AG solicitó el registro de la marca COFRA LATIN AMERICA UNITED UNIQUE (mixta), para distinguir “prendas de vestir, calzado y sombrerería”, comprendidos en la Clase 25 de la “Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas” instituida por el Arreglo de Niza (en lo sucesivo, "la Clasificación Internacional de Niza”)!.
O, Se COFRA LATIN AMERICA UNITED UNIQUE La referida solicitud fue publicada en el diario oficial El Peruano. El 24 de junio de 2008, JAFER LIMITED formuló oposición, al considerar que la marca solicitada resultaba confundible con las marcas de su titularidad previamente registradas: Marca Clase | Naturaleza/Gráfico Certificado Productos UNIQUE 25 Denominativa 92758 Vestido, calzado y sombrereria UNIQUE Yj[25 a 85057 Vestido, DISEÑO calzado y sombrereria RADIANTE 25 84911 Vestidos, UNIQUE calzado y sombrerería UNIQUE 25 /, 121090 Prendas de U N | Q U E vestir, calzado, La referida solicitud de registro se tramitó mediante expediente administrativo 343371-2008. 2 2.4, 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.
Proceso 577-1P-2015 zapatillas, sombrereria UNIQUE 25 64529 De la revisión en la página web del INDECOPI, este certificado aparece como la marca INDISCRET y es de otro titular UNIQUE 25 Denominativa 123699 Prendas de YANBAL vestir, calzado, zapatillas, sombrerería El 31 de agosto de 2008, mediante Resolución 2369-2009/CSD- INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en lo sucesivo, “el INDECOPT”) declaró fundada la oposición formulada por JAFER LIMITED y, en consecuencia, denegó el signo solicitado.
El 23 de septiembre de 2009, COFRA HOLDING AG interpuso recurso de apelación contra la Resolución 2369-2009/CSD-INDECOPI. El 23 de agosto de 2010, mediante Resolución 1902-2010/TPI- INDECOP!, el Tribunal de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI revocó la Resolución 2369-2009/CSD-INDECOPI y, en consecuencia, otorgó el registro de la marca solicitada COFRA LATIN AMERICA UNITED UNIQUE (mixta).
El 15 de noviembre de 2010, JAFER LIMITED interpuso demanda contencioso administrativa en contra de la Resolución 1902-2010/TPI- INDECOP!I. El 4 de febrero de 2011, el INDECOPI presentó contestación a la demanda contencioso administrativa. El 10 de junio de 2011, mediante Resolución N* 2, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo Subespecializado en Temas del Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima tuvo por contestada la demanda en rebeldía de la empresa COFRA HOLDING AG, al no haber cumplido con absolver la demanda pese a haber sido debidamente notificada con la misma.
Proceso 577-IP-2015 2.10. El 30 de marzo de 2015, mediante Resolución Número Diez, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo Subespecializado en Temas de INDECOPI de la Corte Superior de Justicia declaró infundada la demanda. 2.11.El 10 de abril de 2015, JAFER LIMITED presentó recurso de apelación contra la Resolución Número Diez. 2.12,El 7 de octubre de 2015, mediante Resolución N* 2, la Quinta Sala 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.
Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Sub Especialidad en Temas de INDECOPI, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literal a) y 154 de la Decisión 486. Argumentos de la demanda planteada por JAFER LIMITED La Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, en su Resolución 1902- 2010/TPI-INDECOP! incurre en un grave error de interpretación y aplicación de la ley, en particular del inciso a) del Artículo 136 de la Decisión 486, lo que ha llevado a emitir un fallo nulo no solo por las contradicciones en que incurre y por su inconsistencia, sino además porque nace de una apreciación errada de la realidad y de una indebida aplicación del derecho (prohibición de registro por riesgo de confusión indirecta y de asociación).
En la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, no existe ninguna otra marca previamente solicitada y/o registrada en favor de un tercero, compuesta por el término “UNIQUE”. Por el contrario, las únicas marcas registradas y/o solicitadas en la Clase 25 que comprenden al término “UNIQUE” son las marcas registradas a favor de JAFER LIMITED, en las cuales se ha basado la oposición, lo que confirma la distintividad de dicho término para indicar un origen empresarial único e inequívoco de los servicios y productos ofrecidos por esta.
La búsqueda de antecedentes ratifica no solo el elevado poder distintivo de la marca opositora UNIQUE (denominativa y mixtas), sino que además demuestra la exclusividad que goza JAFER LIMITED para el uso del fonema en la identificación de productos en la clase 25, siendo asi la denominación “UNIQUE”, el elemento más relevante y distintivo de la familia de marcas de la demandante.
De allí que no se pueda sostener que “UNIQUE” es un fonema débil, ni de uso frecuente, menos aún carente de distintividad, sino todo lo contrario, se trata de una marca registrada con elevado poder distintivo, no solo debido a su arbitrariedad respecto a los servicios y productos a los cuales se aplica sino además debido a su elevado nivel de 4 3.5. 3.6. 4.1. 4.2. 4.3.
Proceso 577-1P-2015 implantación en el mercado peruano, lo que permite que la misma sea identificada por los consumidores con un origen empresarial único e inequívoco. La marca UNIQUE (denominativa y mixtas), que goza de un amplio reconocimiento por parte de los consumidores, quienes la identifican no solo con servicios de altísima calidad sino con productos de elevada garantía y calidad procesados por JAFER LIMITED, identifica un único e inequívoco origen empresarial y es reconocida e identificada por los consumidores como el “apellido” de una familia de marcas que distinguen productos en la Clase 25, de calidad y eficiencia insuperables, de garantía superior y, en consecuencia, indicadora de un origen empresarial único.
"UNIQUE" constituye el elemento distintivo de la familia de marcas UNIQUE e indica de manera inequívoca el origen empresarial de los servicios y productos ofrecidos por JAFER LIMITED. De allí su distintividad y, en consecuencia, su importancia al momento de efectuarse el examen comparativo, más aún si en la clase 25 la única empresa que posee marcas registradas con el término “UNIQUE” es JAFER LIMITED, ya que no existe ninguna otra marca previamente registrada y/o solicitada por un tercero que emplee dicho fonema.
Argumentos de la contestación a la demanda por parte del INDECOPI Para el caso presente, a nivel gráfico y fonético, el consumidor o usuario analizará la marca solicitada cotejándola con el vago recuerdo que posee de las marcas inscritas constituidas por la denominación “UNIQUE” y su aspecto gráfico, dejándose llevar por la impresión general de las marcas.
El hecho que se haya reconocido una familia de marcas con la denominación “UNIQUE” no excluye del análisis comparativo de marcas, toda vez que se debe determinar cuál es la impresión que generan en conjunto. El Tribunal Andino ya ha emitido Interpretación Prejudicial en ese sentido y no ha establecido excepción alguna respecto a signos que contengan un elemento común de una familia de marcas.
Al comparar los signos en cotejo, se debe identificar la dimensión con mayor fuerza y profundidad que es capaz de generar la impresión general en los consumidores. En el presente caso, si bien el signo solicitado presenta la denominación “UNIQUE” como parte de sus elementos, la frase "UNITED UNIQUE” se aprecia en letras pequeñas y la denominación que destaca y generará una impresión en la mente del consumidor es la denominación "COFRA LATIN AMERICA”, así como su distribución, por lo que es ese el elemento relevante que se debe tomar en consideración a efectos de efectuar el análisis comparativo. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 5.1. 5.2.
Proceso 577-1P-2015 Analizando los aspectos relevantes del signo solicitado COFRA LATIN AMERICA (mixto) y de los signos registrados UNIQUE (denominativo y mixtos), a pesar de existir identidad entre algunos de los elementos que distinguen, atendiendo a las diferencias fonéticas y gráficas existentes, es posible su convivencia pacifica en el mercado sin inducir a confusión al consumidor respecto a su origen empresarial.
El reconocimiento de la denominación “UNIQUE” como elemento común y característico de la familia de marcas que posee la demandante no está en discusión al haber sido reconocido por el Tribunal, pero el ser titular de una familia de marcas no implica que automáticamente se deba rechazar el registro de una nueva solicitud de marca si aparece en ella la denominación de uso común de una familia de marcas, toda vez que solo se rechazará si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y el término que conforma el elemento común de la familia de marcas, que en este caso es el término “UNIQUE”.
En el presente caso, “UNIQUE” no constituye un elemento relevante en el signo solicitado a registro, y su inclusión en el signo solicitado no nos hace pensar que constituya un signo más de la familia de marcas de la demandante, por lo que no corresponde rechazar el registro solicitado por contener la denominación común de la familia de marcas de la demandante, toda vez que su presencia no es capaz de inducir a error al consumidor respecto a su origen empresarial.
COFRA HOLDING AG, tercero interesado en el proceso, fue declarado en rebeldía, al no haber cumplido con absolver oportunamente la demanda. Fundamentos de la sentencia de primera instancia La sentencia de primera instancia judicial declaró infundada la demanda, al considerar principalmente lo siguiente: Como sostiene la Doctrina y la Jurisprudencia comparada, la marca solicitada debe ser no solo similar a las marcas pertenecientes a la serie o familia de marcas, sino también tener caracteristicas que pueda relacionarla con la misma.
Podría no ser este el caso, por ejemplo, cuando el elemento común a las marcas anteriores pertenecientes a la familia de marcas se utilice en la marca solicitada en una posición diferente de aquella en la que figura habitualmente en las marcas que pertenecen a la familia de marcas o con un contenido semántico distinto. Si bien es cierto que al evaluar el riesgo de confusión deben apreciarse los signos en su aspecto conjunto o atendiendo a las impresiones de conjunto que suscitan, también lo es que dichas impresiones están 6 5.3. 5.4. 5.5. 5.6.
Proceso 577-1P-2015 determinadas por un solo elemento o por algunos y no por la totalidad de ellos, en los casos de signos complejos como los mixtos o denominativos compuestos. En efecto, el INDECOPI o el juzgador deben esforzarse por encontrar el o los elementos que penetran con profundidad la mente del consumidor; ello en razón a que, los consumidores, quienes son el punto de referencia para determinar el riesgo de confusión, no necesariamente recordarán todos y cada uno de los elementos de las marcas, sino que al encontrarse expuestos a gran cantidad de marcas solo recordarán ciertos elementos que les ayuden a diferenciar los productos o servicios que estas distinguen, es decir, aquel o aquellos elementos más relevantes o que tengan mayor distintividad.
Por lo tanto, la impresión de conjunto de los signos no siempre comprende a toda la marca. Los elementos denominativos de la marca solicitada y de la registrada están constituidos por las siguientes frases: “COFRA LATIN AMERICA UNITED UNIQUE” y “UNIQUE RADIANTE”, respectivamente. Al encontrarse en un tamaño muy pequeño en proporción a sus correspondientes signos, la frase “UNITED UNIQUE" y la palabra “RADIANTE” devienen en casi imperceptibles a la vista del consumidor y, en aplicación del principio de economía lingúística, los consumidores solicitarán los servicios empleando la menor cantidad de palabras posible; por tanto, serán impactados por la palabra “COFRA" en el signo solicitado y por “UNIQUE” en la marca registrada.
La frase “LATIN AMERICA”, si bien se encuentra en inglés, ello no impide que sea entendida por los consumidores dado que su escritura es muy parecida a su traducción al español. En consecuencia, dado que dicha frase hace alusión a la procedencia geográfica de los productos o a una característica de ellos, no resulta distintiva por tratarse de una frase descriptiva y el vocablo dominante de la marca solicitada será “COFRA"”.
Se advierte que las marcas en cotejo suscitan impresiones fonéticas diferentes debido a que están conformadas por términos diferentes, los cuales evidentemente poseen distinta secuencia de vocales y de consonantes, así como diferentes sílabas tónicas, todo lo cual genera que tengan distintas pronunciaciones y entonaciones. Desde el aspecto gráfico, se advierte que las marcas suscitan diferentes impresiones de conjunto, dadas por: (i) la presencia de denominaciones distintas que difieren en su extensión y en su composición de letras;
(li) la diferente distribución de los elementos en cada signo; y, (iii) los diferentes colores y figuras empleadas en los respectivos signos mixtos. Aunque el término “UNIQUE” sea una palabra distintiva en la clase 25, dicho término no forma parte de la impresión de conjunto del signo solicitado, al encontrarse en un tamaño muy pequeño, al punto de ser 7 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.
Proceso 577-1P-2015 casi imperceptible a la vista del consumidor y estar acompañado de una palabra más relevante o dominante en dicha marca. Adicionalmente, resulta claro que un elemento casi imperceptible que incluso se encuentra al final del signo no puede ser parte de la impresión de conjunto de dicho signo. Argumentos del recurso de apelación de sentencia por parte de JAFER LIMITED El Juzgado se aparta de los criterios de comparación y realiza el examen comparativo empleando un criterio legal y doctrinalmente inaceptable: dar mayor relevancia a las diferencias que a las semejanzas.
Ello, aunado además a la ilegal exclusión del término “UNIQUE” de! cotejo de signos, lo cual conduce a una errada conclusión respecto a la supuesta inexistencia del riesgo de confusión entre los signos enfrentados. En la errada visión del Juzgado, el término “UNIQUE” no existiría dentro del signo solicitado por la contraparte, por la sola razón de estar escrito en caracteres más pequeños que el resto de los componentes que integran dicha marca.
Bajo esa errada premisa, será muy simple apropiarse de marcas ajenas, ya que bastará pedirlas a registro como parte de una marca compuesta por dos o más denominaciones y otros elementos gráficos, para hacerla pasar desapercibida dentro del conjunto. Ello supone abrir una puerta para la ilicitud, ya que se legalizará la apropiación por parte de terceros, de intangibles ajenos, mediante el empleo de vocablos y de componentes gráficos, lo cual resulta absolutamente inaceptable.
El requisito indispensable y esencial para la calificación de un término como elemento relevante, distintivo y común de una familia de marcas es casualmente el hecho que no existan de por medio otras marcas registradas en la misma clase a favor de terceros que también hagan uso de aquel término. En consecuencia, se insiste en la ilegalidad del análisis llevado a cabo por el Juzgado respecto a la inclusión del término “UNIQUE” dentro del signo solicitado, por cuanto el propio Juzgado reconoce como apellido de la familia de marcas UNIQUE.
Ciertamente, el uso de “UNIQUE” en el signo en litis implica y conlleva el quebrantamiento de la familia de marcas UNIQUE, en la Clase 25, dado que uno de los requisitos para que se dé dicha calificación legal es casualmente que dicho término no forme parte de ninguna otra marca de terceros en la misma Clase 25. El riesgo de confusión entre los signos enfrentados proviene de la presencia de la denominación “UNIQUE” dentro del signo solicitado, toda vez que su sola presencia es suficiente para ocasionar riesgo de asociación en el público consumidor.
En efecto, la presencia de "UNIQUE” en el signo solicitado podría motivar que los consumidores 8 6.5. Proceso 577-1P-2015 indebidamente le atribuyan a ambos signos el mismo origen empresarial, o que crean que el signo solicitado es una variación de alguna de las marcas UNIQUE (denominativa y mixtas), registradas en la clase 25, dada su relevancia y poder distintivo.
En consecuencia, es evidente que la denominación “UNIQUE” se ha consolidado en el mercado nacional como una marca o parte integrante de una marca de calidad superior, que es empleada para distinguir una serie de productos en la Clase 25 y cuyo origen empresarial es asociado por el consumidor exclusivamente con JAFER LIMITED. Así las cosas, el uso del apellido “UNIQUE” por parte de terceros, ya sea de manera aislada o en la conformación de otros signos, inducirá ineludiblemente al público asumir que se encuentra ante un producto producido por JAFER LIMITED. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la interpretación solicitada?. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos, Comparación entre signos mixtos. Comparación entre signos denominativos y mixtos con parte denominativa compuesta. Familia de marcas.
Preguntas formuladas por el consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos a servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
“Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” 9 1.1. 1.2. 1.3. Proceso 577-1P-2015 Se abordará el tema en virtud a que en el proceso intemo se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre la marca COFRA LATIN AMERICA UNITED UNIQUE (mixta), solicitada respecto de las marcas registadas UNIQUE (denominativa) UNIQUE Y DISEÑO (mixta), RADIANTE UNIQUE (mixta), UNIQUE (mixta) y UNIQUE YANBAL (mixta).
En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( J”. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor?. a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-1P-2015, pp. 9-10. 10 Proceso 577-IP-2015 1.4. Al resolver la controversia, se debe examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados?, b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia*, c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocant, d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante”. 1.5.
Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:É a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.
Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 15-1P- 2013, p. 5; y del Proceso 519-IP-2015, p. 6. 5 tbíd. Ú Asi, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-1P-2015, pp. 11-12. 8 tbid. Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-IP-2015, p. 8. 11 1.6.
Proceso 577-1P-2015 b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria?.
Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles*. Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento!!, +0 $4 Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-IP-2014, p. 12; el Proceso 14-IP-2009, p. 6; y el Proceso 92-1P-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00.
Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 475-1P-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI c/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT c/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26.
Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 4751P-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Barilla c/ OHMI — Brauerei Schlósser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone c/ EUIPO — Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18.
Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso “Mars”, asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics c/ Lancaster Group, asunto C- 220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas c/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Artículos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamento", en el cual el TJCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: “El Gobierno alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas”. 12 1.7. 1.8. 1.9. 2.1. 2.2.
Proceso 577-IP-2015 Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor??, Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir'3.
De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables??.
De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre signos mixtos.
Comparación entre signos denominativos y mixtos con parte denominativa compuesta El Tribunal analizará el presente tema en virtud de que, tanto el signo COFRA LATIN AMERICA UNITED solicitado como las marcas opositoras UNIQUE Y DISEÑO, RADIANTE UNIQUE, UNIQUE y UNIQUE YANBAL, son mixtas y de igual manera el signo solicitado es mixto con parte denominativa compuesta y uno de los signos opositores UNIQUE es denominativo.
Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 12 13 14 Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial dictada dentro del Proceso 316-1P-2015.
En ese sentido, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 512-1P-2014 de 15 de julio de 2015. Así, la Interpretación Prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-1P-2015, ya citada. 13 Proceso 577-AP-2015 2.3. En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 2.3.1.
Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión?S; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 2.3.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos: ?$ a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 2.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos.
El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos?”. 2.4. Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, se debe tomar en cuenta los siguientes criterios: 2.4.1. Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
US Véase, a modo referencial, la interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015, p. 10. 16 Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 81-IP-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11. LU Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 1- 1P-2005 de 9 de marzo de 2008, p. 7; y del Proceso 12-1P-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11. 14 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. 2.4.6. 2.4.7. 2.4.8.
Proceso 577-1P-2015 Se debe tener en cuenta, la silaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.1$ Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a lun lexema modifica su definición. *? Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hace un análisis gramatical de los signos en conflicto.
Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 20 18 20 RAE: unidad minima que significa léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación. P. ej.;
Terr. en Enterráis. Proceso 308-IP-2015. Ibidem. 15 Proceso 577-IP-2015 2.5. En el presente asunto, como el elemento denominativo del signo solicitado es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros?!: 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 2.5.4, 2.5.5. 2.5.6.
Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.
Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.5.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 2.5.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que 21 Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-1P-2015 e, Interpretación Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-1P-2015. 16 2.6. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.
Proceso 577-1P-2015 conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.5.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos confrontados, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto.
Familia de marcas. Afirma JAFER LIMITED que el término UNIQUE es fuerte y con un elevado poder distintivo y se lo ha reconocido en la propia Resolución 1902-2010/TPI-INDECOPI materia de la demanda, como “apellido de marca” y elemento relevante de la familia de marcas UNIQUE, por lo que se analizará esta figura. Debe primero aclararse que la figura legal para hacer mención a varias marcas que utilizan un término común que las identifica es la familia de marcas, el apellido como lo señala la Real Academia de la Lengua, es el “Nombre de familia con que se distinguen las personas; p. ej., Fernández, Guzmán"2, por lo que no se puede hablar de un apellido de marcas, sino de una familia de marcas, conforme se desarrollará_a continuación. La familia de marcas es un conjunto de signos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial?3, En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.
El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre si y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el 2 23 Fuente: htto://dle.rae.es/?id=37UuMNQV Proceso 80-IP-2006. 17 Proceso 577-1P-2015 consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión?4, 3.5.
El fenómeno de la familia de marcas, se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario, sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular dei conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común?”, 3.6.
En relación con lo anterior, se deberá determinar si JAFER LIMITED posee una familia de marcas respecto del término UNIQUE o si se trata de un elemento de uso común, para asi determinar el riesgo de confusión en el público consumidor. 4. Preguntas formuladas por el consultante El Tribunal consultante solicita que este Tribunal se pronuncie respecto de: ¿Cómo debe interpretarse el Artículo 136 literal a) de la Decisión 486? lo anterior, en lo referido a: a) Criterios para el análisis de la relevancia de una palabra en un signo mixto cuyo aspecto denominativo sea compuesto y esté conformado por la conjunción de denominaciones comunes y de fantasía, para la distinción de productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
Una marca puede estar conformada de varios elementos, puede usar palabras comunes, de fantasía, genéricas, gráficos, simbolos, entre otros. Si el signo es mixto y conformado por parte denominativa compuesta, es decir, varias palabras, el juzgador deberá seguir las reglas determinadas en el punto 2.5. de la presente Interpretación E) Proceso 97-1P-2002. 25 Proceso 06-IP-2010, 18 Proceso 577-1P-2015 Prejudicial y así poder ver el grado de impacto de cada una de las palabras.
Tratándose de palabras de uso común, estas deben ser así catalogadas respecto de la Clase para la cual están destinadas, en este caso para productos de vestido, calzado y sombrerería, y en caso de ser comunes, se las debe descartar del cotejo y enfocarse en el resto de palabras. Para el caso de palabras de fantasía, estas son plenamente distintivas y en el análisis de los signos en conflicto, deberá analizarse si son confundibles o no. b) Relevancia en el análisis del riesgo de confusión de la dimensión y/o tamaño en el que se plasmen visualmente las palabras que conforman un signo mixto cuyo aspecto denominativo es compuesto.
Un signo al estar compuesto de palabras y gráficos utiliza distintos tamaños en gráficos y palabras, por lo que para analizar el eventual riesgo de confusión respecto del signo opositor, el juzgador deberá colocarse en la posición del consumidor y verificar cuál es la parte que más le impacta y cual palabra es la que llama más la atención, como ya se enunció, las palabras cortas son de más fácil recordación que las largas, por lo que hay que ver la posición de las palabras, y lo que visualmente llame más la atención. ¿Cómo debe interpretarse el Artículo 154 de la Decisión 486? Lo anterior, en lo referido al criterio a tomar en los casos en los que el aspecto denominativo de una marca sea distintivo por ser identificador de una familia de marcas.
En dicho supuesto, ¿se genera una prohibición de uso respecto a dicha denominación distintiva respecto de terceros que deseen registrar una marca en la cual se incorpore la palabra “apellido” de la familia de marcas independientemente del grado de relevancia que tenga dicha palabra dentro de la marca solicitada? El Artículo 154 de la Decisión 486 hace referencia a infracción de derechos de marcas, por lo que no se analizará esta norma, al tratarse el presente caso de oposición de signo. En lo referente al caso en concreto y tal como se desarrolló en el punto 3 de la presente Interpretación Prejudicial, la familia de marcas es un conjunto de signos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 19 Proceso 577-1P-2015 Se debe analizar si el término UNIQUE forma parte de una familia de marcas, y por tanto analizar si incurre o no en la causal contemplada en el Artículo 136 literal a) de la Decisión 486.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 7267-2010-0-1801-JR-CA- 10, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto ef el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. De IN A Cecilia Luisa Gunter. is Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunai, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
Z “e UN Y S Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Gustav E Í—Á PRESIDENTA Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 20