GACE2972 — Comunidad Andina · Micelio Jurídico

Año XXXIV – Número 2972 Lima, 17 de marzo de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 50-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 201200349-00. Referencia: Patente de invención “SALES DE VALSARTAN” PROCESO 52-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2014-00015. Referencia: Marcas involucradas COLOSAL (mixta) y COLOSAL (mixta) PROCESO 107-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia.

Expediente interno del Consultante: 114/2009. Referencia: Marcas involucradas NATURA (denominativa) y NATURA (denominativa) Para nosotros la Patria es América 17/03/2017 GACETA OFICIAL 2 de 53 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 1 de septiembre de 2016 Proceso: 50-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2012-00349-00 Referencia: Patente de invención "SALES DE VALSARTAN" Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 0202, recibido el 27 de enero de 2016, mediante el cual, la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los Articules 14, 16, 18, y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00349-00; y, El Auto de 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: NOVARTISAG GACETA OFICIAL Demandada: 17/03/2017 3 de 53 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Tercero interesado: TECNOQU(MICAS S.A. 2. Hechos relevantes: 2.1. El 17 de enero de 2003, NOVARTIS AG., solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante la SIC), el registro de la patente para la invención titulada SALES DE VALSARTAN1. 2.2.

El 30 de septiembre de 2003, la SIC, procedió a publicar un extracto de la solicitud de patente en la Gaceta de la Propiedad Industrial 532, bajo número de publicación 75. 2.3. El 17 de febrero de 2004 la sociedad NOVARTIS AG., solicitó a la SIC que realice el examen de patentabilidad, pagando las tasas correspondientes. 2.4. El 26 de diciembre de 2003, las sociedades TECNOQUfMICAS S.A. y LABORATORIOS FRANCO COLOMBIANOS LAFRANCOL S.A., presentaron oposición a la solicitud de registro de la patente SALES DE VALSARTAN. 2.5.

El 13 de agosto de 2004, la sociedad NOVARTIS AG. presentó solicitud de prórroga por sesenta (60) días, para dar respuesta a la oposición presentada por las sociedades TECNOQU(MICAS S.A. y LABORATORIOS FRANCO COLOMBIANOS LAFRANCOL S.A. y el 1 O de noviembre de 2004, dio respuesta a dicha oposición. 2.6. El 23 de octubre de 2009, mediante Oficio 11976, el Jefe de la División de Nuevas Creaciones, requirió a NOVARTIS AG., para que en el término de sesenta días presentara los argumentos que considerara pertinentes en relación con el concepto técnico de fondo sobre la patentabilidad de la invención. En el referido concepto técnico el examinador indicó que la solicitud carecía de novedad y nivel inventivo para lo cual presento tres presuntas anterioridades. 2.7.

El 14 de enero de 2010, se dio respuesta al Oficio 11976, y se modifica el nombre de la invención por UNA NUEVA SAL DE VALSARTAN. 1 Expediente Administrativo 03-002. 997 2 GACETA OFICIAL 17/03/2017 4 de 53 2.8. El 30 de septiembre de 2010, mediante Resolución 54168 se negó la solicitud de registro de la patente UNA NUEVA SAL DE VALSARTAN, con base en que dicha invención carecía de nivel inventivo. 2.9.

El 3 de noviembre de 2010, NOVARTIS AG., presentó Recurso de Reposición contra la Resolución 54168; la cual fue resuelta mediante la Resolución 30263 de 15 de mayo de 2012 la que confirmó la decisión inicial. 2.10. El 3 de octubre de 2013, NOVARTIS AG presentó una Acción de Nulidad en contra de las Resoluciones 54168 y 30263. 2.11. El 9 de octubre de 2013, la SIC, dio respuesta a la Acción de Nulidad presentada por NOVARTIS AG. 2.12.

El 4 de octubre de 2013, la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A., dio respuesta a la Acción de Nulidad en calidad de tercero interesado. 2.13. Mediante Auto de 2 de julio de 2015, la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos contenidos en la Acción de Nulidad NOVARTIS AG., en su escrito de Demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. ª(...) la anterioridad 01 2 claramente hace referencia a composiciones farmacéuticas de combinaciones de atorvastatina o sales farmacéuticas aceptables de atorvastatina y agentes antihipertensivos, en tanto que la presente solicitud describe sales de calcio de valsartan en forma cristalina o amorfa.

Por lo tanto, a la luz del carácter absoluto de la novedad, aún evaluando solamente la reivindicación 1 de la presente solicitud, es claro que la materia de la presente solicitud es novedosa por sobre 01 ya que no existe ninguna información en dicha anterioridad que anticipara alguna forma cristalina o amorfa de una sal de calcio de va/sartan." 3.2.

"(...) las invenciones son completamente diferentes debido a que en ningún lugar del documento 023 se hace referencia alguna a una sal de calcio de valsartan o incluso a una sal de calcio de valsartan en forma 2 D1: WO 99111260, una composición que comprende: una cantidad de atorvastatina o una sal farmacéulicamenle aceptable de alorvaslalina; una cantidad de valsartan o una sal farmacéuticamente aceptable de valsartan; un vehículo farmacéullcamente acpstab/e. 3 D2: W09631234, una composición que comprende: Benazepril o benazaprilat o una sal farmacáutica aceptable de los mismos; y valsartan o una sal farmacéutica acpetable de valsarlan. 3 GACETA OFICIAL 17/03/2017 5 de 53 cristalina o amorfa.

En dicho documento D2, solo se hace referencia de manera general a una sal farmacéutica en combinación con Benazepril o benazeprilat o una sal farmacéutica." 3.3. "(...) El articulo 18 de la Decisión 486, resulta transgredido en los actos acusados, toda vez que la invención solicitada por mi representada si tiene nivel inventivo, razón por la cual, la misma, no puede ser considerada como derivada de manera obvia o evidente del estado de la técnica, ni mucho menos obvia para una persona del oficio versada en qulmica o qulmica farmacéutica." 3.4.

"( ) la invención cuya patente se denegó a mi representada SI goza de nivel inventivo, por cuanto a los ojos de un experta media en qulmica o qufmica farmacéutica, se necesita mucho más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos que éste posea, para JJegar al resultado obtenido en el invento titulado "SALES DE VALSARTAN': pues éste no surge consecuencia/ y obviamente del estado de la técnica." 3.5.

"(...} Cabe aclarar que si bien es cierto que no se modifica la actividad como agente antihipertensivo, si se está haciendo una mejora en la biodisponibilidad del agente activo, pues al aumentar la concentración máxima en plasma del principio activo, se pueden reducir las cantidades del ingrediente principal dentro de /as formulaciones, lo cual se traduce en mejoras a nivel de costos y disminución de riesgos para los pacientes ya que no serán expuestos a niveles altos del ácido libre de la sustancia aditiva." 4.

Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad La Superintendencia de Industria y Comercio, en su escrito de contestación a la Acción de Nulidad expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1. "( ) contrario a lo que alega el demandante, durante la etapa administrativa se estableció que la materia reclamada en la reivindicación 1 de la presente solicitud fue anticipada por las publicaciones D1 y 02, es decir, la sal de calcio de valsartan, reclamada en la reivindicación 1, se encontraba en el estado del arte previo al momento de su presentación y conforme a la materia inicialmente reclamada por el solicitante." 4.2.

"(...) la solicitud sólo trata sobre la sal de calcio de valsartan en forma cristalina o amorfa, de manera que, tal como se reivindica, no es nueva, porque el documento D2 da a conocer previamente una sola lista de sales de valsartan (las cuales sólo tienen la opción de estar en forma cristalina o amorfa), que incluye las sales de metales alcalino térreos, es 4 GACETA OFICIAL 17/03/2017 6 de 53 decir calcio, magnesio, etc.

(documento D2, Pág. 3). Por lo tanto, el documento D2 anula la novedad y no es lógico afirmar que la sal reivindicada (sal cálcica de valsatran) sea más estable, mas soluble o más fácil de manejar en el secado o en la molienda que la sal del estado de la técnica (sal cálcica de valsartan)." 4.3. "( ) como resultado del examen de patentabilidad, y con fundamento en /o dispuesto por los mencionados artlculos 14 y 18 de la Decisión 486, se encontró que la invención de las reivindicaciones 2 a 6, o sea: la sal de valsartan, referida en las reivindicaciones 2 a 5, y el procedimiento para su obtención, referido en la reivindicación 6, no cumple el requisito de nivel inventivo, toda vez que para un experto medio en la matera se deriva de manera evidente del estado de la técnica, antecedentes D1 y D3, pues los conocimientos integrantes del estado del arte, anteriores a la fecha de la prioridad invocada, conducen de manera obvia a la invención propuesta. n 5.

Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad por parte del Tercero Interesado TECNOQUIMICAS S.A., en su escrito de contestación a la Acción de Nulidad expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 5.1. ª( ) la SIC valoró a cabalidad la solicitud y el capitulo reivindicatorio allegado, y procedió a explicar detalladamente la forma en que las anterioridades D1, D2 y D3 desvirtuaban, uno a uno, /os requisitos de materiales de patentabilidad.

" 5.2. "( ) Antes de la fecha de prioridad de la solicitud 03-002-997, ya se conocla la identificación de sales por sus patrones de difracción de RX y por lo tanto la divulgación del patrón de DRX para una sal NO constituye de manera alguna la existencia de actividad inventiva." 5.3. ª( ) La sal de calcio de valsartan en forma cristalina o amorfa reclamada por el solicitante es una simple presentación de materia conocida." 5.4. ·( ) El proceso descrito está basado en pasos rutinariamente empleados en slntesis química que emplea materiales y reactivos comunes y conocidos, al igual que su aplicación en procedimientos de preparación de esta clase de fármacos, y en especial, porque no propone ni mucho menos demuestra cuál es el aporte técnico o el efecto sorpréndete que supone la aplicación del proceso referido en la fabricación de las sales de Valsartan frente a las revelaciones del arte anterior." 5 GACETA OFICIAL 17/03/2017 7 de 53 5.5.

"( ) la reivindicación principal de la solicitud en cuestión no posee soporte ni suficiencia en la descripción, lo cual es un requisito para la concesión de patentes". B. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Juez Consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artlculos 14, 16, 18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes.

Se interpretarán los Artlculos 14 y 18 de la Decisión 4864 por ser aplicable al caso concreto. No se interpretan los Artículos 45 y 16 de la Decisión 486 por no estar relacionados con la controversia. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. Requisitos de patentabilidad. El análisis del nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia.

El nivel inventivo en relación con la combinación de compuestos conocidos. 3. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Requisitos de patentabilidad 1. 1. En el procedimiento administrativo interno se resolvió denegar la solicitud de patente de invención presentada. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que los documentos del estado de la técnica (D1, D2, 03) fueron publicados en fechas previas a la fecha de prioridad de la solicitud de patente. 1.2.

Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran establecidos en el Articulo 14 de la Decisión 486, y desarrollados por los Artlculos 15 a 19 de la misma normativa. "Artículo 14.� Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los • Articulo 14.- Los Palses Miembros olorgaf'/Jn patentes para las invenciones, sean de producto o d6 procedimiento. en todos los campos de Is tecnologfa, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacidn industrial.

Articulo 1B.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invencidn no hubiese resuttaclo obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de fa técnica. 6 GACETA OFICIAL 17/03/2017 8 de 53 campos de la tecnologla, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

Según lo dispuesto en la norma transcrita, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. 1.3. De la novedad de la invención: El Articulo 16 de la Decisión 486 dice: "Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica".

La novedad es un atributo que toda solicitud de patente debe poseer, la misma que está determinada por la ausencia de la tecnología reivindicada en el estado de la técnica; es decir, que esta tecnologla no haya sido accesible al público por una descripción oral o escrita, por su utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la presentación de una solicitud o prioridad reconocida.

En el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial. Una vez delimitado el concepto de novedad, es pertinente destacar algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invenclón con la regla técnica.5 En el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, se determinaron ciertos criterios que conviene transcribir: ' Proceso 12-fP-1998.

Interpretación prejudicial de 20 de mayo de 1998. publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N" 428. de 16 de abril de 1999. 7 GACETA OFICIAL 17/03/2017 9 de 53 ·una invención tal como se encuentra reivindicada se considera nueva si no forma parte del estado de la técnica. El examinador debe mostrar que la invención no es nueva.

En tal sentido, cuando un inventor deposita una solicitud de patente para una invención y no existen datos que prueben que no es nueva, la invención reivindicada será considerada nueva. Para el análisis de la novedad no se pueden combinar diferentes documentos del estado de la técnica. Sin embargo, si un documento se refiere explícitamente a otro documento para proporcionar más detalle sobre alguna caracterlstica, se puede considerar que el contenido del segundo documento relativo a esa caracterlstica está incorporado en el primero. Un documento del estado de la técnica puede contener información implfcitamente, es decir, todo aquello que la persona versada en la materia puede derivar directamente y sin ambigüedad del documento". 6 1.4.

Del nivel inventivo: De conformidad con el artículo 18 de la Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito, ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: "Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( ).

En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica', en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si • Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en tas Oficinas de Propiedad Industrial de los Pafses de ta C-Omunidad Andina, 2004.

Disponible en hltp:/Avww comunidadandína.01t1/publiclpatentes.odf. 8 GACETA OFICIAL 17/03/2017 10 de 53 con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención". Ahora bien, para los efectos del Artículo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente definir qué se entiende por "obvio" y por "evidente" y, en consecuencia, determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

Lo obvio es aquello que es muy claro o que no tiene dificultad. Mientras que lo evidente es la certeza absoluta y manifiesta de la que no se puede dudar7. Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. 1.5.

De la susceptibilidad de aplicación industrial. Igualmente, para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el articulo 19 de la norma comunitaria que se interpreta.

Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica. e Se debe considerar que en toda solicitud de invención la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. 2.

El análisis del nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia 2.1. La SIC en la contestación a la acción de nulidad establece que la sal de valsartan, referida en las reivindicaciones 2 a 5, y el procedimiento para DICCIONARIO DE LA LEIVGUA ESPAÑOLA. Vigesima Segunda Edición. Madrid - Espafls. 2001. "DEFIIVICIOIVES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO".

Pégs. 686 y 1089 8 Interpretación Prejucicisl 4�P-2012, expedida el 20 de julio de 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acueni:I de Cartsgena N" 2108, de 22 de octubre de 2012. 9 GACETA OFICIAL 17/03/2017 11 de 53 su obtención, referido en la reivindicación 6, no cumple el requisito de nivel inventivo, toda vez que para un experto medio en la materia se deriva de manera evidente del estado de la técnica, de los antecedentes 01 y 03, pues los conocimientos integrantes del estado del arte, anteriores a la fecha de la prioridad invocada, conducen de manera obvia a la invención propuesta.

2.2. NOVARTIS AG en la acción de nulidad sostiene que la invención solicitada si tiene nivel inventivo, razón por la cual, la misma, no puede ser considerada como derivada de manera obvia o evidente del estado de la técnica, ni mucho menos obvia para una persona del oficio versada en quimica o química farmacéutica. Se necesita mucho más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos que éste posea, para llegar al resultado obtenido en el invento titulado "SALES DE VALSARTAN", pues éste no surge consecuencial y obviamente del estado de la técnica, si bien es cierto que no se modifica la actividad como agente antihipertensivo, si se está haciendo una mejora en la biodisponibilidad del agente activo, pues al aumentar la concentración máxima en plasma del principio activo, se pueden reducir las cantidades del ingrediente principal dentro de las formulaciones, lo cual se traduce en mejoras a nivel de costos y disminución de riesgos para los pacientes ya que no serán expuestos a niveles altos del ácido líbre de la sustancia aditiva." 2.3.

En particular el Articulo 18 de la Decisión 486 determina que toda invención deberá poseer nivel inventivo, lo cual significa que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos convencionales o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica.

Para negar o conceder una patente, definida por las reivindicaciones se procederá a verificar si realmente existen diferencias entre estas y el estado de la técnica más cercano (documentos patentes y no patentes). La existencia o falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo, sin que puedan existir respuestas intermedias ya que el nivel inventivo existe o no. Las Oficinas de Patentes deberán realizar un análisis objetivo del nivel inventivo que debe poseer la solicitud de la patente, por lo tanto el técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado, aplicará algunos criterios entre ellos: 10 GACETA OFICIAL 17/03/2017 12 de 53 " - El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendrla un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la "media normal" en la materia que se trate.

Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista "obviedad", y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. - El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la "ficción" para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existfa al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.

Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de fa solicitud, para que un técnico de "hoy en dían pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.

Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo". 9 Por otra parte y sobre el mismo tema del nivel inventivo, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Palses de la Comunidad Andina, sostiene: " La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio considerarla de todos modos. Se debe tener en cuenta que fa búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por fo tanto el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido ' Proceso 73-IP-2014 de 25 de agosto de 2014.

Patente: TABLETAS DE OXACARBAZEPINA RECUBIERTAS DE UNA PELICULA Y Ml=TODO PARA LA PRODUCCIÓN DE ESTAS FORMULACIONES. 11 GACETA OFICIAL 17/03/2017 13 de 53 que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención. La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto.

Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que /os elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas caracterfsticas. En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: - ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; - ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica; y - ¿ de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en /os tres casos, no hay nivel inventivo". 1 º En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la Oficina Nacional competente debe demostrar que, para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del experto medio en la materia técnica -sin que llegue a ser una persona altamente especializada-y se hizo un análisis conjunto y retrotraido a la fecha de la solicitud de la patente o de la fecha de prioridad. 2.4.

Se deberá analizar si los documentos 01 02 y 03, citados como anterioridades por la SIC determinaban la falta de nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 6 contenidas en la solicitud de patente denominada: uUNA NUEVA SAL DE VALSARTAN" a la luz de los criterios descritos en la presente Interpretación Prejudicial. 3. El nivel inventivo en relación con la combinación de compuestos conocidos. 3.1.

Atendiendo a que en el proceso interno que dio origen a la presente Interpretación Prejudicial la demandante sostuvo que la invención cuya patente se solicita u( ) describe sales de calcio de valsartan en forma cristalina amorfa los documentos 01 y 02 no describen esta forma 'ºIbídem 12 GACETA OFICIAL 17/03/2017 14 de 53 cristalina, si bien es cierto no se modifica como agente antihipertensivo, sí se está haciendo una mejora en la biodisponibilidad del agente activo". 3.2.

La SIC, afirma que la solicitud está afectada por el documento 02 que da conocer previamente una sola lista de sales de valsartan (las cuales sólo tienen la opción de estar en forma cristalina o amorfa). No es lógico afirmar que la sal reivindicada (sal cálcica de valsatran) sea más estable, más soluble o más fácil de manejar en el secado o en la molienda que la sal del estado de la técnica. 3.3.

El tercero interesado al respecto establece que la forma cristalina amorfa es una simple presentación de materia conocida. 3.4. En el análisis de combinaciones o mezcla de elementos conocidos suelen presentarse ciertas dudas que merecen un análisis especial, ya que se puede tratar de una simple agregación o combinación de elementos que no entrañen nivel inventivo.

Al efecto, vale la pena citar lo mencionado por la doctrina: "Se podrf a diferenciar la combinación de elementos de la simple agregación. La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se genera uno nuevo con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento sólo es resultado de dicha combinación sin que puedan determinarse los elementos por separado; la segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros, es decir, no hay una sinergia o combinación intrfnseca de los e/ementos". 11 En relación con combinación o mezclas de elementos conocidos no puede a priori establecerse una conclusión, ya que no se puede predicar instantáneamente falta de nivel inventivo de una o de otra, porque en ambos cabe analizar siempre el caso concreto.

Daniel R. Zuccherino, en su libro "PATENTES DE INVENCIÓN", trata el tema y reconoce la complejidad en determinar un nuevo resultado en la combinación de elementos conocidos: "Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas.

Claro está que en la práctica, resulta a veces dificil determinar si existe un 'nuevo resultado', porque éste puede consistir incluso en un resultado 1t ésta distinción ta podemos encontrar en cursos sobre patentes dictados por la Doctora ZAMUDIO, Teooora, profesora de la Universidad de Buenas Aires. Publicado en la p/Jgina www dpi.bioetica.orqlpaffondo.htm. 13 GACETA OFICIAL 17/03/2017 15 de 53 mejor que el conocido {por ejemplo, la calidad sonora de un disco compacto con un disco de vinilo).

Si el aporte implica un adelanto y se ha hecho alguna contribución novedosa y útil, se considera que hay invento. "12 3.5. De manera que la oficina de patentes respectiva, al realizar un análisis del nivel inventivo de combinaciones o mezclas de elementos conocidos debe establecer si con el estado de la técnica al momento de la solicitud, dicho producto, asf sea por combinación de elementos conocidos, no es obvio ni evidente para un técnico medio en la materia.

No resulta acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de un simple análisis consistente en que si el producto se genera de elementos conocidos, se concluya per se la falta de nivel inventivo. 3.6. Una combinación de elementos conocidos, dependiendo del caso particular, debe ser novedosa, con altura inventiva y susceptible de aplicación industrial, es decir, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria, sin que quepa necesariamente hacer dicho análisis en relación con cada componente cuando se trata de patentar este tipo de mezclas o combinaciones. 3.7.

La normativa andina sobre patentes no consagra de manera expresa lo referente al tema, como si lo hacen otras legislaciones como la Ley de patentes argentina, articulo 6, inciso f), pero de ello no surge, como ya se anotó, que con base en las normas que regulan la materia, ªlas oficinas de patentes puedan hacer un análisis a la ligera de la altura inventiva en casos como el de combinación de elementos conocidos para denegar la patente de invención"13. 3.8.

Sobre este tema el Manual para el examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, expresa lo siguiente: "Un compuesto químico se considera conocido si está mencionado en un antecedente y la información contenida en él complementada con el conocimiento general en la fecha del mismo, permite a una persona versada en la materia prepararlo y separarlo o en el caso de un producto natural sólo separarlo.

Debe estar mencionado por su nombre, su fórmula, sus parámetros o su proceso de fabricación". 14 3.9. En este caso el examen de patentabilidad deberá observarse de forma integral respecto a los elementos que conforman las reivindicaciones al 12 ZUCCHERINO, Daniel R "PATENTES DE INVENCION", Gráfica laf s.r.l, Buenos Aires, 1998, Plg. 72. 13 Proceso 182-IP-2005.

Interpretación prejudicial de 26 de octubre de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuen:to de cartagena N" 1278, de 15 de diciembre de 2005.J". 14 lbldem. Págs. 70 a 71. 14 GACETA OFICIAL 17/03/2017 16 de 53 tratarse de una combinación de elementos conocidos se estará a las reacciones inesperadas que doten de nivel inventivo, esto es que no sea obvio para un experto medio en la materia.

A manera de ejemplo el mismo Manual para el examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las oficinas de Propiedad Industrial de los Palses de la Comunidad Andina, señala: "Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado. Si el efecto reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo.

En resumen, el examinador debe plantearse /as siguientes preguntas: -¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; -¿de resolverse en la forma en que se reivindica?; y, -¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo". 15 3.1 O. Por lo expuesto, las formas cristalinas pueden o no ser objeto de protección, pero sólo en la medida en que se cumplan los requisitos de nivel inventivo, novedad y aplicación industrial exigidos por los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Para ello, el solicitante deberá describir de manera clara las reivindicaciones de igual forma el tipo de combinación de los elementos conocidos con el fin de que, el examinador proceda correctamente con un análisis integral y caso por caso. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el Proceso Interno 2012-00349-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artfculo 90 del Estatuto del Tribunal. " lbldem. págs. 76 a 78. 15 GACETA OFICIAL rJtJ- 17/03/2017 17 de 53 Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGiSTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notifíquese a la Entidad Consultante y remltase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretarla General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 16 17/03/2017 GACETA OFICIAL 18 de 53 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de febrero de 2017 Proceso 52-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 2014-00015 Referencia Marcas involucradas COLOSAL (mixta) y COLOSAL (mixta) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 0209 del 27 de enero de 2016, recibido vía correo electrónico el 28 de enero de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Literal a) del Articulo 136, del Articulo 148, del Artículo 150, del Literal a) del Articulo 155 y del Articulo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2014-00015; y, El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante Jorge Enrique Delgado Duarte Proceso 52-IP-2016 GACETA OFICIAL 2. 17/03/2017 19 de 53 Demandado Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Tercero Interesado Julio Enrique Botero Gómez Hechos relevantes 2.1. El 25 de abril de 2011, Julio Enrique Botero Gómez (en adelante, el señor Botero) presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) una solicitud de registro del signo COLOSAL (mixta) para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza 1. 2.2.

El extracto de la solicitud fue publicado el 20 de junio de 2011 en la Gaceta de Propiedad Industrial N º 629. 2.3. Mediante Resolución 53173 del 29 de septiembre de 2011, la SIC concedió el registro del signo solicitada. 2.4. Jorge Enrique Delgado Duarte (en adelante, el señor Delgado) presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado, a fin de anular la Resolución 53173 del 29 de septiembre de 2011, aduciendo que la marca COLOSAL (mixta) ya estaba registrada a su favor en la misma Clase 30 y su renovación se encontraba aún en trámite. 2.5.

Mediante Auto de fecha 28 de abril de 2014 la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda, Clase 30: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales. 2 Proceso 52-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 20 de 53 ordenó notificar a la SIC, al Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa y al tercero interesado el señor Botero. 2.6.

El 24 de julio de 2014, la SIC presentó escrito de contestación a la demanda. 2.7. Mediante Auto del 7 de abril de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial a este Tribunal. 3. Argumentos de la demanda del señor Delgado 3.1.

La SIC no aplicó o aplicó indebidamente el Literal a) del Articulo 136 y el Artículo 150 de la Decisión 486, al no haber realizado el examen de registrabilidad. 3.2. Las marcas en conflicto son exactamente iguales y amparan el mismo género de productos. 3.3. Permitir el registro de una marca confundible con una marca ya registrada afecta simultáneamente los derechos del empresario y de los consumidores. 3.4.

La SIC debió tener en cuenta, de oficio, la existencia y previo registro de la marca COLOSAL. 3.5. El examen de registrabilidad es obligatorio y debe llevarse a cabo aún si no se hubiesen presentado oposiciones contra la solicitud. 4. Argumentos de la contestación de la SIC 4.1. La SIC no violó la normativa andina pues los actos acusados fueron expedidos por la autoridad competente observando los trámites y formalidades exigidas en la ley y con el único fin de mantener el orden jurídico. 4.2.

No se evidencia ningún error que ponga en tela de juicio la legalidad de los actos acusados. Los actos administrativos acusados fueron expedidos como resultado de un análisis serio e imparcial de la registrabilidad de la marca solicitada. 4.3. Durante el procedimiento administrativo se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa de los posibles terceros que vieran afectados sus derechos con la solicitud elevada por el señor Botero.

No se presentaron oposiciones a la solicitud de registro de marca. 3 Proceso 52-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 21 de 53 4.4. En cuanto al signo solicitado por el senor Botero, el elemento gráfico consiste en un tipo de letra particular de la cual se desprenden rayos y dos monedas, en cuanto a los colores utilizados las letras de la expresión "COLOSAL" se encuentran escritas en color gris y su primera "O" se encuentra debajo del pie de un muñeco que al parecer se encuentra saltando que tiene como fondo una hoja, la expresión "COMERCIALIZADORA" está escrita con un color negro, y la expresión "mayorista en calidad" se encuentra en la parte de abajo de la expresión "COLOSAL". 4.5.

Ahora bien, en cuanto a la marca sustento de la demanda del señor Delgado, la marca "COLOSAL" se observa que su elemento figurativo y el tipo de letra utilizado es particular y totalmente diferente a la marca de la cual se pretende la declaratoria de nulidad en cuanto a su parte figurativa, en la parte posterior se denotan unas lineas que dan la impresión de ser unas montañas, en cuanto a la expresión "CAFÉ" se entiende que será el producto que se pretende comercializar con la utilización de la marca. 4.6.

Los signos confrontados permitirán al consumidor diferenciar quién es el productor de cada uno de los productos, en razón a que cuentan con elementos conceptuales suficientes para desvirtuar cualquier posibilidad de riesgo de asociación. 4.7. El criterio conceptual hace que una marca registrada se fije con más fuerza sin que se asocie con una denominación carente de contenido.

El criterio conceptual es un criterio primario de comparación de los signos debido a que el significado de las palabras puede ser un elemento lo suficiente diferenciador. 5. Argumentos de la contestación del señor Botero No consta en el expediente que el tercero interesado haya contestado la demanda. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Articulo 136, Articulo 148, Articulo 150, Literal a) del Artículo 155 y Artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.• ·ArtJculo 136.- No podrán registrarse como marcas aqueflos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para /os mismos productos o servicios, o para productos o 4 Proceso 52-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 22 de 53 2.

Procede la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículos 136, del Articulo 150 y del Artículo 172 de la Decisión 486. 3. No procede la interpretación del Artículo 148, toda vez que en el presente caso no se presentaron oposiciones al registro. Tampoco procede la interpretación del Artículo 155, ya que el mismo versa sobre las acciones por infracción y el presente proceso sobre una acción de nulidad de registro marca.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. La nulidad de registro de marca. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, ideológica y gráfica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. ( )" servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

"Articulo 148.• Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta dlas siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta dlas para presentar las pruebas que sustenten la contestación.· "Articulo 150.- Vencido el plazo establecido en el articulo 148, o sí no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. én caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.• "Articulo 155.· él registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales está se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

( )" a) "Articulo 112.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con fo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el articulo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. ésta acción prescribirá a los cinco anos contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por da/los y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad solo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la m arca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca". 5 Proceso 52-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 3. 4.

Comparación entre marcas mixtas. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La nulidad de registro de marca 23 de 53 1.1. El señor Delgado solicitó la nulidad de la marca COLOSAL (mixta), por la presunta confusión de dicha marca con la marca COLOSAL (mixta), registrada con anterioridad; en consecuencia, resulta pertinente analizar este tema. 1.2.

El Articulo 172 de la Decisión 486 distingue entre nulidad absoluta y nulidad relativa de registro: La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurldico y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier momento. Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el primer párrafo del Artículo 134 o del Artículo 135 de la Decisión 486.

La nulidad relativa tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque puede ser ejercida por cualquier persona. Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el Artfculo 136 de la Decisión 486 o cuando este hubiera sido efectuado de mala fe.

En estos casos, el plazo de prescripción de la acción es de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. 1.3. De acuerdo con lo expuesto, se deberá analizar si el acto administrativo que concedió el registro de la marca COLOSAL (mixta), incurre o no en las causales de nulidad relativa contempladas en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, conforme lo dispone el Artf culo 172 de la misma norma. 2. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud ortográfica, fonética, ideológica y gráfica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 2.1. En vista de que en el proceso interno se discute si la marca materia de nulidad COLOSAL (mixta) y la marca previamente registrada COLOSAL (mixta), son confundibles o no, es pertinente analizar el Artfculo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 6 Proceso 52-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 24 de 53 Andina, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en parlicular cuando: a) r r sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para /os mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 2.2.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 2.3.

Se deberá verificar si entre los signos confrontados se observa la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 4 a) 3 Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las rafees o terminaciones; sin embargo, deben tenerse Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 470-IP-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 y 473-IP-2015 del 10 de junio de 2016. lbldem. 7 Proceso 52-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 25 de 53 también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las ralees, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.4.

Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 5 5 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. lbldem. 8 Proceso 52-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 26 de 53 2.5. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar er caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 3.

Comparación entre marcas mixtas 3.1. Como un extremo de la controversia radica en la presunta confusión entre la marca solicitada COLOSAL (mixta) y la marca registrada con anterioridad COLOSAL (mixta) es necesario compararlas teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. 3.2. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos at ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 3.3. De acuerdo con la jurisprudencia especializada de este Tribunal, "en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más caracterfstica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores n. 6 3.4.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, pueda causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 7 3.5.

En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Asl, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son 8 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 46-IP-2008, marca "PAN AMERICAN ASSISTANCE" (mixta), de fecha 14 de mayo de 2008. 7 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1 P-2015 de fecha 1 O de junio de 2016. 9 I Proceso 52-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 27 de 53 susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 8 3.6.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente9: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 10 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el ejemplo tenemos el diccionario 11. Como lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deportistas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.12 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: e Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016. 9 lbldem. 10 lbldem. 11 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de "lexema": Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo terr, en entenáis. 12 REAL ACADEMIA ESPAf.lOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de "morfema": Unidad mlnima aislable en análisis morfológico.

La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y - es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s. -ero. Unidad mlnima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 10 Proceso 52-IP-2016 GACETA OFICIAL b) 17/03/2017 28 de 53 • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras 13, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 14 (i) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. (ii) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 13 Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. 14 Ver Interpretación Prejudicial re calda en el Proceso 472-1 P-2015 de fecha 1 O de junio de 2016. 11 Proceso 52-IP-2016 GACETA OFICIAL (iii) 17/03/2017 29 de 53 Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. (iv) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea ta proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. (v) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. (vl) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. c) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso: (i) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. (ii) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

(iii) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podrla generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro15.

En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que 15 Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015. 12 Proceso 52-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 30 de 53 evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta, en todo caso, que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.

Este último caso puede presentarse ya que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. 3.7. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre la marca cuya nulidad se pretende COLOSAL (mixta) y la marca previamente registrada COLOSAL (mixta). 4.

Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos 4.1. El señor Delgado manifestó que la SIC debió tener en cuenta, de oficio, la existencia y previo registro de la marca COLOSAL (mixta), precisando que el examen de registrabilidad es obligatorio y debe llevarse a cabo aún si no se hubieran presentado oposiciones contra la solicitud. 4.2.

El Artículo 150 de la Decisión 486 determina lo siguiente: uArtlculo 150.Vencido el plaza establecido en el articulo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabi/idad. En caso se hubiesen presentada oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución". 4.3.

A la oficina nacional competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun cuando no se presenten oposiciones. La autoridad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 150 de la referida Decisión, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el Artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones de los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486.16 16 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 242-lP-2013 del 20 de febrero de 2014, p.12. 13 ó Proceso 52-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 31 de 53 4.4.

El acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de estas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. 4.5.

La oficina nacional competente realiza el examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina. Esto en razón a que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

Lo señalado no supone que la oficina no tenga limites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. 4.6. La resolución que emita la oficina nacional competente tiene que ser motivada y expresar los fundamentos en los que se basó. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros de marcas, este Tribunal ha manifestado que dichos actos requieren de motivación para su validez y además la resolución que los contenga podría quedar afectada de nulidad absoluta si por falta de motivación se lesiona el derecho de defensa de los administrados. 17 4.7.

En consecuencia, el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas. Es decir, la oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2014-00015, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 17 lbldem. 14 Proceso 52-IP-2016 17/03/2017 GACETA OFICIAL 32 de 53 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artf culo 90 del Estatuto del Tribunal.

Vi::Á Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notiflquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 15 17/03/2017 GACETA OFICIAL 33 de 53 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de febrero de 2017 Proceso 107-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia Expediente interno del Consultante 114/2009 Referencia NATURA involucradas Marcas (denominativa) y NATURA (denominativa) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 0074/2016 del 25 de enero de 2016, recibido vla courrier el 1 de marzo de 2016, mediante el cual la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 135, 136, 146, 147, 224, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 114/2009; y, El Auto del 1 O de mayo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante Lloreda S.A. Demandado Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Estado Plurinacional de Bolivia Proceso 107-IP-2016 17/03/2017 GACETA OFICIAL Tercero Interesado 2. 34 de 53 A.D.M. Sao S.A. Hechos relevantes 2.1. El 5 de diciembre de 2005, A.D.M. Sao S.A. (en adelante, ADM) presentó ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (en adelante, el SENAPI) una solicitud para el registro de la marca NATURA (denominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.1 2.2.

El 23 de febrero de 2006, se publicó la solicitud de registro en la Gaceta Oficial de Bolivia Nº 2864. 2.3. El 1O de abril de 2006, Uoreda S.A. (en adelante, Lloreda) formuló oposición sobre la base de lo dispuesto en los Artículos 146 y 147 de la Decisión 486, contra el registro del signo NATURA (denominativo) alegando ser titular de la marca NATURA (denominativa) registrada en Colombia, en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, con la cual resulta confundible e invocando la notoriedad de su marca. 2.4.

El 29 de marzo de 2006, Uoreda solicitó al SENAPI el registro de la marca NATURA para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza para acreditar el interés real, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 147 de la Decisión 486. 2.5. El 12 de marzo de 2007, mediante Resolución Administrativa 075/07, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI, declaró improbada la oposición formulada y concedió el registro de la marca, al considerar que no se habían cumplido los requisitos de una oposición andina toda vez que Lloreda no había demostrado que su marca era notoriamente conocida. 2.6.

El 1O de junio de 2008, Lloreda interpuso recurso de revocatoria contra la Resolución Administrativa 075/07. 2.7. El 9 de julio de 2008, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI emitió Resolución Administrativa REV 114/2008, rechazando el recurso de revocatoria, sobre la base de las mismas consideraciones de la resolución recurrida. 2.8.

El 8 de agosto de 2008, Lloreda interpuso recurso jerárquico contra la Resolución Administrativa REV 114/2008. 2.9. El 12 de diciembre de 2008, mediante Resolución Administrativa DGE/J-113-2008, el Director Ejecutivo del SENAPI rechazó el recurso Clase 29: carne, pescado, aves y caza; extractos de came; frutas, legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

(Expediente 5020-2005.) 2 Proceso 107-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 35 de 53 jerárquico interpuesto por Lloreda, considerando que no se habla planteado la oposición andina sobre la base del Artículo 147 de la Decisión 486 y que no se habla presentado la declaración de marca notoria por parte de la autoridad competente en Colombia. 2.1 O. El 6 de marzo de 2009, Lloreda interpuso demanda contenciosa administrativa ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia. 2.11.

El 13 de mayo de 2010 el SENAPI presentó contestación de la demanda. 2.12. El 31 de agosto de 2015, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de Resolución 227-2015 resolvió remitir los antecedentes del proceso para que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emita la correspondiente Interpretación Prejudicial y, en consecuencia, ordenó suspender el plazo para la resolución del proceso. 3.

Argumentos de la demanda de Lloreda 3.1. Es titular en Colombia de la marca "NATURA" (denominativa) para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.2. La oposición presentada en contra de la solicitud del registro de la marca NATURA solicitada por la empresa ADM ha sido efectuada no sólo al amparo de lo establecido en el Artículo 146 de la Decisión 486, como erróneamente se sostiene en las Resoluciones 075/07, 114/2008 y J-113/2008 sino también por lo señalado en el Articulo 147 de dicho cuerpo legal, por ello no es posible sostener, como en forma errónea lo han señalado las autoridades del SENAPI, que el proceso se ha n basado exclusivamente en lo que se conoce como "Oposición Andina. 3.3.

En todas las instancias del proceso ha alegado su titularidad sobre la marca NATURA en Colombia y en Perú y la notoriedad de dicha marca, así como los evidentes perjuicios que se le generan si se permitiría al solicitante obtener el registro de la marca NATURA, la cual como lo ha reconocido la Directora de Propiedad Industrial del SENAPI, es idéntica a sus marcas registradas y protege los mismos productos, por lo que constituye una imitación de su marca siendo clara expresión de pretender aprovecharse de la fama y el prestigio ganado por sus marcas. 3.4.

La notoriedad de una marca no se da exclusivamente por la declaración efectuada por la autoridad, sea en el pals del registro o en el país del uso, como lo considera la vasta doctrina, sino que se configura por la existencia de situaciones claras y concretas, aunque 3 Proceso 107-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 36 de 53 solamente se presenten en el pals del registro de la marca notoria, incluso si tal registro no existe, pero la marca es usada de manera continua y es conocida en determinado mercado.

En el caso concreto, se ha demostrado que en Colombia se comercializan de modo amplio productos protegidos con la marca "NATURA" (denominativa), habiendo alcanzado notoriedad. 3.5. No resulta necesario presentar la declaratoria de notoriedad por parte de la autoridad colombiana; basta que se pruebe que la marca es notoriamente conocida en el sector pertinente. 4.

Argumentos de la contestación del SENAPI 4.1. El signo solicitado para registro "NATURA" (denominativo) reúne los requisitos de representación gráfica, en tanto puede representarse mediante una palabra, la cual puede ser captada por el público consumidor, gozando de aptitud distintiva suficiente para ser registrado como marca. 4.2. Si bien Lloreda menciona que posee en Colombia el registro de la marca "NATURA" (denominativa), dicho registro debidamente documentado y legalizado no fue presentado en calidad de prueba preconstituida.

Solo se presentaron copias simples respecto de la renovación del registro en Colombia, con fecha caduca, debido a que su vigencia era hasta el 4 de diciembre del 2000. 4.3. Lloreda presentó el certificado de registro al momento de plantearse el recurso de revocatoria, presentando una copia simple, sin cumplir las exigencias formales. La normativa nacional exige que los documentos celebrados en el extranjero tienen que estar debidamente legalizados para que tengan validez legal. 4.4.

No se ha demostrado el requisito del interés real, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 147 de la Decisión 486, por no haberse presentado de manera simultánea, tanto la oposición como la solicitud del registro de la marca para acreditar el interés real. La oposición fue presentada el 1 O de abril de 2006, mientras que la solicitud de registro que acredita el interés real fue presentada el 29 de marzo de 2006.

La firma opositora solicitó el registro 7 dfas hábiles anteriores a la presentación de la oposición. 4.5. El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el juez o el administrador, según sea el caso. La parte opositora no demostró que su marca sea notoria, lo que tampoco ha sido reconocido por la autoridad competente de Colombia. 4 Proceso 107-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 37 de 53 4.6.

Llorada ha presentado extemporáneamente medios de prueba con el fin de acreditar la notoriedad de su marca; sin embargo, dichos medios de prueba no acreditan la notoriedad invocada. 4. 7. La demandante presentó los documentos en fechas posteriores a la emisión de la resolución ahora recurrida. Asimismo, la parte opositora, al momento de presentar la demanda de oposición, no solicitó ampliación de plazo probatorio de acuerdo con lo establecido en el Artículo 146 de la Decisión 486. 4.8.

Al haberse establecido claramente que no corresponde una oposición andina y que los documentos no son idóneos para el efecto, se procedió a realizar la comparación de las marcas como solicitudes realizadas en Bolivia. 4.9. Existe una prioridad del registro por parte de A.D.M., ya que esta empresa habrla obtenido el registro 61314-C para la marca NATURA en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza el 24 de junio de 1996, el cual fue renovado, siendo que el nuevo registro simplemente consistiría en una ampliación de los productos a ser protegidos. 5.

Argumentos de la contestación de A.D.M. No consta en el expediente que el tercero interesado haya contestado la demanda. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Articulas 135, 136, 146, 147, 224, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2. No procede la Interpretación Prejudicial del Artfculo 135 de la Decisión 4862, puesto que regula la irregistrabilidad de la marca por causales 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna. ªArtlcu/o 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; e} consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor. la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios 5 fJ Proceso 107-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 38 de 53 absolutas de registro; y el presente caso, versa sobre la irregistrabilidad de una marca sobre la base de una marca notoria (causales relativas) siendo de aplicación los Literales a) y h) del Articulo 136 de la Decisión 486. 3.

En consecuencia, solo se interpretarán los Literales a) y h) del Artículo 136, el Articulo 146, 147, 224, 228 y 229 de la Decisión 4863, toda vez para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje comente o en la usanza del pals; h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma especifica; i) puedan engallar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geogrtifica, la naturaleza, el modo de fabricación, las caracterlsticas, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;

I) consistan en una indicación geogrtifica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantfa de los Estados y toda imitación desde el punto de vista hertildico, as/ como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional; n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Palses Miembros; oJ reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un Pals Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrti ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el Pals Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a /os cuales se aplica· 3 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. ·Articulo 136.- No podrtin registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean id{mticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( ) h} constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.· 6 Proceso 107-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 39 de 53 "Articulo 146.- Dentro del plazo de treinta dlas siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legitimo ínferos, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta dlas para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si asl lo disponen las normas nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el Articulo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coe,cistido con la solicitada.• "Articulo 147.• A efectos de lo previsto en el Articulo anterior, se entenderá que también tienen legitimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Palses Miembros.

En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del Pals Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con Jo dispuesto en este Arllculo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Palses Miembros de conformidad con lo dispuesto en este Articulo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.· "Articulo 224.• Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector perlinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.· "Articulo 228.• Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, /os siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro; b) la duración, amplitud y e,ctensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pafs Miembro; c) la duración, amplitud y e,ctensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las edras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la e,cistencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pafs Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la e,cistencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el e,ctranjero. • "Articulo 229.• No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; {J 7 Proceso 107-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 40 de 53 que el presente caso versa sobre una oposición andina interpuesta sobre la base de una marca supuestamente notoria.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. 4. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, ideológica y gráfica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas denominativas. La marca notoriamente conocida. La oposición andina.

El interés real en el mercado. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, ideológica y gráfica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si la marca solicitada NATURA (denominativa) y,a marca NATURA (denominativa), son confundibles o no, es pertinente analizar el Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, especlficamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) ( )" sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 1.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Pafs Miembro; o, e) no sea notoriamente conocido en el extranjero.• 8 Proceso 107-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 41 de 53 puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. 4 a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

Se deberá verificar si entre los signos confrontados se observa la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 5 a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las rarees o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sllabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. e) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 470-IP-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 y 473-IP-2015 del 10 de junio de 2016. s ó lbldem. 9 Proceso 107·1P·2016 GACETA OFICIAL d) 17/03/2017 42 de 53 Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4.

Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 6 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.5. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.

Comparación entre marcas denominativas 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado NATURA (denominativo) y la marca registrada NATURA (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.7 6 lbldem. 7 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 529-IP·2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 46ij.lP·2015 de fecha 10 de íunío de 2016. 10 Proceso 107-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 43 de 53 2.2.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 8 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo siguiendo las siguientes reglas: 9 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario 10. Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. 11 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: 6 lbldem. 9 lbldem. 1 º 11 REAL ACADEMIA ESPArilOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de "lexema•: Unidad mlnima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo so/; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo terr, en enterráis. REAL ACADEMIA ESPAIIIOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de "morfema": Unidad mínima aislable en análisis morfológico.

La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y - es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s. -ero. Unidad mlnima de signíficado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 11 Proceso 107-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 44 de 53 • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podrla ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. 2.4.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado NATURA (denominativo) y la marca registrada NATURA (denominativa). 3. La marca notoriamente conocida 3.1.

En el caso concreto, se ha alegado que en Colombia se comercializarla de modo amplio productos protegidos con la marca "NATURA" (denominativa), habiendo alcanzado supuesta notoriedad. Sobre el particular, el SENAPI señaló que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de la prueba hábil ante el juez o el administrador, según sea el caso y, la parte opositora no habrla demostrado que su marca sea notoria, lo que tampoco habrla sido reconocido por la autoridad competente de Colombia. 12 6 Proceso 107-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 45 de 53 3.2.

En ese sentido, resulta pertinente tener en cuenta el Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal h}, cuyo tenor es el siguiente: ªArticulo 136.· No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en parlicular cuando: (...) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario." 3.3.

Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial. 3.4.

El Articulo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Artf culo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca. 3.5.

La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, asi como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella 12, concluyéndose que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de la especialidad y territorialidad. 3.6.

Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la t2 lbldem. 13 Proceso 107-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 46 de 53 cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el Literal b) del Artículo 229 de la Decisión 486 dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el pals miembro.13 3.7.

La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición 14 • El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en et Artículo 228 de la Decisión 486. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el articulo previamente citado. 1 s 3.8.

Resulta esencial que se determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca. 16 13 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 17-IP-2014 del 1 de octubre de 2014, pp. 22-23. 14 lbldem. 15 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.- ·Artfculo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimienlo, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pals Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pals Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pals Miembro o en et extranjero.• 16 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 470-IP-2015 del 19 de mayo de 2016. 14 Proceso 107·IP·2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 47 de 53 3.9.

En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia deberá tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con el Literal h) del Artículo 136 y los Literales a), b), y c) del Artículo 226 de la Decisión 486. Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario: 17 a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. c) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: "En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia". 18 Es importante tener en cuenta que en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado.19 d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de 17 lbldem. 18 MONTEAGUOO, Monliano. La Protección de la Marca Renombrada.

Civitas, Madrid, 1995, p. 283. 19 Ver Interpretación Prejudicial recafda en el Proceso 6S.IP·2015, p. 19. 15 Proceso 107-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 48 de 53 los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Este supuesto se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. 20 3.1 O. En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es necesario que se establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad.

La determinación de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos, como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.21 3.11.

Por lo expuesto, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error al público consumidor. Consecuentemente, se deben analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar si se configura el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. 4.

La oposición andina. El interés real en el mercado 4.1. En el presente caso, se discute si Lloreda cumplió o no con los requisitos necesarios a efectos de determinar la procedencia de la oposición andina que presentó contra la inscripción de la marca NATURA. Por tal motivo, a continuación, se desarrollará los alcances de la oposición andina y del interés real necesario para su procedencia. 4.2.

Conforme al Artículo 146 de la Decisión 486, dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de registro de marca, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez oposición fundamentada contra dicha solicitud. 20 lbldem. 21 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 151-IP-2014 del 2 de enero de 2015, p. 26. 16 6 Proceso 107-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 49 de 53 4.3.

En adición a ello, el Articulo 147 de la misma norma amplía el interés legitimo para presentar oposiciones, matizando el principio de territorialidad en el derecho de marcas. A partir de ello, se habilita la posibilidad de presentar oposición a la inscripción de una marca en un país miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes o registros de marcas concedidos en los demás países miembros.

Esta figura se conoce con el nombre de "oposición andina". 4.4. Del enunciado del Articulo 147 de la Decisión 486 se desprende que, para el ejercicio de la oposición andina, es necesario que el opositor: (i) haya solicitado con anterioridad el registro del signo fundamento de su oposición en alguno de los países miembros; o, (ii) sea titular de una marca previamente registrada en alguno de los palses miembros. 4.5.

En efecto, tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás países miembros de la Comunidad Andina, tanto el solicitante como el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, cuyo uso pueda inducir a error al público consumidor. 4.6. En cualquiera de los casos referidos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del país miembro en el que formula la oposición andina a través de la presentación de una solicitud de inscripción de marca22, respecto de la cual sea titular o solicitante previo en otro país miembro. 4.7.

Para determinar los efectos de la oposición formulada sobre la base del registro de una marca o de solicitudes de registro en otros paises miembros, se debe tener en cuenta dos situaciones: 23 a) La oposición formulada sobre la base de una marca que previamente ha sido registrada en cualquiera de los Países Miembros tiene como efecto la posibilidad de impedir el registro del signo solicitado, en virtud del trámite previsto en los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486. b) La oposición formulada sobre la base de una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros, además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto la suspensión del trámite de registro hasta que la oficina nacional del país miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud. 4.8 En consecuencia, si se concede el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro país miembro, la oficina nacional b 22 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 140-IP-2014 de 20 de noviembre de 2014, p.6. 23 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 2-IP-2015 de 20 de julio de 2015, p. 7. 17 Proceso 107-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 50 de 53 competente donde se formuló la oposición puede, sobre la base de dicho registro, declarar fundada la oposición, de ser pertinente, y denegar el registro del signo solicitado. 4.9 Por el contrario, si se deniega el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro país miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición debe continuar el trámite y decidir la concesión o denegación del signo solicitado.

Dicho examen ya no se regirá por lo dispuesto en el Articulo 147 de la Decisión 486, sino que se fundamentará en el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad. 4.10 De lo anterior, se puede deducir lo siguiente: a) El hecho de que se conceda el registro del signo previamente solicitado en otro país miembro, no quiere decir que se deba rechazar el signo opuesto, ya que la oficina nacional competente deberá realizar el examen de registrabilidad siguiendo el trámite de los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486. b) El hecho de que se deniegue el registro del signo previamente solicitado en otro pals miembro, no significa que se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición, ya que la oficina nacional competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad. 4.11 Por otra parte, según Jo enunciado en el primer párrafo del Artlculo 147 de la Decisión 486, los sujetos legitimados para presentar una oposición andina son los siguientes: 24 24 a) El titular de una marca registrada con anterioridad en cualquiera de los otros palses miembros de la Comunidad Andina, idéntica o similar al signo que se pretende registrar en el pals miembro donde se formula la oposición. Ello, siempre que este último pueda inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del pals miembro donde se formula la oposición (que se solicite el registro de la marca al momento de formular dicha oposición). b) Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros países miembros de la Comunidad Andina, el registro de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el país miembro en donde se plantea la oposición. Ello, siempre que dicho signo pueda inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del país miembro donde se formule la oposición. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 152-IP-2012 de 6 de marzo de 2013, p. 13. 18 () Proceso 107-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 51 de 53 4.12 Cuando el Articulo 147 de la Decisión 486 se refiere a "quien primero solicitó el registro de esa marca", el sujeto legitimado debe ser entendido como aquel que haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros países miembros, el registro de una marca idéntica o similar a la que se pretende registrar en el país en donde formula la oposición. 4.13 En consecuencia, es posible afirmar que existen dos requisitos para formular una oposición andina: a) Contar con un derecho previamente adquirido o un derecho expectaticio en otro país miembro de la Comunidad Andina.

La persona que formule oposición debe ser titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos o servicios respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir a error al público consumidor. b) Acreditar el interés real a través de la presentación de la solicitud de registro del signo previamente solicitado o registrado en otro pafs miembro de la Comunidad Andina.

La persona que formule oposición andina debe acreditar su interés real de ingresar en el mercado del pals miembro de la Comunidad Andina mediante la presentación de una solicitud de registro del signo25 • 4.14 Cabe indicar que uno de los cambios que introdujo el Articulo 147 de la Decisión 486 fue la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del pafs miembro en donde se plantea la oposición andina.

Ello se acredita a través de la presentación de la solicitud del registro de la marca opositora al momento de formular la oposición andina. De no cumplirse dicho requisito, se proceder(a al rechazo de la referida oposición andina por no haberse acreditado el interés real en el mercado. 4.15 La acreditación del interés real precitada tiene el objetivo de evitar el abuso del derecho de oposición, asf como la indebida obstaculización del registro de signos en el mercado nacional bajo la justificación de la defensa de signos que no tendrían penetración clara en el mercado relevante.

La premisa es la siguiente: quien presente oposición andina debe demostrar que el mercado de dicho pafs miembro realmente es de su interés. 4.16 Cabe precisar que para acreditar el interés real no necesariamente debe solicitarse el registro de una marca "idéntica" a la anteriormente solicitada o registrada en otro pafs miembro, sino que bastaría con presentar la solicitud de registro de la marca con modificaciones no 25 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 107-IP-2015 de 20 de julio de 2015 y 202-1P-2014 de 20 de febrero de 2015, p. 1O. 19 f) Proceso 107-lP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 52 de 53 sustanciales o secundarias, respecto de la marca que sirve de base para la oposición andina. 4.17 En efecto, el requisito relativo a la presentación de la solicitud para el registro de marca en el país miembro donde se formula oposición no hace referencia a que el signo solicitado sea necesariamente idéntico, sino que basta con que conserve las caracteristicas esenciales y distintivas del signo solicitado o registrado en otro pais miembro. 4.18 Los aspectos esenciales que debe preservar el signo con el cual se pretende acreditar el interés real no sólo se limitan a la descripción de sus elementos distintivos, sino que también debe existir coincidencia respecto de los productos y/o servicios que se protegen; es decir, deben pertenecer a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. 4.19 En ese sentido, el hecho de que el signo con el cual se pretende acreditar el interés real sea presentado en una clase y para productos distintos a aquellos que distingue el signo solicitado o registrado base de la oposición andina constituye una modificación que involucra el cambio de aspectos sustantivos de los signos referidos. 4.20 Conforme a lo expuesto, se debe determinar si el signo solicitado para registro difiere en los elementos prevalentes y distintivos del signo previamente solicitado o registrado en otro País Miembro, así como en cuanto a los productos y/o servicios que pretende distinguir.

Todo ello, con la finalidad de establecer si efectivamente se cumple con el requisito de acreditación del interés real en el mercado del país miembro donde se interpone la oposición, materializado a través de la solicitud de registro presentada en el pals miembro al momento de interponer la oposición. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 114/2009, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 20 Proceso 107-IP-2016 17/03/2017 GACETA OFICIAL Cecilia ��ros 53 de 53 Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO MAGISTRADA.. Hugo Ramiro pac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

A, & Cecilia L.: isa Ayllón Quinter os PRESIDENTA Notifiquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 21

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